Domeinnaamrecht  

Rechtbank Breda 6 juni 2012, HA ZA 11-1374 (Oishii tegen Oishii Gastro Events BVBA)

Uitspraak ingezonden door Marieke Coumans en Elise Menkhorst, De Gier|Stam & Advocaten. Mede ingezonden door Edwin Jacobs, time.lex.

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. AdWords en Groupon reclame-uitingen. Handelsnaamrecht. Uitgebreide bevoegdheidsoverwegingen waarna de rechtbank zich onbevoegd verklaart.

Oishii exploiteert een restaurant in Breda en is houdster van woord- en beeldmerken. OGE exploiteert een restaurant te Aken (Duitsland) en Hasselt (België) en is houdster van de domeinnaam oishii.be.

De merkinbreuk strekt zich, aldus eiser, in elk geval via Internet, mede uit tot het arrondissement van de Rechtbank Breda waarin Oishii is gevestigd. OGE vordert in een incidentele vordering de onbevoegdheidsverklaring van de Rechtbank (4.6 lid 1 BVIE), omdat er geen enkel aanknopingspunt is voor de bevoegdheid van deze rechtbank.

Als uitgangspunt geldt dat het gebruik van een teken op een website niet reeds in ieder land waarin dat merk beschermd is een onrechtmatige daad oplevert op de grond dat de website vanuit dat land raadpleegbaar is. De website moet blijkens haar inrichting mede gericht zijn op potentiële deelnemers in Nederland, dat is afhankelijk van de omstandigheden, zoals TLD, de taal of taalkeuze en verwijzingen naar bepaalde landen (met verwijzing naar Vitra/Classic Design, IEF 5925)

Aangezien oishii.be linkt naar de vestiging te Aken, oishiihasselt.be linkt naar de vestiging in Hasselt en niet alleen het woord "Hasselt", maar ook de TLD .be getuigt dat de site zich richt tot het Belgische publiek. De site is daarbij in het Engels, omdat de bestuurder de Nederlandse taal niet machtig is. De OGE-Grouponactie was gericht op het publiek in de Euregio Maas-Rijn en niet op heel Nederland. Zelfs de "Deal van de dag voor de stad Maastricht" was gericht op publiek in Limburg, maar niet gericht op heel Nederland.

De aangehaalde Kösebasi (IEF 9731) en Gaastra(IEF 10014)-zaken zijn niet toepasbaar, omdat de gedaagde partijen zich niet in het buitenland bevonden en het ging om .nl-sites. Er is geen ruimte voor analoge toepassing van het Reinwaterarrest, omdat via artikel 71 lid 1 EEX-Verordening het lidstaten onverlet laat voor bijzondere onderwerpen de bevoegdheid te regelen. De rechtbank verklaart zich onbevoegd en veroordeelt eiser in de kosten ex 1019h Rv.

5.5. Dat bij een zoekopdracht naar het woord OISHII op google.nl als resultaat eerst www.oishii.be en www.oishii.de verschijnt en daarna www.oishiirestaurant.nl is het gevolg van de inkoop door OGE van de Google Adwords "Oishii" en "Hasselt". Dit is echter niet een aanwijzing dat OGE zich specifiek op Nederland richt, aangezien beide websites linken naar de Duitse vestiging van OGE in Aken. Bovendien heeft OGE toegelicht dat zij de genoemde Adwords niet specifiek voor Nederland, maar voor geheel het Google-domein heeft gekocht. Dat zoeken op de termen OISHII en HASSELT via google.nl als eerste resultaat oplevert www.oishiihasselt.be, is niet relevant voor eventuele merkinbreuk in Nederland, aangezien door de zoekopdracht met het woord HASSELT verwarring met de vestiging van Oishii in Nederland is uitgesloten en dit zoekresultaat een website oplevert die is gericht op de Belgische markt.

Op andere blogs:
De Gier|Stam advocaten (de eiser is gevestigd in Nederland en de gedaagde in België. Welke rechter is bevoegd?)

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: een voormalig distributeur zonder eigen recht/legitiem belang, maar er is geen kwader trouw bij de registratie aangenomen; een (gedeeltelijk geslaagde) vordering van vijf domeinnamen van verschillende domeinnaamhouders inzake fashion-merk Isabel Marant; een niet-bewezen handelsnaam en de opmerking van het Panel dat men beter naar een regulier gerecht kan gaan; de registratie van het Franse woordenboekwoord "zut"; een gripe site en een verweerster die enkel een email met uitleg stuurt. De vorige editie: WIPO-selectie april 2012 II.

De selectie is (deels) samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2012-0014
institutsoskin.com > Complaint denied

Eiser heeft het merk SOSKIN, voormalig distributeur heeft een domeinnaam geregistreerd en heeft geen eigen recht of legitiem belang:

“While there is little doubt in the Panel’s opinion that the Respondent had at least some legitimate interests to hold the disputed domain name on behalf of the Complainant while performing the licensing and distribution agreements, such was not the case after termination. Art. 11 of the licensing agreement indeed made it clear that, upon termination, the license was automatically revoked. As a result, the Panel considers that, after termination, the Respondent could not further claim any legitimate interests in holding the disputed domain name, and that such further holding of the disputed domain name was to be considered as taking place against the Complainant’s will.”

Het gaat, voor eiser, echter fout bij de kwader trouw. Er is namelijk geen kwader trouw bij registratie geweest: 

“Those are clearly two distinctive requirements whose rationale lies in the very goal the UDRP is trying to pursue. It is indeed to be kept in mind that the UDRP was enacted in order to fight against a particular set of circumstances, namely the undue and abusive registration of domain names in so-called cybersquatting cases. Under the UDRP, such cases presuppose the registration itself to occur in bad faith. While this might, and actually has been considered as a weakness from the UDRP in particular with regards to some ccTLDs alternative dispute mechanisms that have resulted in the putting in place of alternative criteria, namely registration or use in bad faith, there is no reason to depart from the interpretation given by a majority view that, under the Policy, paragraph 4(a) (iii), the conjunctive “and” indicates that there must be bad faith both at the time of registration and subsequently.”

D2012-0303
isabelmarantbasket.com; isabelmarantboots.net; isabelmarantshoes.com; isabelmarantsneaker.com; isabelmarantsneakers.com > Transfer, denied in part

De eiser wilde deze vijf domeinnamen (met allen een andere houder) middels één uitspraak verwerven. Eiser heeft echter te weinig samenhang aangetoond tussen de domeinnamen, ondanks dat ze bijvoorbeeld op dezelfde datum zijn geregistreerd.

“While the Panel finds strong inference that all five disputed domain names are connected or commonly controlled because these disputed domain names were registered on the same date and with the same registrar and comprise the same trademark element or share the same DNS name server, the Panel, however finds that additional evidence is required to show common control or connection between all 5 disputed domain names. In the present case, counsel for the Complainant failed to provide additional evidence, which would show all the five disputed domain names are connected or commonly controlled.” 

Zie verder onder B. Preliminary Issue – Consolidation of Multiple Domain Names and Respondents

De uitspraak gaat verder slechts over de twee domeinnamen die moeten worden overgedragen: isabelmarantboots.net en isabelmarantsneakers.com. Daarover wordt geoordeeld dat de domeinnaamhouders geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam hebben en dat zij de domeinnaam te kwader trouw hebben geregistreerd en gebruikt.

“In light of the Complainant’s distinctive registered trademark and the Respondents’ use of the and disputed domain names, the Panel finds that the use of the and disputed domain names, which are confusingly similar to the Complainant’s mark, creates likelihood that Internet users would be confused and identify the Respondents as either associated or affiliated with the Complainant.

Based on the evidence presented to the Panel, including the late registration of the disputed domain names, the similarity between the disputed domain names and the Complainant's trademark and the Respondents use of the disputed domain names to sell goods that are regularly sold by the Complainant and goods that are sold in connection with the Complainant’s trademark, the Panel draws the inference that the and disputed domain names were registered and used in bad faith.”

DNL2012-0011
mapublisher.nl > Complaint denied

MAPublisher, met digitale, activiteiten in Nederland heeft geen merknaam geregistreerd en baseert haar vordering op het Nederlandse handelsnaamrecht. De aanbieding van eiser om bewijs te leveren indien daarom wordt verzocht door het panel is onvoldoende, zeker nu in een Panel’s Procedural Order dit al expliciet is gevraagd. Bepaalde zaken lenen zich echter meer voor reguliere rechtzaken. Het panel geeft aan dat een regulier gerecht het onbetwiste standpunt dat de domeinnaam zonder kosten zou worden overdragen zou (kunnen) hebben aangenomen en overdracht hebben bevolen. Voor een feitenonderzoek is in deze .nl-procedure echter geen ruimte.

The Panel finds that the Complainant has failed to even provide prima facie evidence that it indeed has trade name rights in “MAPublisher” protected in The Netherlands. While apparently the Complainant has not registered this term as a trade name in The Netherlands, Dutch trade name law does not require such registration for protection; for this purpose it does however in any event demands the use of the trade name. In this regard the burden of proof is on the Complainant to submit verifiable evidence of the existence of trade name rights. The offer of the Complainant to do so at the request of the Panel is insufficient, especially as the Panel’s Procedural Order has already explicitly made such request.

The Panel notes that the Complainant’s failure to have registered a trade mark for “MAPublisher”, which under Benelux law is not difficult to obtain, has necessarily shifted the focus of the present case to the Complainant’s trade name position. Although the Panel must thus deny the Complaint, it adds here that it does not appear inconceivable that regular court proceedings would instead focus on the Complainant’s undisputed statement that parties have agreed in 2000 that, upon termination of the contractual relationship between parties, the Respondent would transfer the Domain Name to the Complainant free of charge.

Indeed, .nl proceedings do not lend themselves to extensive fact-finding by panels and are primarily intended to resolve relatively obvious cases of cyber squatting. With reference to the decision in NV TKS, Be Watch Ltd v. Tiflo BV, WIPO Case No. DNL2010-0062, the Panel notes that certain disputes are more fit for decision in court proceedings, which, for example, provide sufficient scope for considering such questions as whether a contract has been lawfully terminated.

D2012-0656
zut.com > Complaint denied

Eiser heeft het merk ‘Zut’. Zut betekent in het Frans zoiets als ‘damn’ en is in de jaren '40 als naam aan een parfum gegeven. Het parfum (en het merk) stopte in 1954, met een relaunch in 1998. De domeinnaamhouder heeft de domeinnaam geregistreerd in 2004.

Aangezien het een ‘woordenboekwoord’ betreft heeft degene die de domeinnaam als eerste, te goeder trouw een dergelijke domeinnaam registreert daar recht op. Er is niet voldoende bewijs echter dat de domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Er is geen bewijs dat de domeinnaam is geregistreerd om te profiteren van de merkrechten van de eiser.

Here, the following factors are relevant:
- The Complainant has provided no evidence that the Respondent was aware of its trade mark rights at the time it registered the Disputed Domain Name.
- The Respondent is a native French speaker, and resides in France.
- “Zut” is a common French word.
- The Complainant’s Zut brand of perfume was launched in 1948, discontinued in 1954 and re-launched in 1998. Although well-known in the 1940s, the brand is not so well known today.
- There is no evidence that the Respondent was otherwise targeting the Complainant or its Trade Marks. This conclusion is supported by the fact that part of the Respondent’s business is to register dictionary words in order to take advantage of the commercial value of such words as domain names, purchased the Disputed Domain Name at an auction for a substantial sum of money, and owns many domain names.

D2012-0293
jamsarbitration.com > Complaint denied

Eiser heeft een arbitrage bureau (?) met de naam Jams. De domeinnaamhouder heeft op de domeinnaam een website waarin Jams wordt bekritiseerd: “JAMS Arbitration receives the Arbitration Hell Hole Award”. Domeinnaamhouder hoeft de domeinnaam niet over te dragen, omdat hij een eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De domeinnaamhouder heeft daarnaast nog nooit geld met de domeinnaam verdiend.

“This Panel holds, under the fairly sparse record here, that Respondent is using the Domain Name as a genuine “gripe site.” Accordingly, the Panel concludes that Respondent has a legitimate interest under paragraph 4(c)(iii). In one of the early decisions in this context, Bridgestone Firestone v. Myers,WIPO Case No. D2000-0190 (July 6, 2000), the panel observed:

Although free speech is not listed as one of the Policy’s examples of a right or legitimate interest in a domain name, the list [in ¶ 4.c] is not exclusive, and the Panel concludes that the exercise of free speech for criticism and commentary also demonstrates a right or legitimate interest in the domain name under Paragraph 4(c)(iii). The Internet is above all a framework for global communication, and the right to free speech should be one of the foundations of Internet law.”

D2012-0084
accormedia.com > Complaint denied

Eiser slaagt er niet in prima facie aannemelijk te maken dat domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De domeinnaamhouder stuurt enkel een mailtje met uitleg, terwijl niet op sommatiebrieven is gereageerd. Media business niks te maken met hotels. Dus er is sprake van een eigen recht / legitiem belang.  En dat terwijl de domeinnaam nog niet voor het doel gebruikt is wat men in de mail voorhoudt.

Onder B: “It is regrettable and surprising that the Respondent did not respond to the Complainant's cease and desist letter to explain his motives for registering the Domain Name and his intentions in relation to it. It is also unclear as to why the Domain Name is registered in the name of Amit Amit, Enrobit yet Rommel Rodrigues responded to the Complaint in an informal email identifying himself as the owner of the Domain Name. He did however put forward an explanation in his email for his registration of the Domain Name and his intended legitimate use of it. In the Panel's view the result is that the Complainant has failed on the balance of probabilities to establish that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the Domain Name.”

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: beschrijvende merken, dat de WIPO-procedure niet bedoeld is voor uitleg van een (ingewikkelde) overeenkomst tussen partijen te oordelen, een "tussen-n"-.nl-overdracht, prodedure ook niet om te oordelen over vermeende inbreuk en uitleg van het begrip 'registration in bad faith'. De vorige editie: WIPO-selectie april 2012.

D2012-0326 (...)

petmedsnmore.com > Complaint denied

Het merk PETMEDS van de complainant is beschrijvend en Respondent geeft aan dat zij, net als veel andere retailers, pet meds gebruikt als beschrijving van de producten en diensten. Dit is ook bewezen in een eerdere procedure namens Complainant.

Onder C: “Pet meds,” referring to pet medications, appears to be widely used as a descriptive term, and it is found in numerous domain names, including (...). This suggests that many retailers of pet medications find the term useful for its descriptive value rather than its trademark value.

 

Indeed, evidence of such generic use of “pet meds” factored largely in a ruling against the same Complainant in PetMed Express Inc. v. JLB a/k/a Joseph Brinton, WIPO Case No. D2009-0179.

D2012-0257 (te ingewikkeld, een beroep op een overeenkomst)
acegamez.biz & acegamez.com > Complaint denied

De UDRP is ontworpen voor simpele gevallen en cybersquatting, in dit geval vindt het panel de zaak te ingewikkeld omdat complainant een beroep doet op een overeenkomst tussen complainant en respondent.

Onder 6: The Panel notes that pure contractual disputes are beyond the scope of the Policy, see for example Summit Industries, Inc. v. Jardine Performance Exhaust Inc., WIPO Case No. D2001-1001 in which the panel stated:

“The UDRP is designed to deal with simple cases of cybersquatting. As it was stated in The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues, the Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, dated April 30, 1999, at paragraph 169, “It is recommended that the scope of the administrative procedure be limited to the abusive registration of domain names . . . .” This is not such a case. This case involves contractual interpretation issues, and really depends on a determination of precisely which rights were conveyed in a written stock transfer agreement, and which acts were prohibited under the written transfer agreement. It is not an appropriate situation for the application of the UDRP.”

DNL2011-0075 (Over de verwarring kan worden getwist )
verloskundigepraktijkreitdiep.nl & verloskundigepraktijkzuid.nl > Transfer

Onder A. Eiseres heeft aangevoerd dat zij haar onderneming voert onder de handelsnamen “Verloskundigenpraktijk Reitdiep” en “Verloskundigenpraktijk Zuid”, hetgeen door Verweerster niet is betwist. De Domeinnamen zijn nagenoeg identiek aan deze handelsnamen omdat zij slechts één letter missen, waardoor de meervoudsvorm in de handelsnamen van Eiseres teruggebracht wordt tot enkelvoudsvorm. De Geschillenbeslechter is daarom van mening dat de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met de handelsnamen van Eiseres.

 

Onder C. Naar mening van de Geschillenbeslechter staat uit hetgeen partijen hebben aangevoerd vast dat Verweerster de Domeinnamen heeft gekozen in de wetenschap dat zij verwarringwekkend met de handelsnamen van Eiseres overeenstemmen. Verweerster heeft bovendien het risico genomen dat internetgebruikers in verwarring gebracht worden als zij de Domeinnamen intypen in de veronderstelling dat ze zo op de website van Eiseres uitkomen, terwijl zij in werkelijkheid bij een concurrent van Eiseres uitkomen. Dat maakt de registratie en het gebruik van de Domeinnamen door Verweerster te kwader trouw.

D2012-0232 en D2012-0234 (WIPO-procedure is niet bedoeld om over inbreuk te oordelen)
buylunexor.com > Complaint denied
lunexor.com > Complaint denied

Het panel oordeelt - ondanks dat een vergelijking plaatsvindt - dat WIPO-procedure niet bedoeld is om oordeel over product- of merkinbreuk te verkrijgen. Er zijn veel overeenstemmingen met de Forest Laboratories cases (D2011-1006) (D2004-0753). Er zijn echter drie verschillen. Ten eerste is er hier geen sprake van een producent-relatie (zoals in Forest Laboraties). Ten tweede wordt er geoordeeld dat er een directe concurrentie is, waar in Forest Laboraties die verwarring slechts veroorzaakt door eenzelfde verkooplocatie. Ten derde is er een sterkere gelijkenis tussen het merk en het product dan in Forest Laboratories (Flexapro vs Lexapro).

In Forest Laboratories the respondent was the manufacturer of the allegedly infringing product; here that is unclear. That is a difference without a distinction, however, as Complainant here asserts that Respondent is controlled by the manufacturer.

One difference in Complainant’s favor is that Respondent’s Luxenor product competes directly with Complainant’s product that bears its mark. In Forest Laboratories the complainant acknowledged that the respondent’s product was used for a different purposes, basing its claim of confusion on the fact that both products were sold at pharmacies.

Another difference in Complainant’s favor is that, to this Panel’s ears and eyes, there is greater similarity between Complainant’s mark and that of Respondent’s competing product, which comprises the dominant feature of the disputed domain name, as opposed to the mark and disputed domain name at issue in Forest Laboratories. The respondent in Forest Laboratories advanced a reasonably convincing argument that it’s “Flexapro” product emphasized “flex” rather than parroted the complainant’s LEXAPRO mark. In this case, in contrast, the aural and visual similarity is far less likely to be coincidental, and at the least Respondent has not put forward any reason to counter the charge of imitation.

These latter two differences make this a closer case than Forest Laboratories, but cannot overcome the principal bases upon which the panel denied the complaints in those cases. For reasons that should be obvious to those familiar with the UDRP process, this proceeding is not the place – and certainly should not be the first place – for a declaration that a particular product infringes (or not) another party’s trademark. A UDRP proceeding is decided on a single pleading from each party, with no discovery or cross-examination, and is narrowly focused upon the three discrete Policy elements. An action for infringement (or contesting a trademark application in the USPTO, as was the case in Forest Laboratories) involves different legal standards and calls for a broader record, with factual and expert evidence on many topics of marginal (if that) relevance to the Policy standards. All of this evidence is subject to challenge and confrontation by the opposing party and the tribunal. Further, as many UDRP panels have noted, infringement alone does not automatically make out a claim for cybersquatting, and vice versa.

D2011-2304 (Panel is erg streng 'registration in bad faith')
mineralcare.com > Complaint denied

Het panel laat zien hoe zij het criterium 'registration in bad faith' uitlegt in het licht van een redirection naar een website waar concurrerende producten worden aangeboden (normaliter een bad faith-situatie), maar ook de acceptatie en het jarenlange gebruik van de domeinnaam in kwestie. In dit geval wordt er 'good faith' aangenomen.

The redirection of the disputed domain name to a website selling products competitive with the Complainant’s MINERAL CARE brand is plainly use in bad faith (in the absence of rights or legitimate interests). That is a necessary finding, but not sufficient in itself to establish this requirement as there must also be registration in bad faith.

On the record in this case, it appears plain that the Respondent registered the disputed domain name in good faith. Certainly, the acceptance of that registration and its use over many years by the Complainant’s predecessors in title removes any possibility for objection on that score at this stage.

What must be tested, however, is the Respondent’s motivations at the time of registration. It must also be borne in mind that the dual requirement of both registration and use in bad faith was very sharply debated in the lead up to the adoption of the Policy and an alternative proposal that only registration or use in bad faith would suffice was rejected. Accordingly, the preponderant and preferable view is that it is impermissible to use subsequent conduct to override actual intentions at the relevant time rather than providing an inference for what those intentions were. See, e.g., The Proprietors of Strata Plan No. 36, A Turks and Caicos Corporation v. Gift2Gift Corp. WIPO Case No. D2010-2180 and SPECS Surface Nano Analysis GmbH v. Rickmer Kose / Domain Name Administrator, PrivacyProtect.org, WIPO Case No. D2010-1173.

Andere .nl-domeinnaamzaken:

DNL2012-0002
mywirecard.nl > transfer (zie verder DomJur)

DNL2012-0006
adipure.nl > Transfer

DNL2012-0003
showroomprive.nl > Transfer (zie verder op DomJur)

DNL2012-0004
electroluxlaundrysystems.nl > Transfer (zie verder op DomJur)

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - persbericht
Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: "licentiehouders van oudere rechten". Een persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren die gelijk is of overeenstemt met het merk is "geen licentiehouder van oudere rechten" in de zin van de genoemde Verordening rondom regels, toepassing en werking van .eu-domeinnamen.

Pie Optiek voert met name aan dat Bureau Gevers geen recht heeft op registratie van de betrokken domeinnaam, aangezien zij zelf geen „houder van een ouder recht” in de zin van verordening nr. 874/2004 is. Het betrokken recht is namelijk in handen van de Amerikaanse onderneming Walsh Optical, die echter niet bevoegd is de domeinnaam te laten registreren aangezien zij buiten de Europese Unie is gevestigd en derhalve niet aan de wettelijke voorwaarden ter zake voldoet. Pie Optiek is van mening dat de twee ondernemingen een truc hebben toegepast om de voorwaarden voor registratie te omzeilen: zij hebben een contract met het opschrift „licentieovereenkomst” gesloten waarin Bureau Gevers zich ertoe verbindt, haar naam en adres in de Europese Unie ter beschikking te stellen om zo haar Amerikaanse klant de mogelijkheid te bieden de litigieuze domeinnaam te registreren. Bovendien betwijfelt Pie Optiek of er juridisch überhaupt sprake is van een licentieovereenkomst, aangezien Bureau Gevers alleen maar de bevoegdheid is verleend om het merk te registreren, maar niet om waren of diensten onder dat merk in de handel te brengen.

Conclusie AG: De woorden „licentiehouders van oudere rechten” in artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.

Vraag: 1. Moet artikel 12, lid 2, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het ".eu"-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie1, aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden "licentiehouders van oudere rechten" kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een aan het merk identieke of gelijkluidende domeinnaam te registreren, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

Vraag 2. Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat er "een recht of gewettigd belang" bestaat, zelfs als de "licentiehouder van oudere rechten" de ".eu"-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de vereiste van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het ".eu"-topniveaudomein2?

Op andere blogs:
IPKat (One in the eye from Pie? Or, when is a licence not a licence?)

Enkele maanden geleden berichten we (IEF 9977) over de lancering van de zogenaamde pornodomeinnamen (met de extensie .xxx). Merknaamhouders konden in de lanceringsperiode kiezen voor een opt-out, zodat de domeinnaam niet kan worden geregistreerd bij een ´gewone´ landrush. Sunrise A voor de sponsored adult community en Sunrise B, voor brands outside the adult community, zie video).

Inmiddels heeft de WIPO de eerste set .xxx-domeinnaamgeschillen beslecht. Hieronder een korte analyse hiervan.

Er vallen een aantal punten op: met name dat er altijd overdracht is bevolen, geen woord wordt gerept over de "preventieve" registratie in de sunrise periode, de toevoeging .xxx gelijk wordt gesteld aan de eerdere jurisprudentie over de toevoeging "xxx" (zonder punt) en dat het veelal reeds langgevoerde merken zijn die de weg naar WIPO hebben gevonden. Ook de reeds bekende online adult entertainment content-aanbieders krijgen de overdracht toegekend, terwijl deze juist in het bijzonder op de hoogte zouden zijn van deze ontwikkeling.

WIPO Panelist 2 april 2012, Case No D-2012-0226 (Georg Streit tegen Tu Nguyen, panelist: Johan Sjöbeck)
inzake: femjoy.xxx

Eiser exploiteert de website femjoy.com voor "downloadable electronic publications such as magazines and periodicals featuring photographs and images of landscapes and human bodies" en heeft merknamen geregistreerd. Zij is een bekend merk op het gebied van erotische websites.

De verweerster, licensee van de eiser, heeft duidelijk de bedoeling om soortgelijke diensten aan te bieden, omdat de .xxx-TLD specifiek verwijst naar sites waar 'adult entertainment content' wordt aangeboden. Ondanks dat de website niet actief is, is het passief houden van de website geen feit waardoor er geen kwader trouw kan worden vastgesteld. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: The Respondent obviously intends to offer services and content of a similar nature as provided at due to the fact that the top level domain (TLD) “.xxx” clearly refers to a particular sort of content.

Onder C: It has been argued by the Complainant that the Respondent registered the disputed domain name for the purpose of disrupting the business of the Complainant and in order to prevent the Complainant from reflecting its’ trademark FEMJOY in a corresponding domain name within the sTLD (sponsored Top Level Domain) “.xxx”, primarily intended for the adult entertainment industry. Considering that the disputed domain name is registered in a TLD intended for the same type of products and services for which the trademark is registered and in the absence of contrary evidence, the Panel finds that the Respondent knew or should have known of the Complainant’s trademark at the time the Respondent registered the disputed domain name.

Evidence submitted by the Complainant indicates that the disputed domain name does not resolve to any active website and that the Respondent has not made any legitimate use of the disputed domain name. As stated in the decision in Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmellows, WIPO Case No. D2000-0003, and confirmed in subsequent decisions, "being used in bad faith" is not limited only to positive action as inaction is within the concept. Furthermore, as expressed in paragraph 3.2 in the WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"), passive holding as such does not prevent a finding of bad faith. Based on the circumstances above and the evidence in this particular case, the Panel finds that the Respondent’s passive holding of the disputed domain name indicates bad faith.

WIPO Panellist 11 maart 2012, case No D2012-0083 (Borçelik tegen Contact Privacy, panellist: Kaya Köklü) en Case No D2012-0082 (Borusan Holding tegen Erdogan).
inzake: borcelik.xxx én borusanholding.xxx

Borçelik, als onderdeel van de Borusan Holding is sinds 1944 actief, met name als staalfabrikant in Turkije en maakt bezwaar tegen de registratie van haar merk met als Top Level Domeinnaam .xxx.

Onder A geeft de Panellist aan dat de extensie .xxx, in lijn met de gewone toevoeging xxx aan domeinnamen geen onderscheidend vermogen met zich meebrengt. Ondanks dat het niet erg waarschijnlijk is dat een staalfabrikant adult entertainment content zal aanbieden via het internet, sluit dit niet per se verwarringsgevaar uit. Bijzonder is wel dat de domeinnaam niet actief is, en dus geen bona fide niet-commercieel of fair use-gebruik kan worden vastgesteld, maar er wordt wel (onder C) geconstateerd dat er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Met name omdat de Turkse reputatie bekend moet worden geacht en omdat de domeinnaam volledig identiek is aan de merknaam. De domeinnaam dient te worden overgedragen.

Onder A: Moreover, in its assessment, the Panel has taken into account that due to the use of the “.xxx” TLD, which is primarily for adult entertainment content, Internet users may associate the disputed domain name with an adult related website instead of a steel company’s website. Such Internet users may conclude in advance that any website linked to a domain name ending with the “.xxx” TLD, even if comprising the Complainant’s mark, will likely not be operated by the trademark owner itself. In fact, Internet users may not expect a steel company to provide sexual content or comparable services on the Internet. Nevertheless, it is the Panel’s view that this does not per se exclude a likelihood of confusion. The Panel rather believes that even if the “.xxx” TLD is currently associated mainly with adult content, there is still a valid risk of confusion among Internet users, in particular if well-known trademarks are concerned. Given the notoriety of the Complainant’s Turkish trademark in this particular case, the Panel is convinced that any use of a domain name fully incorporating the Complainant’s trademark BORÇELİK will most likely result in confusion among Internet users with respect to the Complainant’s existing trademark rights (cf. Deutsche Bank Aktiengesellschaft v. New Work TV Tickets Inc., WIPO Case No. D2001-1314).

WIPO Panelist 26 maart 2012, Case No D2012-0192 (Sterling Jewelers tegn Jimenez/LegalReversal.com, panelist: Sandra A. Sellers)
inzake; kayjewelers.xxx

KAY JEWELERS opereert sinds 1919 onder dit teken en heeft diverse gelijkluidende merknamen geregistreerd. Zij exploiteert ook website met deze merknaam met de extensie .com, .net, .org en .us. Nu worden de domeinnamen .co (verkocht vóór deze procedure), .me (onderwerp van een ander geschil), .mobi en .xxx geregistreerd door verweerder.

Onder A geeft de panellist aan dat de toevoeging van een top-level domeinnaam niet relevant is of de domeinnaam identiek of verwarringwekkend gelijk is. In dit geval wordt gelijkheid vastgesteld en wordt ook voldaan aan de andere eisen. Eerder bood verweerster ook aan om de .co en .me domeinnaam te verkopen voor respectievelijk $ 7.500 en $15.000, dit zijn bedragen ver boven de 'out-of-the-pocket' costs. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: The disputed domain names consist of Complainant’s mark KAY JEWELERS in its entirety, and the only difference between Complainant’s mark and the disputed domain names are insertion of the top-level domains “mobi” and “xxx”. It has long been held that the addition of top-level domains is irrelevant to the determination of whether the domain names are identical or confusingly similar to a complainant’s mark. The Panel thus finds that the disputed domain names are identical to Complainant’s KAY JEWELERS mark.

WIPO Panelist 26 februari 2012, case No D2012-0074 (Denizbank tegen Registration Private, panellist Kaya Köklü)
inzake: denizbank.xxx

DENIZBANK is een bank die sinds 1938 financiële diensten verleend en in meer dan 100 landen merkenrechten heeft verworven. Ook hier is de het gebruik van de .xxx-extensie irrelevant om niet van gelijke tekens te kunnen spreken. De bewijslast ligt normaliter bij de eiser, maar aangezien het onmogelijk is om negatief te bewijzen dat sprake van kennis van de verweerder van het merk, wordt de bewijslast ex 4 (a)(ii) van de Policy omgekeerd. Eerder bood verweerster één dag na registrtie via email aan eiser en later via een veilingsite de domeinnamen aan voor respectievelijk $ 28.000 en YTL 38.500 aan. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: In its assessment, the Panel has taken into account that some Internet users may falsely associate the disputed domain name with a pornographic website due to the use of the “.xxx” TLD, which primarily should indicate explicitly sexual content. Given the notoriety of the Complainant’s trademark in Turkey, any use of a domain name incorporating the Complainant’s trademark DENIZIBANK will most likely result in confusion among Internet uses with respect to the Complainant’s long existing trademark rights.

Onder B: While the burden of proof remains with the Complainant, the Panel recognizes that this would result in the impossible task of proving a negative, in particular as the evidence needed to show the Respondent's lack of rights or legitimate interests is primarily within the knowledge of the Respondent. Therefore, the Panel agrees with prior UDRP panels that the Complainant is required to make out a prima facie case before the responsibility shifts to the Respondent to show that it has rights or legitimate interests in the disputed domain name in order to meet the requirements in paragraph 4(a)(ii) of the Policy, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455.

WIPO Panelist 4 april 2012, Case No D2012-0339 (HemNet tegen X, panelist Tuukka Airaksinen)
inzake: hemnet.xxx   (8 KB)

Het Zweedse bedrijf HemNet exploiteert een heel populaire vastgoed-website met .se-extensie en heeft gelijke merknaam in Zweden. Alle punten worden in het voordeel van HemNet beoordeeld. Interessant is de reactie van de verweerder op de stakingsbrief dat zij in onderhandeling is met en derde partij over de verkoop van de domeinnaam voor $2.000.

Onder C: Following the Complainant’s cease-and-desist letter to the Respondent, the Respondent sent an email indicating that it is negotiating the sale of the disputed domain name with a third party, who allegedly is claiming trademark rights in a different geographical region. The Respondent indicated that the price discussed with the other party is around USD 2,000.

Bent u benieuwd of uw naam als .xxx-domeinnaam is geclaimd: performers registry.
Meer .xxx-zaken, een klein overzicht.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 20 april 2012, KG ZA 12-198 (Infostrada tegen S. c.s. h.o.d.n. Coolbreeze)

Opdracht registratie domeinnaam. Infostrada legt zich toe op onder meer internationale vermarkting van sportrechten en de productie, distributie en publicatie van sport media content. S. was als freelancer werkzaam voor Infostrada en had als opdracht o.a. het opzetten en begeleiden van mediaprojecten. Voor één van de belangrijkste klanten KNHS was S. betrokken bij het online platform paardensport.tv en heeft daarom in opdracht de domeinnaam aangekocht.

S. heeft - zie de e-mailcorrespondentie - het geld voor de registratie ontvangen, maar heeft de domeinnaam niet overgedragen. S. is contractueel gebonden de domeinnaam over te dragen aan opdrachtgever KNHS en wordt daartoe veroordeeld.

4.2 (...) Uit dat bericht volgt dat de registratie van het domein en de hosting geen deel uitmaken van de overeenkomst. S. stelt dat hij er nooit een geheim van heeft gemaakt dat hij het domein op eigen naam had geregistreerd en dat hij ook gewoon de jaarlijkse kosten heeft voldaan.

4.3. Ter zitting heeft de voorzieningenrechter partijen voorgehouden dat er in deze geen sprake is van een concrete schriftelijke overeenkomst maar dat de inhoud van de overeenkomst moet worden afgeleid uit de verklaringen van partijen en met name de beschikbare email correspondentie. De door partijen gegeven uitleg en ook de daarop gebaseerde vordering van Infostrada is op onderdelen niet in lijn met deze correspondentie.

4.5. De uitleg die S. c.s. geeft aan de e-mail van 11 april 2008 is naar voorlopig oordeel ook onaannemelijk. Uit die mail volgt juist dat S. de Domeinnaam heeft aangekocht voor de KNHS. Dat de kosten voor registratie en hosting nog niet zijn gefactureerd is begrijpelijk in het licht van het gegeven dat S. de Domeinnaam niet heeft overgedragen aan de KNHS. In werkelijkheid heeft hij immers de domeinnaam op zijn eigen naam geregistreerd en heeft als houder de site onder die domeinnaam doen hosten.

4.6. De voorzieningenrechter heeft dan ook ter zitting het voorlopig oordeel uitgesproken dat S. contractueel gebonden is de Domeinnaam over te dragen aan de KNHS.

Op andere blogs:
DomJur

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: merkregistratie nadat de domeinnaam is geregistreerd en dat een software producent dit gemakkelijk via een simpele internetzoekopdracht had kunnen achterhalen, een uitbreiding van een oude merkregistratie met producten nadat de domeinnaam is geregistreerd en een handelsnaam/merk die volledig in de domeinnaam moet terugkomen.
Vorige editie: WIPO-selectie maart 2012

D2012-0129 (merk ná domeinnaam geregistreerd)
elliweb.info > Complaint denied 
De registratie van de domeinnaam in kwestie was eerder in de tijd dan de registratie van het merk. Er is onvoldoende aangetoond dat er sprake zou zijn van "unregistered trademark rights".

Thus, to make good this claim, the Complainant must establish the existence of unregistered trade mark rights pre-dating registration of the Domain Name. What must a Complainant produce in the way of evidence to establish the existence of unregistered trade mark rights? This question is answered in paragraph 1.7 of the WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), which is to be found on the Center’s website. (...)

The Complainant has produced nothing in the way of evidence to establish unregistered trade mark rights. The Complainant’s evidence contains no information on the nature and extent of its business; nothing in the way of sales figures; nothing in the way of advertising spend; and nothing to demonstrate any media recognition or third party recognition of any kind. Some of the documentation that the Complainant has produced has been in the French language. Notwithstanding that English is the language of this proceeding, the Panel has done his best to try and decipher whether any of the French language documents provide support of any kind for the existence of unregistered trade mark rights, but does not believe that they do.

D2012-0063
omniprise.com > Complaint denied 
De registratie van de domeinnaam (augustus 2002) vond ruim eerder plaats dan de registratie van het merk (juni 2009). Eiser had moeten weten dat verweerder de domeinnaam in bezit had toen zij haar merk registreerde, aldus is er van oneerlijke handel noch kwade trouw onvoldoende sprake. Als computer software producent en verkoper was zij zeker in de gelegenheid een simpele internet zoekopdracht uit te voeren.

Onder B: Respondent has demonstrated that it adopted and was known by the term “OmniPrise” substantially before Complainant used and/or registered its trademark. Respondent filed a public notice of its usage. Respondent maintained at least a rudimentary webpage under the disputed domain name as early as 2002. Complainant could (and should) have identified Respondent and the disputed domain name at the time it adopted its trademark. (As a computer software producer and vendor, Complainant presumably had the capability of performing a simple Internet search). There is credible evidence that Respondent made bona fide use of the trade name “OmniPrise” before notice of this dispute, even if the nature of its business was not clearly spelled out on its initial webpage. Paragraph 4(c)(i) of the Policy refers to use of, or preparations to use, a name "corresponding to the domain name" in connection with a bona fide offering of services, and Respondent has provided unrebutted evidence that it operated a business corresponding to the domain name prior to notice of this dispute (even if it did not clearly manifest itself on its web page).

D2011-2167
bathox.com > Complaint denied 
Alleen een beperkte merkregistratie voorafgaand (bath salts) aan registratie domeinnaam, terwijl nadien ook 'shower gels' zijn toegevoegd aan de registratie; de Geschillenbeslechter zoekt zelfstandig naar informatie.

Onder B:
From the information that is available from the Respondent’s website and the letters written to the Complainant, which form part of the case file in this matter, the Respondent has used the disputed domain name in connection with a bona fide offering of goods over some period of time before then.

According to the Respondent’s website, the business Newimage Cosmetics was established in Australia in 1996, 15 years ago and it has been in continuous operation since that time. Although a small company it has an apparently growing business (the company brochure proclaims, “We have achieved growth in sales by 25% every year over the period of last 5 years.”) produces a range of heath care products, has an organisation structure, a manufacturing facility and apparently has a market for its products in South-East Asia. Further the disputed domain was registered over seven years ago.

The Panel therefore finds that although the Complainant has made out a prima facie case that the Respondent lacks rights or legitimate interests in the use of the disputed domain name, the evidence is that the Respondent has been using the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services before notice of the dispute was made. The requirement of paragraph 4(a)(ii) of the Policy is therefore not satisfied.

DNL2011-006
forevershop.nl > Complaint denied 
Eiser heeft de handelsnaam Forever living products Benelux en merk (via volmacht) FOREVER LIVING PRODUCTS voor haar handel in parfums en cosmetica. De Geschillenbeslechter oordeelt dat er geen verwarringwekkende overeenstemming is tussen de domeinnaam en de handelsnaam en het merk. De beschermingsomvang is de combinatie van de drie respectievelijk vier woorden. Het teken forevershop wijkt zodanig af dat men niet kan spreken van verwarringwekkende overeenstemming.

Onder A:

Het Merk en de Handelsnaam van Eiser bestaan beide uit een combinatie van de woorden “forever”, “living”, “products” (en in geval van de Handelsnaam de geografische aanduiding “Benelux”). Al deze woorden hebben op zichzelf geen of ten hoogste een minimaal onderscheidend vermogen. Daar komt bij dat het woord “forever” voor de waren waarvoor het Merk is ingeschreven door het in aanmerking komende publiek als een beschrijving van het duurzame karakter van deze waren kan worden begrepen en dit element als zodanig een verwijzend (en dus niet onderscheidend) karakter heeft.

Dat betekent voor het Merk van Eiser dat voor de beschermingsomvang vooral moet worden gekeken naar het Merk als geheel, dat wil zeggen naar de combinatie van de voornoemde drie woorden. Het teken “forevershop” uit de Domeinnaam wijkt in zodanige mate af van deze combinatie dat niet van verwarringwekkende overeenstemming kan worden gesproken. Het enkele feit dat zowel het Merk als de Domeinnaam als eerste bestanddeel het woord “forever” bevat doet aan deze conclusie niet af nu het Merk geen bescherming geeft voor het woord “forever” op zich.

DNL2012-0004
electroluxlaundrysystems.nl > Transfer
zie de DomJur-bespreking

WIPO Arbitrage 26 maart 2012, DNL2011-0078 (Bedrijvenpagina Nederland B.V. tegen Bedrijfspagina Benelux BVBA, geschillenbeslechter: Hub Harmeling)

Domeinnaamrecht inzake bedrijfspagina.nl. De activiteiten van zowel eiseres als verweerder bestaan uit de vermelding van contactgegevens en de plaatsing van advertenties van ondernemingen in een online bedrijvengids. Sinds 24 juni 2004 voert eiseres de handelsnaam bedrijvenpagina.nl en stelt dat verweerder de sterk gelijkende handelsnaam bedrijfspagina.nl pas sinds 1 april 2011 hanteert.

De geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van eiseres. Echter de misleiding is onvoldoende aannemelijk gemaakt en de door verweerder aangevoerde bona fide exploitatie is voldoende om van een recht of legitiem belang te kunnen spreken. De vordering wordt afgewezen.

Onder B Recht of Legitiem Belang:

Verweerder heeft daartegen gemotiveerd aangevoerd dat Verweerder met de Domeinnaam een bona fide onderneming drijft. Verweerder heeft zijn onderneming opgericht met als doel de exploitatie van een online bedrijvenpagina. Wat er ook zij van de beweerde misleidende handelingen ten aanzien van mogelijke klanten van Eiseres, uit de inhoud van de betreffende website blijkt dat de Domeinnaam met name ook voor bona fide commerciële doeleinden gebruikt wordt. Het feit dat de website in het verleden niet door de zoekmachines is geïndexeerd, waardoor zij slecht vindbaar was, doet daar niet aan af.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat in het licht van de door Eiseres aangevoerde feiten en de betwisting door Verweerder onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat Verweerder de Domeinnaam uitsluitend ter misleiding van klanten van Eiseres gebruikt.

De Geschillenbeslechter is binnen het specifieke en beperkte kader van de Regeling om deze redenen van oordeel dat de door Verweerder aangevoerde bona fide exploitatie van de Domeinnaam voldoende is om een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder bij de Domeinnaam aan te nemen.

WIPO Arbitration 13 maart 2012, DNL2011-0074 (Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij; geschillenbeslechter: Willem Leppink)

Jos Beeres heeft de domeinnaam louislatour.nl geregistreerd en gebruikt deze om wijnen van het merk Louis Latour aan te bieden. Als er op de link wordt geklikt, wordt men doorverwezen naar josbeeres.nl, waar men ook andere merken aan kan schaffen.

Toepassing Oki-Data-criteria: Oki Data zegt dat je op de website onder de domeinnaam met het merk erin alleen de trademarked goods mag verkopen. Hoever gaat dat? Omdat er, na doorverwijzing naar de eigen site, ook andere wijnen worden aangeboden, is er volgens het panel geen sprake van bona fide gebruik van de domeinnaam. De domeinnaam moet worden overgedragen.

Onder B:

The subpage shows on the middle of the page the various Louis Latour wines and on the left hand side a column which lets a visitor select all the various wines the Respondent offers by e.g. color, country, taste and price. The Panel is of the view that by doing this, it cannot be said that the Respondent is using the site to only sell the trademarked goods. The site makes it relatively easy for Internet users to switch to another product than the wine as produced by the Complainant. This circumstance indicates that the Respondent is using the Trademark in the Domain Name also to divert Internet users to competitive goods, which implies that the Domain Name for purposes of the Regulations is not used for the bona fide offering of goods or services.

This circumstance indicates that the Respondent is using the Trademark in the Domain Name also to divert Internet users to competitive goods, which implies that the Domain Name for purposes of the Regulations is not used for the bona fide offering of goods or services.

Therefore the Panel finds that the Respondent cannot be said to have rights to or legitimate interests in the Domain Name.

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad locatie Zwolle 12 januari 2012, LJN BV3553 (Wirozo beheer tegen gedaagde)

In't kort: Domeinnaamrecht. De vraag of een geblokkeerde deelnemer van porscheforum.nl met het gebruik van de domeinnaam hetporscheforum.nl onrechtmatig handelt. De domeinnaam is anoniem geregistreerd bij SIDN. Het forum dient binnen 24 uur offline gehaald te worden (vordering 1). En gedaagde dient een domeinnaam met daarin een combinatie van de woorden "porsche" en "forum" te staken (vordering 2). De machtiging tot overschrijving van de SIDN-registratie dient binnen 72 uur te worden verstrekt.

Anonieme registratie
4.2.  De domeinnaam "hetporscheforum.nl" is anoniem geregistreerd bij de SIDN, waardoor op grond van deze registratie niet kan worden achterhaald wie de houder van de domeinnaam is. [gedaagde] is door Wirozo gesommeerd om het gebruik van de domeinnaam te staken. [gedaagde] heeft inhoudelijk gereageerd op deze sommaties en heeft verklaard dat hij de domeinnaam van het forum niet zal gaan veranderen. [gedaagde] heeft daarbij nimmer opgemerkt dat hij geen houder is van de domeinnaam of dat Wirozo zich dient te wenden tot zijn besloten vennootschap. Gelet op hetgeen partijen jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid mocht Wirozo aannemen dat [gedaagde] houder is van de domeinnaam. [gedaagde] heeft eerst in het kader van onderhavig kort geding aangevoerd dat hij geen rechthebbende van de domeinnaam is, doch deze stelling is op geen enkele wijze onderbouwd. Nu voor bewijslevering door [gedaagde] in dit kort geding geen plaats is, gaat de voorzieningenrechter er voorshands vanuit dat [gedaagde] houder is van de domeinnaam "hetporscheforum.nl".

Verschil leidt tot verwarring
4.3.  Het verweer van [gedaagde] dat sprake is van verschillende domeinnamen en dat zijn domeinnaam is geaccepteerd door de SIDN, waardoor er volgens hem geen sprake is van onrechtmatig handelen, faalt. Een als misbruik van recht te kwalificeren onrechtmatig handelen kan immers ook bestaan in het gebruik van een domeinnaam die een dermate grote gelijkenis vertoont met een reeds in gebruik zijnde domeinnaam dat argeloze bezoekers die op zoek zijn naar de website van de eerder geregistreerde domeinnaam terecht komen bij de website van een later geregistreerde domeinnaam. Voldoende aannemelijk is geworden dat daarvan in dit geval sprake is. Het verschil tussen de twee domeinnamen betreft enkel het aan de domeinnaam van [gedaagde] toegevoegde lidwoord "het". [gedaagde] heeft ter zitting ook erkend dat de grote gelijkenis tussen de domeinnamen tot verwarring leidt.

Om internetgebruikers te lokken
Daarnaast is voldoende aannemelijk geworden dat [gedaagde] zijn domeinnaam heeft geregistreerd en onderhouden met de bedoeling internetgebruikers die op zoek zijn naar het forum van Wirozo naar zijn eigen forum te lokken. Hiertoe is van belang dat [gedaagde] niet heeft weersproken dat beide fora zich richten op dezelfde doelgroep en dat beide fora wat betreft uiterlijk en indeling een sterke gelijkenis vertonen. [gedaagde] heeft bovendien ter zitting verklaard dat hij in samenspraak met andere deelnemers van "porscheforum.nl" uit onvrede over de gang van zaken op dat forum een eigen forum heeft opgericht. Dat op het internet verschillende fora aanwezig zijn met een domeinnaam waarin de woorden "porsche" en "forum" voorkomen en waartegen Wirozo niet optreedt, doet aan de onrechtmatigheid van het handelen van [gedaagde] niet af.

Waarde (mede) afhankelijk van aantal bezoekers
Voorts wordt overwogen dat de waarde die een domeinnaam vertegenwoordigt (mede) afhankelijk is van het aantal bezoekers. Voldoende aannemelijk is dat Wirozo schade lijdt door het op onrechtmatige wijze weglokken van internetbezoekers die op zoek zijn naar het forum van Wirozo.

Overdracht bevolen
4.5.  De voorzieningenrechter ziet eveneens aanleiding om het gevorderde onder 3 toe te wijzen, waarbij [gedaagde] een termijn wordt gegund van 72 uur. Hiertoe is van belang dat [gedaagde] de domeinnaam "hetporscheforum.nl" aan een derde zou kunnen overdragen en dat het forum dan kan worden voortgezet. Wirozo zou zich dan opnieuw moeten inspannen om het litigieuze gebruik van deze domeinnaam te doen staken. [gedaagde] heeft ter zitting bevestigd dat het overdragen van de domeinnaam aan een ander of aan Wirozo slechts een eenvoudige administratieve handeling is. Het standpunt van [gedaagde] dat het niet gebruikelijk is om tot overdracht van een domeinnaam te worden veroordeeld is niet nader onderbouwd, zodat de voorzieningenrechter daaraan voorbij gaat.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Weglokken internetters via domeinnaam verboden)