Domeinnaamrecht  

Ter ontrafeling van de concernverhoudingen

met dank aan Douglas Mensink, Micta

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Gewichtsmanagement. Stukgelopen samenwerking. Previtas Nederland (Dr. Frank) eist o.a. staking van het gebruik van de domeinnaam previtas.nl door gedaagde, een voormalig zakenpartner van eiseres. Vorderingen toegewezen. Inbreuk handelsnaamrecht, overdracht domeinnaam. In citaten:

6.2. Uit hetgeen partijen in deze procedure hebben gepresenteerd valt op te maken dat - ter ontrafeling van de concernverhoudingen - weinig tot geen gedetailleerde afspraken over de website, de domeinnaam en de handelsnaam zijn vastgelegd. De voorzieningenrechter heeft evenwel kennis genomen van de akte van levering van de aandelen in Previtas B.V. waarin F.N.R. van Berkum Holding B.V. en Liv Holding B.V. uitdrukkelijk hebben bepaald dat de handelsnaam Previtas niet overging op de koper. (…)

6.3. De contractuele verhouding tussen partijen wordt naast hetgeen zij overeenkomen tevens beheerst door de werking van artikel 6:248 lid 1 BW. Indien partijen eind 2010 al niet (eventueel: stilzwijgend) zijn overeengekomen dat de handelsnaam Previtas verder aan Previtas Nederland zou toekomen, dan dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter op grond van de in 6:248 lid 1 BW vastgelegde aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en gelet op de wederzijdse belangen van partijen, in elk geval in rechte te worden aangenomen dat Previtas Nederland het gebruik van de Handelsnaam heeft mogen voortzetten. (…)

6.6. Liv Oost heeft de domeinnaam www.previtas.nl, waarvan het onderscheidende woord identiek is aan de Handelsnaam Previtas, in het economische verkeer gebruikt terwijl Previtas Nederland - gelet op het voorgaande - daarvan als rechthebbende dient te worden aangemerkt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is (het gebruik van) van de domeinnaam hier gelijk te stellen aan de handelsnaam, zodat dit gebruik een inbreuk als omschreven in artikel 5 Hnw oplevert.

6.7. Waar Liv Oost voor het overige heeft verklaard de domeinnaam niet te gebruiken, is naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter komen vast te staan dat het belang dat Liv Oost naar haar zeggen heeft bij handhaving van de desbetreffende domeinnaamregistratie op geen enkele wijze opweegt tegen het belang dat Previtas Nederland heeft bij de spoedige overdracht daarvan. Het door Liv Oost geschetste probleem dat enkele van haar medewerkers bij klanten bekend zijn onder een e-mailadres met de toevoeging @previtas.nl moet door een wijziging van de e-mail adressen (en het in kennis stellen van de klanten) op eenvoudige wijze zijn te verhelpen. 

Lees het vonnis hier.

Chronologische aantekenboeken

met gelijktijdige dank aan Frederick Leentfaar, Deterink en Anne Voerman & Marc de Boer, Boekx

Handelsnaamrecht. Domeinen. Vervolg op eerder kort geding over de handels- en domeinnamen agenda.nl en theagenda.nl, waarin het hof het oordeel van de rechtbank dat agenda.nl inbreuk maak op theagenda.nl bevestigde (zie Gerechtshof Amsterdam, 13 juli 2010, IEF 9016).  P., de houder van theagenda.nl heeft echter na het arrest nagelaten om binnen zes maanden een eis in hoofdzaak in te stellen, waardoor het kort gedingvonnis haar kracht heeft verloren.

In het onderhavige geschil vordert eiser NL Unlimited een verklaring voor recht dat zij met agenda.nl en/of nlagenda.nl niet in strijd handelt met de handelsnaamrechten van gedaagde P. De rechtbank wijst de vorderingen toe waar het www.nlagenda.nl betreft, maar wijst de overige vorderingen af.

Agenda.nl wordt gebruikt als handelsnaam, maar gebruik als handelsnaam door eerdere houder wordt niet aangetoond, waardoor geen oudere handelsnaamrechten kunnen worden geclaimd. Theagenda.nl en agenda.nl zijn niet beschrijvend voor uitgaansagenda’s, ‘juist’ door de toevoeging .nl en doordat het woord uitgaan daarin niet wordt gebruikt. Verwarringsgevaar is aannemelijk en inbreuk door agenda.nl op theagenda wordt aangenomen.

Lees het vonnis hier (pdf).
Update:  hier (link) en hier (opgemaakte pdf)

(met dank aan Paul Mazel, Trip Advocaten & Notarissen)

Handelsnaamrecht. Hotelkamerveiling.nl tegen hotelveiling.nl. Vorderingen afgewezen, nu onvoldoende aannemelijk is dat eisers eerder dan gedaagde ondernemersactiviteiten heeft ontplooid. Ten overvloede concludeert de voorzieningenrechter dat de handelsnamen louter uit beschrijvende elementen bestaan en dat dat alleen eigenlijk al voldoende grond zou zijn om de vorderingen af te wijzen. "Door haar handelsnaam geheel en al samen te stellen uit beschrijvende elementen, heeft eiseres het risico genomen dat andere bedrijven gebruik maken van een handelsnaam met dezelfde beschrijvende woorden. "

4.4. Eiseres heeft aangevoerd dat zij sedert 2008 activiteiten onder de naam \\\\\\\'hotelkamerveiling\\\\\\\' heeft ontplooid. Gedaagde heeft, verwijzend naar het door de Hnw doorslaggevend geachte éérste gebruik, weersproken dat eiseres al langer dan gedaagde de naam \\\\\\\' hotel(kamer)veiling’ voert. Uit de overgelegde stukken (met name het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel) en het verhandelde ter zitting is de voorzieningenrechter gebleken dat eiseres eerst op 29 december 2010 is opgericht, terwijl gedaagde blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgericht op 10 december 2010. (…)

Rechtbank Amsterdam, 24 maart 2011, KG ZA 11-167 MW/MV, Koninklijke Wegener N.V. c.s tegen Telegraaf Media ICT B.V. c.s. (met dank aan Josine van den Berg & Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Geschil tussen uitgevers over het gebruik van ‘dichtbij’ voor ‘hyperlokale’ media. Beide partijen hebben hun concept rond dezelfde tijd uitgerold, gedaagde De Telegraaf onder de domeinnaam dichtbij.nl en eiser Wegener onder onder domeinnamen als dichtbijbreda.nl. Wegener stelt i.c dat De Telegraaf inbreuk maakt op haar woordmerken (o.a. Wegener DichtbijMedia) en handelsnaamrechten m.b.t. de domeinnamen, maar ziet haar vorderingen afgewezen. Geen verwarring, geen kielzogvaren, geen handelsnaamgebruik domeinnamen, geen onrechtmatige daad. In citaten:

Merkenrecht: 5.3. (…) Wegener beschikt over de woordmerken Wegener Dichtbijmedia en DichtbijMedia. Wegener. Het teken dat door De Telegraaf wordt gebruikt is "Dichtbij". Het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van de woordmerken is "Wegener". "Dichtbij" en "Media" kunnen als min of meer beschrijvende bestanddelen van de merken worden beschouwd. Dat "Dichtbij" beschrijvend is volgt tevens uit de beslissing van het BBIE (zie 2.5). Van het bestanddeel "Dichtbij" kan voorshands evenmin worden gezegd dat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen en om die reden een merkfunctie kan vervullen. Op basis van de totaalindrukken van merk en teken. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de mate van visuele. auditieve en begripsmatige overeenstemming te gering is om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Reeds hierop stuit de vordering af van Wegener, die is gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. (…)

5.4. Wegener heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, met name op de grond dat De Telegraaf gebruik maakt van de domeinnaam www.dichtbij.nl. Wegener heeft in dit verband echter onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat De Telegaaf met gebruik van het teken Dichtbij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Wegener. Nog afgezien van het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken, is onvoldoende aannemelijk dat in dit geval sprake is van "kielzogvaren", zoals is opgenomen onder punt 3 1 van de dagvaarding. h dit kader is van belang dat beide partijen min of meer gelijktijdig (waarover hierna meer) een zelfde soort initiatief hebben ontplooid en dat beide initiatieven nog in de kinderschoenen staan. Wegener heeft dus nog geen reputatie opgebouwd waaruit voordeel kan worden getrokken. Derhalve is niet aannemelijk dat De Telegraaf "in het kielzog vaart”' van Wegener. het handelsnaamrecht.

Handelsnaamrecht: 5.5. (…) Bij beantwoording van de vraag of sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 5 Hnw is het volgende van belang. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft Wegener gesteld dat De Telegraaf onder haar domeinnamen websites exploiteert die een commerciële achtergrond hebben. Wegener miskent hiermee dat niet iedere commercieel gebruikte domeinnaam als een handelsnaam kan worden aangemerkt. Dit geldt alleen voor domeinnamen die tevens een handelsonderneming aanduiden. (…) Hiervan is in dit geval (vooralsnog) geen sprake. Onder de naam Dichtbij bieden partijen een "hyperlokaal interactief nieuwsplatform" aan. Het publiek zal Dichtbij niet opvatten als naam van een onderneming, maar als naam van één van de activiteiten of diensten die partijen aanbieden, waarbij partijen andere namen gebruiken ("TMG en "BN/De Stem") om zichzelf te identificeren. Hierop stuit de vordering van Wegener gebaseerd op het handelsnaamrecht af. (…)

Onrechtmatige daad:  5.7. Wegener stelt daarnaast dat het ook onrechtmatig is van De Telegraaf om de domeinnamen bestaande uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam te registreren, omdat zij daarmee onnodig en verwarringwekkend aanhaakt bij de soortgelijke registraties van Wegener (…).Naar het oordeel van de voorzieningenechter zou nodeloos gestichte verwarring in dit geval slechts tot onrechtmatigheid kunnen leiden indien komt vast te staan dat Wegener eerder dan De Telegraaf de naam Dichtbij heeft bedacht en gebruikt voor haar digitale platfom en dat tevens zou komen vast te staan dat geen sprake is van toeval. (…)

5.10, Mede op grond van hetgeen onder 5.8 en 5.9 is opgenomen is de voorzieningenechter van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat er bij het publiek (enige) verwarring kan ontstaan welke onderneming achter de Dichtbij domeinnamen schuilt. Verwarring valt te duchten omdat het bij beide partijen om dezelfde dienst/activiteit gaat, te weten een hyperlokaal interactief digitaal nieuwsplatform en de domeinnamen van partijen steeds bestaan uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam. Evenmin valt uit te sluiten dat Wegener de naam Dichtbij eerder heeft bedacht dan De Telegraaf. Een aanwijzing hiervoor vormt de registratie van haar twee woordmerken in 2007 en de registratie op 2 juli 2009 van twee domeinnamen, alle met het woord Dichtbij als onderdeel, terwijl De Telegraaf pas voor het eerst in november 2009 (aantoonbaar) "bezig" was met het woord Dichtbij. Desalniettemin kan dit niet leiden tot toewijzing van de vordering van Wegener in dit kort geding. De feiten zijn onvoldoende eenduidig om tot de conclusie te komen dat De Telegraaf zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Het enkele feit dat Wegena de naam Dichtbij eventueel eerder heeft bedacht is hiervoor onvoldoende. Daarvoor zou ook moeten komen vast te stam dat Wegener eerder dan De Telegraaf op juridisch relevante wijze (dat wil zeggen in de openbaarheid en in enige omvang) gebruik van de naam Dichtbij heeft gemaakt. Bovendien zou moeten blijken van bijkomende omstandigheden; hiervoor is immers al overwogen dat het enkel profiteren van andermans inspanningen niet per se onrechtmatig is. (…)

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2011, LJN: BP8125, [X.] N.V. tegen Grand Foodcompany B.V., [Y] & [Z].

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Procesrecht. Partijen waren eerder betrokken bij de inmiddels gefailleerde onderneming Pure Tea. Eiser [X] heeft inmiddels een overeenkomst gesloten met de curator over de IE-rechten en maakt bezwaar tegen de handelswijze van gedaagden, die eveneens verder zijn gegaan in de Thee-branche en daarbij verwijzen naar  “ons kindje” Pure Tea. De interpretatie van de grieven kost het hof enige moeite, maar het bekrachtigt uiteindelijk grotendeels het (op IE-gronden gedeeltelijk toewijzende) vonnis waarvan beroep, met uitzondering van de dwangsombepaling: “De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen.”

4.5.1. Hoewel de tekst van punt 4 van de memorie van grieven, geciteerd in rov. 4.4., inderdaad onduidelijk is, begrijpt het hof de stellingen van [X.], waaronder en meer in het bijzonder punt 34 van de memorie van grieven, aldus dat het vonnis in stand dient te blijven voor zover haar vorderingen zijn toegewezen en dat zij haar vorderingen handhaaft. Uit de tekst van de memorie en uit de grieven blijkt echter niet dat [X.] het vonnis aanvecht voor zover haar vorderingen op basis van IE-recht zijn afgewezen. Het hof begrijpt dat [X.] daarnaast in hoger beroep nieuw geformuleerde vorderingen instelt, gebaseerd op gesteld onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s., met name oneerlijke concurrentie.

4.6. Omdat [Y.] en [Z.] in hoger beroep niet zijn verschenen, is een verandering of vermeerdering van eis tegen hen uitgesloten (art. 130 lid 3 Rv). Het hof zal bij ieder onderdeel van de vordering in hoger beroep nagaan of van een verandering of vermeerdering van eis sprake is. De grondslag voor deze vorderingen, onrechtmatige daad, gebaseerd op de stellingen dat Grand Foodcompany c.s. direct een nieuwe onderneming is gestart met hetzelfde product, afkomstig van dezelfde producent in China en in dezelfde markt, gericht op dezelfde klanten, is ook al in eerste aanleg naar voren gebracht (verg. pleitnota [X.] blad 8 en het vonnis waarvan beroep onder 3.1.4.). Wel heeft [X.] in de memorie van grieven nieuwe verwijten tegen Grand Foodcompany c.s. naar voren gebracht.

(…) 4.12. Het hof overweegt allereerst dat het er in deze procedure niet om gaat of Grand Foodcompany c.s. het vonnis waarvan beroep correct heeft nageleefd. Indien daarover een geschil bestaat moet [X.] een executiegeschil aanhangig maken. In de tweede plaats is het door [X.] in hoger beroep gestelde met betrekking tot vermeend onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s. uitsluitend van belang voor zover dat tot toewijzing van de vorderingen zou kunnen leiden. Of in het algemeen sprake is (geweest) van onrechtmatig handelen dat tot schade van [X.] heeft geleid komt derhalve niet aan de orde, nu de vordering tot betaling van een voorschot op schade is afgewezen en daartegen geen grief is aangevoerd.

4.12.1. De vordering sub a). De voorzieningenrechter heeft Grand Foodcompany c.s. de hiervoor in 4.3 onder 1) en 2) vermelde geboden en verboden opgelegd. De voorzieningenrechter heeft gemotiveerd dat en waarom niet alles wat [X.] met betrekking tot het gebruik van de woorden “Pure Tea” vorderde toewijsbaar was. Tegen die motivering heeft [X.] geen grief gericht. [X.] heeft in hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat Grand Foodcompany c.s. meer of andere dan de in eerste aanleg besproken activiteiten heeft verricht die ertoe zouden moeten leiden dat een verderstrekkend gebod of verbod op basis van onrechtmatige daad zou moeten worden toegewezen. Dat Grand Foodcompany gebruik maakt van de door haar geregistreerde domeinnaam is door [X.] niet onderbouwd en ook niet gebleken. De enkele registratie van die domeinnaam acht het hof niet onrechtmatig. De stelling dat Grand Foodcompany c.s. in PureTea-producten handelt is niet onderbouwd. (…) Voor het overige is niet gebleken dat Grand Foodcompany c.s. richting de markt, relaties of klanten de aanduiding “Pure Tea” heeft gebruikt. In zoverre falen de grieven. De vordering sub a) is voor het overige zo ruim geformuleerd dat zij niet kan worden toegewezen.

4.13.1. De regeling van de dwangsom in de art. 611a-611h Rv berust op de Benelux-Overeenkomst houdende Eenvormige Wet betreffende de dwangsom van 26 november 1973 (Trb. 1974, 6). Teneinde een uniforme interpretatie van de regeling te waarborgen bepaalt de Overeenkomst dat het Benelux-gerechtshof kennis neemt van vragen omtrent de uitleg van de Eenvormige Wet. De rechter die de dwangsom oplegt heeft een discretionaire bevoegdheid om daaraan (ook ambtshalve) de in de wet genoemde (art. 611a lid 4 en 611b Rv) modaliteiten te verbinden en is eveneens vrij de hoogte van de dwangsom te bepalen (BenGH 2 april 1984, NJ 1984, 704 en BenGH 17 december 1992, NJ 1993, 545).
De vraag rijst, of de onderhavige door de voorzieningenrechter uitgesproken, niet in de wettelijke regeling van de dwangsom genoemde modaliteit, die kennelijk verwijst naar art. 6:2 lid 2 BW en daaraan enige invulling geeft, geoorloofd is en of deze in overeenstemming is met de uitleg door het Benelux gerechtshof, en in navolging daarvan door de Hoge Raad, van de dwangsomregeling. Het hof is van oordeel dat naast de in de wet voorziene gevallen (art. 611d Rv) geen andere beperkingen op de verschuldigdheid van een eenmaal uitgesproken dwangsom kunnen worden geïntroduceerd. De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen (BenGH 9 maart 1987, NJ 1987, 910). De eisen van redelijkheid en billijkheid spelen een rol bij de vraag of zich een situatie van onmogelijkheid in de zin van art. 611d Rv voordoet, maar een afzonderlijke toetsing aan de eisen van redelijkheid en billijkheid gaat de wettelijke regeling van de dwangsom te buiten (BenGH 25 mei 1999, NJ 2000, 14 en HR 21 mei 1999, NJ 2000, 13). Grief 4 slaagt dus en het vonnis zal voor wat betreft genoemde clausule worden vernietigd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, behoudens ten aanzien onderdeel 5.5. van het dictum, waarin de voorzieningenrechter heeft bepaald dat geen van de opgelegde dwangsommen zal worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, (mede) gelet op de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

Lees het vonnis hier.

Vzr.  Rechtbank Breda, 3 maart 2011, LJN: BP7541, BVBA Melan tegen Team LC Concept BV c.s. 

Merkenrecht. Adwords. “Middels onbeduidend product van speelgoedhelicoptertje profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van merk voor verlichting.” Eiser Melan verkoopt lichtslingers onder de productnaam ‘Happy Lights’, gedaagde verkocht aanvankelijk onder dezelfde naam soortgelijke  lichtslingers, maar verkoopt haar lichtslingers na een eerder, ongepubliceerd vonnis, nu onder een andere naam. Gedaagde heeft erchter  inmiddels een merkinschrijving ‘Happy Lights’ voor speelgoed verricht en biedt nu onder die naam een speelgoedhelicoptertje aan op dezelfde webpagina als waarop zij de lichtslingers aanbiedt. Het helicoptertje is niet aanklikbaar.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van merkinbreuk sub a (speelgoed en verlichting zijn niet soortgelijk), maar wel van merkinbreuk sub c (kielzogvaren) en merkinbreuk door gebruik van het adword ‘Happy Lights’, omdat er sprake is van doelbewuste verwarring en van het profiteren van de reputatie van eiser.
 
Handelsnaamrecht/domeinnaam: 3.5. (…) Vastgesteld moet worden of de domeinnaam ook de naam is waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven. In dit verband is van belang het gebruik van de website www.happylights.nl. Op deze website wordt op de linkerhelft van de pagina het product led-helicopter Happy Lights en op de rechterhelft het product Cotton Ball Lights gepresenteerd en onderaan de website staat duidelijk vermeld dat Happy Lights en Cotton Ball Lights producten zijn van Team LC Concept BV. De domeinnaam wordt zo niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten.

Merkenrecht: 3.6. Melan stelt dat Team LC Concept BV c.s. op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a. en sub c. BVIE inbreuk maakt op haar beeldmerk, waarin het woord Happy Lights is opgenomen. Melan stelt dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a omdat beide merken worden gebruikt voor waren in de klasse “verlichting”. Volgens Melan betreft de helicopter ook verlichting.
Melan stelt voorts dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c. BVIE omdat Team LC Concept BV c.s. wil aanhaken bij de naam van de lichtslingers en katoenen bollen van Melan teneinde ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit en/of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Happy Lights en de onderneming en/of producten van Melan.

3.7. Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE faalt. Het speelgoedhelicoptertje van minimale omvang is niet aan te merken als ,, dezelfde waar” ten opzichte van de lichtslingers. Het eerste is speelgoed, het tweede verlichting. Voor het geïnteresseerde publiek is het verschil tussen beide zeer groot.

3.8. Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE slaagt. Door de publicatie in VT Wonen is het merk van Melan, met daarin de woorden ,, Happy Lights” bekend bij een aanmerkelijk deel van het geïnteresseerde publiek in een aanmerkelijk deel (Nederland) van het Beneluxgebied. (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, 14-09-1999, LJN: AC 3725). Deze bekendheid wordt daarenboven gevestigd door de onweersproken deelname aan beurzen door Melan.
De inrichting van de website www.happylights.nl was en is er evident op gericht om middels het onbeduidende product van de speelgoedhelicoptertjes - waarop zelfs niet kon worden doorgeklikt!- te profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van het merk van Melan, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Melan heeft geleverd om het imago van haar merk te creëren en te onderhouden (vgl. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18-06-2009, C-487/07, LJN: BJ 5859). Een rechtvaardiging is niet gesteld en ook niet aannemelijk.
Deze inbreuk is niet weggenomen door het weglaten van de verwijzing naar VT Wonen. Gedaagde sub 1, Team LC Concept BV, is blijkens de site zelf, én blijkens de concernstructuur (hoofd-)verantwoordelijk voor deze merkinbreuk. Gedaagde sub 2, Cotton Ball Lights BV, is daarnaast, als directe profiteur van de onrechtmatige uiting, medeverantwoordelijk te oordelen. Beiden moeten in staat worden geacht tot opheffing van de onrechtmatigheden op de site. Voor beiden is een verbod om deze en soortgelijke onrechtmatige publicaties te plegen, gerechtvaardigd.

Adwords: Onweersproken staat vast dat voor de website www.happylights.nl als adword wordt gebruikt: ,,happy lights”. Beide gedaagden zijn hiervoor, zoals overwogen, (mede)verantwoordelijk.

Richtinggevend is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 23-03-2010, C-236/08; C-237/08; C-238/08, LJN: BN 1584.
De houder van een merk is gerechtigd een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door de adverteerders zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet (Adword), reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer de reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

In dit geval schiep de beschreven internet-site www.happylights.nl voor de gemiddelde internetgebruiker de genoemde moeilijkheid. De lichtslingers aan de rechterzijde zijn ook feitelijk aangezien voor de lichtslingers van Melan.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was de site doordacht opgezet, en welbewust gericht op het stichten van verwarring en het profiteren van reputatie. Dit vestigt gegronde vrees voor voortzetting of herhaling in soortgelijke vormen. Een verbod in algemene formulering is daarom gerechtvaardigd.

Lees het vonnis hier. 

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 22 februari 2011, LJN: BP7380, [Appellant] h.o.d.n. Starfix tegen [Geïntimeerde]

Domeinnamen. Toerekenbare tekortkoming bij overeenkomst tot registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam; gedaagde/appellant betwist dat schade is geleden.

Appellant registreert domeinnaam www.fidpads.nl voor geïntimeerde, een uitvinder van een fitnessapparaat, zegt vervolgens de registratie op, waarna een Amerikaan de domeinnaam registreert. De Amerikaan wil de domeinnaam aanvankelijk alleen voor €10.000,- overdragen, draagt de domeinnaam vervolgens over aan appelant die hem weer overdraag aan geïntimeerde.  Geïntimeerde vordert i.c. vergoeding van de schade die zij geleden heeft door de verwijdering van de domeinnaam, appellant stelt dat er van schade eigenlijk geen sprake is. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, oordelend dat van schade wel degelijk sprake kan zijn.

8. (…) [geïntimeerde] heeft weliswaar erkend dat de domeinnaam inmiddels op 21 mei 2010 weer aan haar (om niet) is overgedragen, maar dat doet er niet aan af dat [geïntimeerde] de door haar in punt 32 van de inleidende dagvaarding genoemde, althans enige (buitengerechtelijke) kosten, als bedoeld in rechtsoverweging 6 onder 5, als gevolg van de tekortkoming van [appellant] heeft gemaakt. Bovendien acht het hof de mogelijkheid van enige schade in de vorm van een negatief effect op de verkopen van de fitpads-producten, als vermeld in rechtsoverweging 6 onder 1, aannemelijk. [geïntimeerde] heeft dit door haar gestelde negatieve effect aldus onderbouwd dat zij door het niet kunnen beschikken over een website onder de domeinnaam geen eigen verkopen via de website heeft kunnen doen en het product niet heeft kunnen promoten, naar het hof begrijpt, (ook) ten behoeve van de verkopen door Armacell, van welke verkopen de aan haar verschuldigde licentievergoedingen (bonussen) afhankelijk zijn.

(…)

Nu deze website niet ontwikkeld kon worden en dus ook niet de bedoelde support-/ promotiefunctie kon vervullen, acht het hof de mogelijkheid van enige schade ten gevolge daarvan aannemelijk. [appellant] stelt dat [geïntimeerde] haar schade had kunnen en moeten beperken door een alternatieve domeinnaam, zoals een van de domeinnamen die [appellant] inmiddels had geregistreerd - www.fitpads.nl, .eu, .org en .biz en www.fit-pads.com en .nl - te gebruiken voor een website. [geïntimeerde] heeft gemotiveerd betwist dat de aangeboden domeinnamen een gelijkwaardig alternatief waren en daarmee dat zij haar schade (volledig) had kunnen beperken door een alternatieve domeinnaam te gebruiken. In dat verband twisten partijen of de onderhavige . com/dot com domeinnaam voor [geïntimeerde] een (internationale commerciële) meerwaarde had. Hierbij gaat het er dus in feite om of [geïntimeerde] haar schade had kunnen en moeten beperken en/of de schade (deels) aan haar zelf is toe te rekenen, ter zake waarvan de bewijslast in beginsel op [appellant] rust, die geen bewijsaanbod heeft gegaan. Deze vragen kan het hof thans niet beantwoorden en kunnen in de schadestaatprocedure aan de orde komen.

Gelet op het bovenstaande acht het hof de mogelijkheid van enige schade ten gevolge van het niet kunnen beschikken over de domeinnaam in de periode van 4 maart 2007 tot 21 mei 2010 aannemelijk. Dit brengt mee dat de vordering tot vergoeding van schade op te maken dient te worden toegewezen.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Maastricht, 24 februari 2011, KG ZA 11-19, Kew Jaliens tegen Yourprivatename.nl (met dank aan Bert-Jan van den Akker, Dijkstra Voermans)

Merkenrecht. Domeinnaamkaping. Gedaagde registreert zonder toestemming de domeinnamen kewjaliens.nl en kew-jaliens.nl. Kew Jaliens, eveneens houder van het woordmerk Kew Jaliens, maakt bezwaar tegen de registratie en ziet zijn vorderingen toegewezen.

Jaliens heeft ook na vier jaar nog voldoende spoedeisend belang. Gedaagde heeft geen geldige reden en er is geen sprake van zaakwaarneming. Een Oudere domeinnaamregistratie leidt niet tot sterker recht dan jongere merkregistratie en ‘Kew Jaliens’ wordt aangemerkt als een bekend merk: merkinbreuk ‘sub c’. Gedaagde dient de domeinnamen over te dragen, maar wel tegen kostenvergoeding door Jaliens voor de registratie, à €199,- per domeinnaam. Te verrekenen met de onbetwiste 1019h proceskosten à €9.650,31.

Spoedeisend belang: 3.1 (...) Jaliens was tot eind 2010 niet op de hoogte van de bedoelde deponeringen en hoefde dat ook niet te zijn. Het belang om te kunnen beschikken over de bedoelde domeinnamen is bij Jaliens pas actueel geworden toen hij eind 2010 begonnen is met het treffen van voorbereidingen voor een nieuwe carrière - gerelateerd aan zijn huidige carrière - na de beëindiging van zijn actieve camiere als profvoetballer, welke carrière - naar onweersproken is gesteld - op voorzienbare termijn zal plaatsvinden.

Merkinbreuk ‘sub c’: 3.4. Ten gronde overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter handelt X in ieder geval in strijd met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. De tekens, de door X gedeponeerde domeinnamen (kewjaliens.nl en kew-jaliens.nl), stemmen overeen met het door Jaliens gedeponeerde merk Kew Jaliens. De bedoelde tekens worden gebruikt voor de aanduiding van een website, die bezoekers van die website doorleidt naar een door X geëxploiteerde site met de naam www.linktoppers.nl. Een dergelijk gebruik is te beschouwen als een gebruik in het economisch verkeer.

3.5. Gelet op de bekendheid van Kew Jaliens als profvoetballer, die op hoog niveau heeft gespeeld en die daardoor een aanzienlijke mate van bekendheid heeft gekregen, is er ook sprake van een bekend merk als bedoeld in voormeld artikel.

3.8. X presenteert zich aldus als een soort zaakwaarnemer van Jaliens, nu hij stelt dat Jaliens dankzij het handelen van X uit de handen blijft van domeinnaamkapers. Dat levert echter geen geldige reden op voor het omstreden deponeren van de domeinnamen. Jaliens zou anders worden gedwongen om een vergoeding te betalen voor werkzaamheden door X, waarvoor Jaliens geen opdracht heeft gegeven. De voorzieningenrechter kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de deponering enkel heeft plaatsgevonden om Jaliens de mogelijkheid te ontnemen om onder zijn eigen naam een domeinnaam te registreren. Dat Jaliens dat zal willen doen onder zijn eigen naam ligt ook voor de hand, nu hij zijn naamsbekendheid zal willen gebruiken voor het ontplooien van economische activiteiten in zijn nieuwe carrière. Dat X voor zijn ongevraagde werkzaamheden aanzienlijk minder kosten in rekening brengt dan "echte" domeinnaamkapers volgens hem zouden doen, is niet relevant.

3.9. Niet onbelangrijk in dit verband is ook dat X heeft gesteld dat indien Jaliens de domeinnamen niet zou willen overnemen tegen de door X gevorderde vergoeding, X de registratie van de domeinnamen zal opheffen. (…) Gegeven het oordeel dat de door X gedane registraties onrechtmatig zijn, en door overdracht van domeinnamen door X aan Jaliens kan worden voorkomen dat Jaliens wordt blootgesteld aan het risico om opnieuw te moeten procederen, indien de domeinnamen in het publieke domein vallen en dan door derden worden geregistreerd, acht de voorzieningenrechter het onredelijk dat X de registratie opheft in plaats van de domeinnamen overdraagt aan Jaliens. Het is immers geen belang van X dat derden de prijsgegeven domeinnamen moeten kunnen registreren.

3.10. Ook het verweer van X, dat de deponering van de domeinnamen dateert van vóór de deponering van het merk door Jaliens en dus niet onrechtmatig is, moet worden verworpen. In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat een oudere domeinnaamregistratie leidt tot een sterker recht dan een jongere merkregistratie. Dit hangt van een weging van het belang bij de domeinnaam enerzijds en het merk anderzijds.

3.1 1. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Jaliens - al met al - het betere recht op de domeinnaam. Gelet op de naamsbekendheid die Jaliens heeft verworven, ligt het voor de hand dat mensen die informatie willen vergaren over het wel en wee van Jaliens (als profvoetballer) dan wel over de door deze aangeboden zaken of diensten.

3.13. X heeft nog gesteld dat de vordering tot overdracht van de domeinnamen moet worden afgewezen, omdat Jaliens daar geen vergoeding tegenover stelt en Jaliens aldus op sluwe wijze zijn domeinnaam gratis probeert te krijgen. Ter zitting heeft Jaliens verklaard dat het redelijk is dat hij de registratiekosten van de domeinnamen moet vergoeden. De voorzieningenrechter verstaat het verweer van X als een beroep op verrekening wegens ongerechtvaardigde verrijking van Jaliens ter zake die registratiekosten. Dit beroep van X op ongerechtvaardigde verrijking komt de voorzieningenrechter gegrond voor. Uit de stellingen van Jaliens begrijpt de voorzieningenrechter dat de kosten van registratie per domeinnaam € 199,-- hebben bedragen. Derhalve zal de voorzieningenrechter bepalen dat met de vordering van Jaliens een bedrag van tweemaal € 199,- verrekend dient te worden.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 3 maart 2011, KG ZA 11-71 P/LO, Vakantieveilingen.nl tegen Biedt & Geniet B.V. (met dank aan Menno Heerma van Voss, KEENON)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Vakantieveilingen.nl tegen vakantieveiling.nl.

Gedaagde gebruikt de domeinnaam vakantieveiling.nl. als handelsnaam (“Bij een onderneming die alléén actief is op het internet kan de domeinnaam in de regel al snel als handelsnaam worden beschouwd.”) en handelsnaamrechtelijke verwarring met Vakantieveilingen.nl is derhalve te duchten, mede omdat Vakantieveilingen.nl een aanzienlijk marktaandeel heeft en een zekere bekendheid geniet. Het op zich beschrijvende merk Vakantieveilingen.nl is daarnaast voldoende ingeburgerd (en om die reden ook alsnog ingeschreven door het BBIE), waarbij de voorzieningenrechter opmerkt dat in de internetwereld een merk sneller en met minder reclame-inspanningen bekend kan worden dan in het traditionele handelsverkeer. Inbreuk aangenomen. Eiser Emesa kan zich echter niet tegen ieder gebruik van het woord vakantieveiling door derden kan verzetten, maar wel tegen”‘het gebruik door een derde als onderscheidingsteken voor waren of diensten, derhalve als merk”.

Handelsnaamrecht: 4.4. (…) Gelet op het bedrijfsmatige karakter waarop Bied&Geniet tot op heden heeft deelgenomen en voornemens is in de toekomst deel te nemen aan het handelsverkeer en de wijze waarop zij zich heeft gepresenteerd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam www.vakantieveiling.nl tevens als gebruik als handelsnaam kan worden aangemerkt. Bied&Geniet is immers van plan op die website haar commerciële diensten aan te bieden en heeft zich bekendgemaakt bij het relevante publiek met gebruik van de tekst VakantieVeiling.nl. Bij een onderneming die alléén actief is op het internet kan de domeinnaam in de regel al snel als handelsnaam worden beschouwd. (…) Weliswaar staat in de brochure vermeld dat Bied&Geniet B.V. het bedrijf is dat de website lanceert, maar gelet op de wijze en frequentie waarop VakantieVeiling.nl in de brochure wordt vermeld, is de voorzieningenrechter van oordeel dat sprake is van gebruik van VakantieVeiling.nl als handelsnaam. Op de website (onder constructie) staat bovenaan de webpagina in grote letters: 'Bied & Geniet op vakantieveiling.nl', waarbij 'vakantie' en 'veiling.nl' in verschillende kleuren zijn afgebeeld. Ook in deze presentatie ziet de voorzieningenechter gebruik als handelsnaam, nu door het relevante publiek op z'n minst kan worden getwijfeld over de vraag of de woorden "bied&geniet" als aansporing zijn bedoeld of niet en die zin - mede door het gebruik van de twee kleuren - erop gericht is dat bij het publiek voord het gedeelte vakantieveiling.nl blijft hangen.

4.6. (…) Hoewel de woorden 'vakantie' en 'veiling' beschrijvend van aard zijn voor de activiteiten die beide ondernemingen ontplooien en deze omstandigheid een beperking in de beschermingsomvang kan mee brengen, mag het gebruik van de aanduiding 'vakantieveiling' door Bied&Geniet er niet toe leiden dat gevaar voor verwarring ontstaat. Gelet op het geringe onderscheid tussen de handelsnamen/domeinnamen en de identieke diensten die door beide ondernemingen worden aangeboden is voorshands voldoende aannemelijk dat verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. Voldoende aannemelijk is ook dat VakantieVeilingen.nl een aanzienlijk marktaandeel en een zekere bekendheid heeft verworven, of dat nu komt doordat het fenomeen veilingen in z'n algemeenheid een hype is, zoals Bied&Geniet heeft aangevoerd, of het resultaat is van eigen inspanningen van Emesa. De kans dat een consument die op zoek is naar VakantieVeilingen,nl zich vergist en vakantieveiling.nl intypt is aanzienlijk. Dat naast www.vakantieveilingen.nl ook www.vakantie-veiling.nl, www.vakantie-veiling.net, www.vakantievelingen.net en https://vakantie-veiling/jouwpagina.nl actief zijn, doet aan de handelsnaaminbreuk van Bied&Geniet niets af. Bied&Geniet zal daarom worden veroordeeld het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam (www.)vakantieveiling.nl te staken binnen na te noemen termijn.

Merkenrecht: 4.9. Nu het BBIE heeft besloten het merk in te schrijven omdat Emesa de inburgering voldoende heeft aangetoond, is het aan Bied&Geniet om aannemelijk te maken dat geen sprake is van een bekend merk, en daarvoor heeft zij te weinig aangevoerd. De stellingen dat het reclamebudget van Emesa klein is in vergelijking tot online reisaanbieders en dat de  periode waarin Emesa opereert te kort is om een bekend merk te vestigen zijn daarvoor onvoldoende. In de internet diensten-sector gelden immers andere' normen dan in de traditionele reisbranche, zodat geen rechtstreekse vergelijking kan worden gemaakt tussen VakantieVeilingen.nl en reisaanbieders zoals bijvoorbeeld Kras of Oad. Hetzelfde geldt voor het argument dat de periode waarin Vakantieveilingen-n1 actief is te kort is om een merk te laten inburgeren. In de internetwereld kan een merk sneller en met minder reclame-inspanningen bekend worden dan in het traditionele handelsverkeer. Emesa heeft in dat verband gewezen op Google, Marktplaats en Facebook, ondernemingen die in relatief korte tijd en zonder zogenoemde 'buitenreclame' groot zijn geworden. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voorshands voldoende aannemelijk is dat VakantieVeilingen.nl een bekend merk is. In dit geding zal dan ook niet worden vooruitgelopen op de uitspraak van een bodemrechter dat het merk van Emesa mogelijk nietig of vernietigbaar is.

4.10. (…) Vooropgesteld wordt dat het merk bestaat uit een samenvoeging van twee woorden die op zichzelf beschrijvend zijn. Het woord komt niet voor in het woordenboek van Van Dale, maar het is dan ook een relatief nieuw begrip en het is niet ongebruikelijk in de Nederlandse taal om het woord 'veiling' vooraf te laten gaan door het product dat wordt geveild. Het voorgaande brengt mee dat Emesa zich niet tegen ieder gebruik van het woord vakantieveiling door derden kan verzetten. Zij kan zich echter wel verzetten tegen het gebruik door een derde als onderscheidingsteken voor waren of diensten, derhalve als merk. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.5 is overwogen is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het gebruik door Bied&Geniet van het teken Vakantieveiling.nl ook heeft te gelden als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten en gelet op de gelijkenis tussen VakantieVeilingen.nl en Vakantieveiling,nl, zoals eveneens overwogen in 4.5, is daardoor verwarring te duchten bij het publiek, Bied&Geniet maakt daarmee inbreuk op de merkenrechten van Emesa in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub b BVIE (…).

Voor overdracht van de domeinnamen is onvoldoende grond.  Geen verweer tegen 1019h proceskostenvordering: €13.000

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Rotterdam, 23 februari 2011, LJN:BP6464, Eiser tegen Lock Expert Beveiliging V.O.F.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht.Vordering afgewezen. Eiser heeft een ander dan het geregistreerde merk aan vordering ten grondslag gelegd (Lock Expert, i.p.v. het ingeschreven Lock Expert Beveiligingen). “De op dat onhoudbare standpunt gebaseerde vordering van Lock Expert c.s. ten aanzien van merkinbreuk (art. 2.20 BVIE) kan daarom niet slagen.” Geen gevaar voor verwarring door handelsnamen. Geen wanprestatie ten aanzien van de eerdere onthoudingsverklaring.

Merkenrecht: 2.3 De rechtbank acht het onbegrijpelijk dat Lock Expert c.s. zich één en andermaal op het standpunt stelt dat Lock Expert houdster is van het merk "Lock Expert" en - uitdrukkelijk - niet van het merk "Lock Expert Beveiligingen" zoals [eiser] aanvoert, waarbij Lock Expert c.s. verwijst naar een door haar (als productie 1 bij de kort gedingdagvaarding) overgelegde kopie uit het merkenregister waarop in feite alleen het woord "LOCK EXPERT" zichtbaar is. Dat standpunt van Lock Expert c.s. is immers kennelijk onjuist, zoals blijkt uit de door [eiser] overgelegde kopie uit het openbare BBIE-Merkenregister van [inschrijvingsnummer]: het gaat om een beeldmerk bestaande uit de woorden "LOCK EXPERT" in blauwe letters met daaronder het woord "BEVEILIGINGEN" in goudgele letters en daarnaast een logo. Hier is derhalve onmiskenbaar sprake van een onjuiste voorlichting van de rechtbank als waarop art. 21 Rv het oog heeft. De op dat onhoudbare standpunt gebaseerde vordering van Lock Expert c.s. ten aanzien van merkinbreuk (art. 2.20 BVIE) kan daarom niet slagen. Dat geldt eveneens voor zover de vordering van Lock Expert c.s. berust op het voeren door [eiser] van een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van het merk van Lock Expert (art. 5a Handelsnaamwet).

Handelsnaamrecht: 2.6 Bij het antwoord op de vraag of door het gebruik van de jongere handelsnaam "Your key and lock expert" naast de oudere handelsnaam "Lock Expert Beveiligingen" verwarring te duchten is tussen de ondernemingen van [eiser] en Lock Expert zijn verschillende omstandigheden van belang:
(a) tussen de twee handelsnamen bestaan duidelijke en meer dan ondergeschikte verschillen, ook al komt in beide namen de woordcombinatie "lock expert" voor;
(b) de verschillende onderdelen van de twee handelsnamen zijn vooral beschrijvend van aard; dat geldt met name ook voor de woordcombinatie "lock expert"; daaraan doet niet af dat het gaat om Engelse woorden;
(c) de handelsnaam "Your key and lock expert" wordt steeds gebruikt in combinatie met de handelsnaam "[eiser] Beveiligingen"; het publiek ziet deze namen dus steeds samen;
(d) de ondernemingen van [eiser] en Lock Expert bewegen zich op hetzelfde terrein en zijn beide actief in de regio Rotterdam;
(e) niet is gebleken of aannemelijk dat "Lock Expert Beveiligingen" moet worden aangemerkt als een bekende handelsnaam van een bekende onderneming;
(f) niet is gebleken of aannemelijk geworden dat het gebruik van de handelsnaam "Your key and lock expert" daadwerkelijk heeft geleid tot verwarring bij het in aanmerking te nemen publiek; voor de door Lock Expert c.s. gestelde 'bewuste misleiding door [eiser] van klanten die daardoor bedrogen uitkomen' ontbreekt elke feitelijke onderbouwing.

2.7 De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot het oordeel dat geen sprake is van inbreuk op het handelsnaamrecht van Lock Expert als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet. Ook is er geen grond om te oordelen dat [eiser] anderszins onrechtmatig heeft gehandeld jegens Lock Expert c.s.

Wanprestatie: 2.8. Het verwijt van Lock Expert c.s. dat [eiser] wanprestatie heeft gepleegd door in strijd te handelen met de onthoudingsverklaring moet van de hand worden gewezen.Vast staat immers dat het gebruik van de domeinnaam "yourkeyandlockexpert.nl" is gestaakt. Uit het hiervoor gegeven oordeel volgt dat geen sprake is van het gebruik - door het voeren van de handelsnaam "Your key and lock expert" - van een met de handelsnaam of het merk "Lock Expert Beveiligingen" overeenstemmende naam.

Lees het vonnis hier.