Handelsnaamrecht  

Verbonden waren

met dank aan Hendrik C.S. Tilma, Advocatenkantoor mr. drs. H.C.S. Tilma

Merkenrecht. Cafema tegen Coffema. Koffie  tegen koffiemachines. Merk- en handelsnaaminbreuk. Soortgelijke, ‘verbonden’ waren (“Die verbondenheid gaat dan ook veel verder dan het complementaire karakter van glaswerk en wijn.”). Verwarringsgevaar is aannemelijk.

4.3. Dat alles neemt echter niet weg dat de waren van partijen wel zodanig met elkaar verbonden zijn. dat deze naar het oordeel van de rechter kunnen worden aangemerkt als soortgelijk. Om de koffie van Deac te bereiden is immers een koffiemachine nodig zoals Coffema die levert. Die machine is specifiek bedoeld voor het bereiden van koffie (en eventuele andere warme dranken). Ter zitting is gebleken dat in de praktijk zeer wel zal voorkomen dat CAFEMA koffie in Coffema-machines wordt bereid. Die verbondenheid gaat dan ook veel verder dan het complementaire karakter van glaswerk en wijn, zoals aan de orde was in het door Coffema aangehaalde Waterford-arrest (HvJ EG; 7 mei 2009, C- 389/07), waarin geen soortgelijkheid werd aangenomen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat er in dit geval sprake is van gebruik in het economisch verkeer voor soortgelijke waren in de zin van artikel 2.20, lid 1 onder b. BVIE.

4.4. Het merk CAFEMA en het teken COFFEMA vertonen naar het oordeel van de rechter dermate veel gelijkenis dat voldoende aannemelijk is dat daardoor bij liet publiek verwarring kan ontstaan ten aanzien van de associatie van het merk. (…)

Lees het vonnis hier.

Chronologische aantekenboeken

met gelijktijdige dank aan Frederick Leentfaar, Deterink en Anne Voerman & Marc de Boer, Boekx

Handelsnaamrecht. Domeinen. Vervolg op eerder kort geding over de handels- en domeinnamen agenda.nl en theagenda.nl, waarin het hof het oordeel van de rechtbank dat agenda.nl inbreuk maak op theagenda.nl bevestigde (zie Gerechtshof Amsterdam, 13 juli 2010, IEF 9016).  P., de houder van theagenda.nl heeft echter na het arrest nagelaten om binnen zes maanden een eis in hoofdzaak in te stellen, waardoor het kort gedingvonnis haar kracht heeft verloren.

In het onderhavige geschil vordert eiser NL Unlimited een verklaring voor recht dat zij met agenda.nl en/of nlagenda.nl niet in strijd handelt met de handelsnaamrechten van gedaagde P. De rechtbank wijst de vorderingen toe waar het www.nlagenda.nl betreft, maar wijst de overige vorderingen af.

Agenda.nl wordt gebruikt als handelsnaam, maar gebruik als handelsnaam door eerdere houder wordt niet aangetoond, waardoor geen oudere handelsnaamrechten kunnen worden geclaimd. Theagenda.nl en agenda.nl zijn niet beschrijvend voor uitgaansagenda’s, ‘juist’ door de toevoeging .nl en doordat het woord uitgaan daarin niet wordt gebruikt. Verwarringsgevaar is aannemelijk en inbreuk door agenda.nl op theagenda wordt aangenomen.

Lees het vonnis hier (pdf).
Update:  hier (link) en hier (opgemaakte pdf)

(met dank aan Paul Mazel, Trip Advocaten & Notarissen)

Handelsnaamrecht. Hotelkamerveiling.nl tegen hotelveiling.nl. Vorderingen afgewezen, nu onvoldoende aannemelijk is dat eisers eerder dan gedaagde ondernemersactiviteiten heeft ontplooid. Ten overvloede concludeert de voorzieningenrechter dat de handelsnamen louter uit beschrijvende elementen bestaan en dat dat alleen eigenlijk al voldoende grond zou zijn om de vorderingen af te wijzen. "Door haar handelsnaam geheel en al samen te stellen uit beschrijvende elementen, heeft eiseres het risico genomen dat andere bedrijven gebruik maken van een handelsnaam met dezelfde beschrijvende woorden. "

4.4. Eiseres heeft aangevoerd dat zij sedert 2008 activiteiten onder de naam \\\\\\\'hotelkamerveiling\\\\\\\' heeft ontplooid. Gedaagde heeft, verwijzend naar het door de Hnw doorslaggevend geachte éérste gebruik, weersproken dat eiseres al langer dan gedaagde de naam \\\\\\\' hotel(kamer)veiling’ voert. Uit de overgelegde stukken (met name het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel) en het verhandelde ter zitting is de voorzieningenrechter gebleken dat eiseres eerst op 29 december 2010 is opgericht, terwijl gedaagde blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgericht op 10 december 2010. (…)

Vzr. Rechtbank Almelo, 16 maart 2011, LJN: BP8981, Eiseres tegen Gedaagde h.o.d.n. [W] Montage.

Handelsnaamrecht. [W]  tegen [W] Montage. Directe en indirecte inbreuk op handelsnaamrechten eiseres door het voeren van beider familienaam (W) door gedaagde. In citaten:

1.4  [gedaagde] was in dienst bij [eiseres], maar heeft per 1 oktober 2010 ontslag genomen, waarna de familiaire band tussen [eiseres] en de familie [W] geheel is verbroken.

4.8  (…) De aard van de ondernemingen is nagenoeg gelijk: het zijn beide ondernemingen die, blijkens de overgelegde uittreksels uit het handelsregister, zich richten op de verkoop en montage van glas, kunststof en aluminium kozijnen en zonwering. Het moge zo zijn dat zij zich richten op verschillende doelgroepen ([eiseres] richt zich met name op aannemers, terwijl [gedaagde] zich meer richt op de particuliere markt), dat neemt niet weg dat er een zekere overlap is van potentiële klanten, wat de mogelijkheid van directe verwarring geeft (daargelaten het hierna genoemde indirecte verwarringsgevaar). De plaats van vestiging draagt bij aan het verwarringsgevaar, nu beide ondernemingen op geringe afstand van elkaar - en door [gedaagde] nota bene op de voormalige vestigingsplaats van [eiseres] - worden gedreven.
Nu de wet door het gebruik van het woord ‘gevaar’ aangeeft dat de enkele reële mogelijkheid van verwarring al relevant is, moet de conclusie luiden dat er direct verwarringsgevaar bestaat in die zin dat personen die [eiseres] willen benaderen, terecht komen bij [gedaagde] en vice versa. Uit de door [eiseres] overgelegde stukken blijkt reeds dat goederen bestemd voor [gedaagde] bij [eiseres] zijn afgeleverd, zodat [eiseres] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat gevaar voor verwarring te duchten is en reeds daadwerkelijk heeft voorgedaan.

4.9 Voorts is er indirect verwarringsgevaar in die zin dat het publiek zal kunnen menen dat er een economische en/of juridische band bestaat tussen beide ondernemingen, met het risico dat [eiseres] wordt aangesproken op de prestaties van [gedaagde]. Het is immers naar het oordeel van de voorzieningenrechter zeer wel denkbaar dat [W] Montage door het publiek als een onderdeel van [eiseres] zal worden gezien, temeer nu [gedaagde] tot voor kort nog in dienst was bij [eiseres].

4.10  Het verweer van [gedaagde] dat hem niet kan worden verboden om zijn eigen naam als handelsnaam te voeren kan hem naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet baten. De werking van artikel 5 Hnw kan immers meebrengen dat een ondernemer niet zijn eigen naam mag gebruiken als handelsnaam voor zijn onderneming. Wel toegestaan is het normale gebruik van de eigen naam ter identificatie van de persoon die de onderneming drijft.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 24 maart 2011, KG ZA 11-167 MW/MV, Koninklijke Wegener N.V. c.s tegen Telegraaf Media ICT B.V. c.s. (met dank aan Josine van den Berg & Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Geschil tussen uitgevers over het gebruik van ‘dichtbij’ voor ‘hyperlokale’ media. Beide partijen hebben hun concept rond dezelfde tijd uitgerold, gedaagde De Telegraaf onder de domeinnaam dichtbij.nl en eiser Wegener onder onder domeinnamen als dichtbijbreda.nl. Wegener stelt i.c dat De Telegraaf inbreuk maakt op haar woordmerken (o.a. Wegener DichtbijMedia) en handelsnaamrechten m.b.t. de domeinnamen, maar ziet haar vorderingen afgewezen. Geen verwarring, geen kielzogvaren, geen handelsnaamgebruik domeinnamen, geen onrechtmatige daad. In citaten:

Merkenrecht: 5.3. (…) Wegener beschikt over de woordmerken Wegener Dichtbijmedia en DichtbijMedia. Wegener. Het teken dat door De Telegraaf wordt gebruikt is "Dichtbij". Het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van de woordmerken is "Wegener". "Dichtbij" en "Media" kunnen als min of meer beschrijvende bestanddelen van de merken worden beschouwd. Dat "Dichtbij" beschrijvend is volgt tevens uit de beslissing van het BBIE (zie 2.5). Van het bestanddeel "Dichtbij" kan voorshands evenmin worden gezegd dat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen en om die reden een merkfunctie kan vervullen. Op basis van de totaalindrukken van merk en teken. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de mate van visuele. auditieve en begripsmatige overeenstemming te gering is om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Reeds hierop stuit de vordering af van Wegener, die is gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. (…)

5.4. Wegener heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, met name op de grond dat De Telegraaf gebruik maakt van de domeinnaam www.dichtbij.nl. Wegener heeft in dit verband echter onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat De Telegaaf met gebruik van het teken Dichtbij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Wegener. Nog afgezien van het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken, is onvoldoende aannemelijk dat in dit geval sprake is van "kielzogvaren", zoals is opgenomen onder punt 3 1 van de dagvaarding. h dit kader is van belang dat beide partijen min of meer gelijktijdig (waarover hierna meer) een zelfde soort initiatief hebben ontplooid en dat beide initiatieven nog in de kinderschoenen staan. Wegener heeft dus nog geen reputatie opgebouwd waaruit voordeel kan worden getrokken. Derhalve is niet aannemelijk dat De Telegraaf "in het kielzog vaart”' van Wegener. het handelsnaamrecht.

Handelsnaamrecht: 5.5. (…) Bij beantwoording van de vraag of sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 5 Hnw is het volgende van belang. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft Wegener gesteld dat De Telegraaf onder haar domeinnamen websites exploiteert die een commerciële achtergrond hebben. Wegener miskent hiermee dat niet iedere commercieel gebruikte domeinnaam als een handelsnaam kan worden aangemerkt. Dit geldt alleen voor domeinnamen die tevens een handelsonderneming aanduiden. (…) Hiervan is in dit geval (vooralsnog) geen sprake. Onder de naam Dichtbij bieden partijen een "hyperlokaal interactief nieuwsplatform" aan. Het publiek zal Dichtbij niet opvatten als naam van een onderneming, maar als naam van één van de activiteiten of diensten die partijen aanbieden, waarbij partijen andere namen gebruiken ("TMG en "BN/De Stem") om zichzelf te identificeren. Hierop stuit de vordering van Wegener gebaseerd op het handelsnaamrecht af. (…)

Onrechtmatige daad:  5.7. Wegener stelt daarnaast dat het ook onrechtmatig is van De Telegraaf om de domeinnamen bestaande uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam te registreren, omdat zij daarmee onnodig en verwarringwekkend aanhaakt bij de soortgelijke registraties van Wegener (…).Naar het oordeel van de voorzieningenechter zou nodeloos gestichte verwarring in dit geval slechts tot onrechtmatigheid kunnen leiden indien komt vast te staan dat Wegener eerder dan De Telegraaf de naam Dichtbij heeft bedacht en gebruikt voor haar digitale platfom en dat tevens zou komen vast te staan dat geen sprake is van toeval. (…)

5.10, Mede op grond van hetgeen onder 5.8 en 5.9 is opgenomen is de voorzieningenechter van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat er bij het publiek (enige) verwarring kan ontstaan welke onderneming achter de Dichtbij domeinnamen schuilt. Verwarring valt te duchten omdat het bij beide partijen om dezelfde dienst/activiteit gaat, te weten een hyperlokaal interactief digitaal nieuwsplatform en de domeinnamen van partijen steeds bestaan uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam. Evenmin valt uit te sluiten dat Wegener de naam Dichtbij eerder heeft bedacht dan De Telegraaf. Een aanwijzing hiervoor vormt de registratie van haar twee woordmerken in 2007 en de registratie op 2 juli 2009 van twee domeinnamen, alle met het woord Dichtbij als onderdeel, terwijl De Telegraaf pas voor het eerst in november 2009 (aantoonbaar) "bezig" was met het woord Dichtbij. Desalniettemin kan dit niet leiden tot toewijzing van de vordering van Wegener in dit kort geding. De feiten zijn onvoldoende eenduidig om tot de conclusie te komen dat De Telegraaf zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Het enkele feit dat Wegena de naam Dichtbij eventueel eerder heeft bedacht is hiervoor onvoldoende. Daarvoor zou ook moeten komen vast te stam dat Wegener eerder dan De Telegraaf op juridisch relevante wijze (dat wil zeggen in de openbaarheid en in enige omvang) gebruik van de naam Dichtbij heeft gemaakt. Bovendien zou moeten blijken van bijkomende omstandigheden; hiervoor is immers al overwogen dat het enkel profiteren van andermans inspanningen niet per se onrechtmatig is. (…)

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2011, LJN: BP8125, [X.] N.V. tegen Grand Foodcompany B.V., [Y] & [Z].

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Procesrecht. Partijen waren eerder betrokken bij de inmiddels gefailleerde onderneming Pure Tea. Eiser [X] heeft inmiddels een overeenkomst gesloten met de curator over de IE-rechten en maakt bezwaar tegen de handelswijze van gedaagden, die eveneens verder zijn gegaan in de Thee-branche en daarbij verwijzen naar  “ons kindje” Pure Tea. De interpretatie van de grieven kost het hof enige moeite, maar het bekrachtigt uiteindelijk grotendeels het (op IE-gronden gedeeltelijk toewijzende) vonnis waarvan beroep, met uitzondering van de dwangsombepaling: “De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen.”

4.5.1. Hoewel de tekst van punt 4 van de memorie van grieven, geciteerd in rov. 4.4., inderdaad onduidelijk is, begrijpt het hof de stellingen van [X.], waaronder en meer in het bijzonder punt 34 van de memorie van grieven, aldus dat het vonnis in stand dient te blijven voor zover haar vorderingen zijn toegewezen en dat zij haar vorderingen handhaaft. Uit de tekst van de memorie en uit de grieven blijkt echter niet dat [X.] het vonnis aanvecht voor zover haar vorderingen op basis van IE-recht zijn afgewezen. Het hof begrijpt dat [X.] daarnaast in hoger beroep nieuw geformuleerde vorderingen instelt, gebaseerd op gesteld onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s., met name oneerlijke concurrentie.

4.6. Omdat [Y.] en [Z.] in hoger beroep niet zijn verschenen, is een verandering of vermeerdering van eis tegen hen uitgesloten (art. 130 lid 3 Rv). Het hof zal bij ieder onderdeel van de vordering in hoger beroep nagaan of van een verandering of vermeerdering van eis sprake is. De grondslag voor deze vorderingen, onrechtmatige daad, gebaseerd op de stellingen dat Grand Foodcompany c.s. direct een nieuwe onderneming is gestart met hetzelfde product, afkomstig van dezelfde producent in China en in dezelfde markt, gericht op dezelfde klanten, is ook al in eerste aanleg naar voren gebracht (verg. pleitnota [X.] blad 8 en het vonnis waarvan beroep onder 3.1.4.). Wel heeft [X.] in de memorie van grieven nieuwe verwijten tegen Grand Foodcompany c.s. naar voren gebracht.

(…) 4.12. Het hof overweegt allereerst dat het er in deze procedure niet om gaat of Grand Foodcompany c.s. het vonnis waarvan beroep correct heeft nageleefd. Indien daarover een geschil bestaat moet [X.] een executiegeschil aanhangig maken. In de tweede plaats is het door [X.] in hoger beroep gestelde met betrekking tot vermeend onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s. uitsluitend van belang voor zover dat tot toewijzing van de vorderingen zou kunnen leiden. Of in het algemeen sprake is (geweest) van onrechtmatig handelen dat tot schade van [X.] heeft geleid komt derhalve niet aan de orde, nu de vordering tot betaling van een voorschot op schade is afgewezen en daartegen geen grief is aangevoerd.

4.12.1. De vordering sub a). De voorzieningenrechter heeft Grand Foodcompany c.s. de hiervoor in 4.3 onder 1) en 2) vermelde geboden en verboden opgelegd. De voorzieningenrechter heeft gemotiveerd dat en waarom niet alles wat [X.] met betrekking tot het gebruik van de woorden “Pure Tea” vorderde toewijsbaar was. Tegen die motivering heeft [X.] geen grief gericht. [X.] heeft in hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat Grand Foodcompany c.s. meer of andere dan de in eerste aanleg besproken activiteiten heeft verricht die ertoe zouden moeten leiden dat een verderstrekkend gebod of verbod op basis van onrechtmatige daad zou moeten worden toegewezen. Dat Grand Foodcompany gebruik maakt van de door haar geregistreerde domeinnaam is door [X.] niet onderbouwd en ook niet gebleken. De enkele registratie van die domeinnaam acht het hof niet onrechtmatig. De stelling dat Grand Foodcompany c.s. in PureTea-producten handelt is niet onderbouwd. (…) Voor het overige is niet gebleken dat Grand Foodcompany c.s. richting de markt, relaties of klanten de aanduiding “Pure Tea” heeft gebruikt. In zoverre falen de grieven. De vordering sub a) is voor het overige zo ruim geformuleerd dat zij niet kan worden toegewezen.

4.13.1. De regeling van de dwangsom in de art. 611a-611h Rv berust op de Benelux-Overeenkomst houdende Eenvormige Wet betreffende de dwangsom van 26 november 1973 (Trb. 1974, 6). Teneinde een uniforme interpretatie van de regeling te waarborgen bepaalt de Overeenkomst dat het Benelux-gerechtshof kennis neemt van vragen omtrent de uitleg van de Eenvormige Wet. De rechter die de dwangsom oplegt heeft een discretionaire bevoegdheid om daaraan (ook ambtshalve) de in de wet genoemde (art. 611a lid 4 en 611b Rv) modaliteiten te verbinden en is eveneens vrij de hoogte van de dwangsom te bepalen (BenGH 2 april 1984, NJ 1984, 704 en BenGH 17 december 1992, NJ 1993, 545).
De vraag rijst, of de onderhavige door de voorzieningenrechter uitgesproken, niet in de wettelijke regeling van de dwangsom genoemde modaliteit, die kennelijk verwijst naar art. 6:2 lid 2 BW en daaraan enige invulling geeft, geoorloofd is en of deze in overeenstemming is met de uitleg door het Benelux gerechtshof, en in navolging daarvan door de Hoge Raad, van de dwangsomregeling. Het hof is van oordeel dat naast de in de wet voorziene gevallen (art. 611d Rv) geen andere beperkingen op de verschuldigdheid van een eenmaal uitgesproken dwangsom kunnen worden geïntroduceerd. De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen (BenGH 9 maart 1987, NJ 1987, 910). De eisen van redelijkheid en billijkheid spelen een rol bij de vraag of zich een situatie van onmogelijkheid in de zin van art. 611d Rv voordoet, maar een afzonderlijke toetsing aan de eisen van redelijkheid en billijkheid gaat de wettelijke regeling van de dwangsom te buiten (BenGH 25 mei 1999, NJ 2000, 14 en HR 21 mei 1999, NJ 2000, 13). Grief 4 slaagt dus en het vonnis zal voor wat betreft genoemde clausule worden vernietigd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, behoudens ten aanzien onderdeel 5.5. van het dictum, waarin de voorzieningenrechter heeft bepaald dat geen van de opgelegde dwangsommen zal worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, (mede) gelet op de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector kanton, 15 maart 2011, LJN: BP7681, A.P.K. Autoservice Brabant BV tegen gedaagde, h.o.d.n. APK & Autoservice Hobo

Handelsnaamrecht. A.P.K. Autoservice Brabant / A.P.K. Autoservice Hedel  tegen APH & Autoservice Hobo. Vordering afgewezen. Onvoldoende onderscheidend vermogen, nauwelijks gevaar voor verwarring.

5. De kantonrechter oordeelt als volgt: De kantonrechter is van oordeel dat de woorden "APK" en "Autoservice" zowel afzonderlijk, als in combinatie met elkaar dan wel verbonden door het woordje "en" of het teken "&" onvoldoende onderscheidend vermogen hebben om in aanmerking te komen voor bescherming. De kantonrechter oordeelt het gevaar voor verwarring nauwelijks aanwezig. Het onderscheidend vermogen is immers met name gelegen in de toevoeging "Brabant", "Hedel", of "Hobo" aan de woordencombinatie "APK Autoservice". Het feit dat verweerder in dienst is geweest van verzoekster maakt dit niet anders. Verzoekster heeft inmiddels ruimschoots de tijd gehad om haar klanten erop te wijzen dat dit dienstverband is verbroken. (…)

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam 22 september 2010, LJN BP7509 (Boost Concepts B.V. tegen Boost Company Holding B.V.)

Kort geding uitspraak ingezonden door Ton Rottier, Rottier advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Tussenvonnis in bodemprocedure na  kortgedingvonnis (KG ZA 09-735). Na het kort geding heeft gedaagde haar naam gewijzigd van Boost in BST, maar dient te bewijzen dat zij zich inmiddels ook niet meer profileert als ‘Boost.’ De rechtbank oordeelt wel dat het merk ‘Boost’ van eiser een geldig merk is ( ‘(to) boost’ is niet ingeburgerd in Nederland en is niet  louter beschrijvend), en dat door het gebruik van handelsnamen, andere tekens of (sub d) door ander gebruik van het bestanddeel ‘boost’ inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam en het merk van eiseres. Van onrechtmatige daad m.b.t. de ‘generieke en beschrijvende’ slogans ‘ondernemers in marketing’ en ‘entrepeneurs in marketing’ is geen sprake. 

Merkenrecht: 4(…) Zoals reeds uit rechtsoverweging 4.13 blijkt, stemmen merk en teken overeen omdat Boost het meest kenmerkende bestanddeel vormt van de door BST c.s. gebruikte tekens, zijn de diensten die partijen aanbieden soortgelijk en kan hierdoor verwarring ontstaan bij het publiek. Voor zover BST c.s. het teken ‘boost’ niet als bestanddeel van een handelsnaam gebruikt en ook niet ter onderscheiding van hun diensten (maar bijvoorbeeld als bestanddeel van een domeinnaam) kan Boost c.s. daartegen opkomen op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Op grond van dit artikel kan immers een teken worden verboden dat wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien dit gebruik afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. BST c.s. kan aan haar eigen merkinschrijvingen of depots geen rechten ontlenen omdat deze van latere datum zijn dan de merkinschrijvingen van Boost c.s., en ook hiervan het woord ‘boost’ het kenmerkende en dominante bestanddeel vormt. Ook deze beeldmerken vormen derhalve een inbreuk op de merkrechten van Boost c.s.. De omstandigheid dat in die beeldmerken de woorden voorafgegaan worden door een logo maakt dit niet anders.

Bewijsopdracht: 4.21.  BST c.s. heeft ter comparitie verklaard dat zij ter onderscheiding van haar ondernemingen, naar aanleiding van het tussen partijen gewezen vonnis in kort geding, niet langer de – inbreukmakende – naam Boost voert, maar als (handels-)naam de aanduiding ‘BST’ voert. Naar het oordeel van de rechtbank roept dat de vraag op of Boost c.s. thans nog voldoende belang heeft bij toewijzing van de door haar gevorderde verboden en dwangsommen. Bij beantwoording van die vraag zal de rechtbank ook betrekken of de – gestelde – inbreuk op het kortgeding vonnis (zie 4.23 en verder) in rechte komt vast te staan .

(…)

4.25.  De bewijslast en het bewijsrisico van de gestelde inbreuk ná 2 december 2009 (de datum van de schikking in spoed appel) rusten op Boost c.s. De rechtbank zal derhalve Boost c.s. toelaten tot het bewijs van haar stelling dat BST c.s. (tegen de redacteur van Adformatie) heeft vermeld dat haar handelsnaam ‘BST’ uitgesproken moet worden als ‘boost’. De procedure zal hiervoor naar de rol van 20 oktober 2010 worden verwezen. Iedere verdere beslissing in conventie zal worden aangehouden.

Proceskosten: 4.34: (…) De rechtbank stelt vast dat partijen hun vaststellingsovereenkomst zo uitleggen dat de rechtbank aan de hand van de maatstaf van 1019h Rv over de kosten van de onderhavige bodemprocedure, het kort geding en de het spoed appel dient te beslissen.

4.35.  De rechtbank overweegt dat, voor zover de in de schikking vervatte vaststellings-overeenkomst in strijd is met artikel 1019h Rv, de vaststellingsovereenkomst niet in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, zodat (op grond van artikel 7:902 BW) de rechtbank bij eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij zal veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en daarbij ook de in de eerdere procedures gemaakte kosten zal betrekken.

Lees het vonnis hier.

Vzr.  Rechtbank Breda, 3 maart 2011, LJN: BP7541, BVBA Melan tegen Team LC Concept BV c.s. 

Merkenrecht. Adwords. “Middels onbeduidend product van speelgoedhelicoptertje profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van merk voor verlichting.” Eiser Melan verkoopt lichtslingers onder de productnaam ‘Happy Lights’, gedaagde verkocht aanvankelijk onder dezelfde naam soortgelijke  lichtslingers, maar verkoopt haar lichtslingers na een eerder, ongepubliceerd vonnis, nu onder een andere naam. Gedaagde heeft erchter  inmiddels een merkinschrijving ‘Happy Lights’ voor speelgoed verricht en biedt nu onder die naam een speelgoedhelicoptertje aan op dezelfde webpagina als waarop zij de lichtslingers aanbiedt. Het helicoptertje is niet aanklikbaar.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van merkinbreuk sub a (speelgoed en verlichting zijn niet soortgelijk), maar wel van merkinbreuk sub c (kielzogvaren) en merkinbreuk door gebruik van het adword ‘Happy Lights’, omdat er sprake is van doelbewuste verwarring en van het profiteren van de reputatie van eiser.
 
Handelsnaamrecht/domeinnaam: 3.5. (…) Vastgesteld moet worden of de domeinnaam ook de naam is waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven. In dit verband is van belang het gebruik van de website www.happylights.nl. Op deze website wordt op de linkerhelft van de pagina het product led-helicopter Happy Lights en op de rechterhelft het product Cotton Ball Lights gepresenteerd en onderaan de website staat duidelijk vermeld dat Happy Lights en Cotton Ball Lights producten zijn van Team LC Concept BV. De domeinnaam wordt zo niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten.

Merkenrecht: 3.6. Melan stelt dat Team LC Concept BV c.s. op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a. en sub c. BVIE inbreuk maakt op haar beeldmerk, waarin het woord Happy Lights is opgenomen. Melan stelt dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a omdat beide merken worden gebruikt voor waren in de klasse “verlichting”. Volgens Melan betreft de helicopter ook verlichting.
Melan stelt voorts dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c. BVIE omdat Team LC Concept BV c.s. wil aanhaken bij de naam van de lichtslingers en katoenen bollen van Melan teneinde ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit en/of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Happy Lights en de onderneming en/of producten van Melan.

3.7. Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE faalt. Het speelgoedhelicoptertje van minimale omvang is niet aan te merken als ,, dezelfde waar” ten opzichte van de lichtslingers. Het eerste is speelgoed, het tweede verlichting. Voor het geïnteresseerde publiek is het verschil tussen beide zeer groot.

3.8. Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE slaagt. Door de publicatie in VT Wonen is het merk van Melan, met daarin de woorden ,, Happy Lights” bekend bij een aanmerkelijk deel van het geïnteresseerde publiek in een aanmerkelijk deel (Nederland) van het Beneluxgebied. (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, 14-09-1999, LJN: AC 3725). Deze bekendheid wordt daarenboven gevestigd door de onweersproken deelname aan beurzen door Melan.
De inrichting van de website www.happylights.nl was en is er evident op gericht om middels het onbeduidende product van de speelgoedhelicoptertjes - waarop zelfs niet kon worden doorgeklikt!- te profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van het merk van Melan, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Melan heeft geleverd om het imago van haar merk te creëren en te onderhouden (vgl. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18-06-2009, C-487/07, LJN: BJ 5859). Een rechtvaardiging is niet gesteld en ook niet aannemelijk.
Deze inbreuk is niet weggenomen door het weglaten van de verwijzing naar VT Wonen. Gedaagde sub 1, Team LC Concept BV, is blijkens de site zelf, én blijkens de concernstructuur (hoofd-)verantwoordelijk voor deze merkinbreuk. Gedaagde sub 2, Cotton Ball Lights BV, is daarnaast, als directe profiteur van de onrechtmatige uiting, medeverantwoordelijk te oordelen. Beiden moeten in staat worden geacht tot opheffing van de onrechtmatigheden op de site. Voor beiden is een verbod om deze en soortgelijke onrechtmatige publicaties te plegen, gerechtvaardigd.

Adwords: Onweersproken staat vast dat voor de website www.happylights.nl als adword wordt gebruikt: ,,happy lights”. Beide gedaagden zijn hiervoor, zoals overwogen, (mede)verantwoordelijk.

Richtinggevend is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 23-03-2010, C-236/08; C-237/08; C-238/08, LJN: BN 1584.
De houder van een merk is gerechtigd een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door de adverteerders zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet (Adword), reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer de reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

In dit geval schiep de beschreven internet-site www.happylights.nl voor de gemiddelde internetgebruiker de genoemde moeilijkheid. De lichtslingers aan de rechterzijde zijn ook feitelijk aangezien voor de lichtslingers van Melan.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was de site doordacht opgezet, en welbewust gericht op het stichten van verwarring en het profiteren van reputatie. Dit vestigt gegronde vrees voor voortzetting of herhaling in soortgelijke vormen. Een verbod in algemene formulering is daarom gerechtvaardigd.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 3 maart 2011, KG ZA 11-71 P/LO, Vakantieveilingen.nl tegen Biedt & Geniet B.V. (met dank aan Menno Heerma van Voss, KEENON)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Vakantieveilingen.nl tegen vakantieveiling.nl.

Gedaagde gebruikt de domeinnaam vakantieveiling.nl. als handelsnaam (“Bij een onderneming die alléén actief is op het internet kan de domeinnaam in de regel al snel als handelsnaam worden beschouwd.”) en handelsnaamrechtelijke verwarring met Vakantieveilingen.nl is derhalve te duchten, mede omdat Vakantieveilingen.nl een aanzienlijk marktaandeel heeft en een zekere bekendheid geniet. Het op zich beschrijvende merk Vakantieveilingen.nl is daarnaast voldoende ingeburgerd (en om die reden ook alsnog ingeschreven door het BBIE), waarbij de voorzieningenrechter opmerkt dat in de internetwereld een merk sneller en met minder reclame-inspanningen bekend kan worden dan in het traditionele handelsverkeer. Inbreuk aangenomen. Eiser Emesa kan zich echter niet tegen ieder gebruik van het woord vakantieveiling door derden kan verzetten, maar wel tegen”‘het gebruik door een derde als onderscheidingsteken voor waren of diensten, derhalve als merk”.

Handelsnaamrecht: 4.4. (…) Gelet op het bedrijfsmatige karakter waarop Bied&Geniet tot op heden heeft deelgenomen en voornemens is in de toekomst deel te nemen aan het handelsverkeer en de wijze waarop zij zich heeft gepresenteerd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam www.vakantieveiling.nl tevens als gebruik als handelsnaam kan worden aangemerkt. Bied&Geniet is immers van plan op die website haar commerciële diensten aan te bieden en heeft zich bekendgemaakt bij het relevante publiek met gebruik van de tekst VakantieVeiling.nl. Bij een onderneming die alléén actief is op het internet kan de domeinnaam in de regel al snel als handelsnaam worden beschouwd. (…) Weliswaar staat in de brochure vermeld dat Bied&Geniet B.V. het bedrijf is dat de website lanceert, maar gelet op de wijze en frequentie waarop VakantieVeiling.nl in de brochure wordt vermeld, is de voorzieningenrechter van oordeel dat sprake is van gebruik van VakantieVeiling.nl als handelsnaam. Op de website (onder constructie) staat bovenaan de webpagina in grote letters: 'Bied & Geniet op vakantieveiling.nl', waarbij 'vakantie' en 'veiling.nl' in verschillende kleuren zijn afgebeeld. Ook in deze presentatie ziet de voorzieningenechter gebruik als handelsnaam, nu door het relevante publiek op z'n minst kan worden getwijfeld over de vraag of de woorden "bied&geniet" als aansporing zijn bedoeld of niet en die zin - mede door het gebruik van de twee kleuren - erop gericht is dat bij het publiek voord het gedeelte vakantieveiling.nl blijft hangen.

4.6. (…) Hoewel de woorden 'vakantie' en 'veiling' beschrijvend van aard zijn voor de activiteiten die beide ondernemingen ontplooien en deze omstandigheid een beperking in de beschermingsomvang kan mee brengen, mag het gebruik van de aanduiding 'vakantieveiling' door Bied&Geniet er niet toe leiden dat gevaar voor verwarring ontstaat. Gelet op het geringe onderscheid tussen de handelsnamen/domeinnamen en de identieke diensten die door beide ondernemingen worden aangeboden is voorshands voldoende aannemelijk dat verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. Voldoende aannemelijk is ook dat VakantieVeilingen.nl een aanzienlijk marktaandeel en een zekere bekendheid heeft verworven, of dat nu komt doordat het fenomeen veilingen in z'n algemeenheid een hype is, zoals Bied&Geniet heeft aangevoerd, of het resultaat is van eigen inspanningen van Emesa. De kans dat een consument die op zoek is naar VakantieVeilingen,nl zich vergist en vakantieveiling.nl intypt is aanzienlijk. Dat naast www.vakantieveilingen.nl ook www.vakantie-veiling.nl, www.vakantie-veiling.net, www.vakantievelingen.net en https://vakantie-veiling/jouwpagina.nl actief zijn, doet aan de handelsnaaminbreuk van Bied&Geniet niets af. Bied&Geniet zal daarom worden veroordeeld het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam (www.)vakantieveiling.nl te staken binnen na te noemen termijn.

Merkenrecht: 4.9. Nu het BBIE heeft besloten het merk in te schrijven omdat Emesa de inburgering voldoende heeft aangetoond, is het aan Bied&Geniet om aannemelijk te maken dat geen sprake is van een bekend merk, en daarvoor heeft zij te weinig aangevoerd. De stellingen dat het reclamebudget van Emesa klein is in vergelijking tot online reisaanbieders en dat de  periode waarin Emesa opereert te kort is om een bekend merk te vestigen zijn daarvoor onvoldoende. In de internet diensten-sector gelden immers andere' normen dan in de traditionele reisbranche, zodat geen rechtstreekse vergelijking kan worden gemaakt tussen VakantieVeilingen.nl en reisaanbieders zoals bijvoorbeeld Kras of Oad. Hetzelfde geldt voor het argument dat de periode waarin Vakantieveilingen-n1 actief is te kort is om een merk te laten inburgeren. In de internetwereld kan een merk sneller en met minder reclame-inspanningen bekend worden dan in het traditionele handelsverkeer. Emesa heeft in dat verband gewezen op Google, Marktplaats en Facebook, ondernemingen die in relatief korte tijd en zonder zogenoemde 'buitenreclame' groot zijn geworden. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voorshands voldoende aannemelijk is dat VakantieVeilingen.nl een bekend merk is. In dit geding zal dan ook niet worden vooruitgelopen op de uitspraak van een bodemrechter dat het merk van Emesa mogelijk nietig of vernietigbaar is.

4.10. (…) Vooropgesteld wordt dat het merk bestaat uit een samenvoeging van twee woorden die op zichzelf beschrijvend zijn. Het woord komt niet voor in het woordenboek van Van Dale, maar het is dan ook een relatief nieuw begrip en het is niet ongebruikelijk in de Nederlandse taal om het woord 'veiling' vooraf te laten gaan door het product dat wordt geveild. Het voorgaande brengt mee dat Emesa zich niet tegen ieder gebruik van het woord vakantieveiling door derden kan verzetten. Zij kan zich echter wel verzetten tegen het gebruik door een derde als onderscheidingsteken voor waren of diensten, derhalve als merk. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.5 is overwogen is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het gebruik door Bied&Geniet van het teken Vakantieveiling.nl ook heeft te gelden als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten en gelet op de gelijkenis tussen VakantieVeilingen.nl en Vakantieveiling,nl, zoals eveneens overwogen in 4.5, is daardoor verwarring te duchten bij het publiek, Bied&Geniet maakt daarmee inbreuk op de merkenrechten van Emesa in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub b BVIE (…).

Voor overdracht van de domeinnamen is onvoldoende grond.  Geen verweer tegen 1019h proceskostenvordering: €13.000

Lees het vonnis hier.