Woord- en of beeldmerk  

Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba 28 oktober 2005, LJN BT6492 (Christian Dior tegen Luckey Cosmetic Clothing Center, zojuist vrijgegeven)

Merkenrecht. Antillen. Ompakkingsjurisprudentie. Rechtspraak.nl In geschil is of er sprake is van merkinbreuk. Prakash betoog dat in de Nederlandse Antillen als uitgangspunt "de vrije markt' en de “wereldwijde uitputting" geldt slaagt. Dior e.a. kunnen daarom geen verticale restricties bewerkstelligen waar het de verkoop van haar producten betreft. Hof oordeelt voorts dat Prakash niet gehouden is om parfums direct geen verticale restricties of van officiële distributeurs. Bij de inkoop bij verschillende steden gevestigde inkoopcentra is niet gebleken dat Prakash zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige daad. Voor wat betreft de stelling dat er door ompakking afbreuk is gedaan aan de 'goede faam' van de Dior e.a. gedeponeerde merken oordeelt het Hof dat Dior e.a. toegelaten worden tot bewijs van die stelling.

4.4 Het of stelt voorop dat Dior e.a. in casu de niet in de Nederlandse Antillen gevestigde merkgerechtigden zijn die haar producten elders dan in de Nederlandse Antillen vervaardigen en op de markt brengen. Ingevolge het dewege toepasselijke art. 23 lid 8 LMV omvat haar recht op de door haar in de Nederlandse Antillen gedeponeerde merken niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van die merken door Prakash, “tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is”. De toelichting op het artikel (Nota van wijziging, Staten van de Nederlandse Antillen, zitting 1996-1997-1747, nr.6, p. 3) luidt, voorzover hier van belang:
"In 1988 is in de toenmalige ontwerp-landsverordening op het merkenrecht gekozen voor landelijke uitputting. Deze keuze is ook overgenomen in de in 1995 ingediende ontwerp-landsverordening. Thans evenwel is de ondergetekende van mening dat het de voorkeur verdient in navolging van de huidige nog geldende regeling uit 1960 opnieuw te kiezen voor wereldwijde uitputting. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de Nederlandse Antillen als klein land sterk afhankelijk zijn van import. In verband hiermee is ons land het meest gebaat bij wereldwijde uitputting. Landelijke uitputting zou immers import uit goedkopere derde-landen in de weg kunnen staan, hetgeen produkten alhier onnodig duurder kan maken (duurder niet alleen voor onze eigen mensen maar ook voor de toeristen).
Nu er dus uitdrukkelijk is gekozen voor wereldwijde uitputting, staat het Prakash in beginsel vrij de door Dior e.a. vervaardigde en in het verkeer gebrachte parfums te verkopen.

4.5 Naar niet gemotiveerd door Dior e.a. is weersproken, betrekt Prakash de door haar te koop aangeboden parfums bij verschillende steden gevestigde inkoopcentra (3.b). Bij conclusie van dupliek heeft zij een inkoopnota van zo’n in Miami gevestigd centrum overgelegd. Mogelijk houden die verkoopcentra zich niet aan door Dior e.a. jegens hen bedongen voorwaarden. Bescheiden waaruit dat kan worden afgeleid zijn niet door Dior e.a. overgelegd. Uit hetgeen in dit geding is komen vast te staan kan niet worden afgeleid dat Prakash zich bij het inkopen van de parfums heeft schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad en bij ontbreken van een daarop gericht concreet bewijsaanbod, gaat het hof aan de daarop gerichte stelling van Dior e.a. voorbij. Hetgeen hiervoor onder 4.4 is overwogen in aanmerking genomen, valt ook niet in te zien op grond waarvan de verkoop van de parfums door Prakash onrechtmatig is jegens Dior e.a., ook al behoort haar winkel niet tot de geselecteerde “speciaalzaken” en “betere warenhuizen” (repliek onder 4). Gelet op het voorgaande valt ook niet in te zien dat Prakash gehouden is de betreffende parfums “direct van de fabriek te betrekken of van de officiële distributeur” (repliek onder 5). De stelling van Dior e.a. dat Prakash onrechtmatig handelt omdat zij “geen vergunning heeft die de verkoop van parfum toestaat” faalt eveneens, reeds omdat het Prakash blijkens de overgelegde vergunning van 22 augustus 1996 is toegestaan “schoonheidsmiddelen” te verkopen, tot welke categorie ook parfums worden gerekend.

4.6 Ten aanzien van de stelling van Dior e.a. dat door de verwijdering van de coderingen (3.c) en door de ompakking (3.e) afbreuk is gedaan aan de “goede faam” van de door Dior e.a. gedeponeerde merken, overweegt het Hof als volgt. Anders dan Dior e.a. menen – en in het door haar genoemde arrest van de Hoger Raad (NJ2002, 170) valt te lezen – brengt de verwijdering van de coderingen en de verpakkingen (memorie van grieven onder 4) en ompakking van de verpakte flesjes parfum niet zonder meer mee dat sprake is van merkinbreuk. Door Prakash is gemotiveerd weersproken dat de door haar ingekochte parfum wat presentatie betreft op enigerlei wijze onder doet voor de door Dior e.a. op de markt gebrachte producten. Er wordt hier op gewezen dat Dior e.a. de in art. 23 lid 8 MLV verankerde uitputtingsregel niet kan frustreren door het aanbrengen van coderingen op haar verpakking met “verzegeling” door cellofaanverpakking, in die zin dat reeds verwijdering, afplakking of vervanging van die coderingen en ompakking merkinbreuk tot gevolg heeft.. Nu Dior e.a. desondanks stellen dat de “goede faam” van haar merken door de ompakking en verwijdering van de coderingen is aangetast zullen zij worden toegelaten tot het bewijs van die stelling. De door Dior e.a. ter griffie van het GEA gedeponeerde dozen parfums kunnen in het kader van de bewijslevering aan het Hof worden getoond, vooropgesteld dat partijen het erover eens zijn dat zij zich (nog) in de staat bevinden als toen zij door Prakash. te koop werden aangeboden

Lees het arrest hier (LJN / pdf)
De redactie is op zoek naar de hierop volgende uitspraken (bewijsarrest, finale arrest); redactie@ie-forum.nl

Rechtbank Rotterdam 28 september 2011, LJN BT6243 (S.A. Nouvelle Rizerie Du Nord tegen gedaagde)

Merkenrecht. Namaak NRDN is houder woord-/beeldmerk PALMIER voor rijst. Gedaagde heeft supermarkt en heeft in 2010 zakken met basmatirijst verkocht onder de naam Palmier, opdruk sterk gelijkend op de zakken met 5 kg basmatirijst die NRN gebruikt.

Herkomst: Medio 2010 kwam een onbekende man zijn winkel in en bood hem zakken basmatirijst aan, een voorbeeld was meegenomen en gedaagde kende het merk, hij had eerder in zijn winkel dergelijke zakken verkocht. De prijs waarvoor de rijst werd aangeboden, was iets lager dan die van deze groothandelaren. Hij weet dat veel merken van producten beschermd zijn. Het vermelde bedrijf op de factuur/bon bleek een bouwbedrijf te zijn.

De rechtbank komt op grond van een en ander tot de conclusie dat het feit dat het hier ging om namaakzakken voor rekening dient te komen van [gedaagde] en dat derhalve de onrechtmatige merkinbreuk aan [gedaagde] kan worden toegerekend: verwijzing schadestaatprocedure voor geleden schade wegens merkinbreuk, vernietiging, proceskosten ex 1019h Rv á €5.893,69.

4.2 Niet is omstreden dat de zakken basmatirijst met het opschrift [persoon 1] die [gedaagde] in 2010 in zijn winkel heeft verkocht en ten tijde van de beslaglegging in voorraad had nabootsingen waren van de door NRDN gebruikte zakken [persoon 1] basmatirijst en dat met deze zakken inbreuk werd gemaakt op het merkrecht van NRDN. Het verkopen (en het in de winkel te koop aanbieden en daartoe in voorraad hebben) van die namaakzakken was derhalve onrechtmatig, zodat de gevraagde verklaring voor recht toewijsbaar is. Ook de vordering om toe te laten dat de inbeslaggenomen zakken rijst worden vernietigd is - als niet bestreden - voor toewijzing vatbaar.

4.3 Voor vergoeding van de schade die NRDN daardoor heeft geleden is vereist dat het onrechtmatig handelen aan [gedaagde] kan worden toegerekend omdat dit te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak die krachtens verkeersopvattingen voor zijn rekening komt.

4.6 [gedaagde] heeft de namaakzakken [persoon 1]-rijst - naar zijn zeggen - gekocht van een hem onbekende man en een hem onbekend Belgisch bedrijf en niet - zoals eerder - van een bekende groothandelaar, kennelijk zonder enige navraag te doen. De hiervoor weergegeven mededelingen van [gedaagde] en de door hem overgelegde koopbon en factuur vertonen onderlinge tegenstrijdigheden en deze roepen diverse vragen op die door [gedaagde] niet bevredigend zijn beantwoord.
De rechtbank komt op grond van een en ander tot de conclusie dat het feit dat het hier ging om namaakzakken voor rekening dient te komen van [gedaagde] en dat derhalve de onrechtmatige merkinbreuk aan [gedaagde] kan worden toegerekend.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf).

Kantonrechter in Kort Geding Rechtbank Amsterdam 30 september 2011, KK 11-788 (Kemper en Heerink tegen Van den Berg)

Met dank aan Jan Brölmann en Margriet Koedooder, De Vos & Partners Advocaten.

In't kort: Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Na een BBIE-oppositie (deels) te hebben overleefd (IEF 9724) Bandnaam wordt geregistreerd als o.a. beeldmerk/woordmerk, terwijl naamgever van de band  VANDENBERG, de achternaam van [gedaagde] betreft die de band in 1986 heeft verlaten. Staken van beeldmerk: geen (spoedeisend) belang omdat na deponering niet is gebruikt. Ook afwijzing woordmerk. Beperking proceskosten €6.000 zonder nakosten.

19. Dat Van den Berg bij de oprichting van de band, de naam Vandenberg - waarvan aannemelijker is dat deze is afgeleid van de achternaam van Van den Berg dan van een luchtmachtbasis in Amerika - heeft overgedragen aan een gemeenschappelijk vermogen dat toebehoorde aan de vier bandleden , is gelet op het voorgaande niet aannemelijk gemaakt. Daarbij speelt mee dat eisers noch in 1986 noch daarna bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik van de naam Vandenberg door Van den Berg, hetgeen een aanwijzing is dat de naam niet tot het gemeenschappelijk vermogen van de band hoorde. Dat nog steeds CD's worden verkocht met materiaal van de band en dat eisers, van den Berg en Zomer daarvoor nog royalties ontvangen maakt dat (voorlopig) oordeel niet anders.

21. Eisers worden in het ongelijk gesteld e worden daarom veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van Van den Berg. Er zijn termen om de gevorderde proceskosten te beperken tot een bedrag van € 6.000,- (inclusief btw en kantorkosten). De kantonrechter ziet thans geen aanleiing om nakosten toe te wijzen.

Merkenrecht. De website van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is vernieuwd, zie BOIP.int. We beperken ons voortaan tot een maandelijks overzicht. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard zijn om door te nemen.

In aanvulling op BBIE oppositie september 2011, IEF 10221, met de komst van de nieuwe site een update tot 30 september:

Rechtbank Zwolle-Lelystad 29 september 2011, LJN BT6169 (Uitgeverij Waanders B.V. tegen gedaagde)

Arbeidsovereenkomst met beëindigingsovereenkomst met toestemming gebruik merknaam en domeinnaam inclusief mailadressen, onder de naam Uitgeverij Komma, dan wel " ' ", echter wel is verboden boeken uit te geven in de segmenten: beeldende kunst in relatie tot musea, overleden kunstenaars, fotografie, geschiedenis en mode/textiel, tenzij uitdrukkelijk te kennen is gegeven dat men geen zaken met eiser wil doen. Onder last van een boetebeding.

Alle vorderingen worden afgewezen, omdat daarvoor het belang ontbreekt, dan wel niet aannemelijk is gemaakt. In citaten.

Inschrijving handelsregister: 4.4. "De inschrijving van Flevodruk Ideeën B.V. is gewijzigd, zodat de activiteit "Uitgeverijen van boeken" is verwijderd, geen belang bij de vordering meer"

Gebruik naam Uitgeverij in relatie met [A]: afgewezen
4.5.3. "nu [gedaagde] het woord "uitgeverij" terstond na de sommatie van Waanders van de website heeft verwijderd en Waanders niet (voldoende) aannemelijk heeft gemaakt dat [gedaagde] het voornemen heeft om de term "uitgeverij" in relatie met de naam "[A]" te gaan gebruiken."

Term boekenregisseur: afgewezen
4.6.3.  De voorzieningenrechter is met [gedaagde] van oordeel dat de term "boekenregisseur" niet het uitgeven van boeken impliceert. Volgens het woordenboek van Van Dale is een regisseur, indien daaraan een ander zelfstandig naamwoord zoals "boeken" voorafgaat, een "functionaris met een coördinerende, toezichthoudende functie". Een uitgever daarentegen is een "ondernemer die boeken, tijdschriften, cd's e.d. uitgeeft". Met het gebruik van de term "boekenregisseur" in relatie tot [A] handelt [gedaagde] dan ook niet in strijd met artikel 6.3 van de beëindigingsovereenkomst.
Het verweer van Waanders dat er verwarring te duchten zou zijn omdat het woord "uitgeverij" op de website www.[B] staat en vanwege de vermelding in het handelsregister van "Uitgeverijen van boeken" als activiteit bij Flevodruk Ideeën B.V. gaat niet op nu [gedaagde] aan de sommaties van Waanders tot verwijdering van dat woord en die activiteit reeds heeft voldaan (zie hiervoor onder 4.4. en 4.5.).
De vorderingen sub 1 en 2 zullen worden afgewezen.

Verbod derden aan te zetten tot beëindigen van zakelijke relaties met Waanders: niet aannemelijk
4.7.3.  De voorzieningenrechter is van oordeel dat Waanders niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat [gedaagde] [E] heeft aangezet om de relatie met Waanders te beëindigen. Uit genoemde e-mail van [E] aan [gedaagde] van 15 augustus 2011 blijkt immers dat het [E] zelf is die de relatie met Waanders wenst te beëindigen.
In het geval het boek niet van [E] is maar van [H], zoals door [gedaagde] is gesteld en niet door Waanders is weersproken, heeft de e-mail van [E] aan Waanders van 4 augustus 2011 niet geleid tot een beëindiging van de relatie met Waanders, zodat er überhaupt geen sprake van kan zijn dat [gedaagde] een zakelijk contact heeft aangezet tot het beëindigen van de relatie met Waanders.
Nu ten aanzien van het boek "South African Beauty" niet is gebleken van enige onrechtmatigheid van [gedaagde] jegens Waanders ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding de daarop ziende algemener geformuleerde vordering sub 3 toe te wijzen.

Aanpassing website in verband met orders: aangepast, geen belang
4.8.2.  [gedaagde] heeft gesteld dat hij de site reeds twee weken voor de zitting zodanig heeft aangepast dat geen boeken meer kunnen worden besteld omdat Waanders, in strijd met de beëindigingsovereenkomst, weigert boeken uit te leveren aan [A]. Verder is er slechts één klacht van één consument die in de periode van het tekenen van de beëindigingsovereenkomst een boek heeft besteld.
4.8.3.  Met de, onweersproken, stelling van [gedaagde] dat hij de website heeft aangepast, komt naar het oordeel van de voorzieningenrechter het belang van Waanders aan haar vordering sub 10 te ontvallen. De vordering sub 10 zal worden afgewezen.
Verder is de voorzieningenrechter met [gedaagde] van oordeel dat de enige door Waanders naar voren gebrachte klacht ziet op een bestelling die is gedaan in de periode dat de website is overgegaan van Waanders op [gedaagde]. Het lijkt dan ook meer te gaan om een eenmalige fout ontstaan bij die overgang dan om doelbewust handelen.

Achtergrond boekblad (link login).

Gerecht EU 29 september 2011, zaak T-415/09 (New Yorker SHK Jeans tegen OHIM / Vallis)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvrage woordmerk FISHBONE. Ouder Grieks beeldmerk FISHBONE BEACHWEAR. Relatieve weigeringsgrond, gedeeltelijke weigering (voor kleding en schoenen, maar niet voor tassen). Bewijs van normaal gebruik van ouder merk, verwarringsgevaar Extra bewijs wordt overwogen.

Algehele indruk (gebaseerd op visuele, fonetische en conceptuele indrukken) brengt ertoe dat er verwarringsgevaar ontstaat, waarbij moet worden aangetekend dat Board of Appeal er juist aan deed niet conceptueel te vergelijken, zie r.o. 93, omdat merendeel van het publiek het woord "fishbone" niet zal begrijpen.

90      Visually, in the view of the applicant, the figurative element of the earlier mark constituted by the fishbone, the term ‘beachwear’ and the additional graphical elements are not negligible and play a significant role in the overall impression of the earlier mark, which make it different from the mark applied for. In the contested decision, it appears that the Board of Appeal analysed, as regards the earlier mark, both the figurative element representing a fishbone and the word elements ‘fishbone’ and ‘beachwear’. In that regard, it correctly took the view that the figurative element representing a fishbone draws the attention of the relevant public because of its size and that the word element ‘fishbone’ is also important in the context of the visual assessment. Having regard to what is set out in paragraph 63 above, the term ‘beachwear’ being descriptive of the goods in question, the term ‘fishbone’ constitutes the only distinctive word element of the earlier mark and will more strongly draw the attention of the relevant public, who will identify it more easily than the first term. As for the ship’s wheel, although the Board of Appeal merely mentioned it without giving other details, the fact remains that, in essence, it forms part of the overall impression of the figurative mark.

91      It follows from the considerations set out in the previous paragraph that the Board of Appeal was wrong to find that there was a visual similarity between the signs at issue. If account is taken of all those elements, and in particular of the term ‘fishbone’, in the overall impression of the earlier mark, which element is the same as the mark applied for, the conclusion must be that there is only a certain degree of visual similarity between those signs.

92      Phonetically, since the term ‘fishbone’ is the distinctive word element of the mark in question which the relevant public will identify as an indication of the commercial origin of the goods, and since it is the same as the mark applied for, the view must be taken that there is aural similarity between the marks at issue.

93      Finally, as the Board of Appeal correctly held, without being challenged by the applicant, there is no need to assess the conceptual similarity between the signs, given that the meaning of the word ‘fishbone’ will not be understood by the majority of the relevant public.

95      The assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account, and in particular between the similarity of the trade marks and the similarity of the goods or services concerned. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa (Joined Cases T‑81/03, T-82/03 and T-103/03 Mast-Jägermeister v OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others) [2006] ECR II‑5409, paragraph 74). A likelihood of confusion exists if, cumulatively, the degree of similarity between the trade marks in question and the degree of similarity between the goods or services covered by those marks are sufficiently high (MATRATZEN, paragraph 45).

97      In the present case, having regard to the considerations set out in paragraphs 90 to 94 above, which allow the conclusion to be drawn that there is a certain degree of visual similarity and a high degree of phonetic similarity between the marks at issue, which are strengthened by the fact that the goods in question, in Class 25, are identical or similar, the view must be taken that there is a likelihood of confusion between the marks at issue. Even if the relevant public distinguishes the signs at issue, it may nevertheless believe that the goods in question come from the same undertaking or from economically-linked undertakings.

Gerecht EU 29 september 2011, zaak T-107/10 (Procter & Gamble Manufacturing Cologne tegen  OHMI / Natura Cosméticos)

Merkenrecht. Oppositieprocedure tegen aanvrage woordmerk NATURAVIVA. Ouder Duits en Gemeenschapswoordmerk VIVA. Relatieve weigeringsgrond, geen verwarringsgevaar. Visuele, fonetische en conceptuele toetsing leidt ertoe dat Board of Appeal juist de tekens NATURAVIVA en VIVA als verschillende tekens ziet. Gezien het verschil in o.m. aantal lettergrepen ‘na’, ‘tu’, ‘ra’, ‘vi’ and ‘va’ 5 lettergrepen tegenover 'vi' en 'va' slechts twee, ziet het Gerecht dit niet anders en de klacht wordt afgewezen.

46      Even if, visually and aurally, the word ‘viva’ is in both signs at issue, they are, however, significantly different.

47      Visually, as the Board of Appeal pointed out in paragraph 24 of the contested decision, the mark applied for NATURAVIVA is longer than the earlier mark VIVA and the beginning of the mark applied for is different to that of the earlier mark. Furthermore, due to its position at the beginning of the mark applied for, the element ‘natura’ is likely to have a greater impact than the rest of the mark applied for and thus to create a significant difference as regards the overall impression created by the earlier mark (see, to that effect, Joined Cases T‑183/02 and T‑184/02 El Corte Inglés v OHIM – González Cabello and Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) [2004] ECR II‑965, paragraph 81, and Case T‑112/03 L’Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR) [2005] ECR II‑949, paragraph 64).

49      Phonetically, as the Board of Appeal stated in paragraph 25 of the contested decision, the mark applied for consists of five syllables ‘na’, ‘tu’, ‘ra’, ‘vi’ and ‘va’, whereas the earlier mark is only made up of two syllables ‘vi’ and ‘va’. Those two syllables are, indeed, the same as the last two syllables in the mark applied for. Nevertheless, the first three syllables of the mark applied for, to which the consumer’s attention is normally drawn, are different (see, to that effect, MUNDICOR, paragraph 83). Similarly, the relevant public will have a tendency to sound the beginning of the mark applied for more emphatically than the end, and thereby emphasise the differences between the two signs. It must therefore be considered that the signs at issue display different phonetic sequences.

50      Conceptually, as has been noted in paragraph 38 above, the signs at issue are clearly different for those of the relevant public who understand their meaning, whereas, for the rest of the public, a conceptual comparison of the signs is irrelevant as they do not have a clear and precise meaning.

51      In the light of the foregoing, it must be concluded that the Board of Appeal rightly held, in paragraph 30 of the contested decision, that the signs NATURAVIVA and VIVA are different.

Gerecht EU, 29 september 2011, zaak T-150/10 (Telefónica O2 Germany tegen OHIM / Loopia).

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprodedure tegen woordmerkaanvrage LOOPIA (hosting  computersites) op basis eerder gemeenschapswoordmerken LOOP en LOOPY. Relatieve weigeringsgrond, verwarringsgevaar. Vernietiging van Board of Appeal, want er waren geen soortgelijke waren of diensten, maar van functionele complementairiteit.

33 According to settled case-law, in assessing the similarity of the goods or services concerned, all the relevant features of the relationship between them should be taken into account, including, inter alia, their nature, their intended purpose, their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary (Case C-39/97 Canon [1998] ECR I-5507, paragraph 23). Other factors may also be taken into account, such as the distribution channels of the goods concerned (Case T‑164/03 Ampafrance v OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé) [2005] ECR II‑1401, paragraph 53, and Case T‑443/05 El Corte Inglés v OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) [2007] ECR II‑2579, paragraph 37).

44 The Board of Appeal, which described the marks at issue as visually and phonetically similar, was therefore wrong to find that there was a complete lack of similarity between the goods and services in question.

45. It is clear from the contested decision that it is because of the lack of similarity between the goods and services in question that the Board of Appeal held that, despite the similarity between the signs at issue, there was no likelihood of confusion

Rechtbank Leeuwarden 28 september 2011, LJN BV 7389 (Smeedatelier De Jong tegen Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje Kachelparadijs)

Met dank aan Lars Bakers, Bingh advocaten.

Overgang van onderneming. Overdracht van IE-rechten rondom Kachels.  Merkenrecht. Normaal gebruik onder licenties; persbericht en marktplaats. Geen licentie tot merkregistratie. Domeinnaam als reclame onder licentie. Deeplink maakt merkinbreuk. Sublicentiëren is toegestaan. Doen van mededelingen toegestaan, m.u.v. bericht rondom vernieling en filmpje daarvan. Geen slaafse nabootsing. Bijzonder proceskostenvergoeding (Indicatietarieven in IE-zaken : 10 x 3).

Alle partijen houden zich bezig met siersmederij en fabricage en verkoop van houtkachels. Smeedatelier De Jong, gevestigd in een boerderij te Oldeberkoop, heeft de 'Januskachel' en later de Jacobuskachel ontwikkeld. 'T Stokertje heeft dealerwerkzaamheden verricht.

Oud-werknemers van De Jong richten , wegens beëindiging Smeedatelier De Jong de Siersmederij Oldeberkoop op. In een overeenkomst worden bedrijfsinventaris, goederen en voorraad overgekocht, waarbij het De Jong niet is toegestaan personeel aan te nemen tbv smederij-activiteiten, dit is wel aan De Jong toegestaan.

De Jong heeft aantal merken gedeponeerd waaronder beeldmerk 'aambeeld met hamer', JANUS, JACOBUS en aantal domeinnamen met daarin haar woordmerk. Oldeberkoop heeft janusoldeberkoop laten registreren, 'T Stokertje heeft januskachels.nl, orginielejanushoutkachel.nl en janusdealers.nl geregistreerd. Op deze sites zijn enkele (schadelijke) berichten geplaatst over "de originele Janus" en kwaadsprekerij.

Merkenrecht
4.3. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje voeren als (zelfstandig) verweer aan dat Siersmederij Oldeberkoop contractueel tot het gebruik van de woord- en beeldmerken gerechtigd is en dat deze overeenstemming is neergelegt in de schriftelijke afspraken van 1 februari 1996. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje stellen dat 't Stokertje op haar beurt van Siersmederij Oldeberkoop toestemming tot dat gebruik heeft gekregen.

4.4. Siersmederij Oldeberkoop legt primair aan haar verweer ten grondslag dat zij in 1996 met Smeedatelier De Jong overeengekomen is dat zij de gehele onderneming van Smeedatelier De Jong zou overnemen en daarmee ook de woord- en beeldmerken. Subsidiair stelt Siersmederij Oldeberkoop dat toen in ieder geval is overeengekomen dat zij de (deels toekomstige) merk- en auteursrechten zou overnemen. Siersmederij Oldeberkoop legt meer subsidiair - naar de rechtbank begrijpt - aan haar verweer ten grondslag dat in 1996 is afgesproken dat (ook) zij het recht verkrijgt om de woord- en beeldmerken te vestigen. Uiterst subsidiair legt Siersmederij Oldeberkoop aan haar verweer ten grondslag dat zij een licentierecht op de ingeroepen merkrechten heeft verkregen.

Echter in deze procedure kan er niet worden uitgegaan van (algehele) bedrijfsovername, dit omdat niet alle machines zijn overgegaan. Uit (getuigen)verklaring volgt dat een bedrag van 150.000 gulden minder is betaald en niet alle goederen van de onderneming zijn overgenomen (r.o. 4.11). Overdracht van merk- en auteursrechten dient schriftelijk te zijn ex 2.31(2)(a) BVIE en 2(2) Aw (r.o. 4.12). Dat geen mallen voor de productie van de Januskachels in de overdrachtsdocumenten zijn opgenomen, is niet doorslaggevend of Oldeberkoop mag produceren. Er is sprake van een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht is niet beëindigd (r.o. 4.20).

4.19 Gelet op deze op 1 februari 1996 door Smeedatelier De Jong aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte gebruiksrechten [red. voor vier kalenderjaar voor gebruik benaming JANUS, JANUShoofden en aambeeld met hamer en (lease)bestelbus met afbeelding JANUShoofden], beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank thans (...) over een niet exclusieve merkenrechtelijke licentie waarbij zij gerechtigd is om het woordmerk JANUS te gebruiken voor de Januskachel die zij mag produceren en verhandelen. Daarnaast beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank over niet exclusieve licenties ten aanzien van de beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer', zij het dat Siersmederij Oldeberkoop bij het gebruik van het beeldmerk 'aambeeld met hamer' de letter 'O' dient te gebruiken.

Merkregistratie
Depot van de JANUShoofden van Oldeberkoop is in rangorde na depot van De Jong, beroep op rechtsverwerking ex 2.24 BVIE en de (impliciete) toestemming om beeldmerk in te schrijven wordt verworpen. Gebruik in een persbericht is normaal gebruik (r.o. 4.26) en veelvuldig gebruik op andere openbare bronnen zoals marktplaatsadvertenties valt onder de licentie (r.o. 4.28/29). Strijd met 2.20 lid 1 onder b BVIE (r.o. 4.32)

4.26. Het gebruik van het beeldmerk JANUShoofden in een persbericht moet naar het oordeel van de rechtbank worden gekwalificeerd als normaal gebruik en valt daarmee onder de aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte licentie. Eén van de kenmerkende functies van een merk is de reclamefunctie. In het persbericht, waarvan een deel onder 2.24 is geciteerd, worden de voordelen van de Januskachel omschreven. De rechtbank oordeelt aannemlijk dat met het persbericht niets anders is beoogd dat het maken van reclame voor de Januskachel. Dit valt onder normaal licentiegebruik. Smeedatelier De Jong kan op die grond dan ook niet haar uitsluitend recht op het beeldmerk JANUShoofden tegen Siersmederij Oldeberkoop inroepen.

4.29. De rechtbank oordeelt dat evident is dat het gebruik van het woordmerk JANUS ter aanduiding van de Januskachel in overeenstemming met de licentie van het woordmerk JANUS is. (...) naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet een naar waren ongelimiteerde licentie verkregen voor het gebruik van het woordmerk JANUS. (...) Het gebruik van het woordmerk JANUS voor een andere kachel dan de Januskachel (...) kan naar het oordeel van de rechtbank niet op de licentieovereenkomst worden gegrond.

Domeinnaamrecht: afwijzing vorderingen
4.36. (...) De domeinnamen zijn niet de handelsnamen waaronder de ondernemingen van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje worden gedreven. De domeinnamen worden niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. Het publiek zal de domeinnamen naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet opvatten als namen van ondernemingen, maar als naam van één van de waren die Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje aanbiedt. (...)

4.37 (...) Nu de link Jacobus uitkomt bij (...)//Alles-over-JACOBUS-houtkachels-uw-houtkachel stelt de rechtbank vast dat 't Stokertje op de grond van art. 2.20. lid 1 sub a BVIE inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk JACOBUS. Hoewel 't Stokertje de verwijzingen naar het teken JACOBUS van haar website heeft verwijderd, heeft 't Stokertje geweigerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen. (...) De vordering onder 5 zal worden toegewezen [red. met een dwangsom met een maximum].

Gebruik beeldmerken door 't Stokertje
4.40. Zoals hiervoor al is overwogen beschikt Siersmederij Oldeberkoop over een licentie op grond waarvan zij gerechtigd is tot het gebruik van de beeldmerken (...) en valt het gebruik van de beeldmerken als reclame voor de Januskachel onder normaal gebruik van de licentie. Het staat Siersmederij Oldeberkoop als rechthebbende vrij om 't stokertje het gebruik toe te staan van haar gebruiksrechten, nu gesteld noch gebleken is dat Smeedatelier De Jong en Siersmederij Oldeberkoop daarover andersluidende afspraken hebben gemaakt. Vaststaat dat Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje op de websites waarop zij de JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' afbeelden (ook) reclame maken voor de Januskachels. Dit gebruik van de afbeeldingen/beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' is onder de licentie toegestaan en vormt daarom geen inbreuk op (mogelijke) auteursrechten van Smeedatelier De Jong. De vorderingen onder 6 en 7 zullen worden afgewezen.

Misleidende mededelingen ex 6:194 BW. Strijd over toepassing met of zonder wijziging van 15 oktober 2008. Er is geen sprake van ongeoorloofde mededinging onrechtmatig aanhaken of parasiteren (r.o. 4.41 t/m 4.48), m.u.v. de beschuldiging van Smeedatelier De Jong van de vernieling en 't Stokertje zal de gepubliceerde filmpjes dienen te verwijderen onder last van een dwangsom met maximum.

Slaafse nabootsing afgewezen en daardoor geen rekening en verantwoording noch rectificatie (r.o. 4.49 - 4.51): "Uit het door Smeedatelier De Jong gestelde volgt niet dat de Januskachel zich door gekozen herkenbare elementen onderscheidt van de rest van de markt en dat de Januskachel een eigen plaats op de markt van houtkachels inneemt".

Schadevergoeding/reputatieschade Afgewezen
4.53 Uit het voorgaande volgt dat maar een deel van de op inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten en op ongeoorloofde mededinging gegronde vorderingen wordt toegewezen.

Proceskostenveroordeling
4.55. (...) Nu Smeedatelier De Jong heeft nagelaten te stellen in hoeverre de werkzaamheden waarvoor hij € 54.169,83 claimt, zijn te herleiden tot de vorderingen die  zijn gegrond op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, gaat de rechtbank ervan uit, dat daar maximaal een bedrag van € 25.000,00 in redelijkheid aan kan worden toegekend. Van de tien vorderingen die betrekking hebben op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden er slechts drie deels toegewezen. Gelet daarop komt uit hoofde van art. 1019h Rv gevorderde bedrag tot een bedrag van € 7.500,00 (€ 25.000,00: 10 x 3) voor toewijzing in aanmerking. Voor wat betreft de op het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad gebaseerde grondslag sluit de rechtbank voor de berekening van de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat aan bij de vordering zoals die wordt toegewezen. De rechtbank stelt de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat op € 1.808,00 (4 punten x tarief € 452,00). De proceskosten aan de zijde van Smeedatelier De Jong worden daarmee vastgesteld op € 12.194,03, zijnde €2.886,03 aan verschotten en € 9.308,00 aan tegemoetkoming in het salaris van de advocaat (...)

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 09-896, LJN BV7389, schone pdf).

Gerecht EU 28 september 2011, zaak T-356/10 (Nike International tegen OHIM / Deichmann (VICTORY RED)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag Gemeenschapswoordmerk VICTORY RED, ouder internationale en nationale woordmerk VICTORY. Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar en gelijke tekens. Beroep afgewezen.

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „VICTORY RED” voor waren van de klassen 18 en 28 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1309/2009-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 mei 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het internationale en het nationale woordmerk „Victory” voor waren van de klassen 18, 25 en 28.

42 The Board of Appeal was therefore justified in holding that the term ‘victory’ was phonetically dominant within the mark applied for, taken as a whole, and, consequently, that the signs at issue were similar in that regard.

46 By contrast, contrary to the applicant’s submissions, and as the Board of Appeal correctly noted at paragraph 31 of the contested decision, it cannot be argued that the term ‘victory’ is indirectly descriptive or strongly suggestive of the goods at issue. At most, it may be held that it alludes to the efficiency of the sporting articles in question.

50 That conclusion cannot be brought into question by the case-law which the applicant cites in support of its submissions, in which the Court held that there were ‘important visual and phonetic differences’ in the way consumers perceive the marks ORO and ORO SAIWA, on the one hand, and SELEZIONE ORO Barilla, on the other hand, and that the mere presence of the word ‘oro’ was not capable of giving rise to similarity between those marks (Case T‑344/03 Saiwa v OHIM – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla) [2006] ECR II‑1097, paragraph 39).