Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 april 2009, KG ZA 09-200, Bax Beheer V.O.F. tegen X h.o.d.n. Clubsound.

Geschil tussen handelaren in audiovisuele middelen. Eiser Bax, eigenaar van de domeinnaam www.bax-shop.nl constateert dat concurrent Clubsound o.a. de domeinnaam www.baks-shop.nl gebruikt als doorlink naar de eigen site van gedaagde en maakt hiertegen bezwaar. Gedaagde stelt dat echter dat hij onder die naam een blikjesperser (Blikjes Afval Krusher Systeem) aan de man brengt.

De voorzieningenrechter wijst merkenrechtelijke (er is nog geen inschrijving) en de handelsnaamrechtelijke vorderingen af. X gebruikt de domeinnamen niet als handelsnaam, zodat van strijd met artikel 5 Handelsnaamwet geen sprake kan zijn. “Naar voorlopig oordeel is het doorlinken van de betreffende verwijsdomeinnamen naar de eigen website van X, zonder bijkomende omstandigheden, die zijn gesteld noch gebleken, onvoldoende om het voeren van een handelsnaam aan te nemen.”

De vorderingen gebaseerd op onrechtmatig handelen worden wel toegewezen, omdat X de domeinnamen gebruikte voor het trekken van bezoekers naar zijn eigen, met die van Bax, concurrerende website. “Zulks wordt (…) onrechtmatig geoordeeld omdat aldus een gevaar voor verwarring is te duchten, althans door X ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de domeinnaam en onderneming van Bax.”

Spoedeisend belang i.v.m. doorlinken: 4.2. X heeft voorts nog betoogd dat nu bezoekers van de domeinnamen www.baksshop. nl en www.baksshop.nl automatisch worden doorgeleid naar de website www.blikje123.nl en er ‘thans werkelijk geen verbinding of verwijzing meer naar de website van Clubsound’ bestaat, Bax ook om die reden geen spoedeisend belang bij haar vorderingen zou hebben. Dit betoog wordt verworpen. Terecht heeft Bax er op gewezen dat het gezien de voorgeschiedenis maar de vraag is of X zich thans blijvend zal onthouden van het koppelen van de domeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl naar www.clubsound.nl en dat de situatie elk moment weer gewijzigd kan worden, zodat er sprake is van een reële dreiging dat het gestelde inbreukmakende handelen wordt hervat. Ook daarmee is het spoedeisend belang gegeven.

Merkdepot: 4.3. (…) Nu gesteld noch gebleken is dat het depot waarop Bax zich beroept in het register is ingeschreven, zijn de vorderingen op die grond niet toewijsbaar.

Handelsnaam: 4.4. X heeft aangevoerd dat hij de domeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl niet als handelsnaam gebruikt, zodat van strijd met artikel 5 Handelsnaamwet geen sprake kan zijn. Dit verweer slaagt. De verwijsdomeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl worden door X immers slechts gebruikt voor het doorlinken van geïnteresseerden naar zijn eigen website www.clubsound.nl/baks althans, sinds kort, naar www.blikje123.nl. Naar voorlopig oordeel is het doorlinken van de betreffende verwijsdomeinnamen naar de eigen website van X, zonder bijkomende omstandigheden, die zijn gesteld noch gebleken, onvoldoende om het voeren van een handelsnaam aan te nemen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het handelsnaamrecht, dienen deze mitsdien te worden afgewezen.

Onrechtmatig handelen:  4.5. Voor zover Bax haar vorderingen evenwel heeft gebaseerd op onrechtmatig handelen, slagen zij wel. Daartoe wordt het volgende overwogen. Desgevraagd heeft X ter zitting erkend dat het doorlinken van de domeinnamen www.baksshop. nl en www.baksshop.nl naar de domeinnaam www.clubsound.nl aanvankelijk (i.e. in 2007 vóór sommatie door Bax) plaats vond zonder dat er überhaupt sprake was van het ter verkoop aanbieden van blikjespersen onder de naam ‘BAKS’. Anders gezegd betekent dit dat X de domeinnamen gebruikte voor het trekken van bezoekers naar zijn eigen, met die van Bax, concurrerende website. Zulks wordt, gelet op enerzijds het feit dat Bax haar onderneming reeds voerde onder de handels- en domeinnaam www.bax-shop.nl voordat X tot registratie van de domeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl overging, en de anderzijds de domeinnamen van X slechts in zeer geringe mate afwijken van de handels- en domeinnaam van Bax, onrechtmatig geoordeeld omdat aldus een gevaar voor verwarring is te duchten, althans door X ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de domeinnaam en onderneming van Bax.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam 8 april 2009, HA ZA 05-2461. Austin Nichols & Co. Inc. tegen Stichting Lodestar (Met dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne).

Merkenrecht.Vervallenverklaring wegens niet-normaal gebruik. Bewijsvoering verzending e-mails.

Austin Nichols, producent en distributeur van onder meer whiskey en rechthebbende op het Benelux beeld/woordmerk WILD TURKEY, vordert onder meer de vervallenverklaring van het jongere merk WILD GEESE wegens niet normaal gebruik. Bij tussenvonnis van 30 mei 2007 wordt Lodestar belast met het te leveren bewijs van normaal gebruik van haar merk in de Benelux en laat de rechtbank haar toe nader bewijs hiervan te leveren.

Tevens beroept Austin Nichols zich op de nietigheid van het merk WILD GEESE omdat het volgens haar verwarringwekkend overeenstemt met en het in rangorde dateert van na de inschrijving van het merk WILD TURKEY. Dit beroep wordt afgewezen. "Ook begripsmatig is er onvoldoende overeenstemming. Tegenover elkaar staan immers wilde ganzen (in meervoud) en wilde kalkoen (in enkelvoud), zijde twee verschillende (wilde) dieren. Dat het bij beide merken om gevogelte gaat, wordt onvoldoende geacht. De totaalindrukken van de merken WILD TURKEY en WILD GEESE zijn naar het oordeel van de rechtbank te verschillend om van verwarringwekkende overeenstemming uit te gaan."

Voor het leveren van het voornoemde bewijs heeft Lodestar onder meer een lijst van leveranciers en verkopers overgelegd waaraan namens Lodestar voorafgaand aan een beurs e-mails zijn verzonden waarin zij geïnformeerd werden over de aanwezigheid van Lodestar op die beurs. Lodestar heeft eveneens de bewuste e-mails overgelegd. De rechtbank overweegt in het (tweede) tussenvonnis van 6 februari 2008 dat uit de genoemde e-mails zelf niet kan worden afgeleid dat deze ook daadwerkelijk zijn verzonden aan de diverse geadresseerden en/of dat deze zijn ontvangen door potentiële leveranciers en afnemers van whiskey die zich richten op de Beneluxmarkt. De rechtbank heeft Lodestar de gelegenheid gegeven daarover nader bewijs te leveren.

Bij vonnis van 8 april 2009 oordeelt de rechtbank dat uit de getuigenverklaringen niet valt af te leiden dat de e-mails daadwerkelijk zijn verzonden aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey. Gelet daarop komt de rechtbank tot het oordeel dat Lodestar haar merk WILD GEESE niet normaal heeft gebruikt, zodat de door Austin Nichols gevorderde vervallenverklaring en doorhaling toewijsbaar is.

Lees de vonnissen hier.

Rechtbank Utrecht, 25 maart 2009, KG ZA 09-143, Filocal Europe B.V. c.s. tegen European Fruitservice Board B.V. (met dank aan Gitta van der Meer, Leidsegracht advocaten en Jan-Marcel van de Riet, Amice advocaten).

Auteursrecht. Merkenrecht. Bladvoedingsproduct Filocal (voorheen Folical). Spoedeisend belang in IE zaken. Bevoegdheid vzr. Utrecht m.b.t. een vordering tot doorhaling of overdracht van een Gemeenschapsmerk. Zekerheidsstelling.

4.1. (…) De rechtsmacht voor wat betreft het gemeenschapsmerk wordt gebaseerd op artikel 90 lid 1 (…) GMVo juncto artikel 2 EEX-Vo. De vordering van Filocal c.s. tot overdracht c.q. doorhaling van het door Kurver geregistreerde gemeenschapsmerk (onder d) betreft immers geen vordering in de zin van artikel 92 GMVo, op grond van welk artikel de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk een uitsluitende bevoegdheid wordt toegekend. Dit betekent ook dat deze rechtbank op grond van artikel 99 lid 1 GMVo (mede) bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te nemen, nu Kurver c.s. in het arrondissement van de rechtbank Utrecht gevestigd is.

4.2. (…) D e enkele omstandigheid dat de eisendege partij ruime tijd heeft laten verlopen voordat zij in kort geding een tot het verkrijgen van een verbod van de gewraakte handelingen strekkende vordering instelde, behoeft de kortgedingrechter er niet van te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat (vgl. HR 29 juni 2001, NJ 2001,602). Dit toetsingskader in acht genomen, wordt voorshands geoordeeld dat Filocal c.s. voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, aangezien er een voortdurende situatie bestaat waarin Kurver c.s. volgens Filocal c.s. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Filocal c.s. De omstandigheid dat Filocal c.s. haar vorderingen ook reeds in 2003 kunnen instellen omdat zij, als gesteld, op dat moment tot de ontdekking kwam dat Kurver c.s. zonder haar toestemming en medeweten een identiek bladvoedingsproduct onder de naam Filocal verkoopt in onder meer Nederland en Duitsland en tot tweemaal toe met een kort geding procedure heeft gedreigd, doet daaraan niet af.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle – Lelystad, 19 maart 2009, LJN: BI0039, BI0046 en BI0049, Strafzaken Viagra / Kamagra

Strafrecht. ‘Merkfraude’. Viagra. Artikel 337 wetboek van Strafrecht, het medeplegen van het opzettelijk binnen Nederland verkopen van wederrechtelijk  vervaardigde merken en nagebootste waren, alsmede waren die valselijk hetzelfde  uiterlijk vertonen als een model waarop een ander recht heeft, terwijl hij daar zijn beroep en/of bedrijf van heeft gemaakt.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt, samen met medeverdachten, aan het handelen in Kamagra-pillen. Door op deze wijze te handelen heeft verdachte niet alleen een wederrechtelijk vervaardigd merk in omloop gebracht maar tevens inbreuk gemaakt op de rechten van [aangever] nu de Kamagra-pillen een sterke gelijkenis vertoonden met Viagra-pillen. Kamagra is een farmaceutische spécialité die in Nederland geen geregistreerd geneesmiddel is. Verdachte heeft dusdoende een ongeregistreerd middel in het verkeer gebracht waartoe hij niet bevoegd was..Verdachte heeft voornoemde activiteiten gedurende een bepaalde periode ontplooid met behulp van het bedrijf [naam eenmanszaak] de eenmanszaak van de [medeverdachte 2]. Mede gezien de verklaring van verdachte dat het handelen in Kamagra zijn voornaamste bron van inkomsten was, is de rechtbank van oordeel dat verdachte beroeps- en bedrijfsmatig heeft gehandeld door de Kamagra-pillen en -sachets in te voeren en te verkopen aan de medeverdachten.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte is ten laste gelegd met dien verstande dat:

1. Hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 november 2006 tot en met 25 juni 2007 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, telkens opzettelijk
a.  wederrechtelijk vervaardigde merken, en
d.  waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en
e.  waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een model waarop een ander recht had, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoonden, te weten pillen en tabletten bevattende de werkzame stof Sildenafil voorzien van het beschermde model- en beeldmerk VGR50 en/of VGR100, dan wel een daarmee slechts ondergeschikt verschillend (woord)merk, in elk geval voorzien van een beschermd woord- en model of beeldmerk heeft ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verkocht, te koop heeft aangeboden en heeft afgeleverd, uitgedeeld en in voorraad heeft gehad, terwijl hij, verdachte en zijn mededaders van het plegen van dit misdrijf hun beroep hebben gemaakt en/of vorenbedoelde handelingen als bedrijf hebben uitgeoefend door voornoemde goederen namens de eenmanszaak [naam eenmanszaak] en/of via internet te koop aan te bieden en (vervolgens) die (bestelde) goederen met de post en in persoon te verkopen en af te leveren.

Lees de vonnissen hier, hier en hier.

Hoge Raad, 3 april 2009, LJN: BH1225, Benetton Group Spa, G-Star International B.V.

Inhoudsindicatie: Merkenrecht..Arrest na beantwoording prejudiciële vragen door het HVJ EG (IEF 4745). De vorm van de waar die wezenlijke waarde geeft, is niet alsnog door inburgering als merk toelaatbaar op grond van art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn. 

3.3 Uit de door het Hof gegeven verklaring voor recht volgt dat onderdelen (i) en (ii) van middel V terecht klagen dat het hof bij zijn verwerping van het verweer van Benetton dat beide vormmerken van G-Star nietig zijn wegens strijd met art. 1 lid 2 BMW heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent dat wetsvoorschrift - thans: art. 2.1 lid 1 BVIE - in verbinding met art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, en lid 3 van de Merkenrichtlijn, door in rov. 4.21 en 4.22 te oordelen dat (i) de met de bekendheid van het merk samenhangende wervingskracht daarbij niet buiten beschouwing gelaten moest worden en (ii) de uitsluiting alleen van toepassing is indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen en zich dit hier niet voordoet omdat de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel is terug te voeren op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk.

Blijkens het antwoord van het Hof biedt art. 3 lid 3 immers geen ruimte voor de mogelijkheid dat een vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft en die dus ingevolge art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn niet als merk ingeschreven wordt, dan wel blootstaat aan nietigverklaring, toch als merk toelaatbaar is indien die vorm vóór de inschrijving aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.

3.4 Het vorenoverwogene brengt mee dat de onderdelen (i) en (ii) van middel V gegrond zijn, zodat het bestreden arrest niet in stand kan blijven en verwijzing moet volgen.
Na verwijzing zal de toewijsbaarheid van de reconventionele vordering van Benetton tot nietigverklaring van de - in rov. 3.1 onder (v)-(vii) van het tussenarrest vermelde - merkdepots van G-Star opnieuw moeten worden onderzocht. Het verwijzingshof zal daarbij niet meer kunnen toekomen aan een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 van het tussenarrest bedoeld, aangezien blijkens de uitspraak van het Hof voor geldigheid van beide vormmerken van G-Star ingevolge art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn het niet relevant is of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken als zodanig, dan wel omdat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat die een merk is. Daarom is voor de beoordeling na verwijzing ook niet meer relevant naar welk tijdstip wordt beoordeeld of aan de uitsluiting van art. 1 lid 2 BMW (oud) is voldaan. De in rov. 3.7.2 van het tussenarrest gegrond bevonden rechtsklacht van onderdeel (iii) van middel V kan bij gebrek aan belang derhalve niet tot cassatie leiden.

4. Beslissing

De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004;
verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt G-Star in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, tot op deze uitspraak aan de zijde van Benetton begroot op € 457,78 aan verschotten en € 5.200,-- voor salaris.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 31 maart 2009, zaaknr. 105.000.470/01, Ragdoll productions (UK) Ltd. tegen Jadnanansing (met dank aan Paul Steinhauser, SteinhauserVandenBrinkHeeziusRijsdijk Advocaten)   

Merkenrecht. Merchandising. Eerst even voor jezelf lezen. Arrest in de ooit geruchtmakende Teletubbieszaak, waarin de producent van Teletubbies, kort gezegd, niet kon optreden tegen een depot door gedaagde van het merk Teletubbies, omdat in de merchandising het woord "Teletubbies" volgens de rechtbank niet als merk werd gebruikt.

Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. De exploitatie van een character via merklicenties levert wel degelijk merkgebruik op. Voor de statistici: In het hoger beroep werd op 13 april 2006 gepleit, het hof heeft er dus ongeveer 3 jaar over gedaan om arrest te wijzen (geen eindarrest, zaak wordt naar de rol verwezen m.b.t. de vordering tot nietigverklaring).

“Indien het merk wordt aangebracht op waren in het kader van verkoop aan consumenten zal er in beginsel sprake zijn van gebruik ter onderscheiding van die waren, indien het gebruik de indruk kan doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren en de merkhouder. Van dat laatste zal slechts in uitzonderlijke gevallen geen sprake zijn.”

9. (…) Uit deze [HvJ EG – IEF] uitspraken valt af te leiden dat nog steeds de herkomstfunctie van het merk de meest wezenlijke functie van het merk wordt geacht. (…) De "herkomst" waar het merk naar verwijst is overigens abstract. Of het merk die functie vervult is afhankelijk van het oordeel daarover van het relevante publiek, in casu de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de desbetreffende merchandise-artikelen.

(…) Indien het merk wordt aangebracht op waren in het kader van verkoop aan consumenten zal er in beginsel sprake zijn van gebruik ter onderscheiding van die waren, indien het gebruik de indruk kan doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren en de merkhouder. Van dat laatste zal slechts in uitzonderlijke gevallen geen sprake zijn. bijvoorbeeld omdat het publiek het gebruik van het merk opvat als een aanduiding om aan te geven dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van het merk Opel (zie HvJ EG inz. Opel/Autec). In het algemeen zal het publiek echter uitgaan van dat verband. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook bij character (en sport) merchandise-artikelen, nu het relevante publiek naar het oordeel van het hof weet dat het gebruik van de characters (of symbolen van de sportclubs of -evenementen) is voorbehouden aan een uitsluitend rechthebbende en dat de waren door of met toestemming (en onder controle) van de merkhouder in het verkeer worden gebracht. Ook bij dit soort artikelen wordt door het publiek, net als bij populaire bekende merken, gesproken over "echt" en "namaak". Of het woord TELETUBBIES op de merchandise-artikelen door het publiek (ook) wordt opgevat als een verwijzing naar de characters en de aantrekkelijkheid van de merchandise artikelen in deze verwijzing is gelegen, doet aan de indruk van het publiek dat voormelde band bestaat niet af.

10. Het bovenstaande brengt mee dat zowel het gebruik door Ragdoll als het (dreigende) gebruik door Jadnanansing van het merkteken 'TELETUBBIES moeten worden aangemerkt als gebruik als merk ter onderscheiding  van waren en/of diensten.”

Lees het arrest hier. Vonnis Rechtbank ‘s-Gravenhage hier (IEPT). Nieuwsbericht uit 2000 hier (BBC).

HvJ EG, 31 maart 2009, Conlusie A-G Bot in zaak C-385/07 P, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Merkenrecht. Mededingingsrecht. Systeem voor inzameling en verwerking van in Duitsland in handel gebrachte verpakkingen met logo Der Grüne Punkt, mededinging, misbruik van machtspositie, licentievergoeding die verschuldigd is krachtens 'merktekencontract’.

“De wezenlijke functie van het merk bestaat erin de verbruiker erop attent te maken dat een verpakking met dit merk via het DSD-systeem kan worden teruggenomen.” Met het oordeel dat aan het merk Der Grüne Punkt niet de geclaimde exclusiviteit kan worden verleend, heeft het Gerecht het communautaire merkenrecht niet geschonden.

Procedure n.a.v. besluit van de Europese Commissie dat er sprake zou zijn van onbillijke (merkteken)contractsvoorwaarden, omdat de licentievergoeding is gekoppeld aan het aanbrengen van het logo Der Grüne Punkt op de verpakkingen, de ondernemingen die aan het DSD-systeem deelnemen voor een deel van hun verpakkingen, verplicht zijn ofwel afzonderlijke productielijnen en verkoopkanalen in te voeren, hetgeen extra kosten met zich mee brengt, ofwel een licentievergoeding te betalen voor een dienst die DSD niet verricht.

De centrale vraag is of rekwirante zich kan beroepen op het logo Der Grüne Punkt ter rechtvaardiging van het feit dat producenten en verkopers een licentievergoeding moeten betalen voor alle verpakkingen waarop dit logo is aangebracht, ook al wordt een deel van deze verpakkingen niet via rekwirantes systeem, maar via een concurrerend systeem teruggenomen. Het GvEA verwiep het beroep van DSD al eerder en de A-G concludeert i.c. dat ook de hogere voorziening zou moeten worden afgewezen. De merkenrechtelijke overwegingen:

Exclusief recht: “115. Derhalve is het Gerecht mijns inziens terecht uitgegaan van de volgende premisse. Het merktekencontract heeft tot doel, de deelnemende ondernemingen in staat te stellen zich te bevrijden van hun verplichting tot terugname en verwerking van de verpakkingen. Als tegenprestatie moeten deze ondernemingen aan DSD een licentievergoeding betalen voor alle aangemelde verpakkingen, ongeacht of deze verpakkingen via het DSD-systeem daadwerkelijk worden teruggenomen, waarbij het logo dient om de aangemelde verpakkingen te identificeren.
 
(…) 183. Volgens rekwirante heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat aan het merk Der Grüne Punkt niet de geclaimde exclusiviteit kan worden verleend en heeft het aldus het communautaire merkenrecht geschonden.

(…) 187. Door in punt 161 van het bestreden arrest vast te stellen dat rekwirante geen aanspraak kan maken op de door haar geclaimde exclusiviteit, op het gevaar af dat de producenten en verkopers van verpakkingen wordt belet gebruik te maken van een gemengd systeem en dat de mogelijkheid voor rekwirante om vergoed te worden voor een dienst die zij niet verricht, wordt gerechtvaardigd, heeft het Gerecht naar mijn mening het communautair merkenrecht niet geschonden.

188. Volgens vaste rechtspraak heeft het merkrecht immers inzonderheid tot specifiek voorwerp, de houder van het merk het uitsluitende recht te verschaffen, het merk te gebruiken om een waar als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die onrechtmatig van het merk zijn voorzien.

(…) 190. In casu kunnen ondernemingen die aan het DSD-systeem deelnemen voor slechts een deel van hun verpakkingen (eerste en tweede geval) of voor op de markt van een andere lidstaat gebrachte verpakkingen (derde geval), naar mijn mening niet worden beschouwd als concurrenten van DSD of als derden die zonder geldige reden producten met het logo Der Grüne Punkt verkopen.

191. In het eerste en het tweede geval hebben de producenten en verkopers immers met DSD een contract afgesloten voor de terugname en de verwerking van bepaalde verpakkingen. In het derde geval zijn de producenten en verkopers op het grondgebied van een andere lidstaat houder van een gebruikslicentie voor het logo Der Grüne Punkt.

192. DSD heeft echter zelf dit systeem ingevoerd waarbij dit logo op alle verpakkingen moet worden aangebracht, ook al worden bepaalde verpakkingen niet via dit systeem teruggenomen. Deze producenten en verkopers gebruiken het merk Der Grüne Punkt dus niet zonder geldige reden, maar voldoen alleen aan hun verplichting om dat logo op alle verpakkingen aan te brengen, ongeacht of deze via het DSD-systeem worden teruggenomen.

193. Bovendien heeft het Gerecht in punt 156 van het bestreden arrest terecht eraan herinnerd dat de wezenlijke functie van het merk Der Grüne Punkt erin bestaat, de verbruiker erop attent te maken dat een verpakking met dit merk via het DSD-systeem kan worden teruggenomen.

194. Zodra het logo Der Grüne Punkt op de verpakking voorkomt, is de wezenlijke functie van het merk vervuld, aangezien de verbruiker op de hoogte is van de mogelijkheid om de verpakking in de afvalbakken van DSD te deponeren. Anders dan rekwirante ter terechtzitting heeft verklaard, is er dus geen sprake van „vernietiging van het merk”.

195. Overigens past het merk Der Grüne Punkt mijns inziens niet in het klassieke schema van het merkenrecht.

196. Een merk helpt de verbruikers immers om op doordachte wijze te kiezen voor de door dit merk aangeboden waar of dienst. Wanneer de consument bijvoorbeeld reeds vroeger een waar of dienst heeft gekocht waarvan hij tot op zekere hoogte tevreden was, meer bepaald omdat deze waar of dienst van goede kwaliteit was, dient het merk als referentiepunt bij latere aankopen van dezelfde waren of diensten. Het merk dient dus als leidraad bij de keuze van de verbruiker.

197. Binnen het DSD-systeem dient het merk Der Grüne Punkt naar ik meen echter niet als leidraad wanneer de verbruiker kiest voor het product dat hij wil aankopen. Zoals het Gerecht in punt 156 van het bestreden arrest heeft uiteengezet, dient dit merk ter identificatie van de verpakkingen die via het DSD-systeem kunnen worden behandeld.

198. Wanneer de verbruiker een product met het logo Der Grüne Punkt aankoopt, kiest deze verbruiker volgens mij voor dit product bijvoorbeeld omwille van de kwaliteit ervan en niet omdat hij weet dat dit product via het DSD-systeem kan worden verwijderd. Het is zeer goed denkbaar, bijvoorbeeld, dat een verbruiker bio-eieren koopt omdat bij het productieproces geen pesticiden en kunstmatige meststoffen worden gebruikt en op deze wijze de door deze verbruiker verlangde kwaliteit wordt gegarandeerd, en niet omdat het logo Der Grüne Punkt op de verpakking voorkomt zodat hij weet dat het mogelijk is deze verpakking via het DSD-systeem terug te geven.

199. Mijns inziens ligt dit anders wanneer het logo Der Grüne Punkt zou aangeven dat het product met dit logo een recycleerbaar of gerecycleerd product is. Er zijn immers goede redenen om te veronderstellen dat bepaalde verbruikers uit milieuoverwegingen kiezen voor producten waarvan de verpakking recycleerbaar is of reeds werd gerecycleerd. In dat geval heeft een logo dat aangeeft dat de verpakking van het gekochte product gerecycleerd is, ontegenzeggelijk een invloed op de keuze van de verbruiker. Dat is bijvoorbeeld het geval voor papier met een logo dat de verbruiker erop wijst dat het om gerecycleerd papier gaat. De verbruiker maakt dan een keuze vanuit een bepaalde overtuiging.

200. In casu betekent het logo Der Grüne Punkt echter niet dat de verpakking recycleerbaar is. Dit logo wijst er alleen op dat de verpakking via het DSD-systeem kan worden teruggenomen en via dat systeem zal worden gesorteerd en verwerkt indien deze mogelijkheid bestaat.(16)

201. Bijgevolg heeft het Gerecht in de punten 156 en 160 van het bestreden arrest mijns inziens op goede gronden kunnen vaststellen dat „[het] merk, voor het desbetreffende verkeer niet meer [uitdrukt], dan dat het aldus gemerkte product via het Duale System kan worden ingezameld’ zonder een indicatie te geven over de kwaliteit van de aangeboden dienst” en dat „het merktekencontract alleen van belang is voor de gebruikers van dat logo, te weten de producenten en verkopers van verpakkingen die van het DSD-systeem gebruik maken, en niet voor de verbruikers”.

202. Naar ik meen heeft het Gerecht het communautaire merkenrecht dus niet geschonden door in punt 161 van het bestreden arrest te oordelen dat voor het merk Der Grüne Punkt niet de geclaimde exclusiviteit kan worden toegestaan.

Lees der conclusie hier.
 

HvJ EG, 26 maart 2009, zaak C-21/08 P, Sunplus Technology Co. Tegen OHIM / Sun Microsystems, Inc

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Oudere nationale (Benelux) woordmerken SUN tegen aanvraag woord/beeldmerk SUNPLUS. De oppositie betreft klasse 9, kort gezegd computers & software. Oppositie toegewezen. Hof constateert dat het Gerecht van Eerste Aanleg geen juridische fouten heeft gemaakt bij de feitelijke constatering dat Benelux computergebruikers het relevante publiek vormen en in verwarring kunnen raken.

37. Next, as regards the third part of the first ground of appeal, it must be held that, by deciding, in paragraph 44 of the judgment under appeal, that, in view of the very high degree of similarity, or even identity, of the goods covered by the earlier trade mark and by the trade mark, registration of which is sought, as well as the phonetic and conceptual similarities between the two marks, OHIM’s Fourth Board of Appeal was fully entitled to find that there was, in the present case, a genuine risk that the relevant public, notwithstanding the fact that it may be particularly attentive, might believe that the goods covered by those two marks have the same commercial origin, the Court of First Instance made no error of law in the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94.

(…) 39. In the present case, it must be noted that, in order to reach the conclusion in paragraph 44 of the judgment under appeal, the Court of First Instance carried out an analysis fully within the process intended to determine the overall impression produced by the opposing marks and to apply a global assessment to the likelihood of confusion between them, by taking into consideration all the relevant factors of the case. In that regard, contrary to Sunplus Technology’s submission, the Court of First Instance, after analysing successively the visual, phonetic and conceptual comparisons of the opposing marks, took into account both the type of goods concerned and of the public likely to buy them.

Lees het arrest hier.

GvEA 25 maart 2009, T-402/07, Kaul GmbH tegen OHIM/Bayer AG.

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder gemeenschapsmerk CAPOL van Kaul tegen aanvrage CTM woordmerk ARCOL. Gerecht verwerpt beroep van Kaul. Feit dat ouder merk groot onderscheidend vermogen heeft verkregen is irrelevant wanneer wordt geconcludeerd dat dit oudere merk niet overeenstemt met aangevraagde merk in de zin van art. 8 lid 2 GMVo.

Minder spectaculair vervolg (en vermoedelijk einde) van 13 jaar oud geschil tussen Bayer en Kaul, dat bekendheid kreeg door de omweg langs het HvJ. Dat besliste in 2007 dat het OHIM rekening mag houden met nieuwe feiten en bewijzen die pas voor het eerst bij de Kamer van Beroep van het OHIM worden aangedragen (zie C-29/05 P).

Nadat in 2000 het OHIM de oppositie van Kaul had verworpen, betoogde Kaul in beroep voor het eerst dat haar oudere merk een groot onderscheidend vermogen had verkregen ten gevolge van het gebruik ervan. De Kamer van beroep nam dit argument echter bij haar beoordeling van de oppositie niet mee, aangezien zij met een beroep op haar discretionaire bevoegdheid neergelegd in art. 74 lid 2 GMVo kon oordelen dat dit bewijs te laat was ingebracht. Hiertegen kwam Kaul in beroep, wat leidde tot het eerdergenoemde HvJ arrest.

Het feit dat het bewijs van Kaul inzake de bekendheid van haar merk nu wel in aanmerking kon worden genomen, baat Kaul niet:

"44. In elk geval kan verzoeksters grief inzake schending van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet slagen. Aangezien de tweede kamer van beroep had geconcludeerd dat het aangevraagde merk en het oudere merk niet overeenstemden, moest zij immers geen rekening houden met de beweerde algemene bekendheid van het oudere merk, daar zij op goede gronden kon concluderen dat er geen enkel verwarringsgevaar bestond, hoe groot het onderscheidend vermogen van het oudere merk ook was [zie, in die zin, arrest Gerecht van 25 juni 2008, Otto/BHIM – L’Altra Moda (l’Altra Moda), T-224/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 50]."

Kaul stelt draagt voorts vergeefs aan dat het arrest van het HvJ een nieuw juridisch gegeven was waarover zij diende te worden gehoord voor de vaststelling van de bestreden feiten (61):

"65. Aangezien volgens de in punt 55 supra aangehaalde rechtspraak het recht om te worden gehoord, dat in artikel 73 van verordening nr. 40/94 is geformuleerd, onder meer betrekking heeft op de juridische gegevens op basis waarvan de beslissing wordt genomen, was de tweede kamer van beroep niet verplicht om verzoekster te horen met betrekking tot de toepassing van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94. De feiten en bewijzen inzake de algemene bekendheid van het oudere merk die in het kader van laatstgenoemde bepaling worden aangevoerd, zijn immers geen gegevens op basis waarvan de bestreden beslissing is genomen."

Tot slot gaat het GvEA uitvoerig in op de door de Kamer van Beroep gemaakte vergelijking tussen CAPOL en ARCOL (r.o. 79-91), waarbij de conclusie dat de merken zowel auditief, visueel als begripsmatig duidelijk van elkaar verschillen, wordt bevestigd.

Het beroep van Kaul wordt verworpen.

Lees het arrest hier.

GvEA, 25 maart 2009,  zaak T-109/07, L’Oréal SA tegen OHIM / Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder Beneluxwoordmerk SPA (van Spa Monopole) tegen aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SPA THERAPY (van L’Oréal). Gerecht verwerpt het beroep van L’Oréal. Gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1 sub b, van verordening nr. 40/94; ouder nationaal woordmerk SPA.

Ter ondersteuning van haar oppositie voert Spa Monopole met name aan dat er verwarringsgevaar bestaat ten aanzien van haar oudere woordmerk SPA, dat sinds 1981 in de Benelux is ingeschreven voor cosmetica (klasse 3). Het gerecht overweegt dat het oudere merk SPA binnen het aangevraagde merk SPA THERAPY een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, zonder dat het het dominerende bestanddeel ervan vormt. Het aangevraagde merk bestaat uit twee duidelijk van elkaar gescheiden woorden “spa” en “therapy”. Het woord “spa”, dat zowel het oudere merk als het gemeenschappelijk element van beide merken vormt, bezit een normaal onderscheidend vermogen voor cosmetica (punten 22-24).

L’Oréal betoogt tevergeefs dat het woord “spa” beschrijvend of algemeen is voor cosmetica. Het gerecht neemt aan dat de term “spa” eventueel een beschrijvende en algemene aanduiding vormt voor waterkuuroorden, zoals Turkse baden of sauna’s, doch niet voor cosmetica. Het gegeven dat cosmetica worden gebruikt in het kader van waterkuuroorden doet daar niets aan af (punten 25, 26 en 28).

“33. Uit al het voorgaande volgt dat de verschillen tussen de tekens, doordat het woord „therapy” voorkomt in het aangevraagde merk, niet kunnen opwegen tegen de hoge mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, doordat het oudere merk aan het begin van het aangevraagde merk voorkomt en daarin een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt. Aangezien de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn, dient bovendien te worden geconcludeerd dat het relevante publiek zal aannemen dat deze minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.”

Het gerecht oordeelt dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verwerpt het beroep.

Lees het arrest hier.