Woord- en of beeldmerk  

GvEA, 25 maart 2009,  zaak T-109/07, L’Oréal SA tegen OHIM / Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder Beneluxwoordmerk SPA (van Spa Monopole) tegen aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SPA THERAPY (van L’Oréal). Gerecht verwerpt het beroep van L’Oréal. Gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1 sub b, van verordening nr. 40/94; ouder nationaal woordmerk SPA.

Ter ondersteuning van haar oppositie voert Spa Monopole met name aan dat er verwarringsgevaar bestaat ten aanzien van haar oudere woordmerk SPA, dat sinds 1981 in de Benelux is ingeschreven voor cosmetica (klasse 3). Het gerecht overweegt dat het oudere merk SPA binnen het aangevraagde merk SPA THERAPY een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, zonder dat het het dominerende bestanddeel ervan vormt. Het aangevraagde merk bestaat uit twee duidelijk van elkaar gescheiden woorden “spa” en “therapy”. Het woord “spa”, dat zowel het oudere merk als het gemeenschappelijk element van beide merken vormt, bezit een normaal onderscheidend vermogen voor cosmetica (punten 22-24).

L’Oréal betoogt tevergeefs dat het woord “spa” beschrijvend of algemeen is voor cosmetica. Het gerecht neemt aan dat de term “spa” eventueel een beschrijvende en algemene aanduiding vormt voor waterkuuroorden, zoals Turkse baden of sauna’s, doch niet voor cosmetica. Het gegeven dat cosmetica worden gebruikt in het kader van waterkuuroorden doet daar niets aan af (punten 25, 26 en 28).

“33. Uit al het voorgaande volgt dat de verschillen tussen de tekens, doordat het woord „therapy” voorkomt in het aangevraagde merk, niet kunnen opwegen tegen de hoge mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, doordat het oudere merk aan het begin van het aangevraagde merk voorkomt en daarin een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt. Aangezien de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn, dient bovendien te worden geconcludeerd dat het relevante publiek zal aannemen dat deze minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.”

Het gerecht oordeelt dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verwerpt het beroep.

Lees het arrest hier.

GvEA, 25 maart 2009,  zaak T-21/07, L’Oréal SA tegen OHIM / Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar) 

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder Beneluxwoordmerk SPA (voor mineraalwater) tegen aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SPALINE (door L’Oréal voor cosmetica). Gerecht verwerpt het beroep van L’Oréal. Ongerechtvaardigd profiteren van de bekendheid van het oudere woordmerk SPA; geen geldige reden.

Overeenstemming tussen de merken SPA en SPALINE. Volgens het gerecht zal de consument meer aandacht hebben voor het element “spa”, het eerste gedeelte van het merk, dan voor het element “line”. Daar komt volgens het gerecht bij dat het Engelse woord “line” in de cosmeticabranche vaak wordt gebruikt om daarmee te wijzen op een reeks, een lijn, van producten (punten 24-26). 

L’Oréal meent dat het woord “spa” beschrijvend en algemeen is voor cosmetica. Het gerecht verwerpt dit en neemt aan dat de term “spa” eventueel een beschrijvende en algemene aanduiding vormt voor waterkuuroorden, zoals Turkse baden of sauna’s, doch niet voor cosmetica. Het gegeven dat cosmetica worden gebruikt in het kader van waterkuuroorden doet daar niets aan af (punten 28, 29 en 31).

Het feit dat het merk SPALINE één woord betreft, is volgens het gerecht niet relevant: “(…) the word created by the combination of the two elements ‘spa’ and ‘line’ does not have a meaning independent from that of its component parts.” Evenmin gaat het gerecht mee in het betoog van L’Oréal dat het woord “spa” meerdere betekenissen heeft (als acroniem van ‘Sanitas Per Aqua’). Volgens het gerecht zal de gemiddelde consument in de Benelux het element “spa” als eerste associëren met het mineraalwater van Spa Monopole (punten 33-34).
 
Het gerecht meent dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de merken SPA en SPALINE en overweegt daarbij dat cosmetica en bronwater gelijksoortig zijn: bronwater en cosmetische producten worden gezamenlijk gebruikt voor de huid en schoonheidsbehandelingen. Het mineraalwater en de minerale zouten in het water kunnen worden gebruikt bij de productie van zepen en andere cosmetische producten. Daar komt bij dat mineraalwaterproducenten soms cosmetica verkopen op basis van mineraalwater (punt 35).

“39. Moreover, it must also be pointed out that the stronger the link which the relevant public can make between the two marks, the greater will be the risk that the use of the mark applied for will take unfair advantage of the reputation of the earlier mark.”

“40. The risk of such a transfer has been established in the present case. First, as was noted in paragraph 21 above, the two marks target the same type of public, which, in so far as the earlier mark is registered in the Benelux countries, consists of average consumers in those Member States. Second, it has been shown in paragraph 35 above that the goods covered by the mark applied for are not so different from those covered by the earlier mark. Finally, the image of the earlier mark and the message that it conveys relate to health, beauty, purity and mineral richness. That image and that message can apply also to the goods in respect of which registration has been sought by the applicant, since they are used to preserve and improve health or beauty. Consequently, the applicant could take unfair advantage of the image of the earlier trade mark and the message conveyed by it in that the goods covered by the trade mark applied for would be perceived by the relevant public as bringing health, beauty and purity. Accordingly, the risk of a free-riding transfer of the advertising effort made by the proprietor of the earlier mark to the mark applied for has been established (…)”

Volgens L’Oréal dient rekening te worden gehouden met het feit dat zij op haar beurt een onbetwiste bekendheid geniet op het gebied van cosmetica. Maar het gerecht gaat daar niet in mee: “(…) Suffice it to observe in that regard that the applicant’s business name (L’Oréal, IEF) is not part of the mark applied for, which precludes the relevant public from associating that mark with that ostensibly well-known name.” (r.o. 41).

Het beroep van L’Oréal op een geldige reden faalt eveneens. Het gerecht acht het gebruik van het woord “spa” niet noodzakelijk voor de marketing van cosmetica. 

Lees het arrest hier. 

Voorzieningenrechter Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 maart 2009, 329321 / KG ZA 09-115, X Horeca Beheer B.V., Einstein Exploitatie B.V. en X tegen IJssalon Van Bokhoven h.o.d.n. Café Einstein, Y en Z.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Partijen worden gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaard. Vorderingen voor het overige afgewezen. Dominerende bestanddelen samengesteld merk. 

Geen van de afzonderlijke bestanddelen als zodanig is dominant: geen sprake van een grote mate van visuele overeenstemming "enkel en alleen omdat in de tekens van Van Bokhoven het woordbestanddeel Einstein terugkomt." Geografische omvang van het handelsnaamrecht. Vordering tot vergoeding van € 102,00 ter zake van ‘honorarium secretariaat’ berust op een vergissing. Veroordeling in de kosten van de procedure ad € 6.530,21.

Niet ontvankelijkheid:

4.3 (…) Dat verweer slaagt. Einstein heeft in reactie op het verweer ter zitting slechts gesteld dat X Beheer en Einstein Exploitatie een ‘gebruiksrecht’ hebben, doch niet gebleken is dat er door X een licentie is verstrekt aan beide vennootschappen in de zin van artikel 2.32 BVIE.

4.12 Ook hier heeft Van Bokhoven het verweer gevoerd dat, nú, X en X Beheer niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen aangezien de handelsnamen Einstein en Etablissement Einstein slechts worden gevoerd door Einstein Exploitatie. Ook dit verweer slaagt aangezien alleen laatst genoemde vennootschap daadwerkelijk bedoelde handelsnamen voert. Dat X Beheer volgens de stellingen van Einstein voorheen wel de handelsnamen voerde, doet aan het bovenstaande niet af.

De vorderingen voor zover gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE worden afgewezen:

4.8 (…) Nu geen van de afzonderlijke bestanddelen als zodanig dominerend zijn, kan niet gezegd worden dat sprake is van een grote mate van visuele overeenstemming, enkel en alleen omdat in de tekens van Van Bokhoven het woordbestanddeel Einstein terugkomt. Een samengesteld merk, zoals hier aan de orde, kan immers slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander teken, dat gelijk is aan of overeenstemt met één van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dat sprake is van een zekere auditieve en begripsmatige overeenstemming, doet er naar voorlopig oordeel niet aan af dat slechts in beperkte mate sprake is van overeenstemming.

Ook het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE faalt:

Kennelijk in verband met dat eerste heeft X gesteld dat Van Bokhoven in een telefoongesprek met de raadsman van X heeft verklaard dat zij bekend was met Etablissement Einstein in Leiden voordat zij haar handelsnaam Café Einstein ging voeren, doch deze stelling, die door Van Bokhoven ter zitting gemotiveerd is betwist, wordt gepasseerd. Immers, ook als met Einstein zou moeten worden aangenomen dat Van Bokhoven heeft gekeken naar het merk van Einstein, is de voorzieningenrechter niet gebleken dat zij daarvan voordeel heeft genoten en al helemaal niet dat dit ongerechtvaardigd was. Ook vermag de voorzieningenrechter zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom met de door Van Bokhoven gebruikte tekens voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het beeldmerk.

De voorzieningenrechter gaat ook in op de geografische omvang van het handelsnaamrecht

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. De geografische omvang van het handelsnaamrecht wordt bepaald door de omvang van het gebruik dat van de handelsnaam wordt gemaakt. Van Bokhoven heeft betwist dat Einstein Exploitatie buiten Leiden voldoende beschermingswaardige bekendheid geniet. (…) Ten aanzien van het gestelde gebruik van de handelsnaam van Einstein Exploitatie op de domeinnaam einstein.nu, geldt dat, anders dan bijvoorbeeld in het geval dat een website die blijkens de inhoud daarvan daadwerkelijk is gericht op het verwerven van klanten in geheel Nederland of in het geval van online verkopen op een website, dat gebruik bij lokale horecagelegenheden, niet wezenlijk bijdraagt aan de bekendheid van de handelsnaam buiten de eigen locatie. De aard van een horeca-onderneming brengt immers met zich dat zij in beginsel een lokaal verzorgingsgebied zal hebben. Het feit dat de horeca-gelegenheden van partijen beide op restaurant-sites als www.iens.nl en www.dinnersite.nl worden genoemd, doet aan het vorenstaande niet af.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 25 maart 2009, HA ZA 07-3221, Adani tegen Odmedical B.V. (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst Advocaten)

Eerst even voor jezelf lezen. Auteursrecht. Merkenrecht. Bodem in geschil over vaststellingsovereenkomst in merken- en auteursrechtelijk geschil m.b.t. de CONPASS bodyscanner van eiser Adani (zie (Vzr. Rechtbank Amsterdam, 2 augustus 2007, IEF 4469). 

Overtreding vaststellingsovereenkomst inz. merk- en auteursrechtelijk geschil leidt tot boete ad € 575.000. Merk- en auteursrechtinbreuk aangenomen. Geen geldige reden voor gebruik CONPASS door ODMedical. Volledige proceskostenvergoeding ad € 25.301,68, aangezien geschil ging over vaststellingsovereenkomst waarvan de kern bestaat uit de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

Ter beëindiging van hun geschil over het merk CONPASS en de auteursrechten op de bodyscanner van Adani hebben Adani en ODMedical in 2006 een vaststellingsovereenkomst afgesloten waarin is bepaald dat Adani exclusief merkhouder is en de auteursrechten bezit van de Bodyscanner “CONPASS”. Na ondertekening van de overeenkomst past ODMedical de door haar verhandelde bodyscanner aan en brengt deze op de markt onder de nieuwe naam SOTER RS security bodyscan. ODMedical blijft echter documenten verspreiden waarin het merk CONPASS en foto’s van de CONPASS bodyscanner gebruikt worden. In 2007 wijzigt ODMedical de naam van haar scanner in DRS CONPASS.

Adani is van mening dat ODMedical inbreuk maakt op de auteurs- en merkenrechten en bovendien de vaststellingsovereenkomst niet nakomt.

ODMedical voert in conventie de volgende verweren aan:

1. Er is geen sprake van inbreuk op het merkenrecht, omdat ODMedical sinds het tekenen van de vaststellingsovereenkomst geen producten op de markt heeft gebracht of gepromoot onder de naam CONPASS. Tevens betwist ODMedical dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht.

2. Er is geen sprake van misleidende reclame of onrechtmatig handelen. ODMedical heeft voor de promotie van de nieuwe bodyscanner slechts afbeeldingen gebruikt die niet zijn gemaakt met de CONPASS bodyscanner.

3. Er is niet in strijd gehandeld met de artikelen 4 en 8 van de vaststellingsovereenkomst. Wegens het feit dat er geen tekortkoming is, kan Adani ook geen aanspraak maken op de boete die op grond van artikel 12 kan worden toegewezen. Subsidiair stelt ODMedical dat er sprake is van een tekortkoming van geringe betekenis.

 Ad 1. Inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 BVIE: ODMedical stelt dat er geen sprake van merkgebruik is, maar van gebruik anders ter onderscheiding van waren (artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE). Zij stelt hiervoor een geldige reden te hebben. Bodyscanners moeten voldoen aan bepaalde (veiligheids)eisen. Hiervoor had ODMedical oude documenten nodig.

De rechtbank oordeelt dat er voor ODMedical niet een zodanige noodzaak bestond om het beschermde merk van Adani te gebruiken, dat van haar in redelijkheid niet verlangd kon worden zich van dat gebruik te onthouden. Het enkele feit dat ODMedical niet op tijd over de oude documenten kon beschikken, was geen reden om zonder toestemming van Adani diens testrapporten en certificaten te gebruiken (7.3.). Merkinbreuk aangenomen.

ODMedical heeft geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd met betrekking tot de vermeende inbreuk op het auteursrecht van Adani en de hierop betrekking hebbende vordering wordt ook toegewezen (7.4.).

Ad 2. Misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 BW: De rechtbank oordeelt dat er sprake is van misleidende reclame. Misleiding ontstaat met name doordat via de testrapporten, certificaten en afbeeldingen eigenschappen van de bodyscanner van Adani toegekend kunnen worden aan de nieuwe bodyscanner van ODMedical. Ook het gebruik van de link op de website kan misleidend zijn in de zin van 6:194 BW.

Ad 3. Schending van de vaststellingsovereenkomst: ODMedical heeft gehandeld in strijd met de artikelen 3, 4 en 8 van de vaststellingsovereenkomst volgens de rechtbank. Dit omdat zij heeft nagelaten de aanvraag voor het gemeenschapsmerk over te dragen aan Adani. Bovendien heeft zij een link op haar website met informatie over de bodyscanner 60 dagen laten staan (7.5.).

Adani kan aanspraak maken op het boetebedrag ad € 575.000. De rechtbank ziet geen reden dit bedrag te matigen aangezien zij het niet aannemelijk acht dat de boete in deze omstandigheden leidt tot een buitensporig en onaanvaardbaar resultaat, waartegen de billijkheid zich zou verzetten (7.7.).

In reconventie heeft de rechtbank het volgende overwogen: Er is geen sprake van onrechtmatige publicatie geweest van Adani (of haar distributeur) aan het Amerikaanse Consulaat in Frankfurt en aan de douane in Vietnam en Dubai. Voor onrechtmatige publicatie is schade vereist. ODMedical heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij als gevolg van de publicatie schade heeft geleden (8.3.).

Geen sprake van vervallenverklaring wegens non-usus op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE aangezien de gebruikstermijn van de merken van Adani nog niet zijn verstreken (8.4.).

Lees het vonnis hier.

GvEA, 25 maart 2009, zaak T-191/07, Anheuser-Busch, Inc. tegen OHIM  / BudÄjovický Budvar

Eerst even voor jezelf lezen. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk BUDWEISER. Oudere internationale woord- en beeldmerken BUDWEISER en Budweiser Budvar. Normaal gebruik van ouder merk. Schending van rechten van verdediging. Motivering. Niet-tijdige overlegging van documenten. Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94. Oppositie toegewezen.

Lees het arrest hier.

GvEA, 24 maart 2009, gevoegde zaken T-318/06 tot en met T-321/06, Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda tegen OHIM.

Merkenrecht. Nietigheidprocedure tegen gemeenschapsbeeldmerken GENERAL OPTICA, in verschillende kleuren, op grond van oudere handelsnaam Generalóptica. Vordering tot nietigverklaring wordt afgewezen, nu het oudere recht niet meer dan alleen een plaatselijke betekenis heeft.

32. Krachtens artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 4, van deze verordening, kan het bestaan van een ander teken dan een merk leiden tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk wanneer dit andere teken cumulatief aan vier voorwaarden voldoet: het moet worden gebruikt in het economisch verkeer; het moet een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben; de rechten op dit teken moeten zijn verkregen overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het teken vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag werd gebruikt; tot slot moet dit teken de houder ervan het recht verlenen om het gebruik van een later merk te verbieden. Deze vier voorwaarden beperken het aantal andere tekens dan merken die kunnen worden aangevoerd ter bestrijding van de geldigheid van een gemeenschapsmerk op het gehele grondgebied van de Gemeenschap overeenkomstig artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94.

(…) 44. Uit de door verzoekster geleverde bewijzen blijkt niet dat de betekenis van het in casu ingeroepen teken niet alleen plaatselijk is in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94. (…) dat het betrokken teken op het tijdstip dat de inschrijving van de eerste twee gemeenschapsmerken werd aangevraagd, sinds bijna tien jaar enkel werd gebruikt voor een voor het publiek openstaande vestiging in de Portugese plaats Vila Nova de Famalicão, die 120 000 inwoners heeft. Ondanks haar uiteenzettingen ter terechtzitting, heeft verzoekster geen elementen aangevoerd die haar bekendheid bij de verbruikers of haar handelsbetrekkingen buiten voormelde plaats aantonen. Evenmin heeft verzoekster aangetoond dat zij een reclameactiviteit had ontwikkeld om haar vestiging buiten die stad te promoten. De handelsnaam Generalóptica heeft dus een strikt plaatselijke betekenis in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94.

45 . Anders dan verzoekster lijkt te betogen, brengt deze conclusie geen schending van het subsidiariteitsbeginsel mee. Volgens de tweede en de derde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 is het bestaan van een communautair merkensysteem een gevolg van de toewijzing aan de Europese Unie van de bevoegdheden inzake de interne markt, waarmee de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen van de lidstaten aan de houders van merken verlenen, moeten worden opgeheven. Derhalve kan het subsidiariteitsbeginsel geen rol spelen. Bovendien dient te worden benadrukt dat de rechtsregeling inzake het gemeenschapsmerk de nationale rechten niet buiten beschouwing laat, aangezien zij voorziet in mechanismen aan de hand waarvan rekening kan worden gehouden met het bestaan van oudere nationale tekens. Dit is met name het geval voor artikel 106 van verordening nr. 40/94, voor oudere rechten als bedoeld in artikel 8 of artikel 52, lid 2, van die verordening, en daaronder voor tekens van meer dan alleen plaatselijke betekenis. Dit is ook het geval voor artikel 107 van verordening nr. 40/94, voor tekens van plaatselijke betekenis. In casu zal de mogelijkheid van het naast elkaar bestaan van de gemeenschapsmerken GENERAL OPTICA en de handelsnaam Generalóptica in het kader van een andere procedure moeten worden onderzocht tegen de achtergrond van artikel 107 van verordening nr. 40/94, op basis waarvan de houder van een ouder recht van plaatselijke betekenis, bezwaar kan maken tegen het gebruik van een gemeenschapsmerk op het grondgebied waarop dit recht wordt beschermd.

46. Gelet op het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de handelsnaam Generalóptica geen teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis is in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94.

47. Aangezien de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/84 cumulatief zijn, volstaat het dat aan één van die voorwaarden niet is voldaan om een vordering tot nietigverklaring van gemeenschapsmerken af te wijzen.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Maastricht, 6 maart 2009, LJN: BH7294, Fotostudio A.B. B.V. tegen Gedaagden (Fotostudio Arno Broeren)

Handelsnaamrecht, auteursrecht, domeinnaam. Eigennaam maakt inbreuk op initialen. Fotostudio A.B. wordt verkocht, oude eigenaren beginnen op 1 kilometer afstand een nieuwe fotostudio onder de eigennaam Fotostudio Arno Broeren (de ‘A.B.’ van Fotostudio A.B.) Tweede rechtszaak. Handelsnaamrechtelijke verwarring is te duchten. Ook gebruik van domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl  is een vorm van (verwarringwekkend) handelsnaamgebruik.

Geen inbreuk op huisstijl en auteursrecht eiser A.B. m.b.t. de op de site van gedaagden gebruikte foto’s, nu niet aannemelijk is geworden dat de rechten op de foto’s uit hoofde van de koopovereenkomst ook aan Fotostudio A.B. zijn overgedragen. Wel inbreuk auteursrecht van gedaagde door gebruik van zijn foto’s op website van eiser A.B.  Bewijsvermoeden artikel 8 Aw.

Wel oneerlijke mededinging door negatief uitlaten door gedaagde over Fotostudio A.B. en op ongeoorloofde wijze verwijzen naar hun verleden als oorspronkelijke oprichters van Fotostudio A.B. Partijen dragen hun eigen kosten.

Handelsnaam: 4.4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat [gedaagden]. erkennen dat zij eerst sedert 12 februari 2009 in het register van de kamer van koophandel niet meer verwijzen naar de domeinnaam en het emailadres van Fotostudio A.B.

In algemene zin mogen handelsnamen beschrijvend zijn. De woordcombinatie: “Fotostudio A.B.” is aangekocht vanwege de naamsbekendheid en de daaruit voortvloeiende goodwill en verdient derhalve bescherming. Het woord: “Fotostudio” kan niet worden gemonopoliseerd, in die zin dat een andere fotograaf die foto’s maakt en verkoopt de omschrijving van die diensten door middel van gebruik van het woord: “Fotostudio” moet worden verboden, echter het gebruik van het woord “Fotostudio” dient wel zodanig te zijn dat er geen verwarringsgevaar ontstaat.

Nu [gedaagden]. naar aanleiding van het vonnis van 7 november 2008 voor de omschrijving van hun nieuwe onderneming het woord “Fotostudio” hebben gekozen, zijnde een onderneming die plaatsvindt in hetzelfde veld gelegen op (onweersproken) één kilometer afstand van Fotostudio AB, én aan het woord “Fotostudio” de eigennaam: “[gedaagde1]” hebben toegevoegd, een naam die rechtstreeks verwijst naar [gedaagde1] de oprichter van Fotostudio A.B., is naar het oordeel van de voorzieningenrechter bij het publiek verwarring te duchten. Naar het voorshands oordeel van de voorzieningenrechter zal ook een bodemrechter tot die conclusie komen, zodat gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet de primaire vordering tot verbod een onderneming te drijven onder de naam: “Fotostudio [gedaagde1]” of onder een met Fotostudio A.B. gelijkende naam zal worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarna [gedaagden]. dit verbod dienen na te leven zal worden gesteld op vijf dagen na betekening van dit vonnis. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

Domeinnaam: 4.4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam: www.fotostudioarnobroeren.nl als vorm van handelsnaamgebruik kan worden gezien, zodat hetgeen hiervoor is overwogen ook geldt voor het gebruik van deze domeinnaam en dus voorshands voldoende aannemelijk is dat bij gebruik van deze domeinnaam het zelfde verwarringsgevaar is te duchten. Het gevorderde verbod tot gebruik van domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl ligt derhalve voor toewijzing gereed, met dien verstande dat de termijn waarna [gedaagden]. dit verbod dienen na te leven zal worden gesteld op vijf dagen na betekening van dit vonnis. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

Auteursrecht eiser: A: 4.5. Voorts stelt Fotostudio A.B. dat [gedaagden]. onrechtmatig jegens haar handelt door op slaafse wijze haar huisstijl na te bootsen door onder meer foto’s die haar toebehoren te publiceren op hun website.

(…)

4.5.4. (…) Deze artikelen zien naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet op overdracht van de activa, maar, gelet op hun inhoud en het feit dat zij geplaatst zijn onder artikel 3: “garanties verkoper (financieel / fiscaal) Jaarrekening en financiële gegevens”, op garanties van de verkoper.
Nu noch uit de door Fotostudio A.B. genoemde artikelen van de koopovereenkomst, noch uit de overige artikelen van de koopovereenkomst, voortvloeit, dat de foto’s als activa zijn overgedragen en bovendien geen enkele lijst met overgedragen activa, noch de notariële akte van levering, is overgelegd waaruit eigendomsoverdracht van de foto’s zou kunnen worden afgeleid, is ondanks de overgelegde verklaringen van Mulder en [[YY]] voorshands onvoldoende aannemelijk dat de foto’s waarop Fotostudio A.B. in productie 3 doelt haar eigendom zijn uit hoofde van de koopovereenkomst.

4.5.5. Voorts voert Fotostudio A.B. aan dat de foto’s waarvan zij het auteursrecht claimt zijn gemaakt op de locatie van Fotostudio A.B., met haar middelen, in haar opdracht en voor haar rekening en risico. Daaruit vloeit volgens haar voort dat de foto’s ingevolge artikel 7 van de Auteurswet haar eigendom zijn.
De voorzieningenrechter volgt in dit kader [gedaagden]. in hun betoog dat het, indien wordt uitgegaan van de periode dat [gedaagde1] in dienstverband dan wel in opdracht heeft gefotografeerd voor Fotostudio A.B., om zeer weinig foto’s zal gaan en het bovendien onduidelijk is om welke foto’s het precies gaat, zodat deze vordering ook om deze reden zonder nadere onderbouwing niet toewijsbaar is.
Wel is, mede gelet op hetgeen [gedaagde1] zelf heeft verklaard, voldoende aannemelijk dat [gedaagde1] sedert 2006 weinig tot geen foto’s meer heeft gemaakt. Echter niet valt vast te stellen door wie de gewraakte foto’s dan wel zijn gemaakt.
Raadpleging van de door Fotostudio A.B. overgelegde productie 3 levert op dat op enkele foto’s de naam “[gedaagde1]” staat afgedrukt. De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande dat uit de artikelen 4 (en 8)van de Auteurswet een bewijsvermoeden volgt ten gunste van degene die op het auteursrechtelijk te beschermen werk als maker wordt aangeduid. Daaruit volgt het vermoeden dat in ieder geval de foto’s waarop “[gedaagde1]” staat afgedrukt aan [gedaagde1] en niet aan Fotostudio A.B. toebehoren.

Gelet op het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat zonder nader onderzoek niet valt vast te stellen om welke foto’s het precies gaat en het er dus voorshands voor moet worden gehouden dat de auteursrechten op de foto’s waarop de naam [gedaagde1] staat afgedrukt aan [gedaagde1] toebehoren. Met betrekking tot de eigendom van deze en de overige foto’s is voorshands niet aannemelijk geworden dat zij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Fotostudio A.B. zijn overgedragen. De voorzieningenrechter wijst het gevorderde derhalve af.

Oneerlijke mededinging: 4.6. (…) De voorzieningenrechter wijst dit verweer af en is van oordeel dat voorshands voldoende aannemelijk is dat [gedaagden]. zich schuldig maken aan oneerlijke mededinging. Nu de domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl deel uitmaakt van dit geding en voor raadpleging door de voorzieningenrechter toegankelijk is heeft de voorzieningenrechter uit eigen waarneming kunnen vaststellen dat [gedaagden]. zich uitvoerig negatief uitlaten over Fotostudio A.B. en op ongeoorloofde wijze verwijzen naar hun verleden als oorspronkelijke oprichters van Fotostudio A.B. Met name onder de link: “vraag en aanbod” nemen [gedaagden]. voor Fotostudio A.B. onder meer de volgende schadelijke standpunten in: (…)

Op de vraag: “Zijn jullie niet dezelfde als fotostudio A.B. onder aan de cauberg?”  antwoorden [gedaagden].: “Nee niet meer. Wel waren we de oprichters/eigenaars van fotostudio A.B. tot mei 2007 Maar nu we hebben we die zaak verkocht, en zijn daar ineens onverwachts niet meer welkom. Dat vonden we natuurlijk niet leuk en daarom hebben we besloten helemaal zelf opnieuw te beginnen, met en prachtige splinternieuwe en veel ruimere fotostudio naast de Aldi. Met Fotostudio A.B. hebben we dus helemaal niets meer mee te maken.. en zijn dus ook géén filiaal van fotostudio AB,.. en zijn daar ook niet meer werkzaam als fotograaf daar. Let-op. 99% van alle foto’s op hun site en e.d. zijn nog gemaakt door fotograaf [gedaagde1], wij gebruiken alleen eigen gemaakte foto’s op de site en in de advertentie’s.”

Auteursrecht gedaagde: 4.8.2. Gelet op hetgeen met betrekking tot de eigendom van foto’s in conventie is overwogen geldt ook in reconventie dat ten aanzien van [gedaagden]. geldt dat onvoldoende is komen vast te staan – behoudens de foto’s waarop de naam [gedaagde1] staat - om welke foto’s het precies gaat. Zoals in conventie onder 4.5.5 is overwogen volgt uit de artikelen 4 (en 8) van de Auteurswet een bewijsvermoeden ten gunste van [gedaagde1], nu hij degene is die op het auteursrechtelijk te beschermen werk, in casu de hiervoor bedoelde foto’s, als maker wordt aangeduid. Daaruit volgt het vermoeden dat in ieder geval de foto’s waarop “[gedaagde1]” staat afgedrukt niet aan Fotostudio A.B. toebehoren en dat derhalve díe foto’s van haar website dienen te worden verwijderd. De vordering zal derhalve worden toegewezen met dien verstande dat in het dictum zal worden opgenomen dat alleen díe foto’s dienen te worden verwijderd waarop de naam [gedaagde1] staat afgedrukt.

De voorzieningenrechter verbiedt gedaagden hun onderneming onder de naam Fotostudio Arno Broeren of onder een op Fotostudio A.B. gelijkende naam te drijven (…) verbiedt gedaagden in hun reclame-uitingen, zoals op hun website, e-mailadres, in kranten of anderszins, te refereren aan Fotostudio A.B. B.V. (…) verbiedt [gedaagden]., ieder voor zich en/of gezamenlijk de domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl te gebruiken. Fotostudio A.B. wordt bevolen om de foto’s waarop de naam: “Arno Broeren” staat afgedrukt van haar website te verwijderen en verwijderd te houden.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 18 maart 2009, LJN: BH6636, Wannahaves Holding B.V. tegen ANWB B.V.
 
Merkenrecht, merk "Wannahaves" is een geldig merk. Anwb gebruikt teken "wannahaves" in tijdschriftartikel over hebbedingetjes. In het decembernummer van 2007 (nummer 12) is onder de kop “WANNAHAVES!” (subkop: “Hebbedingen of bittere noodzaak: een greep van de noviteiten die straks in de Nederlandse kampeerwinkels zullen liggen”) een artikel van zes pagina’s gepubliceerd waarin producten van derden worden getoond en kort worden besproken. Op de cover staat een verwijzing naar dit artikel, wederom met gebruikmaking van het teken “WANNAHAVES”.

Dergelijk gebruik is in de gegeven omstandigheden van het geval geen gebruik ter aanduiding van de herkomst van de waar of dienst. Ook geen ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk aan reputatie. 

4.12.  (…)  Er is met andere woorden voldoende aannemelijk gemaakt door de Anwb dat het teken “Wannahaves(!)” louter beschrijvend is gebruikt om de lezer te wijzen op - en in te lichten over de kenmerken van de beschreven waar - “hebbedingetjes” - in het artikel. Dit betekent dat de Anwb het teken “Wannahaves” niet heeft gebruikt als aanduiding van de herkomst van de waar of dienst, maar alleen om de eigenschappen van de onder dat teken aangeboden producten aan te duiden, zodat er geen sprake is van merkgebruik in de zin van het BVIE. Ook het publiek zal dit gebruik door de Anwb niet als merkgebruik opvatten. Zoals ook blijkt uit het door de Anwb overgelegde rapport van TPS/NIPO is in voldoende mate komen vast te staan dat de aanduiding “wannahaves” door een substantieel deel van de respondenten wordt geassocieerd met “dingen die je graag wilt hebben/dingen die je leuk vindt om te hebben/dingen die je moet hebben” en dus niet als een aanduiding ter onderscheiding van waren of diensten van een bepaalde onderneming. Dat Wannahaves Holding - overigens in een ander verband - “ten zeerste” betwist dat de aanduiding “wannahaves” een gebruikelijke term is om hebbedingen/gadgets mee aan te duiden, maakt dit niet anders.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 18 maart 2009, KG ZA 09-195, Stichting Clubswing Entertainment en Media tegen Lieuw-Sjong, Stichting Sugar Productions & Baja Beach Club Beta B.V. (met dank aan Thera Adam-van Straaten , Leijnse Artz)

Merkenrecht. Rotterdams vonnis over voorgebruik en vermeend voor-voorgebruik, met aardige kwade trouw overwegingen. Partijen hadden over een weer op dezelfde dag, 20 minuten na elkaar, depot verricht voor het merk BLUETIEK-IN – in de jaren ’80 een zeer bekende discotheek in Rotterdam, gevestigd op de plek waar tegenwoordig de Baja Beach Club is gevestigd. (Klik op afbeelding voor vergroting)

Eiseres Clubswing en gedaagden Baja Beach Club c.s. maken beide aanspraak op het merk BLEUTIEK – IN voor o.a. het organiseren van feesten en evenementen.

Op 7 oktober 2008 stuurde Clubswing een email Baja Beach Club met het voorstel om in samenwerking een “Bleutiek-in reünie party” te organiseren in de Baja Beach Club. Op dit verzoek werd door Baja Beach Club niet gereageerd. Op 23 januari 2009 heeft – zonder medewerking van Clubswing - in de Baja Beach Club een “Bleutiek-in” feest plaatsgevonden. Daarop heeft Clubswing, op 26 januari 2009, de maandag na het feest, een depot voor het woordmerk “BLUETIEK IN” doen verrichten bij het BBIE. Op dezelfde dag werden ook de domeinnamen “bluetiekin.nl”en “bluetikin.com” op naam van Clubswing geregistreerd.  

Een week later, op 3 februari 2009, is de merknaam “BLUETIEK-IN” op verzoek van de holding BV van de directeur van de Baja Beach Club gedeponeerd bij het BBIE.

 Clubswing stelt dat zij het evenementenformat “Bluetiek in” al in 2007 heeft ontwikkeld en vanaf december 2007 het subdomein bluetiekin.hyves.nl actief heeft. Volgens Clubswing maakt Baja Beach Club door het gebruik van het merk “BLUETIEK-IN” voor feesten in de Baja Beach Club, inbreuk op haar Benelux merk “BLUETIEK IN” en is het merkdepot van de directeur van de Baja Beach Club te kwader trouw gedeponeerd. Clubswing vordert in conventie onder meer een verbod op merkinbreuk en onrechtmatig handelen versterkt met dwangsommen.

Baja Beach Club c.s. op haar beurt stelt dat zij moet worden aangemerkt als voorgebruiker te goeder trouw. Van een uitgewerkt evenementenformat met betrekking tot “Bluetiek in” dat door Clubswing zou zijn ontwikkeld en gecommuniceerd, is geen sprake. Daarentegen was aan de zijde van Baja Beach Club wél sprake van een uitgewerkt evenement dat al op 4 september 2008 per email is gecommuniceerd aan de directeur van Baja Beach Club. Baja Beach Club c.s. vordert derhalve in reconventie een verbod op het gebruik van het merk “Bluetiek in” door Clubswing en overdracht van de domeinnamen “bluetiekin.nl”en “bluetikin.com”.

Daarop stelt Clubswing dat het voorgebruik door Baja Beach Club niet aan het merkdepot “BLUETIEK IN” van Clubswing in de weg stond, omdat Baja Beach Club op de hoogte was van het voor-voorgebruik te goeder trouw door Clubswing. De voorzieningenrechter is hiervan niet overtuigd en  overweegt als volgt:

“6.4 Van een depot te kwader trouw kan - voor zover hier relevant - sprake zijn indien het depot wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laat­ste drie jaren binnen de Benelux een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren en/of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde geen toestemming heeft verleend voor depot. In dat geval wordt door de inschrijving van het merk ingevolge artikel 2.4 BVIE geen recht op het merk verkregen.

6.5 Ten tijde van en voorafgaand aan het deponeren van het merk “Bluetiek in” op 26 januari 2009 wist Clubswing van het (voor-)gebruik van het merk door Baja Beach Club c.s.. Zij was immers bekend met het op 23 januari 2009 gehouden “Bluetiek in”-feest en de voorbereidingen die daaraan vooraf waren gegaan. Clubswing stelt zich echter op het standpunt dat dit aan het depot van het merk niet in de weg stond omdat Baja Beach Club c.s. het merk niet te goeder trouw heeft gebruikt, nu zij wist of behoorde te weten van het (voor-voor-)gebruik van het merk “Bluetiek in” door Clubswing. Clubswing wijst voor het door haar gestelde gebruik van het merk met name naar de website https://bluetiekinn.hyves.nl en de websites www.bluetiekin.nl en www.bluetiekin.com.

Uit deze websites kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter echter niet worden afgeleid dat er sprake was van een reële commerciële exploitatie van het merk door Clubswing, hetgeen een voorwaarde is om van voor-voorgebruik door Clubswing uit te kunnen gaan. Voldoende gebleken is immers dat de websites www.bluetiekin.nl en www.bluetiekin.com niet feitelijk in gebruik zijn (geweest), in die zin dat de gebruiker die inlogt op die sites slechts te zien krijgt dat de site “under construction” is. Ook uit de regi­stratie op Hyves - in beginsel een site voor privé-contacten - kan geen reële commerciële ex­ploitatie van het merk “Bluetiek in.” worden afgeleid, in elk geval niet door Clubswing, nu haar naam nergens expliciet met dat woord in verband wordt gebracht.

In dat verband is van belang, dat, zoals tussen partijen ook vast staat, de aanduiding Bluetiek in het verleden werd gebruikt door een bekende, inmiddels niet meer bestaande uitgaansgelegenheid in Rotterdam; onduidelijk is wie destijds de rechten op dat merk had, maar in confesso is dat de oorspronkelijke rechthebbende het niet meer gebruikt, maar dat evenmin één van partijen - dus ook Clubswing niet - de rechten van die gebruiker of toestemming voor dat gebruik heeft verkregen. Het enkele voorkomen van het woord op de hyves-site kan, tegen die achtergrond, dan ook niet als voor-voor-gebruik worden geduid, nu, zeker gelet op de context, het even goed een verwijzing naar de in het verleden bestaande gelegenheid kan betreffen.“

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Clubswing in conventie af. Het door Baja Beach Club in reconventie gevorderde verbod wordt (beperkt) toegewezen. Voor de vordering tot overdracht van de “bluetiek” domeinnamen ziet de voorzieningenrechter echter geen grond, omdat de websites niet in gebruik zijn. De voorzieningenrechter overweegt:
“Nu de websites van Clubswing feitelijk niet in gebruik zijn, is echter onvoldoende aannemelijk dat de enkele registratie van deze domeinnamen al inbreuk zal en kan maken op enig (merk)recht van Baja Beach Club c.s.”

Clubswing wordt veroordeeld in de proceskosten in conventie en reconventie na matiging “mede gelet op de indicatietarieven in IE –zaken” tot 4500 Euro aan salaris advocaat en 245 Euro aan verschotten.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, beschikking van 17 maart 2009, Industria de diseño textil S.A. tegen Artiq Mobile B.V. (met dank aan Peter Claassen, AKD Prinsen van Wijmen)

Ex parte. Merkenrecht. SMS-dienst biedt (zelfgemaakte) waardecheques met daarop het merk ZARA (de bekende modewinkelketen) aan om publiek over te halen om mee te doen aan de sms-spellen: inbreuk merkrecht ZARA. Pan-Europees verbod. (Klik op afbeelding voor vergroting).

2.2. Voorshands uitgaande van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk (art. 95 GMVo), heeft verzoekster naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk gemaakt dat gerekwestreerden inbreuk maken op het Gemeenschapsmerkrecht van verzoekster. Het door gerekwestereerden gebruikte teken is immers identiek aan het Gemeenschapsmerk en wordt op zodanig wijze gebruikt dat het publiek een verband zal leggen tussen het merk en de SMS-diensten van gerekwestreerden.

Aangezien verzoekster tevens voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat haar Gemeenschapsmerk bekend is en dat de SMS-diensten van gerekwestreerden bij ten minste een deel van het publiek een negatief imago hebben, moet worden geconcludeerd dat het merkgebruik door gerekwestreerden afbreuk doet aan de reputatie van het Gemeenschapsmerk van verzoekster. Aangezien niet valt in te zien dat gerekwestreerdeneen geldige reden hebben voor het merkgebruik, is sprake van een inbreuk op het Gemeenschapsmerk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo.

Lees de beschikking hier.