Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank Zwolle, 14 april 2009, LJN: BI8494, Kwik-Fit Nederland B.V. tegen Gedaagde

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. "Kwik-Fit" tegen  "Auto-Kwik-Service Kampen". Proceskostencompensatie omdat eisers onvoldoende heeft getracht een minnelijke regeling te treffen.

Gedaagde drijft een garagebedrijf, sinds 1991 genaamd “Auto-Kwik-Service Kampen”. Kwik-Fit, pas sinds korte tijd op de hoogte, maakt bezwaar tegen het gebruik van deze naam op grond van haar oudere merk- en handelsnaamrechten. De vorderingen worden groetendeels toegewezen. Geen werkelijke 1019h proceskostenveroordeling: De proceskosten worden gecompenseerd, omdat Kwik-Fit nodeloos proceskosten heeft gemaakt.

Verwarringsgevaar: 4.5.  (…) Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er in deze sprake van verwarringsgevaar. Kwik-Fit geniet als merk en handelsnaam immers ruime bekendheid op het gebied van, kort gezegd, auto-onderhoud. Van dit merk en de naam “Kwik-Fit” is het woord “Kwik”, op deze kenmerkende wijze geschreven, het sterk onderscheidende en dominerende bestanddeel. Het gebruik door [gedaagde] van dit bestanddeel - met identieke schrijfwijze - in zijn handelsnaam, terwijl partijen dezelfde goederen en diensten aanbieden, maakt reeds dat er sprake is van verwarringsgevaar met het merk en de naam “Kwik-Fit”. De wijze waarop [gedaagde] dit woord gebruikt in zijn handelsnaam doet daaraan onvoldoende af. Het door Kwik-Fit gevraagde gebod tot het wijzigen van de handelsnaam van [gedaagde] en het gevraagde verbod tot het gebruik van de term “Kwik” liggen daarmee voor toewijzing gereed.

Proceskosten: 4.6.  [gedaagde] heeft zich op het standpunt gesteld dat de proceskosten die door Kwik-Fit zijn gevorderd, nodeloos zijn gemaakt en derhalve niet kunnen worden toegewezen. Kwik-Fit heeft daarop aangegeven dat zij het van belang acht direct en met hantering van korte termijnen op te treden tegen geconstateerde schendingen van haar merk- en handelsnaamrecht. De onderhavige proceskosten zijn volgens haar dan ook toewijsbaar.

4.7.  Het kan Kwik-Fit worden toegegeven dat zij er belang bij heeft om geconstateerde inbreuken op haar recht op korte termijn te doen beëindigen. Dit betekent echter niet dat zij daartoe onder alle omstandigheden noodzakelijkerwijs op korte termijn een procedure, met alle kosten van dien, aanhangig dient te maken. In het onderhavige geval is de voorzieningenrechter van oordeel dat Kwik-Fit onvoldoende heeft getracht in der minne een beëindiging van de inbreuk op haar recht te verkrijgen. [gedaagde] heeft immers op de tiende dag na de eerste sommatie van Kwik-Fit - en aldus binnen een redelijke termijn – op de sommatie gereageerd en in zijn reactie een welwillende houding ingenomen ten opzichte van die sommatie. [gedaagde] heeft ter zitting onweersproken aangegeven dat de beperkte vertraging in zijn reactie was gelegen in trieste persoonlijke omstandigheden. Ter zitting heeft [gedaagde] voorts benadrukt dat hij steeds bereid was en is aan de sommatie van Kwik-Fit te voldoen en heeft hij zijn vermelding in het telefoonboek en de Gouden gids al laten beëindigen. Tot slot heeft [gedaagde] aangegeven dat het probleem met de gestelde termijn voor hem met name is gelegen in het feit dat hij als uitvoerder van APK-keuringen een naamswijziging moet doorvoeren met goedkeuring van de RDW, op straffe van verlies van zijn keuringsbevoegdheid. Een dergelijke goedkeuring kan niet binnen de door Kwik-Fit gestelde termijnen worden verkregen. Dit laatste is door Kwik-Fit niet betwist.
Gelet op deze omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat Kwik-Fit, door desondanks vast te houden aan de door haar in haar sommatiebrieven gestelde – zeer korte – termijnen en, buiten de mededeling dat de procedure zal worden voortgezet, in het geheel niet in te gaan op de brief van [gedaagde], nodeloos proceskosten heeft gemaakt.
De proceskosten tussen partijen zullen dan ook worden gecompenseerd in die zin, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Utrecht, 12 juni 2009, KG ZA 09-143, Filocal Europe B.V. tegen European Fruitservice Board B.V. (met dank aan Gitta van der Meer, BINGH Advocaten en Jan-Marcel van de Riet, Amice advocaten).
 
Merkenrecht. Auteursrecht. Eindvonnis na Vzr. Utrecht, 25 maart 2009, IEF 7800. Eerst even voor jezelf lezen. Stukgelopen samenwerking. Partijen hebben geen duidelijke regeling hebben getroffen over de verdeling van de intellectuele eigendomsrechten na het einde van de samenwerking, en Filocal c.s. kunnen zich voorshands niet verzetten tegen het gebruik door Kurver c.s. van door intellectuele eigendomsrechten beschermde logo’s, labels en (merk)namen. 

“2.7. Het bovenstaande brengt reeds mee dat voorshands niet met d ein kort geding vereiste stelligheid aannemelijk is dat Kurver c.s. inbreuk maakt op de IE-rechten van Filocal c.s. althans onrechtmatig jegens Filocal c.s. handelt. Dit betekent dat de vorderingen van Filocal c.s. dienen te worden afgewezen. Alle overige verweren van Kurver c.s. en de reactie van Filocal c.s. behoeven om die reden geen bespreking.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Roermond 17 juni 2009, KG ZA 09-15, Schwan-Stabilo Schwanhausser GmbH & Co.Kg tegen Ningbo Beifa Group Co., Ltd. (met dank aan Michiel Rijsdijk, SteinhauserVandenBrinkHeeziusRijsdijk).
 
Merkenrecht. Highlighters Ontbreken spoedeisend belang. Eiser Schwan stelt, kort gezegd, dat Beifa zich schuldig maakt aan merkinbreuk.

Ter onderbouwing legt eiser een brief over van Office Depot, d.d. 4 december 2008 waaruit blijkt dat Beifa in 2007 de gewraakte highlighters aan Office Depot heeft verkocht en geleverd. Beifa stelt dat zij de productie eind 2007 heeft gestaakt. Dit verweer wordt ondersteund door een brief van Office Depot, d.d. 6 maart 2008, waarin melding wordt gemaakt van de uitfasering van de highlighter tegen november 2008. Uit voormelde brieven kan enkel worden afgeleid dat Beifa in 2007 (mogelijk) inbreuk heeft gemaakt, maar dat  biedt geen grondslag voor de aanname dat Beifa de gewraakte highlighters thans of in de toekomst op de markt brengt of zal brengen. Daarmee ontvalt het spoedeisende belang aan hetgeen gevorderd.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Maastricht, 28 mei 2009, KG ZA 09-108, Koninklijke Sphinx B.V. tegen Dutch Tiles B.V. & Koramic Industries N.V. (met dank aan Dinah Elzinga, Loyens & Loeff) 
 
Merkenrecht. Eiser Sphinx maakt, kort gezegd, bezwaar tegen het sublicentiëren van het merk Sphinx voor tegels. In 1997 besluit Sphinx  om niet meer zelf tegels te produceren en verkoopt het de aandelen Sphinx Tegels en verstrekt tegelijkertijd een licentie voor het merk Sphinx voor tegels. De licentie is ondertussen middels de overnemende partij bij gedaagde Koramic terechtgekomen en Sphinx maakt hiertegen bezwaar, omdat aan haar geen toestemming is gevraagd en de licentie op grond van de licentieovereenkomst rechtsgeldig is overgedragen. Ook zou de reputatie van het merk Sphinx door de associatie met het faillissement van een van de rechtsopvolgers van de overnemende partij schade hebben opgelopen.

De vorderingen worden afgewezen. Onderzoek licenties gaat het bestek van een kort geding te buiten. Geen spoedeisend belang gestelde handelsnaaminbreuk. Geen merkinbreuk. Twijfel of niet gebruiken door licentiegever zelf leidt tot verval merkrecht. Opmerkelijk is de hoogte van de (onbetwiste) 1019h-proceskostenveroordeling op grond van art. Rv van €83.065,60.

Licentie: 3.4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat naar de grammaticale uitleg van artikel 12 van de licentieovereenkomst genomen aannemelijk is dat de bedoelde overdracht van de licentie niet onrechtmatig is. Dutch Tiles en Koramic stellen terecht dat nu de partijen bij de licentieovereenkomst grote ondernemingen zijn die zich door ter zake kundige juristen hebben laten bijstaan een (meer) grammaticale uitleg meer voor de hand ligt dan een uitleg volgens het bekende Haviltex-criterium. Doch ook indien dat artikel, mede in het licht van het in artikel 4 van de licentieovereenkomst vervatte, met behulp van het zogenaamde Haviltexcriterium zou moeten worden uitgelegd, kan het gevorderde, inzoverre het verband houdt met het omstreden merkgebruik, niet worden toegewezen. De beoordeling van het gevorderde vereist in dat geval immers een nader onderzoek naar de betekenis die partijen in het kader van de totstandkoming van de licentieovereenkomst over en weer aan het overeengekomene mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, welk onderzoek het bestek van een kort geding te buiten gaat, omdat daartoe bewijslevering noodzakelijk, waartoe in een kort geding geen ruimte is.

3.5. De licentie is naar het oordeel van de voorzieningenrechter door Trega Vastgoed overeenkomstig artikel 12 van de licentieovereenkomst aan een vennootschap binnen haar groep overgedragen. Trega Vastgoed heeft de licentie immers ingebracht in de door haar op 3 1 augustus 2005 opgerichte dochteronderneming Trega Holding. Trega Holding op haar beurt is als gevolg van de overdracht op 24 augustus 2007 aan Koramic Investement Group van de aandelen die Trega Vastgoed hield in Trega Holding onderdeel geworden van de Koramic-groep. Koramic Industries is, nadat de aandelen in Trega Holding eerst door Korarnic Investment Group aan Koramic Building Product. zijn overgedragen, en vervolgens door laatstgenoemde aan Koromic Industries, de moedermaatschappij geworden van Trega Holding. Vervolgens heeft Trega Holding de licentie aan haar moederonderneming, Koramic Industries, overgedragen.

3.6. Op grond daarvan is onvoldoende aannemelijk dat er sprake is van een merkinbreuk door Dutch Tiles enlof Koramic Industries.

Non usus: 3.7. Voorts is er gerede twijfel mogelijk ten aanzien van de gerechtigdheid van Koninklijke Sphinx zich te verzetten tegen het gebruik van het merk Sphinx Tiles, nu Dutch Tiles en Korarnic industries stellen dat Koninklijke Sphinx dat merk sinds 1997 niet meer gebruikt voor tegels, omdat zij sedertdien geen tegels meer produceert, dan wel door een dochteronderming laat produceren, zodat op grond van artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE het recht op het merk vervallen is. Ook daaromtrent kan in de onderhavige procedure niet met de daartoe voor toewijzing van de vorderingen noodzakelijke aannemelijkheid ten gunste van Koninklijke Sphinx uitspraken worden gedaan.

3.8. Uit het vorenstaande volgt reeds dat niet voldoende aannemelijk is dat Koninklijke Sphinx zich op de aangevoerde gronden terecht verzet tegen het gebruik van het merk Sphinx Tiles door Dutch Tiles en Koramic Industries, zodat de overige verweren geen bespreking meer behoeven. De op de beweerdelijke merkinbreuk gebaseerde vorderingen sub 1, en sub 3 tot en met 12 moeten derhalve worden afgewezen.

Handelsnaam: 3.10. Inzoverre de vordering zich richt tegen Dutch Tiles overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Uit de door Dutch Tiles en Koramic Industries in het geding gebrachte producties 23 en 24 blijkt dat aannemelijk is dat de handelsnaam Sphinx Tiles kennelijk al vanaf einde der negentiger jaren van de vorige eeuw werd gevoerd door de rechtsvoorgangster van Dutch Tiles. Uit de stukken blijkt immers van de verlening van een vergunning door de gemeente Maastricht voor het aanbrengen van een reclame-uiting (o.a. door lichtreclame) uit het jaar 1999 (productie 23), alsmede uit een brochure met detailhandelsprijzen uit 1997, welke brochure is uitgegeven door Sphinx Tegels b.v. Gelet op het feit dat er al ruim tien jaar gebruik wordt gemaakt van de handelsnaam Sphinx Tegels/Tiles,  is de voorzieningenrechter van oordeel dat thans geen sprake is van een spoedeisend belang van Koninklijke Sphinx om zich te verzetten tegen dat gebruik van die handelsnaam.

Proceskosten: 3.11. Koninklijke Sphinx zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, welke op de voet van artikel 1019i (sic) Rv worden begroot op de door Dutch Tiles en Koramic Industries gespecificeerde en begrote, daadwerkelijk gemaakte kosten, welke niet zijn bestreden door Koninklijke Sphinx. De kosten aan de zijde van Dutch Tiles en Koramic Industries worden begroot op: -vast recht € 262,00 - salaris procureur 82.803.60.

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 18 juni 2009, in zaak C-487/07, L’Oréal S.A. c.s. tegen Bellure N.V. c.s. (Prejudiciële vragen Court of Appeal (England & Wales)

Merkenrecht. Boeiend arrest in de vergelijkende parfumreclamezaak. Gebruik door een adverteerder van het merk van een derde in vergelijkende reclame die met name bestaat uit vergelijkingslijsten. Deze lijsten betreffen i.c. een vergelijk tussen tussen de geur van relatief zeer goedkope parfums en een met de merknaam aangeduid luxeparfums (Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa Noa). Dat de geuren van de goedkope parfums lijken op die van de bekende luxeparfums is geen toeval, de imitatie van de geur is een doelbewuste keuze van de fabrikant. Eerst even kort:

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1)      Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

2)      Artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet voldoet aan alle voorwaarden voor geoorloofdheid genoemd in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk.

3)      Artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, moet aldus worden uitgelegd dat een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, „goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak” in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een „oneerlijk voordeel” ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd.

Lees het arrest hier.

GvEA, 11 juni 2009, gevoegde zaken T-114/07 en T-115/07, Last Minute Network Ltd tegen OHIM / Last Minute Tour SpA.

Gemeenschapsmerk. Nietigheidsprocedure tegen Gemeenschapsbeeldmerk LAST MINUTE TOUR o.g.v. niet-ingeschreven ouder nationaal merk LASTMINUTE.COM. Relevant publiek. Inburgering in UK.

67. Hieruit volgt dat de kamer van beroep, door de in het Verenigd Koninkrijk wonende, normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten te beschouwen als het relevante publiek, terwijl volgens de regeling inzake de vordering wegens misbruik dit publiek louter bestaat uit de klanten van de verzoekende partij, is voorbijgegaan aan de verwijzing door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat van toepassing is op het niet-ingeschreven oudere nationale merk LASTMINUTE.COM, dat door verzoekster in het economisch verkeer werd gebruikt op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

(…)

87. In casu heeft de kamer van beroep vastgesteld dat „de reputatie [was] verbonden met het teken LASTMINUTE.COM als zodanig, met alle bestanddelen ervan, maar niet met de generieke vermelding ‚last minute’”. Zij heeft daaraan toegevoegd dat „[d]eze reputatie uitsluitend [werd] erkend in het kader van en met het oog op de toepassing van de wettelijke regeling [van het Verenigd Koninkrijk] inzake misbruik (passing off) en niet [kon] dienen als grondslag voor het verlenen van een monopolie op de vermelding [‚last minute’], die geen onderscheidend vermogen [had] voor de betrokken diensten en complementaire waren”.

88. Tegen de achtergrond van bovengenoemde nationale rechtspraak kon de kamer van beroep evenwel niet aldus weigeren, een zelfstandige reputatie toe te kennen aan de vermelding „last minute”, louter wegens de generieke aard ervan en het ontbreken van onderscheidend vermogen voor de betrokken diensten en complementaire waren.

89. Hieruit volgt dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan de verwijzing door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat van toepassing is op het niet-ingeschreven oudere nationale merk LASTMINUTE.COM, dat door verzoekster in het economisch verkeer werd gebruikt op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

(…)

101. Door louter over te gaan tot een dergelijke formele vergelijking van de twee betrokken tekens, zonder rekening te houden met het eventuele bestaan van een zelfstandige reputatie van de uitdrukking „last minute” bij de klanten van LMN, ten einde in punt 40 van beslissing R 256/2006-2 en in punt 41 van beslissing R 291/2006-2 uit te sluiten dat het publiek in het Verenigd Koninkrijk kan geloven dat waren en diensten die worden aangeboden door de onderneming die houder is van het merk LAST MINUTE TOUR, afkomstig zijn van de onderneming die houder is van het niet-ingeschreven oudere nationale merk LASTMINUTE.COM, is de kamer van beroep derhalve voorbijgegaan aan de verwijzing door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat van toepassing is op dit merk, dat door verzoekster in het economisch verkeer werd gebruikt op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

102. Bijgevolg moet het middel inzake onjuiste toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 worden toegewezen en dienen de bestreden beslissingen te worden vernietigd.

103. Overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009) zal het BHIM de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk LAST MINUTE TOUR opnieuw moeten onderzoeken tegen de achtergrond van alle voorwaarden van de vordering wegens misbruik, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de voorwaarde inzake de schade die voortvloeit uit de eventueel misleidende aard, uit het oogpunt van de klanten van LMN, van een aanbieding van de betrokken waren en diensten die wordt verondersteld in het Verenigd Koninkrijk onder het teken LAST MINUTE TOUR plaats te vinden op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 5 juni 2009, ex parte beschikking inzake N.V. Luchthave Schiphol c.s. tegen Optitrade Holding B.V.  & Oogmerk Marketing (Met dank aan Sophie van Loon, Kennedy Van der Laan).

Merkenrecht. Gedaagden Optitrade/Oogmerk gebruiken een logo en slogan TRY BUY SEE voor een reclamecampagne voor zonnebrillen. Schiphol, merkhouder van SEE BUY FLY woord- en beeldmerken See Buy Fly, maakt succesvol bezwaar tegen dit gebruik.

“Gezien aangehecht verzoekschrift: Beveelt gerequestreerden sub 1 en 2 om binnen twee werkdagen na betekening van deze beschikking zich te onthouden van ieder gebruik van de woordcombinatie en de afbeelding 'TRY BUY SEE', zoals omschreven in het aangehechte verzoekschrift;'

beveelt gerequestreerden sub I en 2 om binnen twee werkdagen na betekening van deze beschikking telefonisch en schriftelijk de individuele deelnemers van de OOGMERK keten te vragen ieder gebruik van de woordcombinatie en de afbeelding 'TRY BUY SEE', zoals omschreven in het aangehechte verzoekschrift, te staken en gestaakt te houden, inclusief, maar niet beperkt tot het verwijderen van reclamemateriaal met bedoelde tekens en/of afbeelding uit de desbetreffende winkel; veroordeelt gerequestreerden sub 1 en 2 hoofdelijk tot betaling aan verzoeksters van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,-- (zegge vijfduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gerequestreerden 1 en / of 2 in strijd handelen met de hiervoor gegeven bevelen, met een maximum van € 50.000,--; ”  

bepaalt de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv en artikel 50 lid 6 TRIPS op 3 (zegge drie) maanden na betekening van deze beschikking; verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders verzochte af.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 26 mei 2009, zaaknr. 200.017.095/01, CSL Behring GmbH tegen BBIE (Met dank aan het BBIE).

Merkenrecht. Bekrachtiging weigering woordmerk Factors for Life (farmaceutische praparaten).

7. (…)  Het Bureau meent dat ook patiënten tot het relevante publiek moeten worden gerekend aangezien tegenwoordig patiënten worden betrokken in de te maken keuzes en zeker patiënten met een bloedstollingsziekte, vanwege het chronische karakter daarvan, vanzelf kennis zullen verkrijgen over de verschillende middelen. Het hof is van oordeel dat het Bureau, om de door haar genoemde redenen, op dit punt het gelijk aan zijn zijde heeft, en dat dus zowel specialisten als patiënten zijn te beschouwen als de gemiddelde consumenten van de waren waarvoor (alsnog) inschrijving wordt verzocht. Samen met de fabrikanten van en handelaren in medicijnen- zie rov. 4 bij vi en vii - vormen zij de 'betrokken kringen' naar wier opvattingen moet worden beoordeeld of het teken FACTORS FOR LIFE beschrijvend is voor bloedstollingsmiddelen.

9. Het hof verenigt zich met de stelling van het Bureau (onder 10 van zijn pleitnotities) dat de betrokken kringen het bestanddeel 'for life' in de woordcombinatie FACTORS FOR LIFE in de eerste plaats de betekenis zullen toekennen van 'voor het leven' in de zin van 'ten behoeve van het leven' of' om in leven te blijven'/'om te (doen) overleven'. In deze betekenis is 'for life' beschrijvend voor de waren waarvoor de inschrijving is verzocht.

10. Onder verwijzing naar het onderdeel van de gepubliceerde 'Richtlijnen inzake de criteria voor toetsing van merken op absolute gronden' van het Bureau waarin invulling wordt gegeven aan de in rov. 4 bij ix. vermelde uitlegregel, heeft Behring naar voren gebracht dat het bestanddeel 'for life', in combinatie met 'factors', een dubbele bodem heeft: in puur medische zin betekent het: 'om te overleven', maar daarnaast heeft het de betekenis: 'voor het hele leven'/ 'levenslang', waarmee wordt gerefereerd aan het feit dat hemofiliepatiënten hun leven lang bloedstollingsfactoren moeten gebruiken. Het hof overweegt dat de bij de onderhavige warencategorie betrokken kringen niet alleen weten dat bloedstollingsfactoren nodig zijn om hemofiliepatiënten te doen overleven, maar ook doordrongen zullen zijn van het besef dat deze patiënten tot levenslang gebruik van dat medicijn veroordeeld zijn. Zij zullen, wanneer zij met het teken van Behring worden geconfronteerd, deze tweede betekenis (de 'dubbele bodem') dan ook onderkennen. De tweede betekenis van 'for life' duidt ook een kenmerk van bloedstollingsfactoren aan, namelijk dat zij levenslang moeten worden gebruikt.

11. De tweede betekenis in FACTORS FOR LIFE vormt derhalve niet een zodanig ongebruikelijke wijziging van semantische of syntactische aard dat er een merkbaar verschil bestaat tussen die woordcombinatie en de som van haar bestanddelen. Dit betekent dat FACTORS FOR LIFE op de c-grond als merk moet worden geweigerd voor de waren waarvoor het is aangevraagd. Derhalve staat ook de b-grond aan inschrijving in de weg.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 26 mei 2009, zaaknr. 105.007.848/01, Bovemij Verzekeringen N.V. tegen BBIE (Met dank aan het BBIE).

Merkenrecht. Beschikking in de langlopende (via het HvJ en weer terug) Bovemij-zaak. Hof bekrachtigt i.c. de weigering van het BBIE om het merk EUROPOLIS in te schrijven. “Niet valt uit te sluiten dat inburgering in één (aanzienlijk) gedeelte van het Beneluxgebied, in welk gedeelte zich een aanzienlijk deel van de betrokken kringen bevindt (zoals Nederland), voldoende moet worden geacht.” Maar ook dat mag niet baten, ook inburgering in het Nederlandstalige gebied is onvoldoende  aangetoond.

7. Uit de hiervoor geciteerde overwegingen uit het voornoemde arrest van het Hof van Justitie van 7 september 2006 volgt dat de inschrijving van een merk op grond van artikel 3, lid 3 van de richtlijn enkel toelaatbaar is indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. Hoewel niet valt uit te sluiten dat inburgering in één (aanzienlijk) gedeelte van het Beneluxgebied, in welk gedeelte zich een aanzienlijk deel van de betrokken kringen bevindt (zoals Nederland), voldoende moet worden geacht, hoeft deze vraag thans niet te worden beantwoord aangezien het hof van oordeel is dat het teken EUROPOLIS geen onderscheidend vermogen heeft gekregen door gebruik in het Nederlandstalige gedeelte van het Beneluxgebied.

9.  Bovemij heeft niet aangetoond, noch door middel van een onderzoek noch anderszins, dat het gebruik van het teken Europolis door een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek in het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux wordt opgevat als teken bestemd ter onderscheiding van diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming (en dus niet louter als handelsnaam). (…) De slotsom moet zijn dat Bovemij de door haar gestelde inburgering onvoldoende heeft aangetoond. 

Lees de beschikking hier.

HvJ EG, beschikking van 12 februari 2009, gevoegde zaken C-39/08 en C-43/08, Bild Digital & Co. En Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH tegen de president van het Deutsche Patent- und Markenamt (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Prejudiciële vragen Bundespatentgericht over de bekende vraag waarom het ene merk geweigerd wordt, terwijl een ander, min of meer het zelfde soort, merk wel is ingeschreven. De (wel vertaalde) prejudiciële vragen luidden:

1) Vereist artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 een gelijke behandeling van identieke of overeenstemmende merkaanvragen teneinde gelijke mededingingskansen te waarborgen?

2) Zo ja, is het Bundespatentgericht dan gehouden om concrete aanwijzingen voor een mededingingsverstorende ongelijke behandeling na te trekken en hierbij rekening te houden met oudere beslissingen van de bevoegde autoriteit in soortgelijke gevallen?

3) Zo ja, is het Bundespatentgericht dan gehouden om bij de uitlegging en de toepassing van artikel 3 van richtlijn 89/104/EEG het verbod van een mededingingsverstorende ongelijke behandeling in aanmerking te nemen, wanneer het een dergelijke ongelijke behandeling heeft geconstateerd?

4) Wanneer de eerste tot en met de derde vraag ontkennend worden beantwoord, moet de nationale wettelijke regeling dan, ter voorkoming van verstoring van de mededinging, voorzien in een verplichting voor de nationale merkenautoriteit om ambtshalve een nietigverklaringsprocedure tegen oudere ten onrechte ingeschreven merken in te leiden?

Het antwoord van het HvJ EG op de vragen is vrij kort. Ieder merk moet op zijn eigen merites en niet in relatie tot andere merken worden beoordeeld:

Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die über eine Markenanmeldung zu entscheiden hat, ist nicht verpflichtet, die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch die Entscheidung 92/10/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 geänderten Fassung aufgeführten Eintragungshindernisse unberücksichtigt zu lassen und dem Antrag auf Eintragung deshalb stattzugeben, weil das Zeichen, dessen Eintragung als Marke begehrt wird, auf identische oder vergleichbare Art und Weise wie ein Zeichen gebildet wird, dessen Eintragung als Marke sie bereits gebilligt hat und das sich auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezieht.

Lees de beschikking hier.