Woord- en of beeldmerk  

Hof Den Haag 30 juni 2015, IEF 15074; ECLI:NL:GHDHA:2015:1845 (DSquared2 TM tegen Dean's Fashion) ; ECLI:NL:GHDHA:2015:1757.
Uitspraak mede ingezonden door Diederik Stols, Boekx. Merkenrecht. DF heeft een benelux-depot van woordmerk DEAN RICH ingediend. Het Bureau wijst de oppositie van DSQ op basis van gemeenschapswoordmerk DEAN & DAN af [beslissing]. Het hof is met DSQ van oordeel dat er sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht, al door het overeenstemmende bestanddeel DEAN, dat (ongeveer) de helft van zowel het merk als het teken uitmaakt en dat een, niet beschrijvende, in de Benelux vrij ongebruikelijke jongensnaam is. De oppositiebeslissing wordt vernietigt en het merk wordt niet ingeschreven voor (bepaalde) waren in klasse 25, 14 en 18.

9. DF heeft betwist
dat het merk gebruikt is in de Europese Unie;
dat, als al sprake zou zijn van gebruik, het publiek dit als merkgebruik zou opvatten;
dat, als er al sprake zou zijn van merkgebruik, dit normaal gebruik in de Europese Unie zou opleveren;
at het gebruik gemaakt is door DSQ.

Ad a. Gebruik van het merk in de Europese Unie ?
14 (...) Het bovenstaande acht het hof voldoende om aan te nemen dat het merk in de relevante periode normaal is gebruikt voor kleding in de Benelux, zodat nadere bestudering van de overige facturen aan detaillisten in de Benelux (ordner 1 en eerste helft ordner 2) daarvoor niet nodig is.

21. Uit de overgelegde gebruiksbewijzen blijkt naar het oordeel van het hof voldoende dat het merk in de relevante periode is gebruikt in de Benelux, Frankrijk en Italië voor kleding in klasse 25. Dat het merk niet op de facturen is vermeld kan daaraan niet afdoen. Uit de gebruiksbewijzen kan niet worden afgeleid dat het merk ook is gebruikt voor waren in de klassen 14 en 18, waarvoor het merk en het teken ook zijn gedeponeerd.

Ad b Merkgebruik?

24. Het hof kan DF niet volgen in haar stelling dat het relevante publiek het onderhavige gebruik van de aanduiding DEAN & DAN niet zal opvatten als merkgebruik. Het gaat immers om een niet-beschrijvend onderscheidend teken (op de stelling van DF dat de naam DEAN op zichzelf nauwelijks onderscheidend vermogen heeft, zal het hof hieronder in rechtsoverweging 29 ingaan; DF betwist niet het onderscheidend vermogen van het merk als geheel) bestaande uit een combinatie van (eigen)namen, dat is aangebracht op de kleding. Niet betwist is dat het in de modebranche gebruikelijk is dat eigennamen, waaronder voornamen van ontwerpers, fungeren als merk (COCO van COCO CHANEL en GIO van GIORGIO ARMANI) en dat submerken worden gebruikt in combinatie met het hoofdmerk, in casu DSQUARED!. Ook is niet ongebruikelijk dat het gebruik van het merk wordt gecombineerd met andere tekens. Het bovenstaande, alsmede de omstandigheid dat het gebruikelijk is merken op kleding (aan de buitenkant) weer te geven in aanmerking nemende, zal het relevante publiek een combinatie van eigennamen op kleding, al dan niet in combinatie met andere tekens, in het algemeen opvatten als merkgebruik. Dat en waarom in afwijking daarvan de aanduiding in dit geval door het relevante publiek uitsluitend als versiering zou worden opgevat valt, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien. De stelling van DF dat DSQ de aanduiding gebruikt om de ontwerpers bij name te noemen, sluit geenszins uit dat het ook als merk wordt opgevat. De stellingen van DF dat het merk niet op de facturen, op de homepage van de website van DSQ en een aantal webshops van derden wordt genoemd, kunnen onvoldoende afdoen aan voormeld oordeel over de opvatting van het relevante publiek. De door DF genoemde uitspraken van het OHIM (waaraan het hof niet gebonden is), waarin de onderdelen “bio-lift” (voor cosmetica) en “Reserva de la familia” (voor sterke drank) in gecombineerde logo’s niet als een (sub)merk werden aangemerkt, zijn voor deze zaak niet van belang, alleen al omdat het daarbij ging om beschrijvende aanduidingen. Dat het merk ook nog op andere wijzen op kleding is aangebracht (zoals afgebeeld op pagina 10 van de pleitnotities van DF) doet aan het bovenstaande evenmin af. Het verweer dat het gebruik van het merk niet als merkgebruik kan worden gekwalificeerd faalt dan ook.

Ad c Normaal gebruik?
25 (...) is het hof van oordeel dat sprake is van normaal gebruik van het merk voor kleding in de Europese Unie in de relevante periode. Of het merk ook normaal gebruikt is voor de andere waren waarvoor het is ingeschreven in klasse 25 (schoeisel, hoofddeksels) kan, gelet op hetgeen hierna bij de warenvergelijking wordt overwogen, in het midden blijven.

26. Overigens merkt het hof op dat uit de honderden overgelegde facturen aan Spaanse detaillisten blijkt dat kleding voorzien van het merk ook is geleverd aan een aanzienlijk aantal detaillisten in Spanje. Het hof legt deze constatering evenwel niet aan zijn beslissing ten grondslag om de hiervoor in rechtsoverweging 16 aangegeven redenen.


Ad d. Gebruik van het merk door of namens DSQ
28. Het bovenstaande brengt mee dat de bezwaren van DSQ tegen het oordeel van het Bureau dat niet blijkt dat het merk in de Europese Unie normaal is gebruikt in de relevante periode, slagen en het hof alsnog moet beoordelen of het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren verwarring kan ontstaan. Partijen verwijzen in dit verband naar hun bij het Bureau aangevoerde argumenten.

Overeenstemming?
29. Het hof is met DSQ van oordeel dat er sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht, al door het overeenstemmende bestanddeel DEAN, dat (ongeveer) de helft van zowel het merk als het teken uitmaakt, dat zich op dezelfde plaats in het merk en het teken vooraan bevindt en dat een, niet beschrijvende, in de Benelux vrij ongebruikelijke jongensnaam is. De stelling van DF dat DEAN nauwelijks onderscheidend is passeert het hof als onvoldoende onderbouwd. De enkele omstandigheid dat de naam DEAN onderdeel uitmaakt van zes in de Europese unie ingeschreven merken voor waren en diensten in de mode-industrie, is daartoe onvoldoende, temeer nu niet gesteld of gebleken is dat deze merken ook worden gebruikt. Dat sprake is van visuele en auditieve overeenstemming geldt temeer nu zowel in het merk als in het teken het woord DEAN meer bepalend is voor het totaalbeeld daarvan dan het/de andere onderde(e)l(en) daarvan; in het merk is het woord DEAN meer bepalend dan DAN door zijn plaatsing vóór het woord DAN; in het teken is het woord DEAN meer bepalend omdat het relevante publiek in de Benelux – dat voldoende bekend is met de Engelse taal om het woord rich (waarmee naar het oordeel van beide partijen “rijk” is bedoeld) in deze combinatie te begrijpen – het woord rich zal opvatten als “rijk” en dus als een niet-onderscheidende term, waarmee (slechts) iets gezegd wordt over het woord waarmee het is gecombineerd DEAN.
Voorts is sprake van begripsmatige overeenstemming nu merk en teken dezelfde jongensnaam bevatten (vergelijk Gerecht EU 5 oktober 2011, T-421/10, Rosalia).

Gerecht EU 30 juni 2015, IEF 15062; T-404/10 RENV ((National Lottery Commission / OHMI - Mediatek Italia en De Gregorio (Représentation d'une main))
Gemeenschapsmerk. In Renvoi. Eerder IEF 11779 (C): Een lachende hand waarbij Italiaans auteursrecht niet voldoende werd erkend. Ouder nationaal auteursrecht. Het gemeenschapsbeeldmerk bestaat uit een hand met twee gekruiste vingers en een lachend gezicht. De Kamer van Beroep heeft het nationale Italiaanse auteursrecht verkeerd geïnterpreteerd, deze fout heeft effect op de beslissing gehad. De beslissing wordt vernietigd, het merk is geldig.

53      On the other hand, although it is true, as has already been pointed out in paragraph 49 above, that the Board of Appeal responded to the applicant’s argument based on the existence of certain anomalies in the 1986 Agreement, the fact remains that that analysis of the Board of Appeal was based on the false premiss that the 1986 Agreement constituted ‘conclusive evidence of the provenance of the statements of the parties to it, pending the introduction of proceedings challenging it as a fraud’ (paragraph 30 of the contested decision) and that its assessment could relate only to the content of that agreement. Therefore, it cannot be excluded that the Board of Appeal would have reached a different conclusion if it had favoured a broader interpretation of its powers.

54      In the light of the above, it must be concluded that, in finding that the applicants for a declaration of invalidity had shown the existence of an earlier right, the Board of Appeal based its approach on a misinterpretation of the national law governing its protection and that that error may have had an effect on the content of the contested decision.

Rechtbank Rotterdam 17 juni 2015, IEF 15055; ECLI:NL:RBROT:2015:4494 (CONES)
Merkenrecht. Eiser levert sigaretten-,sigaren- en jointhulsen aan professionele afnemers en is houdster van woord/beeldmerken CONES. Gedaagde produceert ook voorgedraaide jointhulzen en duidt de producten aan aan als "paper cones". Het woordmerk CONES wordt onderscheidend vermogen ontzegd, vanwege het beschrijvend karakter. De vorm van de voorgedraaide kegelvormige, papieren huls, met name geschikt voor het roken van wiet, is geen onbelangrijk kenmerk. Beschrijvende karakter geldt niet voor beeldmerken. Alleen het rechthoekig beeldmerk wordt wegens non-usus vernietigd.

4.5. (...)  Om te kunnen concluderen dat het merk onderscheidend vermogen mist omdat het beschrijvend aard is, dient dit uitsluitend te bestaan uit verwijzende of beschrijvende aanduidingen. Gelet op de vaste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (zie o.a.: HvJEU 23-10-2003, zaak C-191/01, Doublemint, IER 2004, 12) is het echter niet vereist dat het merk op het moment van depot reeds daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van de ingeschreven waar. Voldoende is dat de kenmerken door het merk ten tijde van het depot kunnen worden beschreven, anders gezegd: dat het redelijkerwijs mogelijk is dat het merk de kenmerken in de toekomst gaat beschrijven. (...)

4.6. (...)  Daar komt bij dat het Engelse woord ‘cone’ vrijwel gelijkluidend is aan het Franse woord ‘le cône’, die beide kegel betekenen, zodat ook niet gezegd kan worden dat het Franstalig deel van het Beneluxpubliek onbekend zal zijn met de betekenis van deze term. Naar het oordeel van de rechtbank is het beschrijvende karakter van de woordmerken CONES met een en ander voldoende komen vast te staan, wat maakt dat deze geen onderscheidend vermogen bezitten. Daarbij komt dat, voor zover [gedaagde] met haar stelling dat het beschrijvende gebruik een gevolg is van de bekendheid van het merk heeft willen stellen dat het merk is ingeburgerd, dit verweer dient te worden gepasseerd, aangezien zij dit verder op geen enkele wijze heeft onderbouwd. Voorts staat het enkele feit dat bij het indienen van de depots het BBIE de tekens wel onderscheidend vermogen heeft toegedicht niet in de weg aan een ander oordeel daaromtrent van de rechter.
De conclusie is dat althans aan de woordmerken CONES onderscheidend vermogen moet worden ontzegd vanwege het beschrijvende karakter daarvan voor sigarettenhulzen, zodat het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0666226 en het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0722129 voor zover ingeschreven voor deze waren, dienen te worden vernietigd. Of CONES tevens kan worden aangemerkt als een gebruikelijke aanduiding kan in dit verband derhalve buiten bespreking blijven.


slotsom
4.15. De slotsom dat is dat de primaire vordering tot nietigverklaring van de Beneluxmerken uitsluitend kan worden toegewezen voor het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0666226 en voor het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0722129 voor zover de inschrijving van dit merk ziet op sigarettenhulzen. De inschrijving van dit laatste woordmerk voor andere waren dan sigarettenhulzen alsmede die van het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0578242 zal vervallen worden verklaard wegens non-usus.
De vordering tot vernietiging van de beeldmerken is niet toewijsbaar, terwijl de vordering tot vervallenverklaring daarvan uitsluitend toewijsbaar is voor het rechthoekige beeldmerk als geregistreerd onder nummer 0722131, eveneens wegens non-usus. De rechtbank zal in zoverre de vorderingen worden toegewezen op de voet van artikel 4.5 lid 3 BVIE (ambtshalve) de doorhaling van die merken uitspreken.
4.16. Het gevorderde bevel tot doorhaling met uitvoerbaar bij voorraad verklaring is niet toewijsbaar. De nietigverklaring en vervallenverklaring zelf kunnen naar hun aard niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zodat voor het uitvaardigen van een bevel al voordat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan geen rechtsgrond bestaat. Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, kan de meest gerede partij op de voet van artikel 1.14 BVIE de doorhaling van de merken, voor zover relevant, verzoeken aan het BBIE. Bij een niet uitvoervaar bij voorraad verklaard bevel heeft [eiseres] daarom geen belang.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 12 mei 2015, IEF 15053; zaak C-223/15 (Combit Software)
Vraag gesteld door Oberlandesgericht Düsseldorf, Duitsland. Verzoekster is actief in de computersector (ontwikkeling en verkoop hard- en software, en service en opleidingen op dat gebied). Zij is houdster van het DUI woordmerk ‘combit’ en het gemeenschapswoordmerk ‘combit’. Verweerster ‘Commit Business Solutions’ is een in Israël gevestigde onderneming die via haar website commitcrm (toevoeging crm = customer relationship management) en e-store wereldwijd haar producten verkoopt. Verzoekster vraagt de rechter in eerste aanleg verweerster te verbieden om zonder haar toestemming primair binnen de EU en subsidiair binnen DUI de benaming ‘commit’ voor software te gebruiken. (Enkel) haar subsidiaire vordering wordt toegewezen, op de grond dat zij zich niet op het gemeenschapsmerk kan beroepen omdat zij dat niet heeft gebruikt. Voor het DUI merk oordeelt de rechter dat wel sprake is van het vereiste verwarringsgevaar. Verzoekster gaat daarop in hoger beroep bij de verwijzende rechter.

De verwijzende DUI rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) oordeelt dat wel sprake is van voldoende gebruik van het gemeenschapswoordmerk. Wel deelt hij de mening over het verwarringsgevaar voor de (gemiddelde) consument, ook in de overige EULS, maar met uitzondering van het Engelse taalgebied waar men meer gewend is aan afkortingen en onderscheid weet te maken tussen com bit en commit. Zijn uitspraak zal afhangen van de uitleg van het eenheidsbeginsel (artikel 1, lid 2, Vo. 207/2009). Indien dit beginsel niet wordt toegepast zal een tijdrovende (en voor partijen dus kostbare) procedure moeten volgen om voor elke EULS afzonderlijk vast te stellen of sprake is van verwarringsgevaar. Hij legt het HvJEU de volgende vraag voor:

“In welke zin wordt de beoordeling van het verwarringsgevaar bij een gemeenschapswoordmerk beïnvloed indien de fonetische overeenstemming van het gemeenschapsmerk met een benaming die daarop een inbreuk zou maken, vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in sommige lidstaten wordt geneutraliseerd door een betekenisonderscheid, maar vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in andere lidstaten niet?
a) Moet het verwarringsgevaar worden beoordeeld vanuit het perspectief van de ene of van de andere groep, dan wel vanuit het standpunt van een fictieve gemiddelde EU-consument?
b) Moet het bestaan van een inbreuk op het gemeenschapsmerk worden erkend of afgewezen voor de hele Europese Unie indien slechts in een deel verwarringsgevaar bestaat, of moet in dat geval een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende lidstaten?”

HvJ EU 25 juni 2015, IEF 15050; ECLI:EU:C:2015:420; zaak C-147/14 (Loutfi Management Propriété intellectuelle)
Merkenrecht. Loutfi is houdster van diverse Gemeenschapsbeeldmerken EL BENNA en EL BNINA. Meatproducts heeft een Benelux-merk EL BAINA gedeponeerd voor producten op islamitische wijze bereid. Inaanmerkingneming van het gebruik van een andere taal dan een officiële taal van de Europese Unie. Antwoord:

Artikel 9, lid 1, onder b) gemeenschapsmerkenverordeing] moet aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van het mogelijke verwarringsgevaar tussen een gemeenschapsmerk en een teken, die betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren en beide een dominant Arabisch woord in Latijns en Arabisch schrift bevatten, waarbij deze woorden visueel overeenstemmen, de betekenis en de uitspraak van deze woorden in aanmerking moeten worden genomen in omstandigheden waarin het voor het gemeenschapsmerk en het betrokken teken relevante publiek een basiskennis van het geschreven Arabisch heeft.

Gestelde vraag [IEF 13868]:

Dient artikel 9.1.b.) GMV, mede gelet op de bepalingen van de artikelen 21 en 22 van het Handvest van de grondrechten van de Unie, aldus te worden uitgelegd dat, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen een gemeenschapsmerk waarin een Arabisch woord dominant is en een teken waarin een ander maar visueel overeenstemmend Arabisch woord dominant is, het verschil in uitspraak en betekenis tussen deze woorden door de bevoegde rechterlijke instanties van de lidstaten mag of zelfs moet worden onderzocht en in rekening gebracht, ook al is het Arabisch geen officiële taal van de Unie en van de lidstaten?

HvJ EU 24 juni 2015, IEF 15046; ECLI:EU:C:2015:414 Zaak C‑207/14 (Hotel Sava Rogaška tegen Republika Slovenija)
Etikettering. Reclame. Handelsmerk. Herkomstaanduiding. Zie eerder: IEF 14865. Antwoord: Het begrip „natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2009/54/EG (...) moet aldus worden uitgelegd dat het betrekking heeft op natuurlijk mineraalwater gewonnen uit een of meer natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten dat eenzelfde watervlak of eenzelfde onderaardse laag tot oorsprong heeft, voor zover de kenmerken van dat water volgens de in bijlage I bij die richtlijn vermelde criteria bij al die natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten identiek zijn en constant blijven binnen natuurlijke schommelingen.

Gestelde vragen:
1)      Moet artikel 8, lid 2, van richtlijn 2009/54[...] aldus worden uitgelegd dat onder ,natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron’ moet worden verstaan:

a)      water afkomstig van eenzelfde onttrekkingspunt en niet water dat uit verschillende onttrekkingspunten wordt gehaald, ook al betreft het water met oorsprong in dezelfde watervoerende laag van hetzelfde grondwaterlichaam volgens de definitie van ,watervoerende laag’ en ,grondwaterlichaam’ van richtlijn 2000/60[…];

b)      water afkomstig van eenzelfde onttrekkingspunt en niet water dat uit verschillende onttrekkingspunten wordt gehaald, ook al betreft het water met oorsprong in dezelfde watervoerende laag van hetzelfde grondwaterlichaam volgens de definitie van ,watervoerende laag’ en ,grondwaterlichaam’ van richtlijn 2000/60[…], met dien verstande dat een dergelijke definitie ook omstandigheden in aanmerking neemt als de afstand tussen de onttrekkingspunten, de diepte van die punten, de specifieke kwaliteit van het water afkomstig uit een enkel onttrekkingspunt (bijvoorbeeld de chemische en microbiologische samenstelling), de hydraulische verbinding tussen de onttrekkingspunten, het open of gesloten karakter van de watervoerende laag;

c)      al het water met oorsprong in dezelfde watervoerende laag van hetzelfde grondwaterlichaam volgens de definitie van de begrippen ,watervoerende laag’ en ,grondwaterlichaam’ van richtlijn 2000/60[…], ongeacht of het aan de oppervlakte komt via meerdere onttrekkingspunten;

d)      al het water met oorsprong in dezelfde watervoerende laag van hetzelfde grondwaterlichaam volgens de definitie van de begrippen ,watervoerende laag’ en ,grondwaterlichaam’ van richtlijn 2000/60[…], ongeacht of het aan de oppervlakte komt via meerdere onttrekkingspunten, met dien verstande dat een dergelijke definitie ook omstandigheden in aanmerking neemt als de afstand tussen de onttrekkingspunten, de diepte van die punten, de specifieke kwaliteit van het water afkomstig uit individuele onttrekkingspunten (bijvoorbeeld de chemische en microbiologische samenstelling), de hydraulische verbinding tussen de onttrekkingspunten, het open of gesloten karakter van de watervoerende laag?

2)      Indien geen van de in vraag 1 voorgestelde oplossingen kan worden aanvaard, moet de uitlegging van het begrip ,natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron’ dan worden gebaseerd op omstandigheden als de afstand tussen de onttrekkingspunten, de diepte van die punten, de specifieke kwaliteit van het water afkomstig uit de individuele onttrekkingspunten, de hydraulische verbinding tussen de onttrekkingspunten, het open of gesloten karakter van de watervoerende laag?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 juni 2015, IEF 15045 (Converse-Kesbo tegen Scapino)
Merkenrecht. Parallelimport. Zie eerder IEF 14344, IEF 11650 en IEF 9669. Een deel van de in beslag genomen Converse schoenen wordt vermoed afkomstig te zijn van een door de merkhouder voor de EER geautoriseerde bron. Bewijsvermoeden strekt zich niet uit tot de overige schoenen. De door Converse ingenomen stellingen en overgelegde stukken zijn onvoldoende om het bewijsvermoeden te ontzenuwen. Het hof zal Converse c.s. in de gelegenheid stellen 5% van de in beslag genomen schoenen fysiek op echtheid te onderzoeken. In de gegeven omstandigheden is er geen plaats voor ambtshalve toetsing van artikel 101 VWEU.

2.9 Met betrekking tot het ambtshalve toetsen van het handelen van Converse c.s. aan artikel 101 VWEU, overweegt het hof dat, zelfs indien moet worden aangenomen dat  artikel 101 VWEU als recht van openbare orde moet worden beschouwd, het hof niet over de noodzakelijke feitelijke gegevens beschikt om te vermoeden dat de (ondertussen beëindigde) licentieovereenkomst tussen Converse c.s. en Infinity of het gedrag van Converse c.s. strijdig is met artikel 101 VWEU (vgl. r.o. 3.9.1 van het arrest van de Hoge Raad van
13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:69). Een overeenkomst of gedraging valt onder het verbod van artikel 101 VWEU wanneer deze ertoe strekt of tot gevolg heeft dat de mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Het moet daarbij krachtens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gaan om een “merkbare” beperking van de mededinging (zie HvJ EU 13 december 2012, nr. C-226/11, ECLI:EU:2012:795, Expedia, en HvJ EU 14 maart 2013, nr. C-32/11, ECLI:EU:2013:160, Allianz).

2.11. Het hof ziet in hetgeen door Converse c.s. in hun memorie van antwoord na tussenarrest wordt aangevoerd, evenmin aanleiding om terug te komen op zijn beslissing onder 2.3. sub f) dat in de gegeven omstandigheden een schoen met code W17 in de tonglabel vermoed wordt van Infinity afkomstig te zijn.

2.14 Het hof is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden het onderzoek van de gerechtsdeurwaarder onvoldoende steun biedt voor de stelling van Scapino dat 43% van de door Scapino verkochte schoenen wordt vermoed van Infinity afkomstig te zijn. De door Converse c.s. opgeworpen vraag of een steekproef, gelet op de vaste rechtspraak van het Europese Hof met betrekking tot uitputting en toestemming (zie rov. 3.24 van het tussenarrest van 4 november 2014), een geschikt middel is om bewijs van toestemming te leveren, laat het hof in het midden, nu het hof van oordeel is dat op grond van het onderzoek van de gerechtsdeurwaarder geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de overige schoenen. Zo is onvoldoende duidelijk dat de onderzochte groep schoenen, - gelet op de omvang en samenstelling van de totale groep schoenen (zie. rov. 3.25 en 3.26 van het tussenarrest van 4 november 2014) - een representatieve selectie vormt van de totale groep op grond waarvan conclusies worden getrokken met betrekking tot de overige door Scapino verhandelde schoenen.

2.16 Het hof heeft Converse c.s. in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren tegen het vermoeden dat de aangetroffen 1.407 paar Converse schoenen van Infinity afkomstig zijn. Voor het slagen van het tegenbewijs is het voldoende dat door Converse c.s. zoveel twijfel wordt gezaaid dat de op het vermoeden berustende vaststelling van het hof onhoudbaar wordt. Het tegenbewijs behoeft dus niet te bestaan uit het bewijs van het tegendeel. Voldoende is dat door Converse c.s. het vermoeden wordt ontzenuwd dat de schoenen van Infinity afkomstig zijn door aannemelijk te maken dat de schoenen niet van Infinity afkomstig en/of de schoenen namaak zijn. Daarvoor is het dus niet noodzakelijk, anders dan Scapino betoogt, dat Converse c.s. een sluitende geld- en goederenstroom aantoont die teruggaat tot een ongeautoriseerde bron. Evenmin is het nodig dat Converse c.s. per individuele schoen aannemelijk maken dat deze niet van Infinity afkomstig is. Voor tegenbewijs geldt immers niet het uitgangspunt als geformuleerd in rechtsoverweging 3.24 van het tussenarrest van 4 november 2014. Indien Converse c.s. in het tegenbewijs slagen, herleeft het bewijsrisico voor Scapino. Dit heeft tot gevolg dat de vordering van Converse c.s. met betrekking tot genoemde 1.407 paar Converse schoenen alsnog kan worden toegewezen, omdat Scapino in dat geval in het haar opgedragen bewijs niet is geslaagd.

2.19 Aan het onderzoek kleeft verder het gebrek dat het geen "assurance" beoogt te verschaffen zodat het hof daaraan zonder eigen onderzoek geen conclusies kan verbinden (zie ook de overgelegde beslissing van de Accountantskamer van 11 november 2013). Doordat de eindrapportage pas in een zeer laat stadium is overgelegd, en dan ook nog eens onvolledig, acht het hof zich niet in staat om aan de hand van die rapportage conclusies te trekken met betrekking tot de onderhavige 1.407 paar Converse schoenen. De rapporten laten zien dat er door de wederverkopers van Scapino (in het bijzonder Ressokd-Rings) is gerommeld met de documenten (vrachtbrieven en facturen) maar vormen voor het hof onvoldoende bewijs om het vermoeden te ontzenuwen dat de betreffende schoenen niet van Infinity afkomstig zijn en/of namaak zijn.

2.20 De door Converse c.s. genoemde omstandigheid dat de schoenen door de Baccarat groep zouden worden verkocht tegen de helft van de prijs die een Europese distributeur aan Converse c.s. betaalt, is evenmin voldoende om het vermoeden te ontzenuwen omdat het onduidelijk is of dit ook geldt voor de betrokken 1.407 paar beslagen Converse schoenen. Dat Scapino de schoenen voor de helft van de prijs zou hebben ingekocht, is niet gesteld. Ook de omstandigheid dat vier van de negen testaankopen als genoemd in randnummer 3.9.3 van de memorie van antwoord, een negatieve uitslag geven op de test met de “scanningpen” is voor het hof onvoldoende om het vermoeden te ontzenuwen dat de aangetroffen 1.407 paar Converse schoenen niet origineel zijn.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 20 mei 2015, IEF 15041 (Starterslening)
Uitspraak ingezonden door Esther Mommers en Joost Becker, Dirkzwager. Merkenrecht. SVn gebruikt sinds 2002 het woord Starterslening voor een door SVn in samenwerking met Nederlandse Gemeenten ontwikkelde flexibele leenvorm voor de starter op de koopwoningmarkt. De handelsnaam, het merk en de domeinnaam starterslening.nl wordt in 2008 gebruikt. In 2009 is er een bespreking geweest, na een periode van radiostilte heeft SVn een sommatiebrief gestuurd over staken van starterslening, na 15 maanden is er een kort geding aanhangig gemaakt. Er is geen spoedeisend belang. De beeldmerken van SVn geven geen merkenrechtbescherming tegen het woord starterslening (dat als woordmerk is geweigerd, omdat het te beschrijvend is). Er is een risico dat onjuiste informatie door tussenpersonen aan kopers wordt verstrekt, omdat SVn zelf kies om geen advies te verstrekken. Beroep op artikel 5a Hnw faalt, er is geen woordmerkinschrijving. De vorderingen worden afgewezen. Gedeeltelijk 1019h Rv veroordeling.

4.2. (...) dit kort geding op 23 maart 2015 daadwerkelijk aanhangig te maken, zulks terwijl zij blijkens het proceskostenoverzicht al in juni 2013 (uitgebreid) werkzaamheden heeft verricht aan de dagvaarding. Zij heeft voor dit stilzitten geen enkele (plausibele) verklaring gegeven, integendeel, zij klaagt zelfs over vertragingstactieken aan de zij van X sinds de zomer 2013. Tegen die achtergrond is niet aannemelijk dat het belang van SVn nog spoedeisend is. SVn zal derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vorderingen.

4.3. Ten overvloede wordt overwogen dat SVn onvoldoende aannemlijk heeft gemaakt dat gedaagden inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van SVn dan wel onrechtmatig handelen jegens SVn, zodat de voorzieningenrechter vooruitlopende op het oordeel in de bodemprocedure toewijzing van de gevorderde voorziening ook niet gerechtvaardigd acht.

4.6. Voor zover op de website onjuiste informatie wordt verstrekt, legt gewicht in de schaal dat SVn ervoor heeft gekozen om zelf geen advies te verstrekken, maar kopers op haar website te verwijzen naar een makelaar/tussenpersoon voor advies over (en het indienen van een aanvraag) bij SVn.

Op andere blogs:
DomJur

Hof Den Haag 28 april 2015, IEF 15038; ECLI:NL:GHDHA:2015:1017 (E*Trade tegen Binckbank)
Merkenrecht. Oppositie. Binckbank heeft een beeldmerk met een 5-armige ster gedeponeerd, E-Trade heeft er oppositie tegen ingesteld op basis van haar twee symmetrische pijlpunten die elkaar overlappen en een stervormig geheel vormen. Het BBIE oordeelt dat er geen overeenstemming is, het beroep daartegen wijst het hof af. In het onvolmaakte herinneringsbeeld van de gemiddelde consument zal een tweepijlenfiguur enerzijds en een stervorming figuur anderzijds achterblijven. De merken hebben zwak tot (zeer) gering onderscheidend vermogen en de bekendheid is niet aangetoond, waardoor het een sterker onderscheidend vermogen heeft verworven. Beroep wordt verworpen.

9. (...) Het merk bestaat uit twee symmetrische pijlpunten die elkaar in de punt overlappen en die – aldus over elkaar geschoven – samen een stervormig geheel vormen. Dat zij tezamen een stervormig geheel vormen, betekent niet dat zij daar in opgaan en hun zelfstandigheid verliezen. Door het kleurgebruik (de ene pijl is paars, de andere groen) zijn zij duidelijk zelfstandig zichtbaar. Sterker nog, de pijlpunten zijn gezichtsbepalend voor het merk, zij springen meteen in het oog. Het bestreden teken bestaat daarentegen uit een stervormige figuur uit één geheel, waarbij de uiteinden breder toelopen met een enigszins bolle bovenkant. Het bestreden teken doet daardoor denken aan (de schoepen van) een ventilator of een propeller.
In aantal heeft het merk zes uiteinden en inkepingen, het bestreden teken heeft er vijf. Dat maakt verschil bij de waarneming van het bovenste deel van de beide figuren. Het bestreden teken heeft een uiteinde langs de verticale as staan, terwijl de uiteinden in het horizontale vlak omhoog gebogen staan. Het merk heeft daarentegen geen uiteinde langs de verticale as, maar wel twee uiteinden die precies op de horizontale as liggen.
Dit heeft ook gevolgen voor de dynamiek die de figuren uitstralen. Het merk geeft een horizontale dynamiek aan: twee pijlen die langs de horizontale as over elkaar heengaan. Deze horizontale dynamiek wordt versterkt door de rechte lijnen en doordat de uiteinden overal even lang en breed zijn. Het bestreden teken geeft daarentegen een ronde dynamiek aan: een ventilator/propeller die ronddraait. Deze ronde dynamiek wordt versterkt doordat de uiteinden enigszins taps toelopen en een enigszins bolle bovenkant hebben.
Wat kleur betreft bevat het merk de kleuren paars en groen, waarbij paars overheerst als kleur van de overlappende pijl. Het bestreden teken bevat alleen groen (dat een nuance anders is dan het groen in het merk).
Zoals het BBIE oordeelde in overweging 37 van zijn beslissing blijft in het onvolmaakte herinneringsbeeld van de gemiddelde consument van de desbetreffende diensten wat betreft het merk de tweepijlen-figuur achter, terwijl wat betreft het bestreden teken de stervormige figuur of (schoepen van) een ventilator/propeller achterblijft.
Tezamen genomen is er naar het oordeel van het hof dus geen sprake van visuele gelijkenis tussen het bestreden teken en merk 1.

15. Wat betreft het onderscheidend vermogen van merk 1 deelt het hof het standpunt van Binckbank dat merk 1 een zwak onderscheidend vermogen heeft. Het merk heeft, als geometrische (pijl/ster)vorm, van huis uit een (zeer) gering onderscheidend vermogen, en het heeft – zoals Binckbank heeft gesteld en E-Trade niet (voldoende) gemotiveerd heeft betwist – daarnaast niet, als gevolg van bekendheid, een sterker onderscheidend vermogen verkregen in de Benelux of Europa. Wat E-Trade heeft gesteld omtrent het gebruik van het merk, brengt niet mee dat het ook een groot onderscheidend vermogen heeft verworven.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 12 juni 2015, IEF 15028; ECLI:NL:RBMNE:2015:4693 (Houttuin tegen HLPG)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, Van Benthem & Keulen. Know-how. Houttuin verzoekt ex 843a Rv afschrift van en inzage in gespecificeerde bescheiden en doorzoeking en als voorlopige voorziening onthouding van activiteiten op de precisiepomp(product)en, waaronder de twin-screw pumps vanwege vermeend onrechtmatig know how gebruik. Deze worden afgewezen. Houttuin heeft een reorganisatie aangekondigd en werknemers, in de vorm van HLPG, hebben geprobeerd om met het managementteam Houttuin te redden en zo veel mogelijk de productie en de werkgelegenheid te waarborgen. De ondernomen concurrerende activiteiten zijn niet onrechtmatig of maken inbreuk op merkenrecht of auteursrecht. Dat werknemers ontslagen waren van het concurrentiebeding vanwege valse voorwendselen, is niet aannemelijk gemaakt.

HLPG heeft de kostenspecificatie ex 1019h Rv één dag voor de mondelinge behandeling doet toekomen, dat is op een laat tijdstip en de voorzieningenrechter ziet geen aanleiding voor een bedrag hoger dan een forfaitaire vergoeding.

Lees de uitspraak (pdf/html)