Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 12 juni 2015, IEF 15028; ECLI:NL:RBMNE:2015:4693 (Houttuin tegen HLPG)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, Van Benthem & Keulen. Know-how. Houttuin verzoekt ex 843a Rv afschrift van en inzage in gespecificeerde bescheiden en doorzoeking en als voorlopige voorziening onthouding van activiteiten op de precisiepomp(product)en, waaronder de twin-screw pumps vanwege vermeend onrechtmatig know how gebruik. Deze worden afgewezen. Houttuin heeft een reorganisatie aangekondigd en werknemers, in de vorm van HLPG, hebben geprobeerd om met het managementteam Houttuin te redden en zo veel mogelijk de productie en de werkgelegenheid te waarborgen. De ondernomen concurrerende activiteiten zijn niet onrechtmatig of maken inbreuk op merkenrecht of auteursrecht. Dat werknemers ontslagen waren van het concurrentiebeding vanwege valse voorwendselen, is niet aannemelijk gemaakt.

HLPG heeft de kostenspecificatie ex 1019h Rv één dag voor de mondelinge behandeling doet toekomen, dat is op een laat tijdstip en de voorzieningenrechter ziet geen aanleiding voor een bedrag hoger dan een forfaitaire vergoeding.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Rechtbank Den Haag 4 februari 2015, IEF 15022; ECLI:NL:RBDHA:2015:1104 (Saepio tegen Hoekstra Security)
Merkenrecht. Het beeldmerk van Saepio is uitsluitend in geschreven voor kleding, schoeisel en hoofddeksels. [Gedaagde] heeft het merk op zijn bedrijfskleding aangebracht voor de aangeboden beveiligingsdiensten, en dat daarom het merk wel degelijk voor kleding (heeft) gebruikt. Daargelaten of genoemd gebruik onder de omstandigheden van dit geval merkgebruik voor kleding inhoudt, is het betwist en niet verder onderbouwd. Indien een derde een teken als merk gebruikt op een wijze die niet op grond van de specifieke merkenwetten kan worden verboden, dan is de weg naar een actie op grond van artikel 6:162 BW afgesneden. Geen bijzondere omstandigheden.

4.3. Ter zitting heeft Saepio nog gesteld dat het in de rede ligt dat [gedaagde] het merk op zijn bedrijfskleding heeft aangebracht, en daarom het merk wel degelijk voor kleding (heeft) gebruikt. Daargelaten of genoemd gebruik onder de omstandigheden van dit geval merkgebruik voor kleding inhoudt, is een en ander door [gedaagde] betwist en verder op geen enkele wijze door Saepio onderbouwd, zodat genoemde stelling van Saepio als onvoldoende onderbouwd wordt gepasseerd. De vorderingen zullen daarom, voor zover gebaseerd op merkinbreuk, worden afgewezen.

4.4. Bij de beoordeling van het gestelde onrechtmatig handelen stelt de rechtbank voorop dat het profiteren van andermans ondernemersactiviteiten zonder dat dit in strijd is met een absoluut (intellectueel of industrieel eigendoms-) recht in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet als daardoor nadeel voor die ander wordt veroorzaakt. Meer in het bijzonder geldt dat indien een derde een teken als merk gebruikt op een wijze die niet op grond van de specifieke merkenwetten kan worden verboden, de weg naar een actie op grond van artikel 6:162 BW, behoudens bijzonder omstandigheden, is afgesneden.

Vzr. Rechtbank Den Haag 26 mei 2015, IEF 15021 (Disney tegen Kidooz)
Auteursrecht. Merkenrecht. Bij verstek wordt Kidooz veroordeeld tot staken van inbreuk op de auteurs- en merkenrechten, o.a. door het verveelvoudigen van (driedimensionale) producten in de vorm van Disneyfiguren, of het tonen van producten met op de merkrechten van Disney overeenstemmende tekens [red. op kinderkleding]. De volledige proceskosten ex 1019h Rv zijn bij dagvaarding gespecificeerd en per e-mail nog bijgewerkt tot de dag van de mondelinge behandeling. De kosten aan de zijde van Disney zullen conform specificatie worden begroot op € 7.303,65.

2.7. Disney vordert een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv. De proceskosten worden in een verstekprocedure gelet op de eisen van een goede procesorde slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv begroot, indien zij bij dagvaarding reeds zijn opgegeven en gespecificeerd dan wel, indien zij pas na dagvaarding worden opgegeven en gespecificeerd, aan de niet-verschenen gedaagde kenbaar zijn gemaakt. Als de (aanvullende) kostenopgave niet is betekend, zal daarom bewijs beschikbaar moeten zijn waaruit blijkt dat de gedaagde daadwerkelijk heeft kennisgenomen van de (aanvullende) proceskostenopgave.

2.9. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende gebleken dat niet alleen de als productie 16 betekende proceskostenspecificatie kenbaar is gemaakt aan [gedaagde] maar ook – via haar advocaat - de aanvullende kostenspecificatie van 8 mei 2015. De kosten aan de zijde van Disney zullen conform specificatie worden begroot op een bedrag van € 5.836,46 aan salaris advocaat, vermeerderd met de vertaalkosten voor de dagvaarding van € 680,-, reiskosten van € 19,80, het griffierecht van € 613,- en € 154,39 aan explootkosten, in totaal derhalve op € 7.303,65.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 5 december 2014, IEF 15002; C-175/15 (Taser)
EEX-Verordening. Brussel I. Verweerster is houdster van het in Roemenië ingeschreven merk TASER International. In 2008 zijn twee overeenkomsten tussen partijen gesloten over de niet-exclusieve distributie van verzoeksters producten waarbij verbintenissen zijn aangegaan om alle merken die verweerders in Roemenië hadden laten inschrijven of waarvan zij de inschrijving in Roemenië hadden gevraagd en die bestonden in de merken en de handelsnaam van verzoekster, aan verzoekster over te dragen. Die verbintenis wordt blijkbaar door verweerders niet nagekomen want in mei 2011 vonnist de Rb Boekarest dat verweerders de contractuele verplichtingen dienen na te komen. Daar bleek dat verweerders weigeren de verbintenis uit te voeren omdat verzoekster haar verbintenis tot betaling van de prijs voor de overdracht niet is nagekomen. Verweerders beroep (uitspraak april 2013) slaagt niet. De zaak ligt nu voor in cassatie. Partijen zijn het niet eens over de bevoegde rechter. In de overeenkomsten is een bepaling opgenomen dat bij uitsluiting de gerechten in Arizona/VS bevoegd zijn. Op grond daarvan meent verzoekster dat de bevoegdheidsbepalingen van het internationale privaatrecht niet van toepassing zijn. Verweerders menen dat dit wel het geval is.

De verwijzende Roemeense cassatierechter oordeelt dat volgens het Roemeens recht niet aan de voorwaarden voor beslechting van het geschil door de Roemeense rechter wordt voldaan. Het bijzondere in deze zaak is dat partijen het eens zijn over het bevoegde gerecht (forumkeuze), en toch voor de Roemeense rechter zijn verschenen, een situatie als genoemd in artikel 24 Vo. 44/2001. Conclusie daarvan zou zijn dat de verwijzende rechter bevoegd is. Aangezien hij niet geheel zeker is dat deze conclusie juist is vraagt hij het HvJEU om uitleg van de uitdrukking „gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit uit andere bepalingen van deze verordening” in artikel 24 van de Vo.:

1) Dient artikel 24 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken aldus te worden uitgelegd dat de uitdrukking „gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit uit andere bepalingen van deze verordening” ook ziet op de situatie waarin de partijen bij een overeenkomst tot overdracht van de rechten op een in een lidstaat van de Europese Unie ingeschreven merk op ondubbelzinnige en onbetwiste wijze de bevoegdheid om kennis te nemen van elk geschil betreffende de nakoming van de contractuele verplichtingen hebben toegewezen aan de gerechten van een staat die geen lid van de Europese Unie is en waarin de verzoeker zijn woonplaats (zetel) heeft, doch de verzoeker zich heeft gewend tot een gerecht van een lidstaat van de Europese Unie op het grondgebied waarvan de verweerder zijn woonplaats (zetel) heeft?
Ingeval deze vraag bevestigend wordt beantwoord:
2) Dient artikel 23, lid 5, van die verordening dan aldus te worden uitgelegd dat het niet ziet op een forumkeuzebeding ten gunste van een staat die geen lid van de Europese Unie is, zodat het op grond van artikel 2 van de verordening aangezochte gerecht zijn bevoegdheid zal bepalen volgens zijn nationale regels van internationaal privaatrecht?
3) Kan worden aangenomen dat een geschil betreffende de nakoming, langs gerechtelijke weg, van de in een overeenkomst tussen de partijen bij dat geschil aangegane verplichting om de rechten op een in een lidstaat van de Europese Unie ingeschreven merk over te dragen, betrekking heeft op een recht „dat aanleiding [geeft] tot deponering of registratie” in de zin van artikel 22, punt 4, van de verordening, gelet op het feit dat volgens het recht van de staat waar het merk is ingeschreven, de overdracht van de rechten op een merk is onderworpen aan registratie in het Merkenregister en aan bekendmaking in het Publicatieblad betreffende industriële eigendom?
Ingeval deze vraag ontkennend wordt beantwoord,
4) staat artikel 24 van de verordening dan eraan in de weg dat een op grond van artikel 2 van de verordening aangezocht gerecht in een situatie als beschreven in de hierboven geformuleerde prejudiciële vraag, vaststelt dat het niet bevoegd is om kennis te nemen van de zaak, ook al is de verweerder voor dat gerecht verschenen zonder de bevoegdheid ervan te betwisten, zelfs wanneer dat gerecht uitspraak doet in laatste aanleg?

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 32 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie maart 2015.

29-05	2008550	AMUNDI	CREDIMUNDI	1260616	Toegew.	fr
18-05	2008835	DEF	DEFT	1267065	Toegew.	nl
12-05	2009101	DENIM	CAST IRON PREMIUM DENIM	1271448	Afgew.	nl
06-05	2007755	Bally	BILLY X CLUB STREET CHIC CITY REBEL	1247495	Gedeelt.	nl
06-05	2007367	Bally	BILLY X CLUB CHIC CITY REBEL STREET	1239561	Gedeelt.	nl
06-05	2009064		Eau Croco	1267366	Toegew.	nl
06-05	2009198	APPLE	APPLE4EGG	1268761	Toegew.	nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 juni 2015, IEF 14989; ECLI:NL:RBZWB:2015:3577 (Roy Donders)
Benelux (woord)merken. Voorgebruik Roy Donders is door JanssenConcepts gedeponeerd. Partijen zijn in overleg geweest, onder de voorwaarden dat JanssenConcept niets met de merkdeponering te doen. Roy Donders gebruikte zijn dienstmerk voor kledingparty's. Het merk ROY DONDERS is een eigen naam, toen het merk ROY DONDERS door JanssenConcepts werd gedeponeerd, was hij al een bekende Nederlander. JanssenConcepts heeft te kwader trouw de merken gedeponeerd en doorhaling van de gedeponeerde merken wordt bevolen.

3.3. Ter onderbouwing van zijn stelling dat de depots te kwader trouw zijn verricht, stelt [eiser] dat hij het teken ROY DONDERS voorafgaand aan het eerste depot van JanssenConcepts reeds als merk voor zijn huispakken en als dienstmerk voor zijn kledingparty’s gebruikte. Vanaf het eerste seizoen van ‘Roy Donders: Stylist van het Zuiden’ is de verkoop van zijn huispak een terugkerend thema in het televisieprogramma geweest. Hierdoor zijn de aanduidingen ‘Roy Donders’ en ‘Roy Donders original’ als onderscheidingsteken en dus als merk gebruikt voor de kleding van [eiser] (als warenmerk) en voor de kledingparty’s (als dienstmerk). De tekens hebben mede door de centrale plek in het televisieprogramma een groot onderscheidend vermogen voor de kleding van [eiser] verworven, veel meer dan het fantasiemerk ROJAMI’S. Het publiek percipieert het teken ROY DONDERS als merk en het teken fungeert dus bij uitstek als herkomstaanduiding. Het enthousiaste publiek wil niet zo maar een huispak, het wil een Roy Donders huispak.
Gezien de aangevangen verkoop van de kleding, de tientallen kledingparty’s en de diverse onderhandelingen met derden over allerlei Roy Donders-producten, is sprake van een reële exploitatie van het merk, althans van een concreet voornemen daartoe.
[eiser] stelt dat JanssenConcepts wetenschap had van het voorgebruik van het teken ROY DONDERS door [eiser] zelf. Janssen heeft [eiser] benaderd met een voorstel om nu juist de activiteiten die [eiser] ontplooid had verder te begeleiden als communicatieadviseur. Uit de correspondentie tussen partijen en de door Janssen gegeven presentatie blijkt onmiskenbaar dat Janssen van het merkgebruik door [eiser] op de hoogte was. JanssenConcepts heeft niet voor niets het teken ROY DONDERS al in december 2013 gedeponeerd, kort ná het eerste succesvolle seizoen van zijn TV-programma. Voor zover dat niet het geval is had JanssenConcepts als communicatieadviseur van genoemd gebruik behoren te weten, aldus [eiser].

3.8. Janssen c.s. betwist dat artikel 6septies UvP van toepassing is omdat [eiser] niet is aan te merken als een merkhouder en JanssenConcepts geen agent is.

3.18. Op grond van vorenstaande feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat het depot van 19 december 2013, en daarmee ook het depot van 9 mei 2014, te kwader trouw is geschied. Daartoe geldt nog het volgende. Toen M. Janssen - zoals door Janssen c.s. gesteld - door het succes van de televisieserie de potentie zag in het registreren van het merk ROY DONDERS, had hij naar het oordeel van de rechtbank op grond van zijn professie (directeur van een marketingbureau) kunnen en dienen te onderzoeken of het merk al door [eiser] werd gebruikt. Gelet op de hiervoor vermelde producties blijkt dat er op internet genoeg aanwijzingen waren dat het merk reeds door [eiser] werd gebruikt als dienstmerk.

Op andere blogs:
Charlottes Law
Dirkzwager
RTL Boulevard (film)

Rechtbank Den Haag 13 mei 2015, IEF 14983; ECLI:NL:RBDHA:2015:5716 (Brite Strike Technologies)
Zie eerder IEF 14305. Brite Strike Inc. vordert een verklaring voor recht dat gedaagde te kwader trouw BRITE STRIKE heeft laten inschrijven, de nietigheid en de doorhaling van het merk. Gedaagde heeft woonplaats in Luxemburg en er is geen verbintenis die in Nederland is of moet worden uitgevoerd. De definitieve vragen:
I. Dient het BVIE (al dan niet op de in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013, overwegingen 28 - 34 genoemde gronden) te worden aangemerkt als een posterieur verdrag, zodat artikel 4.6 BVIE niet kan worden aangemerkt als een bijzondere regeling, in de zin van artikel 71 EEX-Vo oud?

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord:
II. Volgt uit artikel 22 lid 4 EEX-Vo oud dat zowel de Belgische, als de Nederlandse en de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen?
III. Zo nee, hoe dient dan in een geval als het onderhavige te worden vastgesteld of de Belgische, dan wel de Nederlandse of de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd is? Kan voor deze (nadere) vaststelling van de internationale bevoegdheid artikel 4.6 BVIE (wél) worden toegepast?

Lees de uitspraak hier (pdf/html)

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 3 april 2015, IEF 14981; zaak C-179/15 (Daimler)
Merkenrecht. Verzoekster (autofabrikant) is houdster van onder meer het internationale beeldmerk ‘Mercedes-Benz’, ingeschreven sinds 21-09-1966. De bescherming (ook in Hongarije) betreft overwegend bepaalde auto-onderdelen. Verweerster (kort: Együd Garage) is in Hongarije ingeschreven en actief in de auto-detailhandel. Haar diensten zijn afgestemd op de voertuigen van verzoekster. In 2007 sluit Mercedes-Benz Hungaria (dochter Daimler, geen partij in het geding) en verweerster een overeenkomst over klantenservice, die afliep op 31-03-2012. Gedurende de overeenkomst mag verweerster zich profileren als ‘erkend Mercedes-Benz garagehouder’. Maar ook na afloop van de overeenkomst (en nu nog steeds) blijft verweerster deze uitdrukking (met name op Hongaarse maar ook op Engelstalige websites) gebruiken, ondanks pogingen van verzoekster dit te stoppen om verwarring bij klanten te voorkomen. Verzoekster vraagt de verwijzende rechter vast te stellen dat verweerster inbreuk maakt op haar merkenrecht en haar te gelasten de (misleidende) advertenties te verwijderen, zich verder van inbreuken te onthouden en een rechtzetting in nationale en regionale dagbladen te plaatsen. Verweerster bewijst dat zij bij de onderneming die reclamediensten aanbiedt heeft aangedrongen op wijziging van de ads.

Die instructie zou inmiddels zijn uitgevoerd. De andere ads zijn niet door haar op internet geplaatst en zij heeft daartoe ook nimmer opdracht gegeven. Zij wijst erop geen invloed op de plaatsing van ads te kunnen uitoefenen. Op haar verzoeken tot verwijdering wordt slechts door één directeur van een reclamewebsite gereageerd; deze geeft toe dat verweerster geen opdracht tot plaatsing heeft gegeven. Hij stelt dat plaatsing komt door de werkwijze van websites (overnemen bestaande gegevens) om te voorkomen dat adverteerders denken dat het om een spookonderneming gaat.

De verwijzende Hongaarse rechter (hoofdstedelijke Rb) geeft aan dat er veel soortgelijke gevallen worden voorgelegd. Het lijdt geen twijfel dat het blijven opduiken het gevolg is van de praktijk van bepaalde aanbieders, en dat de gewraakte ads kunnen leiden tot verwarring bij het publiek. Er is geen unanimiteit onder Hongaarse rechters of het op deze wijze opduiken in ads, ook na pogingen tot verwijdering, moet worden beschouwd als ‘gebruik van het merk’. Hij vraagt dan ook het HvJEU zich hierover uit te spreken:

“Moet artikel 5, lid 1, onder b), van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk tegen een derde die wordt genoemd in een internetadvertentie waarin een teken is opgenomen dat met het merk kan worden verward en die betrekking heeft op door de derde aangeboden diensten die identiek zijn aan de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zodat bij het publiek ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat er officiële commerciële banden bestaan tussen de onderneming van de derde en de houder van het merk, ook dán kan optreden, wanneer de advertentie niet op het internet is geplaatst door of voor rekening van de erin genoemde persoon of op het internet blijft opduiken hoewel de erin genoemde persoon alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kon worden verlangd om de advertentie te laten verwijderen, maar daar niet in is geslaagd?”

Vzr. Rechtbank Den Haag 19 mei 2015, IEF 14948 (Vlisco tegen Stella Jean)
Uitspraak ingezonden door Laura Fresco en Ivy de Bruijn, Hoyng Monegier LLP. Auteursrecht. Niet-geregistreerd gemeenschapsmodel. Merkenrecht. Vlisco ontwerpt opvallende, veelal exotische dessins die zij gebruikt op stoffen en modeaccessoires. Stella Jean is een Italiaans-Haïtiaans modelabel, die verkoopt via stellajean.it en een verkooppunt heeft in Den Bosch. Vlisco vordert staking van de inbreuk op auteursrechten op haar dessins, merkenrecht en Gemeenschapsmodellenrecht. Het uitputtingsverweer slaagt niet. Stella Jean c.s. maken niet aannemelijk dat haar leverancier officiële distributeur van Vlisco-stoffen is. De detailverschillen in dessin en de stofkwaliteit duiden er op dat het niet om Vlisco-stoffen gaat. De stoffen maken deel uit van een populaire stijl van Afrikaanse en exotische motieven, omdat er geen 'Umfeld' is overlegd, wordt een gemiddelde beschermingsomvang toegekend. Het uitsluitend decoratief gebruik van de registreerde vogel en het steigerende paard als onderdeel van een dessin dat over de gehele stof is herhaald, wordt niet opgevat als merkgebruik.

Voor een (beperkt) deel van de dessins heeft Vlisco een ongeregistreerd Gemeenschapsmodelrecht, waarvan niet alle dessins zijn gebruikt in producten van Stella Jean c.s.. Gedeeltelijk wordt staking inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten bevolen. De voorzieningenrechter schat het deel dat betrekking heeft op handhaving van IE-rechten op 90%, omdat er ook op commune onrechtmatige daad een beroep is gedaan.

4.16. Bij de onderhavige dessins heeft Vlisco niet per dessin aangegeven wat de specifieke trekken zijn die de werken oorspronkelijk maken. Zij heeft echter wel per dessin documentatie over de ontwerper en de ontwerpdatum verstrekt en voor een deel van de ontwerpen ook de ontwerptekeningen. De verschillende dessins in ogenschouw nemend, is in het kader van de toetsing in kort geding ook zonder nadere motivering voorshands voldoende aannemelijk dat de ontwerpers bij ieder werk vrije creatieve keuzes hebben gemaakt ten aanzien van dessin, tekening, onderwerp en kleur. Daarbij is van belang dat Stella Jean c.s. geen voorbeelden hebben overlegd van het 'Umfeld', zodat de voorzieningenrechter slechts kan uitgaan van hetgeen van algemene bekendheid is over de stijl van Afrikaanse en exotische dessins. Naar voorlopig oordeel zijn door de makers van deze werken voldoende creatieve keuzes gemaakt om binnen die stijl in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming.

4.17. Stella Jean c.s. hebben nog betoogd dat van auteursrechtelijke bescherming geen sprake kan zijn omdat Vlisco op haar website schrijft dat de dessins gebaseerd zijn op eeuwenoude motieven. Dat verweer slaagt niet, alleen al omdat dat niet op die website staat. Vlisco schrijft met betrekking tot drie specifieke dessins (2.5.13, 2.5.17, 2.5.19) dat die dessins in de loop der tijd een lokale benaming hebben gekregen onder Afrikaanse consumenten in Benin en Togo, Ghana of Congo. Die informatie impliceert echter niet dat de ontwerpen al bestonden voordat Vlisco ze op de markt bracht. De Afrikaanse consument kan deze 'bijnamen' aan de ontwerpen van Vlisco hebben gegeven. Stella Jean c.s. hebben geen voorbeelden overlegd van andere ontwerpen met dezelfde lokale namen, zodat ook geenszins uit te sluiten valt dat Vlisco op basis van een bekend motief zoals een vogel of vogelkooi, een ontwerp heeft gemaakt waarin voldoende eigen creatieve keuzes zijn gemaakt.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 31 maart 2015, IEF 14945; zaak C-163/15 (Hassan tegen Breiding)
Procesrecht. Merkenrecht. Verzoekster Youssef Hassan is sinds januari 2011 licentiehoudster van KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá (KBT) die houdster is van het gemeenschapswoordmerk „ARKTIS”, dat onder meer is ingeschreven voor beddengoed en dekens (klasse 24). In de licentieovereenkomst is opgenomen dat verzoekster verplicht is om in eigen naam rechten wegens inbreuken op de merkrechten van licentiegeefster te doen gelden. De licentie is niet ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken.

Verweerster Breiding Vertriebsgesellschaft is zaakvoerder van OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, die op 1 mei 2010 zijn eenmanszaak heeft overgenomen. Op 30 oktober 2012 bood OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH (OVL) op de website ‘schoene-traeume.de’ verschillende donsdekens ‘innoBETT selection Arktis’ aan.

Al in 2010 heeft verweerster de destijds licentiehoudster van KBT (Bavaria Vertriebs- und HandelsGmbH) in gebreke gesteld en een stakingsverklaring met boetebeding afgegeven om het teken ‘Arktis’ voor beddengoed niet langer te gebruiken. Op vordering van verzoekster heeft het Landgericht de geldigheid van deze stakingsovereenkomst bevestigd op de grond dat de aanduiding ‘Arktis’ niet louter beschrijvend is, en is KBT tot schadevergoeding veroordeeld. KBT is tegen die beslissing in hoger beroep gegaan bij de verwijzende rechter.

De verwijzende rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) stelt vast dat sinds 2010 niet langer verweerster, maar volgens DUI recht door de overname OVL tot staking is gehouden. Hij vraagt zich af of verzoekster de rechten wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk op grond van Vo. 207/2009 kan doen gelden nu zij niet als licentiehoudster is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken. Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt lijkt in een uitspraak in 2005 het standpunt te hebben ingenomen dat de licentiehouder tegenover derden enkel rechten kan doen gelden wanneer de licentie in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven. De vraag rest dan of een niet-ingeschreven licentiehouder de rechten van de merkhouder kan doen gelden op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht. Hij legt het HvJEU de volgende vragen voor:

1. Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk eraan in de weg dat een licentiehouder die niet is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken aanspraken wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk doet gelden?

2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk in de weg aan een nationaalrechtelijke praktijk volgens welke de licentiehouder de aanspraken van de merkhouder tegen de inbreukmaker kan handhaven op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht („Prozessstandschaft”)?