Woord- en of beeldmerk  

Bekendheid van het merk op de betrokken markt

In casu heeft verzoekster drie bewijsstukken overgelegd tot staving van de bekendheid bij het publiek van haar oudere merken, te weten een prijslijst van 1994, een marktonderzoek van 1997 en een marktonderzoek van 1992. Wat in de eerste plaats de prijslijst betreft, zij eraan herinnerd dat het enkele overleggen van catalogi, zonder aanwijzingen of bewijzen voor het ronddelen ervan onder het publiek of de mate waarin zij eventueel zijn rondgedeeld, onvoldoende bewijs vormt voor het gebruik van een merk.

In casu wordt de bewijskracht van het marktonderzoek van 1997, zoals de kamer van beroep terecht opmerkt, verzwakt door het feit dat de bevraagde personen niet spontaan hebben geantwoord, omdat de vragenlijsten hun het betrokken teken en de waren aangaven. Aan deze constatering wordt geen afbreuk gedaan door het argument van verzoekster dat, enerzijds, de aanduiding van de betrokken waren nodig was om te voorkomen dat het publiek merken zou noemen van voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen, en, anderzijds, een opinieonderzoek zonder enige vermelding van het betrokken merk enkel bij zeer bekende merken („beroemde merken”) tot nuttige resultaten leidt (zie punt 27 supra). Het zou namelijk mogelijk zijn geweest om tegenover de bevraagde personen melding te maken van de betrokken waren zonder de merken VITAKRAFT te noemen, of hun een lijst te tonen van verschillende merken waaronder, met name, het betrokken oudere teken.

In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te overwegen dat het onderzoek van 1997 op zichzelf niet volstond om bekendheid bij het publiek van de merken VITAKRAFT aan te tonen. Het Gerecht hoeft zich derhalve niet uit te spreken over het aanvullende argument van het BHIM en van interveniënte volgens hetwelk de bewijskracht van het onderzoek eveneens wordt verzwakt doordat het een periode bestrijkt die posterieur is aan de relevante datum. Zoals de kamer van beroep evenwel terecht heeft vastgesteld, wordt de bewijskracht van het onderzoek van 1992 verzwakt doordat dit bijna vier jaar vóór de indiening van de betrokken merkaanvraag is verricht.
Verwarringsgevaar

Niettegenstaande de elementen van overeenstemming, roept het verschil tussen de tweede gedeelten van de woorden, te weten de bestanddelen „kraft” en „coat”, een andere totaalindruk op. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat in de totale visuele indruk de verschillen de overhand hebben op de elementen van overeenstemming.

Vanwege het verschil in uitspraak tussen de derde lettergreep van de woorden „vitakraft” en „vitacoat” moet, met de kamer van beroep, worden geconcludeerd dat er sprake is van aanzienlijke fonetische verschillen.

Op begripsmatig vlak ten slotte heeft de kamer van beroep terecht geconstateerd, dat in de oudere merken de samenstelling van het woord „vita”, dat samenhangt met het begrip „vitaliteit”, en het Duitse woord „kraft”, dat „kracht, vermogen” betekent, ertoe leidt dat de consument het woord „vitakraft” associeert met de eigenschap van versterking of herstel van gezondheid en vitaliteit, hoewel het woord als zodanig niet in de Duitse taal bestaat.

Ten slotte moet een duidelijk uitkomend begripsmatig verschil tussen de tekens worden vastgesteld, aangezien het woord „kraft” voor de Duitse consument een duidelijke en onmiddellijk te begrijpen betekenis heeft, terwijl het woord „coat” voor hem geen enkele betekenis heeft of hooguit als een Engels woord met een andere betekenis zal worden herkend. Een dergelijk begripsmatig verschil heft de visuele en fonetische overeenstemming van de betrokken tekens grotendeels op (zie in die zin arrest BASS, reeds aangehaald, punt 54). De aanwezigheid in de conflicterende tekens van het voorvoegsel „vita” brengt geen wijziging in deze beoordeling, omdat het zal worden opgevat als een voorvoegsel, zodat de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen op begripsmatig vlak grotendeels wordt bepaald door het tweede gedeelte van de tekens.

Gelet op het begripsmatige verschil tussen de betrokken tekens en de elementen van visueel en fonetisch verschil, heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat de tekens slechts een zeer geringe mate van overeenstemming vertonen, aangezien het begripsmatige verschil de elementen van fonetische en visuele overeenstemming grotendeels neutraliseert.

Lees hier meer.

23.   First, Article 98(1) of the Regulation is in mandatory terms. It states that where the defendant has infringed a Community trade mark, the court shall issue a prohibition order. That formulation reflects the fundamental right of a trade mark proprietor to prohibit infringement, enshrined in Article 9(1) of the Regulation. If a court finds that the defendant has infringed a Community trade mark, it must therefore as a general rule prohibit continued infringement. It follows that it is only by way of derogation from that general rule that a court may, where there are ‘special reasons’, not issue a prohibition order. The concept of ‘special reasons’ must therefore be interpreted narrowly.

24.   Second, the preamble to the Regulation states that ‘decisions regarding the validity and infringement of Community trade marks must have effect and cover the entire area of the Community, as this is the only way of preventing inconsistent decisions on the part of the courts and the Office and of ensuring that the unitary character of Community trade marks is not undermined’. As Nokia, the French Government and the Commission submit, a uniform interpretation of Article 98(1) is the sole way of achieving those aims. An assessment of the degree of risk that the infringement will continue, such as suggested by the Högsta domstolen, will necessarily lead to different results in different Member States. Since it is a fundamental principle that a Community mark should have the same protection throughout the Community, an assessment of risk alone can never constitute a ‘special reason’ entitling a national court not to order prohibition. There are, moreover, obvious practical difficulties in adducing evidence of the risk of future acts. If the likelihood of further infringement were a condition precedent of ordering prohibition, that would place trade mark owners at a disadvantage and risk undermining their exclusive right in their Community trade mark.

25.   It may be that in exceptional cases the degree of risk of further infringement is one of a number of circumstances which, taken as a whole, are indeed capable of constituting ‘special reasons’ within the meaning of Article 98(1). However, the national court’s question specifically concerns only the degree of risk of further infringement ‘irrespective of the other circumstances’.

26.   It is of course true, as Mr Wärdell submits, that one of the principal objectives of the Regulation is to promote the free movement of goods. It is however hard to see how the free movement of goods would be prejudiced by strong and uniform protection of Community trade marks against infringement. On the contrary, such protection requires that infringement should as a general rule be prohibited. The Regulation, moreover, explicitly links the objective of promoting the free movement of goods with provision for ‘Community trade marks to which uniform protection is given and which produce their effects throughout the entire area of the Community’.

27.   Finally, it must also be borne in mind that where, as here, the alleged infringement consists in affixing a sign which is identical to the Community mark to goods which are identical to those for which it is registered, protection of the Community mark is absolute. In such circumstances the derogation should in principle not apply at all. At the very most, it might perhaps apply where it is materially impossible for the defendant to repeat the infringement, for example (to borrow the illustrations given by Nokia) if the defendant is a company which has been wound up or if the mark in question has expired.

28.   I am accordingly of the view that the condition relating to special reasons in Article 98(1) of the Regulation is not satisfied if a court which finds that the defendant has infringed a Community trade mark refrains from issuing a specific prohibition of further infringement solely on the ground that it considers that the risk of further infringement is not obvious or is otherwise merely limited.

Lees het arrest hier.

En revanche, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 45 ci-dessus, le signe demandé sera perçu comme un tout indissociable, dont chaque partie, à savoir les mots « marco » et « rossi », contribue de manière égale au caractère distinctif et à l’impression d’ensemble du signe. Le mot « rossi » ne constitue pas, par conséquent, l’élément dominant du signe demandé.

(…) Il découle de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause et que le moyen de la requérante tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’était, dès lors, pas fondé. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’influence éventuelle de la fréquence du nom « Rossi » en Italie sur l’appréciation du risque de confusion."

Lees het arrest hier.

Hij verklaart eveneens dat de „relevante feiten en omstandigheden” kunnen veranderen tussen het tijdstip waarop de merkenautoriteit beslist, en het tijdstip waarop de rechterlijke instantie het beroep tegen die beslissing afdoet.

De verwijzende rechter is er niet van overtuigd is dat de eerdere beslissing van het Benelux-Gerechtshof in de zaak Benelux-Merkenbureau/Vlaamse Toeristenbond verenigbaar is met de rechtspraak van het Hof, en dat deze twijfel aan de basis ligt van de verwijzing.

V: Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn eist dat een merkenautoriteit haar conclusie voor elk van de waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, afzonderlijk vermeldt in de beslissing(24) waarbij zij de inschrijving van een merk weigert op basis van een absolute weigeringsgrond.

A: Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, eist niet dat een merkenautoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing een afzonderlijke conclusie formuleert met betrekking tot elk van de individuele waren en diensten waarvoor om merkbescherming is verzocht. Het volstaat dat uit de beslissing blijkt waarom de inschrijving is geweigerd voor specifieke categorieën van waren en diensten.

V: Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn aldus moet worden gelezen dat een rechterlijke instantie die kennis dient te nemen van een beroep tegen de beslissing van een merkenautoriteit waarbij de inschrijving van een merk is geweigerd, alleen de feiten en omstandigheden in aanmerking mag nemen die voorhanden waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft genomen, dan wel of het deze rechterlijke instantie volgens dit artikel is toegestaan, feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen die sinds deze beslissing zijn ontstaan. Met het eerste onderdeel van de derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het verenigbaar is met artikel 3 van de merkenrichtlijn dat nationale voorschriften een rechterlijke instantie die kennis dient te nemen van de beslissing van een merkenautoriteit, verbieden wijzigingen van de relevante feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen.

A: Richtlijn 89/104 van de Raad laat het aan het nationale recht over om te bepalen of een rechterlijke instantie bij de toetsing van een beslissing van een merkenautoriteit houdende weigering van inschrijving van een merk, rekening mag houden met feiten en omstandigheden die niet bekend waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft vastgesteld.

V: Met het tweede onderdeel van zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn eraan in de weg staat dat nationale voorschriften een rechterlijke instantie verbieden bij de toetsing van de beslissing van een merkenautoriteit uitspraak te doen over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk.

A: Richtlijn 89/104 van de Raad staat niet eraan in de weg dat nationale rechtsregels een rechterlijke instantie bij de toetsing van een dergelijke beslissing verbieden, ten eerste, rekening te houden met feiten en omstandigheden die niet bekend waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft vastgesteld, en, ten tweede, uitspraak te doen over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk, mits deze regels de aanvrager daadwerkelijk de mogelijkheid bieden, in zijn aanvraag bij de merkenautoriteit subsidiair te verzoeken om gedeeltelijke inschrijving (te weten inschrijving voor slechts enkele van de waren en/of diensten die door de primaire aanvraag worden gedekt).”

Lees de conclusie hier. Lees het tussenarrest van het Hof van Beroep Brussel hier.

’Van belang is dat Deere niet zelf de aanbieder is van de op de site aangeboden machines en dat Deere ook geen directe invloed heeft op hetgeen door de dealers op de site wordt aangeboden Voorts is Deere niet betrokken bij de eventuele totstandkoming van een koopovereenkomst tussen een  aanbieder en een bezoeker van de site. Aldus biedt Deere zijn dealers met de site niet meer dan een medium om hun aanbod aan een — wereldwijd — publiek kenbaar te maken. Het ter beschikking stellen van dit medium is niet als een positief uitgedrukte toestemming te kwalificeren.

(…) Anders dan Struijk meent bieden de omstandigheden dat het aanbod geen regionale beperkingen kent en dat op de site geen merkenrechtelijke beperkingen zijn vermeld, evenmin ondersteuning voor het oordeel dat Deere Struijk wel degelijk (impliciet) toestemming heeft gegeven de machines voor het eerst in de EER in de handel te brengen.

(…) Uit een dergelijke passieve opstelling van Deere volgt ten aanzien van de merkenrechtelijke implicaties van eventuele tussen aanbieders en bezoekers van de site tot stand gekomen overeenkomsten, niet dat sprake is van een positief uitgedrukte toestemming voor de invoer in de EER van alle door Struijk met behulp van de site gekochte machines. Uit het voorgaande en het daaromtrent nog door Struijk aangevoerde, vloeit tevens voort dat er geen sprake is van het door Struijk gestelde misbruik van merkenrecht door Deere.’

Lees het vonnis hier.

Door Nike is genoegzaam aangetoond dat het gebruik als versiering van het 2-strepenmotief als hiervoor omschreven bij sportkleding sinds vele jaren gemeengoed is. Het 2-strepenmotief wordt in ieder geval reeds sedert rond 1900 op sportkleding ter decoratie aangebracht. Dit is voorts niet voldoende gemotiveerd door Adidas weersproken. Dat betekent echter niet, dat het gebruik door derden als Nike van het 2-strepenmotief op de van oudsher bekende decoratieve wijze, die gebruikelijk is geworden voor sportkleding, ook als dat net als in Adidas’ 3-strepemnerk geschiedt met equidistante tussenafstand en langs de gehele zijkant van broek of mouw — nu opeens, vanwege dat gebruik als merk door Adidas, moet worden opgevat als gebruik van zo’n 2-strepen motief als merk in plaats van als versiering.

Naar het oordeel van de rechtbank wordt dat evenmin anders indien moet worden aangenomen dat het 3-strepenmerk van Adidas een bekend merk is in meerbedoelde zin. Dat zou alleen anders zijn, indien Adidas zou hebben bewezen dat het in aanmerking komende publiek een 2-strepenteken als hiervoor bedoeld wel degelijk als merk zou opvatten.

(…) niet is bewezen dat het publiek inmiddels een 2- strepenmotief in meerbedoelde zin als merkgebruik is gaan opvatten in plaats van als de van oudsher gebruikelijke versiering, Een dergelijke versiering was toegestaan en blijft toegestaan bij gebreke van een deugdelijk bewezen andere perceptie van het relevante publiek. Nu van merkgebruik geen sprake is, is er geen verwarringsgevaar in de zin van art. l3A lid 1 sub b BMW.

In dit kader stelt de rechtbank voorop dat het reeds lang bestaande en bestendige gebruik van het 2-strepenmotief op sportkleding ter decoratie als omstandigheid mee dient te wegen bij de beoordeling of van inbreuk sprake is. Er bestaat immers aldus een algemeen belang tot vrijhouding van het gebruik van dergelijke decoratieve elementen. Anders dan Adidas heeft aangevoerd, is dat een afweging die niet alleen bij de geschiktheid tot inschrijving van een merk een rol moet spelen, maar ook bij de inbreukvraag.

Het zou juist strijdig zijn met het systeem zoals door het Hof van Justitie EG is ontwikkeld in onder meer de zaken Chiemsee, Linde en Libertel,  het algemeen belang tot vrijhouding van bepaalde tekens bij de inbreukvraag zonder gewicht te laten. Een merkhouder zou dan immers door een “oprekken” van de bescherming van zijn merk een verbod kunnen krijgen op het gebruik van een teken dat evenwel niet op zichzelf als merk zou kunnen worden ingeschreven omdat het algemeen belang zich daartegen verzet. Zo zou het belang dat er bestaat om geen merk voor bepaalde tekens te verlenen  langs andere weg alsnog tot dat ongewenste resultaat leiden.

Zoals Nike voorts met juistheid heeft aangevoerd, is in feite het aanvankelijk eveneens decoratieve 3-strepenmotief door het stelselmatige, grootschalige gebruik door Adidas als het ware uit de decoratieve sfeer gelicht en heeft het een herkomstaanduidingsfunctie gekregen zodat het daarmee een merk is geworden. Dat betekent echter nog niet dat de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument (volgens Lloyd/Loints) bij het zien van het 2-strepenmotief aan Adidas zal denken, laat staan klakkeloos zal aannemen dat het betreffende kledingstuk van Adidas afkomstig zal zijn.

De twee strepen zijn immers zeer goed te onderscheiden van drie strepen. Voorts mag van die consument, die niet alleen gemiddeld geïnformeerd (en aldus bekend is met het feit dat dergelijke strepen eveneens decoratief worden gebruikt) maar ook gemiddeld omzichtig en oplettend is, worden verwacht dat hij zich niet uitsluitend zal laten leiden door de twee strepen. Hij zal zich er derhalve van trachten te vergewissen of het kledingstuk inderdaad van Adidas afkomstig is, indien hij überhaupt aan dat bedrijf al dacht.

Door verder juist de veronderstelde bekendheid van het 3-strepenmerk zal die consument temeer argwaan koesteren omtrent de vraag of Adidas wel bij de herkomst betrokken is, als thans in plaats van drie twee strepen worden toegepast. Zodra deze consument vervolgens nagaat of zijn — wat niet krachtiger kan worden omschreven als vage idee of vermoeden dat het een Adidaskledingstuk zou kunnen zijn juist is, zal hij echter onmiddellijk stuiten op de zeer bekende, op de kleding tevens voorkomende, Nike swoosh.

Aldus valt uit te sluiten dat er een concreet gevaar voor verwarring bestaat bij een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument, zelfs indien die consument bij het zien van het 2-strepenmotief aan Adidas zou denken. Uit de veelheid van deskundigenonderzoeken als door partijen overgelegd valt, als gezegd, evenmin een dergelijk verwarringsgevaar af te leiden.

Uitgaande als gezegd van voldoende bekendheid van het 3-strepenmerk, acht de rechtbank evenmin inbreuk aanwezig volgens art. 13A lid 1 onder c BMW. Naar het oordeel van de rechtbank moet Nike geacht worden een geldige reden te hebben voor haar immers decoratieve gebruik van het 2-strepenmotief.

Lees het vonnis hier.

 De voorzitter van de rechtbank bepaalt o.a. het volgende:

"De stelling van MOBISTAR dat het merk "BASE" actueel slechts een gering onderscheidend vermogen zou hebben, mist feitelijke grondslag. In België zijn er slechts drie G.S.M.-operatoren met een eigen netwerk, nl. BASE, MOBISTAR en BELGACOM MOBILE. Het wordt niet betwist dat BASE haar G.S.M.-diensten aanbiedt onder de merknaam "BASE" en dat BASE in de voorbije jaren vele miljoenen euro heeft besteed aan reclame om haar naambekendheid te vergroten. Evenmin wordt betwist dat BASE in België een marktaandeel van 17% heeft, met 1.929 miljoen klanten. Uit een onbetwist marktonderzoek blijkt dat 90% van de Belgische bevolking het merk "BASE" kent."

"Het woord "base" mag op zich dan wel een banaal woord zijn, de massale reclamecampagnes en het beperkt aantal G.S.M.-operatoren, hebben er wel toe geleid dat "BASE" thans in België een bekend merk is met een groot onderscheidend vermogen."

"Dat het merk "BASE" in Nederland en in Luxemburg geen bekend merk is, doet geen afbreuk aan het recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen het gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke diensten, bij toepassing van art. 13 A 1b BMW, wanneer dat gebruik kan leiden tot verwarring bij het relevante publiek, zijnde in casu de gemiddelde Belgische consument (...)"

"De rechtbank oordeelt dat er in casu visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming is tussen het teken "BASE" en de tekens "BASIC", "BASIC BY MOBISTAR" en "MOBISTAR BASIC", die kan leiden tot verwarring bij de gemiddelde consument."

Verder meent de rechtbank, kort gezegd, dat in combinaties met MOBISTAR het woord BASIC het dominerende bestanddeel is en BASIC wordt gebruikt ter onderscheiding van andere telecommunicatiediensten. MOBISTAR gebruikt het teken "BASIC" niet ter aanduiding van een bepaald kenmerk, doch wel ter aanduiding van een bepaalde dienst en de herkomst van die dienst.

Aangezien er in casu verwarringsgevaar bestaat, kan telecommunicatiebedrijf BASE zich op grond van haar handelsnaamrecht verzetten tegen het gebruik van de naam of van een overeenstemmende naam door derden (BASIC).

De rechter verklaart de vordering van BASE en KPN gegrond en stelt vast dat de N.V. MOBISTAR door het gebruik van de tekens BASIC, BASIC BY MOBISTAR en MOBISTAR BASIC voor de aanduiding van telecommunicatieapparatuur en -diensten en voor een domeinnaam inbreuk pleegt op de merkenrechten van KPN in de zin van artikel 13A 1b BMW, op de handelsnaamrechten van BASE in de zin van artikel 23, 8 WHPC en op de eerlijke handelsgebruiken in de zin van artikel 93 WHPC.

Lees het vonnis hier.  Eerder bericht over KPN-Mobistar hier. Uitleg titel hier.

Deutsche Telekom verzoekt de inschrijving van het teken voor een brede verzameling van waren en diensten, waaronder computers en diensten met betrekking tot computers en het verzamelen en verschaffen van gegevens, nieuws en informatie.

Deutsche Telekom legt aan haar verzoek tot inschrijving van het teken ten grondslag dat GLOBAL INTRANET wel degelijk onderscheidend vermogen bezit voor de waren en diensten waarvoor inschrijving is gevraagd. Zij voert daartoe aan dat de woorden ‘global’ en ‘intranet’ geen gangbare woorden zijn en een ongebruikelijke combinatie opleveren, die niet beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Voorts wijst zij er op dat het teken is ingeschreven in Duitsland en vergelijkbare tekens zijn ingeschreven in de Benelux.

‘Aan de orde is daarmee de vraag of het teken GLOBAL INTRANET elk onderscheidend vermogen mist voor de diensten waarvoor het is gedeponeerd. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken dient plaats te vinden, enerzijds, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd, en anderzijds, in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komend publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten.’

Het Gerechtshof ’s-Gravenhage citeert na art. 6bis het POSTKANTOOR arrest:

‘Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond (…) is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van die waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.’

Vervolgens oordeelt zij dat “7. Het gedeponeerde teken bestaat uit een combinatie van het woord INTRANET met het woord GLOBAL. De afzonderlijke betekenis van deze woorden is van belang bij de beoordeling van de wijze waarop het in aanmerking komende publiek het gehele teken zal opvatten.

De term Intranet behoort tot het gangbaar taalgebruik en is de soortnaam van een besloten computernetwerk binnen een organisatie, dat is gebaseerd op dezelfde protocollen als het internet. Het woord Global betekent in het Engels ‘wereldwijd’. Deze voor het in aanmerking komend Benelux-publiek onmiddellijk duidelijke betekenissen brengen mee dat het gehele teken door hem zal worden begrepen als aanduiding van een bepaald soort wereldwijd computernetwerk binnen een organisatie.

8. Het betoog van Telekom faalt, voor zover dat inhoudt dat GLOBAL INTRANET onderscheidend vermogen bezit voor waren of diensten die betrekking hebben op een wereldwijd intranet. Het teken bestaat uitsluitend uit woorden die kunnen dienen als aanduiding van de kenmerken van waren of diensten met betrekking tot een wereldwijd intranet. In de Benelux-landen is het gebruik van Engels of aan het Engels ontleende termen ter beschrijving van begrippen uit de wereld van het intra- of internet eerder regel dan uitzondering. De door Telekom gestelde begripsmatige tegenstelling tussen global (wereldwijd) en het voorvoegsel intra (besloten), doet niet af aan de beschrijvende betekenis van het teken. Anders dan Telekom aanvoert heeft het teken ook niet iets extra’s dat maakt dat het meer is dan de som van de bestanddelen. Niet kan worden gezegd dat de woordcombinatie begripsmatig, visueel of auditief meer is dan de som van haar afzonderlijke bestanddelen. Het teken wekt evenmin - door een voor de betrokken waren en diensten ongebruikelijke combinatie - een indruk die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de bestanddelen. Gesteld noch gebleken is verder dat het teken een eigen - niet beschrijvende - betekenis heeft (gekregen) die voortaan los staat van de bestanddelen.
Het in aanmerking komend publiek zal het teken – kortom – niet opvatten als onderscheidingsteken, maar veeleer als een aanduiding van kenmerken van waren en diensten met betrekking tot een wereldwijd intranet.

9. Telekom voert tevergeefs aan dat in de onderhavige procedure de beoordeling van onderscheidend vermogen afhangt van de wijze waarop het in aanmerking komende publiek het teken heeft opgevat ten tijde van het depot (op 6 mei 1997). Het hof stelt voorop dat voor het oordeel dat sprake is van een uitsluitend beschrijvend teken niet noodzakelijk is dat dat teken daadwerkelijk wordt gebruikt ter aanduiding van kenmerken van de betrokken waren en diensten. Voldoende is dat het teken daartoe kan dienen (zie HvJ EG 12 februari 2004, r.o. 57, inzake ‘POSTKANTOOR’). Dit laatste is hier het geval, ook als geen acht zou worden geslagen op de – door Telekom niet betwiste - omstandigheid dat het begrip intranet ná de datum van het depot een aanzienlijk wijdere verbreiding heeft verkregen. Het Bureau stelt zich op het standpunt dat ‘intranet’ ook ten tijde van de inschrijvingsaanvraag reeds een soortnaam was. Deze stelling vindt steun in de door het Bureau bij brief van 9 september 1998 aangehaalde definities uit (vak)woordenboeken en is door Telekom niet (voldoende) bestreden.’

Aangezien Deutsche Telekom inschrijving verzoekt van het teken GLOBAL INTRANET voor waren en diensten met betrekking tot een wereldwijd intranet waarvoor het elk onderscheidend vermogen mist, dient deze inschrijving van het teken te worden geweigerd.

Het verzoek van Deutsche Telekom tot inschrijving voor waren en/of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is faalt reeds bij gebreke van enige toelichting of onderbouwing. Daarnaast stuit het er op af dat het hof slechts een bevel tot inschrijving van een depot mag geven voor bepaalde waren of diensten, indien eerder – in de bezwaarfase – een dergelijk verzoek aan het Bureau is voorgelegd.

Het kan Deutsche Telekom evenmin baten dat, zoals zij aanvoert, het gedeponeerde teken in Duitsland in 1996 is ingeschreven als merk, noch dat in de Benelux tekens met het bestanddeel global zijn ingeschreven. Het hof verwerpt het betoog dat feitelijk geen verschil zou moeten bestaan tussen de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het onderhavige teken in Duitsland en de Benelux. Het onderscheidend vermogen van het onderhavige teken dient te worden beoordeeld op zijn eigen merites. Andere inschrijvingen doen aan dat onderscheidend vermogen niet toe of af.

Tenslotte strookt de weigering van de inschrijving van het teken ook met het algemeen belang, dat er mede in bestaat dat beschrijvende tekens voor alle marktdeelnemers vrij beschikbaar blijven om de kenmerken van hun waren en diensten aan te duiden.

Lees de beschikking hier.