Woord- en of beeldmerk  

De rechtbank oordeelt: "Uit de tekst van de overeenkomst leidt de voorzieningenrechter af dat partijen slechts in onderhandeling zijn getreden over de wijze waarop (een gedeelte van) de executie van het arrest van het hof zou plaatsvinden en dat de overeenkomst derhalve een aanvullende werking heeft, waarbij het dictum van het arrest onverkort in stand blijft. [...] Ook de stelling van X dat in het bijzonder de dwangsombepaling haar executoriale kracht heeft verloren gaat niet op."

"Dat X vervolgens heeft gedraald met de doorhaling dan wel opheffing van de op haar naam geregistreerde domeinnamen, is een omstandigheid waarvan de gevolgen thans voor rekening en risico van X dienen te komen. De stelling van X dat zij gewacht heeft met de doorhaling c.q. opheffing van de registraties omdat B volgens X een rechtspersoon zou moeten aandragen aan wie de domeinnamen overgedragen zouden kunnen worden, doet aan het voorgaande niet af. Uit het arrest van het hof valt dit in ieder geval niet af te leiden en de brief waarop X zich beroept is gedateerd vóór de procedure bij het hof en dat maakt dat aan deze brief in het kader van de onderhavige procedure geen waarde gehecht kan worden. Ook de stelling van X dat een definitieve doorhaling van de domeinnamen voor X zeer riskant zou zijn, gaat niet op als argument voor het niet tijdig doorhalen van de domeinnamen. Dat een derde er mee aan de haal zou kunnen gaan, is een omstandigheid waar X part noch deel aan heeft. In dat geval had B die derde kunnen aanspreken op eventueel onrechtmatig gedrag, zonder dat dit van invloed was op de rechtsverhouding tussen partijen."

De conclusie luidt dan ook dat X niet (volledig) heeft voldaan aan ten eerste het arrest van het hof en ten tweede de aanvullende overeenkomst. Hierdoor kan en mag B overgaan tot het vorderen van dwangsommen.
Lees hier het vonnis.

De voorzieningenrechter oordeelt: “In beginsel kan Dr. van der Hoog haar merk CLEARSKIN niet aan Widmer tegenwerpen, tenzij het merk na de inschrijving bij het BMB door inburgering bij het relevante publiek onderscheidend vermogen heeft gekregen en daardoor als herkomstaanduiding van de waren van Dr. van der Hoog kan gelden.”

Over de inburgering van het teken CLEARSKIN stelt de rechter, vooruitlopend op de EUROPOLIS-uitspraak, het volgende: “Niet in geschil is dat de ClearSkin producten in België en Luxemburg niet of nauwelijks worden vermarkt en dat van inburgering in die landen geen sprake is. Over de vraag in hoeverre een merk dat slechts in een deel van het Benelux-gebied is ingeburgerd onderscheidend vermogen kan hebben, loopt thans een procedure bij het Europese Hof. Hoewel die vraag daarom nog onbeantwoord is, vindt de voorzieningenrechter het verdedigbaar dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als het in een substantieel deel van de Benelux is ingeburgerd en dat Nederland als een substantieel deel van het Benelux-gebied kan gelden."

Inburgering wordt daarmee aangenomen en daarmee is er sprake van een geldig merk en tevens sprake van merkinbreuk door gedaagde. Lees het vonnis hier.

De rechtbank oordeelt als volgt: "Zowel volgens artikel 37 A eerste lid van de Benelux Merkenwet als volgens artikel 2 juncto artikel 60 van de EEX-Verordening wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter bepaald door de woonplaats van de gedaagde. Webeffect Nederland is statutair gevestigd te Arnhem. Hieruit volgt dat de rechtbank te Arnhem bevoegd is om van het geschil tussen partijen kennis te nemen."

Lees het vonnis hier.

BenGH, 17 februari 2006, Conclusie van de Avocaat-Generaal L. Strikwerda, zaak A 2005/1 - Bovémij Verzekeringen N.V. / Benelux-Merkenbureau.

“Hieruit vloeit naar mijn oordeel voort dat in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW zowel het BMB als de deposant nadere juridische en feitelijke stellingen kunnen aanvoeren die van belang zijn bij de beoordeling van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB het depot in te schrijven.

Daarbij gelden echter twee beperkingen.

In de eerste plaats kunnen de nadere stellingen slechts betrekking hebben op de beoordeling van de aanvrage om inschrijving zoals deze aan het BMB is voorgelegd en beoordeeld. Voor een debat over de vraag of de aanvrage in gewijzigde of beperkte vorm voor inschrijving in aanmerking zou kunnen komen, is geen plaats.

In de tweede plaats brengt de omstandigheid dat de rechter bij een beroep op inburgering uitsluitend rekening mag houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving, als beperking mee dat de nader aangevoerde stellingen slechts door de rechter in aanmerking kunnen worden genomen indien zij betrekking hebben op de inburgering van het teken vóór de datum van depot. 

Tegen deze achtergrond meen ik dat de in rechtsoverweging 11 van het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003 (Langs Vlaamse Weegen) gebezigde term "gegevens" (“alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan
het BMB heeft beslist of had moeten beslissen”) als volgt dient te worden begrepen:

Met de aanvrage zoals voorgelegd aan het BMB staat de omvang van de rechtsstrijd in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW vast. Bij gevolg kan de rechter alleen maar die gegevens in aanmerking nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen. Andere gegevens die in de procedure ingevolge artikel 6ter BWM worden gepresenteerd met het oog op de mogelijkheid een gedeeltelijke inschrijving, gegevens dus op grond waarvan het BMB niet heeft beslist of had moeten beslissen, kunnen door de rechter niet in aanmerking worden genomen.

Dit betekent naar mijn oordeel niet dat het de deposant niet zou zijn toegestaan om in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW nader bewijsmateriaal over te leggen met betrekking tot feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de aanvrage om inschrijving zoals deze aan het BMB was voorgelegd en is beoordeeld. De rechter dient immers bij de toetsing van de beslissing van het BMB mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk ter kennis van het BMB en 10 van de rechter gebrachte feiten en omstandigheden, en de rechter dient anderzijds bij de beoordeling van de vraag of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven, een door het BMB eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond te betrekken.

Ik meen daarom dat de term "gegevens"  niet zodanig moet worden uitgelegd dat zij mede omvat het in de verzoekschriftprocedure ex artikel 6ter BMW overgelegde (nadere) bewijsmateriaal met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering). Uit de regeling van de in artikel 6ter BMW bedoelde beroepsprocedure, zoals deze regeling is uitgelegd door het Benelux- Gerechtshof in zijn hiervoor vermelde arresten, vloeit niet voort dat de in artikel 6ter BMW aangewezen rechterlijke beroepsinstanties geen kennis mogen nemen van zodanig bewijsmateriaal.

Wat betreft de uitlegging van artikel 3 lid 3 van de Richtlijn (“Is voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige vereisten voor inschrijving is voldaan, voldoende indien/vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken?”), lijkt het niet opportuun dat het Benelux- Gerechtshof deze subvraag thans reeds beantwoord zonder het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen af te wachten. (zie conclusie AG HvJ hier) 

Lees de conclusie hier.

BenGH, 24 januari 2006, gevoegde conclusies AG. J.F. Leclerq, zaak A 2005/2 - Dieteren/BMB (Shop & Service) en Zaak A 2005/3 – D'Ieteren/BMB – artt. 6bis en 6ter.

Het BMB heeft geweigerd de tekens SHOP & SERVICE, voor onderhoudsdiensten voor motorvoertuigen als vermeld in klasse 37, en  EXECUTIVE, voor vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water (waren als vermeld in klasse 12), in te schrijven in het merkenregister.

Het Hof van Beroep te Brussel heeft in beide zaken beslist dat de inschrijving van de tekens niet kon worden geweigerd op basis van de absolute weigeringsgrond dat het teken beschrijvend van aard is.

In beide zaken is evenwel de vraag gerezen of het teken om die reden diende te worden ingeschreven, m.a.w. of de inschrijving van het teken kon worden geweigerd op een andere grond dan de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond, nl. het beschrijvende karakter van het teken. In dit verband heeft het Hof van Beroep de mogelijkheid overwogen ambtshalve een andere absolute weigeringsgrond op te werpen.

Uit de formulering van de artikelen 6bis en 6ter BMW in de op beide zaken toepasselijke versie, de jurisprudentie van uw Hof aangaande die bepalingen, de uitlegging van de artikelen 3, lid 1, van de Richtlijn, en 7, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening door het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen en uit een summiere rechtsvergelijking meen ik te kunnen afleiden dat het Hof van Beroep dat vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt noch onder een nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, gehouden is te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat het ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn wordt uitgelegd.

Lees de gehele conclusie hier.

Website BenGH hier.

Auteursrecht. De slagzin "Verhuurt bijna alles" is naar het oordeel van de rechtbank "zo kort, algemeen en voor de hand liggend is voor een verhuurbedrijf dat de slagzin op zichzelf genomen niet kan worden aangemerkt als een werk met een oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt."De slagzin geniet daarom geen auteursrechtelijke bescherming.

De slagzin "Boels verhuurt bijna alles" wordt door Lemerij niet gebruikt, zodat Lemerij op die slagzin geen inbreuk maakt.

Ten aanzien van de logo's overweegt de rechtbank: "De enige overeenkomst tussen de logo’s van partijen is de letterstijl waarin de slagzin "verhuurt bijna alles" wordt geschreven. Het gaat het daarbij bovendien niet om een bijzondere en herkenbare stijl, maar om een min of meer standaard lettertype dat algemeen wordt gebruikt. Naar het oordeel van de rechtbank verschillen de logo’s zó zeer van elkaar dat zelfs op een afstand van honderd meter of meer duidelijk is of het om een auto of boedelbak van Boels dan wel van Lemerij gaat." Van inbreuk op auteursrecht is dus geen sprake.

Merkinbreuk. Boels beschuldigt Lemerij van merkinbreuk op grond van artikel 13a lid 1 sub b en sub c. Allebei zonder succes.

Naar het oordeel van de rechtbank bestaat ten aanzien van het merk "Boels verhuurt bijna alles!" ten opzichte van "Lemerij verhuurt bijna alles" geen verwarringsgevaar.

Ten aanzien van het merk "verhuurt bijna alles" stelt de rechtbank voorop dat dit een zuiver beschrijvend merk is en van huis uit nauwelijks enige onderscheidingskracht bezit. Onder overlegging van een onderzoeksrapport heeft Boels evenwel gesteld dat dit merk zoveel aan onderscheidingskracht heeft gewonnen, dat het daardoor alsnog een sterk merk is geworden. De rechtbank is door dit rapport niet overtuigd, omdat het niet volledig is overgelegd, niet duidelijk is wie de auteur is en niet vaststaat dat het om een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Van verwarringsgevaar is volgens de rechtbank ook bij dit merk geen sprake.

Het verweer van Lemerij dat artikel 13 a lid 1 sub c niet van toepassing, omdat dit slechts van toepassing zou zijn op niét soortgelijke diensten, terwijl het in dit geval gaat om diensten die wél soortgelijk zijn, wordt door de rechtbank gepasseerd onder verwijzing naar vaste rechtspraak (HvJEG 9 januari 2003; IER 2003, p. 126 (Davidoff/Golfkid) en HvJEG 23 oktober 2003; IER, p. 53 (Adidas/Fitnessworld)). Dit mag Boels niet baten, aangezien de rechtbank van oordeel is dat "verhuurt bijna alles!" niet kan worden aangemerkt als een bekend merk in de zin van dit artikel. Naar het oordeel van rechtbank heeft Boels "niets aangevoerd met betrekking tot de investeringen die zij doet om bekendheid aan het merk "verhuurt bijna alles!" te geven. Naar het oordeel van de rechtbank is voorts geen sprake van een zodanige bekendheid van het merk "verhuurt bijna alles!" dat dit gelijk zou kunnen worden gesteld met de bekendheid van merken als Heineken, KPN, Philips, ABN Amro of Shell."

Bovendien bestaat er naar het oordeel van de rechtbank geen gevaar dat dat het publiek door de waarneming van de slagzin "verhuurt bijna alles" in het teken van Lemerij een verband zou leggen met het merk van Boels of dat het publiek daardoor een verband tussen de beide ondernemingen zou leggen. De wijze waarop het teken van Lemerij en het merk van Boels worden gepresteerd verschillen daarvoor te veel van elkaar.

Handelsnaaminbreuk. Aan de orde is enerzijds de handelsnaam "Boels verhuurt bijna alles!" en anderzijds de handelsnaam "Lemerij verhuurt bijna alles". De rechtbank overweegt: "In de handelsnamen zijn de "echte" namen Boels en Lemerij de sterke elementen. De pay-off "verhuurt bijna alles!" is hoofdzakelijk beschrijvend en daarmee een zwak element in de handelsnaam van Boels. Een dergelijk zwak element heeft minder beschermingsomvang dan een sterk element.
De wijze waarop de handelsnamen aan het publiek worden gepresenteerd zijn dermate verschillend dat naar het oordeel van de rechtbank bij het publiek geen gevaar voor verwarring bestaat (zie rechtsoverweging 7.). De rechtbank voelt zich in dit oordeel gesterkt door het feit dat Boels niet heeft gesteld dat in de praktijk van verwarring van enige omvang is gebleken." Bovendien voert Lemerij als sinds 1996 de slagzin "verhuurt bijna alles" in Twente, terwijl Boels pas in 2003 actief is geworden in Twente, terwijl "gesteld noch gebleken is dat de handelsnaam "Boels verhuurt bijane alles!" in 1996 in Twente al enige bekendheid genoot."

Onrechtmatige daad. Het beroep van Boels op onrechtmatige daad door "aanhaking" en dreigende verwatering van het "exclusiviteitsimago" van Boels' merk, is volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd. Hierbij speelt mij dat Lemerij de slagzin "verhuurt bijna alles" al jaren voert en dat deze slagzin, "weinig origineel en tamelijk voor de hand liggend [is] voor verhuurbedrijven zoals Boels en Lemerij."

Ten aanzien van het merk "Boels verhuurt bijna alles!" ten opzichte van "Lemerij verhuurt bijna alles" bestaat volgens de rechtbank geen verwarringsgevaar.

Ten aanzien van het merk "verhuurt bijna alles" stelt de rechtbank voorop dat dit een zuiver beschrijvend merk is en van huis uit nauwelijks enige onderscheidingskracht bezit. Onder overlegging van een onderzoeksrapport heeft Boels evenwel gesteld dat dit merk zoveel aan onderscheidingskracht heeft gewonnen, dat het daardoor alsnog een sterk merk is geworden. De rechtbank is door dit rapport niet overtuigd, omdat het niet volledig is overgelegd, niet duidelijk is wie de auteur is en niet vaststaat dat het om een onafhankelijk onderzoeksbureau. Ook bij dit merk is daarom geen sprake van verwarringsgevaar

Het verweer van Lemerij dat artikel 13 a lid 1 sub c niet van toepassing, omdat dit slechts van toepassing zou zijn op niét soortgelijke diensten, terwijl het in dit geval gaat om diensten die wél soortgelijk zijn, wordt door de rechtbank gepasseerd onder verwijzing naar vaste rechtspraak (HvJEG 9 januari 2003; IER 2003, p. 126 (Davidoff/Golfkid) en HvJEG 23 oktober 2003; IER, p. 53 (Adidas/Fitnessworld)). Dit mag Boels niet baten, aangezien de rechtbank van oordeel is dat "verhuurt bijna alles!" niet kan worden aangemerkt als een bekend merk in de zin van dit artikel. Naar het oordeel van rechtbank heeft Boels "niets aangevoerd met betrekking tot de investeringen die zij doet om bekendheid aan het merk "verhuurt bijna alles!" te geven. Naar het oordeel van de rechtbank is voorts geen sprake van een zodanige bekendheid van het merk "verhuurt bijna alles!" dat dit gelijk zou kunnen worden gesteld met de bekendheid van merken als Heineken, KPN, Philips, ABN Amro of Shell."

Bovendien bestaat er naar het oordeel van de rechtbank geen gevaar dat dat het publiek door de waarneming van de slagzin "verhuurt bijna alles" in het teken van Lemerij een verband zou leggen met het merk van Boels of dat het publiek daardoor een verband tussen de beide ondernemingen zou leggen. De wijze waarop het teken van Lemerij en het merk van Boels worden gepresteerd verschillen daarvoor te veel van elkaar.

Handelsnaaminbreuk. De rechtbank overweegt: "In de handelsnamen zijn de "echte" namen Boels en Lemerij de sterke elementen. De pay-off "verhuurt bijna alles!" is hoofdzakelijk beschrijvend en daarmee een zwak element in de handelsnaam van Boels. Een dergelijk zwak element heeft minder beschermingsomvang dan een sterk element.
De wijze waarop de handelsnamen aan het publiek worden gepresenteerd zijn dermate verschillend dat naar het oordeel van de rechtbank bij het publiek geen gevaar voor verwarring bestaat (zie rechtsoverweging 7.). De rechtbank voelt zich in dit oordeel gesterkt door het feit dat Boels niet heeft gesteld dat in de praktijk van verwarring van enige omvang is gebleken." Bovendien voert Lemerij als sinds 1996 de slagzin "verhuurt bijna alles" in Twente, terwijl Boels pas in 2003 actief is geworden in Twente, terwijl "gesteld noch gebleken is dat de handelsnaam "Boels verhuurt bijna alles!" in 1996 in Twente al enige bekendheid genoot."

Onrechtmatige daad. Het beroep van Boels op onrechtmatige daad door "aanhaking" en dreigende verwatering van het "exclusiviteitsimago" van Boels' merk, is volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd. Hierbij speelt mij dat Lemerij de slagzin "verhuurt bijna alles" al jaren voert en dat deze slagzin, "weinig origineel en tamelijk voor de hand liggend [is] voor verhuurbedrijven zoals Boels en Lemerij."

Lees het vonnis hier.

Van inbreuk op de Beneluxmerken van eiser door Kchicheb is geen sprake, omdat deze zijn niet zijn gebruikt en op die grond vervallen worden verklaard. Op basis van het Gemeenschapsmerk van eiser kan de rechtbank ook niet tot het oordeel komen dat sprake is van inbreuk, omdat Kchicheb een terecht beroep doet op rechtsverwerking.

Enkel stilzitten van de rechthebbende is volgens vaste rechtspraak onvoldoende voor het aannemen van rechtsverwerking, maar anders dan Harry's Bar stelt, is van enkel stilzitten i.c. ook geen sprake.

De rechtsvoorganger van Kchicheb is in 1986 tot drie keer door Harry's Bar verzocht contact op te nemen met Harry's Bar om te trachten een minnelijke regeling te treffen. Nadat door de rechtsvoorganger van Kchicheb daarop niet was gereageerd, is het vervolgens van de kant van Harry's Bar tot aan de aanzet tot de onderhavige procedure in 2004 meer dan zeventien en een half jaar stil geweest. Daardoor kon, vanwege het geen gevolg geven aan aangezegde rechtsmaatregelen en gegeven de omstandigheid dat in de hele wereld zeer vele Harry's Bars bestaan die niets hebben uit te staan met de Parijse Harry's Bar, bij de rechtsvoorganger van Kchicheb en bij hemzelf het gerechtvaardigd vertrouwen postvatten dat Harry's Bar haar pretenties jegens Kchicheb had laten varen. Voldoende geoordeeld om terzake rechtsverwerking aan te nemen.
 
Wel moet het latere Benelux woord/beeldmerk van Kchicheb, gegeven de geldigheid van het Gemeenschapsmerk van eiser, als overeenstemmend jonger merk wijken.

De handelsnaam van de Amsterdamse Harry’s Bar van Kchicheb blijft wel in stand. Ook hier is weer sprake van rechtsverwerking  en bovendien is er geen sprake van verwarring. Er is een (wereldwijde) verscheidenheid aan ongelieerde Harry’s Horecagelegenheden en het is ‘ook in de verste verten niet aannemelijk geworden’ dat tegen inbreuk door derden op enige relevante schaal werd en wordt opgetreden door Harry's Bar, terwijl ter zitting duidelijk is geworden dat eigenlijk alleen het depot van het Beneluxmerk door Kchicheb steen des aanstoots is geweest, aldus desgevraagd Harry's Bar, die zou overwegen een franchisevestiging in Brussel te vestigen. Het in aanmerking te nemen publiek zal de bar van Kchicheb naar het oordeel van de rechtbank niet verwarren met die van Harry's Bar, direct noch indirect.

-Uit het vorenoverwogene volgt dat Harry's Bar in de Benelux jegens Kchicheb alleen rechten kan ontlenen aan haar geldig geoordeelde Gemeenschapsmerk HARRY'S, op grond van welk in rangorde aan het Benelux woord/beeldmerk HARRY'S BAR van Kchicheb voorafgaande merkrecht Harry's Bar die latere Beneluxinschrijving niet behoeft te dulden, zodat de door Harry's Bar gevorderde doorhaling daarvan kan worden toegewezen als in het dictum verwoord.

-De overige in deze procedure centraal staande merkrechten van Harry's Bar met inschrijving in de Benelux heeft zij niet normaal gebruikt als merk, zodat de door Kchicheb gevorderde doorhaling daarvan kan worden uitgesproken als in het dictum verwoord. Gelet op art. 14 sub D BMW zal ambtshalve de doorhaling daarvan worden uitgesproken.

-Harry's Bars vorderingen tot verbod van merkinbreuk gebaseerd op haar Gemeenschapsmerk stranden op rechtsverwerking – en zouden overigens zijn gestuit op art. 107 lid 3 Vo. 40/94.

-Ook de handelsnaamrechtelijke grondslag van Harry's Bar strandt op rechtsverwerking – en wordt tevens al niet genoegzaam geoordeeld om Kchicheb te verbieden zijn handelsnaam te hanteren, vanwege gebrek aan vereiste verwarring.

-Aan Kchicheb komen geen geldige merkrechten toe en hij kan zich niet met een beroep op zijn handelsnaamrecht verzetten tegen gebruik door Harry's Bar (die als voor-voorgebruiker van het teken/de tekens Harry's ((New York) Bar) moet worden aangemerkt) van meerbedoeld Gemeenschapsmerk, voor zover art. 107 lid 3 van Vo. 40/94 daar geen paal en perk aan stelt.

-In de omstandigheid dat beide partijen in conventie en in reconventie over en weer deels in het gelijk en ongelijk worden gesteld, vindt de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren als in het dictum verwoord.

Lees het vonnis hier.