Woord- en of beeldmerk  

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures [dossier instanties - WIPO]. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A)'AAA' merk eiser niet ingeschreven voor slotenmakersdiensten
B) Gebruik enquesta facil voor domeinnaam toegestaan vanwege beschrijvende termen
C) Houder van merk SNF heeft legitiem belang bij domeinnaam onvoldoende aangetoond
D) Sprake van Reverse Domain Name Hijacking voor 'spritzer'
E) Geen registratie en gebruik te kwader trouw van de domeinnaam newbody.com
F) Onvoldoende onderbouwd dat geen toestemming voor registratie domeinnaam gegeven.
G) Domeinnaam stemt niet verwarringwekkend overeen met de merknaam van eiser
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

WIPO D2014-0122 (aaa-locksmiths.com) > Complaint denied
A) Eiser is het Amerikaanse bedrijf 'American Automobile Association'. Eiser heeft de merken 'AAA'  en 'AAA Premier' geregistreerd. Het merk AAA Premier is onder andere geregistreerd in de klasse waarin slotenmakers werkzaamheden zijn opgenomen. Deze dienst wordt door de eiser echter niet verleend. Verweerder verleent deze diensten wel, en wel onder de de naam 'AAA Locksmith'. Dit is ook de domeinnaam. De geschillenbeslechter wijst de eis uiteindelijk af.  De domeinnaam stemt niet verwarringwekkend overeen met het merk/de merken van eiser. De aanduiding 'AAA' is namelijk een in de VS veelgebruikte term om aan te duiden dat het aangeboden product van uitmundende kwaliteit is (dat is uiteraard subjectief).  Daarnaast is het enkele 'AAA' merk van eiser ook niet ingeschreven voor slotenmakersdiensten.

Overigens heeft de eiser in een andere WIPO-procedure meer geluk. De domeinnaam wwwamericanautomobileassociation.com moet namelijk aan haar worden overgedragen.

The disputed domain name <aaa-locksmiths.com> combines Complainant’s AAA trademark with the term “locksmiths” (separated by a hyphen).3 In the United States, the combination of letters AAA is used frequently by parties other than Complainant to identify a wide variety of goods and services, if for no other reason than “A” is the first letter of the English-language alphabet and a string of the letter “A” assures a relatively high placement among alphabetical listings.4 While Complainant may be well-known in the United States as a provider of travel- and insurance-related services, its trademark is somewhat weak from the standpoint of distinctiveness in so far as it is made up of a commonly used combination of letters. There are a multitude of businesses in the United States that use the term AAA as a principal identifier of goods or services other than in direct competition with Complainant’s goods and services.
Complainant owns registration of AAA PREMIER in connection with locksmithing services. AAA PREMIER and AAA are different trademarks. The combination term AAA PREMIER LOCKSMITHS would be a more distinctive (i.e., individuated) term than “AAA locksmiths”. Complainant has not provided evidence of actual use of the term AAA PREMIER in the United States in connection with locksmithing services, although its registration at the USPTO for that term covers “home lock out services, namely, locksmithing in the nature of opening locks for others”. The disputed domain name is <aaa-locksmiths.com>. Complainant does not own registration of the term AAA standing alone with respect to locksmithing services.

WIPO D2014-0390 (encuesta-facil.com) > Complaint denied
B) Eiser heeft de domeinnaam encuestafacil.com (zonder streepje) en is merkhouder van het merk 'Encuestafacil.com'. Eiser biedt in Europa en Latijns-Amerika de mogelijkheid om via haar website snel en gemakkelijk enquêtes te maken en af te nemen. Dit is ook de letterlijke betekenis van 'encuesta facil'. Verweerder heeft de domeinnaam in 2012 geregistreerd en biedt onder de domeinnaam onderzoeken aan waaraan de consument (tegen beloning) aan kan deelnemen.  Volgens de geschillenbeslechter valt dit onder de beschrijvende termen van de domeinnaam. De eiser heeft daarnaast niet onderbouwd dat verweerder meelift op zijn goodwill. Derhalve wordt een eigen recht/legitiem belang van de verweerder aanwezig geacht. De eis wordt afgewezen.

Where the goods or services offered on a website specifically relate to the generic or descriptive meaning of the domain name, the registrant is making the very kind of bona fideoffering that is sufficient to establish legitimate interests under the Policy. See, e.g., EAuto, L.L.C. v, EAuto Parts, WIPO Case No. D2000-0096 (finding domain name <eautoparts.com> to be legitimate for a website that sells auto parts).
Clearly, the Respondent’s use of the “encuesta facil” term in its descriptive or generic sense is not illegitimate. The term “encuesta” means “survey” and the word “facil” means “easy” in English. “Encuesta Facil” thus means in effect an “easy way to do a survey”. Therefore, the term “encuesta-facil”, as used in the disputed domain name, is an apt descriptive choice for the Respondent’s business consisting of an independent rewards program for consumers. The purpose of the survey seems to gather data from consumers, by asking them questions and obtaining personal data for certain brands in exchange of monetary prizes.

WIPO D2014-0327 (snf.com) > Complaint denied
C) Eiser is sinds 1991 houder van het Franse merk 'SNF' en de Franse domeinnaam www.snf.fr. Verweerder is een bedrijf dat handelt in (de registratie van) domeinnamen. De domeinnaam is door verweerder geregistreerd in 2001. Op de website onder de domeinnaam is steeds een PPC-website getoond. Allereerst wordt door de geschillenbeslechters opgemerkt dat de eis weinig informatie bevat. Zo wordt niet duidelijk wat eiser onder de merknaam onderneemt of waar de afkorting SNF voor staat. Hier wordt door de geschillenbeslechters echter geen aandacht besteed nu de eis op andere gronden wordt afgewezen. Onvoldoende aangetoond dat eiser geen eigen recht/legitiem belang bij domeinnaam heeft. Verweerder heeft recht om drieletterwoorden te registreren. Verweerder kon daarnaast niet – en hoefde niet - op de hoogte zijn van Franse merk van eiser. Tenslotte eiser heeft lang gewacht met aanhangig maken van eis. Geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

There is also no evidence before the Panel that anyone outside the specialized areas the Complainant operates in would have any awareness of the Complainant’s business under the letters “SNF”. Further in the present case there is no evidence that the Respondent had actual knowledge of the Complainant or its trademark and there is no evidence and no reason to suggest that the Panel should disbelieve the Respondent’s account that it had never heard of the Complainat or its rights. Had the three letter acronym been, say, IBM or BMW that fact could allow the Panel to reach such a conclusion, as it could reasonably be assumed that a Respondent would have actual knowledge of such famous brands. But there is no evidence at all of the Complainant having any reputation outside the specialized area in which it operates in either 2001 or indeed today. The Panel accordingly considers that no case of willful blindness is made out on the present facts.
In reaching this conclusion the Panel also takes into account the following matters:
Carrying on business in registering descriptive or generic domain names is not of itself objectionable – see for example X6D Limited v. Telepathy, Inc., WIPO Case No. D2010-1519, for a case discussing this issue and the applicable principles.
Offering domain names for sale is not of itself objectionable – see Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, WIPO Case No. D2000-0016, for an example of a case where the relevant considerations were discussed in relation to this issue.
The use of a privacy shield is not sufficient by itself to establish bad faith. See Fifth Third Bancorp v. Secure Whois Information Service, WIPO Case No. D2006-0696, for an example of a case discussing this issue and what other factors are to be taken into account in such circumstances.
Finally, there is an air of unreality about the submission that the Respondent was actuated by bad faith. The evidence on the record is that the Complainant has domain names <snf.fr> and <snf-group.com>. The Panel does not know, but it seems to have been satisfied with these names. It seems highly likely that at some date relatively soon after 2001 it must have become aware that the Respondent had registered <snf.com>. Despite this, it apparently made no protest and did not make the present claim of bad faith until 2014. The history of this matter would therefore suggest that the Complainant has not, in the past, ever believed that the Respondent acted in bad faith or made any claim to that effect, which considerably weakens its claim on this head of the Policy.

WIPO D2014-0557 (spritzer.com) > Complaint denied
D) Eiser is houder van het merk 'Spritzer' in meerdere Aziatische landen. Oudste registratie stamt uit 1988. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd in 1998. Verweerder voert aan dat nu een merkaanvraag van eiser in de Verenigde Staten voor het merk 'Spritzer' is afgewezen, er geen sprake is van een verwarringwekkende overeenstemming tussen de domeinnaam en een merk. Spritzer is in de VS de – beschrijvende – benaming voor wijn gemixt met koolzuurhoudend water. Geschillenbeslechter oordeelt dat een afwijzing in de VS niet met zich brengt dat er geen sprake kan zijn van verwarringwekkende overeenstemming. Eis wordt echter wel afgewezen. Verweerder heeft eigen recht/legitiem belang bij domeinnaam en er is geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw. Met name nu 'spritzer' in de VS een gangbare term is en de eiser dit had moeten weten wordt door het panel geoordeeld dat er sprake is van Reverse Domain Name Hijacking.

“The fact that a trade mark application for SPRITZER has been rejected in the US does not form a ground for denying the Complainant this right under the first limb of the UDRP in circumstances where the Complainant has a legitimate trademark registration in another jurisdiction.

En

The Complainant, on the other hand, was well aware of the fact that in the US, the Respondent’s home territory, a spritzer is a common descriptive term for a mixture of wine and carbonated water. In an extensive correspondence with the USPTO over an attempt to file for protection of its SPRITZER mark in the US, the USPTO so informed the Complainant and provided the Complainant with documentary evidence in support.
”

WIPO D2014-0611 (newbody.com) > Complaint denied
(E) Eiser is een Zweeds kledingbedrijf en sinds 1997 houder van het Zweedse woordmerk 'Newbody'. Daarnaast heeft eiser dit merk in 2012 ook als Gemeenschapsmerk geregistreerd. Verweerder verkoopt fitnessproducten en heeft de domeinnaam sinds eind 2013 onder zich. Op de website onder de domeinnaam worden pay-per-click links weergegeven. Deze links worden door een derde gegenereerd. Dit staat ook in een disclaimer onderaan de website. De links die worden weergegeven zijn uiteindelijk afhankelijk van uit welk land de website wordt bezocht (geo targetting). Wanneer de website vanuit Zweden wordt bezocht worden links weergegeven die zich richten op eiser en zijn branche. Wanneer de website vanuit de UK wordt bezocht is dit niet het geval, dan worden dieetproducten getoond. Dit maakt in samenhang met – onder andere – het feit dat eiser onvoldoende heeft aangetoond dat de Amerikaanse verweerder zijn (Zweedse) merk ook zou kennen dat er geen sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw van de domeinnaam. De geschillenbeslechter geeft wel aan dat verweerder de links actief moet verwijderen/zorgen dat zij niet meer verschijnen. Wanneer hij namelijk de links blijft tonen die zich richten op eiser kan het maar zo zijn dat een volgende procedure in het voordeel van eiser uitvalt.

In all of these circumstances, the Panel considers that the Complainant has failed to prove on the balance of probabilities that the Respondent registered and is using the disputed domain name in bad faith. That said, given the lack of supporting evidence from the Respondent, the Panel takes the view that this is a very finely balanced case. As noted above, the Respondent's insistence that it had a good faith motivation is based largely on its unsupported assertions that the disputed domain name was acquired for use in its business, based upon the generic meaning of the phrase "new body". While these assertions are not incredible, and are sufficient in the Panel's view to secure a finding in favor of the Respondent as matters stand, the Panel notes that the situation remains that the Website is serving links in Sweden which are targeted to the trademark value of the disputed domain name, albeit inadvertently from the Respondent's perspective. If the Respondent allows the status quo to continue until its website is "ready to go", however long that might take, it risks either further action from the Complainant in another forum or a refiled complaint under the Policy.

WIPO D2014-0604 (bakertillymkm.com) > Complaint denied
(F) Eiser is een wereldwijd netwerk van accountantskantoren die opereren onder de naam 'Baker Tilly'. De hoofdvestiging is gesitueerd in de UK. Sinds 2002 heeft eiser meerdere 'Baker Tilly' merken geregistreerd. Verweerder was ooit (zeker vanaf 2002) aangesloten bij het Baker Tilly netwerk en heeft in 2008 met toestemming van eiser een naamverandering ondergaan: Baker Tilly MKM werd de nieuwe naam. De betreffende domeinnaam is in dat kader geregistreerd. Vanaf 2013 is door eiser de deelname van verweerder aan het netwerk beëindigd. Eiser claimt momenteel de domeinnaam. Verweerder stelt zelf rechten te hebben op de naam 'Baker Tilly MKM'. De geschillenbeslechter is van mening dat het geschil veel verder gaat dan waar hij in het kader van de geschillenprocedure over kan oordelen. Desalniettemin oordeelt de geschillenbeslechter toch dat de eis moet worden afgewezen nu aannemelijk is dat de domeinnaam niet te kwader trouw is geregistreerd. Eiser onderbouwt in ieder geval onvoldoende dat zij hier geen toestemming voor heeft gegeven. Aan het derde vereise van de procedure (registratie en gebruik te kwader trouw) wordt dan ook niet voldaan.

After careful consideration of the totality of circumstances in the record in this administrative proceeding, the Panel concludes that the Complainant has not met its burden of demonstrating that the Respondent registered the disputed domain name in bad faith.
As noted earlier, the Complainant insists that the Respondent was never authorized to register a domain name incorporating the Complainant's BAKER TILLY mark, and that consequently the Respondent's registration of the disputed domain name should be found to be in bad faith. For reasons discussed above, the Panel does not find the record in this case sufficiently clear to support a conclusion that the Respondent acted in bad faith when registering a domain name corresponding to the Baker Tilly MKM trading name, given the lack of clarity whether this domain name also could have been considered a "Permitted Form" of use under the trademark sublicense agreement. Additionally, there is no evidence in the record that the Complainant ever objected to the Respondent's registration of the disputed domain name before 2013, some five (5) years following the registration, and by all appearances then only due to the termination of the Respondent's member status.
In the circumstances of this case, the Panel does not believe that a different outcome should obtain under the bad faith registration analysis utilized by the distinguished panel inOctogen, supra. The Octogen panel made clear that what constitutes bad faith registration "will necessarily depend on an analysis of the facts and circumstances of any given case."

WIPO D204-0594 (cuentasenlineabanamex.com) > Complaint denied
(G) Eiser is een Argentijns accountantskantoor dat sinds 2006 houder is van het Argentijnse merk 'Bairex'. Verweerder is een Mexicaanse financiële dienstverlener. Zij heeft de domeinnaam geregistreerd in 2006. De domeinnaam wordt doorgelinkt naar de website van verweerder waar zij haar financiële diensten aanbied onder de naam 'Banamex'. Deze naam heeft zij ook als merk geregistreerd. Eiser stelt daarnaast merkrechten heeft op de naam 'cuentas en linea Bairex'. In domeinnaam is deze naam gebruikt. Eiser heeft echter geen enkel bewijs naar voren gebracht dat deze stelling onderbouwt. De eiser merkt slechts op dat indien gewenst zij de geschillenbeslechter wel van meer informatie zal voorzien. Deze houding wordt door de geschillenbeslechter niet op prijs gesteld. Hij weigert dan ook om dit te doen dan wel om verder onderzoek naar deze merknaam te doen. De geschillenbeslechter gaat er derhalve vanuit dat eiser geen rechten heeft op de naam 'cuentas en linea Bairex' (met de twee beschrijvende Spaanse termen 'cuentas' – rekeningen – en 'linea' – online). De domeinnaam stemt, nu deze veel langer is dan het Bairex merk en het Bairex merk in zijn geheel niet is overgenomen, niet verwarringwekkend overeen met de merknaam van eiser. Eis wordt afgewezen.

“The Complainant also appears to claim trademark rights in the mark CUENTAS EN LINEA BAIREX. Although the Panel can see how that mark could potentially bear a closer resemblance to <cuentasenlineabanamex.com>, the Panel notes that the Complainant has produced not even a shred of evidence that it owns rights, registered or unregistered, in this latter mark. Instead, the Complainant suggests in its Complaint that it could produce some substantiation of its claim to those rights should the Panel request more information from the Complainant.
The Panel declines to do so. Though a streamlined procedure, the Policy provides a useful avenue through which an entity can make, and possibly sustain, the charge that another entity is intentionally misappropriating rights belonging to the former. Thus, when filing a complaint, it is incumbent upon a complainant to bring forth serious, if abbreviated, evidence to establish, at a minimum, a prima facie case in support of its claims. After that submission, a duly constituted panel may wish, on occasion, to seek further material or information from that complainant in order to clarify aspects of the evidence so presented. In this case, the Complainant has failed completely to furnish any such evidence with respect to its ownership of the mark, CUENTAS EN LINEA BAIREX, that would merit a request for clarification. See, for example, Sensis Pty Ltd., Telstra Corporation Limited v. Yellow Page Marketing B.V., WIPO Case No. D2011-0057 (“…UDRP panels should be reluctant to request or allow additional submissions that would substantially delay the proceedings or burden the parties. It is not normally necessary or appropriate in the interest of fair process or natural justice to delay the UDRP proceeding so that the parties can comment on legal or factual materials that were in existence and foreseeably relevant to their positions when they prepared the complaint or response.”).”

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 19 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie juni 2014.

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl

Hof Den Haag 15 juli 2014, IEF 14084 (Kettle Foods tegen Intersnack)
Uitspraak ingezonden door Michiel Rijsdijk, Arnold + Siedsma. In kort geding [IEF 12931] werden de vorderingen van Kettle Foods afgewezen, omdat Kettle Cooked een beschrijving is van het productieproces. Kettle food heeft de bekendheid van haar KETTLE-merken getracht aan te tonen via marktonderzoek (ongeveer 25% kent het), omzetcijfers, etc. maar slaagt daarin niet. Op de extra bescherming op grond van 9 lid 1 sub c GMVo kan zij zich niet beroepen. Er is geen sprake van misleiding, de gemiddelde consument zal niet denken dat chips in een Panoramix-ketel wordt bereid. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

7.5. Onderzocht moet nu (...) nog worden of het algemen publiek, of een aanmerkelijk deel daarvan, in het continentale deel van de EU zonder de X-lidstaten, het merk Kettle kent. (...)
7.8. Kettle Foods heeft de bekendheid van haar KETTLE-merken verder trachten aan te tonen aan de hand van omzetcijfers, verkoopaantallen, marktaandelen, reclameinspanningen e.d.. Het hof is voorshands van oordeel dat deze stelling onvoldoende zijn om aan te nemen dat de bekendheid hoger is dan uit het 'awareness'-rapport blijkt, althans voor het grondgebied van Nederland, waarop dat rapport betrekking heeft. hierbij is van belang dat de thans aan de orde zijnde vraag niet is of KETTLE een zodanig bekend merk is dat het aanspraak kan maken op de extra bescherming die artikel 9 lid 1 sub c GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE bieden.

7.9 Alles overziend is Kettle Foods er naar het oordeel van het hof niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat haar KETTLE-merken bekend zijn bij meer dan ongeveer 25% van de Nederlandse consumenten. Met andere woorden: van de Nederlandse consumenten kent ongeveer 75% het merk KETTLE voor 'snacks/chips'  niet. Dit is een dusdanig hoog percentage dat niet kan worden gezegd dat een aanmerkelijk deel van het Nederlandse publiek het woord 'Kettle' in 'Kettle Cooked' op de Chio-verpakking-KC als merk opvat.

Onrechmatige daad/misleiding:
8.5. Aangenomen moet worden dat de gemiddelde consument niet zal denken dat de chips (ook nu nog) in een 'Panoramix'-ketel wordt bereid en dat het hem, in de woorden van Intersnack 'worst (zal) zijn' of de chips in een industriële ketel of in een industriële frituur worden vervaardigd.

Rechtbank Midden-Nederland 23 juli 2014, IEF 14069 (Alpargatas tegen Brands & Concepts)
Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx Advocaten. Merkenrecht. Vergelijk IEF 13602. Alpargatas produceert slippers en is houder van het woordmerk HAVAIANAS. Brands & Concepts is een groothandel in overige consumentenartikelen en verkoopt slippers onder de merknaam 'Hollandaisas'. Brands & Concepts maakt slechts auteursrechtinbreuk op één zogenoemd inbreukpaar en moet alle bij haar in bezit zijnde inbreukmakende slippers afgeven. 'Hollandaisas' is geen merkinbreuk op 'HAVAIANAS', de gelegde derdenbeslagen zijn nietig.

Beneluxwoordmerk
4.10. Allereerst heeft Alpargatas een beroep gedaan op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van een inbreuk op deze grond. Het Beneluxwoordmerk van Alpargatas 'Havaianas' en het teken c.q. woordmerk 'Hollandaisas' zoals dat wordt gebruikt door Brands & Concepts, zijn niet identiek aan elkaar danwel vertonen geen hoge mate van gelijkenis met elkaar in die zijn dat het verschil niet bij het publiek opvalt. (…)

4.11. (…) Auditief zijn de woorden 'Havaianas' en 'Hollandaisas naar het oordeel van de rechtbank niet gelijk aan elkaar. De uitspraak van beide woorden is duidelijk verschillend wat betreft de klank. Visueel stemt het Beneluxwoordmerk 'Havaianas' niet in relevante mate overeen met het teken 'Hollandaisas'. De eerste letter en de laatste twee letters van de woorden zijn weliswaar gelijk aan elkaar, maar voor het overige zijn zij verschillen. Begripsmatig komen het Beneluxwoordmerk en het teken evenmin overeen. 'Hollandaisas' verwijst naar een Nederlands product terwijl 'Havaianas' juist niet verwijst naar een product afkomstig van een Braziliaanse onderneming. (…)

4.15. De rechtbank is van oordeel dat Alpargatas evenmin een geslaagd beroep kan doen op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Hiervoor is het volgende redengevend. Ervan uitgaande dat 'Havaianas' als een bekend merk beschouwd dient te worden, is onvoldoende door Alpargatas aannemelijk gemaakt dat Brands & Concepts door het gebruik van het teken 'Hollandaisas' handelingen heeft verricht die schade toe hebben gebracht aan Alpargatas. (…)

Auteursrecht
4.21. (…) De kenmerkende vijf elementen van de 'Havaianas Brazil' slipper komen immers op (nagenoeg) dezelfde wijze terug in de 'Hollandaisas' slipper. De totaalindrukken van beide slippers verschillen te weinig om tot een ander oordeel te kunnen leiden, nu slechts het op de strap aangebrachte woord verschilt ('Hollandaisas' in plaats van 'Havaianas'). Daarbij telt ook dat het eerstgenoemde woord (hoewel geen woordmerkinbreuk opleverend) enige gelijkenis heeft met het laatstgenoemde woord (beide betreffen een in het Spaans/Portugees gestelde geografische aanduiding). Door het produceren en op de markt brengen van de 'Hollandaisas' slipper is aldus sprake van ongeoorloofde verveelvoudiging van het beschermde werk van Alpargatas.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT

Vzr. Rechtbank Gelderland 21 juli 2014, IEF 14068 (IDTV tegen TB Events)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Emiel Jurjens, Kennedy Van der Laan. Merkenrecht. IDTV is houdster van verschillende WIE IS DE MOL?-merken, onder meer ingeschreven voor spellen en evenementen. TB Events voert een evenementenbureau en organiseert onder andere bedrijfsuitjes onder de naam ‘Wie is de Mol?’. IDTV vordert met succes staking van de merkinbreuk en domeinnaamoverdracht van wieisdemolspel.nl. Het verweer dat door TB Events al jaren voorafgaand aan het merkdepot voorgebruik maakte en IDTV zich niet meer tegen voortgezet gebruik kan verzetten, wordt verworpen. Het gaat om het gebruik van identieke tekens voor identieke diensten.

4.3. TB Events, die uitjes organiseert met de namen 'Wie is de Mol? aan tafel', en 'Wie is de Mol lunch', 'Wie is de Mol? Quiz' en 'Wie is de Mol Buitenland' en die een website onderhoudt met de domeinnaam <wieisdemolspel.nl> maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE inbreuk op het woordmerk van IDTV. Er is immers sprake van gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk WIE IS DE MOL?. De toevoegingen 'aan tafel', 'Lunch', 'Quiz', 'Buitenland' en 'spel' achter 'Wie is de Mol' maken dat niet anders. Deze toevoegingen zijn louter beschrijvend voor de diensten die worden aangeboden en daarmee ondergeschikt aan het hoofdbestanddeel 'Wie is de Mol'. TB Events gebruikt het teken voorts in het economisch verkeer voor soortgelijke diensten waarvoor het woordmerk van IDTV is ingeschreven, te weten spellen en evenementen, en meer specifiek voor de organisatie van sportieve evenementen. (…)

4.5. (…) Er is geen rechtsregel op grond waarvan dit verweer als zodanig wordt gehonoreerd en TB Events heeft ook geen rechtsregel, anders dan dat dit zou volgen uit het stelsel van het BVIE, kunnen noemen waarop haar verweer is gebaseerd. Het systeem van het BVIE berust op het beginsel dat het recht op een merk wordt verkregen door eerste depot gevolgd door inschrijving, zie artikel 2.2 BVIE. Inherent aan dit systeem is dat geen rechten kunnen worden verkregen door louter gebruik van een teken, ook niet op basis van het gemene recht. (...)
 

Andere blogs:
Novagraaf

Rechtbank Amsterdam 16 juli 2014, IEF 14064 (X tegen NCRV)
Uitspraak ingezonden door Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma. Merkenrecht. Geen nietigverklaring. Zie eerder. X vordert de nietigverklaring van Benelux-merkregistratie Paperclip in klasse 38. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de waren onder klasse 9 (merk PaperClip eiser) niet identiek aan de diensten van klasse 38 (merk PAPERCLIP NCRV). De beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van een vergelijking van de merkenregisterinschrijvingen. Mogelijke soortgelijkheid dient weliswaar geabstraheerd te worden van het feitelijk gebruik, diensten van het NCRV-merk zijn 'content'-diensten die verschillen van het aanbieden van (fysieke) waren zoals apparaten en/of dragers. Vordering wordt afgewezen.

4.5. Anders dan NCRV stelt, betekent de omstandigheid dat, ook bij nietigheidsacties, rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden niet dat bij de boordeling slechts moet worden gekeken naar het gebruik van het nieuwere merk in de praktijk. Een dergelijke beperkte toetsing zou de toetsing van nog niet gebruikte inschrijvingen immers onmogelijk maken en voorts de vraag opwerpen of de nietigheid opnieuw moet worden beoordeeld indien in de loop van de tijd door de latere merkhouder het merk voor andere, onder de inschrijving vallende waren of diensten zou gaan gebruiken. Die vraag moet naar het oordeel van de rechtbank ontkennend worden beoordeeld. De beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van een vergelijking van de inschrijvingen in het merkenregister.

4.6. Bij toetsing van de ingeschreven waren en diensten ten aanzien van hun mogelijke soortgelijkheid dient weliswaar geabstraheerd te worden van het feitelijk gebruik van die waren of diensten, anderzijds dient de omschrijving van de waren en/of diensten voldoende concreet te zijn om te kunnen oordelen of verwarring moet worden gevreesd. De soortgelijkheid moet uit de omschrijving van de waren in de inschrijving voortvloeien. De omschrijving van de .diensten in klasse 38 van het NCRV-Merk betreffen diensten voor het aanbieden van wat de rechtbank Den Haag heeft omschreven als "content". Met de rechtbank Den Haag is de rechtbank van oordeel dat het aanbieden van "content" in het algemeen verschillend is van het aanbieden van (fysieke) waren zoals apparaten en/of dragers, de waren waarvoor X zijn merk in klasse 9 heeft ingeschreven,

4.7. Uit het voorgaande volgt dat naar het oordeel van de rechtbank geen sprake is van gelijksoortigheid tussen de door X voor zijn merk ónder klasse 9 ingeschreven waren en de door NCRV voor haar merk in klasse 38 ingeschreven diensten, zodat de vorderingen van X zullen worden afgewezen.

Hof Den Haag 22 juli 2014, IEF 14059 (Recticel tegen Swiss Sense)
Uitspraak ingezonden door Gert Jan van de Kamp, Park Legal en Luuk Jonker, Holla Advocaten. Merkenrecht. Zie eerder IEF 11749. Recticel is een Zwitserse onderneming die zich toelegt op de productie en verkoop van onder meer bedden en matrassen onder het merk SWISSFLEX en is houdster van een aantal merkregistraties. Swiss Sense is werkzaam op hetzelfde gebied en is houdster van een aantal Benelux-woord/beeldmerken. In vrijwel al deze merken komt het teken SWISS SENSE voor. De rechtbank heeft in eerste aanleg een aantal merkinschrijvingen van Swiss Sense nietig verklaard, omdat deze het Zwitserse staatsembleem bevatten. Recticel vordert terecht dat Swiss Sense inbreuk maakt op haar merkrechten. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en verbiedt in het bijzonder gebruik van 'Swiss Sense' als handelsnaam, domeinnaam of als merk en van 'Sense' als merk.

Woordmerk SWISSFLEX versus woordmerk SWISS SENSE
21. Het hof stelt voorop dat het element SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel is van het merk SWISSFLEX en van het teken SWISS SENSE. SWISS springt in het oog, nu dit, zoals Recticel c.s. terecht heeft opgemerkt, geen voor de hand liggende aanduiding is in relatie tot de betrokken waren en diensten, terwijl de beide andere elementen (FLEX respectievelijk SENSE) in dit verband weinig zeggingskracht hebben. Daar komt bij dat het element SWISS zowel in merk als in teken het eerste deel van het merk is, en dat moet worden aangenomen dat het (ook daarom) meer aandacht krijgt bij het relevante publiek (de gemiddelde consument met een, gelet op de prijs van de betrokken waren, verhoogd aandachtniveau) dan het daaropvolgende element FLEX respectievelijk SENSE. Het bewijsaanbod van Swiss Sense in de memorie van antwoord onder 152, is naar het oordeel van het hof niet voldoende concreet; het is bovendien geen aanbod tot getuigenbewijs, terwijl bewijsstukken door Swiss Sense eigener beweging in het geding hadden moeten worden gebracht.

22. (…) In visueel opzicht stemmen merk en teken in behoorlijke mate overeen, omdat het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken identiek is, en omdat dat element wordt gevolgd door een woord van vier of vijf letters met een duidelijke aanwezigheid van de letter E. Weliswaar verschilt het woordbeeld enigszins doordat SWISSFLEX aan elkaar geschreven wordt terwijl SWISS SENSE uit twee losse woorden bestaat, maar dat legt naar het oordeel van het hof onvoldoende gewicht in de schaal. Datzelfde geldt ook voor zover de twee bestanddelen van het teken SWISS SENSE in de praktijk worden geschreven met een hoofdletter.
In auditief opzicht stemmen merk en teken in aanzienlijke mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken is identiek, terwijl de toevoegingen FLEX en SENSE worden gekenmerkt door de harde è-klank alsmede door de s-klank aan het eind. Dat de klemtoon, naar Swiss Sense stelt, verschillend wordt gelegd, maakt dit – voor zover dit al het geval zou zijn – niet anders. Datzelfde geldt voor de alliteratie in SWISS SENSE.
In begripsmatig opzicht stemmen merk en teken in zekere mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS communiceert, zowel in merk als teken, immers een (positieve) associatie met Zwitserland (vgl. GEA 15 december 2011, zaak T-377/09, ECLI:EU:T:2011:753 (‘PASSIONATELY SWISS’)).

23. Wat betreft de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en diensten overweegt het hof als volgt. Het merk SWISSFLEX van Recticel c.s. is ingeschreven voor, kort gezegd, slaapkamermeubilair, bedden, bedonderdelen, matrassen en kussens (productie 4 Recticel c.s.). Swiss Sense gebruikt het teken SWISS SENSE voor bedden (met name boxsprings), slaapkamermeubilair, slaapkamerartikelen en producten welke met de inrichting van slaapkamers te maken hebben (vgl. overweging 2.3 van het bestreden vonnis). Naar het oordeel van het hof is daarmee sprake van dezelfde, althans in verregaande mate soortgelijke waren en/of diensten. Het hof verwerpt daarmee ook het betoog van Swiss Sense dat de retaildiensten (de verkoop van voornoemde waren) waarvoor zij het teken Swiss Sense gebruikt, niet soortgelijk kunnen zijn aan de waren waarvoor Recticel c.s. haar merk heeft geregistreerd. Anders dan Swiss Sense lijkt te betogen (memorie van antwoord onder 135-138), is het immers mogelijk dat waren soortgelijk zijn aan diensten en andersom.

Woordmerk SWISSFLEX versus woord/beeldmerken SWISS SENSE met SWISS SENSE als dominant bestanddeel
26. Naar het oordeel van het hof stemmen dit merk en voormelde tekens overeen; het hof verwijst naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Ook in de in rechtsoverweging 25 genoemde tekens is SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel. Daarbij geldt evenwel het volgende. In visueel opzicht is sprake van minder overeenstemming dan ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE, maar dat neemt niet weg dat er wel enige overeenstemming is. De totaalindruk in aanmerking nemend, is het woordcombinatie SWISS SENSE in de desbetreffende tekens naar het oordeel van het hof visueel dominant, terwijl de toevoegingen LIFE of SAFE respectievelijk de (zeer) klein afgebeelde onderschriften en het beeldelement naast die dominante woordcombinatie weinig zeggingskracht hebben gelet op hun algemene beschrijvende karakter, terwijl de onderschriften bovendien zo klein zijn afgebeeld dat zij nauwelijks opvallen. In auditief opzicht geldt ook dat de toevoegingen (onderschriften, LIFE of SAFE) niet afdoen aan de omstandigheid dat het element SWISS SENSE in de desbetreffende tekens auditief dominant is. In begripsmatig opzicht doen genoemde toevoegingen niet af aan de overeenstemming die hiervoor is aangenomen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Het gaat immers om beschrijvende onderschriften (‘boxsprings en matrassen’, ‘slapen met een goed gevoel’) en/of om elementen met weinig zeggingskracht (LIFE of SAFE).

Woord/beeldmerk SWISSFLEX versus handelsnaam Swiss Sense en domeinnaam swisssense
31. (…) Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen in rechtsoverweging 19 e.v., kan Recticel c.s. zich op grond van art. 9 lid 1 sub b GMV verzetten tegen dergelijk gebruik door Swiss Sense van de aanduiding ‘Swiss Sense’. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook voor de aanduiding ‘Swiss Sense’ in het onderschrift ‘by Swiss Sense’ in de tekens genoemd in overweging 2.4 onder f, h, m, n, p, s, t, u, v, w, x, en y van het bestreden vonnis, waarin naast een dominant woordelement (bijvoorbeeld DESIGN, COLOR, POCKET of SAFE) in het onderschrift in kleine letters Swiss Sense als handelsnaam wordt gebruikt, althans door het publiek als zodanig zal worden opgevat (‘by Swiss Sense’).

Woordmerk SENSUS versus SENSE
40. Op grond van het voorgaande, alsmede in aanmerking nemende dat het merk SENSUS een redelijk onderscheidend vermogen heeft en de verregaande mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, komt het hof tot de conclusie dat het merk SENSUS en het teken SENSE in visueel, begripsmatig en auditief opzicht zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek (als eerder omschreven) als bedoeld in art. 9 lid 1 sub b GMV. Grief 12 slaagt dus. In zoverre is vordering (2) dus toewijsbaar.

Lees de uitspraak:
IEF 14059 (link/ pdf)

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 15 juli 2014, IEF 14056 (Stichting BKR tegen Stichting BKR Bedrijven)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Emiel Jurjens, Kennedy Van der Laan. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. BKR is een stichting die tot doel heeft het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. BKR is houder van het woord- en beeldmerk BKR. Gedaagden voeren een stichting onder de handelsnamen Stichting BKR Bedrijven en Stichting Bureau Krediet Registratie Bedrijven. Ook verrichten gedaagden financiële diensten onder die tekens. BKR stelt dat gedaagden inbreuk maakt op haar handelsnaam en merkrechten en hiermee onrechtmatig jegens haar handelt. De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van handelsnaaminbreuk op grond van art. 5 Hnw en merkinbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Gedaagden hadden eenvoudig andere keuzes in naam en logo kunnen maken. De voorzieningenrechter legt een met dwangsom versterkt gebod tot staking van de inbreuken op.

Handelsnaam
4.4. (…) In zijn geheel bezien wijken beide door BKR Bedrijven te hanteren handelsnamen in dermate geringe wijze af van de door BKR gevoerde handelsnamen, dat daarmee bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Sterker nog, door de toevoeging van het woord 'Bedrijven' achter de handelsnaam BKR, in combinatie met het feit dat beide ondernemingen tevens de handelsnaam 'Stichting Bureau Krediet Registratie' voeren, wordt het verwarringsgevaar naar het oordeel van de voorzieningenrechter alleen maar groter. Het publiek zou immers eenvoudig kunnen denken dat BKR een nieuwe dienst aanbiedt, speciaal voor bedrijven. Daar komt bij dat de aard van beide ondernemingen, blijkens de respectieve inschrijvingen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zeer vergelijkbaar zijn. Zowel BKR als BKR bedrijven richten zich immers (onder meer) op de bestrijding van misbruik en fraude in het financiële verkeer.

Merkrechten
4.11. (…) Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaat er dan ook geen twijfel over dat BKR Bedrijven bij haar eigen naamgeving en ontwerp van haar logo bewust heeft aangehaakt bij de bekendheid van BKR. Weliswaar heeft BKR Bedrijven gesteld dat zij heel andere activiteiten ontplooit dan BKR, maar dat neemt niet weg – wat er ook van die stelling zij – dat zij, juist in dat geval, eenvoudig geheel andere keuzes had kunnen maken, zowel voor haar naam (en de afkorting daarvan) als voor haar logo. Nu zij dat niet heeft gedaan, is de voorzieningenrechter van oordeel dat BKR bedrijven zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van BKR. (…)

Rechtbank Den Haag 25 juni 2014, IEF 14037 (Guru Denim tegen Kaandiscounter)
Counterfeit. Fashion. Guru Denim is een mode-concern en is houder van Gemeenschapsmerken TRUE RELIGION (BRAND JEANS). Via de webwinkel kaandiscounter.nl worden broeken aangeboden met eisers merk erop. Blijkens de deurwaarder is het adres van gedaagde in het GBA een geheim adres en heeft deurwaarder verklaard dat de dagvaarding aan dat geheime adres is betekend door achterlating in een gesloten envelop. De voorraadvermelding op de website vormt de enige aanwijzing dat een voorraad van 100 inbreukmakende broeken bestond. De gevorderde schadevergoeding op te maken bij staat is toewijsbaar, evenals diverse nevenvorderingen.

4.6. De voorraadvermelding op de website vormt de enige aanwijzing dat [X] een voorraad heeft gehad van 100 inbreukmakende broeken. Gelet op de gemotiveerde betwisting door [X], heeft Guru Denim daarmee niet voldoende onderbouwd dat de voorraad van [X] daadwerkelijk uit 100 inbreukmakende broeken heeft bestaan. Anderzijds acht de rechtbank het verweer van [X] dat het maar om twee inbreukmakende broeken zou gaan evenmin voldoende onderbouwd. [X] heeft slechts een handgeschreven verklaring van de heer [Z] in het geding gebracht, die dat bevestigt. Een factuur of andere administratieve bescheiden zijn niet overgelegd.

4.7. De slotsom van het voorgaande is dat de rechtbank thans niet kan vaststellen wat de omvang is geweest van de inbreukmakende handelingen van [X]. De door Guru Denim gevorderde gefixeerde schadevergoeding op basis van een voorraad van 100 inbreukmakende broeken is reeds daarom niet toewijsbaar. De door Guru Denim gevorderde opgave van ingekochte en verkochte aantallen inbreukmakende broeken zal nader uitsluitsel moeten bieden.

4.10. Gelet op de vastgestelde inbreuk en de toewijsbaarheid van de vordering tot schadevergoeding of winstafdracht is de door Guru Denim gevorderde opgave van het aantal ingekochte, verkochte en voorradige inbreukmakende broeken en de in- en verkoopprijzen eveneens toewijsbaar op de wijze als in het dictum vermeld. De vordering tot opgave van afnemers zal worden beperkt tot afnemers die geen consument zijn, omdat de consumptieve aankoop van een inbreukmakende broek geen merkinbreuk door die consument vormt, zodat Guru Denim daarbij geen belang heeft. De opgave dient te worden voorzien van een door [X] te bekostigen verklaring van een accountant (RA of AA) waaruit blijkt dat hij de opgave heeft geverifieerd aan de hand van de administratie van [X] en dat, voorzover verifieerbaar, de opgave strookt met de gegevens uit die administratie en dat, voorzover verificatie niet volledig mogelijk is, hij geen aanwijzingen heeft dat de opgave geen getrouwe weergave van de werkelijkheid omtrent de te verstrekken gegevens zou inhouden. De termijn voor de opgave zal worden bepaald op zes weken, omdat de gevorderde termijn van tien werkdagen gelet op de verificatie door een accountant te kort wordt geacht voor een juiste uitvoering.

Lees uitpsraak hier:
IEF 14037 (pdf/link)

Andere blogs:
SOLV

Rechtbank Midden-Nederland 11 december 2013, IEF 14035 (Canna tegen gedaagden c.s.)
Merkenrecht. Akte van overdracht. Canna heeft (derde) B een onthoudingsverklaring laten tekenen en voor het gebruik van de doorgehaalde merkinschrijving CANNALYSE. Het is bij akte overgedragen (Zie eerder IEF 5238). Nu wordt staking van Cannalyse door gedaagden gevorderd. Uit het Merkenregister blijkt dat Jemie B.V. houder is van het woordmerk Cannalyse. Het merkdepot en -inschrijving is een vereiste om rechten als merkhouder te kunnen uitoefenen, en nu Canna geen merkhouder is, worden de vorderingen afgewezen.

4.13. De rechtbank overweegt dat een uitsluitend recht op een merk wordt verkregen indien het desbetreffende merk wordt ingeschreven en het depot is verricht binnen het Benelux-gebied of voortvloeit uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau. De depotdatum is de datum die beslissend is voor de vaststelling van de rangorde. Uit het uittreksel van het Benelux Merkenregister, overgelegd door [gedaagden] c.s., blijkt dat het woordmerk Cannalyse waarop Canna zich in dit geding beroept inschrijfnummer 0778865 heeft, geregistreerd is op naam van Jemie B.V. en op 19 april 2005 is gedeponeerd voor de klassen: 1, 9, 42, 44. Canna heeft erkend dat dit juist is (en naar de rechtbank verstaat, ook op of kort voor 17 februari 2009 juist was), maar zij stelt dat een akte van overdracht is opgemaakt gedateerd op 17 februari 2009 waarbij het merk Cannalyse weer wordt overgedragen aan Canna. Canna is vervolgens uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld om voornoemde akte van overdracht van 17 februari 2009 in het geding te brengen, zoals verwoord in het proces-verbaal van de comparitie. Canna heeft dit echter nagelaten. Zij heeft daarentegen de akte van overdracht van 29 november 2005 in het geding gebracht. Dat is echter niet van belang, omdat uit de voormelde erkenning door Canna volgt dat op of kort voor 17 februari 2009 de situatie die in de akte van 29 november 2005 wordt beschreven, achterhaald was. Nu uit het Benelux Merkenregister blijkt dat het woordmerk Cannalyse op of kort voor 17 februari 2009 was geregistreerd op naam van Jemie B.V., zulks is erkend door Canna en niet is komen vast te staan dat het merk nadien rechtsgeldig is overgedragen aan Canna, dient het ervoor te worden gehouden dat thans Jemie B.V. merkhouder is van het woordmerk Cannalyse. Nu het depot en de inschrijving van een merk een vereiste is om rechten als merkhouder te kunnen uitoefenen, en nu Canna geen merkhouder is, volgt daaruit reeds dat vordering I onder a voor zover deze ziet op een inbreuk op het woordmerk Cannalyse van Canna niet kan worden toegewezen en afwijzing van dat deel van de vordering zal volgen.