Woord- en of beeldmerk  

RCC 19 oktober 2012, dossiernr. 2012/00852 (Hans Anders tegen Beter Horen)

Hans Anders TV Commercial - Oost Indisch doof.

Handelsnaam/merkgebruik in reclame. Reclamerecht. Ongeoorloofde vergelijkende reclame. De bestreden reclame-uiting komt voor in een televisiecommercial van Hans Anders, waarin een man voor een winkel staat waar een oranjekleurige poster hangt met de afbeelding van een hoortoestel en de tekst “gratis hoortest”. De man zegt, op verontwaardigde toon: “Ik wil gewoon niet te veel betalen voor een goed hoortoestel. Maar volgens mij zijn ze hier (de man wijst op de winkel achter zich) zelf Oost-Indisch doof. Beter horen kost nou eenmaal geld, zeggen ze.”

De gemiddelde consument zal begrijpen dat het onderdeel van de commercial, waarin de man een afkeurend gebaar maakt naar de winkel achter hem en zegt “Ik wil gewoon niet te veel betalen voor een goed hoortoestel. Maar volgens mij zijn ze hier zelf Oost-Indisch doof. Beter horen kost nou eenmaal geld, zeggen ze”, humoristisch en niet serieus is bedoeld, en dat met een knipoog een verwijzing wordt gemaakt naar ‘Hollandse krenterigheid’. Niet kan worden geoordeeld dat Hans Anders zich hierdoor kleinerend uitlaat over Beter Horen of de goede naam van Beter Horen schaadt.

Voor zover al wordt geoordeeld dat in de commercial sprake is van een verwijzing naar of zinspeling op de handelsnaam van klager, dan betreft dit een speelse verwijzing die toelaatbaar is.

Beter Horen voert echter ook zodanig geprijsde hoortoestellen in het assortiment dat bijbetaling niet nodig is. Door de onjuiste presentatie in de commercial krijgt de consument een verkeerd beeld. Hans Anders verweert zich door te stellen dat met een knipoog een verwijzing wordt gemaakt naar ‘Hollandse krenterigheid’. Niet kan worden geoordeeld dat Hans Anders zich hierdoor kleinerend uitlaat over Beter Horen of de goede naam van Beter Horen schaadt. De Commissie vindt dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

3. Op grond van het voorgaande is sprake van vergelijkende reclame in de zin van artikel 13 NRC. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd indien aan de in artikel 13 NRC (onder a t/m h) genoemde voorwaarden is voldaan. De eerste voorwaarde luidt dat de vergelijking niet misleidend is in de zin van de NRC. Naar het oordeel van de Commissie wordt aan deze voorwaarde niet voldaan.

In de commercial wordt gesuggereerd dat voor hoortoestellen bij Beter Horen en andere concurrenten altijd geld betaald moet worden, terwijl bepaalde hoortoestellen bij Hans Anders voor 0 euro verkrijgbaar zijn. Vast staat dat met de in de commercial aangeboden “nul euro hoortoestellen” wordt gedoeld op de hoortoestellen waarvan de aanschafprijs niet boven de (tot 1 januari 2013 geldende) vergoedingslimieten van de Rzv uitkomen, zodat de (verzekerde) consument geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Als onweersproken is echter komen vast te staan dat ook Beter Horen en andere concurrenten zodanig geprijsde hoortoestellen in het assortiment voert dat deze onder de vergoedingslimiet van de Rzv vallen en bijbetaling dus niet nodig is.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (TV-Spot Hans Anders: "Beter horen kost nou eenmaal geld" in strijd met reclamecode)

Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2012, zaaknr. 408895 / HA ZA 11-2810 (Kaltenbach SPS en Gietart ME)

Merkenrecht. Uit een activa-overeenkomst met de curator van Gietart worden IE-rechten aan Kaltenbach SPS verkocht, waaronder Benelux merkrechten welke door niet-vernieuwen is komen te vervallen. Kaltenbach heeft nieuwe Benelux woord/beeldmerken laten registreren (GIETART G, KALTENBACH GIETART, GIETART, GIETART)  en merkt op dat Bora Borgh (namens gedaagde) het oude merk wilt laten herleven als Gemeenschapswoordmerk GIETART. Gietart ME bestrijdt de vorderingen in conventie onder meer met een beroep op haar Gemeenschapsmerk GIETART dat in rangorde volgens haar prevaleert. Kaltenbach SPS heeft nog voor het uitbrengen van de inleidende dagvaarding in deze procedure, in een procedure bij het BHIM nietigverklaring gevorderd van het Gemeenschapsmerk van Gietart ME op grond van kwade trouw bij de aanvrage en het bestaan van een oudere (merk)rechten. Door Kaltenbach SPS naar voren gebracht dat zij geen belang heeft bij schorsing van de procedure en dat zij voortzetting vraagt van in ieder geval de conventie.

De rechtbank schorst de zaken in conventie en in reconventie tot onherroepelijk is beslist op de door Kaltenbach SPS bij het BHIM ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk van Gietart ME geregistreerd onder nummer 8740771 en verwijst de zaken in conventie en in reconventie naar de parkeerrol.

4.9. Artikel 104 lid 1 GMVo bepaalt dat, indien bij een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk met betrekking tot een Gemeenschapsmerk een inbreukverbod is ingesteld en bij het BHIM al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring van het desbetreffende Gemeenschapsmerk is ingesteld, de rechtbank ambtshalve, de partijen gehoord, de procedure schorst, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten.

4.11. De rechtbank overweegt dat voor de beoordeling van zowel de vorderingen in conventie als die in reconventie, de uitkomst van de reeds aanhangige procedure over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk van Gietart ME van belang is. Indien het Gemeenschapsmerk nietig is, ontvalt immers de grond aan de reconventionele vorderingen en het op rangorde gebaseerde verweer ten aanzien van de conventionele vorderingen. Dat kan ook implicaties hebben voor de beoordeling van de overige op gebruik van de aanduiding “Gietart” gebaseerde vorderingen in conventie. Daarbij komt dat de stellingen en weren van partijen ten aanzien van uitingen die (mede) bestaan uit de aanduiding “Gietart” of waarin deze aanduiding wordt gebruikt, deels door elkaar lopen ofwel dusdanig worden onderbouwd door verwijzing naar (dezelfde) feiten en omstandigheden, dat de merkenrechtelijke stellingen en weren niet goed van de overige te onderscheiden zijn, althans door partijen is een dergelijk onderscheid onvoldoende duidelijk gemaakt. Een redelijke uitleg van artikel 104 lid 1 GMVo brengt mee dat ook deze vorderingen op die grond kunnen worden geschorst. Dit betreft in ieder geval de reconventionele vorderingen en de conventionele vorderingen sub (1), (2), (5) tot en met (11) omdat die volgens het petitum (mede) betrekking hebben op gebruik van de aanduiding “Gietart”. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat het oordeel van het BHIM ten aanzien van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk gevolgen heeft voor de wijze waarop over dergelijk gebruik van de aanduiding “Gietart” dient te worden geoordeeld. Uit de onderbouwing die Kaltenbach SPS ten aanzien van de vorderingen sub (3) en (4) geeft, blijkt dat ook bij de gevraagde bevelen met betrekking tot de (onderdelen van) straalinstallaties en type- en serienummers, gebruik van de aanduiding “Gietart” volgens Kaltenbach SPS (mede) een rol speelt. Niet valt in te zien hoe deze vorderingen kunnen worden beoordeeld zonder daarop acht te (kunnen) slaan. De rechtbank acht daarom schorsing van de procedure zowel in conventie als in reconventie aangewezen. Bijzondere redenen om op dit moment de behandeling van de vorderingen hetzij in conventie hetzij in reconventie voort te zetten zijn niet aanwezig, althans in hetgeen door partijen is aangevoerd kan een dergelijke reden niet worden gevonden.

4.12. Gelet op het voorgaande worden de zaken in conventie en in reconventie geschorst totdat onherroepelijk is beslist op de door Kaltenbach SPS bij het BHIM ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk van Gietart ME. De zaken in conventie en in reconventie zullen naar de parkeerrol worden verwezen hangende deze beslissing. De meest gerede partij kan, nadat onherroepelijk is beslist op de door Kaltenbach SPS bij het BHIM ingestelde vordering van het Gemeenschapsmerk van Gietart ME, de zaken weer opbrengen om voort te procederen door middel van het nemen van een akte onder productie van bedoelde beslissing, waarna de wederpartij een antwoordakte zal kunnen nemen.

Op andere blogs:
DomJur 2012-898
DomJur 2012-910 (Kaltenbach – Gietart)

HvJ EU 25 oktober 2012, zaak C-553/11 (Rintisch tegen Eder)

Prejudiciële vragen gesteld door het Bundesgerichtshof, Duitsland.

Uitlegging van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1). Begrip „gebruik van het merk”. Nationale regeling op grond waarvan het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van de ingeschreven vorm, eveneens mag worden aangemerkt als gebruik van een ingeschreven merk mits dat verschil het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigt. Inschrijving van een merk ter verzekering of ter uitbreiding van de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk. Gewettigd vertrouwen. Toepasbaarheid van gewijzigde rechtspraak op feiten waarover reeds vóór de datum van uitspraak van het arrest definitief was beslist.

Antwoord:1) Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven.

2) Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in het nationaal recht wordt omgezet, volgens welke deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief” merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG in die zin worden uitgelegd dat dit voorschrift stelselmatig en algemeen in weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan moet worden aangenomen dat er ook sprake is van gebruik van een merk (merk 1) wanneer het merk (merk 1) wordt gebruikt in een afwijkende vorm zonder dat de afwijkingen het onderscheidend vermogen van het merk (merk 1) wijzigen, en wanneer het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt, eveneens is ingeschreven (merk 2)?

Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord,
2. Is het hierboven onder 1 bedoelde nationale voorschrift verenigbaar met richtlijn 89/104/EEG, wanneer het nationale voorschrift in die zin beperkend wordt uitgelegd dat het niet wordt toegepast op een merk (merk 1) dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk (merk 2), dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden?

Indien vraag 1 bevestigend of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord:
a) Is er dan geen sprake van gebruik van een ingeschreven merk (merk 1) in de zin van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG,
aa) wanneer de merkhouder de vorm van een teken gebruikt die van de inschrijving van het merk (merk 1) en van een tweede merk (merk 2) van de merkhouder alleen op onderdelen afwijkt, zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken (merk 1 en merk 2) wordt gewijzigd;
bb) wanneer de merkhouder twee vormen van tekens gebruikt waarvan geen van beide overeenkomt met het ingeschreven merk (merk 1), maar waarvan een vorm waarin het teken wordt gebruikt (vorm 1) overeenkomt met een ander ingeschreven merk (merk 2) van de merkhouder, en de tweede vorm waarin de merkhouder het teken gebruikt (vorm 2) op onderdelen afwijkt van de beide ingeschreven merken (merk 1 en merk 2), zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken wordt gewijzigd, en wanneer deze vorm van het teken (vorm 2) grotere gelijkenis vertoont met het andere merk (merk 2) van de merkhouder?
b) Mag een rechterlijke instantie van een lidstaat een met een bepaling van een richtlijn (hier: artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG) strijdig nationaal voorschrift (hier: § 26, lid 3, tweede alinea, Markengesetz) toepassen in gevallen waarin over de feiten reeds definitief was beslist vóór een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waaruit voor het eerst aanknopingspunten voor de onverenigbaarheid van het voorschrift van de lidstaat met de bepaling van de richtlijn konden worden afgeleid (in casu arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM [BAINBRIDGE], C-234/06, Jurispr. blz. I-7333), indien de nationale rechterlijke instantie het vertrouwen van een van de aan de gerechtelijke procedure deelnemende personen in de juridische bestendigheid van zijn grondwettelijk beschermde positie belangrijker acht dan het belang bij omzetting van een voorschrift van de richtlijn?

Op andere blogs:
IPKat (Family of trade marks, defensive strategies and genuine use: CJEU speaks out in Rintisch)
IPKat (Lean and mean: CJEU trims fat off Rintisch reference)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) VITAL&FIT vs VITAFIT; ondanks zwak onderscheidend vermogen
(B) MIURA: door BHIM middels eenvoudige post toegezonden, niet ontvangen, schaadt verdediging

Gerecht EU 25 oktober 2012, zaak T- 552/10 (riha / OHMI - Lidl Stiftung (VITAL&FIT))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement “VITAL&FIT” betreft, voor waren van klasse 32, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1229/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 5 oktober 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat mark in het kader van de oppositie van de houder van het nationale woordmerk “VITAFIT”, voor waren van klasse 32. Het beroep wordt afgewezen, ondanks het zwakke onderscheidend vermogen bestaat er verwarringsgevaar. Ook op Marques.

64 Dazu genügt der Hinweis, dass nach der Rechtsprechung die Anerkennung einer schwachen Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht der Feststellung entgegensteht, dass eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Denn die Unterscheidungskraft der älteren Marke ist zwar bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, doch stellt sie nur einen der dabei zu berücksichtigenden Faktoren dar. Auch bei einer älteren Marke mit nur schwacher Unterscheidungskraft kann insbesondere wegen der Ähnlichkeit der Zeichen und der betroffenen Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr bestehen (vgl. Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2007, Xentral/HABM – Pages jaunes [PAGESJAUNES.COM], T‑134/06, Slg. 2007, II‑5213, Randnr. 70 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Gerecht EU 25 oktober 2012, zaak T- 191/11 (Automobili Lamborghini / OHMI - Miura Martínez (Miura))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk bevattende het woordbestanddeel „Miura” voor waren van de klassen 12, 14, 18, 25 en 28 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 161/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 januari 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van de nationale en internationale beeldmerken bevattende het woordbestanddeel „MIURA” voor waren van de klassen 18 en 25, alsook van de in het economisch verkeer voor de stierenfokkerij gebruikte familienaam „MIURA”, is ingesteld. De beslissing van het BHIM wordt vernietigd, omdat het BHIM de schriftelijke onderbouwing met de normale post heeft verzonden en deze niet aan gekomen en zodoende klager niet (voldoende) in de gelegenheid is gesteld zich voor te bereiden op de verdediging.

10 Am 23. Juli 2008 wurden für den Widerspruch beim HABM eine schriftliche Begründung und Nachweise eingereicht. Diese wurden nach Aussage des HABM am 10. Oktober 2008 mit einfacher Post an die Klägerin weitergeleitet (im Folgenden: Mitteilung vom 10. Oktober 2008).

35 Ein solcher Befund steht nicht dem in Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung erwähnten Befund im Urteil des Gerichts vom 19. April 2005, Success‑Marketing/HABM – Chipita (PAN & CO) (T‑380/02 und T‑128/03, Slg. 2005, II‑1233, Randnrn. 58 bis 60), entgegen. In diesem Urteil wird hervorgehoben, dass Regel 61 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 dem HABM die Wahl überlässt, anstelle einer anderen Art der Zustellung auf eine Zustellung auf postalischem Weg zurückzugreifen oder nicht. Sobald sich jedoch das HABM für eine Zustellung auf postalischem Weg, genauer gesagt für eine Versendung mit gewöhnlichem Brief, entschieden hat, ist es verpflichtet, die Regel zu beachten, die es sich selbst auferlegt hat, indem es überprüft, ob der Empfänger in der Lage ist, den Nachweis zu erbringen, dass er das Schriftstück nicht erhalten hat.

37 Das Gericht ist der Auffassung, dass das Lesen dieser Stellungnahme bei der Beschwerdekammer einen vernünftigen Zweifel hätte aufkommen lassen müssen, dass die Klägerin die Mitteilung vom 10. Oktober 2008 erhalten hat, da diese Stellungnahme offenbar verfasst wurde, ohne dass die Klägerin von den in dem fraglichen Schriftstück enthaltenen Argumenten und Nachweisen Kenntnis hatte. Der Umstand, dass die Klägerin in dieser Stellungnahme geltend machte, dass der Widerspruch, da er auf die internationalen und nationalen Eintragungen der älteren Wort- und Bildmarken Miura gestützt gewesen sei, für unzulässig erklärt werden müsse, da dem HABM die entsprechenden Bescheinigungen über die Eintragung nicht vorgelegt worden seien, obwohl sich diese Bescheinigungen bei den in der Mitteilung vom 10. Oktober 2008 enthaltenen Nachweisen befanden, ist dabei sehr aufschlussreich.

43 Es ist zwar zutreffend, dass die Klägerin im Rahmen ihrer Beschwerde vor der Beschwerdekammer ausdrücklich auf die Tatsache verwiesen hat, dass sie daran gehindert gewesen sei, den Nachweis der Benutzung der Widerspruchsmarken zu verlangen, weil sie die Mitteilung vom 10. Oktober 2008 nicht erhalten habe, doch hatte die Klägerin unabhängig von der Möglichkeit, den Nachweis der Benutzung der älteren Marken zu verlangen, das Recht, ihren Standpunkt zu den zur Unterstützung des Widerspruchs vorgebrachten Argumenten und Nachweisen geltend zu machen.

Rechtbank 's-Gravenhage 24 oktober 2012, zaaknr. 408067 / HA ZA 11-2743 (H&M tegen G-Star Raw c.v.)

Uitspraak ingezonden door Laura Fresco, Hoyng Monegier.

Incident bevoegdheid. Crossborder. IPR. Reactie op HvJ EU Solvay/Honeywell. Bij vonnis in kort geding [IEF 9280] is aan H&M een voorlopig verbod opgelegd om inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerkrecht van G-Star. In de bodemprocedure vordert G-Star een verbod om inbreuk te maken op haar Gemeenschaps- en Benelux woordmerken RAW in de Benelux en werpt H&M een bevoegdheidsincident op [IEF 11582], welke, in afwachting van Solvay/Honeywell [red. IEF 11570], op de rol werd gezet.

De rechtbank concludeert dat Solvay/Honeywell er niet aan in de weg staat om een succesvol beroep op art. 6 lid 1 EEX-Vo te doen in deze zaak (r.o. 2.5). Zoals G-Star terecht stelt is uit het arrest af te leiden dat voor toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet de eis wordt gesteld dat bij afzonderlijke berechting gevaar moet bestaan op rechtgevolgen die elkaar uitsluiten. De rechtbank acht zich mede bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tegen H&M AB voor zover deze zijn gebaseerd op inbreuk op de Gemeenschapsmerken buiten Nederland en op onrechtmatig handelen van H&M AB buiten Nederland (r.o. 2.8).

2.3. Uit het arrest is naar de stellingen van G-Star af te leiden dat voor toepassing van artikel 6 EEX-Vo niet noodzakelijk is dat er gevaar bestaat op rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten in het geval van afzonderlijke berechting. G-Star merkt op dat het Hof van Justitie geen verdergaande eisen stelt aan een beroep op artikel 6 EEX-Vo dan dat de mogelijkheid bestaat dat onverenigbare beslissingen worden gegeven. Deze mogelijkheid doet zich reeds voor als gedaagden afzonderlijk - niet in concernverband of gezamenlijk - inbreuk maken op hetzelfde buitenlandse nationale deel van een Europees octrooi, aldus G-Star. Het Hof van Justitie heeft in het arrrest volgens G-Star slechts haar eerdere jurisprudentie ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 6 lid 1 EEX-Vo bevestigd, zodat het arrest er niet toe leidt dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet van toepassing zou zijn op de onderhavige kwestie.

2.4. H&M stelt zich op het standpunt dat de door het Hof van Justitie in het arrest gegeven uitleg van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet geldt voor een situatie als de onderhavige, waarin de gedaagde partijen niet wordt verweten ieder afzonderlijk inbreuk te maken op hetzelfde recht, maar waarin hen wordt verweten die handelingen gezamenlijk te verrichten. Volgens H&M is artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet van toepassing, nu niet is voldaan aan een door het Hof van Justitie in het arrest gesteld 'ieder afzonderlijk-vereiste'.

2.5 Zoals G-Star terecht stelt is uit het arrest af te leiden dat voor toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet de eis wordt gesteld dat bij afzonderlijke berechting gevaar moet bestaan op rechtgevolgen die elkaar uitsluiten. Voorts is niet in te zien dat het door H&M gesignaleerde verschil tussen de zaak Solvay - Honeywell en de onderhavige zaak voor toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo relevant zou zijn. Juist ook in de situatie dat gedaagden wordt verweten tezamen door verhandeling van dezelfde producten inbreuk te maken op hetzelfde recht bestaat gevaar voor onverenigbare beslissingen als in dit artikel bedoeld.

2.6. H&M wijst er terecht nog op dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet mag worden toepgepast met het enkele doel om een partij te onttrekken aan de rechter van zijn woonplaats, maar in deze procedure blijkt uit niets dat daarvan sprake is.

Rechtbank Amsterdam 12 september 2012, LJN BY1169 (ReadersHouse Brand Media tegen Pelican Publishing Hearst c.s.)

Contractenrecht. Ontvlechtingsovereenkomst met boetebeding. Statutaire naamswijziging. Readershouse Brand Media c.s. (koper van de aandelen Readershouse) vordert in conventie schadevergoeding van Pelican c.s. (verkoper). In reconventie vordert Pelican c.s. betaling van (het restant van) de koopprijs. In de koopovereenkomst staat onder meer dat Readerhouse Brand Media "hun statutaire- en handelsnaam uiterlijk binnen 6 maanden na de Closingdatum zodanig wijzigen dat iedere referentie naar de Intellectuele Eigendomsrechten van de Overgenomen Vennootschappen zal zijn verdwenen." en in  de ontvlechtingsovereenkomst staat dat na het verstrijken van de termijn er geen enkele wijze gebruik zal maken van het begrip "Readers House" in handelsnamen, merknamen, domeinnamen en alle andere uitingsvormen.

Er zouden boetes zijn verbeurd op grond van de ontvlechtingsovereenkomst, omdat de statutaire naam nog niet is gewijzigd. Dit brengt evenwel niet met zich dat boetes zijn verbeurd. In de ontvlechtingsovereenkomst is niets bepaald over het wijzigen van de statutaire naam. Dat (ook) de statutaire naam van Pelican en Pelican Magazines moest worden gewijzigd, staat alleen in de koopovereenkomst en aan deze bepaling is geen boetebeding gekoppeld.

Voorts is overduidelijk de bedoeling van partijen ten aanzien van de bepaling in de ontvlechtingsovereenkomst geweest dat de Pelican-groep na 1 juli 2008 niet langer op commerciële wijze – in de “uitingsvorming” – gebruik zou maken van het begrip “Readers House”. De statutaire naam kan niet worden gezien als een (commerciële) uiting als bedoeld in de ontvlechtingsovereenkomst. Er zijn dan ook geen boetes verbeurd.

C. Ten aanzien van de verschuldigde boetes wegens het gebruik van de naam:

5.9.    Aan deze vordering legt Readershouse c.s. het volgende ten grondslag. Op 1 juli 2008 hadden Pelican en Pelican Magazines hun statutaire naam nog niet gewijzigd. Dit levert een schending op van artikel 7.2 van de ontvlechtingsovereenkomst en dit betekent dat boetes zijn verbeurd op grond van artikel 7.3 van die overeenkomst. Bij brief van 12 augustus 2008 heeft (de advocaat van) Readershouse c.s. aan (de advocaat van) Pelican bericht dat Pelican c.s. in strijd handelde met de verplichtingen in artikel 9.2 van de koopovereenkomst en artikel 7 van de ontvlechtingsovereenkomst en Pelican verzocht terstond aan deze verplichtingen te voldoen. De statutaire namen van Pelican en Pelican Magazines zijn uiteindelijk pas op 17 oktober 2008 gewijzigd. Op grond van artikel 13.1(j) van de koopovereenkomst is Pelican hoofdelijk aansprakelijk voor de verbeurde boetes.

5.9.1.    Pelican voert als volgt verweer. Pelican, Pelican Magazines en Carros hebben vóór 1 juli 2008 alle verwijzingen naar “Readers House” verwijderd. Sindsdien hebben zij alleen nog de naam “Pelican” gebruikt. Pelican was vergeten de statutaire namen te wijzigen en realiseerde zich ditpas na ontvangst van de brief van de advocaat van Readershouse c.s. van 12 augustus 2008. Dit brengt evenwel niet met zich dat boetes zijn verbeurd. In de ontvlechtingsovereenkomst is niets bepaald over het wijzigen van de statutaire naam. Dat (ook) de statutaire naam van Pelican en Pelican Magazines moest worden gewijzigd, staat alleen in artikel 9.2 van de koopovereenkomst en aan deze bepaling is geen boetebeding gekoppeld. De ontvlechtingsovereenkomst houdt alleen verplichtingen in voor Carros en Carros had geen“Readers House” in haar statutaire naam. In de koopovereenkomst staat ook een andere datum voor het wijzigen van de statutaire naam (1 augustus in plaats van 1 juli2008). Overweging I van de ontvlechtingsovereenkomst bepaalt dat de bepalingen uit de koopovereenkomst voorgaan.

5.9.2.    De rechtbank oordeelt als volgt. Pelican erkent dat zij in strijd met hetgeen in de koopovereenkomst is bepaald, de statutaire naam van Pelican en Pelican Magazines eerst in oktober 2008 heeft gewijzigd zodat daarin geen “Readers House” meer voorkwam. Op deze schending van haar verplichtingen staat evenwel geen boete. Tussen partijen is niet in geschil dat Pelican, Pelican Magazinesen Carros overigens het gebruik van het begrip“Readers House” tijdig – dat wil zeggen vóór 1 juli 2008 – hebben gestaakt en dat zij in haar (commerciële) uitingen sinds 1 juli 2008 het begrip “Readers House” niet meer hebben gebruikt. In artikel 7.2 van de ontvlechtingsovereenkomst (waarbij van de zijde van Pelican alleen Carrospartij is), is bepaald dat Carros ervoor zal zorgdragen dat Pelican en Pelican Magazines hun naam vóór 1 juli 2008 zodanig wijzigen dat deze op geen enkele wijzegebruik maken van het begrip“Readers House” en dat Carros na het verstrijken van die termijn in haar uitingen op geen enkele wijze nog gebruik zal maken van het begrip “Readers House”. Aan Readershouse c.s. kan worden toegegeven dat naar de letter genomen ook het wijzigen van de statutaire naam van Pelican en Pelican Magazines onder de “zorgplicht” zou kunnen vallen die Carros in deze overeenkomst op zich heeft genomen. Het niet tijdig wijzigen van de statutaire naam is evenwel niet in strijd met– de aard en strekking – van de ontvlechtingsovereenkomst. Allereerst is in de koopovereenkomst al de verplichting voor Pelican en Pelican Magazines op genomen om hun statutaire naam te wijzigen vóór 1 augustus 2008, zodat het niet de bedoeling van partijen kan zijn geweest dat Carros (of Pelican Magazines) – op straffe van een dwangsom – erop zou moeten toezien dat haar moedervennootschap en haar zustervennootschap reeds vóór 1 juli 2008 hun statutaire naam zouden wijzigen. Voorts is overduidelijk de bedoeling van partijen ten aanzien van de bepaling in de ontvlechtingsovereenkomst geweest dat de Pelican-groep na 1 juli 2008 niet langer op commerciële wijze – in de “uitingsvorming” – gebruik zou maken van het begrip “Readers House”. De statutaire naam kan niet worden gezien als een (commerciële) uiting als bedoeld in de ontvlechtingsovereenkomst. Er zijn dan ook geen boetes verbeurd.

Vzr. Rechtbank van koophandel te Brussel 29 juli 2011, A.R. 2011/264 (Red Bull GmbH tegen NV Konings)

Uitspraken zijn ingezonden door Paul Maeyaert en Jeroen Muyldermans, Altius.

Merkenrecht. Uitleg begrip tussenpersoon 2.22 lid 6 BVIE. Red Bull energiedrank wordt wereldwijd gecommercialiseerd onder de merken Red Bull en Bullit. Konings vult blikjes in opdracht van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Sun Mark met energiedrank die onder het teken BULLET te koop wordt aangeboden. Over het afvullen verwijst de rechtbank de vordering naar de rol in afwachting van C-119/10 (Frisdranken Industrie Winters tegen Red Bull, IEF 10674). De uitvoer moet als inbreukmakend merkgebruik worden beschouwd en het transitverweer gaat niet op. Tussen RED BULL en BULLET en de conceptuele reclame bestaat er geen direct, noch indirect verwarringsgevaar.

37. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat, gelet op de identiteit tussen de waren, de quasi-identeit tussen het Bullit Merk en de energiedrank genaamd "BULLET", alsmede het lage aandachtsniveau van de consument er een reëel verwarringsgevaar bestaat in het hoofde van het relevante publiek, in die zin dat het gevaar bestaat dat het publiek zou kunnen menen dat de energiedrank "BULLET" geproduceerd en/of gecommercialisseerd wordt door de onderneming die "BULLIT" produceert dan wel er economisch mee verbonden is.

Vzr. Rechtbank van koophandel te Brussel 26 september 2012, A.R. 2011/264 (Red Bull GmbH tegen NV Konings)

Verwerende partij voert geen verweer tegen de vordering dat zij in haar hoedanigheid als tussenpersoon moet worden beschouwd. De vordering is gestoeld op 2.20.1 BVIE en 2.22.6 BVIE. Afvuldiensten zoals Konings verleent aan Sun Mark zijn te beschouwen als technische voorzieningen die in wezen de merkenrechtelijk inbreuk mogelijk maken en derhalve treedt verwerende partij op als "tussenpersoon".

14. De afvuldiensten die verwerende partij verleent aan Sun mark Ltd. zijn, zoals het Hof van Justitie opmerkt, te beschouwen als technische voorziening die in wezen de merkenrechtelijke inbreuk (en het merkenrechtelijke gebruik zoals uitvoer, verkoop, etc.) in hoofde van de opdrachtgever mogelijk maken. Derhalve treedt verwerende partij op als een "tussenpersoon" om de merkinbreuken in hoofde van haar opdrachtgever te plegen.

15. (...) Een exacte definitie van het begrip tussenpersoon wordt niet opgenomen in de Richtlijn nr. 2004/48. De Tussenpersoon wordt omschreven als de persoon 'wiens diensten door een derde worden gebruik om op een recht van intellectuele eigendom inbreuk te maken', of als de persoon die 'op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, blijkt te verlenen'. Het betreft zowel verleners van de informatiemaatschappij als verleners van fysische diensten ongeacht de aard hiervan.

16. Deze ruime interpretatie brengt met zich mee dat een stakingsbevel kan worden uitgevaardigd tegen tussenpersonen zelfs indien zij zelf geen merkinbreuk plegen en/of zelfs geen teken in het economisch verkeer gebruiken, evenals bij het gemis van een moreel bestanddeel omtrent de vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende.

17. Het betreft een autonome rechtsvordering die kan worden ingesteld tegen de tussenpersoon ook wanneer deze schuldig noch aansprakelijk is voor de inbreuk.

18. Naar het oordeel van de rechtbank vervult verwerende partij als afvuller van de inbreukmakende waren een belangrijke rol bij de uitvoer van deze waren uit de Benelux door derden en het in het verkeer brengen ervan door derden in het Verenigd Koninkrijk. In die zin is het afvullen een voorwaarden voor de latere merkinbreuk.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 11 juli 2012, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH tegen Pfahnl Backmittel GmbH) - dossier

Merkenrecht. Verworden tot soortnaam. Handelaars die bewust zijn van aanduiding van herkomst en niet als merk aan eindverbruikers laten blijken.

Verzoekster is houdster van het Oostenrijkse woordmerk ‘Kornspitz’ dat geldt voor de (ruime) categorie meel- en graanpreparaten. Zij heeft een eigen bakmengsel samengesteld dat zij verkoopt aan bakkers die het mengsel tot broodjes verwerken. Dit geschiedt, met toestemming van verzoekster, onder de naam ‘Kornspitz’. Het broodje wordt in veel plaatsen in Oostenrijk verkocht. Het gaat in deze zaak om het onderscheidend vermogen van het broodje. Verweerster in de huidige stand van de procedure is Pfahnl Backmittel, die in eerste instantie de zaak heeft aangespannen om het merk nietig te laten verklaren op grond van de Oostenrijk merkenwet omdat het woord ‘Kornspitz’ eigenlijk gebruikt wordt voor een bepaald soort broodje (ingrediënt en vorm) en geen onderscheidend vermogen (‘herkomstaanduiding’) heeft. Zij wordt in het gelijk gesteld en het merk wordt voor de hele categorie waren nietig verklaard.  Verzoekster gaat in beroep tegen dat besluit.

De verwijzende Oostenrijkse rechter stelt het HvJ EU de volgende drie vragen:

1. Is een merk „de [...] gebruikelijke benaming [...] van een waar of dienst” geworden in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG (merkenrichtlijn) wanneer
a. de handelaars zich ervan bewust zijn dat dit een aanduiding van herkomst betreft, maar dit niet laten blijken tegenover de eindverbruikers, en
b. de eindverbruikers het merk (ook) daarom niet meer als een herkomstaanduiding opvatten, maar als een gebruikelijke benaming van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

2. Is reeds sprake van „nalaten” in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG wanneer de merkhouder niet optreedt, ofschoon de handelaars hun klanten er niet op attent maken dat het een ingeschreven merk betreft?

3. Moet een merk dat door het toedoen of nalaten van de houder ervan voor eindverbruikers, maar niet in het handelsverkeer een gebruikelijke benaming is geworden, enkel vervallen worden verklaard wanneer de eindverbruikers op deze benaming zijn aangewezen omdat er geen equivalente alternatieve benamingen bestaan?

USPTO 18 september 2012 Dossier Nr. 85019762 (Apple music icon)

Mp3-logo gelijkenis Apple-inschrijving met MySpace merkregistratie. Gebrek onderscheidend vermogen geconstateerd. Er is verwarring te duchten bij het publiek. Bevestiging van de beslissing afwijzing van de inschrijving van het logo. Verzoeker claimt inschrijving van een muzieknoot als het logo voor de mogelijkheid tot downloaden mp3-bestand, zoals links weergegeven.

Er wordt nader onderzoek ingesteld naar de onderscheidende kracht van het logo. Tussen beide afbeeldingen is gebrek aan onderscheidend vermogen geconstateerd doordat dezelfde muzikale noot wordt gebruikt als logo voor dezelfde soort diensten. Daardoor is er verwarring te duchten bij het publiek. De USPTO bevestigd de afwijzing van het logo registratie.

Onder A: In comparing the marks within the above-noted legal parameters, the marks at issue aresimilar because they comprise a double musical note in an orange rectangle. The designs are notidentical because applicant’s rectangle has rounded corners, the shades of orange are different,and applicant’s double musical note is ascending while note in the registered mark is descending.Nevertheless, we find that the basic similarities in the marks outweigh any specific differencesthat might be apparent upon a side-by-side comparison. The differences in the details of therespective depictions of the double musical notes and their background designs do not suffice todistinguish the marks in terms of their overall commercial impressions. Regardless of the differences which might be apparent in a side-by-side comparison, both marks depict a doublemusical note in an orange rectangle. Thus, when the marks are viewed at different times, therecollection of the first viewed mark will be a general impression that is devoid of the details thatapplicant argues sets its mark apart from the registered mark. What will be remembered is amusical note in an orange rectangle. The fact that the marks are not identical is less significantto our analysis than the basic similarities arising from the fact that both marks include thedepiction of a double musical note in an orange rectangle

B.The similarity or dissimilarity and nature of the products and services described in the application and registration. In view of the foregoing, we find that applicant’s software for processing audio content is related to registrant’s services of providing access to nondownloadable software for processing audio and video content.

F. Balancing the factors.In view of the facts that the marks are similar, the goods and services are related and areencountered by the same classes of consumers, we find that applicant’s double musical note anddesign for “computer software for use in reviewing, storing, organizing, and playing pre-recorded audio content, sold as a feature of handheld mobile digital electronic devices comprisedof digital audio and video players, handheld computers, personal digital assistants, and electronicpersonal organizers” is likely to cause confusion with the registered mark comprising a doublemusical note and design for “providing temporary use of nondownloadable software for adding
music and video profiles on the internet, for listening to MP3’s and for sharing MP3’s and musicplaylists with others.”

Decision: The refusal to register is affirmed

Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2012, zaaknr. 413663 HA ZA 12-247 (Nokia Corporation tegen D5 Mobile / D5 Avenue Ltd.)

Merkenrecht. Onrechtmatig handelen bestaand uit het faciliteren van de verhandeling van counterfeit goederen. Opheffing beslag van rechtswege, weigering vrijgave en tweede beslag met eisvermeerdering tot afgifte. Misbruik van recht.

Nokia heeft conservatoir derdenbeslag tot afgifte gelegd op 9 zendingen inbreukmakende producten (mobiele telefoons en accessoires. Nadat beslag I van rechtswege was vervallen – heeft Nokia ten onrechte geweigerd mee te werken aan vrijgave van de telefoons. In de periode vanaf 1 februari 2012 tot aan beslag II, derhalve 24 mei 2012, lag er geen beslag op de telefoons.

De rechtbank is met D5 van oordeel dat Nokia, nadat beslag I was vervallen, ten onrechte heeft geweigerd de telefoons vrij te geven. Als gevolg van deze als onrechtmatig aan te merken weigering bevinden de telefoons zich nog altijd onder Skylink en was het voor Nokia mogelijk om opnieuw beslag te leggen onder Skylink. Aldus profiteert Nokia van haar onrechtmatig handelen bij de uitoefening van haar bevoegdheid om opnieuw beslag te leggen, hetgeen, zoals D5 terecht heeft aangevoerd, te kwalificeren is als misbruik van recht.

De rechtbank veroordeelt Nokia binnen één week na betekening van dit vonnis mee te werken aan het vrijgeven van de inbeslaggenomen telefoons, zich bevindende onder Skylink B.V.

1.5. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Nokia dat op 5 december 2011 door de douane op Schiphol 9 zendingen inbreukmakende producten zijn aangetroffen, bestaande uit mobiele telefoons en daarbij behorende accessoires, op welke partij (...) onder Skylink B.V. te Schiphol conservatoir derdenbeslag tot afgifte heeft gelegd (nader te noemen: beslag I). De zendingen waren volgens Nokia geadresseerd aan D5 Mobile, terwijl door D5 Mobile is aangevoerd dat D5 Avenue eigenaar van de partij zou zijn. Volgens Nokia gaat het om counterfeit goederen die D5 heeft doen vervoeren vanuit China naar Nederland en maakt D5 aldus inbreuk op de merkrechten van Nokia in Europa.

3.3. De stelling van Nokia dat een vordering tot afgifte een nevenvordering is, die nog na het verstrijken van de relevante termijn kan worden ingesteld, wordt verworpen. Of sprake is van een hoofdvordering of een nevenvordering is in dit verband niet relevant. Noodzakelijk is dat de vordering ter verzekering waarvan het beslag is gelegd binnen de termijn in rechte wordt ingesteld. Een eisvermeerdering met een vordering tot afgifte tot vernietiging kan inderdaad, zoals Nokia heeft aangevoerd, worden aangemerkt als het instellen van de eis in de hoofdzaak, maar de eisvermeerdering moet dan wel binnen de gestelde termijn zijn gedaan. Ten aanzien van beslag I is dit niet het geval geweest, zodat beslag I van rechtswege is komen te vervallen en D5 geen belang heeft bij opheffing van dat beslag. Enkel de vordering tot veroordeling tot medewerking aan het vrijgeven van de telefoons die zich bevinden onder Skylink ligt derhalve ter beoordeling voor.

3.6. De rechtbank is daarentegen met D5 van oordeel dat Nokia, nadat beslag I was vervallen, ten onrechte heeft geweigerd de telefoons vrij te geven. Als gevolg van deze als onrechtmatig aan te merken weigering bevinden de telefoons zich nog altijd onder Skylink en was het voor Nokia mogelijk om opnieuw beslag te leggen onder Skylink. Aldus profiteert Nokia van haar onrechtmatig handelen bij de uitoefening van haar bevoegdheid om opnieuw beslag te leggen, hetgeen, zoals D5 terecht heeft aangevoerd, te kwalificeren is als misbruik van recht. Het tweede beslag kan Nokia dientengevolge niet handhaven. Een en ander leidt tot de conclusie dat de vordering tot medewerking aan de vrijgave van de telefoons toewijsbaar is. Maatregelen op grond van de Anti-piraterijverordening2 ten slotte staan, daargelaten de ontkenning van D5 dat op basis van die verordening nog enige belemmering tot afgifte zou bestaan, in ieder geval Nokia niet in de weg om de gevorderde medewerking te verlenen.