Woord- en of beeldmerk  

Conclusie A-G Verkade HR 5 oktober 2012, nr. 11/04114 (Hauck GmbH & Co. KG tegen Stokke c.s.)

Hauck Alpha

Stokke

Conclusie (van 96 pagina's) ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek.

Auteursrecht. Merkenrecht. Met de volgende leeswijzer: De conclusies in de zaken rolnrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en 4.1.3 alléén in 11/04114). Aan het Hof van Justitie van de EU zouden een zevental vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd.

Inhoudsopgave:
1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6)
2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8)
3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1. - 3.10)
4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader
4.A. nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 - 4.40)
4.A.a. De 'werktoets': algemeen
4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen
4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.e. Wissenwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium
4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrecht
4.A.g. Synthese van het voorafgaande
4.B. Unierecht
4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving
4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU
4.C. Merkenrechtelijk kader (nrs. 4.41 - 4.55)
5. Bespreking van de cassatiemiddelen
5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck (nrs. 5.1.1 - 5.25.2)
5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s. (nrs. 5.26 - 5. 67)
6. Vragen van uitleg
7. Conclusie

Aan het Hof van Justitie van de EU zouden de volgende vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd:

1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1 aanheft en onder e (i) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, om:
(a) een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, waarbij onontbeerlijk verstaan moet worden als: afwezigheid van een (realistisch) alternatief?; of is daarvan reeds sprake
(b) in geval van een of meer (wezenlijke) gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt;
of
(c) geldt een nog andere uitleg?

2.Voor zover het antwoord op vraag 1 geheel of gedeeltelijk zou blijken samen te vallen met het antwoord op vraag 3, in hoeverre zijn de antwoorden op de vragen 4 t/m 6 van belang voor de (nadere) uitleg van de in vraag 1 bedoelde uitsluitingsgrond?

3. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of motieven) voor de aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek.

4. Is van een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft in de zin van even bedoeld voorschrift:
(a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met eigenschappen als: veilig, degelijk, duurzaam, comfortabel en deugdelijk, en (daarom pedagogisch en ergonomisch verantwoord), of
(b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met : het design (esthetische aantrekkelijkheidswaarde, aantrekkelijk uiterlijk, fraaie vormgeving e.d.))?

5. Is voor de beantwoording van vraag 4 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde al "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

6. Indien het antwoord of vraag 5 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

7. Laat het systeem van art. 3 lid 1, aanhef en onder e van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, toe dat de bevoegde instantie, gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRI en het daarin nagestreefde algemeen belang, kan oordelen dat de gedeeltelijke voldoening aan telkens een meerdere sub criteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm?

Conclusie
Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par. 6 van deze conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Op andere blogs:
NautaDutilh (Dutch Supreme Court expected to refer further questions regarding shape marks to CJEU)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 4 oktober 2012, zaaknr. 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF (Kinderdagverblijf Bambini B.V. voor haar museumactiviteiten h.o.d.n. TORTURE MUSEUM tegen Aquaris B.V.)

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Christine Diepstraten, Bingh Advocaten B.V..

Beschrijvende handelsnaam. Merkenrecht, internationale bekendheid, geen inburgering.

Bambini exploiteert aan het Singel in Amsterdam een museum voor middeleeuwse martelwerktuigen en gebruikt de handelsnaam MEDIEVAL TORTURE MUSEUM en bezit het beeldmerk TORTURE MUSEUM. Aquaris heeft eveneens een museum, maar is gevestigd aan het Damrak voor soortgelijke werktuigen en gebruikt de naam MUSEUM OF MEDIEVAL TORTURE INSTRUMENTS. Bambini vordert dat de handelsnaam en merkrechten van Bambini worden erkend en dat Aquaris het gebruik van de overeenstemmende namen en tekens zal staken. Raadpleging van de website leidt tot de conclusie dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de naam MEDIEVAL TORTURE MUSEUM, maar van MUSEUM OF MEDIEVAL TORTURE INSTRUMENTS, deze naam is ingeschreven in het KvK-register.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de namen MEDIEVAL TORTURE en MEDIEVAL TORTURE MUSEUM een zeer beschrijvende handelsnaam is, derhalve komt de naam MEDIEVAL TORTURE MUSEUM geen handelsnaamrechtelijke bescherming toe. Ondanks de internationale bekendheid, is er geen sprake van inburgering. De figuratieve beeldkenmerken hebben een geringe onderscheidende kracht. De totaalindruk van het teken van Aquaris is afwijkend van de totaalindrukken van de beeldmerken van Bambini. De vorderingen van Bambini worden afgewezen.

Op andere blogs:
DomJur 2012-903 (Bambini – Aquaris)
IE-Forum (Noot bij Vzr. Rechtbank Amsterdam Torture musea)

Hof 's-Gravenhage 2 oktober 2012, LJN BX8708 (Leidseplein beheer tegen Netcom Service)

Leidseplein-merken

Buldog-pornowebsite

Butch the bulldog (1940)

Uitspraak mede ingezonden door Michiel Ellens, Teurlings & Ellens Advocaten.

IE; merkenrecht; The Bulldog bekend merk? Vereisten voor het leggen van een verband; eisen aan bewijsaanbod.

In navolging van IEF 2110, over de verhouding WIPO-arbitrage [D2004-0174] versus nationale rechtspraak, de geldige reden en de reputatie van bepaalde waren en diensten. [Netcom service] vorderde en kreeg i.c. een verklaring voor recht dat de domeinnamen bulldog.com en buldog.com, waarop pornografische waren en diensten werken aangeboden, geen inbreuk maken op enige merk- en/of handesnaam- en/of enige andere rechten van Leidseplein beheer.

Na het tussenarrest LJN BP7954, volgt dit eindarrest: Het gaat in de onderhavige zaak om de vraag of [geïntimeerde] inbreuk maakt op de merkrechten van [appellant] door gebruik te maken van de tekens 'buldog' en/of 'bulldog'. [geïntimeerde] heeft gebruik gemaakt van de domeinnamen bulldog.com en buldog.com om onder deze domeinnamen pornografische waren en diensten aan te bieden. De grieven leiden niet tot vernietiging en het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd. In het midden kan blijven of, c.q. hoe lang [appellant] gebruik van de tekens 'bulldog' en 'buldog' heeft gedoogd en of sprake is van rechtsverwerking.

Appellant heeft nader bewijs aangeboden omtrent de bekendheid van de The Bulldog-merken. Andere feiten dan genoemde bezoekersaantallen en publicaties acht het hof onvoldoende, voor zover een marktonderzoek werd aangeboden, had hij deze zonder nadere instructie moeten overleggen.

Een van oorsprong uniek merk kan verwateren (onder verwijzing naar HR 3 februari 2012, IEF 10862). De illustratie van het beeldmerk is in allerlei varianten op het internet te vinden als clipart en de buldog is geënt op een stripfiguur die in 1940 door Walt Disney is ontworpen. Het publiek dat kennisneemt van het gebruikte teken zal geen verband leggen met de merken van appellant.

Wat betreft de stelling dat geïntimeerde heeft willen aanhaken bij de bekendheid van het merk The Bulldog ligt de bewijslast bij appellant. Deze heeft echter geen bewijs van bedoelde stelling aangeboden.

In citaten

Is The Bulldog een bekend merk?
6.6. [appellant] heeft nader bewijs aangeboden van "haar stellingen omtrent de bekendheid van de The Bulldog merken, onder meer door het horen van nader op te geven getuigen". Voor zover wordt aangeboden getuigen te doen horen is het bewijsaanbod onvoldoende gespecificeerd. Een bewijsaanbod dient feiten en omstandigheden aan te wijzen waaromtrent men getuigen wenst te horen. 'Bekendheid' in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder c. BVIE is een juridische kwalificatie. Een bewijsaanbod terzake dient derhalve feiten en omstandigheden aan te wijzen waaruit die kwalificatie kan volgen. Andere feiten en omstandigheden dan de genoemde bezoekersaantallen en publicaties - die het hof onvoldoende acht - zijn evenwel niet gesteld. Voor zover [appellant] (gelet op de aanduiding "onder meer") daarmee tevens het oog heeft op nadere schriftelijke stukken, zoals een marktonderzoek, had hij deze zonder nadere instructie moeten overleggen.

6.7. Het voorgaande brengt mee dat [appellant] uitsluitend voor zover zijn merken worden gebruikt ter onderscheiding van in coffeeshops geleverde waren en diensten bescherming kan ontlenen aan artikel 2.20 lid 2 onder c. BVIE, mits voldaan wordt aan de overige, in die bepaling gestelde voorwaarden. Met betrekking tot dat laatste overweegt het hof als volgt.

Legt het publiek een verband?
7.4. In het kader van de mate van onderscheidend vermogen van het merk is niet alleen van belang of en in hoeverre het merk beschrijvend is voor de aangeboden waren en diensten (dat is het in dit geval niet), maar ook de mate waarin met dat merk overeenstemmende tekens voor soortgelijke of andersoortige waren en diensten worden gebruikt, met andere woorden: de 'uniciteit' van het teken. Daarbij kan een van oorsprong uniek merk zijn 'verwaterd' (vgl. HR 3 februari 2012, NJ 2012, 92 inzake [appellant]/Redbull). (...) Daarbij wijst [geïntimeerde] erop dat de illustratie in allerlei varianten op internet te vinden is als 'clipart'. Hij heeft van zowel het gebruik van 'bulldog' als woordmerk, als van het gebruik als clipart voorbeelden overgelegd. Ter verklaring van dit gebruik stelt [geïntimeerde] dat de afbeelding van een buldog van het soort als door [appellant] gebruikt geënt is op een stripfiguur die in 1940 door Walt Disney is ontworpen.

7.5. De overeenstemming tussen merk en teken en de (veronderstelde grote mate van) bekendheid van het merk bij het publiek waarvoor de door [appellant] onder dat merk in coffeeshops aangeboden waren en diensten bestemd zijn enerzijds afwegend tegen de niet-soortgelijkheid van de door [appellant] onderscheidelijk [geïntimeerde] aangeboden waren en diensten, het verschil in doelgroep en de geringe mate van uniciteit van het merk anderzijds, is het hof van oordeel dat niet kan worden geconcludeerd dat het publiek dat kennisneemt van het door [geïntimeerde] gebruikte teken een verband zal leggen met de merken van [appellant].

Ongerechtvaardigd voordeel/afbreuk?
8.3. [geïntimeerde] heeft dat betwist. Met betrekking tot de keuze voor de woorden 'bulldog' en 'buldog' heeft hij verklaard dat hij een generieke naam wilde, die niet direct verwijst naar porno en gemakkelijk te onthouden is door een internationaal publiek. Anderzijds wordt de term 'bulldog' impliciet wel gekoppeld aan de sexindustrie, aldus [geïntimeerde] (CvR/CvA 65). Ter onderbouwing van deze stelling heeft [geïntimeerde] een groot aantal screenprints overgelegd waaruit dat laatste blijkt (productie 19). [appellant] heeft dit niet betwist. Zoals het hof hiervoor, onder 7.4 heeft overwogen, heeft [appellant] evenmin betwist dat zowel het woord 'bulldog', als op zijn beeldmerk gelijkende illustraties veelvuldig worden gebruikt en dat genoemde illustraties als clipart op internet te vinden zijn. Hij heeft daarbij erkend dat een aantal van de door [geïntimeerde] overgelegde afbeeldingen afkomstig is van [appellant] (CvD/CvR 83). In dit licht bezien is de stelling van [geïntimeerde] dat hij de in 2003 op zijn website geplaatste afbeelding als clipart van internet heeft gehaald niet onaannemelijk.

Gelet hierop staat voor het hof geenszins vast dat [geïntimeerde] bij de registratie van de domeinnamen of later, bij de wijze van gebruik van zijn websites en/of het deponeren van zijn merken heeft willen aanhaken bij de bekendheid van het merken The Bulldog van [appellant]. Het gebruik van het Engelse lidwoord "The" is zo weinig onderscheidend dat daaruit geen andere conclusie volgt.

8.4. Wat betreft de stelling dat [geïntimeerde] heeft willen aanhaken bij de bekendheid van het merk The Bulldog ligt de bewijslast bij [appellant]. Deze heeft echter geen bewijs van bedoelde stelling aangeboden.

Geldige reden?
9. De vraag of [geïntimeerde] een geldige reden had en of het vonnis waarvan beroep op dit punt juist is behoeft gelet op het voorgaande geen beoordeling. Volledigheidshalve wijst het hof erop dat in de hiervoor onder 7.4 genoemde zaak [appellant]/Redbull door de Hoge Raad prejudiciële vragen zijn gesteld over de communautaire betekenis van dat begrip.

Nietigheid van de merkrechten van [geïntimeerde]?
10. Gelet op het voorgaande kan de vordering tot nietigverklaring van de merkrechten van [geïntimeerde] wegens rangorde niet slagen. De gronden daarvoor zijn immers dezelfde als de inbreukgronden (artikel 2.28 lid 3, onder a. jo. artikel 2.3 BVIE).

Op andere blogs:
DomJur 2012-896

Rechtbank 's-Gravenhage 3 oktober 2012, zaaknr. 375147 / HA ZA 10-3246 (Red Bull GmbH tegen Automobili Lamborghini S.P.A.)

Met dank aan Lars Bakers & Christine Diepstraten, Bingh Advocaten.

Merkenrecht. Na het tussenvonnis IEF 10291, waaruit een bewijsopdracht voortvloeit. Het aanbrengen van de Red Bull-merken op Formule 1-auto's en racevliegtuigen levert geen normaal gebruik op van de Red Bull-merken voor auto's of vliegtuigen. Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van de Red Bull-merken op racemotoren van andere fabrikanten dan KTM. Uit hetgeen Red Bull aanvoert volgt immers dat deze motorfietsen niet worden aangeboden. Er wordt hiermee geen afzet gezocht voor de waar motorfietsen noch is het doel onder de merken bestaande afzet van de waar motorfietsen te behouden. Voor zover dit gebruik betrekking heeft op andere waren of diensten dan motorfietsen die rechtstreeks verband houden met de waar motorfietsen, heeft te gelden dat dergelijk gebruik alleen in aanmerking komt als normaal gebruik voor motorfietsen indien dit gebruik betrekking heeft op reeds onder de merken op de markt gebrachte motorfietsen en dient om aan de behoeften van de afnemers van die motorfietsen te voldoen. De slotsom is dat Red Bull geen normaal gebruik heeft gemaakt van de Red Bull-merken voor de waren in klasse 12 (zijnde voertuigen).

De rechtbank verklaart de rechten van Red Bull vervallen voor zover deze betrekking hebben op de Benelux en zij beveelt de doorhaling.

2.19 Zoals in het tussenvonnis voor de in 4.8 onder b. en c. omschreven situaties reeds is geoordeeld, wordt door het aanbrengen van de Red Bull-merken op Formule 1-auto's en racevliegtuigen (verwijzen wordt naar 4.12 van het tussenvonnis). Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van de Red Bull-merken op racemotoren van andere fabrikanten dan KTM. Uit hetgeen Red Bull aanvoert volgt immers dat deze motorfietsen niet worden aangeboden. Er wordt hiermee geen afzet gezocht voor de waar motorfietsen noch is het doel onder de merken bestaande afzet van de waar motorfietsen te behouden. Voor zover dit gebruik betrekking heeft op andere waren of diensten dan motorfietsen die rechtstreeks verband houden met de waar motorfietsen, heeft te gelden dat dergelijk gebruik alleen in aanmerking komt als normaal gebruik voor motorfietsen indien dit gebruik betrekking heeft op reeds onder de merken op de markt gebrachte motorfietsen en dient om aan de behoeften van de afnemers van die motorfietsen te voldoen. Dat daarvan sprake is, is niet concreet onderbouwd door Red Bull.

2.20 Uit het voorgaande volgt dat Lamborghini is geslaagd in het haar opgedragen bewijs.(...)

Lees de grosse HA ZA 10-3246, en een afschrift.

Op andere blogs:
KvdL (Rechtbank volgt (bij uitzondering) marktonderzoek: Red Bull niet in gebruik als merk voor motoren)

HvJ EU 28 Juni 2012, zaak C-599/11 (Tofutown.com GmbH tegen Meica GmbH)

In navolging van de beslissing van het Gerecht EU (IEF 10196), waarin zij de beslissing van het OHIM vernietigt, want er is door het OHIM ten onrechte aangenomen dat er geen verwarringsgevaar tussen TOFUKING en CURRYKING bestaat. Deze hogere voorziening gaat met name over het verwarringsgevaar tussen de aanvrage van het merk 'TOFUKING' van Tofutown tegen het nationale en gemeenschapswoordmerk woordmerk 'CURRY KING' van Meica.

Het HvJ EU volgt het Gerecht in het oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar omdat het in casu dezelfde soort producten betreft en het woord "King" dominant is in de merknamen van TOFUKING en CURRYKING. Het HvJ EU gaat daarom niet mee in het verzoek van Tofutown dat de woorden 'Tofu' en 'Curry' een voldoende onderscheidend karakter van elkaar hebben. De hogere voorziening van Tofutown wordt afgewezen.

Dit volgt uit de overwegingen:

33. Ferner haben die Rechtsmittelführerin und das HABM nicht dargetan, dass dem weitgehend beschreibenden Charakter des Begriffs „King“, der die Qualität der Ware im Sinne von „der Beste in einem Bereich“ bezeichnet, ein besonders kennzeichnungskräftiger oder dominanter Charakter der Begriffe „Curry“ und „Tofu“ gegenüberstünde. Die in den Randnrn. 25 und 39 des angefochtenen Urteils dargestellte Tatsachenwürdigung durch das Gericht, die zu überprüfen ebenfalls nicht Sache des Gerichtshofs ist, hat ergeben, dass beide Begriffe jeweils eine Art von Nahrungsmittel bezeichnen.

34 Unter diesen Umständen kann nicht gerügt werden, dass das Gericht bei seiner Prüfung des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen den Begriffen „Curry“ und „Tofu“ am Anfang dieser Zeichen einerseits und dem gemeinsamen Begriff „King“ an ihrem Ende andererseits mehr oder weniger gleiche Beachtung geschenkt hat.

35 Daraus folgt eindeutig, dass das Gericht, ohne einen Rechtsfehler zu begehen, zu dem Ergebnis kommen durfte, dass die Gefahr besteht, dass der Verbraucher glauben könnte, die von den Zeichen „TOFUKING“ und „Curry King“ erfassten Waren stammten vom selben Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

37 Daher ist das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Op andere blogs:
Alicante news (case C-599/11p)

Ingezonden namens de Voorzitter Commissie Wetgeving, Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht.

De BMM-wetgevingscommissie heeft kennis genomen van de mededeling van het BBIE als reactie op het IP Translator-arrest van het Hof van Justitie van de EU van 19 juni 2012. Het BBIE publiceerde haar zienswijze op 22 augustus jl. (hier vindt u de link naar de mededeling). De wetgevingscommissie heeft het standpunt van de BMM verwoord in het document dat u hier kan raadplegen (BMM Reactie aan BBIE IP Translator) en hoopt spoedig hierover in dialoog te kunnen gaan met het BBIE.

0. Introductie
1. Gebruik van enkel "class-headings" of "class headings" met een aanvulling
2. Gebruik delen uit "class-headings"
3. Ingangsdatum nieuwe classificatieregels
4. Conclusie

De BMM is verheugd te vernemen dat het BBIE een duidelijk standpunt wenst in te nemen over hoe de classificatiepraktijk er nu uit gaat zien na de uitspraak van het Hof van Justitie in de IP-Translator zaak van 19 juni jl. (C-307/10).

Hoe kan voldaan worden aan het gestelde vereiste dat de producten en/of diensten waarvoor bescherming gevraagd wordt middels de classificatie voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn omschreven? En wel zodanig dat de bevoegde autoriteiten en marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen.

Bij de interpretatie en toepassing van de classificatie zal het BBIE uiteraard uitgaan van de Nice classificatie zoals deze wordt beheerd door WIPO. Daarnaast wordt door het BBIE tevens gebruik gemaakt van de alfabetische lijst van waren en diensten, zoals dit instrument eveneens onder auspiciën van WIPO bestaat.

Gebruik van enkel "class-headings" of "class headings" met een aanvulling
Wanneer de aanvrager ervoor kiest om alle waren en diensten van de alfabetische lijst van een klasse te willen opnemen, dient de aanvrager naast gebruik van de "class heading", de tekst "deze aanvraag heeft betrekking op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren / diensten" op te nemen. Het BBIE geeft aan vervolgens ambtshalve de alfabetische lijst toe te voegen aan de aanvraag.

De BMM meent , vanuit praktisch oogpunt, dat bij een eerste lezing direct duidelijk moet zijn dat, en welk deel van, de opgesomde lijst van waren of diensten overeenkomt met de alfabetische lijst van waren en diensten voor de Nice classificatie. Dit komt de overzichtelijkheid en het sneller kunnen beoordelen van classificaties, bijvoorbeeld in geval van een merkonderzoek, ten goede. Bijgevolg stelt de BMM voor dat, ingeval de aanvraag betrekking heeft op de volledige alfabetische lijst, de betrokken waren en diensten worden weergegeven met gebruikmaking van een bijzonder kenmerk, zoals een bijzonder lettertype of vette letters, zodat snel duidelijk wordt dat de lijst van waren of diensten overeenstemt met de alfabetische lijst.

Bijkomend, indien de alfabetische lijst overeenstemmend met de "class heading" aangevuld wordt met specifieke waren of diensten stellen wij voor dat de alfabetische lijst altijd in eerste instantie wordt vermeld.

Gebruik delen uit "class-headings"
Verder zegt het Hof van Justitie "in het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld."

Het is niet helemaal duidelijk hoever deze verplichting gaat. Vervalt hiermee elke mogelijkheid om een algemene term uit een klasse-titel ("class-heading") in een classificatie op te nemen, tenzij dit gevolgd wordt door een nadere precisering? Of is het in sommige gevallen wel toegestaan de algemene term uit een klasse-titel op te nemen? En zo ja, onder welke omstandigheden wel en wanneer niet?

Ingangsdatum nieuwe classificatieregels
Een andere niet onbelangrijke vraag is vanaf wanneer deze nieuwe wijze van klasseren ingaat of is ingegaan? Geldt dit bijvoorbeeld ook voor bestaande merkregistraties (middels herclassificatie bij vernieuwing) of is dit in gegaan voor alle nieuwe depots van na 19 juni 2012, de datum van de uitspraak van het Hof van Justitie of voor depots van na 22 augustus, de datum van de Mededeling van het BBIE? Daarbij, is er ook voorzien in een regeling voor hangende merkaanvragen die nog niet tot een registratie hebben geleid? Een andere mogelijkheid is dat deze nieuwe classificatieregels pas ingaan als het Taxonomie-classificatie systeem van OHIM een definitieve vorm heeft gekregen.

Hierin geeft het BBIE vooralsnog geen duidelijk inzicht.

Conclusie
Het moge duidelijk zijn dat de voorgestelde wijzigingen een behoorlijke impact op de praktijk zullen hebben. Dit zal wellicht ook afhangen van de wijze waarop deze wijzigingen daadwerkelijk vorm gaan krijgen. Graag zou de BMM, als beroepsvereniging van juridische specialisten actief op het terrein van het merkenrecht, hierin nog meer duidelijkheid krijgen. In dit verband wil de BMM dan ook graag met het BBIE van gedachten wisselen over de mogelijke praktische consequenties waar de praktijk zich nu voor gesteld ziet naar aanleiding van de uitspraak in de IP-Translator zaak.

Uw reactie zien wij dan ook met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de BMM,

Voorzitter Commissie Wetgeving

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 2 oktober 2012, KG RK 12-2058 (Stichting Pink Ribbon tegen Désir International)

Beschikking ingezonden door Marlou van de Braak, Hoyng Monegier LLP.

Merkenrecht. Voormalige samenwerking. Adwords. Stichting Pink Ribbon is een charitatieve instelling en vraagt aandacht voor de borstkankerpatiënt van vandaag, tevens organiseert zij met regelmaat evenementen en acties in het kader van haar doelstellingen. Zij heeft ook diverse Benelux woord/beeldmerken.

In het verleden heeft Désir onder licentie PINK RIBBON sieraden verkocht, deze relatie is verbroken. Al gauw bleek dat gerekwestreerde zich voor ging doen als officiële webshop van Stiching Pink Ribbon en gebruikt zij de merken niet op de wijze waarvoor toestemming was gegeven. Vlak voor aanvang van de Oktober Borstkankermaand, maakt zij wederom gebruik van de Merken op haar website en in Google AdWords.

Het publiek koopt PINK RIBBON-sieraden veelal in de veronderstelling dat men een steentje bijdraagt aan het goede doel, echter Désir International draagt niets af aan de Stichting. De merken van de stichting Pink Ribbon hebben een gedegen, klinkende reputatie en een sterk onderscheidend vermogen. Middels gedragingen doet zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen, wordt er ongerechtvaardigd voordeel getrokken en bestaat er een reëel riscio dat de slechte ervaringen op internet de Stichting Pink Ribbon op negatieve wijze kunnen beïnvloeden [zie verzoekschrift nr. 43-47].

De voorzieningenrechter beveelt het staken en gestaakt houden van het teken Pink Ribbon en/of het Pink Ribbon lintje, meer in het bijzonder door de verkoop van sieraden onder deze tekens of met deze tekens te gebruiken op de webshops, alsmede ieder gebruik van het teken als AdWord of in AdWord advertenties en op overige websites waaronder marktplaza.nl (zie r.o. 3.1) binnen twee dagen na betekening van deze beschikking. Dit onder last van een dwangsom van €3.000 met een maximum van €150.000.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) complementaire en niet soortgelijke waren: El Lancero tegen LE LANCIER
(B) Verhoogd risico op meeliften met ouder merk door familie van merkrechten: CITIGATE tegen CITI.
(C) Er zijn geen fouten gemaakt in de beoordeling (o.a. bekend merk): TUZZI tegen EMIDIO TUCCI.
(D) gedeeltelijke vernietiging vanwege geen bewijs normaal gebruik voor brillen, juwelen en toiletpapier: EMILIO PUCCI tegen EMIDIO TUCCI.
(E) Normaal gebruik wel aangetoond: EMIDIO TUCCI tegen EMILIO PUCCI
(F) Merken zijn verschillend: EMIDIO TUCCI tegen PUCCI

Gerecht EU 26 september 2012, zaak T-265/09 (Serrano Aranda / OHMI - Burg Groep (LE LANCIER))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale woord- en beeldmerken die het woordelement „EL LANCERO” bevatten voor waren van de klassen 29, 30 en 31, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 366/2008-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 maart 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door verzoeker tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „LE LANCIER” voor waren en diensten van de klassen 29 en 30. De voorziening wordt afgewezen.

40 Met betrekking tot het argument dat de distributie van de door de conflicterende merken aangeduide waren verloopt via dezelfde verkooppunten, inzonderheid supermarkten, is reeds geoordeeld dat het feit dat twee categorieën waren in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, niet erg relevant is, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheiden waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consument deze waren automatisch dezelfde herkomst toekent [zie in die zin arrest Gerecht van 13 december 2004, El Corte Inglés/BHIM – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, Jurispr. blz. II‑4297, punt 43]. Zoals het BHIM aanvoert, betekent de verkoop in een supermarkt bovendien niet noodzakelijk dat de waren precies naast elkaar worden verkocht. Aangezien verzoeker het Gerecht niet meer beoordelingselementen heeft bezorgd, dient te worden geoordeeld dat de verkoop van de door de conflicterende merken aangeduide waren zal plaatsvinden in distributieruimtes met een zekere geografische nabijheid zonder dat daaruit uit het oogpunt van de consument een duidelijke complementariteit tussen de door de betrokken merken aangeduide waren voortvloeit. Verzoekers argument betreffende de verkoopwijze van de door de conflicterende merken aangeduide waren moet dus ook ongegrond worden verklaard.

41 In deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat, gelet op het bestaan van een zekere mate van complementariteit tussen de door de conflicterende merken aangeduide waren, sprake is van een geringe soortgelijkheid van deze waren in de zin van verordening nr. 207/2009.

76 Rekening houdend met zowel de geringe soortgelijkheid van de waren (zie punt 69 supra) als de geringe overeenstemming van de conflicterende merken (zie punt 41 supra), dient in casu in navolging van de kamer van beroep te worden geoordeeld dat er geen verwarringsgevaar bestaat.

Gerecht EU 26 september 2012, zaak T-301/09 (IG Communications / OHMI - Citigroup en Citibank (CITIGATE))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „CITIGATE” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 821/2005–1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 april 2009 houdende vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder en aanvrager van de nationale en communautaire woord en beeldmerken met de term „CITI” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 36 en 42. De voorziening wordt afgewezen.

122 Therefore, as observed correctly by the Board of Appeal, there is a risk that the mark applied for will take advantage of the aura attaching to the CITIBANK mark on account of its reputation and that, lastly, the relevant section of the public might decide to use the applicant’s services in the belief that the mark in question is linked to the well-known mark CITIBANK. That risk is, moreover, increased because there is a family of CITI trade marks (see, to that effect, CITI, paragraph 83).

Gerecht EU 27 september 2012, zaak T-535/08 (Tuzzi fashion / OHMI - El Corte Inglés (Emidio Tucci))

(C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het internationale en nationale woordmerk „TUZZI”, alsmede van de nationale firmanaam „TUZZI FASHION GMBH”, voor waren van klasse 25 [red. kleding] ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1561/2007-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 september 2008 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „Emidio Tucci” voor waren van klasse 25. De voorziening wordt afgewezen. Ook op IPKat, Marques (part I), (part II).

85 Le fait que la chambre de recours ne se soit pas explicitement prononcée sur les éléments de preuve présentés par la requérante afin d’établir le caractère distinctif accru des marques antérieures n’entache pas la motivation de la décision attaquée. En effet, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que, « même si l’opposante avait prouvé qu’il existait un caractère distinctif prononcé en raison d’une utilisation intensive, le résultat de la comparaison des signes [… était] suffisant pour exclure tout risque de confusion ». La motivation de la décision attaquée indique que, nonobstant lesdits éléments de preuve, les conditions pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit ne sont pas réunies et permet, donc, de connaître les raisons pour lesquelles la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêt OFTAL CUSI, point 80 supra, point 53).
86 En outre, dans la mesure où les allégations de la requérante concernant le caractère distinctif accru des marques antérieures ont été examinées par la chambre de recours et, par la suite, écartées, la requérante ne peut pas non plus prétendre que la chambre de recours a commis une violation de son droit d’être entendue.
87 Dès lors, il convient de rejeter cet argument comme non fondé.

Gerecht EU 27 september 2012, zaak T-357/09 (Pucci International / OHMI - El Corte Inglés (Emidio Tucci))

(D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van de communautaire en nationale woord en beeldmerken „EMILIO PUCCI” voor waren van de klassen 9, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 33 en 34 ingesteld en strekkende tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 juni 2009 in de gevoegde zaken R 770/20082 en R 826/20082 houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „Emidio Tucci” voor waren en diensten van de klassen 1-45. De beslissing wordt vernietigd op de eerste plaats vanwege het ontbreken van bewijs van normaal gebruik van het merk voor brillen en op de tweede plaats, met toepassing van artikel 8 lid 5 reglement 207/2009, voor de volgende waren: brillen, juwelen en toiletpapier. Ook op IPKat, Marques (part I), (part II).

27 La division d’opposition a considéré que l’usage desdites marques n’était établi que pour les lunettes comprises dans la classe 9, les fauteuils compris dans la classe 20, les vêtements, les chaussures et la chapellerie compris dans la classe 25 et les produits compris dans les classes 18 et 24 couverts par la marque communautaire figurative antérieure, ces produits étant donc ceux pertinents aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion. La chambre de recours a confirmé en partie la conclusion de la division d’opposition. Néanmoins, elle a considéré, aux points 82 à 85 de la décision attaquée, que la preuve de l’usage présentée pour les lunettes et les fauteuils n’était pas suffisante aux fins d’établir l’usage sérieux desdites marques sur le marché et, en conséquence, a exclu ces produits de l’appréciation du risque de confusion. Par ailleurs, comme la chambre de recours l’a constaté au point 27 de la décision attaquée, la marque communautaire figurative antérieure couvrant les produits relevant des classes 18 et 24 n’était pas soumise à l’obligation d’usage.

Gerecht EU 27 september 2012, zaak T-373/09 (El Corte Inglés / OHMI - Pucci International (Emidio Tucci))

(E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk „Emidio Tucci” voor waren van de klassen 1 tot en met 45, en strekkende tot vernietiging van beslissingen R 770/2008-2 en R 826/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 juni 2009 houdende gedeeltelijke verwerping van de beroepen tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke weigering van de inschrijving van dit merk in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de communautaire en nationale woord en beeldmerken „Emilio Pucci” voor waren en diensten van de klassen 3, 9, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 33 en 34. De voorziening wordt afgewezen, omdat normaal gebruik wel is aangetoond. Ook op IPKat, Marques (part I), (part II).

57 Dans le cadre de l’examen des arguments de la requérante, il convient, tout d’abord, d’examiner les questions liées à la preuve de la renommée de la marque italienne de 1966, mentionnées aux points 36, 37 et 48 ci-dessus. À cet égard, il convient de rappeler que, comme il ressort du point 30 ci-dessus et comme l’a fait valoir la chambre de recours au point 68 de la décision attaquée, l’intervenante a réussi à établir à suffisance l’usage de la marque italienne de 1966 pour les vêtements, les chaussures, la chapellerie pour dames et les cravates. La renommée de la marque italienne de 1966 ne peut donc être remise en cause par l’absence d’utilisation de ladite marque sur le marché

Gerecht EU 27 september 2012, zaak T-39/10 (El Corte Inglés / OHMI - Pucci International (PUCCI))

PUCCI

(F) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van de nationale beeldmerken „Emidio Tucci” voor waren van de klassen 3, 9, 14, 25 en 28 en van het nationale woordmerk „E. Tucci” voor waren van klasse 25 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 173/2009-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 oktober 2009 houdende verwerping van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „PUCCI” voor waren van de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 28. De voorziening wordt afgewezen, omdat de merken verschillend zijn (par 65). Ook op IPKat, Marques (part I), (part II).

94 In the present case, first, it should be pointed out that, in paragraph 36 of the contested decision, the Board of Appeal did not acknowledge the reputation of the earlier mark for the men’s clothing and footwear in Class 25.

95 Secondly, it should be noted, as is clear from paragraph 65 above, that the marks at issue are neither identical nor similar. As the second condition referred to in paragraph 92 above has not been satisfied, this plea must be rejected, without considering whether the applicant provided evidence proving that the use of the mark applied for would take unfair advantage or be detrimental to the reputation of the earlier mark.

Gerechtshof 's-Gravenhage 25 september 2012, LJN BY6543 (Stichting Paperclip tegen NCRV)

Uitspraak ingezonden door Marc de Kemp, Houthoff Buruma.

In navolging van IEF 10845. Merkenrecht. Online magazine. De Stichting organiseert sinds 2009 jaarlijks dance events en clubfeesten en is tevens houdster van Beneluxwoordmerk PAPERCLIP. NCRV is een publieke radio- en tv-omroep en heeft in de jaren '80-'90 een radioprogramma Paperclip Radio, ook gaf zij een magazine uit. Medio 2010 geeft de NCRV een online magazine uit onder die naam (magazine geïllustreerd door film- en geluidsfragmenten). Ook zij is houdster van een Beneluxwoordmerk PAPERCLIP.

NCRV heeft tijdens de zitting in eerste aanleg onvoorwaardelijk toegezegd dat zij het teken Paperclip alleen nog zal gebruiken in combinatie met de naam of het logo NCRV en heeft conform die toezegging al gehandeld vóór de zitting, behoudens het gebruik van enkele fragmenten in het online magazine.

Met grief I verwijt de stichting de voorzieningenrechter dat zij voor het gevorderde verbod slechts het gebruik van het teken NCRV Paperclip en niet Paperclip "sec" relevant heeft geacht en beoordeeld. Met betrekking tot de sub b inbreuk grondslag heeft de voorzieningenrechter ten aanzien van zowel merk 1 als merk 2 overwogen dat voorshands niet kan worden aangenomen dat het gebruik door NCRV van het teken NCRV Paperclip voor haar online magazine verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE oplevert. Grief II richt zich tegen dit oordeel voor zover de inbreukvordering is gebaseerd.

Het hof acht, met de voorzieningenrechter, de genoemde omstandigheden voldoende om er voorshands van uit te gaan dat NCRV in de toekomst alleen nog het teken NCRV paperclip zal gebruiken en acht geen reële dreiging aanwezig dat NCRV nog het teken Paperclip (magazine) "sec" zal gebruiken.

Met name omdat NCRV het dominerende en onderscheidende bestanddeel is van het teken, is er geen relevante overeenstemming tussen de merken. Het verwarringsgevaar vanwege een overlappende doelgroep is onvoldoende om aan te nemen dat het publiek, dat geconfronteerd wordt met het teken NCRV paperclip, zal menen dat er sprake is van een economische band of samenwerking tussen de twee (een online magazine en dancefeesten).

Het gerechtshof bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis.

5. (...) Desgevraagd heeft de advocaat van de Stichting, mr. Maas tijdens het pleidooi in hoger beroep verklaard dat hij de uitingen van NCRV na het kort geding steeds heeft nagekeken en dat, met uitzondering van voormeld "foutje", de aanduiding paperclip (magazine) "sec" door NCRV niet meer is gebruikt. Gelet daarop gaat het hof ervan uit dat sprake was van een eenmalig "foutje". Dit is onvoldoende reden voormeld uitgangspunt dat NCRV in de toekomst alleen nog het teken NCRV paperclip zal gebruiken bij te stellen en anders te oordelen over het gevorderde verbod.

(...) Het bovenstaande leidt ertoe dat het beroep op de sub a inbreuk grondslag niet slaagt en grief I faalt.

10. Niet aannemelijk is geworden dat de merken van de Stichting een bijzonder onderscheidend vermogen hebben. Pas sedert ongeveer 2009 is de Stichting actief en gebruikt zij het merk. De Stichting stelt ook niet dat het onderscheidend vermogen is toegenomen door het gebruik. Zij stelt wel dat het merk van huis uh zeer onderscheidend is, maar stelt daartoe slechts dat het een fantasienaam is. Nog daargelaten dat dat niet juist is nu paperclip een bestaand woord is, is dat onvoldoende om een groot onderscheidend vermogen aan te nemen. Het hof gaat dan ook uh van een normaal onderscheidend vermogen. Gelet hierop en de omstandigheid dat overeenstemming tussen de merken en het teken ontbreekt, althans zeer gering is, acht het hof voorshands niet aannemelijk dat sprake is van reëel verwarringsgevaar, ook niet wanneer het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren en/of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Dit geldt temeer nu niet is betwist dat NCRV het teken gebruikt voor een online magazine dat vooral ontvangen/gelezen wordt door vijftigers en zestigers en waarvan de doelgroep vooral bestaat uit dertigers en veertigers, terwijl de Stichting zich bezig houdt met het organiseren van dancefeesten voor jongeren. Ook indien juist zou zijn dat, zoals de Stichting bij pleidooi in hoger beroep voor het eerst heeft gesteld, onder haar publiek ook of vooral dertigers en veertigers vallen, acht het hof dat voorshands onvoldoende om aan te nemen dat het publiek dat geconfronteerd wordt met het teken NCRV paperclip, zal menen dat - zoals de stichting stelt, maar NCRV betwist - er sprake is van een economische band of samenwerking tussen NCRV en de Stichting.

Lees een afschrift zaaknr. 200.103.427/01, LJN BY6543.

Op andere blogs:
DomJur 2013-927 (Hof: Stichting Paperclip – NCRV)
Merkwaardigheden (Het toevoegen van een bedrijfsnaam aan een merknaam)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 september 2012, zaaknr. 519775 / KG ZA 12-854 SR/MV (KLY Groupe tegen Sugar Power Company en Sugar Power Holding)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer en Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur.

Merkenrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing theeverpakkingen. Afgewezen vorderingen: veelvoorkomende vormgevingselementen in de branche.

KLY Groupe is een internationaal importbedrijf en groothandel in verschillende theesoorten en houdster van twee internationale beeldmerkregistraties (662279, 676467). Sugar Power vervaardigt suiker en drijft een groothandel in suiker(producten), chocolade en Chinese groene thee (afbeelding links onderaan). KLY Groupe heeft onweersproken aangevoerd dat de (beweerde) inbreukmakende producten van Sugar Power in Amsterdam te koop zijn. Het feit dat Sugar Power Holding B.V. aandeelhouder is van Sugar Power Company B.V. is onvoldoende om haar voor die handelingen verantwoordelijk te achten.

Sugar Power meent over oudere rechten te beschikken omdat zij een Spaans beeldmerk dat dateert uit 1992 heeft overgenomen. Echter het sleutelteken wijkt te veel af van het teken uit 1992. Het beroep op artikel 2.24 BVIE, waarin KLY Groupe het jongere merk vijf heeft gedoogd wordt gepasseerd, het moet dan gaan om (bewust) gedogen. Het argument dat KLY Groupe gedurende vijf jaar niet haar merk in de Benelux heeft gebruikt, is eerst ter zitting gevoerd, en KLY wordt in de gelegenheid gesteld bewijsstukken te leveren, Binnen de grenzen van een kort geding heeft KLY Groupe aan de hand van de facturen voorshands het (normale) gebruik voldoende aannemelijk gemaakt.

Tussen het sleutelmerk van het sleutelteken is de overeenstemming te gering om merkinbreuk aan te nemen. Het verpakkingsmerk van KLY Groupe bevat vier zijden van haar verpakking. Sugar Power heeft daarbij de grenzen van het toelaatbare opgezocht, maar niet overschreden, omdat het gaat om niet of  nauwelijks onderscheidende bestanddelen zoals het gebruik van de zwarte achtergrond met gele omkadering, het gebruik van de (beschrijvende) woorden Thé Vert De Chine in groene letters. Meerdere vormgevingselementen die beide partijen gebruiken, komen ook bij andere producenten voor zodoende kan KLY Groupe op grond van haar verpakkingsmerk deze elementen niet monopoliseren. De gevraagde voorzieningen worden geweigerd.

4.5. Sugar Power heeft zich erop beroepen dat zij van een Spaanse merkhouder het recht heeft overgenomen een beeldrnerk met daarin een sleutel en het woord La Llave te gebruiken. Dit beeldmerk dateert van 12 augustus 1992. Naar de voorzieningenrechter begrijpt is Sugar Power om die reden van. mening dat zij over oudere rechten dan KLY Groupe beschikt. Sugar Power zal hierin niet worden gevolgd. Het beeldmerk van 1992 wijkt dermate afvan het 'sleutelteken' zoals dat door Sugar Power wordt gbruikt dat Sugar Power voorshands aan (de overname van) dit oudere beeldmerk geen rechten kan ontlenen.

4.9. In dit kader zal als eerste het sleutelmerk van KLY Groupe worden vergeleken met het sleutelteken van Sugar Power. De voorzieningenrechter is veorshands van eordeel dat de overeenstenuning tussen merk en teken te gering is om merkinbreuk aan te kunnen nemen. De sleutel van Sugar Power oogt 'antiek' en lijkt op een echte sleutel. De sleutel van KLY Groupe oogt meer gestileerd en kan niet worden aangemerkt als de afbeelding van een echte sleutel. De baard van de s1eutel wijst bij Sugar Power naar beneden en bij KLY Groupe naar boven. De woorden die onderdeel uitmaken van merk en teken zijn in het geheel niet identiek. Het beeldmerk van KLY Groupe bevat het woord KLYTEA, het teken van Sugar Power bevat de woorden SLOT en CLEF.

4.10. (...) Sleutelmerk en sleutelteken zijn weliswaar onvoldoende overeenstemmend (zie hiervoor), maar een aantal andere bestanddelen zijn wel nagenoeg identiek. Omdat het dan echter gaat om niet of nauwelijks onderscheidende bestanddelen, zoals het gebruik van de zwarte achtergrond met gele omkadering, het gebruik van de woorden The Vert De Chine (in groene letters) en het gebruik van het woord SPECIAL heeft Sugar Power de grenzen van het toelaatbare voorshands  niet overschreden en nog net voldoende afstand heeft gehouden. Aan de hand van de foto's van productie 6 heeft Sugar Power bovendien voorshands aannemelijk gemaakt dat meerdere vormgevingselementen die door beide partijen worden gebruikt in de branche (dus ook bij andere producenten) vaker voorkomen. Elementen als een zwarte ondergrond, een gele omkadering en het gebruik van bepaalde (beschrijvende) woorden kan KLY Groupe op grond van haar verpakkingsmerk niet monopoliseren.

Daarnaast geldt dat naast de elementen die met elkaar overeenstemmen, tevens een aantal (beeldbepalende) elementen kunnen worden opgesomd die juist niet met elkaar overeenstemmen. Zo bevat het merk van KLY Groupe een plaatje (de Mandala met het witte landschap), terwijl de verpakking van Sugar Power twee plaatjes bevat. De Mandala op de verpakking van Sugar Power bevat een green landschap. Ook het gedeelte van het merk van KLY Groupe met de rood/witte tekening en het woord TEA, welk gedeelte op de bovenkant van haar verpakking wordt afgedrukt, wijkt significant af van de bovenkant van de verpakking van Sugar Power.