Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 20 maart 2012, KG ZA 12-88 (Gillette Company tegen Wilkinson Sword)

Uitspraak ingestuurd door Micheline Don en Richard van Oerle, NautaDutilh N.V.. mede door Tobias Cohen Jehoram, Thomas Conijn en Maurits Jan Voogt, De Brauw Blackstone Westbroek.

In 't kort: In navolging van IEF 10712. Zowel Gillette (MACH en MACH3) als Wilkinson (HYDRO3 en HYDRO 5) zijn producenten van scheersystemen voor natscheren. Er is geen sprake van misbruik van procesrecht door verschillende - te onderscheiden - uitlatingen over meerdere kort gedingen te spreiden.

Het wordt Wilkinson verboden om een hydraterende werking te claimen ten aanzien van haar HYDRO scheersystemen zonder een duidelijke en opvallende disclaimer 'hydraterend effect enkel tijdens het scheren' of 'hydraterend effect treedt enkel tijdens het scheren op'. Deze disclaimer moet voldoende duidelijk en opvallend worden gevoerd, ook in de reclamefilm.

Interessant is de overweging rondom misbruik van procesrecht:

4.3. Wilkinson heeft aangevoerd dat Gilette door de uitlatingen niet in het in december 2011 gevoerde kort geding tussen partijen te betrekken, misbruik van procesrecht zou maken. Die stelling kan niet worden gevolgd. Er is geen rechtsregel die zich in zijn algemeenheid verzet tegen een "spreiding" van verschillende vorderingen (ze betreffen immers te onderscheiden uitlatingen) over meerdere kort gedingen. Bijkomende omstandigheden kunnen dit anders maken, maar die zijn gesteld noch gebleken. De voorzieningenrechter laat nog daar dat Gilette een valide reden voor spreiding heeft aangegeven inhoudende dat alle zaken in één kort geding te behandelen tot te zware belasting van dat kort geding zou leiden.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaande bericht in deze serie BBIE serie februari 2012 II.

Rechtbank Rotterdam 14 maart 2012, LJN BV9317 (L.O. en Bibaboerderij B.V. tegen Excelsior Publications)

Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx advocaten.

L.O. heeft in 2006 het beeld/woordmerk BIBABOERDERIJ gedeponeerd voor o.a. drukwaren. Het kindertelevisieprogramma genaamd Bibaboerderij maakt onderdeel uit van een multimediaal concept. Excelsior is geruime tijd uitgeefster van het Franstalige tijdschrift BIBA en is sinds 1996 houdster van het internationale woord/beeldmerk BIBA.

De rechtbank beschouwt het element BIBA niet als het duidelijk dominerende onderdeel van het gehele woord BIBABOERDERIJ. Door het element boerderij wordt - ondanks het beschrijvend karakter - de context van het gehele woord aangegeven. In het gehele woord is het element boerderij wel degelijk van belang. Het gaat klaarblijkelijk niet om een bepaald soort boerderij, waarin BIBA het typerende element is. In auditief opzicht fungeert in BIBABOERDERIJ het element BIBA ook als onderdeel van het allitererende en bij kindertaal aansluitende 'BIBABOE'.

Het gebruik van BIBABOERDERIJ is gericht op mensen die de betekenis van het woord boerderij kennen. Het tijdschrift BIBA is Franstalig, maar geniet geen grote aftrek. Er is aldus geen werkelijk gevaar dat het gebruik van het teken BIBABOERDERIJ voor drukwerken, gericht op zeer jonge (Nederlandstalige) kinderen, voor verwarring kan zorgen ten opzichte van het voor tijdschriften ingeschreven merk BIBA. In afwijking van BBIE-oppositie 2000674, waarin oppositie gegrond is voor 'drukwerken' in klasse 16.

7.6 In het woord BIBABOERDERIJ is 'BIBA' een veel onderscheidender element dan 'BOERDERIJ', dat beschrijvend van karakter is. Dat element 'BIBA' is op zichzelf identiek aan het merk van Excelsior.

De Rechtbank beschouwt het element 'BIBA' echter niet als het duidelijk dominerende onderdeel van het gehele woord BIBABOERDERIJ. Door het element 'BOERDERIJ' wordt - ondanks het beschrijvende karakter - de context van het gehele woord aangegeven. In het gehele woord BIBABOERDERIJ is het element 'BOERDERIJ' wel degelijk van belang. Het gaat klaarblijkelijk niet om een bepaald soort boerderij, waarin 'BIBA' het typerende element is.

7.9. Bij vergelijking van BIBA en BIBABOERDERIJ bestaat ook in auditief opzicht een overeenstemming, al fungeert in BIBABOERDERIJ het element 'BIBA' ook als onderdeel van het allitererende en bij kindertaal aansluitende 'BIBABOE'.
Nu het woord 'biba' in het Frans en het Nederlands geen betekenis heeft, is geen sprake van een begripsmatige overeenstemming. In BIBABOERDERIJ wordt wel een direct verband gelegd tussen 'BIBA' en het begrip boerderij.

7.10. Aan te nemen valt dat BIBABOERDERIJ - met name ook voor drukwerken - zal worden gebruikt in het Nederlandse taalgebied, in Nederland en België en dat dit gebruik is gericht op mensen die de betekenis kennen van het woord 'boerderij'. Het tijdschrift BIBA is Franstalig. (...)

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 10-676, LJN, schone pdf).

Vzr. Rechtbank Leeuwarden 15 maart 2012, LJN BV9716 (Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje Kachelparadijs tegen Smeedatelier Janco de Jong)

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Stance Willems, Bingh advocaten.

In dit executiegeschil, na IEF 10249, vorderen Oldeberkoop en 't Stokertje staking van de executie van het vonnis van 28 september.

In een internetadvertentie met als kop "De originele Janus houtkachels" prijst Siersmederij Oldeberkoop in één adem zowel de Janus als de J-Pluskachel aan. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wordt aldus het woordmerk JANUS mede gebruikt voor de verkoop van een andere kachel dan de Janus. Dit levert een overtreding van het vonnis op.

Er zijn dwangsommen verbeurd en er wordt in't dictum een nieuw maximum vastgesteld ad €40.000,- per overtreding van sub 2, 4 en 7 uit het dictum van het eerdere vonnis.

Nog een interessante, merkenrechtelijke overweging:

9.8. Voor de vraag of er sprake is van verwarring, is tevens de onderscheidende kracht van het beeldmerk JANUS van belang. Smeedatelier De Jong heeft zich in dat verband beroepen op de bekendheid van het woordmerk JANUS. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter wordt dit beroep ondersteund door de omstandigheid dat partijen al sinds 1998 tegen elkaar procederen met als inzet het exclusieve recht op de productie en de verkoop van de Januskachel. Deze vasthoudendheid impliceert dat het woordmerk JANUS een sterk economisch belang vertegenwoordigt en dat het woordmerk JANUS, zoals door Smeedatelieer De Jong is gesteld, bekend is bij het relevante publiek. Uitgaande van deze bekendheid is van belang, dat de beginlettter van het teken J-PLUS overeenstemt met de eerste letter van het beeldmerk JANUS. Het verbindingsstreepje met daarachter het woord PLUS impliceert naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat er sprake is van een verbetering, een plus ten opzichte van een kachel met de beginletter "J".

Vast staat dat de kachel die thans met het teken J-PLUS wordt aangeduid, een aangepast model is van de kachel die mag worden aangeduid met het woordmerk JANUS. Zowel Smeedatelier De Jong als Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje mag de originele Januskachel produceren en verkopen en daarbij het woordmerk  JANS gebruiken. gelet op deze omstandigheden -in onderling verband en samenhang beschouwd - is, ondankss het feit dat er slechts een geringe visuele gelijkenis bestaat tussen het woordmerk JANUS en het teken J-PLUS wordt geconfronteerd, het woordmerk JANUS in gedachten wordt opgeroepen, dan wel dat het relevante publiek bij het zien van het teken J-PLUS meent dat er tussen Smeedatelier De Jong - de rechthebbende op het woordmerk  JANUS - enerzijds en Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje anderzijds een economische verbondenheid bestaat.

Lees het vonnis hier (grosse KG ZA 11-354, LJN BV9716).

Rechtbank Amsterdam 14 maart 2012, HA ZA 11-1504 (D. h.o.d.n. City Spa tegen Urban Lifestyle Nederland B.V. c.s. (De Zwaluwhoeve))

Uitspraak ingezonden door Jurian van Groenendaal, Boekx Advocaten.

In't kort: De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam oordeelt op vergelijkbare wijze als de voorzieningenrechter [IEF 9150] en het Hof in spoedappel [IEF 9241] over de handelsnaaminbreuk. De verklaring voor recht ten aanzien van handelsnaamrecht wordt toegewezen. Ten aanzien van de dwangsommen is door het gebruikmaken van het teken "Amsterdam City Spa Amsterdam" of "City Spa" een beperkte dwangsom ad €500 verbeurd. Te meer nu van een aantal overtredingen kan worden verdedigd dat die overtreding eenmalig -mogelijk zelfs bij vergissing- is geweest. Nu een dwangsom per dag is opgelegd, kunnen pas dwangsommen verbeurd zijn indien daadwerkelijk op de desbetreffende dagen een inbreukmakend gebruik is geconstateerd. Het hoeft niet zo te zijn dat het voicemailbericht elke dag te horen is geweest.

Alle reconventionele vorderingen van Urban c.s. worden afgewezen. In conventie worden de proceskosten substantieel gematigd van ruim €12.000 naar €6.000, omdat City Spa op een belangrijk onderdeel in het ongelijk is gesteld.

Dwangsommen
4.12 De rechtbank is van oordeel dat voor een bevestigend antwoord op de vraag of in dit geval dwangsommen zijn verbeurd, niet voldoende is dat het aannemelijk kan worden geacht dat ook op andere dan de in het verslag van de deurwaarder genoemde dagen een dergelijke inbreuk is gemaakt. Dit klemt te meer nu van een aantal overtredingen kan worden verdedigd dat die overtreding eenmalig -mogelijk zelfs bij vergissing- is geweest, zoals de mededeling in een telefoongesprek of de vermelding in een afspraakbevestiging per e-mailberticht. Ook hoeft het niet noodzakelijkerwijs zo te zijn dat het weergegeven voicemailbericht van 20 maart 2011 elke dag te horen is geweest. Nu een dwangsom per dag is opgelegd, kunnen pas dwangsommen verbeurd zijn indien daadwerkelijk op de desbetreffende dagen een inbreukmakend gebruik is geconstateerd.

Kostenveroordeling
4.27 (...) wat betekent dat een bedrag van 95% van €13.288,50 = €12.624,08 aan kosten in conventie is gemaakt. De rechtbank is evenwel van oordeel dat de billijkheid zich ertegen verzet dat dit bedrag in zijn geheel aan De Rond wordt toegewezen aangezien zij in deze procedure op een belangrijk onderdeel, te weten het gebruik van de naam City Spa Amsterdam met de toevoeging "Sarphatistraat" in het ongelijk is gesteld. Hierin ziet de rechtbank aanleiding om het bedrag aan proceskosten waartoe Urban zal worden veroordeeld substantieel te matigen tot een bedrag van € 6.000,- (...).

Op andere blogs: DomJur 2012-829

Gerecht EU 15 maart 2012, zaak T-379/08 (Mustang tegen OHIM/Decathlon)

In't kort: Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het gemeenschapsbeeldmerk (boven) de houdster van het ouder nationaal en internationaal beeldmerk (onder) tegen. Beide tekens zijn gedeponeerd voor de waren in de klassen 3, 18 en 25. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe, het beroep wordt verworpen. Middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, daar de merken geen visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis vertonen waardoor gevaar voor verwarring zou ontstaan. Gerecht EU: Het ouder merk heeft een zwak onderscheidend vermogen. In de globale beoordeling zijn door de kamer van beroep geen fouten gemaakt, en het enige middel wordt afgewezen.

56 La conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion doit être entérinée dès lors que, comme il a été constaté ci-dessus, les produits concernés sont, pour la très grande majorité d’entre eux, identiques et, pour le reste, moyennement similaires, et que l’examen effectué quant à la comparaison des marques en conflit révèle que, prises dans leur globalité, celles-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, aucune comparaison n’étant possible sur les plans phonétique et conceptuel. En outre, il y a lieu de rappeler que le public pertinent ne fait pas preuve d’un degré d’attention supérieur à la normale (voir point 28 ci-dessus).

58 Ladite conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance, relevée au point 36 ci-dessus, que les marques antérieures ne sont pas particulièrement distinctives.

Gerecht EU 15 maart 2012, zaak T-288/08 (Cadila Healthcare tegen OHMI/Novartis)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het gemeenschapswoordmerk ZYDUS de houdster van het ouder gemeenschapswoordmerk ZIMBUS tegen. Beide tekens hebben de aanduiding voor farmaceutische preparaten gedeponeerd. De oppositieafdeling wijst de oppositie deels toe, het beroep wordt gedeeltelijk verworpen. Middel: de kamer van beroep heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in strijd met algemene beginselen van het merkenrecht, en in het bijzonder in strijd met artikel 8, lid 1, sub b te oordelen dat er gevaar voor verwarring van het oudere merk met het aangevraagde merk bestond. Gerecht EU: Farmaceutische producten worden in het algemeen niet mondeling besteld, dus de auditieve gelijkenis is van minimale betekenis. Meestal worden deze producten gekocht zonder de naam van het merk uit te spreken. Het visuele aspect is aldus juist geanalyseerd in de 'overall assesment' door de kamer van beroep en de klacht wordt afgewezen.

63 The foregoing considerations are not called into question by the applicant’s argument that, given that pharmaceutical preparations and sanitary preparations are not generally purchased orally, the phonetic similarity between the marks at issue is of limited significance.

 66 In any event, even if one were to assume that the goods at issue – including veterinary preparations, which the applicant does not refer to in the argument currently being examined – are usually purchased without the name of the mark having to be pronounced, and the visual aspect is therefore of greater importance in the overall assessment of the likelihood of confusion, the Board of Appeal’s finding that such a likelihood exists would still be fully justified because, as was stated in paragraphs 52 and 53 above, the marks at issue indeed also display a certain degree of visual similarity.

HvJ EU 15 maart 2012, zaak C-90/11 en C-91/11 (Strigl tegen DPMA en Securvita tegen Öko-Invest)

Conclusie A-G IEF 10832. Over de nevenschikking van een beschrijvend woord en een niet-beschrijvende lettercombinatie die elkaars betekenis verduidelijken. Het HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten dient aldus te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie doordat deze lettercombinatie uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie bestaat, en het betrokken merk aldus in zijn geheel kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen, die bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist.

Prejudiciële vraag

Geldt de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b en/of sub c, van richtlijn 2008/95/EG1 ook voor een woordteken dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een niet-beschrijvende lettercombinatie, wanneer de lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de beschrijvende woorden daar deze afkorting uit de beginletters van deze woorden bestaat en het merk in zijn geheel daardoor kan worden opgevat als de combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken?

Meer Overzicht merkenrechtpraktijk HvJ EU

Gerecht EU 9 maart 2012, zaak T-172/10 (Colas tegen OHIM/García-Teresa Gárate)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk BASE-SEAL de houdster van diverse nationale en een internationale beeldmerkregistratie met het woordelement COLAS tegen. De afdeling wijst oppositie af en het beroep wordt verworpen. Het aangevoerde middel: er is geen verwarringsgevaar.

Het Gerecht EU oordeelt dat de kamer van beroep foutief heeft geconcludeerd dat er een zekere mate van visuele overeenstemming is, zonder te spreken over de conceptuele en auditieve vergelijking van de merken. Weliswaar is er bij vergelijking van de tekens sprake van een afwijking op het visuele punt, maar het betreft in beide gevallen dezelfde geometrische diamantvorm. Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de kamer van beroep gedeeltelijk en veroordeelt het OHIM in de kosten.

60 Néanmoins, lesdites marques en cause ont un élément de similitude, à savoir leur forme géométrique. En effet, même si la marque demandée ne constitue pas un losange à proprement parler, le public pertinent, qu’il soit composé du grand public ou de professionnels faisant preuve d’une attention élevée, associera la forme géométrique de la marque demandée à un losange.

61 Ainsi, pour le public pertinent la comparaison entre l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et celle produite par les marques purement figuratives antérieures révélera une similarité, certes faible, entre lesdites marques eu égard à leur forme géométrique.

63 Au vu de l’existence d’un certain degré de similitude sur le plan visuel et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la comparaison conceptuelle et phonétique des marques en cause, il doit être conclu que c’est à tort que la chambre de recours a estimé, aux points 8 et 21 de la décision attaquée, que les marques en cause ne présentaient aucune similitude. En effet, selon la jurisprudence rappelée aux points 32, 43 et 44 ci-dessus, dès lors qu’il existait une similitude, fût-elle faible, sur l’un des plans entre les marques en conflit, la chambre de recours était tenue de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion entre celles-ci (voir, en ce sens, arrêt Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe, point 54 supra, point 74).

Rechtbank Amsterdam 7 maart 2012, BW6408 (Lufo tegen Ons Belang Highway / Optimistic Thinking c.s.)

merkinbreuk	auteursinbreuk

Uitspraak ingezonden door Luuk Jonker, Holla Advocaten.

Merkenrecht. Kwader trouw. Samengestelde merken. Auteursrechtinbreuk. Lufo is producent en leverancier van etenswaren, m.n. de Surinaamse keuken. Zij is houdster van het ingeschreven beeldmerk met woordelement LUFO. Vanwege niet tijdige verlenging is haar beeldmerk voor Pomtajer vervallen. De auteursrechten liggen bij Golden Food Industries die Lufo heeft gevolmachtigd om tegen inbreuk op te treden. Lufo heeft het woordmerk in maart 2011 gedeponeerd. Optimistic Thinking, leverancier van maaltijdcomponenten van de Surinaamse keuken is sinds augustus 2009 houdster van beeldmerken en houdster woordmerk LUFO.

Lufo vordert verbod op merkinbreuk, auteursrecht (etiket) en intrekking van de merken van Optimistic Thinking omdat er sprake is van een depot te kwader trouw.

Er staat voldoende vast dat er sprake is geweest van voorgebruik door Lufo. De rechtbank acht het niet geloofwaardig dat Optimistic Thinking geen wetenschap heeft gehad van voorgebruik. Dat Ons Belang Highway (enige afnemer van Optimistic Thinking) al sinds jaar en dag klant is van Lufo, dat de naam bij toeval is bedacht en deze een afkorting is van 'lekker uit frisse onderneming' acht de rechtbank dan ook ongeloofwaardig.

De conclusie is dat Ons Belang Highway c.s. inbreuk pleegt op de auteursrechten van Golden Food. De merkinschrijvingen dienen te worden doorgehaald.

Interessante overweging over samengestelde werken:

4.25. (...) Een samegesteld merk, zoals hier aan de orde, kan worden geacht overeen te stemmen met een ander teken, dat gelijk is aan of overeenstemt met één van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen.

Naar het oordeel van de rechtbank is het woord/teken 'Lufo' het meest onderscheidende bestanddeel van het merk. Het is geen beschrijvend teken, het verwijst niet naar de onder deze naam verkochte etenswaren. De afbeeldingen van koeien en de aanduidingen 'Canabeef' en 'zoutvlees' zijn beschrijvend voor de waar, te weten gezouten rundvlees. Deze afbeeldingen en aanduidingen zijn daarmee van minder belang voor de totaalindruk. Het onderscheidende woord Lufo, dat in hoofdletters boven de beschrijvende bestanddelen is geplaatst, domineert door de plaatsing de totaalindruk. Dit wordt versterkt door Lufo in veel grotere letters te plaatsen tegen een zwarte achtergrond en het woord Lufo te omcirkelen. Doordat dit dominerende bestanddeel is overgenomen, is sprake van een grote mate van visuele overeenstemming tussen het merk en het door Ons Belang op de verpakkingen voor cassave en pomtajer gebruikte teken.

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 11-1979, LJN BW6408).