Woord- en of beeldmerk  

Gerecht EU 9 maart 2012, zaak T-207/11 (EyeSense tegen OHIM/Osypka Medical)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk ISENSE het oudere nationale woordmerk EYESENSE tegen. De afdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt verworpen en bij het Gerecht EU wordt aangevoerd dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen de conflicterende merken. Gerecht EU: In beroep is er geen fout vastgesteld met betrekking tot de phonetische vergelijking. Het oudere merk wordt uitgesproken in twee lettergrepen, terwijl het aangevraagde merk uit drie lettergrepen bestaat. Daarmee wordt de klacht afgewezen. (afbeelding dient slechts ter illustratie).

33 Zum phonetischen Vergleich ist festzustellen, dass die Anwendung unterschiedlicher Sprachregeln bei der Lektüre der beiden Marken, und zwar der Regeln des Englischen für die ältere Marke und derjenigen des Deutschen für die angemeldete Marke, zu unterschiedlichen Sprachrhythmen und einer unterschiedlichen Aussprache der Zeichen führen. In Anwendung der englischen Ausspracheregeln hat nämlich die ältere Marke zwei Silben und wird „aï‑ssenss“ ausgesprochen, während in Anwendung der deutschen Ausspracheregeln die angemeldete Marke dreisilbig ist und, wie in Randnr. 23 des vorliegenden Urteils angegeben, „i‑sen‑se“ ausgesprochen wird. Somit ist zu entscheiden, dass die Beschwerdekammer fehlerfrei geschlossen hat, dass der phonetische Vergleich der fraglichen Wortzeichen deren Unähnlichkeit ergebe.

46      Ein solches Vorbringen geht jedoch zwingend von der Prämisse aus, dass ein gewisser Grad an phonetischer Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen besteht. Sollte es nämlich an einer phonetischen Ähnlichkeit dieser Zeichen, und sei sie auch nur schwach ausgeprägt, fehlen, wäre eine phonetische Verwechslung nicht möglich, so dass die Beschwerdekammer sie bei ihrer Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht hätte berücksichtigen müssen. Wie in Randnr. 33 des vorliegenden Urteils ausgeführt, hat die Beschwerdekammer aber fehlerfrei festgestellt, dass im vorliegenden Fall die Zeichen in phonetischer Hinsicht unähnlich seien. Unter diesen Umständen kann dem Vorbringen der Klägerin nicht gefolgt werden, da es auf einer Prämisse beruht, die sich als falsch erwiesen hat.

Gerecht EU 9 maart 2012, zaak T-417/10 (Cortés del Valle Lopez tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. De aanvrager van het beeldmerk met het woordelement "¡Que buenu ye! HIJOPUTA", wordt afgewezen vanwege strijd met de goede zeden ex 7 lid 1 sub f GMVo. Gerecht EU ziet het onderdeel HIJOPUTA als een offensieve expressie. Dat wordt ook niet betwist. Echter het element wordt objectief als immoreel beschouwd in een deel van de Europese Unie, ook in een zakelijke omgeving.

24 En principe, le contexte commercial dans lequel s’insère une marque ne fait pas obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 s’il s’avère que ladite marque comporte un élément qui, d’une manière objective, se révèle être contraire aux bonnes mœurs.

En l’espèce, force est de constater que les éléments invoqués par la chambre de recours sont fondés en ce sens, tout d’abord, qu’il est avéré que le terme « hijoputa » utilisé dans le signe demandé renvoie intrinsèquement à une expression injurieuse, ce que ne conteste pas le requérant, et ensuite, que la seule mention du contexte commercial dans lequel s’insère ce signe, qui vise des produits et des services qui font l’objet d’une commercialisation auprès du grand public, ne saurait suffire à remettre en cause la signification précitée. Il en est de même en ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’expression « ¡que buenu ye! », certes élogieuse si sa signification peut être perçue par le public pertinent (voir point 26 de la décision attaquée), ou d’autres composantes du signe demandé seraient de nature à supprimer la signification du terme « hijoputa ». En l’espèce, l’impression globale produite par le signe demandé ne diffère pas de celle qui résulte de la prise en considération du seul terme « hijoputa ».

29. Il ressort de ce qui précède qu’aucun argument présenté par le requérant n’est de nature à remettre en cause l’appréciation du signe demandé au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 faite par la chambre de recours dans la décision attaquée. C’est à juste titre que celle-ci a conclu que le terme « hijoputa », contenu dans la marque dont l’enregistrement était demandé, serait perçu par le public espagnol pertinent comme étant contraire aux bonnes mœurs dans une partie de l’Union européenne.

Op andere blogs:
AOMB (Weigering beeldmerk)
MARQUES (HIJOPUTA in General Court)

Gerecht EU 9 maart 2012, zaak T-32/10 (Ella valley Vineyards tegen OHIM/Hachette Filipachhi Presse)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk ELLA VALLEY VINEYARDS (klasse 33) de houdster van het ouder Franse woordmerk en gemeenschapswoord/beeldmerk ELLE (klasse 16) tegen. De afdeling wijst de oppositie af, in beroep wordt deze beslissing vernietigd. Het aangevoerde middel: het betrokken publiek zal geen verband leggen tussen de merken en er wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de reputatie van het bekende merk ELLE.

Partijen of het Gerecht kunnen zich laten leiden door elementen uit de nationale rechtspraak bij de uitleg van het Unierecht, maar de Unierechter is daaraan niet gebonden. Ondanks de bekendheid van het oudere merk is er in casu geen gevaar dat het betrokken publiek een verband legt tussen deze merken.

54 Wat de overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, dient met betrekking tot de beslissingen van nationale rechters die interveniënte ter ondersteuning van de door haar gestelde overeenstemming van de termen „elle” en „ella” heeft overgelegd, ook te worden opgemerkt dat volgens vaste rechtspraak niets partijen of het Gerecht belet om zich bij de uitlegging van het Unierecht te laten leiden door elementen uit de nationale rechtspraak [arrest Gerecht van 13 juli 2011, Evonik Industries/BHIM (Purperen rechthoek met afgeronde rechterzijde), T‑499/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42, en aldaar aangehaalde rechtspraak], zonder dat de Unierechter evenwel eraan gebonden is aangezien het communautaire merkenstelsel als autonoom merkenstelsel onafhankelijk van elk nationaal stelsel wordt toegepast [arresten Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T‑32/00, Jurispr. blz. II‑3829, punt 47, en 12 juli 2006, Rossi/BHIM – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 53].

55 Blijkens al deze overwegingen stemmen de tekens in de onderhavige zaak, anders dan de kamer van beroep heeft geconcludeerd, onvoldoende overeen opdat het relevante publiek het aangevraagde merk kan associëren met de oudere merken.

56 De alomvattende beoordeling tot vaststelling of het betrokken publiek een verband tussen de conflicterende merken kan leggen, zoals is vereist door de in de punten 19 tot en met 21 hierboven aangehaalde rechtspraak, moet dus leiden tot de conclusie dat gelet op de verschillen tussen de betrokken tekens en ondanks de bekendheid van de oudere merken in casu niet het gevaar bestaat dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt.

Gerecht EU 8 maart 2012, zaak T/298-10 (Arrieta D. Gross tegen OHMI/Toro Araneda) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. Dood van de merkaanvrager. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk BIODANZA houdster van het ouder Duits woordmerk BIODANZA tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe voor ee ndeel van de waren/diensten. De Kamer van Beroep wijst het beroep toe en wijst de oppositie in haar geheel af. De aangevoerde middelen: 1. er is ten onrechte geoordeeld dat er geen sprake van normaal gebruik van het ouder merk. 2. schending van regel 22 lid 2 Verordening 2868/95 omdat de kamer verzoekster niet heeft verzocht bewijsstukken te overleggen zoals volgens de aanwijzingen vereist was.

In citaten:

Dood van de aanvrager 38 In the light of all the above considerations, it must be concluded that a deceased person cannot be the proprietor of an application for registration of a Community trade mark. Furthermore, there is no provision in Regulation No 207/2009 that the death of the applicant for registration of a Community trade mark entails the expiry of that application. Such a conclusion would be contrary to the nature of the application for registration as an object of property and to the considerations set out in the previous paragraph.

Bewijs van gebruik, niet middels advertentie 64 In particular, the applicant lists in her application seven advertisements published in the German magazines Körper Geist und Seele Hamburg, Connection-Gesund Leben, Lebenswege Magazin, Frankfurter Ring and Die Kunst zu Leben. The Board of Appeal allegedly ignored these advertisements and referred exclusively, and incorrectly, to advertising documents distributed by the applicant herself, such as flyers and leaflets, for which there was no proof that they had actually been distributed to the relevant public.

Geen ontkenning van bewijs, maar geen bewijs van verspreiding 66 Contrary to what the applicant claims, therefore, the Board of Appeal did not ignore the existence of that type of advertising in the evidence of genuine use of the earlier trade mark. However, it follows from the contested decision that, in essence, the Board of Appeal considered that the production of copies of advertising that had appeared in magazines was not, in itself, sufficient to prove that that advertising had received significant distribution to the intended consumers.

Rechtbank 's-Gravenhage 6 januari 2012, LJN BV8021 (X Merk en Merk Modehandel B.V.)

Merknaam, handelsnaam en domeinnaamrecht in (niet rechtsgeldig) opgezegde franchiseverhouding. De franchiseovereenkomsten worden door franchisegever niet rechtsgeldig ontbonden. Daarom is de franchisegever gehouden tot integrale nakoming van de overeenkomsten, meer specifiek tot nakoming van de levering van merkproducten. Vooralsnog mag [X] het merk en de handelsnaam gebruiken en de exploitatie van de winkels voortzetten. De websites verwijzen slechts naar de winkellocaties en er worden geen producten te koop aangeboden. [X] dient zich uitdrukkelijk te onthouden van ander gebruik van het merk op de websites.

In citaten
1.3. Inbreuk op merk- en handelsnaam
Voorts is in diezelfde e-mail bezwaar gemaakt tegen het feit dat uw cliënte, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming, de domeinnaam [domeinnaam] heeft laten registeren met gebruikmaking van de beschermde handels- en merknaam "[merk]". In mijn e-mail d.d. 6 september 2011 is dit met verwijzing naar relevante contractsbepalingen nader toegelicht en tevens aangegeven dat (verdere) gebruikmaking van de merk- en handelsnaam c.q. het in de lucht brengen van een webshop via genoemde website onrechtmatig is.

In reconventie
2.4. [merk] vordert - zakelijk weergegeven na vermeerdering van eis - (1) [X] te verbieden (verder) inbreuk te maken op het merk en de handelsnaam '[merk]', meer in het bijzonder hem te verbieden gebruik te maken van opschriften, logo's en wandbelichting, van de naam '[merk]' in een eigen handelsnaam, domeinnaam en op internet, van de websites '[website 1]', '[website 2]' en '[website 3]', op straffe van een dwangsom, dan wel van lijfsdwang; (2) [X] te verbieden [merk]-artikelen te verhandelen; (3) [X] te veroordelen tot doorhaling van de handelsnamen '[X] [merk] [plaats 2]' en '[X] [merk] [plaats 1]' in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; (4) [X] te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 25.810,01, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente en (5) [X] te verbieden om met wie ook binnen de [naam]-organisatie contact te hebben, op straffe van een dwangsom, dan wel van lijfsdwang, een en ander met veroordeling van [X] in de proceskosten.

3.4. Ten overvloede wordt overwogen dat de in de brief van [merk] van 7 november 2011 genoemde gronden voor ontbinding zich concentreren rond de gedragingen van [X] jegens medewerkers en andere franchisenemers van [merk] en dat daarover voorshands - tegenover de gemotiveerde betwisting door [X] - evenmin voldoende duidelijkheid is verschaft, terwijl bovendien niet in voldoende mate aannemelijk is geworden dat deze gedragingen een onmiddellijke ontbinding van de overeenkomsten tussen partijen rechtvaardigen. Hetzelfde geldt voor de mogelijke inbreuk op de merk- en handelsnaam van [merk] door het registreren van de meergenoemde domeinnaam door [X].

Kenbaar maken van mogelijk inbreuk
3.8. Primair heeft [X] aangevoerd dat [merk] haar vordering in reconventie in strijd met het bepaalde in artikel 7.2 van het 'Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie' heeft ingesteld, aangezien zij bij brief van 16 december 2011 slechts de vorderingen, maar niet de gronden daarvoor heeft vermeld. Gelet op de aard van de vorderingen, de omstandigheid dat [merk] haar standpunt met betrekking tot de ontbinding van de franchiseovereenkomsten en de mogelijke inbreuk op haar merk en handelsnaam reeds in de correspondentie tussen partijen genoegzaam kenbaar heeft gemaakt en de vorderingen in reconventie ter zitting nader zijn toegelicht, is de voorzieningenrechter van oordeel dat [X] in staat is geweest om hiertegen op adequate wijze verweer te voeren, zodat hij door voormelde gang van zaken niet in zijn belangen is geschaad. Anders dan [X] heeft betoogd is [merk] dan ook ontvankelijk in haar reconventionele vorderingen.

Gebruik en exploitatie voortzetten
3.9. Onder verwijzing naar hetgeen is overwogen en beslist in conventie, dienen de franchiseovereenkomsten thans als onverkort geldend te worden aangemerkt, zodat [X] vooralsnog overeenkomstig het bepaalde in die overeenkomsten het merk en de handelsnaam '[merk]' mag gebruiken en de exploitatie van de winkels in [plaats 2] en [plaats 1] mag voortzetten. Voor toewijzing van het gevorderde gebod om de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel door te halen en het verbod om artikelen van het merk '[merk]' te verhandelen en gebruik te maken van het merk in de winkels, bestaat dan ook voorshands geen aanleiding.

Domeinnaam
3.10. Ter zake van het gevorderde gebod om het gebruik van de door [X] gebruikte websites te staken wordt overwogen dat [merk] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het [X] niet is toegestaan om [merk]-kleding te verhandelen via internet. Weliswaar maakt [X] gebruik van een drietal websites, maar voorshands is genoegzaam gebleken dat op deze websites slechts wordt verwezen naar de winkels in [plaats 1] en [plaats 2] en dat hij via internet geen producten te koop aanbiedt. Onder die omstandigheden ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding voor toewijzing van het gevorderde verbod om de domeinnamen te gebruiken. Wel dient [X] zich uitdrukkelijk te onthouden van ander gebruik van het merk '[merk]' op de websites dan de hiervoor bedoelde verwijzing. Nu de vordering van [merk] op dit punt niet op dit gebruik is gericht, zal deze worden afgewezen.

- veroordeelt [merk] tot integrale nakoming van de franchiseovereenkomsten, meer specifiek tot nakoming van de levering van merkproducten van het merk '[merk]' aan [X] ter zake van de door [X] bestelde producten zoals bedoeld in artikel I van de franchiseovereenkomsten;

Op andere blogs:
DomJur 2012-823

Gerecht EU 6 maart 2012, zaak T-565/10 (TyssenKrupp Steel tegen OHIM) - dossier

Europees gemeenschapsmerkenrecht. De aanvrage van het Gemeenschapswoordmerk HIGHPROTECT voor onedele metalen en legeringen wordt afgewezen door de onderzoeker, omdat het merk onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is voor de waar. Het beroep wordt verworpen. De aangevoerde middelen: het woordmerk bezit onderscheidend vermogen en is niet beschrijvend voor de waren.

Bij het Gerecht EU strandt het beroep: het teken is beschrijvend voor de klasse 6 onedele metalen en legering, etc.. HIGHPROTECTION biedt bescherming tegen corrosie en slijtage en onderscheid zich niet omdat het de kenmerken van de betreffende waren omschrijft.

23      Außerdem ist hervorzuheben, dass die Eintragung eines Zeichens auch dann abgelehnt werden kann, wenn es nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen einer als solcher in der Anmeldung aufgeführten Kategorie beschreibenden Charakter hat. Würde in einem solchen Fall das fragliche Zeichen für die genannte Kategorie als Gemeinschaftsmarke eingetragen, wäre sein Inhaber nämlich durch nichts gehindert, es auch für die Waren oder Dienstleistungen dieser Kategorie zu verwenden, für die es beschreibend ist (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2008, Reber/HABM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [Mozart], T‑304/06, Slg. 2008, II‑1927, Randnr. 92 und die dort angeführte Rechtsprechung).

24      Schließlich verlangt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 nicht, dass die Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen dienen können, die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. entsprechend Urteil Koninklijke KPN Nederland, oben in Randnr. 13 angeführt, Randnr. 57). Folglich hinderte der Umstand – wäre er erwiesen –, dass der Begriff „Highprotect“ nicht der üblichen Art und Weise entspricht, in der die Merkmale oder die Bestimmung unedler Metalle und Stähle in Fachkreisen bezeichnet werden, nicht daran, diesen Begriff als für diese Merkmale oder diese Bestimmung beschreibend zu qualifizieren. Folglich kann dahingestellt bleiben, ob, wie das HABM geltend macht, dieses Vorbringen sowie die Anlagen K 12 bis K 15 zur Klageschrift, die das Vorbringen belegen sollen, unzulässig sind, weil sie nicht Gegenstand des Verfahrens vor der Beschwerdekammer waren.

26      Da, wie vorstehend ausgeführt, der Begriff „Highprotect“ für Merkmale der betreffenden Waren beschreibend ist, haben zweitens die Wettbewerber der Klägerin entgegen deren Behauptung ein schützenswertes Interesse daran, diesen Begriff zur Beschreibung von Eigenschaften ihrer Waren benutzen zu können. Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der Waren, die mit denen konkurrieren, für die die Eintragung beantragt wird, gegenwärtig anbietet oder künftig anbieten könnte, muss die Zeichen oder Angaben, die zur Beschreibung der Merkmale seiner Waren dienen können, frei nutzen dürfen (vgl. entsprechend Urteil Koninklijke KPN Nederland, oben in Randnr. 13 angeführt, Randnr. 58).

E.H. Hoogenraad, D. Haije, 'Interflora: van doodsteek naar flowerpower voor vergelijkende reclame', IER februari 2012/1, p. 5 - 9.

Parallel gepubliceerd van RB 1326. Een kort commentaar van Ebba Hoogenraad en Daniël Haije, Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten.

Reclamerecht perspectief bij HvJ EU 22 september 2011 (Interflora/Marks&Spencer) IER 2011/71, m.nt. Gielen [red. IEF 10209]:

Conclusie Interflora is goed nieuws voor  vergelijkende reclame. Het arrest geeft ruim baan aan de eerlijke mededinging en het consumentenbelang. Het gevaar uit L'Oréal/Bellure (vergelijkende reclame als ongerechtvaardigd voordeel trekken) is door het HvJ uitdrukkelijk besproken, en lijkt geweken met de introductie van de alternatief-exceptie als geldige reden. De verhouding tussen de geldige reden en het ongerechtvaardigd voordeel is door het HvJ nog niet uitgesproken; de verzoening die het HvJ teweeg wil brengen zou ons inziens moeten inhouden dat de geldige reden direct met zich meebrengt dat het voordeel niet meer ongerechtvaardigd is (Mrl) en daarmee ook geen oneerlijk voordeel oplevert (VrRl).

Een zuivere vergelijkende reclame vormt een geldige reden, het voordeel is niet meer ongerechtvaardigd. Interflora maakt duidelijk dat de herkomstgarantie-, reclame- en investeringsfunctie niet snel worden aangetast in geval van vergelijkende reclame. Wij zouden menen dat ook voor afbreuk aan andere merkfuncties hoge drempels moeten worden opgeworpen daar waar het vergelijkende reclame betreft die het product duidelijk als alternatief neerzet. Dat doet recht aan het uitgangspunt dat het HvJ een en andermaal heeft gegeven: vergelijkende reclame moet ruimhartig worden bejegend. Bij twijfel in het voordeel van de vergelijkende reclame uitleggen. Dit, in combinatie met het gegeven dat het begrip vergelijkende reclame heel ruim wordt uitgelegd, maakt dat het merkenrecht de vergelijkende reclame wérkelijk serieus moet nemen.

RCC 13 februari 2012, dossiernr. 2011/01181 (Skyradio; DAB logo = digitale uitzending?)

Collectief merk en reclamerecht. Ten onrechte voeren van het DAB-logo. Strijd met de waarheid. In een TV-reclame wordt met :"hippe radio's en het DAB logo ten onrechte gesuggereerd dat Sky Radio digitaal uitzendt via Digital Audio Broadcasting (hierna: DAB).

“Digital Audio Broadcasting” ziet op digitale uitzending van radioprogramma’s, als alternatief voor analoge uitzending via de ether. De adverteerder heeft meegedeeld dat op dit moment in Nederland slechts de publieke radiozenders via DAB te beluisteren zijn. Sky Radio heeft pas sinds september 2011 een vergunning heeft om via DAB uit te zenden, maar zendt niet digitaal uit. De RCC doet een aanbeveling omdat deze aanduiding in strijd met de waarheid is, zij het slechts een korte tijd in de uiting.

RCC:

Voor zover deze aanduiding betreffende digitale uitzending van radioprogramma’s -zij het kort- in de onderhavige uiting is vermeld, terwijl Sky Radio weliswaar een vergunning heeft om digitaal uit te zenden, maar dat nog niet doet, acht de Commissie de uiting in strijd met de waarheid als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Het verweer dat in de uiting ook is vermeld: “Sky Radio 101 FM” en dat uit de toevoeging “101 FM” volgt dat het gaat om een etherstation en niet om een station dat te ontvangen is via DAB, ziet eraan voorbij dat deze vermelding niet ongedaan maakt dat op een aantal displays ten onrechte “DAB” is vermeld en doet daarom aan het voorgaande niet af.   

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC [red. waarheid]. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2012, LJN BV7334 (Mojo Works tegen Mojo Theater C.V.)

Als randvermelding. Overdracht merk in strijd met statuten. Merk gelijk aan naam van de onderneming. Mojo Works verzoekt een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Mojo Theater, waaronder bevelen van (terug) overdragen van het merk 'Mojo Theater' aan Mojo Theater. Aangezien de statuten van de C.V. bepaald dat de naam voorbehouden blijft aan de C.V. en het beeldmerk wordt ingebracht door de beherend vennoot. In 2011 is het woordmerk "MOJO THEATER" overgedragen aan Colour of the Dream, waarna later dat jaar dit woordmerk weer terug is overgedragen.

Mojo Theater heeft erkend dat het woordmerk in strijd met statuten is overdragen, maar wilde het merk "veilig stellen", omdat zij bang was dat Mojo Works het merk zou overdragen aan een derde. De ondernemingskamer bevestigt dat Mojo Theater zonder besluit van de aandeelhoudersvergadering de overdracht in strijd is met de statuten. Het druist tegen het belang in nu de naam van de onderneming gelijkluidend is en aannemelijk is dat het woordmerk een commerciële waarde vertegenwoordigt.

Er zijn gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en de Ondernemingskamer beveelt een onderzoek.

In citaten:

3.1 (...) v.   Mojo Theater heeft op 26 april 2011 zonder daaraan voorafgaand besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders – zoals de statuten onder artikel 13 lid 4 sub i voorschrijven - het woordmerk “Mojo Theater”, dat een grote financiële en commerciële waarde vertegenwoordigt, overgedragen aan Colour of the Dream, hetgeen niet in het belang is van Mojo Theater. Mojo Works heeft in dat verband gesteld dat het recht om de naam “Mojo Theater” te gebruiken door haar rechtsvoorganger Matching Mole is ingebracht in de commanditaire vennootschap en dat uitleg van de statuten van de commanditaire vennootschap in samenhang met de oprichting van Mojo Theater meebrengt mee dat uitsluitend Mojo Theater het gebruiksrecht van het woordmerk “Mojo Theater” heeft, zolang Mojo Works aandeelhouder is van Mojo Theater. Volgens Mojo Works is het woordmerk aan haar voorbehouden. Visser heeft als bestuurder onjuist gehandeld door het woordmerk eigenmachtig en in strijd met tussen partijen geldende bepalingen aan zijn eigen vennootschap over te dragen.

De overdracht van het woordmerk
3.9  Mojo Theater heeft erkend dat zij het desbetreffende woordmerk in strijd met de statuten op 26 april 2011 heeft overgedragen aan Colour of the Dream. Ter rechtvaardiging hiervan heeft zij betoogd dat zij het merk “veilig wilde stellen” omdat zij bang was dat Mojo Works het merk zou overdragen aan een derde. Nadat Visser op de onjuistheid van zijn handelen was gewezen, heeft Colour of the Dream het woordmerk weer overgedragen aan Mojo Theater. De Ondernemingskamer is van oordeel dat, nog daargelaten of de voorshands plausibele uitleg van Mojo Works van de statuten van de commanditaire vennootschap en van Mojo Theater juist is (zie hierboven onder 3.1 sub v), Mojo Theater in strijd met haar statuten zonder besluit van de aandeelhoudersvergadering het woordmerk heeft overgedragen aan Colour of the Dream. hetgeen tegen het belang van Mojo Theater indruist, nu de naam van de onderneming gelijkluidend is en aannemelijk is dat het woordmerk een commerciële waarde vertegenwoordigt. Over deze transactie en het terugdraaien daarvan is door Mojo Theater aan Mojo Works geen openheid van zaken gegeven.

3.10  Uit hetgeen hierboven is overwogen onder 3.5 tot en met 3.9, mede in onderling verband bezien, volgt reeds dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid van Mojo Theater. De Ondernemingskamer zal een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken vanaf 1 januari 2005 bevelen, dat zich in het bijzonder dient te richten op de onderwerpen die in genoemde overwegingen zijn besproken.

Rechtbank 's-Gravenhage 29 februari 2012, HA ZA 11-2177 (Monarch Beverage tegen Tewari)

Uitspraak ingestuurd door Hidde Koenraad, Vondst advocaten.

Merkenrecht. Non-usus. Tewari is sinds 2006 houder van Beneluxwoordmerk NESBITT voor (niet)alcoholhoudende dranken. Monarch Beverage handelt in dranken en heeft in 2011 het Beneluxwoordmerk NESBITT'S gedeponeerd. Tewari heeft aangegeven dat er pogingen zijn gedaan om frisdranken onder het merk op de Beneluxmarkt te brengen. In de correspondentie met mogelijk leveranciers wordt het merk nauwelijks genoemd. Er heeft desondanks zonder geldige reden geen normaal gebruik plaatsgevonden en er volgt vervallenverklaring, de beslissing is niet uitvoerbaar bij voorraad.

In citaten:

4.3. Duidelijk is dat Tewari het NESBITT merk niet op deze wijze [red. o.v.v. HvJ EG Ansul-Ajax] heeft gebruikt. Uit de door hem overgelegde correspondentie met mogelijke leveranciers van het concentraat en met de afvuller in Polen (waarin het merk overigens nauwelijks wordt genoemd) kan dit gebruikt uiteraard niet blijken. Ter zitting heeft Tewari nog gewezen op afzet van een partij frisdrank in België in 2005, maar die afzet dateert, zoals hij zelf al ter zitting concludeerde, van vóór de relevante periode. Partijen verschillen van mening over welke partij het normaal gebruik dan wel de afwezigheid daarvan zou moeten bewijzen. Aan bewijs wordt echter niet toegekomen omdat uit de eigen stellingen van Tewari al blijkt dat geen normaal gebruik heeft plaatsgevonden.

4.4. De stelling dat sprake zou zijn van een geldige reden moet worden verworpen. In het door Tewari aangehaalde arrest wordt met verwijzing naar HvJEG 14 juni 2007, C-246/05 (Häupl/Lidl; LJN BF8133) overwogen dat sprake moet zijn van belemmering die een rechtstreeks verband houden met het merk, die het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken en die zich buiten de wil van de houder van het merk voordoen. De omstandigheid dat Tewari tot op heden, naar hij stelt, geen leverancier heeft kunnen vinden van vruchtendrankconcentraat kan niet als een zodanige belemmering gelden al niet omdat geen noodzaak blijkt om - zoals Tewari tot nu toe kennelijk heeft geprobeerd - de frisdrank in de Benelux te importeren vanuit gebieden buiten Europa.