Woord- en of beeldmerk  

Hof van Cassatie van België 2 december 2011, no. C.08.0510.F (Martin Y Paz Diffusion tegen D.D. / Fabriek van Maroquinerie Gauquie)

Met samenvatting van Hannes Abraham.

Merkenrecht. Registratie van merken, over en weer licentiëren. Prejudiciële vragen aan HvJ EU gesteld.

Feiten: Eiseres in cassatie verkrijgt het Benelux woordmerk ‘NATHAN’ (klasse 18: kleine lederwaren) door middel van een koopovereenkomst, waarin werd bedongen dat de eigendom op de merknaam voor handtassen niet over zou gaan. De verkoper registreert hetzelfde woordmerk NATHAN voor klasse 18 (lederwaren, met uitzondering van kleine lederwaren) en klasse 25 (kledij en schoenen), waarna het aan verweerster in cassatie overgedragen wordt.
 
Eiseres deponeert vervolgens de beeldmerken bestaande uit de letter N (nr. 636308) voor klassen 18 (lederwaren, inclusief handtassen), 14 (metalen), 16, 22, 25 (papier, koorden en kledij) en  ‘NATHAN’ (nr. 636309) voor klassen 18 en 25. Het woordmerk ‘NATHAN BAUME’ (nr. 712962) wordt door eiseres eveneens voor klassen 18 en 25 gedeponeerd.

Beide partijen verkopen wederzijds hun producten aan elkaar die vervolgens in hun respectieve boetieks aangeboden worden. Eiseres geeft zelfs de toestemming aan verweerster om haar merk te gebruiken voor handtassen en schoenen. Eiseres tracht herhaaldelijk om een vorm van samenwerking met verweerster op te stellen, maar telkens zonder resultaat, waarop de handelsrelatie verzuurt.
 
In eerdere instanties: Een vordering tot nietigverklaring wordt door de rechtbank van koophandel te Nijvel ongegrond verklaard. De merken zijn dus geldig. Op haar beurt stelt eiseres in cassatie een vordering tot stopzetting in tegen het gebruik van bovenstaande merken door verweerster, terwijl verweerster een tegenvordering instelt tegen het gebruik van deze merken voor andere producten dan kleine lederwaren. Verweerster wordt in het gelijk gesteld.

In beroep wordt beslist dat eiseres misbruik van recht maakt door de procedure aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld is, in strijd met de jarenlange toestemming tot gebruik, waardoor de vordering tot stopzetting wordt geweigerd. Verder wordt ook beslist dat het zelf aanwenden van deze merken door de eiseres voor handtassen en schoenen een handeling van deloyale concurrentie inhoudt, gezien de jarenlange investeringen in reclame door verweerster en het eventuele verwarringsgevaar. Verweerster mag de merken dus enkel gebruiken voor handtassen en schoenen, terwijl eiseres de merken mag gebruiken voor andere waren dan deze laatsten.
 
Tegen dit arrest wordt cassatieberoep aangetekend. Het Hof van Cassatie beslist dat de volgende prejudiciële vragen moeten gesteld worden aan het Europees Hof van Justitie:

1. Moeten de artikelen 5,§1 en 8,§1 van Richtlijn 89/104 geïnterpreteerd worden in die zin dat het exclusief recht, voortvloeiend uit een gedeponeerd merk, definitief niet meer mag tegengeworpen worden door de titularis tegen derden, indien;
- de titularis de exploitatie van dit merk gedurende een lange periode heeft gedeeld met die derde in het kader van een vorm van mede-eigendom?
- de titularis naar aanleiding van deze mede-eigendom aan de derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om zijn merk te gebruiken?
2. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat de toepassing van een nationale regel, die het uitoefenen op foutieve of onrechtmatige wijze van een exclusief recht verbiedt, kan leiden tot het onherroepelijk verbod tot uitoefenen van het exclusief recht voor een deel van de waren in kwestie OF moeten deze geïnterpreteerd worden in de zin dat de toepassing moet beperkt worden tot een ander soort sanctie?
3. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat indien de titularis van een merk een einde stelt aan een verbintenis t.a.v. een derde om het merk niet te gebruiken voor bepaalde waren, en hij nadien beoogt  om het merk te gebruiken voor deze waren, de nationale rechter desalniettemin dit gebruik definitief kan verbieden op grond van deloyale concurrentie, omdat deze voor de titularis een oneerlijk voordeel oplevert door de reclame die door de derde werd gevoerd en mogelijk verwarringsgevaar oplevert, OF moeten deze zo geïnterpreteerd worden dat de nationale rechter een andere sanctie moet uitspreken die niet het definitief verbod tot gebruik van het merk tot gevolg heeft?
4. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat het definitief verbod tot gebruik van het merk door de titularis gerechtvaardigd wordt door de jarenlange investeringen van de derde voor reclame voor de producten waarop het merk wordt aangebracht?

Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Lelystad 1 februari 2012 (Van Cranenbroek tegen Garden Impressions/'t Inboedelke BVBA)

In navolging van de eerdere tussenvonnissen van IEF 10885 en met dank aan Ernst-Jan Louwers, Louwers IP|Technology Advocaten.

Merkenrecht. Omvang van de inbreuk en de bewijsvoering daaromtrent.

Merkhouder Van Cranenbroek ziet dat 't Inboedelke tuinstoel(en) heeft verhandelt voorzien van labels die merkhouder voerde. Na voormelde tussenvonnissen heeft Van Cranenbroek vier getuigen voorgebracht.

Uit de passage "Nadat Garden Impressions haar daarop heeft gewezen, heeft 't Inboedelke de tekens "Bois le Duc" direct van de stoelen verwijderd." volgt geen erkenning. Immers het woord "daarop" verwijst niet naar het moeten verwijderen van de plaatjes, maar naar de mogelijkheid dat merkinbreuk wordt gepleegd met de tekens. De rechtbank acht deze uitleg niet ongeloofwaardig, omdat beiden partijen op dat moment al gewezen waren op mogelijke merkinbreuk en er al rechtsmaatregelen waren getroffen door Van Cranenbroek. De rechtbank komt tot de slotsom dat Van Cranenbroek niet is geslaagd in het haar opgedragen bewijs.

In conventie jegens Garden Impressions: omdat eiser niet in het bewijs is geslaagd, wordt zij veroordeeld in de proceskosten van Garden Impressions ad 1019h Rv ad €11.038,50.

In conventie jegens 't Inboedelke: uit het tussenvonnis van 21 april 2010 is bepaald dat 't Inboedelke inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk. Het staat vast dat ten minste één stoel is verkocht. Het merkenverbod wordt toegewezen. Een dwangsom wordt echter niet opgelegd.

In reconventie jegens Garden Impressions: het bewijsbeslag is onrechtmatig gelegd. De schade die daaruit volgt dient volgens vaste rechtspraak te worden opgemaakt bij staat. Het is daarbij voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk dient te zijn, dat is in dit geval. Proceskostenveroordeling: nihil.

2.5.1. Van Cranenbroek heeft in dit verband gesteld dat de getuigenverklaring van Bleyen onjuist en meinedig is. Van Cranenbroek heeft daarbij verwezen naar punt II van de antwoordakte uitlating producties d.d. 19 augustus 2009 van 't Inboedelke waarin laatstgenoemde stelt "Nadat Garden Impressions haar daarop heeft gewezen, heeft 't Inboedelke de tekens "Bois le Duc" direct van de stoelen verwijderd. "

Anders dan Van Cranenbroek is de rechtbank van oordeel dat deze passage geen erkenning inhoudt dat 't Inboedelke instructies heeft gehad om de merknaamplaatjes te verwijderen, laat staan dat deze passage bewijs oplevert dat Garden Impressions de leverancier is geweest van de bewuste stoel. 't Inboedelke heeft immers toegelicht dat bet woord ' daarop' niet verwijst naar het moeten verwijderen van de plaatjes, maar naar de mogelijkheid dat met de plaatjes merkinbreuk zou kunnen worden gepleegd, op welke mogelijkheid zij door Garden Impressions is gewezen. Deze uitleg van de gewraakte passage kan door de rechtbank niet als ongeloofwaardig ter zijde worden geschoven, omdat wel vast staat dat Van Cranenbroek op dat moment zowel Garden Impressions als 't Inboedelke al had gewezen op mogelijke merkinbreuk en (rechts)maatregelen op grond van de beweerde merkinbreuk had getroffen. Het komt de rechtbank aannemelijk voor dat Garden Impressions en 't Inboedelke daarover contact hebben gehad - zoals zij hebben gesteld -, wat echter nog niet betekent dat Garden Impressions daadwerkelijk de leverancier is geweest.

2.16. Het verweer van Van Cranenbroek tegen de gevorderde veroordeling tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat, dat Garden Impressions niet aannemelijk heeft gemaakt, laat staan bewezen, dat schade is geleden waarvoor Van Cranenbroek aansprakelijk zou zijn, kan Van Cranenbroek in deze procedure niet baten. Volgens vaste rechtspraak is voor toewijzing van een vordering tot vergoeding van schade op te maken bij staat, wat het element schade betreft, voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is.

Rechtbank 's-Gravenhage 25 januari 2012, HA ZA 11-1939 (Informa tegen Multi Tasking beheer)

In navolging van diverse Multi Tasking / Informa-KG's.

De Rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen. De forumkeuzebepaling in de in 1991 tussen Informa Europe en Multi Tasking tot stand gekomen distributieovereenkomst luidt, voor zover thans van belang, als volgt: Artikel 10. Geschillen Voor de toepassing in dit contract geldt de belgische wetgeving en elk geschil behoort tot de bevoegdheid van de belgische rechtsmacht. (...)

4.3. De vorderingen van Informa Europe tegen Multi Tasking zijn deels gebaseerd op inbreuk op het gestelde Benelux woordmerk. De bevoegdheid dient in zoverre daarom te worden beoordeeld aan de hand van artikel 4.6 BVIE (Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), zie artikel 71 EEX-Vo). Nu sprake is van een uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst als bedoeld in lid 1 van dat artikel, dient het geschil te worden beoordeeld door de Belgische rechter.

Vzr. Rechtbank Almelo 8 februari 2012, LJN BV3879 (TD Poultry Processing B.V. tegen Nijland c.s.) - grosse KG ZA 12-12

Met dank aan Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Huib Berendschot, AKD advocaten & notarissen.

Merkenrecht uit faillissement gekocht. Normaal gebruik in gewijzigde vorm. Auteursrechtelijke bescherming merk. TD Poultry en Nijland houden zich beiden bezig met verkoop, productie en verwerking van pluimveeproducten. Uit faillissement heeft TD Poultry het merk woord-beeldmerk "Olympia Luxus Hänchen" overgenomen. Nijland heeft een Benelux depot verricht voor Benelux woord-beeldmerk "Olympia Chicken", en Gemeenschapswoord-beeldmerk"Premium quality olympia chicken" en -woordmerk "Olympia".

Nu de merken voorts voor dezelfde waren en diensten worden gebruikt binnen het beperkte afzetgebied van partijen (groothandels) is naar voorlopig oordeel sprake van merkinbreuk 2.20 lid 1 sub b BVIE. Voor beoordeling van normaal gebruik hoeft het merk niet altijd kwantitatief gezien omvangrijk te zijn gebruikt om als normaal gebruik te kunnen worden beschouwd. In 2008 heeft Fraas haar merk nog gehandhaafd bij de rechtbank Groningen (IEF 7042).

Het enkele gebruik van een merk in een andere opmaak, ook wanneer het merk wordt gebruikt in een andere kleurstelling (de achtergrond), dient niet te worden aangemerkt als een wijziging van het onderscheidende vermogen van het merk. Nijland wordt veroordeeld de merken (zoals geregistreerd bij BBIE en de EU-merken) te staken en gestaakt te houden. De vordering gebaseerd op de auteursrechtelijke bescherming van het merk wordt eveneens toegewezen, voor zover dit ziet op de inbreuk op het auteursrecht van het onderhavige merk buiten de Benelux.

4.6. Het verweer van het Nijland concern dat het merk dient te worden gebruik zoals destijds is ingeschreven en dat het door haar gebruikte merk volkomen anders is dan het geregistreerde merk van TD Poultry, dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter te worden verworpen. Het is weliswaar juist dat het door TD Poultry gebruikte merk niet identiek is aan de merkregistratie zoals onder 4.3. weergegeven, maar artikel 2.26 lid 2 BVIE bepaalt dat voor de toepassing van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE onder gebruik van het merk mede wordt verstaan het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Er is, zoals onder 4.3 is overwogen, sprake van duidelijke overeenkomsten tussen de gebruikte merken. Het enkele gebruik van een merk in een andere opmaak, ook wanneer het merk wordt gebruikt in een andere kleurstelling (de achtergrond), dient niet te worden aangemerkt als een wijziging van het onderscheidende vermogen van het merk (vgl. Hof Amsterdam 11 mei 2006, BIE 2007, 74). Het feit dat de tekst onder en boven het opvallend in een rode ovaal geplaatste woord "Olympia" afwijkt van het geregistreerde merk, doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter evenmin af aan het onderscheidend vermogen.

4.11. Het verweer van het Nijland concern dat het handhaven van een merkrecht via het auteursrecht niet zomaar is toegelaten en dat TD Poultry een specifiek belang daartoe onvoldoende zou hebben gesteld, slaagt naar het oordeel van de voorzieningenrechter evenmin. Het is juist dat het handhaven van een merkrecht via het auteursrecht niet zomaar is toegelaten (vgl. HR 6 februari 1998, BIE 1998, 52). Er moet sprake zijn van een specifiek belang bij handhaving van het auteursrecht, welk belang duidelijk te onderscheiden moet zijn van het belang bij handhaving van het merkrecht. Dat specifieke belang heeft TD Poultry in haar dagvaarding naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende gesteld, namelijk het handhaven van haar auteursrecht buiten de Benelux. Haar vordering ten aanzien van het auteursrecht strekt zich uit over de gehele wereld. Voorts heeft TD Poultry onbetwist gesteld dat zij zich in het bijzonder bezig houdt met de export van pluimveeproducten buiten de Benelux, zodat zij ook een belang heeft bij een wereldwijd verbod. De vordering onder II zal derhalve eveneens worden toegewezen, voor zover dit ziet op de inbreuk op het auteursrecht van het onderhavige merk buiten de Benelux. Ook dit verbod zal met ingang van 1 maart 2012 worden toegewezen, gelet op hetgeen onder rechtsoverweging 4.9 is overwogen.

Lees het vonnis hier (LJN BV3879, grosse KG ZA 12-12).

Rechtbank Zwolle-Lelystad 21 april 2010, HA ZA 08-808 (Van Cranenbroek tegen Garden Impressions / 't Inboedelke BVBA) - tussenvonnis 25 augustus 2010 - tussenvonnis 9 maart 2011 2

Met dank aan Niels Mulder, DLA Piper.

Zojuist ingezonden. Merkgebruik. Restpartijhandel. Woordmerk in (jonger) beeldmerk verwerkt. Omvang van de inbreuk en de bewijsvoering daaromtrent. Tussenvonnis met deskundigenbenoeming. Tweede tussenvonnis: onderzoek deskundige is gepasseerd station, Van Cranenbroek draagt rekening en risico. Getuigenverhoor.

Van Cranenbroek verhandelt producten voor tuininrichting/onderhoud en is houdster van Benelux woordmerk BOIS LE DUC en beeldmerk met woordelement COLLECTION BOIS LE DUC. Garden Impressions is gespecialiseerd in tuinmeubelhandel en 't Inboedelke handelt in restpartijen en koopt regelmatig in bij Garden Impressions.

Bij 't Inboedelke staan Teakhouten tuinstoelen voorzien van artikelherkenningslabels die Van Cranenbroek voerde (nieuw depot). Vermoedelijk is Garden Impressions de leverancier en aldaar wordt bewijsbeslag gelegd.

Van Cranenbroek - 't Inboedelke: het staat vast dat een aantal stoelen is aangeboden voorzien van het beeldmerk, waar het (eerder geregistreerde woordmerk deel van uitmaakt). Een bevrijdend verweer door een beroep op uitputting (2.23 lid 3 BVIE) wordt echter niet toereikend feitelijk onderbouwd. Omdat van een ondernemer mag worden verwacht dat deze nauwkeurig de waren onderzoekt die zij ten verkoop aanbiedt. Dat klemt te meer bij een onderneming als 't Inboedelke waar ongeregeld partijen worden aangeboden. De omvang van de inbreuk staat niet vast.

Van Cranenbroek - Garden Impressions: Garden Impressions heeft nimmer het type stoel verkocht en Van Cranenbroek, op wie de bewijslast rust, heeft daarvan geen bewijs overlegt. Het komt de rechtbank geraden voor een forensisch accountant de bescheiden te laten onderzoeken, omdat (i) 't Inboedelke Garden Impressions aanvankelijk als haar leverancier aanwees en (ii) Garden Impressions eerder, zij het een tiental jaren geleden vergelijkbare stoelen aan Van Cranenbroek heeft geleverd. Na dit deskundigenbericht mag Van Cranenbroek nog eventueel (nader) bewijs door getuigen aanbieden.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. Ook beslissing op de reconventionele vordering gebaseerd op onrechtmatig beslag wordt aangehouden. In het laatste tussenvonnis wordt Van Cranenbroek gemaand tot schikken. Mede gelet op Van Cranenbroek’s eigen stelling dat de proceskosten niet in verhouding staan tot de met de inbreuk geleden schade. Ten overvloede wijst de rechtbank op de mogelijkheid van de schadestaatprocedure.

6.1. Onbetwist staat vast dat 't Inboedelke in juli 2007 een aantal vijf-standen stoelen voorzien van het beeldmerk te koop aanbood. Juist is dat het beeldmerk eerst daarna is geregistreerd, zodat 't Inboedelke daarop geen inbreuk heeft gemaakt. Wel had Van Cranenbroek het woordmerk reeds in 1999 laten registreren. Nu het woordmerk een onderdeel is van het beeldmerk maakte 't Inboedelke in beginsel inbreuk op het uitsluitend recht van Van Cranenbroek op het merk door bedoelde stoelen ten verkoop aan te bieden. Dat 't Inboedelke het beeldmerk niet had opgemerkt moge zo zijn maar dat disculpeert haar niet ten aanzien van de merkinbreuk, omdat van een ondernemer mag worden verwacht dat deze nauwkeurig de waren onderzoekt die zij ten verkoop aanbiedt. Dat klemt te meer bij een onderneming als 't Inboedelke waar ongeregeld partijen worden aangeboden.

6.2. Uit het verweer van 't Inboedelke begrijpt de rechtbank dat deze zich beroept op uitputting van het merk als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE, in die zin dat de stoelen door of met toestemming van Van Cranenbroek in de Europese Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Van Cranenbroek bestrijdt dat. Het ligt dan op de web van 't Inboedelke om feiten te stellen, en zonodig te bewijzen, waaruit kan volgen dat haar bevrijdend verweer juist is. Het feit dat de stoelen waren voorzien van het beeldmerk en dat verpakking en labels van Van Cranenbroek afkomstig waren is daartoe niet dienstig. De stelling van 't Inboedelke dat aannemelijk is dat Van Cranenbroek wel toestemming zal hebben gegeven om de stoelen in het verkeer te brengen, is zonder nadere feitelijke onderbouwing -welke ontbreekt- niet toereikend. Anders dan 't Inboedelke meent ligt het noch op de weg van Van Cranenbroek noch op de weg van Garden Impressions om aan 't Inboedelke te verklaren waar de bij haar aangetroffen stoelen hun oorsprong hebben gevonden. De rechtbank passeert daarom dit verweer.

Uit tussenvonnis 2 - rekening en risico/gepasseerd station:
2.3. De omstandigheid dat Van Cranenbroek het voorschotbedrag niet heeft betaald waardoor het deskundigenonderzoek geen doorgang heeft gevonden, komt naar het oordeel van de rechtbank voor rekening en risico van Van Cranenbroek. Dit betekent dat een onderzoek door een deskundige naar de in het kader van het bewijsbeslag in beslag genomen stukken in deze procedure een gepasseerd station is. Indien en voor zover het achterwege blijven van het bevolen deskundigenbericht in het verdere verloop van deze procedure ook anderszins van belang zal blijken te zijn voor een te nemen beslissing, zal de rechtbank op grond van artikel 196 lid 2 Rv daaruit de gevolgtrekking maken die de rechtbank geraden acht. Dit betekent echter niet dat Van Cranenbroek niet meer in de gelegenheid dient te worden gesteld het van haar verlangde bewijs door middel van getuigen te leveren.

2.5. Gelet op voorgaande overweging en mede gelet op de proceskosten die gemoeid zullen zijn met voortprocederen, geeft de rechtbank partijen in het licht van de eigen stelling van Van Cranenbroek dat een bedrag van EUR 37.000,00 niet in verhouding staat tot de met de inbreuk geleden schade e.g. de aanspraak op winstafdracht, nadrukkelijk in overweging (nogmaals) te trachten een schikking te bereiken met betrekking tot de geschillen in conventie en in reconventie.

Ten overvloede wijst de rechtbank Van Cranenbroek erop dat als de rechtbank al wel tot een verwijzing naar de schadestaatprocedure had kunnen komen, Van Cranenbroek zich vervolgens wederom geconfronteerd had gezien met de op haar rustende bewijslast. Ook in die schadestaatprocedure zou immers een afweging tussen de hoogte van de kosten van een deskundigenonderzoek en de hoogte van geleden schade noodzakelijk zijn geweest.

Rechtbank 's-Gravenhage 8 februari 2012, HA ZA 10-1025 (Quilate Serviços LDA tegen Foralways) - grosse

Merkenrecht. Quilate heeft gemeenschapswoordmerk UNA PASION ARGENTINA gedeponeerd waartegen Foralways oppositie heeft ingesteld op basis van haar oudere L'ARGENTINA-merken.

Quilate roept als nietigheidsgrond 2.28 lid 1 onder c BVIE (overeenstemmend met absolute weigeringsgrond 2.11 BVIE) in. Deze grond ziet op merken die uitsluitend bestaan uit een aanduiding van onder meer soort, bestemming en plaats van herkomst en dus zou L'ARGENTINA beschrijvend zijn.

Beantwoord moet worden "of Argentinië een land aanduidt dat in de opvatting van de betrokken kringen met kleding, schoeisel en/of hoofddeksels in verband wordt gebracht, dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is" (r.o. 4.7). Ondanks dat de vorderingen worden onderbouwd met stellingen en bewijzen dat Argentinië een omvangrijke kledingindustrie heeft en een opkomend modeland is (ook H.K.H. prinses Máxima wordt erbij betrokken), worden de vorderingen afgewezen. Ook is er geen misleiding betreffende de herkomst. Dat door bevoegde autoriteiten in andere landen het woordmerk is geweigerd, doet niets af aan de beoordeling door deze rechter.

4.4. Naar het oordeel van de rechtbank slaagt het verweer van Foralways dat de L'ARGENTINA beeldmerken al niet nietig zijn op grond van de hiervoor genoemde bepaling omdat die merken niet uitsluitend bestaan uit de tekens L'ARGENTINE, waar Quilate stelt dat deze beschrijvend zijn, hetgeen Quilate betwist. In deze merken is het woord L'ARGENTINA in witte letters geplaatst in een halve cirkel in een donkerblauwe rechthoek met in het midden van de rechthoek boven de letters een gouden kroon. Anders dan Quilate stelt, heeft de combinatie van de toegevoegde beeldelementen op zichzelf onderscheidend vermogen zodat die elementen bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de L'ARGENTINA beeldmerken.

4.10. Naar oordeel van de rechtbank slaagt het verweer van Foralways dat uit de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden niet blijkt dat de betrokken kringen in de Benelux kleding in verband brengen met het land Argentinië. Het feit dat Argentinië een kledingindustrie heeft met Argentijns ontwerpers, is hiertoe onvoldoende, omdat dit voor nagenoeg ieder land zal opgaan zodat dit, zonder bijkomende omstandigheden die niet zijn gesteld, noch zijn gebleken, niet kan leiden tot de conclusie dat dit kenmerken zijn van Argentinië.

Misleiding:
4.19. Voorts heeft Quilate, gelet op de gemotiveerde betwisting door Foralways, onvoldoende nader onderbouwd dat is voldaan aan de vereiste dat er sprake is van werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument. Daarbij weegt de rechtbank mee dat Foralways onweersproken heeft gesteld dat consumenten bekend zijn met en gewend zijn aan kledingmerken die geografische tekens bevatten die niet verwijzen naar de herkomst van de waren of de oorsprong van de merkhouder, zoals bijvoorbeeld de merken SCAPA OF SCOTLAND, NAPAPIJRI, BOSTON BROTHERS, ROCKPORT, NEWYORKER, CHAMONIX, CLOPPENBURG, PORT LOUIS, BURLINGTON en NEW ZEALAND AUCKLAND.

Hof van Beroep Brussel 7 februari 2012, 2009/AR/560 (Responsible Young Drivers tegen McCann Erickson en Centrum voor Beeldexpressie)

Met dank aan Kristof Neefs en Paul Maeyaert, ALTIUS.

België. Merkenrecht. Handelend onder de naam Responsible Young Drivers, tevens als Benelux woordmerk geregistreerd, stimuleert de stichting van openbaar nut verantwoord rijden onder jongeren.

Geïntimeerde organiseert een wedstrijd met een wervend karakter waarbij studenten van kunsthogescholen de doelgroep zijn (zie inzet voor uiting op MySpace). In de creative briefing werd aangekondigd dat RESPONIBLE YOUNG DRIVERS vermeld moest worden als klant en merk. De hoofdprijs was een stageplaats bij reclamebureau McCann Erickson. Vanwege dit geschil is de naam uit de creative briefing voor een fictieve organisatie, met hetzelfde doel, gewijzigd in "De Bende van de nachtrijders".

Over het merkenrechtelijk gebruik in het economisch verkeer: de wedstrijd heeft een wervend karakter, want de hoofdprijs was een stageplaats bij de inrichter (r.o. 21 e.v.).

Interessante overwegingen omtrent de communicatie- en investeringsfunctie van het merk (r.o. 32-33). De communicatiestrategie van de merkhouder die bepaalde waarden uitdraagt. Het gebruik door geïntimeerde strookt niet met de beoogde merkuitstraling. De vervangnaam werd door de deelnemers van de wedstrijd en de vakpers onvermijdelijk geassocieerd met de eerdere creative briefing en de organisatie RYD. Dit doet afbreuk aan de door appellante beoogde merkuitstraling.

r.o. 21 Eerste geïntimeerde is geen onderwijsinstelling, doch een commercieel reclamebureau en een commerciële vennootschap.

Het gelaakte gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" kwalificeert om twee redenen als "gebruik in het economische verkeer"; (1) eerste geïntimeerde beoogt hiermee toekomstig personeel aan te trekken of minstens te identificeren en (2) het teken wordt gebruikt voor associatie met de diensten van appellante en om aldus bekendheid te verwerven bij studenten, de pers en potentiële klanten of, met andere woorden, als reclamemiddel. (...) Het nagestreefde voordeel, het verwerven van talent, staat buiten kijf.

Ook dit nagestreefde economisch voordeel, het associëren van eerste geïntimeerde en derhalve haar handelsactiviteiten met het imago en de diensten van appellante, geeft aanleiding tot de vaststelling dat er sprake is van gebruik van het teken in het economisch verkeer.

Tot slot stelt het hof vast dat, wanneer een commercieel reclamebureau een wedstrijd uitschrijft zoals dat in casu in concreto gebeurde, dit (tevens) gebeurt als een vorm van reclame die erop gericht is om rond de onderneming in kwestie goodwill te creëren. Ook de nagestreefde goodwill is een economisch voordeel.

32. Wat de afbreuk aan de overige functies van het merk betreft:
Daarenboven doet het gebruik van het teken door eerste geìntimeerde eveneens afbreuk aan de communicatie/ en investeringsfunctie van het merk. (...)

Nadat appellante te kennen had gegeven dat zij niet gediend was met dergelijk gebruik van een aan haar woordmerk identiek teken, verving eerste geïntimeerde dit teken tot ontzetting van appellante door "De Bende van de Nachtrijders". Door het aanvankelijk gebruik van het teken "Responsible Young Drivers", werd de vervangnaam "de Bende van de Nachtrijders" hiermee echter onvermijdelijk geassocieerd door de deelnemers van de wedstrijd en de vakpers. Dit doet afbreuk aan de door appellante beoogde merkuitstraling. Uit de inzendingen van de studenten, waaronder de winnende inzending, blijkt bovendien dat de studenten de opdracht zo hebben opgevat dat zij vrijwilligers diende te werven voor het naar huis rijden van dronken chauffeurs, hetgeen niet strookt met de communicatiestrategie van appellante.

33. het hof besluit dat eerste geïntimeerde niet enkel de herkomstfunctie, maar ook de communicatie- en investeringsfunctie van het merk van appellante heeft geschaad.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard zijn om door te nemen. Deze lijst van 9 opposities was nog niet eerder beschikbaar, zie onder laatste BBIE serie januari 2012-bericht hier.

Eerder in deze serie verschenen: BBIE serie titel.

Gerecht EU  7 februari 2012, zaak T-305/10 (Hartmann-Lamboy tegen OHIM/Diptyque) - dossier

Merkenrecht. Aanvrager van het gemeenschapswoordmerk DYNIQUE komt in de oppositieprocedure de houdster van het woordmerk DIPTYQUE tegen. De oppositieafdeling wijst oppositie toe, het beroep wordt gedeeltelijk verworpen. Middel: Er is geen verwarringsgevaar.

Gerecht EU: Er zijn geen fouten gemaakt bij de definitie van het relevante publiek. De lettercombinatie YNI lijkt op YPTI. Ondanks dat in de Duitse taal soms de Y wordt uitgesproken als Ü, heeft dat enkele feit geen invloed op de beoordeling. Er is wel verwarringsgevaar mogelijk, en de klacht wordt afgewezen.

30      Die Beschwerdekammer stellte jedoch in Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung zu Recht fest, dass die Buchstaben „I“ und „Y“ in einem wesentlichen Teil der Union, so insbesondere im Spanischen und Französischen, identisch ausgesprochen werden. So bewirkt insbesondere die Identität der ersten und der letzten Silbe, die wie „di“ und „ik“ ausgesprochen werden, eine ausgeprägte klangliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit. Allein der Umstand, dass insbesondere im Deutschen die Buchstaben „I“ und „Y“ manchmal unterschiedlich ausgesprochen werden, kann diese klangliche Wahrnehmung durch einen nicht zu vernachlässigenden Teil der Verbraucher der Union nicht berühren (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil Darstellung eines Buchstabens auf einer Hosentasche, oben in Randnr. 26 angeführt, Randnrn. 118 und 119). Weiter ist das Argument der Klägerin als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen, wonach im Französischen die Buchstaben „I“ und „Y“ nicht identisch ausgesprochen würden, wenn sich der Buchstabe „Y“ zwischen zwei Konsonanten befinde, womit der Buchstabe „I“ wie ein „Ü“ auszusprechen sei; dies hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, wie im Sitzungsprotokoll vermerkt worden ist. Die Beschwerdekammer hat ebenfalls fehlerfrei festgestellt, dass beide Zeichen den starken und deutlich vernehmbaren Vokal „I“ enthielten, während es sich bei den jeweiligen mittleren Buchstaben „P“, „T“ und „N“ nur um stimmlose, bei der Aussprache kaum hörbare Konsonanten handele. Die Beschwerdekammer ist schließlich ebenso zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass eine klangliche Zeichenähnlichkeit vorliege, da die streitigen Zeichen von identischer Länge mit identischer Vokalfolge seien, wodurch Rhythmus und Betonung sehr ähnlich würden.

31      Hinsichtlich des begrifflichen Vergleichs rügt die Klägerin die in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung enthaltene Begründung. Insoweit weist das Gericht darauf hin, dass unstreitig das französische Wort „diptyque“ sich auf ein aus zwei Teilen bestehendes Kunstwerk, etwa eine Skulptur, einen Altar oder ein Gemälde, bezieht, während das Wort „Dynique“ in allen Sprachen der Union ohne begriffliche Bedeutung ist. Insoweit wendet sich die Klägerin lediglich zum einen gegen die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung, wonach die meisten maßgeblichen Verbraucher dazu neigten, den Begriff „Diptyque“ als Phantasiewort ohne begriffliche Bedeutung wahrzunehmen, da er die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen nicht beschreibe, und zum anderen gegen den zugrunde gelegten Aufmerksamkeitsgrad dieser Verbraucher, der nach Auffassung der Klägerin besonders hoch ist. Abgesehen davon, dass die Klägerin keinen überzeugenden Beweis dafür beigebracht hat, dass das relevante Publikum eine solche, besonders erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legt (vgl. oben, Randnr. 25), hat sie aber auch nicht nachgewiesen, dass dieses Publikum beim Erwerb kosmetischer Produkte oder Dienstleistungen geneigt sein wird, den Begriff „Diptyque“ in der speziellen technischen Bedeutung aufzufassen, den er im Bereich der Kunst hat. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin im Übrigen eingeräumt, dass dies tatsächlich nicht der Fall ist, was im Sitzungsprotokoll vermerkt worden ist. In Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung konnte die Beschwerdekammer daher fehlerfrei zu dem Ergebnis gelangen, dass es sich bei den einander gegenüberstehenden Zeichen um Phantasiewörter handelt, die dem Durchschnittsverbraucher keinen begrifflichen Vergleich ermöglichen. Mangels einer aus der Sicht des relevanten Publikums eindeutigen und bestimmten Bedeutung des Wortes „Dyptique“, die es ihm erlaubte, dessen kunstbezogenen Aussagegehalt in der Situation eines solchen Erwerbsgeschäfts unmittelbar zu erfassen, ist dieser begriffliche Unterschied nicht geeignet, die zwischen den Zeichen festgestellten bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten im Sinne der oben in Randnr. 21 angeführten Rechtsprechung zu neutralisieren.

32      Was schließlich die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr angeht, wirft die Klägerin der Beschwerdekammer vor, dass ihre in den Randnrn. 23 ff. der angefochtenen Entscheidung wiedergegebene Beurteilung lückenhaft sei. Abgesehen davon, dass die Beschwerdekammer den besonders hohen Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise bei Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 44 außer Acht gelassen habe, habe sie nicht hinreichend berücksichtigt, dass die ältere Marke nur über eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft verfüge. So stelle das Wort „Diptyque“ eine rein beschreibende Angabe dar, die im Französischen, Englischen und Deutschen insbesondere „zweiteilige Schreibtafel“ bedeute, was im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch die Beschwerdekammer keine Berücksichtigung gefunden habe. Die schwache Kennzeichnungskraft der älteren Marke werde dadurch bestätigt, dass es unzählige ähnlich gebildete Marken und Wörter gebe, die auf das französische Suffix „ique“ endeten. Dieses sehr geläufige Suffix sei als Markenbestandteil nicht geeignet, eine Ähnlichkeit zwischen Marken zu begründen, weil dies eine übermäßige Ausschließlichkeit bewirkte, noch könne es als das dominierende Element einer Marke angesehen werden, das die Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise auf sich lenke.

33      Insoweit genügt die Feststellung, dass angesichts der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 44 des Nizzaer Abkommens sowie der bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der Zeichen die Beschwerdekammer zu Recht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr besteht.

Op andere blogs: Marques.

Gerecht EU 7 februari 2012, zaak T-424/10 (Dosenbach-Ochsner tegen OHIM/Sisma) - dossier

Merkenrecht. Standaardformulier en grotere onderscheidend vermogen. Toets groot onderscheidend vermogen volgt uit bewijs.

Verzoekster SISMA verzoekt tot nietigverklaring van het beeldmerk dat een rechthoek met olifanten weergeeft op basis van haar internationaal Tsjechisch en Duits beeldmerk en Duits woordmerk ELEFANTEN (beiden klassen 24, 25). De nietigheidsafdeling wijst de vordering af, het beroep wordt verworpen. Middel: conflicterende merken stemmen overeen, des te meer omdat door intensief gebruik door verzoekster het merk een groot onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Gerecht EU: Fonetisch en vooral begripsmatig komen "olifant" en "olifanten" overeen. Betreffende het grote onderscheidend vermogen is aangevoerd dat dit niet op het standaardformulier voor vorderingen tot nietigverklaring is aangevoerd. Het standaardformulier bevat echter geen onderdeel dat het het onderscheidend vermogen van de oudere merken betreft, maar enkel een onderdeel dat het de eventuele – in casu niet aangevoerde – reputatie ervan betreft. Bovendien volgt niet uit verordening nr. 40/94 en verordening nr. 207/2009 dat de aanspraak op het grotere onderscheidend vermogen van het oudere merk bij het indienen van de vordering tot nietigverklaring moet worden geformuleerd om ontvankelijk te zijn. Uit de bewijsstukken had het OHIM niet alleen normaal gebruik kunnen afleiden, maar ook  het eventuele door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het merk.

Overeenstemming

50      Wat in die context de begripsmatige perceptie van het bestreden merk betreft, is eerst in punt 30 hierboven vastgesteld dat de omstandigheid dat het bestreden merk diagonale lijnen van olifanten omvat, irrelevant is voor de perceptie van het relevante publiek. Het relevante publiek zal dan ook geen bijzondere indeling zien in de in het bestreden merk afgebeelde reeks olifanten. Vervolgens blijkt uit punt 29 hierboven dat de rechthoek met afgeronde hoeken rond de afbeelding van de olifanten in het bestreden merk zal worden opgevat als een afbakening van het merk in de ruimte. In dat opzicht zal geen enkele bijzondere begripsmatige inhoud worden gegeven aan dat element. Rekening houdend met het feit dat de gemiddelde consument over het algemeen moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (zie in die zin arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 26), zal de begripsmatige perceptie van het bestreden merk tot slot niet worden beïnvloed door de aanwezigheid van olifanten van verschillende groottes.

51      Bijgevolg zal het relevante publiek het bestreden merk aldus opvatten dat het op begripsmatig vlak gewoon betrekking heeft op olifanten. Verzoekster voert dus terecht aan dat het bestreden merk en het oudere woordmerk begripsmatig gelijk zijn.

52      Wat de begripsmatige vergelijking tussen het bestreden merk en de oudere beeldmerken betreft, wordt niet betwist dat deze laatste merken aldus worden opgevat dat zij op het begrip „olifant” betrekking hebben. Aangezien de begrippen „olifant” en „olifanten” bij elkaar in de buurt liggen, bestaat er, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld, een begripsmatige overeenstemming tussen het bestreden merk en de oudere beeldmerken.

Standaardformulier:
60      Zo betoogt het BHIM ten eerste dat verzoekster het grotere onderscheidend vermogen van de oudere merken niet heeft aangevoerd in het op 20 februari 2007 ingediende standaardformulier voor vorderingen tot nietigverklaring en in de bij dit formulier gevoegde opmerkingen.

61      Het standaardformulier bevat echter geen onderdeel dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken betreft, maar enkel een onderdeel dat de eventuele – in casu niet aangevoerde – reputatie ervan betreft.

62      Bovendien volgt niet uit verordening nr. 40/94 en verordening nr. 207/2009 dat de aanspraak op het grotere onderscheidend vermogen van het oudere merk bij het indienen van de vordering tot nietigverklaring moet worden geformuleerd om ontvankelijk te zijn.

Toets groot onderscheidend vermogen volgt uit bewijs

68      Bovendien waren die gegevens, te weten reclame waarin de oudere merken voorkwamen en verklaringen op erewoord over de verkoopvolumes van de door dit merk aangeduide waren, op het eerste gezicht niet alleen relevant voor het normaal gebruik van de oudere merken, maar ook voor het eventuele door gebruik verkregen onderscheidend vermogen ervan.