Alle rechtspraak  

GvEA, 19 juni 2008, Zaak T-93/06, Mülhens GmbH & Co. KG tegen OHIM /  Spa Monopole (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Oppositieprocedure op grond van ouder Benelux woordmerk SPA (water) tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk MINERAL SPA (cosmetica). Oppositie toegewezen door OHIM en Gerecht, waarbij de bekendheid van het merk doorslaggevend is. Ongerechtvaardigd voordeel trekken & the risk of a free-riding transfer of the advertising effort made by the proprietor of the earlier mark.

“34. The Board of Appeal states, at paragraph 26 of the contested decision, that the earlier trade mark enjoys a huge reputation in the Benelux for mineral water. As the Board of Appeal states at paragraph 24 of the contested decision, and the intervener points out in its response, the earlier trade mark has been used continuously in the Benelux for a number of years; SPA water is available throughout the territory of the Benelux with a strong presence in both mass and small-scale distribution; and Spa Monopole is the leader on the market for mineral water with a market share of 23.6%, has made significant advertising investments and sponsors a number of sports events. Those facts demonstrate that the earlier trade mark has a reputation, which is, at the very least, very significant in the Benelux for mineral water.

(…) 40. The concept of the unfair advantage taken of the repute of the earlier mark by the use without due cause of the mark applied for concerns the risk that the image of the mark with a reputation or the characteristics which it projects are transferred to the goods covered by the mark applied for, with the result that the marketing of those goods is made easier by that association with the earlier mark with a reputation (VIPS, paragraph 40).

GvEA, 18 juni 2008, zaak T-175/06, The Coca-Cola Company tegen OHIM / San Polo Srl

Oppositieprocedure op grond van oudere Oostenrijkse en Duitse woordmerken MEZZO en MEZZOMIX tegen aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk (wijnetiket) MEZZOPANE. Oppositie afgewezen door OHIM en Gerecht. “In casu is het Gerecht van oordeel dat wijn noch onontbeerlijk, noch belangrijk is voor het gebruik van bier, en omgekeerd.”

“106. (…) Stellig blijft bij de relevante consument slechts een onvolmaakt beeld van de betrokken merken achter, zodat hun gemeenschappelijk bestanddeel, te weten het woord „mezzo”, tot enige overeenstemming tussen hen leidt. Bovendien verhoogt de onbetwiste bekendheid van het merk MEZZOMIX het gevaar voor verwarring tussen dit oudere merk en het aangevraagde merk MEZZOPANE.

107. Niettemin is het Gerecht van oordeel dat, gelet op de onderlinge samenhang tussen de verschillende in aanmerking te nemen factoren en de bekendheid van het oudere merk MEZZOMIX, niet kan worden geconcludeerd dat gevaar bestaat voor verwarring tussen het aangevraagde merk MEZZOPANE en de oudere merken MEZZO en MEZZOMIX. Ondanks de bekendheid van het oudere merk MEZZOMIX bestaat er volgens het Gerecht immers geen gevaar dat de relevante consument in verwarring wordt gebracht met betrekking tot de commerciële herkomst van de waren van het aangevraagde merk MEZZOPANE, enerzijds, en van de oudere merken MEZZO en MEZZOMIX, anderzijds, gelet op het ontbreken van soortgelijkheid tussen de betrokken waren, in combinatie met de gemiddelde visuele en fonetische overeenstemming tussen de betrokken merken en met de omstandigheid dat de betrokken merken in het Duits geen betekenis hebben. De verschillen tussen de betrokken merken en waren, zoals die in de punten 29 en volgende en in de punten 61 en volgende zijn aangegeven, volstaan immers om – algemeen genomen – uit te sluiten dat het relevante publiek zou kunnen geloven dat de door het aangevraagde merk aangeduide wijnen en de door de oudere merken aangeduide bieren en andere dranken eenzelfde herkomst hebben, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de bekendheid van het oudere merk MEZZOMIX voor gemengde dranken op basis van limonade.

108. Derhalve is het Gerecht van oordeel dat verzoekster uit de in het arrest Canon (punt 19 supra) ontwikkelde rechtspraak ten onrechte afleidt dat het ontbreken van soortgelijkheid van de betrokken waren in casu niet beslissend kan zijn, gelet op de overeenstemming tussen de betrokken merken en het onderscheidend vermogen van het oudere merk MEZZOMIX.

109. Gelet op een en ander, is het Gerecht van oordeel dat uit de totale beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en de oudere merken volgt, dat tussen deze merken geen gevaar voor verwarring bestaat.”

Lees het arrest hier.

- EMOTION tegen EMOCION (toegewezen)
- HERIAN tegen HERIAN (toegewezen)
- ALADIN tegen ALADIN (toegewezen)
- WWF/PANDA tegen PANDA-PRIME (afgewezen)
- OVT tegen OVG (afgewezen)

Lees de beslissingen hier

Hoge Raad, 13 juni 2008, conclusie A-G Verkade, rekestnummer 07/12387, The Procter & Gamble Company tegen het BBIE.

Mini Verkade-album (slechts 9 pagina’s!). Weigering vormmerk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

4.2. Volgens de (enige) klacht van het middel is dat niet het geval, omdat het hof blijkens de overweging in rov. 11: 'Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking komend publiek, de door P&G gedeponeerde vorm niet herkennen als merk' miskend zou hebben dat het BVIE en de Merkenrichtlijn 89/104/EEG ter voldoening aan het vereiste van onderscheidend vermogen nergens de eis van het ‘door het publiek herkennen als merk' stellen. Volgens het middel maakt het hof de klassieke fout te eisen dat het publiek de vorm ook herkent als merk. Dat vereiste is verworpen door BenGH 16 december 1991, NJ 1993, 596, en wordt ook door het HvJ EG niet gesteld.

(…)4.6.1. De onjuiste (onwelwillende) lezing van 's hofs beschikking in het middel is kennelijk geïnspireerd door de hoop om op die manier de Hoge Raad de beschikking te doen vernietigen wegens strijd met het recht, waartoe het middel verwijst naar BenGH 16 december 1991 ('Burberrys II'). In dat arrest is het vereiste van een door de ondernemer tot het publiek  gericht teken dat de waar van hem afkomstig is, inderdaad verworpen. Lezing van dat arrest (in het bijzonder rov. 23 t/m 26) leert intussen dat het hier specifiek ging om de (door de verwijzende rechter gestelde) vraag of vereist is dat het publiek het teken (ook) opvat als een daartoe tot het publiek gerichte herkomstaanduider. Die vraag was begrijpelijk tegen de achtergrond van de Burberrys-zaak: het inroepen van merkenrechtelijke bescherming voor het in onder meer voeringen van jassen door Burberrys Ltd gebezigde (bekende) ruitmotief, welk ruitmotief allicht als specifiek voor een bepaalde kledingonderneming herkend zou worden, maar waarvan betwist werd dat Burberrys het ook als herkomstaanduider bezigde en dat het publiek het als zodanig opvatte. Als gezegd verwierp het BenGH een aan het merk te stellen eis in laatstbedoelde zin. Het BenGM ging evenwel bepaald niet zo ver dat óók niet vereist zou zijn dat (een relevant deel van) het in aanmerking komende publiek de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent: integendeel, zie rov. 24 jo. 20. In die zin diende óók volgens het Benelux-Gerechtshof het publiek het teken als merk (= als een teken dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden) te kunnen herkennen, en in die zin achtte ook het BenGH de opvatting van (een relevant deel van) het in aanmerking komende publiek bepalend.

4.6.2 (…)Van een achtergrond als spelend in de Burberrys-zaak, die aanleiding zou kunnen of moeten geven tot de in het cassatiemiddel bedoelde lezing, is in de onderhavige zaak geen sprake (het middel reikt ook niets in die zin aan). Dat zou anders geweest kunnen zijn indien het  hof iets had overwogen (of het Bureau stelling genomen zou hebben) in de zin dat de door P&C als vormmerk gedeponeerde vorm wél herkend zou worden als afkomstig van een bepaalde onderneming, maar dat aan merkenrechtelijke bescherming niettemin in de weg zou staan de omstandigheid dat geen sprake was van een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat de waar van hem afkomstig is is. Daarvan is geen sprake. Daarom is de lezing door P&G van de door haar bestreden volzin geheel onaannemelijk, en is (ook) dit gebrek aan feitelijke grondslag voor de cassatieklacht gegeven. “

Lees de conclusie hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 juni 2008, KG ZA 08-544, Raaijmakers tegen Weijtmans c.s.

Octrooirecht. NL Octrooi voor een inrichting voor het rooien van een boom.

 4.7. Raaijmakers kan hier voorshands niet in worden gevolgd. Uit de conclusies en de toelichtende beschrijving van het octrooi is niet op te maken dat het octrooi zich beperkt tot inrichtingen voor het in delen rooien van een boom en zich niet ook uitstrekt tot inrichtingen voor het in één keer vellen van een boom. Conclusie 1 vermeldt slechts dat het grijpgereedschap een deel van de boom – dat zou ook de stam kunnen zijn – aangrijpt en afzaagt. Daarbij komt dat vooralsnog niet is in te zien dat de Waratah-inrichting niet geschikt zou zijn voor het in delen rooien van de boom. Dit lijkt eenvoudig te kunnen worden bereikt door de boom niet onderaan maar bijvoorbeeld in het midden aan te grijpen. Volgens Raaijmakers onderscheidt de geoctrooieerde inrichting zich nog door het geringere gewicht en de geringere omvang van rooimachines als de Waratha-inrichting. De geoctrooieerde inrichting zou juist ook daardoor geschikt zijn voor het aangrijpen van bijvoorbeeld takken en voor het werken binnen de bebouwde kom. Het octrooi vermeldt hierover echter niets, zodat verschil in gewicht en omvang alleen al daarom geen aspecten zijn die aanleiding kunnen zijn de Waratha-inrichting niet relevant te achten voor de beoordeling van de geldigheid van het octrooi. 

4.8. Omdat de Waratha-inrichting geheel voldoet aan de maatregelen van conclusie 1 is hetgeen daarin wordt geclaimd niet als nieuw aan te merken. In ieder geval zijn de maatregelen van conclusie 1 niet inventief. Het octrooi en de Waratha-inrichting betreffen hetzelfde technische gebied. De vakman, die zich gesteld ziet voor het probleem waarvoor het octrooi een oplossing wil bieden, zal dan ook acht slaan op Waratah-inrichting. Welke inventieve stap het octrooi dan nog zet is niet in te zien.

Lees het vonnis hier. 

GvEA, 17 juni 2008, zaak T-420/0, El Corte Inglés, SA tegen OHIM / José Matías Abril Sánchez en Pedro Ricote Saugar

Oppositieprocedure met veel oppositieprocedureprocesrecht. Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BoomerangTV, oppositie op grond van oudere nationale en communautaire woord- en beeldmerken BOOMERANG en Boomerang. Ontbreken van verwarringsgevaar, geen algemeen bekend merk in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs, geen afbreuk aan reputatie, geen overlegging van bewijzen van bestaan van bepaalde oudere merken of van vertalingen ervan voor oppositieafdeling. Oppositie afgewezen.

“99. Blijkens de in de punten 7 en 14 supra aangehaalde beschrijvingen van de betrokken waren en diensten zijn de waren waarop de oudere rechten betrekking hebben, door de aard, de bestemming en het gebruik ervan verschillend van de diensten waarvoor de inschrijving van het merk BoomerangTV werd aangevraagd. Bovendien gaat het niet om concurrerende of complementaire waren en diensten in de zin van de in het vorige punt aangehaalde rechtspraak. De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geconcludeerd dat de litigieuze waren en diensten niet soortgelijk zijn en dat er dus geen verwarringsgevaar bestaat.

Gerechtshof 's-Gravenhage, 3 april 2008, rolnummers: 01/1042 en 02/411, Playboy Enterprises Inc. tegen Etablissements Laporte S.A. en vice versa.

Nietigheid, rechtsverwerking en verjaring

Bij het tussenarrest heeft het hof Laporte toegelaten tot het bewijs dat zij de merken geregistreerd onder nummers R 154 487, R 305 759 en 447 801 in de periode van 1 juni 1983 tot 1 juni 1989 normaal heeft gebruikt voor waren in klasse 25 (kleding) en, voor het geval zou komen vast te staan dat de rechten van Laporte op de woordmerken PLAY BOY respectievelijk PLAY-BOY zijn vervallen, dat zij het merk geregistreerd onder nummer 543 228 in de periode van 21 augustus 1989 tot 21 augustus 1992 normaal heeft gebruikt voor waren in klasse 25 (kleding).

() 21.. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 17 december 1993, NJ 1994, 573 (Michelin) geoordeeld dat artikel 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn een scherpe regel omtrent rechtsverwerking introduceert die het geldende recht wijzigt en dat door met betrekking tot voor de vaststelling van de Richtlijn voorgevallen feiten op die nieuwe regel te anticiperen of door het geldende recht in overeenstemming met die Richtlijn uit te leggen, het rechtszekerheidsbeginsel zou worden geschonden.

Het hof merkt op dat op grond van de algemene regeling terzake, in dit geval van rechtsverwerking geen sprake kan zijn. Laporte stelt in dit verband dat zij tot 14 juni 1994, bij akte van welke datum Playboy zich op haar merkrechten beriep, er niet mee bekend was dat Playboy haar merken had doen inschrijven voor kleding en dat zij (ook thans nog) niet bekend is met enig gebruik door Playboy van haar merk voor kleding. De omstandigheden dat Playboy haar merk wereldwijd ook voor kleding gebruikt en dat zij in diverse landen merkenrechtelijke procedures tegen Laporte aanhangig heeft gemaakt, impliceren niet dat Laporte bekend was met merkgebruik door Playboy voor kleding. Feiten of omstandigheden waaruit die bekendheid wel volgt zijn gesteld noch gebleken. Of Laporte op de hoogte had kunnen zijn van merkgebruik door Playboy voor kleding kan in het midden blijven.

Het niet eerder instellen van een vordering tot nietigverklaring kan niet worden beschouwd als een gedraging op grond waarvan Playboy gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat Laporte haar aanspraken op het recht nietigverklaring te vorderen niet (meer) geldend zou maken.

22. Wat betreft het beroep op verjaring oordeelt het hof als volgt. Het recht de nietigheid van het depot in te roepen verjaart na twintig jaar (artikel 3:306 BW). Playboy heeft haar merk onder nummer 328 153 gedeponeerd op 9 september 1974. Het recht om de nietigheid in te roepen is verjaard op 9 september 1994. Laporte heeft haar vordering ingesteld bij dagvaarding van 23 december 1994, derhalve na het verstrijken van de verjaringstermijn. Het beroep op verjaring slaagt dus ten aanzien van de merkinschrijving onder nummer 328 153. Laporte kan dus niet meer de nietigheid van het woordmerk PLAYBOY inroepen. Bij haar beroep op nietigheid van de overige gelijkluidende woordmerken van Playboy heeft Laporte dan geen belang.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof 's-Gravenhage, 24 januari 2008, rolnummer 05/1839, De Nederlandse Energiemaatschappij B.V. tegen Eneco Energie Retail B.V.

7. () Daarbij gaat het om de vraag of de door NEM ingeschakelde colporteurs jegens de potentiële klanten voldoende duidelijk hebben gemaakt dat zij namens NEM kwamen en dat het doel van hun bezoek was het sluiten van een overeenkomst tot levering van energie. NEM betoogt in dat verband dat de verkoopinstructie deugdelijk was, dat plaatsing van een nieuwe meter slechts een onderdeel van het aanbod was en dat, voor zover zich onregelmatigheden hebben voorgedaan, het om incidenten gaat. Voorts maakt NEM bezwaar tegen de betekenis die door de Voorzieningenrechter aan de opname van het programma Kassa is gehecht.

8. Het hof is van oordeel dat de Voorzieningenrechter de betreffende vorderingen op goede gronden heeft toegewezen. Hoewel de media-aandacht die de wijze van colporteren heeft gekregen ongetwijfeld tot een toename van het aantal klachten heeft geleid, betekent dat niet dat deze klachten niet terecht waren. Het gaat daarbij blijkens de overgelegde stukken om een aanzienlijk aantal klachten, die niet alleen bij Eneco, maar ook bij de DTe, de Consumentenbond en de politie zijn ingediend. Daar gelaten of de colporteurs steeds voldoende duidelijk hebben aangegeven dat zij namens NEM kwamen, valt in deze klachten in elk geval als patroon te ontwaren dat de colporteurs zich introduceren met de mededeling dat er een nieuwe digitale meter geplaatst zal worden en onvoldoende duidelijkheid verschaffen over het feit dat de klant, door zijn handtekening te plaatsen, een overeenkomst tot levering van energie sluit. Gelet op het aantal klachten en het zojuist beschreven patroon, kan niet worden gezegd dat het slechts om incidenten ging. Het feit dat de verkoopinstructies in orde waren doet daaraan niet af. In zoverre falen de grieven II en III.

9. Na de uitspraak van de Voorzieningenrechter is echter in zoverre een andere situatie ontstaan, dat de samenwerking tussen NEM en ONS is beëindigd en NEM een eigen vergunning heeft verkregen waaraan juist met het oog op verkoopactiviteiten bijzondere voorschriften zijn verbonden. Bovendien heeft NEM naar zij heeft gesteld en door Eneco niet is betwist - haar huis-aan-huis verkoop gestaakt en zijn er bij Eneco na 22 november 2005 geen klachten meer binnen gekomen. Onder deze omstandigheden acht het hof handhaving van de als eerste en tweede gegeven voorzieningen voor onbepaalde tijd niet langer gerechtvaardigd. Mede gelet op de op 6 december 2005 aan NEM verstrekte vergunning en de daaraan verbonden voorschriften, is het belang van Eneco bij eerlijke werving met ingang van die datum voldoende gewaarborgd. In zoverre slagen de grieven II en III en zal het hof het bestreden vonnis vernietigen voor zover de betreffende voorzieningen zien op de periode na 6 december 2005.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof 's-Gravenhage, 22 mei 2008, rolnummer (oud): 06/813, Footwear International B.V. & Tom tailor GmbH tegen Converse Inc & Kesbo Sport B.V.

Modellenrecht, auteursrecht. Hoger beroep laarsgympen- of gymplaarzenzaak. Hof vernietigt vonnis rechtbank (zie eerder: IEF 2584).

"Het hof is in het licht hiervan voorshands van oordeel dat Footwear c.s. voldoende afstand van de X-Hi hebben genomen. Naar het voorlopige oordeel van het hof kan dan ook niet worden aangenomen dat de laarsgymp van Footwear c.s. bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan de X-Hi. Aan de beoordeling of sprake is van namaak komt het hof niet toe. In zoverre kan in het midden blijven wanneer de X-Hi openbaar is gemaakt en of Footwear c.s. het model van de X-Hi kenden.
11. Het voorgaande brengt mee dat de grieven 1 tot en met 3 gegrond zijn.

14. Er mitsdien van uitgaande dat de (eerste) openbaarmaking in Nederland plaatsvond, komt het hof vervolgens toe aan de vraag of de X-Hi naar Nederlands recht voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

17. Zoals het hof hiervoor onder 9 heeft overwogen, waren schoenen en laarzen met een bovenkant van gebreid materiaal een trend. Het hof heeft reeds voorshands geoordeeld dat de totaalindrukken van beide schoenen verschillen. Naar het voorlopige oordeel van het hof hebben Footwear c.s. voldoende afstand van de X-Hi genomen en met het ontwerp van hun gymplaars op een voldoende eigen wijze uiting gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen. Het hof verwijst naar hetgeen het hiervoor onder 10 heeft overwogen. Hieruit volgt dat de gymplaars van Footwear c.s. ook geen inbreuk maakt op het auteursrecht op de X-Hi.

18. De grieven 4 en 5 zijn dus eveneens gegrond.

22. Naar het voorlopige oordeel van het hof kan de vordering van Converse c.s. evenwel ook niet op grond van slaafse nabootsing worden toegewezen, omdat de X-Hi en de gymplaars van Footwear c.s. niet zodanig op elkaar lijken dat gevaar voor verwarring ontstaat. Het hof verwijst naar hetgeen hierboven is overwogen onder 10. De verwijzing door Footwear c.s. naar Chuck Taylor doet aan dit oordeel niet af. Het komt het hof voor dat het in aanmerking komend publiek zich niet zal vergissen; het zal ook door die verwijzing niet denken dat het met een basketbalschoen van het merk All Star van doen heeft. Deze grief faalt daarom.

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd. De onderhavige zaak was in eerste aanleg aanhangig vanaf 14 juli 2006, de datum waarop de kort-gedingdagvaarding is uitgebracht (artikel 125 Rv.), zodat in beginsel de volledige kosten van beide instanties voor vergoeding in aanmerking komen. Het hof veroordeelt Converse c.s. in de kosten van het geding, in eerste aanleg aan de zijde van Footwear c.s. begroot op 244,-- aan verschotten en 25.104,80 aan advocatenkosten, en in de kosten van het principale hoger beroep, aan de zijde van Footwear c.s. begroot op 367,32 aan verschotten en 26.083,88 aan advocatenkosten;

29. Het hof acht het op zichzelf niet onredelijk dat in eerste aanleg Footwear en Tom Tailor elk een eigen advocaat hebben ingeschakeld. De door Footwear gemaakte kosten van 12.007,80 komen het hof niet onredelijk voor. Dat is anders wat betreft de door Tom Tailor gemaakte kosten. Het door haar overgelegde overzicht komt uit op een bedrag van 20.677,16. Daarvan is een bedrag van 7.580,16 besteed aan haar Duitse advocaten, welk bedrag blijkens de specificatie voornamelijk uit buitengerechtelijke kosten bestaat. Ten aanzien van de noodzaak de Duitse advocaten in te schakelen en, met name, de omvang van hun werkzaamheden ontbreekt enige toelichting. Het hof zal in het licht hiervan de door Tom Tailor in eerste aanleg gemaakte proceskosten matigen tot een bedrag van 13.097,--. De kosten van het hoger beroep komen het hof niet onredelijk voor, mede gelet op het standpunt van Converse c.s., die hun eigen kosten van het hoger beroep stellen op 34.927,12. Het hof zal daarom ter zake van de kosten van het hoger beroep een bedrag van 26.083,88 toewijzen.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 12 juni 2008, zaak C 533/06, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited tegen Hutchison 3G UK Limited

Merkenrecht, misleidende en vergelijkende reclame. De houder van een ingeschreven merk is niet gerechtigd te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk.

“Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1.  Artikel 5, leden 1 en 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk.

Indien is voldaan aan alle in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid.

2. Artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, en dit ongeacht of de vergelijkende reclame voldoet aan alle in artikel 3 bis van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid.”

 Lees het arrest hier. Persbericht HvJ hier.

GvEA, 10 juni 2008, T-85/07, Gabel Industria Tessile SpA tegen OHIM / Creaciones Garel, SA.

Oppositieprocedure o.g.v. ouder gemeenschapsbeeldmerk GAREL tegen aanvraag voor gemeenschapswoordmerk GABEL. Procesrecht. Gedeeltelijke weigering van inschrijving. Omvang van door kamer van beroep te verrichten onderzoek. Verplichting om op volledig beroep te beslissen.

“25. (…) blijkt uit punt 16 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep van mening was dat na de vaststelling van de beslissing van de oppositieafdeling de merkaanvraagster de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren had beperkt tot kamerjassen van klasse 25. (…) dat de kamer van beroep derhalve van mening was dat de enige waren die voor haar ter discussie stonden, de kamerjassen van klasse 25 waren.

26. (…) Deze brief, waarin niet wordt gesproken over de waren van klasse 24 waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, kon evenwel niet aldus worden uitgelegd dat zij verzoeksters wil te kennen gaf om af te zien van haar inschrijvingsaanvraag voor deze waren. Er dient dus te worden geconcludeerd dat verzoeksters beroep voor de kamer van beroep was gericht tegen de beslissing van de oppositieafdeling in haar geheel, de weigering van inschrijving van het aangevraagde merk voor de waren van klasse 24 daaronder begrepen, en niet enkel tegen een deel van deze beslissing.

GvEA, 10 juni 2008, T-330/06, Novartis AG tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar). 

Weigering inschrijving Gemeenschapswoordmerk BLUE SOFT, beschrijvend en niet onderscheidend

“39. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den Waren, für die die Marke BLUE SOFT angemeldet wurde, um „Kontaktlinsen“, die zur Klasse 9 des Abkommens von Nizza gehören

42. (…) Folglich hat die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen, indem sie in Randnr. 11 der angefochtenen Entscheidung auf die Sicht eines Durchschnittsverbrauchers abgestellt hat, der beim Kauf der in Rede stehenden Waren eine höhere Aufmerksamkeit an den Tag legt als beim Erwerb von Waren des täglichen Bedarfs.

45.  Das in Rede stehende Zeichen besteht aus den getrennt geschriebenen englischen Begriffen „blue“ und „soft“. Wie die Beschwerdekammer in den Randnrn. 13 bis 15 der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt hat, bezeichnet der Begriff „blue“ die blaue Farbe bestimmter Kontaktlinsen, z. B. der zu ästhetischen Zwecken benutzten Linsen. Der Begriff „soft“ bezeichnet insbesondere alles, was nicht hart oder starr ist. In Bezug auf Kontaktlinsen könnte er vom maßgeblichen Publikum im Sinne von „weich“ oder „flexibel“ verstanden werden.

46. Darüber hinaus ist das in Rede stehende Wortzeichen eine einfache Kombination zweier beschreibender Bestandteile, die keinen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abwiche, der bei bloßer Zusammenfügung der Bestandteile des Zeichens entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausginge. Insoweit ist festzustellen, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung im Wesentlichen ausgeführt hat, dass es nach den lexikalischen Regeln der englischen Sprache nicht ungewöhnlich ist, zwei Adjektive nebeneinanderzustellen (vgl. in diesem Sinne Urteil PURE DIGITAL, oben in Randnr. 40 angeführt, Randnr. 34), und dass die fragliche Aneinanderreihung weder besonders originell noch phantasievoll ist. Das in Rede stehende Zeichen als Ganzes betrachtet kann daher vom maßgeblichen Publikum so verstanden werden, dass es auf bestimmte Merkmale der betreffenden Waren hinweist, nämlich dass sie blau und weich sind.

47      Hieraus folgt, dass das Zeichen BLUE SOFT für das maßgebliche Publikum einen hinreichend direkten und konkreten Bezug zu den unter die von der Anmeldung erfasste Kategorie „Kontaktlinsen“ fallenden Waren aufweist.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Rotterdam, 10 juni 2008, KG ZA 08-359, Unicom Den Haag B.V. tegen Unicom Holding (met dank aan Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap).

Stukgelopen samenwerking tussen twee broers die ‘met een zekere werkverdeling een franchiseorganisatie hebben opgebouwd van winkels die GSM’s verkopen en bijbehorende accessoires’. De voorzieningenrechter ziet zich in dit kort geding niet met stelligheid  overtuigd en stuurt aan op tot overleg tussen partijen. Nieuw element in de discussie over proceskosten: de familierechtelijke band.

In deze procedure stelt Unicom Den Haag (de eisende broer) dat haar het beeldmerkrecht en het auteursrecht toekomt op het door haar gedeponeerde beeldmerk  GSMSHOP.nl en het auteursrecht op de door haar toegepaste lay-out in de reclamefolders, nu zowel het beeldmerk /logo als het reclamemateriaal zouden zijn ontworpen door haar medewerkers.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, overwegende dat, kort gezegd, ‘niet met de voor kort geding vereiste  stelligheid kan worden aangenomen’ dat logo en lay out (uitsluitend) door medewerkers van eisende broer zijn ontwikkeld. Het lijkt de voorzieningenrechter zelfs wel aannemelijk dat het nieuwe logo is ontstaan uit een in de loop van de tijd steeds aangepast ontwerp dat in opdracht van de gedaagde broer, bij wie derhalve het auteursrecht zou rusten. Het is volgens de rechter niet ondenkbaar dat het depot van de eisende broer te kwader trouw is geweest.

Ook met betrekking tot de handelsnaamrechten is niet met stelligheid aannemelijk geworden dat die thans alleen aan eiser toekomen en dat zelfs als dat zo zou zijn, het nog de vraag is of het gebruik in redelijkheid gedaagde en franchisenemers verboden kan worden.