Alle rechtspraak  

‘Een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, kan voor bepaalde waren en diensten onderscheidend vermogen hebben in de zin van artikel 3 lid 1 sub b en lid 3 [Merkenrichtlijn], op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan vormen van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op
papier weer te geven, doch wel door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode.’ (Dictum sub 1).

‘Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk moet rekening worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.’ (Dictum sub 2).

‘Aan een kleur als zodanig komt onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 1 sub b en lid 3 [Merkenrichtlijn] toe voorzover het merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.’ (Dictum sub 3).

In de regel is inburgering vereist. ‘Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt, met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is.’ (Ov. 66).

Het Gerecht heeft rechtens genoegzaam aangetoond datde vorm van de snoepjes en de vorm van de verpakking ‘niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de suikergoedsector gangbaar is.’ (Ov. 26, zaak C-24/05).

‘Een driedimensionaal merk kan […] onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik, ook al wordt het gebruikt in combinatie met een woord- of beeldmerk. Dat is het geval wanneer het merk bestaat in de vorm of de verpakking van de waar en daarop stelselmatig een woordmerk wordt afgebeeld waaronder deze worden verkocht.’ (Ov. 59, zaak C-25/05).

Volgens artikel 7 lid 1 sub b jo. lid 2 [Merkenverordening] moet inschrijving van een merk worden geweigerd indien het in een deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist. Volgens artikel 7 lid 3 [Merkenverordenin] wordt inschrijving evenwel niet geweigerd indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

‘Bijgevolg kan een merk op grond van artikel 7, lid 3 [Merkenverordening] slechts worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in het deel van de Gemeenschap waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste in de zin van lid 1, sub b, van dat artikel. Het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de Gemeenschap kan, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat bestaan.’ (Ov. 83, zaak C-25/05).

’Aangezien het Gerecht […] heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk ab initio in alle lidstaten van de Gemeenschap onderscheidend vermogen miste, en dat rekwirante bovendien niet had aangetoond dat tijdens de referentieperiode in een aantal lidstaten reclame voor dat merk was gemaakt, heeft het terecht geoordeeld dat het cijfermateriaal betreffende de door rekwirante gemaakte reclamekosten niet het bewijs opleverde dat dit merk onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.’ (Ov. 86, zaak C-25/05).

‘Bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar die om met de aard van die waar verband houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, moet de verpakking van de waar worden gelijkgesteld met de vorm van de waar, zodat die verpakking de vorm van de waar kan vormen in de zin van artikel 3 lid 1 sub e [Merkenrichtlijn], en in voorkomend geval kan dienen ter aanduiding van kenmerken, daaronder begrepen de hoedanigheid, van de verpakte waar in de zin van artikel 3 lid 1 sub c van deze richtlijn.’ (Dictum sub 1).

‘In elk geval is de waarneming van de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verpakking van de waar, niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord of beeldmerk, dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in geval van een woord of beeldmerk.’ (Ov. 52).

‘Het onderscheidend vermogen [dient] te worden beoordeeld aan de hand van de waarneming van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een dergelijk merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken waar ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.’ (Dictum sub 2).

Een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, volstaat niet om de weigeringsgrond van artikel 3 lid 1 sub b van de richtlijn opzij te zetten. Een merk daarentegen dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft wel onderscheidend vermogen.

Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 1 sub b [Merkenrichtlijn], van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van een waar, moet geen
strenger criterium worden gehanteerd dan voor andere soorten merken.’ (Dictum sub 1).

Vanwege de ‘perceptie’ van het publiek kan het ‘in de praktijk evenwel moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen aan te tonen van een merk bestaande uit de vorm van een waar
dan dat van een woord- of beeldmerk. Die moeilijkheid, die aan de basis kan liggen van de weigering van de inschrijving van dergelijke merken, sluit evenwel niet uit dat zij als gevolg
van het gebruik dat ervan wordt gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verwerven en dat zij bijgevolg als merken kunnen worden ingeschreven op grond van artikel 3 lid 3 van de richtlijn’.

‘Naast artikel 3 lid 1 sub e [Merkenrichtlijn] is ook artikel 3 lid 1 sub c van betekenis voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.

Bij het onderzoek van de in artikel 3 lid 1 sub c voorziene weigeringsgrond voor inschrijving moet in elk concreet geval rekening worden gehouden met het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, namelijk dat alle uit de vorm van een waar bestaande driedimensionale merken welke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van deze bepaling kunnen dienen, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.’ (Dictum sub 2).

Artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn bevat geen beperking tot ‘zelfstandig gebruik’ en vermeldt slechts ‘het gebruik dat […] is gemaakt’ van het merk.

‘De uitdrukking ‘gebruik van het teken als merk’ moet derhalve aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Een dergelijke identificatie, en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk
percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.’ (Ov. 29-30).

‘Een merk kan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 3 [Merkenrichtlijn] verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk.’ (Dictum).

2.6.1. Voorop staat dat de enkele omstandigheid dat de aanduiding een inbreuk zou vormen op het recht van appellant sub 2 tot gebruik van het geregistreerde merk 'FORTUYN' niet behoort tot de in artikel G 1, vierde lid, van de Kieswet limitatief opgesomde gronden voor afwijzing van de door een politieke groepering bij het centraal stembureau ter registratie aangeboden aanduiding. Meer in het bijzonder leidt de omstandigheid dat het gebruik van de aanduiding ‘Fortuyn' op de kandidatenlijst in strijd zou zijn met het merkenrecht op zichzelf niet tot het oordeel dat sprake is van strijdigheid met de openbare orde als bedoeld in artikel G 1, vierde lid, onder a, van de Kieswet reeds omdat appellant sub 2 ter zake van de inbreuk op het merkenrecht (nog) geen procedure is begonnen en de bevoegde rechter daarover geen uitspraak heeft gedaan.

2.6.2. Voorts is de aanduiding evenmin misleidend voor de kiezers als bedoeld in artikel G 1, vierde lid, onder c, van de Kieswet.

Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 29 september 2006 in zaak no. 200606622/1( eerder bericht + uitspraak hier), levert de omstandigheid dat een aanduiding waarvan bij het centraal stembureau de registratie wordt verzocht mogelijk geheel of gedeeltelijk overeenstemt met een reeds gevestigde naam, aanduiding of geregistreerd merk, slechts dan misleiding als bedoeld in artikel G 1, vierde lid, onder c, van de Kieswet op, indien de gevestigde naam, aanduiding of het geregistreerde merk betrekking heeft op een politieke of maatschappelijke groepering of een instelling verbonden met of verwant aan het staatkundige bestel. Nu appellant sub 2 - een natuurlijk persoon - niet is aan te merken als een groepering of instelling als hiervoor bedoeld, is reeds hierom met betrekking tot het door hem geregistreerde merk 'FORTUYN' van misleiding als bedoeld in artikel G 1, vierde lid, onder c, van de Kieswet geen sprake.

2.7. Aangezien geen van de overige in artikel G 1, vierde lid, van de Kieswet genoemde weigeringsgronden zich voordoet, leidt het vorenstaande tot het oordeel dat het centraal stembureau het verzoek van de vereniging "Politieke Vereniging 'Lijst Pim Fortuyn'" tot wijziging van de in het register ingeschreven aanduiding in ‘Fortuyn’ terecht heeft ingewilligd.

Lees de uitspraak hier.
 

Pössl geen soortnaam.

Bosma voert als verweer aan dat de aanduiding “Pössl” gebruikelijk is voor een bepaald type buscamper. De Voorzieningenrechter acht ‘bewijs’ ter adstructie hiervan in de vorm van negen advertenties waarin de aanduiding ‘Pössl’ wordt gebruikt door derden-verkopers voor niet-Pössl-buscampers onvoldoende.

“Bosma heeft bijvoorbeeld geen verklaringen van personen werkzaam op het betreffende gebied, tijdschriftartikelen, boeken, en dergelijke overgelegd. Bovendien wordt in een aantal van voornoemde advertenties gebruik gemaakt van zinsneden als “Pössl ähnlicher ausbau” of “Pössl BDuett” of wordt anderszins duidelijk gemaakt dat het geen originele Pössl camper betreft”

Bovendien heeft Bosma niet gesteld dat de verwording tot soortnaam aan Pössl te wijten is en geen nietigheidsprocedure gestart.

Goede trouw Bosma?

Bosma verweert zich voorts tegen Pössl’s vorderingen door te stellen dat Pössl niet heeft aangetoond dat de witte camper, waarvan Pössl foto’s heeft overgelegd, van hem afkomstig is en dat hij een rode camper, waarvan Pössl ook foto’s heeft overgelegd, te goeder trouw van Duitse leverancier Rauert (ook officiële Pössl dealer) heeft betrokken die deze camper bestickerd zou hebben. Aangezien de campers geen originele (en dus namaak) ombouw/inbouw van Pössl hebben, moet er volgens de Voozieningenrechter voorshands van worden uitgegaan dat  verhandeling van de rode camper inbreuk oplevert.

Bosma’s stelling dat hij geen weet ervan had dat de rode camper namaak was, doet aan het feit dat hij met de verkoop van die camper inbreuk maakte en aldus onrechtmatig handelde niet af.

‘De eventuele verwijtbaarheid (waarbij vragen kunnen spelen of Rauert, Bosma of nog een derde de bewuste sticker op de camper heeft geplakt en of Bosma dit een en ander had moeten onderkennen) speelt in het kader van eventuele schadevergoeding of winstafdracht een rol, maar niet bij de vraag of onrechtmatig jegens Pössl is gehandeld. Nog daargelaten dat Bosma voor wat betreft de advertentie niet erop heeft gewezen dat hij de aldaar aangeboden campers te goeder trouw en voorzien van het teken “Pössl” van een derde zou hebben betrokken.

(…) Gegeven dat Bosma in het recente verleden (de rode camper werd in januari 2006 nog door hem aangeboden terwijl de advertentie kennelijk nog kort na juni 2006 is verschenen) inbreuk heeft gemaakt, en bij gebreke aan een duidelijke, met boetes bedreigde, door Bosma ondertekende onthoudingsverklaring, is voldoende serieuze dreiging voor verdere inbreuk gegeven, zodat een verbod in kort geding gerechtvaardigd is. Voornoemde verwijtbaarheid kan overigens weer wel een rol spelen in de verbeuring van dwangsommen voor de verkoop van campers. Indien Bosma na het opgelegde verbod – ondanks de van hem te verwachten zorg – een namaak Pössl camper te koop zou aanbieden maar hij kan onderbouwen dat hij in redelijkheid niet behoefde te onderkennen dat het namaak betrof, kan zulks aanleiding vormen de verbeurde dwangsom te matigen als in het dictum te bepalen.’
 
Geen van de partijen heeft een reële kostenveroordeling gevorderd en dus worden de kosten begroot aan de hand van het liquidatietarief.

Lees het vonnis hier.