Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 10 november 2014, IEF 14520, zaak C-500/14 (Ford Motor Company) - dossier
Vragen gesteld door Tribunale ordinario di Torino, Italië. Merkenrecht. De zaak speelt tussen twee private partijen: verzoekster Ford Motor Company, houdster van een geldig merk, en ITA verweerster Wheeltrims srl. Verzoekster is een procedure gestart tegen het ITA bedrijf wegens vermeende schending van haar exclusieve rechten in de zin van artikel 9 van Vo. 207/2009. Het gaat om door verweerster verkochte wieldoppen waarop het merk van verzoekster is gereproduceerd zonder dat verweerster in het bezit is van de vereiste licenties. Verzoekster heeft in kort geding verloren. Zij eist nu voor de verwijzende rechter een verklaring dat verweerster haar rechten schendt wegens ongeoorloofd gebruik, dat verweerster productie/verkoop/reclame voor de wieldoppen staakt en een veroordeling tot schadevergoeding. Inbreuk op haar exclusieve recht kan niet gerechtvaardigd worden door toepassing van de zogenaamde reparatieclausule.
Verweerster beroept zich op deze in de ITA wet opgenomen reparatieclausule. Zij stelt in het bijzonder dat het merk Ford op de wieldoppen enkel aanwezig is om de identificatie van de producent met betrekking tot het goed als geheel, te weten de auto waarop de wieldop wordt aangebracht. Het gaat dan om het reproduceren op reserveonderdelen van een esthetisch-beschrijvend kenmerk dat aanwezig is op de originele stukken, welk kenmerk essentieel is om het samengestelde product – de auto – zijn oorspronkelijke vorm terug te geven.
De verwijzende ITA rechter (Rb Torino) stelt vast dat er veel onzekerheid bestaat over de precieze vaststelling en afbakening van de werkingssfeer van de reparatieclausule. De rechter in kort geding oordeelde dat die bepaling een ruimere inhoud heeft, omdat daarin in het algemeen wordt verwezen naar de „exclusieve rechten op de onderdelen van een samengesteld voortbrengsel”. De bepaling vooronderstelt een fundamenteel commercieel recht van de ondernemers om het oorspronkelijke onderdeel volkomen identiek te reproduceren, voortvloeiend uit de beginselen van vrije mededinging. Bij vervanging van auto-onderdelen kan, als esthetisch element, een min of meer getrouwe afbeelding van het merk van de autofabrikant zijn aangebracht en oefent het zijn „gewone” functie van aanduiding van de producent slechts uit ten aanzien van het goed in zijn geheel.