Alle rechtspraak  

Hof Arnhem-Leeuwarden 15 januari 2013, LJN BZ1981 (appellant tegen Nano Technology Instruments-Europe B.V.)

Merkenrechtelijk aspect in een arbeidsrechtelijk zaak. Kwader trouw merkdepot van een werknemer. NT-MDT houdt zich bezig met de productie en wereldwijde verkoop van hightech microscopen en toebehoren voor nano-technologische toepassingen.

Zij heeft haar logo als merk geregistreerd in Rusland en bij het BBIE middels een spoedinschrijving gedeponeerd voor waren in klasse 9, onder meer wetenschappelijke en optische (meet)instrumenten. NTI is de Europese distributeur voor de producten van NT-MDT geweest. Appellant is statutair bestuurder.

Het in opdracht van [appellant] gedane merkdepot vond plaats op een moment waarop [appellant] wist dat [aandeelhouder 2] NT MDT als bestuurder had verlaten en bezig was met het opzetten van een concurrerende onderneming (AIST-NT), voor welke onderneming [appellant] nadien is gaan werken. Het is daarom zonder toestemming te kwader trouw gedaan.

4.26. (...) Mede gelet op de koers die [appellant] tegenover NT-MDT voer, waaronder de op dezelfde dag als het onderhavige spoeddepot verrichte uitschrijving aandeelhouders uit het handelsregister en het feit dat [appellant] in zijn verhouding met NTI (en NT-MDT) de gedeponeerde rechten heeft ingezet teneinde nakoming van de door hem gepretendeerde arbeidsrechtelijke aanspraken jegens NTI te verzekeren, moet het onderhavige merkdepot worden aangemerkt als te kwader trouw verricht in de zin van art. 2.4 aanhef en sub f BVIE en de daaraan overeenkomstig het arrest van het Europese Hof van Justitie van 11 juni 2009 (LJN: BI8974) te geven uitleg.

Ook voor zover NTI haar onderhavige (arbeidsrechtelijk-financiële) vordering heeft gebaseerd op onrechtmatig profiteren door [appellant] van een tekortkoming door [betrokkene 4] in zijn arbeidsverhouding met NTI om het merkrecht aan NT-MDT over te dragen, kan de grief niet slagen.

 

Grondslag van de vorderingen:
4.4 (...) [appellant] heeft namens NTI een arbeidsovereenkomst met [betrokkene 4] gesloten waarin een beëindigingsvergoeding van een jaarsalaris is neergelegd, ongeacht de reden voor ontslag, wat geen redelijk oordelend bestuurder zou doen. Bij het aangaan van deze overeenkomst was sprake van een tegenstrijdig belang gezien de vriendschappelijke relatie tussen [appellant] en [betrokkene 4]. Doordat [appellant] [betrokkene 4] ertoe heeft bewogen het te kwader trouw gedeponeerde merk niet aan NTI maar aan NanoTech Holding over te dragen, heeft hij in feite zelf de hand gehad in het ontslag van [betrokkene 4] De door de kantonrechter aan [betrokkene 4] toe te kennen ontslagvergoeding komt dan ook voor rekening van [appellant].

4.26  Verder is het in opdracht van [appellant] op 24 november 2006 zonder toestemming gedane merkdepot te kwader trouw gedaan, zoals het hof in de eveneens bij dit hof aangebrachte zaak tussen NT-MDT e.a. en Nanotech Holding (zaaknummer 200.029.990) heeft geoordeeld. Het hof verwijst naar de overwegingen 4.12 tot en met 4.14 van het in die zaak gewezen arrest, welke overwegingen het hof in de onderhavige zaak overneemt nu partijen dienaangaande in beide zaken, voor zover van belang, dezelfde stellingen hebben betrokken. Het in opdracht van [appellant] gedane merkdepot vond plaats op een moment waarop [appellant] wist dat [aandeelhouder 2] NT MDT als bestuurder had verlaten en bezig was met het opzetten van een concurrerende onderneming (AIST-NT), voor welke onderneming [appellant] nadien is gaan werken. Tevens wist [appellant] ten tijde van het depot dat [aandeelhouder 1] niet instemde met de aandelenoverdracht die nodig was voor de financieringsconstructie waarvoor Nanotech Holding was opgericht. [appellant] wist derhalve dat op het moment van depot toestemming daarvoor van NT-MDT ontbrak. Mede gelet op de koers die [appellant] vanaf 24 november 2006 tegenover NT-MDT voer, waaronder de op dezelfde dag als het onderhavige spoeddepot verrichte uitschrijving van [aandeelhouder 2] en [aandeelhouder 1] uit het handelsregister en het feit dat [appellant] in zijn verhouding met NTI (en NT-MDT) de gedeponeerde rechten heeft ingezet teneinde nakoming van de door hem gepretendeerde arbeidsrechtelijke aanspraken jegens NTI te verzekeren, moet het onderhavige merkdepot worden aangemerkt als te kwader trouw verricht in de zin van art. 2.4 aanhef en sub f BVIE en de daaraan overeenkomstig het arrest van het Europese Hof van Justitie van 11 juni 2009 (LJN: BI8974) te geven uitleg.

4.41  Naar het oordeel van het hof heeft NTI – op wie in dit verband de stelplicht en bewijslast rust – onvoldoende gesteld om de aanwezigheid van een (indirect) tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:256 BW van [appellant] bij de aanstelling van [betrokkene 4] onder de genoemde voorwaarden aanwezig te achten. De enkele omstandigheid dat tussen [appellant] en [betrokkene 4] ten tijde van diens aanstelling vriendschappelijke contacten bestonden, is hiertoe onvoldoende. Dat – tegenover de andersluidende stellingen van [appellant] – de positie van [betrokkene 4] bij KPN die hij heeft opgegeven voor zijn overstap naar NTI evenals diens vaardigheden zijn aanstelling onder de overeengekomen arbeidsvoorwaarden niet rechtvaardigden, heeft NTI onvoldoende onderbouwd zodat het hof hieraan voorbijgaat. Uit de handelwijze van [betrokkene 4] in november 2006 en begin 2007 betreffende het merkdepot volgt nog geen tegenstrijdig belang van [appellant] bij de aanstelling van [betrokkene 4] op 1 januari 2006. Ten overvloede merkt het hof nog op dat is gesteld noch gebleken dat NTI zich op enig moment tegenover [betrokkene 4] op de nietigheid van de door NTI met hem gesloten arbeidsovereenkomst wegens een (voor [betrokkene 4] kenbaar) tegenstrijdig belang heeft beroepen. Dat [appellant] door de aanstelling van [betrokkene 4] zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft uitgevoerd zodat hem dienaangaande in de gegeven omstandigheden een ernstig verwijt kan worden gemaakt (HR 10 januari 1997, LJN: ZC2243) en hij op de voet van artikel 2:9 BW aansprakelijk is voor de thans gevorderde schade is daarom niet komen vast te staan.

4.42  Ook voor zover NTI haar onderhavige vordering heeft gebaseerd op onrechtmatig profiteren door [appellant] van een tekortkoming door [betrokkene 4] in zijn arbeidsverhouding met NTI om het merkrecht aan NT-MDT over te dragen, kan de grief niet slagen. NTI heeft hiertoe, zo begrijpt het hof de grief, gesteld dat [appellant] reeds ten tijde van het merkdepot (derhalve op 24 november 2006) voor ogen stond dat [betrokkene 4] door dit toen mede op zijn naam te zetten, bij een latere weigering en een daaropvolgend eventueel ontslag de ontslagvergoeding zou kunnen opstrijken. Dat bij het merkdepot bij [appellant] (en [betrokkene 4]) tegenover NTI reeds een dergelijk vooropgezet plan bestond, is door [appellant] betwist en daarvoor zijn naar het oordeel van het hof ook onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld.

Voor zover NTI ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep nog heeft willen betogen dat [appellant] na zijn eigen ontslag, in februari 2007 met zijn verzoek aan [betrokkene 4] het merkrecht aan Nanotech Holding over te dragen, diens weigering op eenzelfde verzoek van NTI en daarmee diens ontslag bewust heeft uitgelokt en daarvan (los van enig vooropgezet plan) onrechtmatig heeft geprofiteerd, betreft het een te laat aangevoerde, nieuwe feitelijke grondslag, waaraan het hof voorbijgaat. Ten overvloede merkt het hof in dit verband nog op dat NTI in dat verband ook onvoldoende heeft gesteld om te kunnen oordelen allereerst dat de beslissing van [betrokkene 4] het merkrecht aan Nanotech Holding (overwegend) kan worden toegeschreven aan (het daartoe strekkende verzoek van) [appellant] en voorts dat het ontslag (en de daaraan voor NTI verbonden schade bestaand in de ontslagvergoeding) uitsluitend kan worden toegeschreven aan de handelwijze van [betrokkene 4] betreffende het merkrecht van NT-MDT, mede in het licht van het feit [betrokkene 4] zich na het ontslag van [appellant] ziek heeft gemeld. Ten slotte is, voor zover nog van belang, eveneens onvoldoende gesteld om te kunnen oordelen dat [appellant] bij de aanstelling van [betrokkene 4], op welk moment de onderhavige afvloeiingsregeling is overeengekomen, al een dergelijk plan voor ogen stond.

Rechtbank Amsterdam 20 februari 2013, zaaknr. C/13/514352 / HA ZA 12-437 (Stichting Paperclip tegen NCRV)

Uitspraak ingezonden door Marc de Kemp, Houthoff Buruma.

 

Na Voorzieningenrechter [IEF 10845] en Hof Den Haag [IEF 11795], een geslaagd niet-ontvankelijkheidsverweer bij de Rechtbank Amsterdam.

Procesrecht. Merkenrecht. Paperclip vordert de vernietiging en doorhaling van het Benelux merk PAPERCLIP voor de klasse 38, omdat het NCRV-merk na haar Eerste Merk kwam.

De NCVR voert aan dat niet Paperclip, maar haar bestuurder - die niet deelneemt aan dit geding - de merkhouder is. Er is geen sprake van een volmacht noch van middellijke vertegenwoordiging. Paperclip verricht rechtshandelingen uit eigen naam en niet voor rekening van de bestuurder. Het verweer slaagt.

Artikel 2.28 lid 3 BVIE bepaalt dat wanneer de houder van de eerdere inschrijving - of de in artikel 2.4 BVIE sub d, e en f bedoelde derde - aan het geding deelneemt, iedere belanghebbende de nietigheid kan inroepen. De ratio van de bepaling in artikel 2.28 lid 3 BVIE is te voorkomen dat aan de merkhouder die niet deelneemt aan het geding rechten zouden worden ontnomen door middel van een procedure waarin hij niet zijn standpunt kenbaar heeft kunnen maken, wat in strijd met artikel 6 EVRM kan zijn.

4.2. Dit verweer treft doel. Vast staat dat niet Paperclip doch Lepelaars houder is van het Eerste Merk. Artikel 2.28 lid 3 BVIE bepaalt dat wanneer de houder van de eerdere inschrijving - of de in artikel 2.4 BVIE sub d, e en f bedoelde derde - aan het geding deelneerat, iedere belanghebbende de nietigheid kan inroepen. Niet wordt betwist dat Paperclip als belanghebbende kan worden beschouwd. Lepelaars is echter geen procespartij, hij neemt niet deel aan het geding. Van een volmacht, als bedoeld in artikel 3:60 Burgerlijk Wetboek, is geen sprake, nu uit de tekst van de Volmacht blijkt dat Paperclip niet namens Lepelaars optreedt. Lepelaars is ook niet ter zitting verschenen. Dit betekent dat in onderhavig geval de nietigheid van een merk wordt ingeroepen door een belanghebbende, terwijl de houder van de eerdere merkinschrijving niet aan het geding deelneemt.

 

4.3. De ratio van de bepaling in artikel 2.28 lid 3 BVIE is te voorkomen dat aan de merkhouder die niet deelneemt aan het geding rechten zouden worden ontnomen door middel van een procedure waarin hij niet zijn standpunt kenbaar heeft kunnen maken, wat in strijd met artikel 6 EVRM kan zijn. Bovendien is het in het belang van de jongere merkhouder om duidelijkheid te verkrijgen over de positie die de oudere merkhouder ter zake van zijn recht inneemt. NCRV heeft in dat verband naar voren gebracht dat zij zich moet kunnen verweren tegen degene die uiteindelijk het merk uitoefent.

Hof Den Haag 19 februari 2013, zaaknr. 200.111.612/01 (Advance Magazine Publishers Inc. tegen National Academy of Recording Arts & Sciences Inc.)

Uitspraak ingezonden door Diederik Stols, Boekx.

Merkenrecht. Verwarringsgevaar. Niet-ontvankelijk. Het Benelux-Bureau heeft geoordeeld dat sprake is van verwarringsgevaar tussen het Beneluxmerk 'GLAMMIES' en de Europese en Beneluxmerken waaronder 'GRAMMY'.  Het Bureau heeft geoordeeld dat sprake is van verwarringsgevaar voor de waren en diensten in klasse 16 en 41. De diensten in de klasse 25 en 44 komen volgens het Bureau niet toe aan een beoordeling nu geen sprake is van (soort)gelijke waren of diensten. De principale grieven van Advance Magazine Publishers (AMP) richten zich tegen toewijzing van de oppositie en de daarvoor gegeven motivering. De incidentele grieven van National Academy of Recording Arts & Sciences (NARAS) richten zich tegen het oordeel van het bureau dat oppositie op grond van algemeen bekend merk slechts mogelijk is als sprake is van verwarringsgevaar.

Het beroep is een verzoekschriftprocedure die verloopt in overeenstemming met de procedureregels van het toepasselijke nationale procesrecht, in dit geval artikel 358 e.v. RV, maar de omstandigheid dat lid 1 een beroepstermijn van  drie maanden kent en dat op grond van lid 5 in een Nederlandse verzoekschriftprocedure na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn incidenteel hoger beroep mogelijk is, brengt mee dat die termijnen buiten toepassing moeten blijven als zijnde onverenigbaar met artikel 2.17 lid 1 BVIE. Nu het incidenteel beroep te laat is ingesteld, zal het hof NARAS daarin niet-ontvankelijk verklaren.

Het hof is van oordeel dat er tussen GRAMMY en GLAMMIES overeenstemming bestaat in zowel visuele en auditief opzicht. De eerste vijf letters van het teken en het merk -die door hun positie aan het begin van de woorden meer aandacht zullen krijgen dan het beperkte tweede deel van de woorden en daardoor als dominant bestanddeel meer bepalend zijn voor het totaalbeeld van het merk/teken- zijn gelijk met uitzondering van de letters R en L. Het hof is het dan ook met het Bureau van oordeel dat sprake is van een sterke auditieve overeenstemming. Het hof gaat ervan uit dat het relevante publiek GRAMMY en GLAMMIES zal opvatten als fantasiebenamingen en geen sprake is van een begripsmatig verschil. Het hof deelt het oordeel van het Bureau dat de beoordeling en het onderscheiden van schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen vallen onder de ruimere noemer ontspanning en amusement.

Gelet op de visuele en auditieve overeenstemming tussen het teken GLAMMIES enerzijds en het merk GRAMMY anderzijds en de omstandigheid dat de waren en diensten identiek, althans in hoge mate soortgelijk zijn, is het hof van oordeel dat het relevante publiek kan menen dat de waren en diensten van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen afkomstig is en dat sprake is van verwarringsgevaar. Het hof verwerpt het principale beroep.

Leestip: r.o. 8, 13, 17 en 24.

HvJ EU 21 februari 2013, zaak C-561/11 (Fédération Cynologique Internationale)

Prejudiciële vragen gesteld door Juzgado de lo Mercantil, Alicante (Spanje).

Conclusie A-G [IEF 12003] . Uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk. Inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk. Aan het gemeenschapsmerk verbonden uitsluitend recht, over het begrip „derde”.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat dit laatstgenoemde merk eerst nietig hoeft te worden verklaard.

Vraag:

Strekt het recht om derden het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden als bedoeld in artikel 9, lid 1, van [de verordening] zich in een procedure wegens inbreuk op het aan een gemeenschapsmerk verbonden uitsluitende recht uit tot iedere derde die een teken gebruikt dat verwarring kan doen ontstaan (doordat het overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor [soortgelijke] diensten of waren), of valt een dergelijke derde die gebruik maakt van dat teken dat [voor verwarring kan zorgen en] op zijn naam als gemeenschapsmerk is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang die jongere merkinschrijving niet nietig is verklaard?

Op andere blogs:
MARQUES (Court of Justice resolves dog-fight over lookalike CTMs)
OAMI-site (Alicante News)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) Hogere voorziening: Verwarringsgevaar woordelement „Seven” en het woordmerk „SEVEN FOR ALL MANKIND”.
B) Merk BERG en het beeldmerk met de woordelementen „B BERG” leiden tot verwarringsgevaar wegens associatie met het merk 'Christian Berg'
C) Aanspraak op anciënniteit gaat niet op wegens zwart en wit weergave
C) BIODERMA onvoldoende onderscheidend en beschrijvend  karakter
E) Geen verwarringsgevaar tussen de merken BAMIX en KMIX

HvJ EU, zaak C-655/11P (Seven for all mankind / Seven)

A) Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 6 oktober 2011, SEVEN / BHIM - SEVEN FOR ALL MANKIND (SEVEN FOR ALL MANKIND) (T176/10), waarbij het Gerecht beslissing R 1514/20082 heeft vernietigd van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 januari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van de gemeenschapsbeeldmerken en het internationale beeldmerk met het woordelement „Seven”, voor waren van de klassen 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25 en 28 tegen de inschrijving van het woordmerk „SEVEN FOR ALL MANKIND” voor waren van de klassen 14 en 18 – Uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 – Bij het onderzoek van de overeenstemming van de tekens in aanmerking te nemen aspecten.

De hogere voorziening wordt afgewezen. Het hof volgt de uitspraak van het Gerecht, dat auditieve, begripsmatige en visuele overeenstemming kan worden vastgesteld, de toevoeging van de woorden “for all mankind” doen aan deze overeenstemming niet af. De waren zijn in hoge maten soortgelijk. Naar het oordeel van het hof kan enige mate van auditieve overeenstemming, door de aanwezigheid van het gemeenschappelijke bestanddeel 'Seven', worden vastgesteld. Ook op IPKat, MARQUES Class46.

113. The General Court noted, at paragraphs 42 and 45 of the judgment under appeal, that those two particular aspects are not sufficient of themselves to dispel the phonetic similarity created by the element common to both marks, or to give the trade mark for which registration is sought a conceptual content that is sufficiently different from that of the earlier marks.

114. Thus the mere recognition of the ‘remarkable’ and ‘philosophical’ aspects in that mark cannot preclude the conclusion that, owing to the presence of the word ‘seven’, there is an overall similarity between the signs at issue and, as a result, a likelihood of confusion between them.

115. It must be noted in this respect that, like the findings relating to the visual similarity between the signs at issue, mentioned at paragraphs 101 to 104 of this judgment, the findings relating to the phonetic and conceptual aspects of those signs are based on an analysis of all relevant factors and are consistent with the assessments which the General Court must carry out, as pointed out at paragraph 70 of this judgment.

Gerecht EU 20 februari 2013, zaak T-224/11 en T-225/11 (Caventa / OHMI - Anson's Herrenhaus (BERG)) en T-631/11 (Caventa / OHMI - Anson's Herrenhaus (B BERG))

B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „BERG” en het beeldmerk met de woordelementen „B BERG” voor waren van de klassen 25 en 28 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1494/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 februari 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „Christian Berg” voor waren en diensten van de klassen 3, 18, 25 en 35 is ingesteld.

Het beroep wordt verworpen. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dient rekening te worden gehouden met de consument in de mode-industrie. Het merk BERG en het bestanddeel 'Berg' uit het merk 'Christian Berg' hebben een grote mate van overeenstemming. De gelijkheid van het relevante publiek en de waren, waaronder sportkleding, leidt tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar. Het merk BERG wordt mogelijk met de familienaam 'Christian Berg' geassocieerd.

45. Die Klägerin wendet sich gegen die Feststellung der Beschwerdekammer bezüglich der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Wortzeichen BERG und Christian Berg mit dem Argument, dass diese, jeweils als Ganzes betrachtet, in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht unterschiedlich seien. Zudem habe die Beschwerdekammer nicht die Prüfung aller Umstände des Einzelfalls vorgenommen, wie sie nach dem Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juni 2010, Becker/Harman International Industries (C-51/09 P, Slg. 2010, I-5805), erforderlich sei. Hierzu macht sie u. a. geltend, dass sich dem Bestandteil „Berg“ in dem Zeichen Christian Berg keine selbständig kennzeichnende Stellung zuerkennen lasse, dass der Begriff „Berg“ nicht als Familienname wahrgenommen werde und dass der Unterschied, der sich aus der Hinzufügung des Vornamens „Christian“ ergebe, bedeutsam sei, da die Verbraucher daran gewöhnt seien, einen Vornamen zu verwenden, um zwei Personen oder auch zwei Unternehmen voneinander zu unterscheiden.

64. Im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall ist daher zu berücksichtigen, dass der Verbraucher in der Bekleidungsbranche häufig auf einen Bestand von Marken stößt, die aus einem Familiennamen abgeleitet sind.

66. Dies gilt auch für die Sportartikel der Klasse 28. Hinsichtlich der Waren, die Sportbekleidung ergänzen und die häufig in denselben Geschäften verkauft und unter derselben Marke vertrieben werden, besteht nämlich die Gefahr, dass der Verbraucher annimmt, die Sportbekleidung der Marke Christian Berg und die Sportartikel der Marke BERG stammten von demselben Unternehmen, da die fraglichen Marken in den Branchen der betreffenden Waren möglicherweise dahin wahrgenommen werden, dass sie von demselben Familiennamen abgeleitet sind.

Gerecht EU 20 februari 2-13 T-378/11 (Langguth Erben / OHMI (MEDINET))

C) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1598/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om de door verzoeker op basis van een aantal oudere nationale en internationale merken geclaimde anterioriteit van het beeldmerk met het woordelement „MEDINET” te erkennen.

Het beroep wordt verworpen. Inzake een aanspraak op de anciënniteit van oudere merken bij een aanvraag tot inschrijving van het beeldteken MEDINET als gemeenschapsmerk is van belang dat wanneer het oudere merk in kleur is geregistreerd, bij het vaststellen van gelijkheid met het basismerk, de aanvraag tot internationale inschrijving ook in kleur is. De aanspraak op anciënniteit gaat niet op aangezien het merk in kleur niet gelijk is aan een merk in zwart en wit.

57. Wat de in punt 56 supra vermelde handelingen betreft, heeft de kamer van beroep, nadat zij in punt 15 van de bestreden beslissing eraan had herinnerd dat een merk in kleur niet gelijk was aan een merk in zwart en wit, gepreciseerd dat „artikel 3, lid 3, van besluit EX-03-5 [daarom] [verlangde] dat wanneer het oudere merk in kleur [was], het bewijs (uittreksel uit het register) van het oudere merk ook in kleur [was]” (punt 16 van de bestreden beslissing) en dat „evenzo bij een internationale inschrijving die gelijkheid met het basismerk [veronderstelde], [werd] verlangd dat wanneer dit basismerk in kleur [was], de aanvraag tot internationale inschrijving ook in kleur [was]” en dat „[de] afbeelding van het merk in kleur ook nodig [was] in het kader van regel 15, lid 2, [sub] e, van [verordening nr. 2868/95]” (punt 17 van de bestreden beslissing).

63. In casu heeft de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing de door verzoekster vermelde eerdere beslissingen beschouwd als „strijdig met een vaste praktijk van de afdelingen van het [BHIM] die in eerste aanleg uitspraak doen en ook als niet in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen”. Zij heeft daaraan toegevoegd dat „[h]etzij de zaken waarop [verzoekster] zich beriep niet vergelijkbaar waren en het in dat geval niet nodig [was] dat zij op dezelfde manier [werden] beoordeeld, hetzij deze zaken wel vergelijkbaar waren en het beginsel van de wettigheid van het optreden van het [BHIM] in dat geval [primeerde] en dat er [geen sprake was van] een recht dat onjuiste beslissingen opnieuw worden genomen”.

68. Zelfs al was verzoeksters argument ontvankelijk, het kan niet slagen. Een dergelijk argument aanvaarden zou immers tot gevolg hebben dat het vereiste van gelijkheid van de merken van artikel 34, lid 1, van verordening nr. 207/2009 zinledig wordt. Indien verzoeksters redenering werd gevolgd, zou het mogelijk zijn aanspraak te maken op de anciënniteit van een ouder merk, zelfs al was het aangevraagde gemeenschapsmerk volledig verschillend, aangezien de houder van de merken tenslotte zijn oppositie voor de periode tussen de inschrijvingsdatum van het oudere merk en de inschrijvingsdatum van het gemeenschapsmerk zou baseren op het oudere merk zoals initieel ingeschreven, zoals verzoekster benadrukt. Het vereiste van gelijkheid van de merken zou dus geen bestaansreden meer hebben.

Gerecht EU 21 februari 2013 T-427/11 (Laboratoire Bioderma / OHMI - Cabinet Continental (BIODERMA))

D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het gemeenschapswoordmerk „BIODERMA” voor waren en diensten van onder meer de klassen 3, 5 en 44 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 861/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 februari 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling tot afwijzing van de door Cabinet Continental ingestelde vordering tot nietigverklaring van dat merk.

De beslissing R 861/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) wordt geannuleerd en het beroep wordt voor het overige verworpen. Het het woordmerk "BIODERMA" heeft een beschrijvend karakter en onvoldoende onderscheidend vermogen voor waren en diensten in de klasse 5.

53. En deuxième lieu, la marque en cause doit être considérée comme descriptive des produits et des services qui ont pour caractéristique essentielle la recherche d’une préservation de la peau, à l’occasion de leur utilisation ou de leur mise en œuvre. Il en est ainsi, tout d’abord, des lotions pour les cheveux et de la parfumerie relevant de la classe 3 et des services de salons de coiffure relevant de la classe 44, ensuite, des emplâtres, du matériel pour pansements et des désinfectants, relevant de la classe 5, et, enfin, des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ainsi que des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, relevant de la classe 3.
62. Au points 42 à 46 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir rappelé que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé, a estimé que, au vu du caractère promotionnel de l’élément verbal « bio » pour tout type de produit qui a un rapport avec la peau, la combinaison des éléments verbaux « bio » et « derma » ne permettra pas au public pertinent de percevoir l’origine commerciale des produits et des services en cause.

63. Toutefois, force est de constater qu’une telle appréciation revêt un caractère erroné à l’égard des substances diététiques à usage médical relevant de la classe 5. Si l’élément verbal « bio » peut être compris comme une référence à leur origine biologique et n’est, pour cette raison, pas à même de permettre d’identifier leur origine commerciale, il en va différemment de l’élément verbal « derma », lequel revêt un caractère pour le moins inhabituel s’agissant de la commercialisation de substances diététiques à usage médical. Partant, il convient de considérer que, à l’égard de ces produits, la marque en cause dispose du minimum de caractère distinctif requis pour que le public ciblé puisse identifier leur origine commerciale.

Gerecht EU 21 februari 2013, T-444/10 (ESGE / OHMI - De'Longhi Benelux (KMIX))

E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk "BAMIX" voor waren van de klassen 7 en 40, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1249/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 juli 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "KMIX" voor waren van de klassen 7 en 11.

Het beroep wordt verworpen. De visuele overeenstemming tussen "BAMIX" en ‘KMIX’ weegt niet op tegen de verschillen tussen de twee merken. De kleine mate van fonetische overeenstemming en aangezien de merken niet begripsmatig met elkaar kunnen worden vergeleken leidt tot de conclusie dat geen sprake is van verwarringsgevaar.
Ook op IPKat
Ook op MARQUES

28. Thus, even if, as the applicant claims, the signs at issue have three letters in common, the differences between those signs – resulting, firstly, from the letters situated at their beginning and, secondly, from the difference between the number of letters constituting those signs – outweigh their common characteristics. Therefore, the Board of Appeal did not err in concluding that the signs at issue were not visually similar.

41. Finally, since the signs at issue are meaningless, a conceptual comparison of the signs is not possible.

42. Given the visual differences between the signs at issue, the reduced importance of their medium degree of phonetic similarity and the fact that they cannot be compared conceptually, it is clear that the Board of Appeal did not err in finding that the signs at issue were not similar overall. Therefore, the Board of Appeal could also conclude, without error, that there was no likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, even though the goods covered by the signs at issue were identical or similar.

Rechtbank Den Haag 14 februari 2013, zaaknr. C/09/433852/KG ZA 12-1448 (Lacoste S.A. tegen gedaagde)

Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Emiel Jurjens, Kennedy Van der Laan

Gemeenschapswoord- en beeldmerken. Inbreuk. Verstek vonnis in de zaak over namaak parfum van Lacoste. De voor een in kort geding te treffen voorlopige voorziening noodzakelijke spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de gemeenschapsmerken van Lacoste. De vordering komt de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond voor en wordt daarom toegewezen. De voorzieningenrechter gebiedt gedaagde, onmiddelijk iedere inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk LACOSTE 2979524 te staken, daaronder begrepen het aanbieden, in de handel brengen of in voorraad hebben van de inbreukmakende parfums.

WIPO 23 januari 2013, nr. D2012-2309 (Merk-Echt B.V. tegen Tilma Consultants)

Beeldmerk. Woordmerk MERK-ECHT. Domeinnaam "merkecht.com". Registratie te kwader trouw. Contractuele geschillen

Eiser is merkhouder van een Benelux beeld- en woordmerk "MERK-ECHT'. Respondent is één van de drie founding shareholders van de Merk-Echt B.V. en heeft zijn aandeel in het bedrijf in 2009 verkocht aan Merk-Echt B.V.. Het merk werd in beginsel geregistreerd door Respondent, zowel het beeldmerk als het woordmerk zijn overgedragen aan eiser in 2009.

De domeinnaam "merkecht.com" is op 20 november 1999 geregistreerd door Respondent. De betreffende domeinnaam heeft grote gelijkenissen met het merk 'MERK-ECHT'. Vaststaat dat er verwarringsgevaar bestaat ten opzichte van het  merk van eiser. De shareholders en eiser waren op de hoogte van de registratie van de domeinnaam door gedaagde, aangezien zij bekend waren met de periodieke betalingen voor de domeinnaam. Respondent heeft de domeinnaam gebruikt om gebruikers door te linken naar zijn website, van registratie te kwader trouw is geen sprake.

De WIPO-procedure leent zich niet voor het beoordelen van contractuele geschillen, daarvoor staat de gang naar de gewone rechter open. De vordering tot overdracht wordt afgewezen.

A. Identical or Confusingly Similar
Paragraph 4(a)(i) of the Policy requires that the Complainant demonstrates that the disputed domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights. In the present case, the Complainant has sufficiently demonstrated that it has rights in the trademarks mentioned in paragraph 4 above. It is well established that top level domain extensions such as “.com” may typically not be considered in the assessment under paragraph 4(a)(i) of the Policy (e.g. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003). When comparing the disputed domain name with the Complainant’s word mark MERK-ECHT, the only difference is that the disputed domain name fails the hyphen. This does not, however, change the overall impression of the disputed domain name which remains very similar to said word mark MERK-ECHT. Accordingly, the Panel finds that the disputed domain name is confusingly similar to a trademark in which the Complainant has rights.

B. Registered and Used in Bad Faith
(...) However this may be, even if (future) use of the disputed domain name would be in bad faith, the Panel reminds the Complainant that it should also be established that the disputed domain name was registered in bad faith. The Complaint and Response are at odds as to whether the Respondent was authorized to register the disputed domain name in its own name in 1999, which is when the Complainant was established. The Complainant, or its other shareholders, must have known that the disputed domain name was registered by the Respondent as they alleged to have paid the annual renewal fees for the disputed domain name and the Complainant has actually been using the disputed domain name to link Internet users to its website. The Panel considers this to be an indication that the Complainant (at least implicitly) agreed to the registration of the disputed domain name by the Respondent, even though the beneficiary owner is the Complainant. The registration of the disputed domain name was therefore not made in bad faith.

Additionally, the Panel observes that this domain name dispute is part of a greater dispute between the parties, apparently based on contract(s) and alleged non-compliance. The parties have ample opportunity in ordinary court proceedings to argue their case. The Policy offers, however, limited administrative proceedings for domain names that potentially conflict with trademarks and which purpose is to prevent the misuse of the domain name system by so-called cybersquatters. These administrative proceedings are not intended to solve contractual disputes, and the Panel is lacking both the power and the legal means to deal with questions concerning an underlying contractual relationship and the legality of a right of retention (see LPA LES PRODUITS ASSOCIES SA vs. ICCWorldWide Limited, WIPO Case No. D2000-0900).

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) Verwarringsgevaar tussen 'WALICHNOWY MARKO' en 'Mar-ko'; Walichnowy verwijst naar een Pools dorpje.
B) Geen verwarringsgevaar tussen het woordmerk 'Dignity' en 'DIGNITUDE'.
C) Verlate reactie bij aanvraag beeldmerk van ´groenomlijnde achthoek´ moet wel bij overweging worden betrokken
D) Woordmerk 'TRANSCENDANTAL MEDITATION' en 'MÉDITATION TRANSCENDANTALE' hebben een beschrijvend karakter, nader onderzoek wordt verricht
E) Verwarringsgevaar tussen het beeldmerk ´METRO KIDS COMPANY´ en ´METRO´
F) De woordelementen van het woordmerk MEDIGYM hebben een beschrijvend karakter.

Gerecht EU 4 februari 2013, zaak T-159/11 (Marszalkowski / OHMI - Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO))

A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen "WALICHNOWY MARKO" voor waren van klasse 29 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 760/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 11 januari 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk "Mar-Ko" voor waren van klasse 29.

Het beroep wordt afgewezen. De kamer van beroep heeft juist geconcludeerd dat van verwarringsgevaar tussen de twee conflicterende merken sprake is. De aanduiding Walichnowy verwijst naar de oorsprong van de producten, een dorpje in Polen. Ook op MARQUES.

24 Cinquièmement, le requérant fait valoir que les marques en conflit présentent des différences conceptuelles que la chambre de recours aurait méconnues. (...) En revanche, le terme « walichnowy » de la marque demandée désignerait la localité dans laquelle le requérant demeure depuis plus de dix ans et où il a lancé son activité économique, à savoir un village situé en Pologne, voïvodie de Łódź, district de Wieruszów, commune de Sokolniki. Enfin, le terme « marko » serait dérivé du prénom du requérant, Marek.

47. Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours était fondée à conclure, en substance, que, d’une part, la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen et, d’autre part, le consommateur moyen polonais était amené à retenir plutôt l’élément verbal « marko » de la marque demandée, visuellement semblable et phonétiquement identique à l’élément verbal « mar-ko » de la marque antérieure (points 27 et 28 de la décision attaquée), et ce en dépit des éléments figuratifs de la marque demandée, même si ceux-ci ne sont pas entièrement négligeables. À cet égard, ne saurait prospérer l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte de l’élément verbal « walichnowy » de la marque demandée, voire aurait négligé cet élément. Il y a lieu de relever que la chambre de recours a correctement qualifié ce dernier élément verbal de, notamment, faiblement distinctif par rapport à l’élément verbal distinctif et dominant « marko », dans le cadre de sa comparaison visuelle et phonétique des marques en conflit (points 23 et 24 de la décision attaquée ; voir points 39 à 43 ci-dessus), de sorte qu’une référence générale à cette comparaison suffisait pour établir que ledit élément verbal n’était pas susceptible de remettre en cause la similitude visuelle et phonétique desdites marques. En effet, compte tenu du caractère neutre de la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit (point 25 de la décision attaquée et point 45 ci-dessus), ce faisant, la chambre de recours a implicitement caractérisé tous les autres composants de la marque demandée comme étant négligeables, ce qui lui a permis ainsi d’opérer l’appréciation globale du risque de confusion essentiellement sur la base de l’élément verbal distinctif et dominant « marko ».

49. Par conséquent, la chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit et le moyen unique du requérant doit être écarté comme non fondé. Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

Gerecht EU 4 februari 2013, zaak T-504/11 (Hartmann / OHMI - Protecsom (DIGNITUDE))

B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale en communautaire woordmerk „Dignity”, voor waren van de klassen 5 en 10, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1197/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 juli 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke afwijzing van de oppositie die door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „DIGNITUDE”, voor waren van de klassen 5, 24 en 25, is ingesteld.

Het beroep wordt verworpen. De kamer van beroep heeft op juiste gronden vastgesteld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen het woordmerk „Dignity” en het woordmerk „DIGNITUDE". De waren zijn verschillend, de één incontitentieproducten, de ander ondergoed. Van een complementariteit van producten zoals door verzoekers is bepleit is geen sprake. Ook op IPKat.

38. Secondly, concerning the applicant’s argument as regards the similar nature of the goods at issue, the difference between those goods is also apparent in the light of their composition, their characteristics and their durability. It must be observed that, as the Board of Appeal correctly pointed out, the hosiery, underclothing, underpants and underwear covered by the mark applied for are articles of clothing and fashion manufactured with materials which are resistant to repeated and continuous use over time. In addition, they are not meant to be absorbent. The napkin pants and absorbent pads covered by the earlier trade marks are medical articles which are generally composed of an absorbent part and an impermeable part made of plastic material. Those goods, unlike ordinary underwear, are generally disposable following a limited number of uses.

45. However, a relationship of complementarity as described by the applicant cannot be established in the present case. Even if certain models of underwear covered by the mark applied for could possibly be shaped or adapted so as to enable their use with absorbent napkins, these models were not designed, in principle, for that purpose. Therefore, they cannot be considered to be indispensable or important for the use of absorbent napkins so that consumers may think that the same company is responsible for the production of those two types of goods. Consumers do not perceive that the manufacturers of underwear, even of underwear enabling the adhesion of absorbent napkins, also produce napkins for consumers suffering from incontinence.

46. In the light of the foregoing, it must be concluded that the Board of Appeal did not err in finding that the goods covered by the marks at issue were not similar.

47. Furthermore, in so far as, according to the case-law cited at paragraph 22 of the present judgment, the likelihood of confusion presupposes both that the marks at issue are identical or similar and that the goods or services which they cover are identical or similar, it must be held that the Board of Appeal was correct in finding that there was no likelihood of confusion between the marks at issue within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009.

Gerecht EU 6 februari 2013, zaak T-263/11 (Bopp / OHMI (Représentation d'un cadre octogonal vert))

C) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 605/2010-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 11 maart 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een beeldmerk bestaande in de weergave van een groenomlijnde achthoek in te schrijven voor diensten van klasse 35.

Het beroep wordt toegewezen en de bestreden beslissing vernietigd. BHIM heeft de inschrijving van de weergave van een groenomlijnde achthoek als beeldmerk geweigerd, op grond van het ontbreken van onderscheidend vermogen. Naar het oordeel van het Gerecht heeft aanvraagster een geldige rede voor een verlate reactie, namelijk een verkeerd faxnummer op het briefpapier van het BHIM. Het Gerecht is van oordeel dat het BHIM deze reactie wel in haar overweging bij het vaststellen van onderscheidend vermogen had moeten meenemen.

49. Obwohl der Kläger im vorliegenden Fall in seinem fristgerecht beim HABM eingegangenen Fax präzisiert hatte, welche Dienstleistungen von der Anmeldemarke erfasst sein sollten – nämlich im Wesentlichen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in Form eines Qualitätssiegels für Waren und Dienstleistungen anderer Hersteller oder Dienstleister – und wie diese Marke verwendet werden sollte – nämlich zur Kennzeichnung seiner eigenen Dienstleistungen der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, nicht aber der Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand der Dienstleistungen sind, die er anbieten will –, hat die Beschwerdekammer dieses Fax beim Erlass der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigt. Da zum einen die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen zum besseren Verständnis sowohl der Bezeichnung der angemeldeten Dienstleistungen als auch der beabsichtigten Verwendung der Anmeldemarke beitragen konnten und Letztere möglicherweise das Verständnis der Bezeichnung der beanspruchten Dienstleistungen erleichtert und da zum anderen dieses Verständnis für die Beurteilung, ob eine Anmeldemarke Unterscheidungskraft besitzt oder beschreibend ist, entscheidend war, hat die Beschwerdekammer Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 fehlerhaft angewandt. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass die Berücksichtigung dieses Schreibens die Beschwerdekammer möglicherweise veranlasst hätte, anders zu entscheiden (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 29. Oktober 1980, van Landewyck u. a./Kommission, 209/78 bis 215/78 und 218/78, Slg. 1980, 3125, Randnr. 47).

51. Unter den Umständen des vorliegenden Falls, in dem zum einen die Beschwerdekammer zum Ausdruck brachte, dass sie zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entscheidung weder darüber, welche Dienstleistungen genau von der Anmeldemarke erfasst sein sollten, noch darüber, wie diese Marke verwendet werden sollte, ins Bild gesetzt worden sei, und zum anderen die Antwort des Klägers auf das Schreiben vom 29. November 2010 fristgerecht beim HABM eingegangen war, konnte nämlich die Beschwerdekammer ihren Mangel an Informationen nicht dadurch wettmachen, dass sie die Beurteilung, ob die Anmeldemarke Unterscheidungskraft besitzt oder beschreibend ist, am Maßstab aller Dienstleistungen der Klasse 35, u. a. Werbung, in einer abstrakten Betrachtungsweise vornahm, ohne die Besonderheiten der von der Anmeldemarke erfassten Dienstleistungen zu berücksichtigen.

Gerecht EU 6 februari 2013, zaal T-412/11 en zaak T-426/11 (Maharishi Foundation / OHMI (TRANSCENDENTAL MEDITATION en MÉDITATION TRANSCENDANTALE))

D) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1294/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 6 april 2011 tot toewijzing van het beroep en verwijzing van de zaak naar de onderzoeksafdeling, op het beroep van verzoekster tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij inschrijving van het woordmerk „TRANSCENDANTAL MEDITATION” voor goederen en diensten van de klassen 16, 41, 44 en 45 en voor het woordmerk „MÉDITATION TRANSCENDANTALE” ook voor de klassen 35, gedeeltelijk is gewijzigd .

Het aangevraagde merk heeft een directe relatie met de waren in kwestie, beschrijft het merk aldus de waren en mist ze enig onderscheidend vermogen. De kamer wijst het beroep af. Het beroep op 7(3) is niet-ontvankelijk: het OHIM had onderzoek moeten doen naar de additionele documenten, heeft dat echter nagelaten. Het Gerecht EU kan niet zichzelf in de plaats van het OHIM stellen door zelf onderzoek uit te voeren.

84. The mark applied for thus has a sufficiently direct and specific relationship with the goods in question to enable the public concerned immediately to perceive, without further thought, a description of the characteristics of those goods. The Board of Appeal therefore correctly concluded that the mark is descriptive within the meaning of Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009 with regard to the instructional and teaching material.

93. Therefore, the Board of Appeal correctly concluded that the word sign applied for is descriptive within the meaning of Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009 with regard to the goods and services at issue in the present case and the relevant public as defined above (see paragraph 68 above).

100 In the present case, the Board of Appeal did not examine the additional documents produced before it by the applicant and remitted the question to the Examination Division. Therefore, the examination with regard to Article 7(3) of Regulation No 207/2009 has not yet been carried out by OHIM.

101 The Court cannot substitute itself for OHIM in that regard and therefore cannot rule on the arguments presented on this point by the applicant (see, to that effect and by analogy, judgment of 4 October 2007 in Case T‑481/04 Advance Magazine Publishers v OHIM – Capela and Irmãos (VOGUE), not published in the ECR, paragraph 22.

Gerecht EU 7 februari 2013, zaak T-50/12 (AMC-Representações Têxteis / OHMI - MIP Metro (METRO KIDS COMPANY))

E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat de woordelementen „METRO KIDS COMPANY” bevat voor waren en diensten van de klassen 24, 25 en 39 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2314/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 24 november 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het internationale beeldmerk dat het woordelement „METRO” bevat voor waren en diensten van de klassen 1 t/m 45.

Het beroep wordt afgewezen. Tussen het beeldmerk ´METRO KIDS COMPANY´ en ´METRO´ is sprake van verwarringsgevaar. Het OHIM heeft juist geoordeeld dat niet is aangetoond dat de coexistentie van de merken gebaseerd was op afwezigheid van verwarringsgevaar. Verzoeker heeft niet aangetoond dat het onderscheidend karakter van het oudere merk verzwakt of verwaterd was. Ook op MARQUES-blog.

52. In the present case, however, as the Board of Appeal rightly held in paragraph 40 of the contested decision, the applicant has not in any way shown that that coexistence was based on the absence of any likelihood of confusion (see, to that effect, LIFE BLOG, paragraph 51 above, paragraph 69 and the case-law cited). It follows that the applicant has not shown that the distinctive character of the earlier trade mark was weakened or diluted.

57. Consideration of the objective circumstances in which the goods and services covered by the marks in dispute are marketed is fully justified. The examination of the likelihood of confusion which the departments of OHIM are called on to carry out is prospective. Since the particular circumstances in which the goods and services covered by the marks are marketed may vary in time and depending on the wishes of the proprietors of those marks, the prospective analysis of the likelihood of confusion between two marks, which pursues an aim in the general interest, that is, that the relevant public may not be exposed to the risk of being misled as to the commercial origin of the goods in question, cannot be dependent on the commercial intentions, whether carried out or not – and which are naturally subjective – of the trade mark proprietors (see O STORE, paragraph 56 above, paragraph 76 and the case-law cited).

58. It follows that the quality, price or details of the applicant’s goods and the particular circumstances in which they are marketed, which are dependent on the commercial intentions of the person applying for the trade mark and which may therefore vary in time, cannot be relevant for the purposes of analysing the likelihood of confusion.

Gerecht EU 8 februari 2013, zaak T-33/12 (Piotrowski / OHMI (MEDIGYM))

F) Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging van beslissing R 734/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 18 november 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „MEDIGYM”, voor waren van klasse 10, in te schrijven.

Het beroep wordt verworpen. Het woordmerk MEDIGYM bestaat uit een combinatie van woordelementen, die elk op zich een beschrijving zijn van de kenmerken van de waren.

46. Was das Vorbringen der Klägerin angeht, dass die Beschwerdekammer ihre Prüfung des beschreibenden Charakters des Bestandteils „medi“ zum einen darauf gestützt habe, dass sich dieses Element auf dem Gebiet der Medizin häufig wiederfinde, und zum anderen darauf, dass die maßgeblichen Verkehrskreise, die aus Fachleuten dieses Gebiets bestünden, an die Verwendung dieses Elements als Bezugnahme auf ihr Fachgebiet gewöhnt seien, ist ihr Vorbringen als in jeder Hinsicht unerheblich zurückzuweisen.

47. Die Beschwerdekammer hat in Randnr. 12 der angefochtenen Entscheidung lediglich ausgeführt, dass das Element „‚medi‘ … tatsächlich … vom englischen Publikum als eine Bezugnahme auf das Gebiet der Medizin [verstanden werden könne], da es der gemeinsame Wortstamm mehrerer Begriffe auf diesem Gebiet, wie etwa des Adjektivs ‚medical‘“, sei. Die Beschwerdekammer hat sodann hinzugefügt: „Selbst wenn dem angemeldeten Zeichen andere Bedeutungen entnommen werden können, ist das dargelegte Verständnis der Verbraucher im Hinblick auf die beanspruchten Waren zugrunde zu legen.“ Entgegen dem Vorbringen der Klägerin berücksichtigte die Beschwerdekammer folglich, um den beschreibenden Charakter dieses Elements darzutun, weder die Häufigkeit, mit der dieses Wort verwendet wird, noch den Umstand, dass die maßgeblichen Verkehrskreise daran gewöhnt seien, dem Element „medi“ zu begegnen.

52.  Nach der Rechtsprechung bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder die Zweckbestimmung der fraglichen Waren beschreibt, selbst für die Bestimmung dieser Waren beschreibend (Urteil UniversalPHOLED, Randnr. 30, vgl. auch entsprechend Urteil Campina Melkunie, Randnr. 39). Im vorliegenden Fall wird daher die Kombination des Elements „medi“, das sich auf das Gebiet der Medizin bezieht, und des Elements „gym“, das „gymnasium“ und „gymnastic“ bedeutet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen als eine Abkürzung für „medical gymnasium“ (therapeutische Sporthalle) oder „medical gymnastic“ (Heilgymnastik) verstanden werden.

Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch 6 februari 2013, LJN BZ1407 (Schomburg GMBH & CO, Schomburg-Lux SARL en Schomburg BV. tegen Decor Handelsmaatschappij BV.)

Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager.

Merkenrecht. Niet te kwader trouw. Onrechtmatig handelen. Schomburg brengt tegellijm in poedervorm in de handel onder het merk UNIFIX. Decor heeft steenlijm met het teken Uni Fix dan wel UniFix aangeboden via o.a. Intergamma B.V. Decor stelt dat dat gebruik toelaatbaar is, onder meer omdat het merk UNIFIX te kwader trouw zou zijn gedeponeerd en louter beschrijvend is. De vordering tot nietigverklaring van het merk UNIFIX op grond van kwader trouw wordt afgewezen omdat die vordering na 5 jaar is ingesteld (art. 2.28 lid 3 onder b BVIE).

Met betrekking tot de stelling van Decor dat het teken UniFix louter beschrijvend is, overweegt de rechtbank dat het teken UniFix voldoende onderscheidend vermogen heeft om de afnemers van Schomburg in staat te stellen de waren van Schomburg te kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het teken UNIFIX is zowel gezien als een woord als een combinatie van bestanddelen 'uni' en 'fix' niet een zodanig beschrijvend karakter heeft dat dit teken op grond van het algemeen belang zou moeten worden vrijgehouden voor gebruik door eenieder.

Vast staat dat Schomburg houdster is van een geldige inschrijving van een merk UNIFIX. De tekens Uni Fix en UniFix van Decor zijn identiek aan het merk UNIFIX van Schomburg. De waar waarvoor Decor haar tekens voor gebruikt is dezelfde waar waarvoor Schomburg haar merk heeft ingeschreven, te weten bouwchemicaliën, kunststof gemodificeerde, cementgebonden poedertegellijn, chemische additieven voor de vervaardiging van waterbestendig beton of mortel en voegafdichtingen. Afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie. Door het gebruik van de tekens voor haar steenlijm heeft decor inbreuk gemaakt op het recht van Schomburg. (r.o. 3.13)

De rechtbank is van oordeel dat het gebruik door Decor van de tekens Uni Fix en UniFix niet te kwader trouw zijn geweest. Maar verklaart voor recht dat Decor inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk van Schomburg en daardoor onrechtmatig heeft gehandeld. Decor dient het gebruik van de tekens gestaakt te houden en wordt veroordeeld in de proceskosten, tot op heden begroot op €31.000,-.

3.7.2. (...) De rechtbank oordeelt:  ‘Volgens het Van Dale woordenboek, dat in beginsel leidend is, heeft het woord “uni” zowel in het Nederlands als in het Frans en Duits de betekenissen “universiteit” en “effen/eenkleurig”. (…) In het rijtje “uniform” “universeel” en “universiteit” is “unifix” geen bestaand woord, al doet het bestanddeel “uni” van dit teken wel denken aan bedoelde betekenis. Dat betekent echter niet dat het bestanddeel “uni” letterlijk  “één” betekent.

Volgens het Van Dale woordenboek heeft het woord “fix” in het Nederlands (…) de betekenissen “injectie van harddrugs in de ader’ en “reparatie van een fout in software”. (…) De combinatie van de bestanddelen “uni” en “fix”, voor zover deze bestanddelen een zelfstandige betekenis hebben, vormt in haar geheel beschouwd geen aanduiding die wordt gebruikt of zou kunnen worden gebruikt voor kenmerken van de waren in de klassen 1, 17 en/of 19. Decor heeft niet aangetoond dat de combinatie van de bestanddelen “uni” en “fix” een bepaalde betekenis heeft die buiten het Van Dale woordenboek is gebleven, maar in de beschouwing zou moeten worden betrokken. (…) “Unifix”doet nog het meest denken aan het Engelse woord “unific”, dat “éénmakend” betekent. Doordat er een “x” staat in plaats van een ‘c” is sprake van een (Engels) taalnovum,, waardoor het teken geschikt is om als merk te dienen.”

3.13. De rechtbank overweegt het volgende. Waar artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE spreekt over “dezelfde” waren en niet over “gelijke” waren, moet deze bepaling zo begrepen worden dat met betrekking tot de waren niet de eis wordt gesteld dat deze identiek zijn aan die van de merkhouder, maar slechts dat deze behoren tot de groep(en) waren waarvoor het merk is ingeschreven. Dat is naar het oordeel van de rechtbank in deze zaak het geval, ook al kennen de waren van [eiseressen] en Decor niet exact dezelfde samenstelling of exact dezelfde toepassing.
Decor heeft met haar verweer de grondige onderbouwing van [eiseressen] omtrent de samenstelling van haar product en de toepassing daarvan onvoldoende gemotiveerd weersproken. Decor heeft ook niet gesteld in welke andere klasse van waren haar steenlijm volgens haar dan wel zou vallen.
De waar waarvoor Decor haar tekens gebruikt is dan ook dezelfde als de waar waarvoor [eiseressen] haar merk UNIFIX heeft ingeschreven, te weten bouwchemicaliën, kunststofgemodificeerde, cementgebonden poedertegellijm, chemische additieven voor de vervaardiging van waterbestendig beton of mortel en voegafdichtingen.
Door het gebruik van de tekens Uni Fix en UniFix voor de door Decor verkochte steenlijm, wordt afbreuk gedaan aan de herkomstfunctie van het merk UNIFIX. Door dit gebruik kan bij de (potentiële) afnemer immers de indruk ontstaan dat deze steenlijm afkomstig is van dezelfde producent als de onder het merk UNIFIX verkochte tegellijm. Het feit dat op de verpakkingen van [eiseressen] tevens de naam [eiseressen] en op de verpakkingen van Decor tevens de naam Decor voorkomt maakt dit niet anders. Door de tekens Uni Fix en UniFix te gebruiken voor haar steenlijm heeft Decor dan ook inbreuk gemaakt op het recht van [eiseressen] op haar merk UNIFIX als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE, zodat verwarringsgevaar wordt verondersteld.

3.17. De rechtbank is van oordeel dat het gebruik door Decor van de tekens Uni Fix en UniFix niet te kwader trouw is geweest. Ten eerste behoefde Decor toen zij in 2003 haar tekens introduceerde niet op de hoogte te zijn van het gebruik door [eiseressen] van het merk UNIFIX. Immers heeft [eiseressen] haar merk eerst op 27 oktober 2004 mede voor de Benelux ingeschreven. Voor die tijd was derhalve Decor te goeder trouw en was er geen sprake van inbreuk door Decor. Al hetgeen [eiseressen] heeft aangevoerd omtrent het voorgebruik door haar in de Benelux, maakt dit niet anders, aangezien uit niets blijkt dat Decor van dit voorgebruik op de hoogte was. Het enkele feit dat [eiseressen] haar merk op 27 oktober 2004 heeft ingeschreven voor de Benelux maakt Decor niet ineens te kwader trouw. Toen Decor eenmaal op de hoogte was van de merkinschrijving van [eiseressen] heeft zij zich vervolgens verweerd met standpunten (UNIFIX is louter beschrijvend, de waar is niet dezelfde, er is geen verwarringsgevaar) die niet bij voorbaat kansloos waren. De rechtbank zal daarom, gelet op het bepaalde in artikel 2.21 lid 4, 2e zin BVIE, de vordering onder (x) b) tot afdracht van de door Decor met de verkoop van verpakkingen steenlijm met daarop Uni Fix of UniFix gemaakte nettowinst afwijzen. De rechtbank zal tevens de vorderingen onder (iv), (v) en (viii) afwijzen voor zover deze vorderingen betrekking hebben op de gevorderde afdracht van genoten winst (waaronder de vorderingen die neerkomen op het afleggen van rekening en verantwoording en de vordering tot overhandiging van een accountantsverklaring).

3.23. Nu in deze procedure is vastgesteld dat sprake is van inbreuk en dat Decor het gebruik van de tekens Uni Fix en UniFix gestaakt dient te houden, dient Decor te worden veroordeeld in de proceskosten op de voet van 1019h Rv, zoals gevorderd door [eiseressen]. [eiseressen] heeft specificaties overgelegd, waaruit blijkt dat haar raadsman voor de conventie en de reconventie tezamen in totaal ongeveer € 41.333,-- in rekening heeft gebracht. De rechtbank schat dat ongeveer driekwart van dit bedrag gemoeid zal zijn geweest met de conventie. De kosten aan de zijde van [eiseressen] in conventie worden daarom begroot op € 31.000,--. De over deze kosten gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf de datum van deze uitspraak.

Lees de uitspraak: scan C/01/216139 / HA ZA 10-1825, LJN BZ1407.

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, 5 februari 2013, 200.098.888 (Hei Bike tegen Accell Duitsland)

Uitspraak ingezonden door Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap.

Ouder handelsnaamrecht vs jonger merkenrecht. Geen kwader trouw. Verwarringsgevaar.

Hei Bike verkoop fietsen en fietsonderdelen, heeft de domeinnaam heibike.nl / hei-bike.nl en als woordmerk HEIBIKE geregistreerd. Accell heeft het beeldmerk HAI BIKE geregistreerd en verkoopt fietsen in België en Nederland.

Twee grieven/vragen:
1) is het merkdepot door Accell te kwader trouw (2.4 aanhef en sub f BVIE)? en
2) handelt Accell onrechtmatig door het gebruik van haar jongere merknaam omdat verwarring is te duchten met de oudere handelsnaam van Hei Bike?

Ook als het hof er vanuit gaat dat Accell op de hoogte was van het handelsnaamgebruik van Hei Bike, is dat onvoldoende om te spreken van een depot te kwader trouw. (r.o. 4.3). Deze grief slaagt niet.

Onder verwijzing naar HR Eurotyre IEF 8366, wordt overwogen dat artikel 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger overeenstemmend merk dat verwarring wekt. Dat voor deze aanvullende onrechtmatigheid het gevaar van verwarring (te duchten verwarring) niet voldoende is doch daadwerkelijk opgetreden verwarring vereist is, kan in het arrest noch in de daaraan voorafgaande conclusie worden gelezen. Dat verwarring valt te duchten bij het gebruik van twee zozeer overeenstemmende tekens in dezelfde branche is voldoende aangetoond. Accell wordt onder anderen veroordeeld tot het plaatsen van advertenties in vakbladen.

Leestip: 4.4