Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 15 november 2012, zaaknr. 429981 / KG ZA 12-1198 (Screentime en Five Divas tegen SBS en Talpa)

Eisers en Talpa zijn televisie- en productiemaatschappijen, SBS is een omroepbedrijf. Het televisieprogramma 'Popstars', een talentenjacht met diverse rondes van audities en gevolgd door live shows is bedacht, ontwikkeld en geproduceerd door Screentime en Five Divas. Het is via licentieovereenkomsten in 50 landen uitgezonden. SBS kondigt een nieuwe zangtalentenjacht aan met de naam 'The Next Popstar'. Dit wordt aangekondigd via de domeinnaam popstars.nl.

Het beroep van Screentime op haar Beneluxmerken slaagt niet nu de benamingen slechts dienen tot aanduiding van kenmerk van de diensten, zangtalentjachten draaien immers om de selectie en creatie van (potentiële) 'popsterren', waar het relevante publiek in de Benelux het Engels voldoende beheerst om de betekenis van het woord te begrijpen. Er is geen bewijs van inburgering voor het gehele grondgebied van de Benelux (slechts één seizoen op de Vlaamse televisie in 2001 en met name niet in (gericht op) Wallonië of Luxemburg).

Door intensief merkgebruik is er wel sprake van een algemeen bekend merk in Nederland ex 6bis Uvp en 16 lid 2 TRIPs, doordat er tussen 2008 en 2011 ieder jaar vier maanden iedere week prime time een zangtalentenjacht is uitgezonden met een gemiddeld bereik van een miljoen televisiekijkers, herhaalde uitzendingen en via Uitzending Gemist en Youtube en andere media-aandacht. SBS en Talpa worden bevolen merkinbreuk door gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR en door gebruik van de domeinnaam popstars.nl te staken.

4.7. Screentime heeft (...) wel voldoende aannemelijk gemaakt dat het teken POPSTARS zo intensief heeft gebruikt in Nederland dat het teken moet worden aangemerkt als een algemeen bekend merk voor het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht in de zin van artikel 6bis UvP en artikel 16 lid 2 TRIPs. Het beperkte gebruik in België en Luxemburg sluit dat niet uit, aangezien voor de toepassing van dat artikel in Nederland (...) volstaat dat het merk in Nederland algemeen bekend is [red. vergelijk Hof 's-Gravenhage inzake Wendy's, IEF 11161].

Lees de grosse KG ZA 12-1198, schone pdf KG ZA 12-1198.

Op andere blogs:
Dirkzwager IE/IT (Beschermingsdrempel van algemeen bekend merk is verlaagd)
IPKat (Screentime, Divas saved by Paris Convention)
Merkenbureau Abcor (POPSTAR – THE NEXT POPSTAR; bekendheid in Nederland voldoende voor merkinbreuk!)
SOLV (Popstars algemeen bekend dus onderscheidend?!)
VZB-blog (The Next Popstar wordt noodgedwongen The Next Pop Talent)

Conclusie A-G Mengozzi HvJ EU 15 november 2012, zaak C-561/11 (Fédération Cynologique Internationale)

Prejudiciële vragen gesteld door Juzgado de lo Mercantil, Alicante (Spanje).

Uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk. Inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk. Aan het gemeenschapsmerk verbonden uitsluitend recht, over het begrip „derde”.

Conclusie:

Artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat, in geval van een geschil betreffende schending van het door een gemeenschapsmerk verleende uitsluitende recht, het recht om derden het gebruik van dit merk te verbieden, zich uitstrekt tot iedere derde die een teken gebruikt dat tot verwarring kan leiden, daaronder begrepen de derde die houder is van een later ingeschreven gemeenschapsmerk.

Vraag:

„Strekt het recht om derden het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden als bedoeld in artikel 9, lid 1, van [verordening (EG) nr. 207/2009] zich in een procedure wegens inbreuk op het aan een gemeenschapsmerk verbonden uitsluitende recht uit tot iedere derde die een teken gebruikt dat verwarring kan doen ontstaan (doordat het overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor [soortgelijke] diensten of waren), of valt een dergelijke derde die gebruik maakt van dat teken dat [voor verwarring kan zorgen en] op zijn naam als gemeenschapsmerk is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang die jongere merkinschrijving niet nietig is verklaard?”

Op andere blogs:
IPKat (Community trade mark law goes to the dogs)
Marques (Dogfight over Community trade marks: AG opines)

Gemeenschapsmerkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) bij visuele en fonetisch overeenstemming behoeft geen dominant onderdeel (Impulso creador)
(B) Afkorting GG is beschrijvend voor Großes Gewächs-wijn
(C)  Geen verwarringsgevaar bij merken met gemeenschappelijk element niet te bewijzen met algemene verwijzing naar lijst Gerecht EU-uitspraken

Gerecht EU 14 november 2012, zaak T-555/11 (Evonik Industries / OHMI - Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)(tesa / OHMI))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „Impulso creador”, voor waren en diensten van onder meer de klassen 35, 36, 37 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1101/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 juni 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende gedeeltelijke weigering van inschrijving van dat merk in het kader van oppositie van de houder van het nationale en het gemeenschapsbeeldmerk die het woordelement „IMPULSO” bevatten, voor diensten van de klassen 35 en 42. Het beroep wordt afgewezen, visueel en fonetisch zijn de tekens gelijk, daarbij is het niet van belang of het onderdeel Impulso dominant is.

32 It follows from all the aforegoing considerations that, irrespective of the answer to the question whether the word ‘impulso’ must be considered to be the dominant element of the marks in question, they are similar from an overall visual and phonetic perspective.

39 (...) In any event, the applicant has failed to show how attaching the slightest importance to the phonetic aspect of the signs in question influenced the overall assessment of the likelihood of confusion.

Gerecht EU 15 november 2012, zaak T-278/09 (Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter / OHMI (GG))

(B) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1568/20081 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 april 2009 tot verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de inschrijving van het woordmerk „GG”, voor waren van klasse 33, is geweigerd. De hoofdletters „GG“ wordt in de wijnsector gebruikt voor de Duitse uitdrukking „Großes Gewächs“. Het beroep wordt afgewezen.

55 Erstens verhindert, selbst wenn die Abkürzung, wie der Kläger geltend macht, nur von seinen Mitgliedern für den Ausdruck „Großes Gewächs“ verwendet wird, dieser Umstand nicht, dass die Öffentlichkeit oder die Fachleute des Weinsektors über das Internet oder andere Quellen Zugang zu dieser Information haben und sie als solche verstehen, d. h. als eine im Weinsektor für den fraglichen Ausdruck verwendete Abkürzung. Die Beschwerdekammer hat daher in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass die bloße Verwendung des Wortzeichens GG durch den Kläger und seine Mitglieder als beschreibende Angabe für die von der Anmeldung erfassten Waren nichts daran ändert, dass dieses Zeichen beschreibend ist.

Gerecht EU 13 november 2012, zaak T-555/11(tesa / OHMI - Superquímica (tesa TACK))

(C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk bevattende de woordbestanddelen „tesa TACK” voor waren van klasse 16 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 866/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 5 juli 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van de nationale woord- en beeldmerken bevattende het woordbestanddeel „TACK” voor waren van klasse 16 is ingesteld. Beroep wordt afgewezen, een verwijzing naar een lijst Gerecht EU-uitspraken zonder specifiek aan te geven wanneer er geen verwarringsgevaar is wanneer er toch een gemeenschappelijke element voorkomt, is onvoldoende voor toewijzing van het beroep. Ook op de Marques-blog.

54 Moreover, the applicant’s argument that the General Court has sometimes held that there is no likelihood of confusion in the case of marks sharing a common element cannot succeed. The question whether two marks give rise to a likelihood of confusion goes to the facts and the answer depends on the assessment of the individual circumstances of each case (see, to that effect, GIORGIO BEVERLY HILLS, paragraph 31). In the present case, however, the applicant does no more than list a series of judgments of the General Court in an abstract manner, without giving precise details as to the specific guidance that those judgments could provide for the purposes of settling the present case.

56 In the present case, it should be pointed out that the marks at issue are different from the marks examined by the Spanish Trademarks Office. The question addressed in that context was whether there was a likelihood of confusion between the word mark TESA TAC, written without the letter ‘k’ (‘tac’), and the figurative mark TACKCEYS. It follows that the analysis carried out by the Spanish Trademarks Office is not transposable and that the likelihood of confusion, in the present case, must be assessed only in the light of the individual circumstances of the case.

57 In the light of the foregoing, it must be held that the Board of Appeal did not make an error of assessment in concluding that there was a likelihood of confusion, for the purposes of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, between the marks at issue.

T. Cohen Jehoram, The function theory in trademark law and the holistic approach of the ECJ, in: Verbindend recht, liber amicorum K.F. Haak, Kluwer 2012, pp. 177-188, IE-Forum nr. IEF 12001.

Bijdrage ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Erasmus Universiteit Rotterdam en De Brauw Blackstone Westbroek.

For this article I turn to a theory developed by the (European) Court of Justice ("CoJ") in the field of trade mark law: the function theory. In the past years it has become the pivot of trade mark protection within the EU, which is remarkable as no word on the function can be found either in the Trade Marks Directive (89/104/EEC of 21 December 1988; "TMDir") or the Community Trade Mark Regulation (last amended and codified version: 207/2009 of 26 February 2009; "CTMR"). This is of course odd, as the TMDir and CTMR aim to provide full harmonization in particular on the protection granted to trade marks in case of use of signs in relation to goods or services; this is one of the most important aspects of an internal market within the EU. It was thus conceived, created and defined solely by the CoJ. And it continues to shape this theory. That fact in itself shows that there is a lack of legal certainty here, but it also underlines the need for a clear interpretation, both to appreciate the effect of what the CoJ has decided to date, and to try to get a grip on where the CoJ is heading. Of course, for this is it essential to see where the CoJ is coming from and what is the (legal) background of this theory.

Below I will try to first provide a theory on the genesis of the function theory; let me already now give away that I think it comes from an adjacent area of the law. This will be followed by a synthesis of where we stand today. I will also aim to indicate what his might mean for future developments. Finally, I will have a brief look as to where else the ECJ is applying non-trade mark doctrine in trade mark law.

Table of contents
What is the function theory?
Background of the function theory
The protected functions of the trade mark
Which protected trade mark function is protected when?
- Application in art 5(1)(a) TMDir situations
- Application in art 5(1)(b) TMDir situations
- Application in art 5(2) TMDir situations
The holistic approach of the CoJ

Liber amicorum K.F. Haak is verkrijgbaar bij bol.com.

Rechtbank 's-Gravenhage 14 november 2012, HA ZA 11-135 (Bacardi tegen Sanminez en Sandostine) en HA ZA 11-2683 (Sanminez en Sandostine tegen SEVA Trading)

Uitspraak ingezonden door Mark Tsoutsanis en Paul Wezelenburg, RWV advocaten.

In navolging van eerdere Bacardi-uitspraken. Hoofdzaak en vrijwaringzaak, parallelimport, productcode, merkinbreuk Bacardi, douane status, aangeboden website, invoer, verboden waar.

Hoofdzaak tussen Bacardi en Sanminez en Sandostine en in de vrijwaring tussen Sanminez en Seva Trading. Gedaagden in de hoofdzaak, Sandostine en Sanminez, hebben  Seva Trading B.V. opgeroepen in vrijwaring.

Bacardi brengt op haar producten productcodes aan, teneinde deze te kunnen traceren in het geval van een 'product recall'. Bacardi stelt dat Sandostine Bacardi-producten aanbiedt en verhandelt, die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in de handel zijn gebracht. Dat volgt uit de 'US health warning' op de verpakking.

Sanminez gebruikt accounts en inloggegevens van Sandostine voor het publiceren van advertenties op diverse adverteerderswebsites voor handelaren. Het enkel aanbieden van Bacardi producten levert geen merkintbreuk op. Het verweer van Sandostine faalt, de advertenties zijn afkomstig van Sandostine zoals in het advertentie-overzicht wordt vermeld. Voor bezoekers van de website heeft Sandosine te gelden als de adverteerder of wel degene die de producten aanbood. In dat geval blijft Sandostine de aanbieder.

5.10. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee vast komen te staan dat Sandostine Bacardi producten heeft aangeboden. (...) Ook is door X niet besteden dat de betreffende producten 'Rum Bacardi Blak USA health warning' niet door Bacardi in de EER op de markt zijn gebracht en dat Sandostine geen toestemming heeft gekregen van Bacardi voor de verhandeling van deze producten. Daarmee staat vast dat Sandostine inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi.

SEVA is niet aansprakelijk gehouden voor merkinbreuk door Sandostine, de vordering van Sandostine is dan ook onvoldoende gesubstantieerd. De rechter beslist staking merkgebruik BACARDI en afdracht  van de netto winst. SEVA is niet aansprakelijk gehouden voor merkinbreuk door Sandostine, de vordering van Sandostine is dan ook onvoldoende gesubstantieerd (r.o. 5.23).

Met opmerking van de inzendende advocaat: Ten aanzien van r.o. 5.5 en 5.6. is het interessant te vermelden dat omtrent dit vraagstuk inmiddels prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU gesteld zijn door het Hof 's-Gravenhage 30 oktober 2012, LJN BY1494, IEF 11948.

Een bijdrage van Evert van Gelderen, De Gier | Stam & Advocaten.

Het lijkt wel een nieuwe trend in het land van de intellectuele eigendom: de inbreuksmoezen. In de afgelopen drie maanden kwam iedere maand een uitspraak met een inbreuksmoes voorbij.

1. In september was er de ‘ik-ben-verbijsterd-deze-producten-heb-ik-niet-besteld’-smoes (in TKS S.A. vs M. Petiet, Vzr. Rb Zwolle 13 september 2012, IEF 11777).

Een eenmanszaak werd gesnapt toen bij de douane ongeveer 800 namaakhorloges werden tegengehouden van het merk ICE-WATCH. De inbreukmaker stelde dat hij verbijsterd was; hij had geen bestelling gedaan van (namaak) ICE-WATCH horloges, maar horloges van het merk TADA! Ter onderbouwing van het feit dat hij horloges van het merk TADA zou hebben besteld en de leverancier dus de verkeerde horloges had geleverd, werden documenten aan de rechtbank verstrekt. De essentiële informatie over het bestelde model was echter onleesbaar gemaakt. De rechtbank accepteerde het verweer dan ook niet.

2. Oktober was de maand van de ‘het-was-mijn-buurvrouw’-smoes (in TKS S.A. vs E. Aydar, Vzr. Rb Breda 9 oktober 2012, IEF 11855).

Ook deze zaak ging over namaakhorloges van het merk ICE-WATCH. In dit geval ging het om een vrouw die werd aangesproken wegens inbreuk omdat een pakketje van meer dan 500 horloges door de douane werd onderschept. Het pakketje was gericht aan haar huisadres. De dame had dit niet op haar geweten, zo stelde ze. Zij zou de dupe zijn geworden van bedrog. Ze zou enkel toestemming hebben gegeven aan een buurvrouw om een pakketje bij haar te laten bezorgen. Ze krijgt ten onrechte de zwarte piet toegeschoven. De rechter achtte het niet geloofwaardig dat Aydar belangeloos een onbekend persoon toestemming geeft om een zending met onbekende inhoud naar haar huisadres te sturen. Ook deze smoes haalde het dus niet.

3. En in november zag de ‘ik-deed-het-namens-een-vriend’-smoes het licht (in Björn Borg Brands AB vs X., Rb Den Haag 7 november 2012, IEF 11975).

Genoeg over horloges, deze zaak ging over onderbroeken, of beter: ‘boxers”. De inbreukmaker ‘X’ wordt gesnapt voor het verkopen van nepboxers van het merk Björn Borg. Hij tekent een verklaring dat hij dat niet meer zal doen, met daaraan gekoppeld een boete. Via Marktplaats blijft X vervolgens, onder diverse aliassen, de inbreukmakende boxers verkopen. Bij de rechtbank stelt hij vervolgens dat hij de boxers heeft aangeboden 'namens een vriend'. Ook zou hij zelf geen voorraad boxers hebben gehad en zou hij niets hebben verkocht. Deze smoes redt het evenmin. De Rechtbank acht dat niet geloofwaardig.

Ik kan niet wachten tot de smoes van december; iets van ‘Santa-did-it’?

Een bijdrage van Maarten Lous, Merk Echt.

Vooruitblik: wijzigingen in oppositietermijn. Cooling off. Werktaal. De oppositieprocedure bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is bij velen bekend. Met behulp van deze administratieve procedure is het voor een houder van een ouder merk mogelijk om bezwaar te maken tegen een jongere, gelijkende merkaanvraag. Tijdens de door het BBIE georganiseerde workshop oppositie van maandag 5 november 2012 is aangegeven dat medio 2013 enkele aspecten van deze procedure zullen veranderen. Dit artikel biedt een korte vooruitblik op de te verwachten wijzingen in de oppositieprocedure.

Oppositietermijn
Wanneer een Benelux merkaanvraag wordt gepubliceerd kan de houder van een ouder merk binnen twee maanden oppositie instellen. Deze oppositietermijn vangt aan op de 1e dag van de maand volgend op de maand van publicatie. Door toepassing van deze regel kan het in de praktijk voorkomen dat bij publicatie aan het begin van een kalendermaand de oppositietermijn langer uitvalt dan de bedoelde twee maanden. Enkel bij publicatie aan het einde van de kalendermaand is de oppositietermijn daadwerkelijk twee maanden. Het BBIE wil dit verschil wegnemen door de oppositietermijn aan te passen.

Met de voorgenomen aanpassing zal vanaf medio 2013 de oppositietermijn van twee maanden aanvangen op de dag van publicatie. Dit betekent dat termijnen niet alleen aan het einde van een kalendermaand kunnen verstrijken maar op elke dag van de maand. Een oppositie te laat instellen leidt tot niet-ontvankelijkheid. Met de invoering van deze wijziging is het daarom van belang om nog meer aandacht te geven aan goede termijnbewaking. Ook merkbewaking zal altijd binnen twee maanden moeten worden opgevolgd.

Cooling off
Nadat oppositie is ingesteld vangt de zogenaamde ‘cooling off’ periode aan. In deze periode hebben partijen de gelegenheid om onderling tot een akkoord te komen. De cooling off periode kan onder de huidige procedure steeds met twee maanden worden verlengd op verzoek van beide partijen. In het nieuwe beleid kan de cooling off steeds vier maanden worden verlengd. Hierbij introduceert het BBIE de ‘opt-out’ mogelijheid. Deze opt-out biedt beide partijen de mogelijkheid om eenzijdig de cooling off periode te beëindigen. Met deze wijziging beoogt het BBIE te voorkomen dat partijen, die geen zicht hebben op een minnelijke oplossing, moeten wachten tot de cooling off periode is afgelopen. De dreiging van een opt-out kan daarnaast, zeker bij lange cooling off periodes, lakse wederpartijen ertoe bewegen dossiers die stof dreigen te verzamelen sneller op te pakken. De langere verlenging van de cooling off periode in oppositieprocedures lijkt op die van het OHIM, waarbij deze periode in één keer met 22 maanden wordt verlengd en waarbij tevens een opt-out mogelijk is.

Werktaal
Naast het Nederlands en het Frans zal ook het Engels een werktaal worden bij het BBIE. Wanneer een depot in het Engels is verricht en de opposant de voorkeur geeft aan Engels als procestaal zal het Engels worden aangehouden. De taal van de verweerder is onder de nieuwe procedure niet altijd meer leidend. In de praktijk zal dit in bepaalde gevallen voor internationale partijen een drempel wegnemen om oppositie in te stellen, aangezien zij geen vertalingen meer hoeven te verrichten.

Conclusie
Het BBIE lijkt met deze ontwikkelingen tegemoet te komen aan de wens voor snelle, uniforme en makkelijk toegankelijke procedures. Met de verandering van de aanvang van de oppositietermijn zal echter het belang van een goede termijnbewaking toenemen. Het nieuwe beleid biedt partijen in het merkenrecht een snellere oppositieprocedure, waarbij zij door middel van een opt-out in de cooling off periode invloed kunnen uitoefenen op de voortgang van de procedure.

Maarten Lous

Gerecht EU 8 november 2012, zaak T-415/11 (Hartmann / OHMI (Nutriskin Protection Complex))

Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1524/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „Nutriskin Protection Complex” in te schrijven voor waren van de klassen 3 en 5. De klacht wordt afgewezen. De Kamer van Beroep hoeft niet in te gaan op alle door klager aangehaalde beslissingen over soortgelijke merken, de motivering kan ook impliciet zijn.

40 Jedoch kann von den Beschwerdekammern nicht verlangt werden, bei ihren Ausführungen alle von den Verfahrensbeteiligten vorgetragenen Argumente nacheinander erschöpfend zu behandeln. Die Begründung kann daher auch implizit erfolgen, sofern sie es den Betroffenen ermöglicht, die Gründe für die Entscheidung der Beschwerdekammer zu erfahren, und dem zuständigen Gericht ausreichende Angaben an die Hand gibt, damit es seine Kontrolle wahrnehmen kann (vgl. Urteil Mozart, Randnr. 55).

41 Die Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung ausgeführt, dass die Eintragung des angemeldeten Zeichens aufgrund seines beschreibenden Charakters nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 abgelehnt werden müsse, und die tatsächlichen Umstände dargelegt, die die Anwendung dieser Bestimmung rechtfertigten. Die Begründung der angefochtenen Entscheidung hat es somit zum einen der Klägerin ermöglicht, die Gründe für das gefundene Ergebnis zu erfahren, und zum anderen dem Gericht ausreichende Angaben an die Hand gegeben, damit es seine Kontrolle wahrnehmen kann. Außerdem war die Beschwerdekammer nicht verpflichtet, speziell auf das Vorbringen der Klägerin zu den Lösungen im Rahmen von Entscheidungen über ähnliche Marken einzugehen, da diese Entscheidungen keinen Einfluss auf den Erlass der angefochtenen Entscheidung haben.

Rechtbank 's-Gravenhage 7 november 2012, zaaknr. 421152 / HA ZA 12-725 (Björn Borg Brands tegen Y)

Uitspraak ingezonden door Gie van den Broek, Deterink.

Björn Borg is houdster van de volgende merken woordmerk BJÖRN BORG, woord-/beeldmerk BJÖRN BORG, Beneluxwoord-/beeldmerk BJÖRN BORG.

Y handelt op de Koninginnenmarkt / Braderie in Tilburg in ondergoed (boxers) met het merkteken BJÖRN BORG. BJÖRN BORG stuurt Y een onthoudingsverklaring, deze is Y doorgenomen en heeft deze vervolgens ondertekend. Op Marktplaats.nl gaat Y vervolgens onder gebruikmaking van diverse aliassen door met het aanbieden van de inbreukmakende boxers. Dat Y de boxers zou hebben aangeboden 'namens een vriend', dat hij zelf geen voorraad boxers zou hebben gehad en niets zou hebben verkocht, kan Y niet baten. De Rechtbank acht dat niet geloofwaardig, Y stelt immers ook van zijn toeleverancier geen contactgegevens te hebben, wat niet aannemelijk voorkomt als hij voor 'een vriend' aanbiedt.

Het verweer dat - vanwege de lage prijs en het feit dat de prints van de aangeboden boxers niet dezelfde zouden zijn als die van de orignele Björn Borg boxers- 'iedereen weet dat het namaak is zodat er geen verwarring zou zijn, wordt als niet ter zake dienend gepasseerd.

BJÖRN BORG vordert en krijgt een merkinbreukverbod en schadevergoeding. De Rechtbank wijst de vorderingen toe en acht Y. gebonden aan de getekend onthoudingsverklaring (van een wilsgebrek is geen sprake). Y wordt veroordeeld tot betaling van een aan BJÖRN BORG te betalen dwangsom van € 500,- per inbreukmakend product, een schadevergoeding en wordt bevolen de volledige voorraad van inbreukmakende producten te (laten) vernietigen.

4.2. Y. erkent dat hij - onder de namen [A], [B] en [C], via advertenties op Marktplaats, alsmede op de Koninginnemarkt in Tilburg- boxers heeft aangeboden voorzien van het teken BJORN BORG die niet van Bjorn Borg afkomstig zijn. Daarmee staat vast dat hij inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bjorn Borg. Het verweer dat - vanwege de lage prijs en het feit dat de prints van de aangeboden boxers niet dezelfde zouden zijn als die van de orignele Björn Borg boxers- 'iedereen weet dat het namaak is zodat er geen verwarring zou zijn, wordt als niet ter zake dienend gepasseerd. Nu de door Y. aangeboden boxers (en de verpakking) zijn voorzien van een met het woordmerk van Bjorn Borg identiek teken, is sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 onder a van de Gemeenschapsmerkverordening, waarvoor geen verwarring is vereist. Dat Y. heeft geadverteerd onder het volgens hem niet-identieke teken 'bjorn borg'staat aan het aannemen van merkinbreuk in de zin van genoemde bepaling niet in de weg, reeds omdat de aangeboden boxers en de verpakking wel van het identieke teken BJORN BORG zijn voorzien.

4.5. De rechtbank volgt de lezing van Bjorn Borg en achte Y. gebonden aan de onthoudingsverklaring. Dat sprake zou zijn van een wilsgebrek bij het aangaan van de overeenkomst heeft Y. onvoldoende gemotiveerd gesteld en de rechtbank acht dat ook niet aannemelijk. Y. stelt immers dat hij wel begrepen had dat hij een boete (schadevergoeding) aan Bjorn Borg diende te betalen. Nadat hij per aangetekende post (alsnog of opnieuw) een kopie van de door hem ondertekende onthoudingsverklaring had ontvangen, heeft Y. zich niet op het standpunt gesteld dat betaling van een bedrag te hoogte van 3.000,- niet was overeengekomen. Integendeel, hij heeft op 19 juni 2012 aan de raadsman van Björn Borg laten weten dat bedrag (in termijnen) te willen betalen. De rechtbank acht Y. derhalve gehouden tot betaling van het overeengekomen bedrag van € 3.000,- als vergoeding voor de tot 30 april 2012 door hem gepleegde merkinbreuken en de daardoor veroorzaakte schade.

De rechtbank

5.1. beveelt Y. om met onmiddelijk ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het in paragraaf 2.1. van dit vonnis genoemde merken van Björn Borg in de Gemeenschat te staken en gestaakt te houden;

D.W.F. Häcker, ‘Marktonderzoek in merkenzaken – wrap up en perspectief’, IE-Forum nr. IEF 11965.

Een bijdrage van Terry Häcker, drs Terry (D.W.F.) HÄCKER Marktonderzoekadvies.

BMM Bulletin 1/2012 [red. link BMM Bulletin] was gewijd aan marktonderzoek in merkenzaken, met bijdragen van Gregor Vos en Tim Iserief (“De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken”), Robbert Sjoerdsma (“Meten is weten. Waar op te letten bij het gebruik van marktonderzoeken in merkenzaken voor het BHIM?”) en Anne Niedermann (“Surveys for legal evidence throughout Europe: Where do we stand?”).

Inhoudsopgave
1. Introductie
2. Specialiteitsbeginsel
3. Tijdstip onderzoek
4. Manier van onderzoeken en representativiteit
5. Open en gesloten vragen
6. Bekendheid
7. Conclusie

Gregor Vos en Tim Iserief bespreken in hun artikel kort de diverse soorten marktonderzoek en het type marktonderzoek dat van belang is voor IE-zaken. Zij concluderen terecht dat alleen kwantitatief onderzoek geschikt is voor gebruik in IE-zaken, met als argument dat kwalitatief onderzoek minder objectief en nauwelijks controleerbaar zou zijn. Mijns inziens zijn dit niet de sterkste argumenten tegen het gebruik van kwalitatief onderzoek. Het zijn niet het gebrek aan objectiviteit en de veronderstelde oncontroleerbaarheid die tegen kwalitatief onderzoek pleiten, als wel het gebrek aan representativiteit (geen dwarsdoorsnede van de doelgroep, maar een kleine en selecte groep van goed gebekte personen uit een beperkt aantal plaatsen) en de functie van kwalitatief onderzoek die het per definitie ongeschikt maken. De functie van kwalitatief onderzoek is namelijk het inventariseren van hypothesen, die vervolgens kwantitatief kunnen worden getoetst.

In hun opsomming van kwantitatieve onderzoekmethoden ontbreekt een methode die in het verleden nog wel eens in juridische disputen werd gesuggereerd: de observatiemethode. Dit is een theoretisch zeer goede methode, omdat deze de meest realistische is: geen kunstmatig gecreëerde testsituatie – een nagebootste winkelsituatie – maar een waarneming van (aankoop)gedrag in de praktijk. De redenen waarom deze methode in de praktijk toch niet wordt toegepast, zijn dat de kosten die hiermee zijn gemoeid zeer hoog zijn, de praktische bezwaren (voor observaties in winkels moet moeizaam gepoogd worden de medewerking van de winkelorganisaties te verkrijgen), en de zeer moeilijk te realiseren representativiteit (spreiding over diverse winkelketens, typen wijken en landelijke spreiding zijn nodig). Deze nadelen zijn de verklaring voor het in de praktijk niet toegepast worden van de theoretisch voor IE-zaken zo geschikte observatiemethode.

Vos en Iserief bespreken ook de mogelijkheid van een marktonderzoek door een deskundige, benoemd door de rechtbank en de notitie daarover van de Rechtbank Arnhem. Helaas wordt van die mogelijkheid nog nauwelijks gebruik gemaakt. Nog beter en pro-actiever lijkt mij de door hen gesignaleerde optie om in het kader van een kort geding een deskundige te benoemen die de door partijen in het geding gebrachte partijmarktonderzoeken op hun merites beoordeelt en dit vastlegt in een beknopt deskundigenbericht. Het enige probleem hierbij lijkt mij het feit dat het aantal deskundigen op het gebied van juridisch marktonderzoek in Nederland uitermate beperkt is. Weliswaar kent de marktonderzoekbrancheorganisatie MOA een sectie van gecertificeerde bureaus (Research Keurmerkgroep – RKG) en ISO-gecertificeerde bureaus, maar op het gebied van juridisch marktonderzoek hebben de meeste marktonderzoekbureaus een zeer beperkte ervaring. Op basis van mijn jarenlange praktijkervaring met dit type onderzoek als partijdeskundige meen ik te kunnen stellen dat – anders dan Sjoerdsma aangeeft – het lidmaatschap van de MOA, RKG en ISO-certificatie volstrekt onvoldoende garanties voor goed juridisch marktonderzoek zijn. Ook het hoogleraarschap aan een universiteit blijkt in de praktijk te vaak te leiden tot een “u vraagt, wij draaien” opstelling bij het opstellen en zelfs het beoordelen van partij-onderzoeken.

Lees het gehele artikel hier.