Merkenrecht  

D.W.F. Häcker, ‘Marktonderzoek in merkenzaken – wrap up en perspectief’, IE-Forum nr. IEF 11965.

Een bijdrage van Terry Häcker, drs Terry (D.W.F.) HÄCKER Marktonderzoekadvies.

BMM Bulletin 1/2012 [red. link BMM Bulletin] was gewijd aan marktonderzoek in merkenzaken, met bijdragen van Gregor Vos en Tim Iserief (“De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken”), Robbert Sjoerdsma (“Meten is weten. Waar op te letten bij het gebruik van marktonderzoeken in merkenzaken voor het BHIM?”) en Anne Niedermann (“Surveys for legal evidence throughout Europe: Where do we stand?”).

Inhoudsopgave
1. Introductie
2. Specialiteitsbeginsel
3. Tijdstip onderzoek
4. Manier van onderzoeken en representativiteit
5. Open en gesloten vragen
6. Bekendheid
7. Conclusie

Gregor Vos en Tim Iserief bespreken in hun artikel kort de diverse soorten marktonderzoek en het type marktonderzoek dat van belang is voor IE-zaken. Zij concluderen terecht dat alleen kwantitatief onderzoek geschikt is voor gebruik in IE-zaken, met als argument dat kwalitatief onderzoek minder objectief en nauwelijks controleerbaar zou zijn. Mijns inziens zijn dit niet de sterkste argumenten tegen het gebruik van kwalitatief onderzoek. Het zijn niet het gebrek aan objectiviteit en de veronderstelde oncontroleerbaarheid die tegen kwalitatief onderzoek pleiten, als wel het gebrek aan representativiteit (geen dwarsdoorsnede van de doelgroep, maar een kleine en selecte groep van goed gebekte personen uit een beperkt aantal plaatsen) en de functie van kwalitatief onderzoek die het per definitie ongeschikt maken. De functie van kwalitatief onderzoek is namelijk het inventariseren van hypothesen, die vervolgens kwantitatief kunnen worden getoetst.

In hun opsomming van kwantitatieve onderzoekmethoden ontbreekt een methode die in het verleden nog wel eens in juridische disputen werd gesuggereerd: de observatiemethode. Dit is een theoretisch zeer goede methode, omdat deze de meest realistische is: geen kunstmatig gecreëerde testsituatie – een nagebootste winkelsituatie – maar een waarneming van (aankoop)gedrag in de praktijk. De redenen waarom deze methode in de praktijk toch niet wordt toegepast, zijn dat de kosten die hiermee zijn gemoeid zeer hoog zijn, de praktische bezwaren (voor observaties in winkels moet moeizaam gepoogd worden de medewerking van de winkelorganisaties te verkrijgen), en de zeer moeilijk te realiseren representativiteit (spreiding over diverse winkelketens, typen wijken en landelijke spreiding zijn nodig). Deze nadelen zijn de verklaring voor het in de praktijk niet toegepast worden van de theoretisch voor IE-zaken zo geschikte observatiemethode.

Vos en Iserief bespreken ook de mogelijkheid van een marktonderzoek door een deskundige, benoemd door de rechtbank en de notitie daarover van de Rechtbank Arnhem. Helaas wordt van die mogelijkheid nog nauwelijks gebruik gemaakt. Nog beter en pro-actiever lijkt mij de door hen gesignaleerde optie om in het kader van een kort geding een deskundige te benoemen die de door partijen in het geding gebrachte partijmarktonderzoeken op hun merites beoordeelt en dit vastlegt in een beknopt deskundigenbericht. Het enige probleem hierbij lijkt mij het feit dat het aantal deskundigen op het gebied van juridisch marktonderzoek in Nederland uitermate beperkt is. Weliswaar kent de marktonderzoekbrancheorganisatie MOA een sectie van gecertificeerde bureaus (Research Keurmerkgroep – RKG) en ISO-gecertificeerde bureaus, maar op het gebied van juridisch marktonderzoek hebben de meeste marktonderzoekbureaus een zeer beperkte ervaring. Op basis van mijn jarenlange praktijkervaring met dit type onderzoek als partijdeskundige meen ik te kunnen stellen dat – anders dan Sjoerdsma aangeeft – het lidmaatschap van de MOA, RKG en ISO-certificatie volstrekt onvoldoende garanties voor goed juridisch marktonderzoek zijn. Ook het hoogleraarschap aan een universiteit blijkt in de praktijk te vaak te leiden tot een “u vraagt, wij draaien” opstelling bij het opstellen en zelfs het beoordelen van partij-onderzoeken.

Lees het gehele artikel hier.

Rechtbank Amsterdam 31 oktober 2012 (bij vervroeging) zaaknr. 503485 / HA ZA 11-2693 (Elise c.s. tegen Spar International)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers, Bingh advocaten.

Niet verschenen eisers en advocaat heeft zich ten processen onttrokken. Elise c.s. zijn houdsters van diverse Benelux woordmerken en gemeenschapsaanvrage AMERICOLA. Spar heeft Benelux merkinschrijvingen verricht voor woordmerk / beeldmerk AMERICAN COLA.

Elise vordert o.a. nietigverklaring van merkinschrijving 0582053 en Spar de aanhangig gemaakte opppositieprocedure in te trekken, waaraan Spar eenzijdig aan heeft voldaan. De vordering tot onthouden van inroepen van woordmerkregistraties is te breed en algemeen gesteld en de tot slot gevorderde schadevergoeding wordt eveneens afgewezen, omdat eisers niet actief zijn onder de door hen geregistreerde merken.

Leestips: 4.2. en 4.3.

Beschikking Hof 's-Gravenhage 30 oktober 2012, zaaknr. 200.108.611/01 (Perfetti Van Melle Benelux B.V. tegen Kraft Foods Global Brands LLC)

Uitspraak ingezonden door Maarten Haak en Christine Fontaine, Hoogenraad & Haak advocaten.

Na de beslissing van het BBIE (oppositienr. 2005914, in IEF 11228), waarin Perfetti op basis van woord-/beeldmerken PURE, MENTOS PURE FRESH en MENTOS PURE FRESH 3 oppositie heeft gevoerd tegen DENTYNE PURE, een beschikking van het Hof.

51. Het Bureau is van oordeel dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken uitsluitend een beschrijvend woordelement gemeen hebben. De hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter, geneutraliseerd door de verschillen. De totaalindruk van de merken en het teken stemt niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

Er is geen sprake van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming, althans van zodanige overeenstemming, dat daardoor verwarring kan ontstaan, tussen het teken (waarvan de totaalindruk wordt bepaald door het woord DENTYNE) en de merken van Perfettig (waarin het woord DENTYNE niet voorkomt en voor de totaalindruk waarvan volledig afwijkende elementen bepalend zijn). De oppositie is terecht afgewezen en het hof ziet geen aanleiding om ambtshalve over te gaan tot het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van de toegewezen proceskostenveroordeling (van het beroep).

12. (...) naar het oordeel van het hof [is er] geen sprake van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming, althans van zodanige overeenstemming, dat daardoor verwarring kan ontstaan, tussen het tegen (waarvan de totaalindruk wordt bepaald door het woord DENTYNE) en de merken van Perfettig (waarin het woord DENTYNE niet voorkomt en voor de totaalindruk waarvan volledig afwijkende elementen bepalend zijn). Hieraan kan niet, althans onvoldoende afdoen dat het teken en de merken (deels) zijn gedeponeerd en ingeschreven voor identieke waren, dat het, zoals Perfetti onbetwist heeft gesteld, gaat om "impulsgoederen", bij de aankoop waarvan de consument in het algemeen een laag aandachtsniveau heeft en dat de markt voor snoepgoed een dynamisch karakter heeft en daarin regelmatig overnames plaatsvinden. Ook kan daaraan het beroep op het arrest van het Hof van Justitie EG van 6 oktober 2005 in de zaak Thomson Life niet afdoen om de door het Bureau in zijn bestreden beslissing gegeven - hiervoor in rechtsoverweging 3 aangehaalde - redenen.

B. Kist, Sony claimt recht op acteur, NRC Handelsblad 31 oktober 2012.

Een bijdrage van Bas Kist, Chiever.

Alsof Albert Heijn zijn eigen ‘filiaalmanager’ Harry Piekema, de man die al jaren de hoofdpersoon speelt in de tv-commercials van de supermarkt, voor de rechter sleept. Zo voelt het recente optreden van Sony in de Verenigde Staten een beetje.

In september diende het bedrijf bij de rechtbank in Californië een klacht in tegen acteur Jerry Lambert. Lambert was tussen 2009 en 2012 in tvcommercials ‘het gezicht’ van Playstation, één van Sony’s meest succesvolle producten. Onder de naam Kevin Butler [red. YouTube] speelde Lambert de fictieve vicepresident van Playstation in meer dan dertig verschillende commercials. Zo werd het typetje Kevin Butler in de VS een begrip.

Toen het contract van Lambert met Sony eind 2011 afliep, ging de acteur op zoek naar een nieuwe broodheer. Dat werd bandenfabrikant Bridgestone. Maar toen Bridgestone in één van zijn spotjes de acteur als anonieme Bridgestone-werknemer een spelletje op de Nintendo Wii liet spelen, sloegen bij Sony de stoppen door.

In zijn aanklacht eist Sony dat Lambert stopt met zijn optredens in de commercials van de bandenfabrikant. Het character Kevin Butler is een iconische persoonlijkheid geworden die direct geassocieerd wordt met Playstation. Gebruik van het Kevin Butler-personage voor de verkoop van andere producten is een schending van de intellectuele eigendommen van Sony, aldus de elektronicafabrikant.

Uit de stukken blijkt dat Lambert volgens zijn contract met Sony tot aan augustus 2012 geen concurrerende videoproducten mocht promoten. De Bridgestone-commercial verscheen 3 dagen na afloop van deze termijn voor het eerst op de tv.

Hoewel Bridgestone en Lambert de elektronicafabrikant natuurlijk wel een beetje op stang hebben gejaagd door Lambert in de bandenreclame op een Nintendo-apparaat te laten spelen, gaat de claim van Sony wel heel ver. Sony stelt dat het, ook na afloop van het contract, nog een soort exclusieve merkrechten bezit op het character Kevin Butler en daarmee blijkbaar ook op de persoon van de acteur Jerry Lambert zelf. Lambert bedient zich immers in de Bridgestone- reclame helemaal niet van de naam of het typetje Kevin Butler. Uit de aanklacht lijkt nu te volgen dat Lambert van Sony überhaupt geen commerciële schnabbels voor anderen meer mag doen.

Op dit moment wisselen de partijen achter de schermen hun argumenten uit. Het is nog niet bekend wanneer de zaak door de rechter behandeld wordt. De zaak doet denken aan een Nederlands relletje in 2004. Toen verschenen twee van de ‘drie vrienden van Amstel’, de acteurs die 6 jaar lang de hoofdrol hadden gespeeld in de tv-commercials van Amstelbier, plotseling in een spotje van concurrent Bavaria. Kon dat dan zomaar? „Ja, want Heineken had zelf het contract met de drie acteurs opgezegd. En dan houdt het op”, laat Hans Sjouke Koopal, woordvoerder van Heineken, weten. „Het schetste ook wel weer de kracht van onze campagne dat Bavaria er mee aan de haal ging.”

Anders liep het in 2007 af met Peer Mascini, vooral bekend van de geestige commercials voor het merk Melkunie, uitgezonden tussen 1992 en 1997, waarin Mascini een koe streng toespreekt: „Ik had nog zo gezegd: geen bommetje!” Toen Mascini tien jaar later ditzelfde typetje in een reclame voor Beemsterkaas opvoerde, kreeg hij van de rechter te horen dat dat niet kon. Hoewel Mascini op dat moment geen contract meer had, oordeelde de rechter toch dat de commercial verwarrend voor de consument was, vooral nu het om een letterlijke kopie van de populaire Melk- Uniereclame ging.

Of Jerry Lambert ook over de schreef is gegaan is de vraag. Contractueel schijnt hij een vrij man te zijn en van verwarringsgevaar kan eigenlijk geen sprake zijn. Het gaat hier immers om een reclame voor banden. Dat zou nog wel een zware dobber voor Sony kunnen worden.

Wat zou acteur Harry Piekema, het gezicht van Albert Heijn, eigenlijk voor afspraken hebben? Is hij straks vrij om te gaan en staan waar hij wil, of ligt hij na afloop van de samenwerking nog jaren aan de ketting? Een woordvoerder van Albert Heijn wil er weinig over kwijt: „Wij hebben duidelijke afspraken met Piekema en vinden het niet nodig daarover nu mededelingen te doen. Wij willen het beeld en het mysterie rondom de filiaalmanager zoveel mogelijk beschermen. ” Daar komen we niet veel verder mee. Maar het lijkt uitgesloten dat Piekema de eerste jaren na afloop van zijn relatie met Albert Heijn plotseling in een C1000-commercial opduikt.

Bas Kist

Rechtbank 's-Gravenhage 31 oktober 2012, zaaknr. 412843/ HA ZA 12-189 (PSV n.v. tegen Geretti Sports b.v.)

Uitspraak ingezonden door Luc Tacx, Goorts & Coppens advocaten.

PSV is houdster van verschillende merken voor waren in klasse 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels) onder het Benelux-woordmerk PSV. Onder deze PSV-merken worden met toestemming van PSV diverse producten op de consumentenmarkt gebracht waaronder wedstrijdshirts voor de voetbalclub, casual kleding en badartikelen. Daarnaast exploiteert PSV een website voor PSV artikelen, www. psvfanstore.nl.

Geretti Sport exploiteert een sportwinkel te Helmond. Zij verkoopt offiële PSV artikelen. Naast de winkel, exploiteert Geretti verschillende webwinkels, waaronder psvshop.nl. Op naam van Geretti Sports staan meerdere domeinnamen geregistreerd waarin de naam PSV is verwerkt. PSV stelt dat Geretti met het gebruik van de domeinnamen inbreuk heeft gemaakt op het merk van PSV. PSV  vordert dat Geretti Sports iedere inbreuk op het merk en de handelsnaamrechten van PSV staken en gestaakt te houden en dat de domeinnamen van Geretti worden overgedragen aan PSV. De rechtbank wijst de vorderingen af, PSV heeft onvoldoende onderbouwd aangevoerd dat er sprake is van verwarring.

4.11. De rechtbank is van oordeel dat indien en voor zover hier al sprake is van handelsnaamgebruik en nog geen sprake van is van verwarring in handelsnaamrechtelijke zin, althans PSV heeft daarvoor onvoldoende onderbouwd aangevoerd. Er is onvoldoende onderbouwd aangevoerd dat tot de conclusie leidt dat de gemiddelde internetgebruiker bij een bezoek aan de webshop van Geretti Sports zal (kunnen) denken dat hij bij de webshop van PSV is beland, of daaromtrent in verwarring kan zijn. Daarvoor is de vermelding van Geretti Sport duidelijk genoeg. Verwarring omtrent de herkomst van de van op de website aangeboden artikelen, is niet door PSV gesteld en ligt niet voor de  hand aangezien de aangeboden artikelen door of met toestemming van PSV op de markt zijn gebracht. Bezoekers zullen dan ook terecht denken dat de aangeboden artikelen originele PSV-artikelen zijn, hetgeen derhalve evenmin tot verwarring leidt. De op het handelsnaamrecht gegronde vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af.

Rechtbank 's-Gravenhage 19 september 2012, LJN BY1753 ([A] Street One Barneveld / Wijchen tegen Street-one Modehandel b.v.)

Merkenrecht. Franchiseovereenkomst. Domeinnaam. Geen onjuiste prognoses franchisegever. Franchisegever Street One Modehandel B.V. heeft op haar rustende zorgplicht om advies en bijstand te geven om tot een succesvolle exploitatie te komen nageleefd. Geen schuldeisersverzuim franchisegever. Tekortkoming in de nakoming van de franchiseovereenkomsten door franchisenemer door ontoelaatbaar gedrag en het maken van inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten door zonder de daarvoor vereiste schriftelijke toestemming een domeinnaam te laten registreren en via de website met die domeinnaam een webshop te openen. Ontbinding van de franchiseovereenkomsten door de franchisegever en schadeplichtigheid franchisenemer.

4.29 Uit de inhoud van de overeenkomsten en de zin die partijen daar in de gegeven omstandigheden aan mochten toekennen en wat zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, volgt dat samenwerking een essentieel onderdeel is van de contractuele relatie tussen partijen. Dit staat met zoveel woorden in de POS-overeenkomsten en volgt ook meer in het algemeen uit het gegeven dat in de gangbare verschijningsvorm van franchising sprake is van een systeem een hechte en voortdurende samenwerking tussen de betrokken partijen.
De uitingen van [A] getuigen van weinig respect, zijn niet constructief en zijn niet gericht op samenwerking. [A] heeft zich gedurende een langere periode zo geuit in de contacten met Street One en is daarmee doorgegaan nadat Street One hem erop had gewezen dat hij daarmee moest stoppen. De onder 4.25 geciteerde e-mailberichten van 25 december 2011 bevestigen dit beeld.
Van Street One kon niet worden gevergd dat zij het voortduren van dit gedrag van [A], ook na herhaalde verzoeken om dat na te laten, zou (blijven) billijken en de samenwerking met [A] zou voortzetten. Dit leidt tot de conclusie dat [A] met zijn gedrag de (verdere) samenwerking onmogelijk heeft gemaakt. Hij is daarmee toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomsten.

ad v) registreren domeinnaam www.streetone.nl en gebruik domeinnaam voor webshop
4.30Met het registreren van de domeinnaam en het gebruik daarvan voor de door hem gelanceerde website heeft [A] gebruik gemaakt van de merk- en handelsnaam STREET ONE. [A] heeft daar nooit met zoveel woorden toestemming voor gekregen van Street One.

4.32 Uit het voorgaande volgt dat [A] zonder recht of toestemming van Street One gebruik heeft gemaakt van de merk- en handelsnaam STREET ONE door het registreren van de domeinnaam en voor de door hem gelanceerde website. Voor de webshop geldt bovendien dat [A] niet heeft bestreden dat zijn activiteiten dienaangaande niet voldoen aan de daaraan door Street One gestelde en aan hem kenbaar gemaakte eisen.
Ook in dit opzicht is [A] dus toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomsten. Dat Street One niet meteen heeft geageerd tegen de registratie van de domeinnaam door [A], maakt het voorgaande niet anders, net zo min als het voorkomen van de naam Street One in domeinnamen van andere franchisenemers, die kleding van Street One zouden verkopen via webshops. Of deze stellingen van [A] juist zijn kan dus in het midden blijven.

De rechtbank
in conventie
5.1.wijst de vordering af;

in reconventie
5.2 verklaart voor recht dat de POS-overeenkomsten op 7 november 2011 buitengerechtelijk zijn ontbonden;

5.3 veroordeelt [A] tot betaling van schadevergoeding aan Street One op te maken bij staat en te vereffenen bij wet;

Op andere blogs:
DomJur 2012-909 (Street One – Street-One Modehandel B.V.)
Sprout (Webwinkel beginnen met de naam van je franchisegever? Eerst even kijken of dat wel mag!)
Internetrechtspraak (Rechtbank 's-Gravenhage 19 september 2012 (Street One))

Hof 's-Gravenhage 30 oktober 2012, LJN BY1494 (Top Logistics voorheen Mevi tegen Bacardi) en (Bacardi tegen Top Logistics voorheen Mevi)

In navolging van IEF 9042. Rechtspraak.nl: Merkenrecht; (geen) uitputting; parallelimport van drank; goederen die door merkhouder buiten de EER op de markt zijn gebracht zijn niet met toestemming van merkhouder fysiek in Rotterdam gebracht; deels T1-status, deels geplaatst onder accijnsschorsingsregeling. Een aantal flessen in gedecodeerd. Beslissing om vragen te stellen aan HvJ EU of goederen die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling ingevoerd zijn in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de Merkenrichtlijn. Verder oordeel over al dan niet bestaan van verplichtingen van douane-expediteur om informatie te verschaffen over goederen waarmee derden inbreuk (dreigen te) plegen of dreigen onrechtmatig te handelen.

35. Gelet op het bovenstaande is het hof voornemens – zoals door Mevi in haar memorie van antwoord en bij pleidooi in hoger beroep is voorgesteld – op de voet van artikel 267 VWEU de volgende vragen aan het Hof van Justitie EU voor te leggen.

Deze vraag betreft goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in Verordening (EG) nr. 450/2008).
Wanneer dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsings-regeling moeten zij dan
i.   worden aangemerkt als ingevoerd, dan wel
ii.   worden aangemerkt als niet ingevoerd, dan wel
iii.  behoudens tegenbewijs worden vermoed in de EER te zijn (binnengebracht met als doel ze aldaar in de handel te brengen en derhalve) ingevoerd
in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van “gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijnen?

Hierbij heeft het hof in aanmerking genomen dat de houder van een Beneluxmerk (of van een nationaal merk van een van de andere lidstaten) zich in beginsel niet kan verzetten tegen het gebruik van het teken voor waren die onder het merk door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht (zie artikel 2.23, lid 3 BVIE)(4). Wanneer de waren niet door of met toestemming van de merkhouder binnen de EER op de markt zijn gebracht is pas sprake van inbreuk als de vermeende inbreukmaker het teken gebruikt in het economisch verkeer, bijvoorbeeld door waren onder het teken in te voeren, in een lidstaat, waar de merkhouder merkrechten heeft. Van invoeren is, in het licht van het in de Europese Unie geldende Douanewetboek, geen sprake indien de goederen zijn geplaatst onder douaneregelingen als de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. Afhankelijk van de te stellen vraag verschillen de relevante gebieden derhalve.

Citaten ter overweging

27. Het Hof van Justitie EG heeft in het Class-arrest van 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006,8 geoordeeld dat art. 5 lid 1 en 3 sub c van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40) – hierna: de Richtlijn(2) – (waarop artikel 2.20 BVIE is gebaseerd) en (het voor het Gemeenschapsmerk geldende gelijkluidende) art. 9 lid 1 en 2 sub c van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11) – hierna: GMV(3) –aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap - onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot - van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhouder mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd.

29. Nu daarvan geen sprake is bij de beslagen T1-goederen kan niet worden aangenomen dat deze goederen in merkenrechtelijke zin zijn ingevoerd.

30. Bij AGP-goederen, die niet langer de T1-status hebben, moet worden aangenomen dat deze goederen douanetechnisch zijn ingevoerd en geplaatst onder de douaneregeling vrij verkeer. De douanestatus staat er dan niet langer aan in de weg dat sprake kan zijn van invoer in merkenrechtelijke zin. Dat hoeft echter niet te betekenen dat steeds sprake is van invoeren in merkenrechtelijke zin als douanetechnisch is ingevoerd; er zouden andere redenen kunnen zijn om aan te nemen dat geen sprake is van invoer in merkenrechtelijke zin. De in deze procedure te beantwoorden vraag is of AGP-goederen zijn ingevoerd in merkenrechtelijke zin, waarvoor nodig is dat sprake is van gebruik in het economisch verkeer. Partijen twisten over het antwoord op voormelde vraag.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 31 juli 2012, in zaak C-360/12 (Coty Prestige Lancaster Group/First Note Perfumes NV)

Prejudiciële vragen gesteld door het Duitse Bundesgerichtshof, Duitsland.

IPR. EEX. Merkenrechtvariant: Als resultaat van een handeling in België, kan dat als een inbreuk op een merk in Duitsland gelden?

1. Dient artikel 93, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/942 aldus te worden uitgelegd dat in een lidstaat (lidstaat A) een inbreuk is gepleegd in de zin van artikel 93, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 wanneer door een handeling in een andere lidstaat (lidstaat B) is deelgenomen aan de in eerstgenoemde lidstaat (lidstaat A) gepleegde inbreuk?

2. Dient artikel 5, lid 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 aldus te worden uitgelegd dat het schadebrengende feit zich in een lidstaat (lidstaat A) heeft voorgedaan wanneer de onrechtmatige daad waarop de procedure betrekking heeft of waarop aanspraken worden gebaseerd in een andere lidstaat (lidstaat B) is verricht en in de deelneming aan de in eerstgenoemde lidstaat (lidstaat A) gepleegde onrechtmatige daad (basisdelict) bestaat?

Vraag aan HvJ EU 15 augustus 2012, in zaak C-387/12 (Hi Hotel HCF SARL tegen Uwe Spoering)
BGH 28 juni 2012, I ZR 35/11 (Hi Hotel HCF SARL tegen Spoering)

Prejudiciële vraag gesteld door het Duitse Bundesgerichtshof, Duitsland.

IPR. EEX. Onrechtmatige daad/Octrooirechtvariant: Als resultaat van een handeling in België, kan dat als een inbreuk op een octrooi in Duitsland gelden? Ook op PatLit, 1709blog.

Dient artikel 5, lid 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 aldus te worden uitgelegd dat het schadebrengende feit zich in een lidstaat (lidstaat A) heeft voorgedaan wanneer de onrechtmatige daad waarop de procedure betrekking heeft of waarop aanspraken worden gebaseerd, in een andere lidstaat (lidstaat B) is gesteld en in de deelneming aan de in eerstgenoemde lidstaat (lidstaat A) gepleegde onrechtmatige daad (basisdelict) bestaat?

M. Arnoldus, 'Whatsappening met WhatsApp?', IE-Forum IEF 11936.

Een bijdrage van Merel Arnoldus.

Anno 2012 word je raar aangekeken als je niet aan whatsappen doet. Voor de digibeten onder ons; WhatsApp, afkomstig van WhatsApp Inc., is een gratis applicatie op smartphones waarmee je elkaar onderling berichten, foto-, video-, en audiomateriaal kan verzenden. Het heeft de afgelopen drie jaren een dusdanige populariteit verworven, dat het werkwoord 'whatsappen' recentelijk is opgenomen in de Van Dale [whatsappen.nl]. Voor WhatsApp Inc. een hele eer. Werkwoorden als youtuben, facebooken en twitteren zijn haar immers voorgegaan.

Nu de verbastering van WhatsApp is opgenomen in het woordenboek, valt er wat voor te zeggen dat het een algemeen bekend [red. Gemeenschaps]merk is geworden. Een voordeel is dat het hiermee een grote beschermingsomvang geniet. Daarnaast hoeven in een procedure feiten van algemene bekendheid niet meer bewezen te worden.

Toch zit er een risico aan voor het merk 'WhatsApp'. Verwatering ligt op de loer bij dergelijke bekende merken. In dit geval wordt de merknaam gebruikt als werkwoord. Het is aan de merkhouder om verwatering en een eventuele verval- of nietigheidsverklaring van het merk tegen te gaan. WhatsApp zal hierdoor zijn merkenrechten verliezen en niet kunnen optreden tegen derden die de (soortgelijke) benaming willen gebruiken. Een situatie welke WhatsApp waarschijnlijk niet voor ogen heeft. Waarom heb je anders zowel Internationale, Europese, alsook Benelux merkregistraties?

WhatsApp kan een voorbeeld nemen aan Spa, Jacuzzi en Walkman. Door herhaaldelijk optreden van de merkhouder zijn deze merken, ondanks verwording tot soortnaam, nog steeds merkenrechtelijk beschermd. Daarentegen is het Paracetamol, Bikini en Hagelslag niet gelukt. WhatsApp moet er vanuit merkenrechtelijk oogpunt alles aan doen om het niet zo ver te laten komen.

Men kan opteren dat whatsappen een algemene benaming is geworden voor een dergelijke dienst omdat het in het woordenboek is opgenomen. De Van Dale benadrukt nadrukkelijk in haar beleid dat dit niet het geval hoeft te zijn. Het feit dat een merknaam is opgenomen in de Van Dale wil niet zeggen dat er op die naam (of in dit geval, op de verbastering) niet langer rechten zouden rusten. Wel is het voor de gebruikerswaarde van WhatsApp aan te raden om te benadrukken dat whatsappen afkomstig is van een merknaam. Een merkhouder moet zelf het initiatief nemen om een merkmarkering te verkrijgen bij het desbetreffende woord in de Van Dale. Tot op heden heeft de merkhouder van WhatsApp dit nagelaten. Daarnaast staat het, blijkens de website van WhatsApp, een ieder vrij om het intellectueel eigendom van WhatsApp te gebruiken. Doordat het een ieder vrij staat, kan het de merkhouder verweten worden dat hij er niet alles aan doet om het verloop van WhatsApp in de gaten te houden.

Al met al heeft de merkhouder van Whatsapp de schijn tegen adequaat bezig te zijn om verwatering tegen te gaan. De merkhouder zal consequenter moeten optreden tegen een ieder die zijn merk gebruikt ter algemene aanduiding om niet de volgende Bikini te worden.

Merel Arnoldus

RCC 19 oktober 2012, dossiernr. 2012/00852 (Hans Anders tegen Beter Horen)

Hans Anders TV Commercial - Oost Indisch doof.

Handelsnaam/merkgebruik in reclame. Reclamerecht. Ongeoorloofde vergelijkende reclame. De bestreden reclame-uiting komt voor in een televisiecommercial van Hans Anders, waarin een man voor een winkel staat waar een oranjekleurige poster hangt met de afbeelding van een hoortoestel en de tekst “gratis hoortest”. De man zegt, op verontwaardigde toon: “Ik wil gewoon niet te veel betalen voor een goed hoortoestel. Maar volgens mij zijn ze hier (de man wijst op de winkel achter zich) zelf Oost-Indisch doof. Beter horen kost nou eenmaal geld, zeggen ze.”

De gemiddelde consument zal begrijpen dat het onderdeel van de commercial, waarin de man een afkeurend gebaar maakt naar de winkel achter hem en zegt “Ik wil gewoon niet te veel betalen voor een goed hoortoestel. Maar volgens mij zijn ze hier zelf Oost-Indisch doof. Beter horen kost nou eenmaal geld, zeggen ze”, humoristisch en niet serieus is bedoeld, en dat met een knipoog een verwijzing wordt gemaakt naar ‘Hollandse krenterigheid’. Niet kan worden geoordeeld dat Hans Anders zich hierdoor kleinerend uitlaat over Beter Horen of de goede naam van Beter Horen schaadt.

Voor zover al wordt geoordeeld dat in de commercial sprake is van een verwijzing naar of zinspeling op de handelsnaam van klager, dan betreft dit een speelse verwijzing die toelaatbaar is.

Beter Horen voert echter ook zodanig geprijsde hoortoestellen in het assortiment dat bijbetaling niet nodig is. Door de onjuiste presentatie in de commercial krijgt de consument een verkeerd beeld. Hans Anders verweert zich door te stellen dat met een knipoog een verwijzing wordt gemaakt naar ‘Hollandse krenterigheid’. Niet kan worden geoordeeld dat Hans Anders zich hierdoor kleinerend uitlaat over Beter Horen of de goede naam van Beter Horen schaadt. De Commissie vindt dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

3. Op grond van het voorgaande is sprake van vergelijkende reclame in de zin van artikel 13 NRC. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd indien aan de in artikel 13 NRC (onder a t/m h) genoemde voorwaarden is voldaan. De eerste voorwaarde luidt dat de vergelijking niet misleidend is in de zin van de NRC. Naar het oordeel van de Commissie wordt aan deze voorwaarde niet voldaan.

In de commercial wordt gesuggereerd dat voor hoortoestellen bij Beter Horen en andere concurrenten altijd geld betaald moet worden, terwijl bepaalde hoortoestellen bij Hans Anders voor 0 euro verkrijgbaar zijn. Vast staat dat met de in de commercial aangeboden “nul euro hoortoestellen” wordt gedoeld op de hoortoestellen waarvan de aanschafprijs niet boven de (tot 1 januari 2013 geldende) vergoedingslimieten van de Rzv uitkomen, zodat de (verzekerde) consument geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Als onweersproken is echter komen vast te staan dat ook Beter Horen en andere concurrenten zodanig geprijsde hoortoestellen in het assortiment voert dat deze onder de vergoedingslimiet van de Rzv vallen en bijbetaling dus niet nodig is.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (TV-Spot Hans Anders: "Beter horen kost nou eenmaal geld" in strijd met reclamecode)