Merkenrecht  

OLG Stuttgart 4 december 2012, 17 O 714/08 (Converse Inc. tegen Mawa Sportswear GmbH)

Uitspraak ingezonden door Leonie Kroon en Niels Mulder, DLA Piper.

In de serie Converse-uitspraken. Duitsland. Bewijslastverdeling in het merkenrecht, waarin Bundesgerichthof [IEF 11252] anders oordeelt dan het OLG Stuttgart [IEF 9705] : het is aan de verweerder om te bewijzen dat het niet gaat om productvervalsingen, omdat regelmatig de toestemming van de merkenrechthouder ontbreekt. In uitzonderingsgevallen kan de merkenrechthouder hebben ingestemd met de nagemaakte waar, maar dat verandert niets aan de bewijslast die ook dan nog bij de inbreukmaker ligt. (onder 25).

Het in het verkeer brengen van door het merkenrecht beschermde waar door een persoon die daartoe niet gerechtigd is, levert een merkenrechtelijke inbreuk op, tenzij het originele waar is die van de merkenrechthebbende afkomstig is of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht. De derde partij dient dan te bewijzen dat het om originele waar gaat of dat deze met toestemming van de rechthebbende in het verkeer is gebracht.

Er volgt geen omkeer van de bewijslast indien eiser niet bereid is om eigen bedrijfsgeheimen en de codering prijs te geven.

Onder D.1.b):

Daher muss die Beklagte grundsätzlich den Nachweis führen, dass es sich nicht um Produktfälschungen handelt, weil hier regelmäßig die Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von par. 14 Abs. 2 MarkenG und art. 9 Abs 1 Satz 2 GMV fehlt. Zwar kann in Ausnahmefällen der Markeninhaber dem Vertrieb nachgeahmter Ware zugestimmt haben. Das ändert aber ebenfall nichts an der Beweislast des Dritten für das Voliegen der Zustimmun des Markeninhabers.
Etwas anderse gilt nur dann, wenn die Beweisführung ducht den in Anspruch genommenen Dritten es dem Markeninhaber emöglichen würde, die nationale Märkte abzuschotten. Die Erfordernisse des Schutzes des freien Warenverkehrs nach art. 34 und 36 AEUV gebieten allerdings einde Modifizierung dieser allgemeinen Beweisregel, wenn sie es einem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationale Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen.

c. Allerdings trifft den Markeninhaber, der - wie die Klägerin - eine Produktfälschung behauptet, regelmäßig einde sekundäre Darlegungslast, weil er ohne weiteres Aufklärung darüber leisten kann, aufgrund welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist (...)

Nichts anderes, namentlich keine Beweislastumkehr, folgt daraus, dass die Klägerin sich nicht bereitgefunden hat, die firmeneigene Kodiering auf den Schuhen aufzudecken. Ihre sekundäre Darlegungslast gebietet ihr nicht, diese Betriebsgeheimnisse offenzulegen. Denn es steht schon nicht fest, dass die übrigen von Klägerin vorgetragenen Merkmale, aus denen sich eine Produktfälschung ergeben soll, keine Aufschluss hierüber brächten. Im Übrigen besteht die sekundäre Darlegungslast einer Partei nu im Rahmen des Zumutbaten, weshalb sie Betriebsgeheimnisse grundsätzlich nicht offenzulegenbraucht. (BGH)

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad 4 december 2012, zaaknr. 203583 / KZ ZA 12-202 (Eva Optic B.V. tegen watervision)

Uitspraak ingezonden door Gerben Hartman en Kurt Stöpetie, Brinkhof N.V..

Reclamerecht. Verhouding RCC/Voorzieningenrechter. Geen sprake van misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame. Merkrecht met toestemming gebruikt.

Partijen houden zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van LED-verlichting voor onder meer zwembaden. Eva Optic heeft zich met succes bij de RCC beklaagd [RB 1115]. Er werd, vanwege de strijd met artikel 7 en 10 NRC, aanbevolen om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken. Er zijn verschillen in de toetsingsmaatstaven van de RCC en de voorzieningenrechter. Bovendien zijn de reclame-uitingen na de beslissing van de RCC aangepast.

Van de doelgroep, ontwerpers / bouwers / exploitanten van zwembaden / sauna's / stadsfonteinen, mag worden verwacht dat deze de weergegeven lichtsterkte/lichtstroom in lumen - op de grond dat lumen geen geschikte eenheid is voor onderwaterverlichting - als vergelijkingswaarden onderkent. De technische rekenwaarde in lumen betreft het kunnen vergelijken van traditionele verlichting met LED-armaturen. Er is aldus geen sprake van misleidende reclame en het is onvoldoende onderbouwd om van ongeoorloofde vergelijkende reclame te spreken. De term NanoPower®technologie is als merk geregistreerd door de moedermaatschappij van Watervision en daarmee voert zij rechtmatig het merk.

4.11. De gewraakte reclame-uitingen zijn gericht tot een specifieke doelgroep, namelijk ontwerpers, bouwers en exploitanten van publieke zwembaden, sauna's en stadsfonteinen. Van deze ontwerper, bouwer en exploitant mag worden verwacht dat hij bereid is zich in de aangeboden informatie te verdiepen, maar niet dat zij beschikt over specialistische of bijzondere kennis en ervaring op het gebied van LED-onderwaterverlichting. Naar echter mag worden aangenomen is de in rechtsoverweging 4.9 bedoelde gemiddelde beroeps- en bedrijfsbeoefenaar zich bewust van en laat hij zich niet beïnvloeden door het feit dat aan reclame een zeker overdrijving eigen is. (...) mag van deze maatman worden verwacht dathij de door Watervision weergegeven lichtsterke/lichtstroom in lumen - op de grond dat lumen geen geschikte eenheid is voor onderwaterverlichting - als vergelijkswaarden onderkent. In de daarbij aangegeven voetnoot - geciteerd in rechtsoverweging 2.4 - is immers expliciet vermeld dat de weergegeven lichtsterkte/lichtstroom in lumen een technische rekenwaarde betreft ten behoeve van het kunnen vergelijken van traditionele verlichting (gloei- en ontladingslampen) met de door Watervision aangeboden LED-armaturen. Het voorgaande maakt dat van misleidende reclame als bedoeld in 6:194 BW niet kan worden gesproken.

4.12 Ten aanzien van het gebruik van de term NanoPower®technologie heeft Eva Optic de stelling van Watervision dat Octatube B.V., moedermaatschappij van Watervision, dit teken als merk heeft laten registreren niet weersproken, zodat zij dat (handels)merk met toestemming van Octatube rechtmatig voert.

Bas Kist, 'Warhol kreeg geen ruzie maar soep', NRC 7 december 2012.

Een bijdrage van Bas Kist, Chiever.

Gebruik van merken in kunst zorgt vaak voor discussie. Niet elk merk reageert even positief.

Sigarettenfabrikant Philip Morris, eigenaar van het merk Marlboro, dreigt de Amerikaanse kunstenaar Brad Troemel voor de rechter te slepen. Volgens Philip Morris pleegt Troemel merkinbreuk omdat hij in één van zijn kunstwerken een Marlboroverpakking heeft verwerkt.

Het kunstwerk met de onmogelijk naam dean & deluca low calorie snack inside Marlboro box w/ Cerebral Palsy Tissue/Organ Kidney Cancer Green Ribbon Glittery Sticker (Ethical) ½ zal de consument misleiden, zo stelt Philip Morris in zijn recente brief aan Troemel. Volgens het bedrijf wordt de indruk gewekt dat Philip Morris als sponsor of ondersteuner betrokken is. Als Troemel het werk niet terugtrekt volgt een rechtszaak . Vooralsnog wordt het werk nog steeds te koop aangeboden op Etsy.com.

Gebruik van merken in kunstuitingen is regelmatig voer voor discussie. Vorige jaar kwam Louis Vuitton in conflict met de Deense Nadia Plesner [IEF 9614], die een Vuitton-tas had afgebeeld in haar schilderij Darfurnica, een protest tegen de onmenselijke situatie in Darfur.

Merkhouders vrezen dat ze controle verliezen als een kunstenaar met hun merk aan de haal gaat. Ze menen dat hun merk alleen gebruikt wordt om de aandacht te trekken. Aan de andere kant roept de kunstenaar dat hij vrijheid van meningsuiting heeft en dat we dagelijks worden geconfronteerd met merken. Het is niet verwonderlijk dat ze ook de kunstwereld inspireren.

Maar moet een merk in kunst altijd tot ruzie leiden? Nee, het kan ook anders. Dat laat de geschiedenis van misschien wel het meest beroemde ‘merkenkunstwerk’ zien: de blikken Campbell soep van Andy Warhol. In 1962 maakte Warhol, zonder toestemming van Campbell, zijn opvallende 32 Campbell’s Soup Cans. Op de website Lettersofnote.com is de brief te lezen die William P. MacFarland, de productmanger van de Campbell Soup Company, op 19 mei 1964 aan Warhol schreef. Geen agressieve sommatiebrief maar alleen bewondering en wat blikken soep voor Warhol.

Vzr. Rechtbank Almelo 22 november 2012, LJN BY5499 (Klict B.V. tegen Qlict B.V.)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Kennen elkaar sinds 2006 en komen tot de conclusie dat zij niet in elkaars 'vaarwater' zaten en prima naast elkaar kunnen bestaan.

Klict houdt zich sinds 1997 onder de namen KLICT B.V., Klict en Klicteq houdt bezig met opleiding, training, advies en (bij)scholing op het gebied van ICT en automatisering, alsmede met de levering van ICT producten als computers, randapparatuur en software. Zij is houdster van het woordmerk KLICT. QLict is in 2003 opgericht en heeft onder andere als activiteiten opgenomen in het handelsregister: software consultancy; het verlenen van diensten op het gebied van informatietechnologie en communicatie in het bijzonder op het gebied van onderwijs. Door het gebruik van het teken ‘QLICT’ maakt QLict op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE inbreuk op het merk ‘KLICT’.

Echter partijen kennen elkaar al sinds 2006 en zijn ook sedertdien van elkaars naam en activiteiten op de hoogte. Er heeft telefonisch contact plaatsgevonden waarin partijen tot de conclusie zijn gekomen dat zij niet in elkaars “vaarwater” zaten en dus prima naast elkaar konden bestaan. Nu Klict sedert 2006 geen enkele actie heeft ondernomen, moet aangenomen worden dat Klict het bestaan van QLict heeft gedoogd, zodat zij geen enkel belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.

Het kenmerkende visuele bestanddeel van de beide handelsnamen is ‘ict’. Ten aanzien van het auditieve aspect heeft QLict naar voren gebracht, dat Klict dient te worden uitgesproken als ‘klikt’ en QLict als ‘kuu-el-ie-see-tee’. Indien en voor zover beide namen als ‘klikt’ zou worden uitgesproken, dan heeft dit te gelden als een element in de ICT-branche dat weinig onderscheidend vermogen heeft, nu dit beschrijvend is, namelijk een veelgebruikte verwijzing naar computer en internetgebruik. Het professionele publiek en de transparante markt maken dat er niet snel sprake zal zijn van structerele verwarring.

De voorzieningenrechter acht het van belang en aannemelijk dat partijen al geruime tijd van elkaars bestaan en activiteiten op de hoogte zijn en verwarring in al die jaren - kennelijk - niet aan de orde is geweest.  De vorderingen worden afgewezen.

5.3.  QLict voert aan dat directe verwarring niet te duchten valt, nu beide handelsnamen zodanig visueel en auditief afwijken, dat zij geen verwarring wekken. Het kenmerkende visuele bestanddeel van de beide handelsnamen is ‘ict’. Aan dit bestanddeel kan echter geen taalkundig - want beschrijvend - en evenmin door veelvuldig gebruik in de branche, onderscheidend vermogen meer worden toegekend. (...) Ten aanzien van het auditieve aspect heeft QLict naar voren gebracht, dat Klict dient te worden uitgesproken als ‘klikt’ en QLict als ‘kuu-el-ie-see-tee’. Indien en voor zover QLict evenals Klict als ‘klikt’ zou worden uitgesproken, dan heeft te gelden - aldus QLict - dat ook dit element in de ICT-branche weinig onderscheidend vermogen heeft, nu ook dit beschrijvend is, namelijk een veelgebruikte verwijzing naar computer en internetgebruik. De voorzieningenrechter onderschrijft die zienswijze.
Voorts is volgens QLict van belang, dat het in aanmerking te nemen publiek uit professionele partijen bestaat in een behoorlijk transparante markt. Anders dan bij het consumentenpubliek, bestaat dit publiek uit bovengemiddeld geïnformeerde marktpartijen en zal niet snel sprake zijn van structurele verwarring. Bovendien richt QLict, in tegenstelling tot Klict, zich op didactische vorming en ondersteuning van leraren in het basisonderwijs voor het gebruik van nieuwe ICT methoden en als onderdeel hiervan worden soft- en hardwareoplossingen aangeboden (educatieve programma’s, digitale schoolborden etc.). De voorzieningenrechter deelt die zienswijze.

5.6.   Klict heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en aangevoerd dat QLict gebruik maakt van de gelijknamige handelsnaam. Klict heeft echter onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat QLict met gebruik van het teken ‘QLICT’ ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Klict. Nog afgezien van het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken, zoals hiervoor onder rechtsoverweging 5.3. is overwogen, is onvoldoende aannemelijk dat QLict in dit geval in het kielzog vaart van Klict. QLict heeft immers voldoende aannemelijk gemaakt dat zij op een andere laag binnen de ICT-branche opereert en andersoortige opleidingen verzorgt dan Klict. Gelet ook op hetgeen onder 5.4. reeds is overwogen, is voorts niet aannemelijk dat Klict schade heeft geleden of in de nabije toekomst zal lijden, zodat daarmee ook het belang bij de gevorderde voorzieningen vervalt. In dat kader acht de voorzieningenrechter van belang dat aannemelijk is dat partijen al geruime tijd van elkaars bestaan en activiteiten op de hoogte zijn en verwarring in al die jaren - kennelijk - niet aan de orde is geweest.

Op andere blogs:
DomJur (Klict B.V. – Qlict B.V.)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) lage mate van overeenstemming, is geen algehele afwezigheid van overeenstemming
B) "dominant deel" Quadratini (in LOACKER QUADRATINI) en Quadratum zijn niet gelijk

Gerecht EU 5 december 2012, zaak T-143/11 (Consorzio vino Chianti Classico / OHMI - FFR (F.F.R.))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van diverse nationale (collectieve) beeldmerken in kleur (en in zwart-wit) die een haan in een cirkel weergeven en onder meer de woordelementen „CHIANTI CLASSICO” bevatten voor waren van klasse 33, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 43/2010-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 januari 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk in kleur dat een embleem met de tekening van een haan en de letters „F.F.R.” weergeeft voor waren van klasse 33 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie. De beslissing van de Kamer van Beroep van het OHIM wordt vernietigd, er is dan wel weinig gelijkenis tussen de tekens. De kamer van beroep had echter niet tot een afwijzing kunnen komen, omdat de tekens geheel niet gelijk zouden zijn zonder de overige vereisten voor de toepassing van artikel 8(5) Regulation 207/2009 te onderzoeken. Ook op de MARQUES-blog.

67. However, it is apparent from paragraphs 27 to 52 above that the marks have a low degree of similarity.
68. Consequently, the Board of Appeal erred in rejecting the ground of opposition based on Article 8(5) of Regulation No 207/2009 for the reason that the marks were not at all similar, without examining the other conditions governing the applicability of that provision.
69. It follows that the contested decision must be annulled in so far as the Board of Appeal rejected the ground of opposition based on Article 8(5) of Regulation No 207/2009. (...)
71. In the present case, since the Board of Appeal rejected the ground of opposition relating to Article 8(5) of Regulation No 207/2009 on the ground that the signs were not similar, without examining the other conditions governing the applicability of that provision, it is not for the Court, in the present case, to carry out that examination.
72. Consequently, the applicant’s application for alteration must be dismissed.

Gerecht EU 7 december 2012, zaak T-42/09 (A. Loacker / OHMI - Editrice Quadratum (QUADRATUM))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het gemeenschapswoordmerk „LOACKER QUADRATINI” voor waren van klasse 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 34/2008-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 oktober 2008 houdende toewijzing van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „QUADRATUM” in te schrijven voor waren van klasse 30 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie. Het beroep wordt afgewezen, mede omdat het dominerende bestanddeel QUADRATINI (onderdeel van het hele woordmerk LOACKER QUADRATINI) niet gelijk is aan QUADRATUM. Ook op MARQUES-blog.

54      En ce qui concerne l’argument de la requérante, invoqué dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et qui a été évoqué lors de l’audience, tiré du fait que l’élément « quadratini » disposerait d’une position distinctive autonome dans la marque antérieure qui amènerait le public pertinent à croire que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement, à supposer qu’il soit recevable, doit, lui aussi, être rejeté.

55      En l’espèce, même si on considérait que l’élément « quadratini », sans pour autant constituer l’élément dominant de la marque antérieure, a une position distinctive autonome dans cette marque, la requérante reste en défaut de démontrer la similitude entre les signes LOACKER QUADRATINI et QUADRATUM (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 décembre 2008, Gateway/OHMI, C‑57/08 P, non publié au Recueil, points 51 à 54).

56      En effet, selon le principe d’interdépendance rappelé en particulier aux points 17 et 52 ci-dessus, une des conditions cumulatives qui doivent être réunies pour établir l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 est la similitude ou l’identité des signes.

Vzr. Rechtbank Alkmaar 15 november 2012, KG nummer 141107 / KG ZA 12-371 (Saint-Gobain Adfors tegen Graham & Brown)

Uitspraak ingezonden door Christel Jeunink, Van Iersel Luchtman Advocaten.

Onrechtmatige gebruik van certificeringsnummer/ keurmerk. Plicht tot ompakken. Eiseres houdt zich bezig met de vervaardiging van glasvezelbehang en glasvliesbehang. Zij heeft voor deze producten een Oeko-tex certificaat. Door gedaagde wordt het certificeringsnummer van de Tsjechische onderneming Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. op de verpakking van de glasvezelbehangproducten gebruikt. Deze producten zijn bij Gamma en Karwei terecht gekomen.

De gedaagde wordt veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van het onrechtmatig gebruik van de Oeke-tex certificeringsnummers van eiseres. Tevens wordt ze bevolen om de producten om te (doen) pakken en het nummer te verwijderen, afnemers schriftelijk te verzoeken producten terug te zenden en tot rectificeren op de website.

Vzr. Rechtbank Arnhem 9 november 2012, LJN BY5011 (CareFusion tegen Medical Technology Transfer B.V.)

MTT heeft als distributeur van (rechtsvoorgangers van) CareFusion in Nederland de verkoop verzorgd van Infant Flow, een systeem dat de ademhaling van pasgeborenen ondersteunt. De opzegging van de distributieovereenkomst is conform overeenkomst na een looptijd van 3 jaar, met inachtneming van opzegtermijn van tenminste 3 maanden op juiste wijze gedaan.

Nu vordert CareFusion dat MTT niet langer gebruik maakt van de handelsmerken, logo´s en rechten gerelateerd aan het product en de distributieovereenkomst en overdracht van alle (in haar naam staande) handelsmerken, logo´s en rechten. Gezien de rechtsgeldige opzegging van de distributieovereenkomst heeft MTT geen recht op of belang bij de intellectuele eigendomsrechten betreffende de producten geleverd onder de distributieovereenkomst. Nu CareFusion in verband met het onweersproken doel en gebruik van haar medische producten en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s er recht en belang bij heeft te weten waar haar medische producten zich bevinden, dient MTT de namen en adressen van alle afnemers die van MTT Infant Flow producten hebben betrokken vanaf 1998 te verstrekken.

 4.6.    Daarmee ligt de vraag voor wat de gevolgen zijn van de beëindiging van de distributieovereenkomst. CareFusion doet in dit verband een beroep op het bepaalde in artikel 15 distributieovereenkomst. Ook ten aanzien daarvan heeft zij een op zichzelf door MTT niet-betwiste legal opinion in het geding gebracht (productie 17 bij dagvaarding).

In deze legal opinion wordt tot de slotsom gekomen: ‘clause a5 (bedoeld moet zijn: 15,vzr) of the Distribution Agreement is enforceable under English law and none of the limitations which may restrict the parties’ ability to contract freely apply in this case.’ Artikel 15 distributieovereenkomst is aldus maatgevend voor de handelingen die MTT heeft te verrichten of juist heeft na te laten in verband met de beëindiging van de distributie-overeenkomst. In het kader hiervan zal zij, naast het verrichten van andere handelingen, onder meer gegevens met betrekking tot haar klantenbestand moeten verstrekken aan CareFusion, en zal MTT geen gebruik meer mogen maken van de– onweersproken – intellectuele eigendommen van CareFusion, één en ander zoals hierna, mede ter voorkoming van executieperikelen, wordt bepaald. Daarbij zal de gevorderde dwangsom beperkt worden als volgt.

4.7.    Nu CareFusion in verband met het onweersproken doel en gebruik van haar medische producten en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s er recht en belang bij heeft te weten waar haar medische producten zich bevinden, is in het verlengde daarvan haar spoedeisend belang bij de hierna te treffen voorzieningen voldoende gegeven.

De voorzieningenrechter

5.1.    veroordeelt MTT haar medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de distributieovereenkomst, in die zin dat zij,
a) binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de navolgende handelingen dient te verrichten:
-    het verstrekken van de namen en adressen van alle afnemers die van MTT Infant Flow producten hebben betrokken vanaf 1998, met vermelding van serienummers, aantallen alsmede de locatie van deze producten indien deze zijn doorgeleverd
-    het terugverkopen van de door CareFusion aan MTT geleverde producten conform artikel 15.2 distributieovereenkomst;
-    het vernietigen van producten conform artikel 15.3 distributieovereenkomst;
-    het afzeggen/intrekken van reeds geplaatste maar nog niet uitgevoerde orders betreffende de Infant Flow producten;
-    het verwijderen van alle externe verwijzingen naar de distributierelatie tussen MTT en CareFusion;

b) vanaf de betekening van dit vonnis niet langer gebruikmaakt van alle handelsmerken, logo’s en rechten gerelateerd aan de Infant Flow producten en de distributieovereenkomst;

Rechtbank Rotterdam 17 oktober 2012, LJN BY4982 (Majestic Products tegen ATG Gloves Private Ltd)

Bevoegdheid vordering gemeenschapsmerkenrecht in reconventie. Directe opzegging exclusieve distributieovereenkomst met als reden: verkoop buiten Benelux + inbreuk IE-recht. Slaafse nabootsing. Geen beroep op octrooirecht gedaan. Voortprocederen voor de rechtbank in 's-Gravenhage.

ATG is een bedrijf dat zich richt op het ontwerpen, ontwikkelen en fabriceren van onder meer werkhandschoenen. Majestic is een groothandel van bedrijfshandschoenen, -schoenen, -kleding en andere persoonlijke beschermingsmiddelen en exclusieve distributeur van ATG. De ‘MaxiFlex’-handschoen is in 2003 ontwikkeld en op het productieproces is octrooi aangevraagd en als Europees woordmerk ‘MaxiFlex’ geregistreerd.

In conventie vordert Majestic de nietigverklaring van het woordmerk. Het woord bestaat uitsluitend uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van werkhandschoenen. In reconventie vordert ATG een verklaring voor recht dat het (tijdelijk) gebruik van de naam ‘Maxx Flex’ door Majestic een onrechtmatige inbreuk vormde op het (in licentie verkregen) merkrecht van ATG.

De Gemeenschapsmerkenrechtelijke vorderingen dienen bij uitsluiting door de Rechtbank 's-Gravenhage te worden beslecht. Wel wenst de rechtbank op te merken - zonder overigens vooruit te willen lopen op de beslissing van de rechtbank ’s-Gravenhage of al dan niet sprake is van een merkinbreuk - dat zij een merkinbreuk alléén onvoldoende acht voor opzegging van de distributieovereenkomst zonder enige opzegtermijn. Ook slaafse nabootsing is niet aannemelijk met kleurstelling, die mede wordt bepaald door functionaliteitseisen en dat deze kleurstelling ook bij andere werkhandschoenen in de branche gebruikelijk is, van de stof en coating.

De rechtbank concludeert op grond van hetgeen onder 4.10 en 4.23 is overwogen dat deze twee door ATG aangevoerde redenen (actieve verkoop in de Benelux en inbreuk IE-rechten) niet, althans onvoldoende steekhoudend zijn voor opzegging van de distributieovereenkomst zonder enige opzegtermijn.

Onder 4.2. (...)
Deze vordering van Majestic berust op de stelling dat het merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist en is dus gegrond op artikel 52 lid 1 sub a juncto artikel 7 lid 1 sub b en c GMVo. In artikel 52 lid 1 GMVo staat dat het merk op die grond nietig wordt verklaard op vordering bij het OHIM of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure. Ten vervolge op dat laatste bepalen de artikelen 96, 97 en 100 – in onderlinge samenhang bezien – dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk bij uitsluiting bevoegd zijn te oordelen over een reconventionele vordering tot nietigverklaring. In Nederland is hiertoe aangewezen de rechtbank te ’s-Gravenhage. De GMVo zegt echter niets over de bevoegdheid van een rechterlijke instantie met betrekking tot een vordering in conventie tot nietigverklaring.

Nu Majestic de vordering tot nietigverklaring heeft ingesteld in reactie op de reconventionele vordering van ATG betreffende merkinbreuk, ligt het voor de hand dat de vordering tot nietigverklaring ook door de rechtbank ’s-Gravenhage wordt beoordeeld, gelet op de nauwe samenhang tussen de beide vorderingen.

Geen opzegging distributieovereenkomst
4.10. Het vorenstaande leidt ertoe dat de rechtbank deze reden voor opzegging van de overeenkomst (te weten: de actieve verkoop door Majestic buiten de Benelux) door ATG als onvoldoende onderbouwd buiten beschouwing zal laten bij de beoordeling of sprake was van een dringende reden als bedoeld in r.o. 4.6. Evenmin kan deze reden een rol spelen bij een eventuele verdere beoordeling van de lengte van de opzegtermijn.

geen beroep op Octrooibescherming
4.16.  De stelling van ATG dat de onderscheidende elementen van de “MaxiFlex”-handschoen als waterdamp doorlatendheid, haar absorptievermogen en haar permeabiliteit (mate van doordringing van vloeistoffen) Europees geoctrooieerd zijn, zal bij de beoordeling buiten behandeling blijven, nu zij zich niet heeft beroepen op bescherming op grond van de Rijksoctrooiwet (ROW) of het Europees Octrooi Verdrag (EOV). Voor beoordeling van de stelling of sprake is van slaafse nabootsing zijn deze omstandigheden niet relevant.
Ten overvloede merkt de rechtbank op dat deze rechtbank onbevoegd zou zijn te oordelen over het bestaan van een octrooirecht of bescherming op grond van de ROW of het EOV, omdat die beoordeling is voorbehouden aan de rechtbank ’s-Gravenhage.

Slaafse nabootsing:
4.20.  Ten aanzien van de keuze van Majestic voor de kleurstelling van de stof en coating van de “Maxx Flex”- en “M-Flex”-handschoen geldt dat deze kleurstelling mede wordt bepaald door functionaliteitseisen en dat deze kleurstelling ook bij andere werkhandschoenen in de branche gebruikelijk is. Daarbij staat als onweersproken vast dat op donkere kleuren minder snel vuil zichtbaar is, zodat de voor beide handschoenen gebruikte grijs/zwarte stof als functioneel moet worden aangemerkt.

4.24.  De rechtbank concludeert op grond van hetgeen onder 4.10 en 4.23 is overwogen dat deze twee door ATG aangevoerde redenen (actieve verkoop in de Benelux en slaafse nabootsing) niet, althans onvoldoende steekhoudend zijn voor opzegging van de distributieovereenkomst zonder enige opzegtermijn.

Voorts is geoordeeld (onder 4.14) – zij het voorshands – dat een merkinbreuk alléén onvoldoende is voor opzegging van de distributieovereenkomst zonder enige opzegtermijn.
ATG heeft de distributieovereenkomst dus ten onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd. Bij de verdere beoordeling dient derhalve aan de orde te komen welke omstandigheden van belang zijn voor het bepalen van de lengte van de door ATG in acht te nemen opzegtermijn.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van twaalf oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie oktober 2012.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) Over chirurgische spuiten.
(B) + (C) Over een merk dat ingeschreven was in een niet-EU-lidstaat en vordering tot nietigverklaring ná toetreding tot de Unie.

Gerecht EU 29 november 2012, zaak T-171/11 (Hopf / OHMI (Clampflex))

(A) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1514/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 19 januari 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende inschrijving van het woordmerk „Clampflex” voor waren van de klassen 5, 9, 10, 17 en 20. Het beroep wordt toegewezen voor zover het chirurgische spuiten ["Spritzen"] betreft.

46 Im vorliegenden Fall entspricht der Teil der angefochtenen Entscheidung, in dem es um „Spritzen“ geht, jedoch nicht diesen Anforderungen, da die Beschwerdekammer keine Ausführungen zur Art des Verhältnisses zwischen diesen Waren und dem fraglichen Zeichen gemacht hat. Die Gruppe, die zum einen aus „Spritzen“ und zum anderen aus den übrigen Waren der Klasse 10 besteht, ist nicht hinreichend homogen, um die Argumentation zum Verhältnis zwischen diesen übrigen Waren und dem fraglichen Zeichen automatisch auf die „Spritzen“ übertragen zu können. Auf den ersten Blick erscheint die Notwendigkeit der Verwendung einer Klemme für den Gebrauch einer Spritze oder das Bestehen einer anderen Verbindung zwischen Spritzen und Klemmen nicht offensichtlich. Um zu dem Schluss zu gelangen, dass ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen „Spritzen“ und der Bedeutung des Zeichens Clampflex besteht und dieses Zeichen folglich in Bezug auf „Spritzen“ beschreibend ist, muss erklärt werden, wie die Verwendung einer Spritze mit der einer Klemme zusammenhängen kann. Die angefochtene Entscheidung enthält hierzu keine Erklärung. Aus dieser Entscheidung geht nicht hervor, dass die maßgeblichen Verkehrskreise unmittelbar und ohne weitere Überlegung einen konkreten Zusammenhang zwischen „Spritzen“ und dem Wortzeichen Clampflex herstellen werden. Die Feststellung der Beschwerdekammer, dass das Zeichen in Bezug auf „Spritzen“ beschreibend sei, ist daher nicht hinreichend begründet. Dieser Begründungsmangel kann von Amts wegen berücksichtigt werden und genügt grundsätzlich für sich allein, um die Rechtswidrigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer zu begründen und folglich zu deren teilweiser Aufhebung zu führen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 9. September 2011, Deutsche Bahn/HABM – DSB [IC4], T‑274/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 64).

Gerecht EU 29 november 2012, zaak T-537/10 (Adamowski / OHMI - Fagumit (FAGUMIT beeldmerk met woordelement / woordmerk))

(B) en (C) Gemeenschapsmerk – Beroep strekkende tot vernietiging van beslissing R 1002/20091 en R 1003/2009-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 september 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling en houdende nietigverklaring van het beeldmerk dat het woordelement / woordmerk „FAGUMIT” bevat, voor waren van de klassen 12 en 17, in het kader van de vordering tot nietigverklaring ingediend door de houder van het nationale beeldmerk dat het woordelement / woordmerk „FAGUMIT” bevat (inmiddels ook met internationale inschrijving), voor waren van klasse 17. Beroep wordt afgewezen. Houder kan ook beroep doen op de verordening als het merk enkel is ingeschreven in een land dat geen lid is van de Unie. Lid 3 van artikel 8 van verordening nr. 207/2009 verwijst namelijk niet naar merken die in een lidstaat zijn ingeschreven of die gevolgen hebben in een dergelijke staat. Het verzoek om nietigverklaring had interveniënte vóór de toetreding tot de Unie kunnen doen, zodat artikel 165, lid 4, sub b, van verordening nr. 207/2009 niet afdoet aan de gegrondheid van deze verzoeken en evenmin gevolgen heeft voor de wettigheid van de bestreden beslissingen.

19 In dit verband kan de houder van het in artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 bedoelde merk zich beroepen op de nietigheidsgrond van artikel 53, lid 1, sub b, van deze verordening, ook al is dat merk enkel ingeschreven in een land dat geen lid is van de Unie. Anders dan de leden 1, 2, 4 en 5 van artikel 8 van verordening nr. 207/2009, verwijst lid 3 ervan namelijk niet naar merken die in een lidstaat zijn ingeschreven of die gevolgen hebben in een dergelijke staat. Indien de inschrijving van het merk in een lidstaat een toepassingsvoorwaarde zou zijn van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, zou deze bepaling bovendien de leden 1 en 5 van dat artikel overlappen. Derhalve moet met het BHIM worden geconstateerd dat interveniënte de hierboven in punt 6 genoemde verzoeken om nietigverklaring had kunnen indienen vóór de toetreding van de Republiek Polen tot de Unie, zodat artikel 165, lid 4, sub b, van verordening nr. 207/2009 niet afdoet aan de gegrondheid van deze verzoeken en evenmin gevolgen heeft voor de wettigheid van de bestreden beslissingen.

25 In deze omstandigheden zij er in de eerste plaats op gewezen dat het betrokken document niet verwijst naar de mogelijkheid voor verzoekster om een gemeenschapsmerkaanvraag in te dienen voor het hierboven in punt 2 afgebeelde teken. In dit verband zij opgemerkt dat verzoekster niet is genoemd in dit document en dat dit niet gewaagt van de mogelijkheid om dat teken als gemeenschapsmerk in te schrijven.

26 In de tweede plaats bestonden Fagumit Deutschland, Fagumit Frankreich en Fagumit Schweiz, zoals verzoekster voor de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep heeft aangevoerd, weliswaar nog niet toen het betrokken document werd verzonden, maar dit document kan simpelweg aldus worden opgevat dat interveniënte zich er niet tegen heeft verzet dat de betrokken vennootschappen de handelsnaam „Fagumit” dragen en het desbetreffende merk – hoogstens op exclusieve basis – gebruiken in het kader van hun activiteiten.

27 Verzoekster kan zich niet beroepen op het feit dat interveniënte zich niet heeft verzet tegen het gebruik van het litigieuze teken door andere dan de in het document van 10 april 1998 genoemde vennootschappen. Zoals verzoekster in punt 33 van de verzoekschriften aanvoert en zoals blijkt uit de documenten die zij heeft voorgelegd voor het BHIM, is het teken gebruikt in het kader van de verkoop van door interveniënte geproduceerde goederen. Een dergelijk gebruik vloeit evenwel logischerwijs voort uit de samenwerking tussen interveniënte en de verdelers van haar goederen, en levert geen bewijs op dat zij afstand heeft gedaan van het hierboven in punt 6, tweede streepje, afgebeelde teken, op grond waarvan eenieder een gemeenschapsmerkaanvraag zou kunnen indienen voor dat teken of het dominerende bestanddeel ervan.

28 Hieruit volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat het document van 10 april 1998 niet aldus kon worden uitgelegd dat hierbij aan verzoekster enige toestemming in de zin van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 is verleend om de litigieuze merken in te schrijven.

29 In deze context is de door verzoekster aangevoerde omstandigheid dat haar verhouding met interveniënte informeel was, zodat de lijst van onder het document van 10 april 1998 vallende vennootschappen niet als uitputtend kan worden beschouwd, irrelevant. Deze omstandigheid, gesteld al dat zij vaststaat, doet immers niet af aan de conclusie van de kamer van beroep, aangezien het betrokken document geen toestemming oplevert in de zin van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, doet.

Gerecht EU 28 november 2012, zaak T-29/12 (Alva management / OHMI  - BenQ Materials (Daxon))

(C) Gemeenschapsmerk - vernietiging van de beslissing R 2191/2010-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 9 november 2011, waarbij is verworpen het oppositieberoep tegen de beslissing rondom het woordmerk DALTON voor waren van de klassen 3, 5, 18, 25, 35, 41 en 44 op basis van ouder gemeenschapswoordmerk DAXON. Beroep wordt verworpen. De opmerkzaamheid van vaklui is hoog voor kunsthuid voor chirurgische doeleinde en farmaceutische huidverzorgingsproducten.

41 Dieses Vorbringen ist jedoch als ins Leere gehend zurückzuweisen. Selbst wenn man nämlich annähme, dass die von der angemeldeten Marke und die von der Widerspruchsmarke erfassten Waren ähnlich seien, änderte dies nichts an der Richtigkeit der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung in Bezug auf das Fehlen von Verwechslungsgefahr für diese Waren. Die maßgebenden Verkehrskreise bestehen nämlich, wie in den Randnrn. 22 und 23 des vorliegenden Urteils dargelegt, aus Fachleuten, deren Aufmerksamkeit hoch ist, und die Beschwerdekammer ist zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass selbst für identische Waren keine Verwechslungsgefahr bestehe.

42 Hieraus folgt, dass das Vorbringen der Klägerin, wonach die „künstliche Haut für chirurgische Zwecke“ und die pharmazeutischen Hautpflegeprodukte ähnlich seien, als ins Leere gehend zurückzuweisen ist, ohne dass ein Vergleich dieser Waren vorgenommen zu werden brauchte (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 6. Oktober 2011, Galileo International Technology/HABM – Galileo Sistemas y Servicios [GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS], T‑488/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 50 und 51).