Merkenrecht  

UPDATE BBIE Voorlopige beslissing tot weigering Allah 8 januari 2013, depotnr. 1260522 (Allah): Het Bureau heeft besloten de inschrijving van uw merk te weigeren. Wij verwijzen naar artikel 2.11 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. De reden voor weigering is de volgende: Het teken ALLAH, de in de islam gehanteerde naam voor God, zal niet als merk worden opgevat en mist derhalve ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b BVIE.

Editie NL heeft in haar uitzending van dinsdag 8 januari een item gemaakt over de discussie rondom het gedeponeerde beeldmerk met woordelement 'Allah'. De Amsterdamse kunstenaar Teun Castelein had die merknaam gedeponeerd (AD.nl). Castelein wil het beeldmerk onder meer voeren voor kleding, schoenen en andere lederproducten. Het BBIE heeft beeldmerk voorlopig geweigerd.

Merkenadviseur Arnaud Bos vindt het onterecht dat 'Allah' is afgewezen. Geregistreerde merken als Mohammed, Jesus, God en Buddha zijn in het verleden wel geregistreerd, wat de weigering van 'Allah' een opmerkelijke beslissing maakt, volgens merkwaardigheden. Het excuus dat het woord niet onderscheidend genoeg is gaat volgens hem niet op.

De weigeringsgrond van het BBIE is ook volgens merkenbureau Chiever opvallend: waarom heeft het BBIE niet gekozen voor een andere, meer voor de hand liggende weigeringsgrond, die ook in de wet is te vinden [strijd met de openbare orde], vragen zij zich af. Volgens Chiever is het BBIE echter niet erg happig om de zedenmeester te spelen.

Caspar van Woensel is gepromoveerd op dit onderwerp en refererend aan zijn boek 'Merk, God en verbod' over oneigenlijk gebruik en monopolisering van tekens met een grote symbolische waarde, legt hij uit:

"Een religieus symbool registreren als beeldmerk kan in Nederland! Het is raar dat we religieuze symbolen niet hebben uitgesloten van die mogelijkheid, want je kunt een monopolierecht claimen op religieuze symbolen, zoals Allah, Jaweh en God of culturele symbolen als bijvoorbeeld de afbeelding van de nachtwacht, een handtekening van Vincent van Gogh of persoonlijkheden uit de geschiedenis."

WIPO 12 november 2012, DNL2012-0059 (Smaragd Music tegen Benson and Partner Ltd.), link

Beslissing ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE Advocatuur.

Domeinnaamrecht. Eiser baseert zijn vordering op haar Benelux beeld (2005) en woord (2012) merken en haar handelsnaamrecht Smaragd Music. Verweerder heeft de domeinnaam smaragdmusic.nl in juli 2012 geregistreerd. De domeinnaam is conform artikel 2.1(a) under I van de Regulations identiek aan de handelsnaamrechten. Enkel de handelsnaamrechten zijn voldoende om te voldoen aan het eerste criteria. De website bevat gesponsorde links gerelateerd aan muziekproducten en -diensten. Het wordt daarom gebruikt voor commercieel gewin, door bezoekers aan te trekken via een online locatie die voor verwarring kan zorgen. De domeinnaam dient te worden overgedragen.

Onder A
The Panel finds that the Domain Name is identical to the Complainant’s trade name within the meaning of article 2.1(a) under I of the Regulations.  As the Complainant’s trade name rights are sufficient to fulfill the first requirement of the Regulations, the Panel rules that Complainant has met the first ground of the Regulations.

Onder C
The Respondent did not file any Response.  The Panel considers it likely, as asserted by the Complainant, that the Respondent was able to snap up the Domain Name in a situation where the Complainant had previously registered and used the Domain Name for his business. 

The Complainant has furthermore submitted evidence that the Domain Name is being used for a website containing sponsored links mainly relating to music products and services.  The Panel therefore finds that the Domain Name is being used for commercial gain, by attracting Internet users to a website of the Respondent or other online location through the likelihood of confusion which may arise with the Complainant’s trade name as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of such website or other online location. 

Op andere blogs:
DomJur 2013-930 (Smaragd Music – Benson and Partner Ltd)

Een bijdrage van Corina Wolfert, Merkenbureau Abcor.

Merkenrecht. Tv-formatbescherming. Talpa wil stappen ondernemen om de gemeente Hollands Kroon te verbieden om nog langer gebruikt te maken van het logo met de hand waarin een microfoon zit met daaronder de tekstwolk “de STEM van HOLLANDS KROON”. De gehele layout lijkt namelijk wel erg veel op het Talpa’s logo van The Voice of Holland. De gemeente gebruikt het logo om nieuwe medewerkers op een ludieke manier te werven. Zij liet Talpa weten gewoon door te gaan met de wervingscampagne, omdat zij vinden dat het hier om een andere formule gaat. Talpa raadde de gemeente aan om een merkenadviseur in de arm te nemen. Wij [red. Abcor] beamen dit advies, want dan zou deze gemeente hebben geweten dat er spelregels verbonden zijn aan het gebruik van iemands anders merkregistratie en/of auteursrecht.

Sinds 2011 zijn de gemeentes Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer gefuseerd tot een nieuwe gemeente Hollands Kroon (wikipedia). De gemeente wil nu zes nieuwe medewerkers werven die zij een traineeprogramma aanbieden. Gemeente Hollands Kroon wil geen saai imago dus hadden zij bedacht om de nieuwe medewerkers volgens de Talpa methode te werven. Hierbij zitten drie directieleden van de gemeente op een rode draaistoel met de rug naar de kandidaat toe. De kandidaten krijgen twee minuten de tijd om zich te presenteren. De kandidaat gaat door naar de volgende selectieronde wanneer een directielid op een rode knop drukt en de stoel omdraait. Bij deze selectie is net als bij de Voice of Holland publiek aanwezig. In totaal is er ruimte voor 48 kandidaten die mee mogen doen aan een bootcamp. Tijdens de bootcamp moeten er twee opdrachten uitgevoerd worden. De beste twaalf kandidaten gaan naar de finale waar uiteindelijk 6 kandidaten worden uitgekozen die een traineeprogramma gaan doen. Het gehele programma begint 14 januari en eindigt eind februari van dit jaar. De campagne vooraf aan de werving is een groot succes want inmiddels hebben al 200 kandidaten zich aangemeld.

Talpa heeft echter ook lucht gekregen van deze wervingsactie en deelt dit enthousiasme niet. Talpa brengt namelijk al drieseizoenen het televisie programma The Voice of Holland en twee seizoenen The Voice Kids op de buis. Het symbool van het programma is een microfoon die in een vuist wordt vastgehouden waarbij twee vingers worden opgestoken in de vorm van een V. Onder deze vuist is een tekstballon waarin staat “The VOICE of HOLLAND” of “The VOICE KIDS”. Talpa heeft hiervan verschillende merken geregistreerd. The Voice of Holland is erg populair. In 2011 keken er meer dan 3.6 miljoen mensen naar dit programma. Ook afgelopen jaar was het programma een kijkcijferkanon. De Voice Kids is nu wekelijks te zien op RTL4. The Voice of Holland heeft inmiddels ook aftrek gevonden in het buitenland. Onomstreden staat vast dat The VOICE of HOLLAND een bekend merk is. En bekende merken genieten nu eenmaal een bredere beschermingsomvang. Zo kunnen bekende merken ook optreden tegen gelijkende logo’s of woorden die gebruikt worden voor waren of diensten die anders zijn dan die van het bekende merk. Leggen we het logo van De Stem van Hollands Kroon naast het logo van The Voice of Holland dan lijken de deze logo’s wel erg op elkaar. Ondanks dat de werving van de kandidaten door de gemeente een ander doel heeft, namelijk een geschikte ambtenaar vinden in plaats van een zangtalent, kan Talpa op basis van zijn merkrecht actie ondernemen.

De bedoeling van een juridische actie tegen het oneigenlijk gebruik van je beeldmerk is om verwatering van je merk tegen te gaan. Hierdoor blijft de goodwill in je merk gehandhaafd. Daarnaast liggen op de format van de Voice of Holland auteursrechten. Onder een format verstaan we de vaste elementen die in elk programma terugkeren en die het programma ook origineel maken. In de selectieronde van de Voice of Holland is dit onder andere de combinatie van: de rode draaiende stoelen (blinde auditie), de knop waarop gedrukt wordt, de 1 1/2 minuten die een kandidaat krijgt om zijn liedje ten gehore te brengen. De vraag is of de gemeente inbreuk maakt op deze format zoals zij dit gaat gebruiken. Vindt Talpa dit bezwaarlijk genoeg om hiertegen juridische stappen te ondernemen of kunnen zij hiervan de humor inzien?

Corina Wolfert

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 16 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie november 2012.

Rechtbank Amsterdam 14 november 2012, LJN BY7236 (Boost Group [Boost c.s.] tegen Boost Company [BST c.s.])

Eindvonnis na IEF 9470 en KG ZA 09-735. Merkenrecht. Zeggenschap. Vennootschapsverhoudingen. Boost c.s. is houder van Europees woordmerk BOOST voor reclame en marketingactiviteiten en voert sinds 2000 het woord "Boost" als handelsnaam. BST c.s. is in het economisch verkeer enkel actief als fondsenwerver, slechts  als professioneel aandeelhouder zonder enige activiteit, het gaat om een tusssenholding die onder de naam "boost" actief waren in de drankenindustrie. Zij heeft op geen enkel moment reclame of marketingdiensten aangeboden.

Het door BST c.s. verschaffen van kapitaal en investering aan start-ups en het uitrollen van de projecten, gaat gepaard met marketingactiviteiten, zodoende verrichten zij die ook. De rechtbank oordeelt dat BST c.s. marketingactiviteiten aanbood en liet uitvoeren. Het gevorderde verbod is jegens haar, en de rechtspersonen waarin zij zeggenschap heeft, toewijsbaar. Ex nunc toetsing bij vordering verbod. Zie de Atos-uitzondering (Hof ’s Hertogenbosch van 20 juli 2004, LJN AQ5691) die van toepassing is op dochtervennootschappen voor de handelsnaam.

Een tussen partijen bereikte schikking in kort geding over de proceskosten hield in dat die zouden worden voorgelegd aan de bodemrechter, de rechtbank legt die overeenkomst zo uit dat die kosten beoordeeld moeten worden aan de hand van 1019h Rv. BST voert verweer, maar vordert zelf "conform 1019h Rv. In hoger beroep is de omissie door in kort geding geen proceskostenveroordeling te vorderen niet herstelt en het is toen conform liquidatietarief afgehandeld. De vordering wordt ex 1019h Rv afgehandeld.

Marketingactiviteiten
2.13. (...) De rechtbank is van oordeel dat met betrekking tot BST Company – op grond van de onder 2.11 aangehaalde stellingen van BST c.s. omtrent de activiteiten van BST Company – voldoende aannemelijk is dat zij onder de naam “Boost Company Network” marketing-activiteiten aanbood en liet uitvoeren. Dat zij die marketing-activiteiten niet zelf uitvoerde is daarbij – op zichzelf – geen grond om het verbod te weigeren: ook als zij daarbij derden inschakelde, maakte BST Company immers inbreuk op de merkrechten van Boost Group. Het gevorderde verbod jegens haar, daarin rechtspersonen waarin zij zeggenschap heeft begrepen, is derhalve toewijsbaar. Het verweer dat de gedaagde rechtspersonen geen (volledige) zeggenschap hebben in niet nadere genoemde andere vennootschappen van het “Boost Company Network” kan daar niet aan af doen: het gevorderde en toegewezen verbod kan alleen zien op partijen die in het geding betrokken zijn en die vennootschappen waarin zij (in)direct zeggenschap hebben. De vennootschappen waarover BST c.s. geen zeggenschap heeft, worden derhalve niet geraakt door dit vonnis.

2.14.  Met betrekking tot de overige verschenen gedaagden, BST Brands en BST Beverages geldt echter dat in deze procedure onvoldoende is komen vast te staan dat zij inbreuk maakten op de merkrechten van BST c.s. door marketingactiviteiten aan te bieden of uit te voeren. Tegenover de gemotiveerde betwisting van BST c.s. onderbouwt Boost Group haar stellingen dat ook die vennootschappen, direct of middellijk, marketing¬activiteiten hebben aangeboden of uitgevoerd onder de handelsnaam “Boost”, onvoldoende. Aan nadere bewijslevering komt de rechtbank niet toe. Evenmin is voldoende aannemelijk geworden dat nu een gerechtvaardigde vrees bestaat voor inbreukmakend handelen. Het merkenrechtelijke verbod jegens hen zal derhalve worden afgewezen.

2.15.  Jegens de niet verschenen gedaagden zijn de vorderingen van Boost Group grotendeels toewijsbaar, zoals beslist in het tussenvonnis van 22 september 2010.

Proceskosten

2.19.  Hetgeen BST c.s. daartegen aanvoert kan niet slagen, reeds niet omdat zijzelf in haar conclusie van antwoord een proceskostenveroordeling “conform 1019h Rv” vordert voor “de daadwerkelijke kosten van deze en voorgaande procedures”, waaruit volgt dat ook zij de schikking op dezelfde wijze uitlegt. Daarbij overweegt de rechtbank dat BST c.s. in het midden laat wat de “letterlijke” uitleg die zij voorstaat in zou houden en hoe die uitleg zich verhoudt tot de door partijen ingestelde vorderingen, anders dan dat de proceskosten¬veroordeling zoals gevorderd door Boost Group, volgens BST c.s. op grond van haar uitleg, niet toewijsbaar zou zijn.

2.20.  In het kort geding is geen proceskosten veroordeling conform artikel 1019h Rv gevorderd en derhalve is een proceskostenveroordeling uitgesproken conform het liquidatietarief.

2.21.  De rechtbank overweegt als volgt. Partijen hebben de gelegenheid om in hoger beroep eigen fouten te herstellen en daartoe nieuwe stellingen te betrekken maar ook (binnen de grenzen van de goede procesorde) de eis te wijzigen. Het appel bood derhalve Boost Group de gelegenheid haar omissie (het niet vorderen van de een proceskosten¬veroordeling conform artikel 1019h Rv in eerste aanleg) te herstellen. Boost Group heeft ook daadwerkelijk in appel haar eis op dit punt vermeerderd. De bereikte schikking in appel ziet niet expliciet op dat punt, maar houdt in dat partijen het geschil omtrent de proceskosten van het kort-geding en het spoedappel zullen voorleggen aan de rechtbank. Daarin ziet de rechtbank aanleiding om – op grond van die schikking – nu BST c.s. in het kort geding in het ongelijk is gesteld, BST c.s. te veroordelen in de werkelijke proceskosten van Boost Group in het kort geding in eerste aanleg, conform artikel 1019h Rv.

Hof 's-Gravenhage 6 november 2012, LJN BY7143 (strafrechter; onderbroeken verkopen op markt in Zoetermeer)

Valse merkkleding en oneerlijke concurrentie bedrijven die wel aan "auteursrechtelijke verplichtingen voldoen". De verdachte heeft zich samen met een ander op de bewezen verklaarde wijze schuldig gemaakt aan het te koop aanbieden van valse merkkleding namelijk ondergoed van Björn Borg.

De verdachte heeft zich samen met een ander op de bewezen verklaarde wijze schuldig gemaakt aan het te koop aanbieden van valse merkkleding. Niet alleen worden met valse merkkleding de rechthebbenden van de auteursrechten op deze waren schade toegebracht, maar tevens wordt bonafide bedrijven, die wel aan auteursrechtelijke verplichtingen voldoen, oneerlijke concurrentie aangedaan. De verdachte heeft ook bij deze activiteiten slechts oog gehad voor geldelijk gewin.

Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van twee weken. Daarnaast veroordeelt het Hof de verdachte tot een taakstraf voor de duur van twintig uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door tien dagen hechtenis.

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat: zij op of omstreeks 24 mei 2010 te Zoetermeer tezamen en/of in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, te weten ondergoed van Björn Borg en/of kleding van G-STAR en/of parfum van de/het merk(en) Armani en/of Azzaro en/of Burberry en/of Cacharel en/of Chanel en/of Christian Dior en/of DKNY en/of Dolce&Gabbana en/of Givenchy en/of Guerlain en/of Hugo Boss en/of Issey Miyake en/of Lacoste en/of Lancôme en/of Nina Ricci en/of Paco Rabanne en/of Yves Saint Laurent, heeft ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verkocht, te koop heeft aangeboden en/of heeft afgeleverd, uitgedeeld en/of in voorraad heeft gehad.

(...) Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat: zij op 24 mei 2010 te Zoetermeer tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk valse merken, te weten ondergoed van Björn Borg, te koop heeft aangeboden.

(...) Het bewezen verklaarde levert op: medeplegen van opzettelijk valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken te koop aanbieden.

(...) Op 24 mei 2010 te Zoetermeer heeft de verdachte samen met [medeverdachte] twee marktkramen gehuurd voor de verkoop van goederen, waarbij zij beiden de helft van de totale huurprijs hebben betaald. Opéén kraam stond een bord met de tekst "Duo Pak Bjorn-Borg boxershorts te koop voor 10,00 euro" en lagen boxershorts van het merk Bjorn-Borg, op de andere kraam lagen horloges en parfum. Verdachte en haar medeverdachte zaten op een stoel achter de kraam met de boxershorts. Toen verbalisant [verbalisant] aan de verdachte en [medeverdachte] vroeg of zij de verkopers van de goederen op deze kraam waren, antwoordden zij dat zij samen de verkopers van die goederen waren. Voorts volgt uit de politieverklaring van [medeverdachte] d.d. 24 mei 2010 dat de verdachte de helft van de opbrengst van de verkoop van de boxershorts zou krijgen, nu zij had geholpen met de verkoop hiervan.

(...)

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich samen met een ander op de bewezen verklaarde wijze schuldig gemaakt aan het te koop aanbieden van valse merkkleding. Niet alleen worden met valse merkkleding de rechthebbenden van de auteursrechten op deze waren schade toegebracht, maar tevens wordt bonafide bedrijven, die wel aan auteursrechtelijke verplichtingen voldoen, oneerlijke concurrentie aangedaan. De verdachte heeft ook bij deze activiteiten slechts oog gehad voor geldelijk gewin.

NLO (Strafrechtelijke handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten)

HvJ EG 13 juli 1966, gevoegde zaken 56-64 en 58-64 (Grundig Consten/Commissie)
Misbruik van aan nationale merkenrecht ontleende aanspraken ter omzeiling van kartelrecht.

HvJ EG 29 februari 1968, zaak 24-67 (Parke Davis / Probel, Reese, Beintema-Interpharm en Centrafarm) Prijsverschil van geoctrooieerde met niet-geoctrooieerde producten is geen misbruik.

HvJ EG 8 juni 1971, zaak 78-70 (DGG/Metro)
Het uitoefenen van een intellectueel eigendomsrecht brengt niet mee dat houder 'een machtspositie' zou bekleden.

HvJ EG 3 juli 1974, zaak 192-73 (Hag I)
Beperking vrij verkeer is gerechtvaardigd wanneer het merkrecht betrekking heeft op het specifieke onderwerp van dat recht.

HvJ EG 31 oktober 1974, zaak 15-74 (Centrafarm/Sterling Drug)
Octrooihouder van geneesmiddelbereiding kan zich niet verzetten tegen verhandeling van geneesmiddel door derde; uitputting.

HvJ EG 15 mei 1976, zaak 51-75 (EMI/CBS)
Het intracommunautaire verkeer wordt niet verhinderd indien de merkhouder zich verzet tegen de invoer van producten buiten de EG.

HvJ EG 23 mei 1978, zaak 102/77 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm)
Ompakkingsjurisprudentie. Herverpakking van merkproducten.

HvJ EG 10 oktober 1978, zaak 3/78 (Centrafarm/AHP)
Van product het merk verwijderen.

HvJ EG 20 januari 1981, gevoegde zaken 55/80 en 57/80 (Membran & K-Tel/Gema)
Vrij verkeer van grammofoonplaten: auteursrechten.

HvJ EG 22 januari 1981, zaak 58/80 (Dansk Supermarked)
Vrij verkeer van goederen - Auteursrecht, merkenrecht, oneerlijke mededinging.

HvJ EG 14 juli 1981, zaak 187/80 (Merck/Stephar)
Octrooien - Farmaceutische producten.

HvJ EG 3 december 1981, zaak 1/81 (Pfizer/Eurim-Pharm)
Ompakkingsjurisprudentie. Farmaceutisch product. Herkomstfunctie. Consument mag uitgaan dat derden niet hebben ingegrepen.

HvJ EG 9 februari 1982, zaak 270/80 (Polydor)
Vrij verkeer van grammofoonplaten: auteursrechten.

HvJ EG 2 maart 1982, zaak 6/81 (IDG/Beele)
Vrij verkeer van goederen - Slaafse nabootsing.

HvJ EG 8 juni 1982, zaak 258/78 (Zaaimaïs)
Mededinging: uitsluitende licentie - Kwekersrecht.

HvJ EG 14 september 1982, zaak 144/81 (Keurkoop/NKG)
Tekeningen en modellen. Vrij verkeer van gelijksoortige producten. Depot zonder nagaan of deposant ontwerper is.

HvJ EG 6 oktober 1982, zaak 262/81 (Coditel/Ciné Vog II)
Dienstverrichtingen: kabeltelevisie, of de uitoefening van't alleenvertoningsrecht geen kunstmatige en ongerechtvaardigde hinderpalen opwerpt voor de filmindustrie , dan wel de weg opent voor royalty ' s die een billijke vergoeding voor gedane investeringen overschrijden of voor een exclusiviteit die de vereiste duur te boven gaat.

HvJ EG 9 juli 1985, zaak 19/84 (Hoechst/Pharmon)
Omvang van bescherming - Uitputting van octrooirecht in geval van op een parallel octrooi verleende dwanglicenties.

HvJ EG 25 februari 1986, zaak 193/83 (Windsurfing International)
Octrooilicentieovereenkomsten - mededingingsbeperkende clausules grenzen - specifiek voorwerp van octrooi.

HvJ EG 19 april 1988, zaak 27/87 (Erauw-Jacquery/La Hesbignonne)
Overeenkomst kwekersrechten: Is verbod handelaar/teler om basiszaad te verkopen en uit te voeren, noodzakelijk voor de selectie van licentiehouders, verenigbaar met art. 85 EEG-verdrag.

HvJ EG 17 mei 1988, zaak 158/86 (Warner Brothers)
Auteursrechten - Verzet tegen verhuur van videocassettes.

HvJ EG 24 januari 1989, zaak 341/87 (EMI/Electrola)
Auteursrechten - Ongelijke beschermingsduur.

HvJ EG 17 oktober 1990, zaak C-10/89 (HAG II)
Is de afsplitsing het gevolg van een gedwongen overdracht dan is van zo'n bijzondere band geen sprake.

HvJ EG 20 oktober 1993, zaak C-92/92 (Phil Collins)
Auteursrechten en naburige rechten vallen binnen het algemene non-discriminatiebeginsel uit het EG-Verdrag; rechten die uitvoerende kunstenaars hebben, gelden voor iedere auteur en rechtverkrijgenden uit de andere lidstaten.

HvJ EG 22 juni 1994, zaak C-9/93 (IHT Danziger/Ideal-Standard)
Impliciete toestemming bij het in handel brengen door derde vereist onderzoek naar economische verbondenheid.

HvJ EG 6 april 1995, gevoegde zaken C-241/91P en C-242/91P (Magill)
Misbruik. Beroep op auteursrechtbepalingen weigeren van de basisgegevens belet introductie van een nieuw produkt, wekelijkse tv-gids, dat zijzelf niet aanboden en waarnaar potentiële vraag bestond.

HvJ EG 11 juli 1996, zaak C-427/93 (Paranova)
Ompakkingsjurisprudentie. Merkhouder kan zich verzetten tegen verhandeling van farmaceutisch product, wanneer importeur het ompakt en nieuw merk aanbrengt, tenzij het bijdraagt aan kunstmatige afscherming van markten; de ompakking de oorspronkelijke toestand van product niet kan aantasten; duidelijk wie product heeft omgepakt en naam van de fabrikant bevat; reputatie niet geschaad wordt; de importeur de merkhouder tevoren informeert.

HvJ EG 11 november 1997, zaak C-349/95 (Loendersloot/Ballantine)
Ompakkingsjurisprudentie. Artikel 36 EG-Verdrag - Merkrecht - Heretikettering van whiskyflessen.

HvJ EG 9 juli 1997, zaak C-316/95 (Generics/SKF)
Nationale regel die toestaat zich te verzettne tegen het afgeven van monsters (door een derde) van een volgens geoctrooieerde werkwijze vervaardigd geneesmiddel voor de verkrijging van handelsvergunning, is een maatregel van gelijke werking.

HvJ EG 16 juni 1998, zaak C-53/96 (Hermès/FHT)
Artikel 50 WTO-TRIPs-overeenkomst. Definitie voorlopige maatregelen, een maatregel die een einde beoogt te maken aan vermeende inbreuken op een merkrecht en die wordt getroffen in een procedure met de volgende kenmerken: nmiddellijke voorziening bij voorraad, onverwijlde spoed; met wederpartij gedaagvaard (/gehoord), schriftelijk en gemotiveerd een inhoudelijke beoordeling; hoger beroep mogelijk; bodemprocedure, maar vaak als definitieve beslechting te zien.

HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-210/96 (Gut Springenheide)
Referentieconsument: uitgaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument.

HvJ EG 12 oktober 1999, zaak C-379/97 (Upjohn/Paranova)
Ompakkingsjurisprudentie. Merkenrecht. Geneesmiddelen parallelimport met vervanging van een merk. Omstandigheid die zich voordeden ten tijde van de verkoop in de invoerlidstaat op grond waarvan de vervanging objectief noodzakelijk was voor de parallelimporteur om het product op de markt te brengen.

HvJ EG 14 december 2000, gevoegde zaken C-300/98 en C-392/98 (Dior/Tuk; Assco/Layher)
Hof is bevoegd tot uitlegging artikel 50 WTO-TRIPs-overeenkomst. Inzake voorlopige maatregelen rechtstreekse werking TRIPs.

HvJ EG 25 oktober 2001, zaak C-112/99 (Toshiba/Katun)
Ompakkingsjurisprudentie. Merkhouder kan zich beroepen op zijn merkrecht om ompakkingen van geneesmiddelen door een parallelimporteur te verhinderen, tenzij dat bijdraagt tot kunstmatige afscherming van markten.

HvJ EG 23 april 2002, zaak C-143/00 (Boehringer Ingelheim/Swingward)
Ompakkingsjurisprudentie. Uitputting van aan merk verbonden recht - Geneesmiddelen - Parallelimport - Ompakking van merkproduct

HvJ EG 8 april 2003, zaak C-44/01 (Pippig/Hartlauer)
Richtlijn staat vergelijkende reclame, die wat de vorm en de inhoud van de vergelijking betreft, aan strengere nationale bepalingen inzake bescherming tegen misleidende reclame wordt onderworpen, waarbij geen onderscheid dient te worden gemaakt tussen de verschillende bestanddelen van de vergelijking.

HvJ EG 10 april 2003, zaak C-305/00 (Schulin/Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH)
Kweekproducten. Gebruik van oogstproduct door landbouwers - Verplichting om aan houder van communautair kwekersrecht informatie te verstrekken.

HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-115/02 (Rioglass)
Procedures inzake vasthouding door douane - Doorvoergoederen voor markt van derde land - Losse auto-onderdelen.

HvJ EG 11 maart 2004, zaak C-182/01 (Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH/Jäger)
Verplichting van organisatie om alleen namens haar leden op te treden - Gebruik van oogstproduct door landbouwers - Verplichting om aan houder van communautair kwekersrecht informatie te verstrekken.

HvJ EG 29 april 2004, zaak C-418/01 (IMS Health/NDC Health)
Mededingingsrecht. Weigering gebruikerslicentie voor bouwsteenstructuur die wordt gebruikt voor verstrekking van regionale verkoopgegevens inzake geneesmiddelen in lidstaat.

EHRM 24 juni 2004, nr. 59320/00 (Caroline von Hannover) (.docx)
Balans tussen privacy van royalties en de persvrijheid.

HvJ EG 14 oktober 2004, zaak C-336/02 (Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH/Brangewitz)
Gebruik van oogstproduct door landbouwers - Loonwerkers - Verplichting om aan houder van communautair kwekersrecht informatie te verstrekken.

HvJ EG 23 februari 2006, zaak C-59/05 (Siemens/VIPA)
Vergelijkende reclame. In catalogi gebruikmaken van kernelement van een in vakkringen bekend onderscheidend kenmerk van een fabrikant, is geen oneerlijk voordeel trekken daaruit.

HvJ EG 19 september 2006, zaak C-356/04 (Lidl/Colruyt)
Voorwaarden van geoorloofdheid van vergelijkende reclame. Vergelijking van algemeen niveau van door warenhuisketens toegepaste prijzen/productenassortiment.

HvJ EG 26 april 2007, zaak C-400/09 (Boehringer Ingelheim)
Ompakkingsjurisprudentie. Nieuwe verpakking waarop houder van vergunning voor in handel brengen, volgens wiens instructies product is omgepakt, als ompakker is vermeld.

HvJ EG 12 juni 2008, zaak C-533/06 (O2/Hutchinson)
Merkhouder kan vergelijkende reclame, die voldoet aan artikel 3 bis, lid 1, waarbij zijn merk wordt gebruikt niet verbieden.

Heeft u een afschrift van een 'klassieker' die nog niet digitaal beschikbaar is, of meent u dat een andere inhoudsindicatie treffender is, tipt u dan de redactie: redactie@ie-forum.nl.

OHIM Board of Appeal 11 december 2012, zaak R 513/2011-2 (Nestlé tegen Cadbury Holdings Limited)

Uitspraak ingezonden door Gregor Vos en Marloes Bakker, Klos Morel Vos & Schaap.

Merkenrecht. Driedimensionaal merk. Vormmerk voor chocola met 4 verbonden repen. Bij uitzondering en zoals de inzendende advocaat vermeld, heel in't kort: De Cancellation Division had geoordeeld dat de vorm acquired distinctiveness had in vijf lidstaten, en dat dit onvoldoende was voor acquired distinctiveness ‘in the Community’. De Board of Appeal oordeelt dat de vorm in 6 lidstaten acquired distinctiveness heeft, en dat dit, met het bewijs van gebruik in 14 van de 15 relevante lidstaten, voldoende is.

Sluit wat mij betreft heel mooi aan bij Onel van gisteren [red. IEF 12154]. Hoewel dat arrest natuurlijk gaat over normaal gebruik, zijn de overwegingen over het ‘unitary character’ van het Gemeenschapsmerk van dezelfde strekking. Verder zitten er aardige opmerkingen in over de marktonderzoeken, en is de KitKat-vorm ten slotte niet uitsluitend technisch bepaald.

Een korte bijdrage van Arnaud Bos, Onel Trademarks.

De day after de beslissing in de Onel-zaak [IEF 12154]. Een mooi moment voor bezinning en te kijken wat de belangrijkste lessen zijn die wij uit het arrest kunnen leren.

Onze conclusie is dat het Hof van Justitie een verregaande beslissing heeft genomen. Zoals verwacht spelen landsgrenzen geen rol bij het vaststellen of een Europees merk rechtsgeldig is gebruikt. Je kan dus niet zeggen dat gebruik in 3 of 8 landen noodzakelijk is. Dit hangt af van de markt, de omstandigheden van het geval etc. Gebruik in een land kan dus dan ook voldoende zijn.

Maar, nou komt het, het Hof van Justitie zegt dat van een Europees merk wel mag worden verwacht dat het op een groter grondgebied wordt gebruikt. Gebruik in een land kan voldoende zijn, maar alleen als er bepaalde omstandigheden aanwezig zijn. Jammer genoeg licht het Hof niet een tipje van de sluier op wat die omstandigheden dan precies zijn, maar wij denken aan producten voor een nichemarkt, zoals schaatsen in Nederland bijvoorbeeld. Dit zal moeten worden uitgekristalliseerd in verdere uitspraken maar dat er sprake is van een uitzondering, is wel duidelijk.

Samenvattend stond voor de Onel-zaak, wat betreft gebruik in een land, de deur wagenwijd open, gebruik in 1 land was voldoende. Met deze uitspraak doet het Hof de deur niet dicht, maar wel op een kier. Voor merkhouders een goed moment om te kijken of zij problemen gaan ondervinden bij het handhaven van hun Europese merkrechten en zo ja een andere strategie gekozen moet worden.

BenGH 1 maart 1975, rolnr. A 74-1 (Claeryn/Klarein)
Gebruikmaking van een merk voor andere soort waren kan aan merkhouder schade toebrengen.

HvJ EG 22 juni 1976, zaak 119-75 (Terrapin/Terranova)
Merk verzet zich tegen invoer producten andere lidstaat die zijn voorzien van een benaming waarmee het merk en de handelsnaam verward kan worden.

BenGH 9 februari 1977, rolnr. A 76-1 (Centrafarm/Beecham)
Een kleurencombinatie kan dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden.

BenGH 9 maart 1977, rolnr. A 76-2 (Application de Gaz/Leeferink)
Dat een kleur (specifieke tint) is ingeburgerd als die kenmerkend is voor de producten van een bepaalde onderneming.

BenGH 1 juni 1978, rolnr. A 77-3 (Mönlycke-Schagen / Satoma; Mimosept Lady)|
Niet op zich zelf maar wel door de presentatie ervan tot verwarring omtrent de herkomst der waren.

BenGH 25 mei 1979, rolnr. A 78-1 (Verwerkings Industrie Vreeland/National Foods; Cow Brand I)
Geen terugwerkende kracht heropnemingsdepot binnen 3 jaar na geldigheidstermijn, in beginsel wel nietigheid van't depot dat een ander verricht.

BenGH 6 juli 1979, rolnr. A 78-2 (Pfizer / Meditex; Mecadox)
Bewijslast dat het merk wordt gebruikt voor waren, kan ook op merkhouder rusten.

BenGH 19 januari 1981, rolnr. A 80-3 (Ferrero / Ritter; Kinder)
Een woord dat verwijst naar de groep consumenten, waarvoor dat woord als merk wordt gebruikt, kan op zichzelf een merk zijn.

BenGH 27 januari 1981, rolnr. A 80-1 (Turmac / Reynolds; Winston/Whiston)
Omstandigheden behoren tot haar ondernemersrisico die het normaal gebruik van't merk onmogelijk maken.

BenGH 29 juni 1982, rolnr. A 81-5 (Hagens-Jacobs/Niemeyer)
Vervoerder wordt aangesproken door merkhouder, in casu had de merkhouder echter geen andere keus.

BenGH 5 oktober 1982, rolnr. A 81-4 (Wrigley/Benzon; Juicy Fruit)
Vanwege het zwakker het onderscheidend vermogen een merk, hoe meer het teken van dat merk moet lijken.

HR 17 december 1982, BIE 1983, 81 (Frico / Mineral and Softdrinks Enterprises)
Bottelen van producten in blikken waarop merk wordt geplaatst levert geen merkgebruik op

BenGH 2 februari 1983, rolnr. 82-1 (Research Specialties for Laboratories/Chrompack; Superox)
Handelsnaam zo gebruikt dat het publiek meent dat het gebruikt wordt ter onderscheidend vermogen, dan is sprake merkgebruik.

BenGH 20 mei 1983, rolnr. A 82-5 (Henri Jullien B.V. / Verschuere; Union)
De uitleg van" overeenstemmend" wanneer merk en teken zodanige gelijkenis vertonen, dat er sprake is van associatiegevaar.

HR 11 november 1983, BIE 1985, 9 (Wokkels)
Merk kan niet de vorm zijn dat de wezenlijke waarde van't product bepaalt.

BenGH 21 november 1983, rolnr. A 82-6 (National Foods/Verwerkingsindustrie Vreeland; Cow Brand II)
Voor goede trouw voorgebruiker is relevant, zijn kennis van't voor-gebruik van't gedeponeerde merk.

BenGH 23 december 1983, rolnr. A 83-4 (Unbas e.a./De Laet e.a.; Adidas driestrepenmotief)
Wanneer de vorm in belangrijke mate de marktwaarde van die waar bepaalt, dan bepaalt de vorm de wezenlijke waarde.

HR 13 januari 1984, BIE 1984, 81 (Kranendonk/Thilro;Pour Vous Madame)
Merkinbreuk omdat een deel van't publiek in de veronderstelling kan raken, dat die waren met elkaar te maken hebben.

BenGH 9 juli 1984, rolnr. A 82-2 (Dr. Nijs/Ciba-Geiby; Tanderil)
Ruime uitleg van "deelname aan het economisch verkeer" met een merk waarmee economische voordeel wordt beoogd.

BenGH 22 mei 1985, rolnr. A 83-1 (Level / N.V. International Metals; Lux/Lux-Talc)
Het vereiste dat door ander merkgebruik schade wordt toegebracht, rekening houdend met alle omstandigheden van't geval.

BenGH 25 september 1986, rolnr. A 85-1 (Everett Medical Products c.s./Van Weel c.s; Microvac)
Niet-vernieuwing van inschrijving brengt verval met zich, alsnog mogelijkheid voor deposant recht binnen drie jaar te herstellen.

BenGH 29 juni 1987, rolnr. A 86-1 (Kortman Redipro/Verenigde Zeepcentrales; Biotex)
Elk in geheel en in onderling verband auditief, visueel of begripsmatig zulke gelijkenis vertonen dat associatiegevaar is.

BenGH 7 november 1988, rolnr. A 87-5 (Hotel Alfa Louise/Alfa International Hotels; Alfa Louise)
Wie de oudste rechten op een dienstmerk heeft, dient te worden beslist volgens de rechten op dienstmerk zonder depot.

BenGH 7 november 1988, rolnr. A 87-3 (Omnisport/Bauweraerts; Omnisport)
Het verhandelen van een waar voorzien van eens anders merk, wordt beschouwd als gebruik van dat merk "voor waren".

BenGH 18 november 1988, rolnr. A 87-2 (Philip Morris/BAT)
Bescherming van een merk bij niet-gebruik van't merk slechts wanneer merkhouder dat niet kan worden aangerekend.

BenGH 14 april 1989, rolnr. A 87-8 (Superconfex/Burberrys I)
Vormen die wezenlijke waarde van de waar beinvloeden, beschermt de vrijheid concurrenten van deposant.

BenGH 26 juni 1989, rolnr. A 87-7 (Isover/Isoglass)
Dat een teken dat als "vertaling" moet worden beschouwd, als een overeenstemmend teken is aan te merken.

BenGH 10 december 1990, rolnr. A 89-8 (Kortman/Remo)
Territoriale bevoegdheid van de rechter volgens merkenrecht behoudens afwijkende overeenkomst, naar keuze van eiser.

BenGH 21 december 1990, rolnr. A 89-6 (Prince/Van Riel-Gijzen)
Vordering ongeoorloofde mededinging niet toegewezen, indien het uitsluitend een "inbreuk op een tekening of model" betreft.

HR 14 juni 1991, BIE 1993, 57 (Van Benten/NIvAK-NGA)
Voorsprong in concurrentiestrijd verkregen door gebruik misleidend merk is onrechtmatig jegens NGA en haar leden.

BenGH 16 december 1991, rolnr. A 90-4 (Burberrys II)
Uiterlijk als merk beschermd, vereist niet dat het publiek het uiterlijk beschouwt als een tot het publiek gericht teken.

BenGH 6 november 1992, rolnr. A 91-1 (Automotive Products/Valeo)
Revisiemerk in het verkeer brengen zonder de oorspronkelijke fabrieksmerken te verwijderen gebruik van eens anders merk.

BenGH 26 maart 1993, rolnr. A 92-3 (MB International/Mattel; Barbiepop II)
Merkenrecht belet niet dat de rechter een verbod oplegt van merkgebruik in de andere verdragsstaten.

BenGH 20 december 1993, rolnr. A 92-1 (Shell/Walhout-De Visser; Propagas en butagas)
Vullen van de gemerkte verpakking zonder toestemming merkhouder is gebruik in de zin van Benelux merkenrecht.

BenGH 20 december 1993, rolnr. A 92-5 (Daimler Benz/Haze)
Indruk dat het merk van ander wordt gebruikt om reclame te maken, is er sprake van gebruik zonder geldige reden.

BenGH 13 juni 1994, rolnr. A 92-6 (Wolf Oil/Century Oils)
Voor normaal gebruik van het merk is nodig dat gemerkt waren in het verkeer worden gebracht.

BenGH 13 juni 1994, rolnr. A 93-2 (Renault/Reynolds)
Staken van het inbreukmakend gebruik geldt voor de gehele Benelux

HR 28 oktober 1994, BIE 1995, 76 (Ursula Linden/Jeantex) (betere versie gewenst; tip?)
Uit Voorgebruik merk door Jeantex volgt niet dat Ursula Linden daarvan wetenschap "behoorde" te hebben

BenGH 13 december 1994, rolnr. A 93-3 (Motorest/Hody)
Bij verlies van onderscheidend vermogen van een merk, speelt het publiek beslissende rol voor verbod inbreukmakend gebruik.

BenGH 16 december 1994, rolnr. A 93-4 (Tetra Pak)
Recht op depot hangt af van de mogelijkheid bij inwerkingtreding protocol de bescherming in te roepen tegen een jonger teken.

BenGH 16 december 1994, rolnr. A 93-7 (Michelin/Michels)
Wetenschap "behoorde" te hebben; voorgebruik van merk.

BenGH 16 mei 1995, rolnr. A 94-1 (Polyglot)
Betekent niet zonder meer dat het depot niet kan gelden.

BenGH 16 juni 1995, rolnr. A 94-2 (Rivel Rijwiel/CVGV)
Merk door een met de deposant samenwerkende derde.

HR 15 december 1995, BIE 1996, 97 (Levi Strauss /Bacofa)
Tenzij ook anderen "lipjes" hebben gebruikt, zonder dat Levi redelijkerwijs het mogelijke gedaan heeft om te beletten.

HvJ EG 11 juli 1996, zaak C-427/93 (Paranova)
Aanvulling van verzetsrecht tegen verdere verhandeling van zijn product, de reputatie merkhouder niet aantast.

BenGH 19 december 1996, rolnr. A 95-3 (Perner/Pressman; Triomino)
De zorgvuldigheidsnorm als het gaat om een 'gewoon' depot minder streng dan een 'heropnemingsdepot'.

BenGH 20 december 1996, rolnr. A 95-2 (Europabank)
De gemiddelde consument moet een aanwijzing zien in het merk dat de waren van die onderneming afkomstig zijn.

HR 3 januari 1997, IEF 12156 klassiekers merkenrecht (Line Lite/Indoor)
Het gaat de beschrijvende term linelight te monopoliseren - Indoor te verhinderen de term linelight te gebruiken ter aanduiding van haar gelijksoortig product; inburgering is hierbij niet van belang.

HvJ EG 4 november 1997, zaak C-337/95 (Dior/Evora)
Vordering van houder van deze rechten om wederverkoper verbod op te leggen reclame te maken voor verdere verhandeling van product.

HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95 (Puma/Sabel)
Criterium voor verwarringsgevaar.

HR 5 december 1997, IEF 12156 - klassiekers merkenrecht (Weel/Groeneveld; Route 66/Historic US 66)
Bescherming geografische oorsprong Route66.

BenGH 19 december 1997, rolnr. A 96-2 (Hartvormige gisttabletten)
Wanneer het teken zo gebruikelijk is geworden kan merk zijn bescherming verliezen.

HR 6 februari 1998, BIE 1998, 52 (BMW/Blok)
BMW heeft niet gesteld welk specifiek, van haar belang bij handhaving van haar merkrecht te onderscheiden, belang zij heeft bij handhaving - bij wijze van uitzondering - van dat auteursrecht. Nu de op merkrecht gegronde vordering is afgewezen, komt ook de vordering op grond van auteursrecht niet voor toewijzing in aanmerking.

HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-355/96 (Silhouette/Hartlauer)
Wereldwijde merkenrechtelijk uitputting komt een einde.

HvJ EG 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon/Cannon)
De overeenstemming in merken leidt tot verwarringsgevaar over diensten afkomstig van de desbetreffende onderneming.

BenGH 16 december 1998, rolnr. A 95-4 (Dior/Evora)
Merk te midden van andere merken die ernstig afbreuk doen aan het imago van zijn merk.

HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BMW/Deenik)
Indruk gewekt dat een commerciele band bestaat tussen de derde en de merkhouder is geen sprake van eerlijk gebruik.

HvJ EG 1 juli 1999, zaak C-173/98 (Sebago)
Toestemming betrekking op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.

HvJ EG 4 mei 1999, zaak C-109/97 (Windsurfing Chiemsee)
Nadere aanwijzingen voor de aanvaardbaarheid van geografische aanduiding als merk.

HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyds/Loint's)
Moet gaan om gemiddeld geinformeerde, omzichtige, gewone cosument van de betrokken waren of diensten.

HvJ EG 14 september 1999, zaak C-375/97 (General Motors/Yplon; Chevy)
Wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van't desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.

BenGH 6 december 1999, rolnr. A 98-1 (Kipling/GB Unic)
De exemplaren van merkhouder daadwerkelijk ter beschikking stellen van afnemer.

HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98 (Adidas/Marca)
het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van't teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van't merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.

BenGH 26 juni 2000, rolnr. A 98-2 (Melkunie/BBIE; Biomild)
Een nieuw woord dat is samengesteld uit twee bestanddelen die onderscheidend vermogen missen.

HR 6 oktober 2000, LJN AA7359 (Hermans Groep/Gillette Nederland)
De mogelijkheid van het gebruik van de mesjes Gilette maakt het onvermijdelijk dat Hermans Groep het merk Gilette noemt op de verpakking.

HR 8 december 2000, LJN AA8896 (Rover/Robelcocar)
Bescherming van reclamefunctie van het merk.

HR 23 februari 2001, LJN AB0221 (Chicken Tonight)
Onafhankelijk van de of het merk in de praktijk slechts gebruikt wordt voor die producten waarbij van misleiding geen sprake kan zijn.

HR 30 maart 2001, LJN AB0814 (Chien Pu Wan)
Geen nieuw onderzoek vereist door BMB bij opnieuw depot van een merknaam dat eerder is doorgehaald doordat de merknaam is verworden tot soortnaam.

HR 11 mei 2001, LJN AB1558 (Vredestein)
Een ongunstiger behandeling door een lidstaat van zijn eigen auteursrechthebbenden ten opzichte van buitenlandse auteursrechthebbenden, dan wel van werken van nationale oorsprong ten opzichte van werken van buitenlandse oorsprong, levert niet een door art. 18 VWEU verboden discriminatie op.

HvJ EG 20 september 2001, zaak C-383/99 (P&G/BHIM; Baby-dry)
Ondanks eventueel beschrijvende karakter, voldoende onderscheidend vermogen door ongebruikelijke woordstructuur.

HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-517/99 (Bravo)
Automatisch, of zelfs onbewust wordt het teken geassocieerd met de waar die het vertegenwoordigt.

HvJ EG 20 november 2001, zaak C-414/99 (Davidoff I)
De merkhouder moet ´met zekerheid´ afstand hebben gedaan van zijn recht.

BenGH 29 november 2001, rolnr. A 99-1 (Postkantoor)
Geen beroep op gelijkheidsbeginsel; bij toetsing beschrijvende merken spelen algemene rechtsbeginselen geen bepalende rol.

HR 30 november 2001, LJN AD3936 (Dreentegel II)
De vorm van't product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze‟ sprake kan zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk.

HR 15 februari 2002, LJN AD6095 (Jack Daniel’s)
Het moet de merkhouder eenvoudiger worden gemaakt zijn schade als gevolg van inbreuk op zijn merk vergoed te krijgen door een systeem van winstafdracht - waarop aan de inbreukmaker een informatieplicht wordt opgelegd.

HR 5 april 2002, LJN AD8183 (Euromedica/Merck, Sharp & Dohme)
Speciale regels bij veroordelingenop straffe van een dwangsom.

HvJ EG 14 mei 2002, zaak C-2/00 (Hölterhoff/Freiesleben)
Omvang van uitsluitend recht van merkhouder.

BenGH 7 juni 2002, rolnr. A 98-5 (Adidas/Marca I)
Verbodsactie merkgebruik komt merkhouder toe, in kort geding dan wel in bodemprocedure.

HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/99 (Philips/Remington)
Teken die uitsluitend aan de technische uitkomst valt toe te schrijven kan geen vormmerk zijn.

BenGH 24 juni 2002, rolnr. A 2000-01 (Integro/Interbuy)
Heel gauw mag rechtstreekse betrekking tussen deposant en gebruiker aangenomen.

HvJ EG 19 september 2002, zaak C-104/00 (DKV/BHIM; Companyline)
In casu gaat het om een woordmerk bestaande uit twee beschrijvende termen, zonder dat de combinatie van de twee termen een verbeeldingselement bevat dat de beschrijvende begripsinhoud overstijgt.

HvJ EG 12 november 2002, zaak C-206/01 (Arsenal/Reed)
Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.

HvJ EG 21 november 2002, zaak C-23/01 (Robeco/Robelco)
Artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van't merk.

HvJ EG 12 december 2002, zaak C-273/00 (Sieckman)
Voor een merk is grafische weergave vereist, een geurmerk kan vooralsnog niet worden geregistreerd.

HvJ EG 9 januari 2003, zaak C-292/00 (Davidoff/Gofkid)
De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), dienen aldus te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.

BenGH 28 februari 2003, rolnr. A 2001-2 (Zoontjes/Kijlstra)
Toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is.

HvJ EG 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul/Ajax)
Normaal gebruik is gebruik voor de waren of diensten met oog op commerciële afzet.

HvJ EG 20 maart 2003, zaak C-291/00 (Arthur & Felicie)
Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt.

HvJ EG 8 april 2003, zaak C-53/01 (Linde)
Voor vormmerken geldt geen strenger beoordelingscriterium, perceptie publiek bepaald onderscheidend vermogen.

HvJ EG 8 april 2003, zaak C-244/00 (Van Doren/Lifestyle)
Indien reëel gevaar bestaat dat markten worden afgeschermd kan de bewijslast bij de merkhouder komen te liggen.

HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01 (Libertel)
Een kleur kan voldoende zijn om onderscheidend vermogen aan te tonen.

HvJ EG 9 september 2003, zaak C-361/01 (Kik/OHIM)
Regeling van taalgebruik bij Bureau voor harmonisatie binnen interne markt .

HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-191/01P (Doublemint)
De inschrijving van een woord als merk moet op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-408/01 (Adidas/Fitnessworld)
Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), moet de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.

HvJ EG 27 november 2003, zaak C-283/01 (Shieldmark)
Een notenbalk vormt een deugdelijke grafische weergave van een klankmerk.

BenGH 15 december 2003, rolnr. A 02-2 (LangsVlaamse Wegen)
Merk louter beschrijvend heeft geen onderscheidend vermogen, weigering tot inschrijving.

HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-100/02 (Gerri/Kerry)
Auditief verwarringsgevaar tussen herkomstaanduiding-merk niet bepalend, maar of er oneerlijke mededinging is t.o. merkhouder.

HvJ EG 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer/Goemar)
Gebruik dient commercieel doel, kan gebruik van het merk door één importeur volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99 (Postkantoor)
Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen.

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-218/01 (Henkel)
Driedimensionaal merk gevormd door productverpakking, gemiddelde consument bepaald onderscheidend vermogen.

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-265/00 (Campina/BMB)
Nieuw woord samengesteld uit bestanddelen die elk kenmerken van betrokken waren of diensten beschrijven.

HvJ EG 28 april 2004, zaak C-3/03 P (Matratzen)
'Matratzen’ kan in Spanje een geldig merk zijn, ook al is het in het Duits volledig beschrijvend voor de waar ‘matrassen.'

HvJ EG 29 april 2004, zaken C-456/01 P, C-457/01 P en C-468/01 P t/m C-472/01 P (Henkel en P&G /OHIM)
Tweekleurig en gekleurd gespikkeld afwasmachineblokje missen ieder onderscheidend vermogen als vorm merk.

HvJ EG 24 juni 2004, zaak C-49/02 (Heidelberger Bauchemie)
Tweekleurig afwasmachineblokje en gekleurd gespikkeld afwasmachineblokje missen ieder onderscheidend vermogen.

HvJ EG 24 juni 2004, zaak C-371/02 (Bostongurka)
De gewone vorm en contourloze nevenschikking van twee kleuren, voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid.

BenGH 25 juni 2004, rolnr. A 03-1 (Winner Taco)
Geen depot te kwader indien deposant voor-voorgebruiker is.

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02P (Sat.2)
Merken met een woord-cijferelement worden in de telecommunicatiesector vaak gebruikt, kunnen onderscheidend vermogen hebben.

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-404/02 (Nichols)
Bij geslachtsnamen als merknaam worden dezelfde criteria gebruikt als bij andere woordmerken.

HvJ EG 7 oktober 2004, zaak C-136/02(Mag Instruments)
Ook mogelijk in gevallen van hoogwaardig industrieel ontwerp dat voldoende onderscheidend vermogen ontbreekt.

HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C‑64/02P (Das Prinzip der Bequemlichkeit)
Bij beoordeling onderscheidend vermogen slagzinnen geleden zelfde maatstaven als bij woordmerken.

HvJ EG 30 november 2004, zaak C-16/03 (Peak Holding)
Niet geacht in de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder zijn merkvoorziene waren niet heeft kunnen verkopen.

BenGH 1 december 2004, rolnr. A 99-1 (KPN/BMB; Postkantoor)
Inschrijving die bestaat uit aanduiding van diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, is niet geoorloofd.

HR 28 januari 2005, BIE 2005, 81 (Nauta Dutilh/Lensen Advocaten; stip)
Afbeeldingen die van dien aard zijn dat zij niet als onderscheidingsteken zijn aan te merken, zoals een stip.

HvJ EG 17 maart 2005, zaak C-228/03 (Gillette)
Een derde die een merk gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet dat hij dit product voorstelt als een product met dezelfde kwaliteit of kenmerken.

HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-353/03 (Nestlé/Mars)
Inburgering vormmerk door gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk

HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-418/02 (Praktiker Bau)
Geen nadere specificatie nodig waar de merkinschrijving betrekking op heeft dan diensten zoals 'detaildiensten'.

HvJ EG 6 oktober 2005, zaak C-120/04 (Thomson Life)
Ondanks dat merk en teken niet in totaliteit overeenkomt, kan er toch sprake zijn van verwarringsgevaar.

HvJ EG 18 oktober 2005, zaak C-405/03 (Class/SKB)
Wezenlijk belang dat dezelfde wettelijke bescherming merkrecht wordt geboden.

BenGH 24 oktober 2005, rolnr. A 04-5 (Dior/Delhaize)
Onderneming buiten verdeelcircuit van merkhouder moet zich vergewissen geen inbreuk te maken op merkrecht.

HR 23 december 2005, LJN AU2850 (Sidoste/Bonnie Doon)
Wegens geen normaal merk gebruik; onvoldoende grond voor nietigheid van het merk.

HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-361/04 (Picasso/Picaro)
Visuele en fonetische overeenstemming zorgt voor verwarringsgevaar.

HvJ EG 9 maart 2006, zaak C-421/04 (Matratzen Concord/Hukla)
Ook al is het beschrijvend in een andere taal, dan doet dit niet in alle gevallen afbreuk aan het onderscheidend vermogen.

HvJ EG 23 maart 2006, zaak C-206/04P (Sir/Zihr)
Alleen auditieve overeenstemming in dit geval onvoldoende om inbreuk aan te nemen

HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-259/04 (Elizabeth Emanuel)
Merknaam van een natuurlijk persoon alleen geweigerd wanneer het tot misleiding publiek leidt.

HvJ EG 27 april 2006, zaak C-145/05 (Levi Strauss/Casucci)
Onderscheidend vermogen+ uitgaan van de opvatting van't in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het inbreukmakende gebruik is begonnen.

HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-416/04P (Vitafruit)
Minimis regel is niet vereist.

HvJ EG 22 juni 2006, zaak C-24/05 (Werther's Original)
Een driedimensionaal merk kan, ook in combinatie met een woord- of beeldmerk, onderscheidend vermogen krijgen.

HvJ EG 7 september 2006, zaak C-108/05 (Europolis)
Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van't merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

HvJ 20 september 2006 zaak C-371/06 (G-Start/Benetton)
Artikel 3, lid 1, sub e, betrekking heeft op bepaalde tekens die geen merk vormen en een eerste obstakel is dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen, zodat reeds wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, het teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar niet als merk kan worden ingeschreven.

HR 17 oktober 2006, LJN AW0484 (Canomatic)
Nabootsing in strafrechtelijk zin sluit aan bij het vereiste dat door grote gelijkenis verwarringsgevaar ontstaat.

HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-48/05 (Opel/Autec)
Wanneer een merk met name voor auto’s is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.

HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-425/98 (Dyson)
Anders dan de aanvragen die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten Sieckmann en Shield Mark, kan het voorwerp van de aanvraag in het hoofdgeding derhalve een veelheid aan verschillende verschijningsvormen aannemen en is het dus niet bepaald.

HR 16 februari 2007, LJN AY9707 (Adidas/Marca II)
Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang ingeburgerd merk rekening te worden gehouden met het algemeen belang?

HvJ EG 19 april 2007, zaak C-273/05P (Celltech)
Beschrijvende aanduidingen voor waren of diensten afwijsbaar indien concurrentievoordeel kan ontstaan.

HvJ EG 12 juni 2007, zaak C-334/05P (Limonchelo)
De overeenstemming van merken wordt beoordeeld naar dominante bestanddeel, indien ander bestanddelen verwaarloosbaar.

HvJ EG 14 juni 2007, zaak C-246/05 (Armin Häupl/Lidl)
Prejudiciële beslissing over normaal gebruik van merk en het begrip “ datum waarop ‚de inschrijvingsperiode is voltooid’”

HvJ EG 11 augustus 2007, zaak C-17/06 (Céline)
Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten”

BenGH 11 februari 2008, rolnr. A 06-4 (Ondeo/Michel)
Inbreuk ter kwader trouw is alleen in gevallen van moedwillige/opzettelijke inbreuk.

HvJ EG 10 april 2008, zaak C-102/07(Adidas/Marca III)
Het gevaar van associatie is geen criterium voor het beoordelen van overeenstemmende merken.

HvJ EG 12 juni 2008, zaak C-533/06 (O2/Hutchinson)
Indien is voldaan aan alle in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 97/55, genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid.

HvJ EG 27 november 2008, zaak C-252/07(Intel)
De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van't reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen de conflicterende merken.

HvJ EG 23 april 2009, zaak C-59/08 (Dior/Copad)
Verkoop van met merk voorziene waren aan discounters in strijd met bepaling van licentieovereenkomst, afbreuk aan reputatie van't merk.

HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-529/07(Lindt/Hauswirth)
Relevante criteria voor beoordeling van ‚kwade trouw’ van aanvrager bij indiening van gemeenschapsmerkaanvraag.

HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L'Oreal/Bellure)
Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van't bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van't merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

HvJ EG 6 oktober 2009, zaak C-301/07(Pago/Tirolmilch)
Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van't geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van't merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van't gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven

HR 20 november 2009, LJN BJ6999 (Lego/Mega Brands)
De behoefte aan standaardisatie (i.c. compabiliteit en uitwisselbaarheid) een kan rechtvaardigingsgrond zijn voor verwarringwekkend nabootsen en dit kan worden aangetoond met een marktonderzoek.

HvJ EU 23 maart 2010, zaak C-236/08 (Google Adwords)
Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...) en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 (...) moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08 (Portakabin/Primakabin)
Artikel 6 van richtlijn 89/104 (...), moet aldus worden uitgelegd dat wanneer het gebruik door adverteerders van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet kan worden verboden ingevolge artikel 5 van die richtlijn, deze adverteerders zich in het algemeen niet op de in dit artikel 6, lid 1, vermelde uitzondering kunnen beroepen om aan dat verbod te ontkomen.

HvJ EG 14 september 2010, zaak C-48/09P (Lego)
Uitsluiting van technische vormen in het merkenrecht in verband met LEGO-blokje.

Heeft u een afschrift van een 'klassieker' die nog niet digitaal beschikbaar is, of meent u dat een andere inhoudsindicatie treffender is, tipt u dan de redactie: redactie@ie-forum.nl. Leest u vooral ook het Overzicht merkenrechtpraktijk HvJ EU, een zogenaamd, continue bijgewerkt living document, over aanhangige procedures en de meer recente uitspraken, IEF 10734.