Merkenrecht  

Rechtbank Zwolle-Lelystad 21 april 2010, HA ZA 08-808 (Van Cranenbroek tegen Garden Impressions / 't Inboedelke BVBA) - tussenvonnis 25 augustus 2010 - tussenvonnis 9 maart 2011 2

Met dank aan Niels Mulder, DLA Piper.

Zojuist ingezonden. Merkgebruik. Restpartijhandel. Woordmerk in (jonger) beeldmerk verwerkt. Omvang van de inbreuk en de bewijsvoering daaromtrent. Tussenvonnis met deskundigenbenoeming. Tweede tussenvonnis: onderzoek deskundige is gepasseerd station, Van Cranenbroek draagt rekening en risico. Getuigenverhoor.

Van Cranenbroek verhandelt producten voor tuininrichting/onderhoud en is houdster van Benelux woordmerk BOIS LE DUC en beeldmerk met woordelement COLLECTION BOIS LE DUC. Garden Impressions is gespecialiseerd in tuinmeubelhandel en 't Inboedelke handelt in restpartijen en koopt regelmatig in bij Garden Impressions.

Bij 't Inboedelke staan Teakhouten tuinstoelen voorzien van artikelherkenningslabels die Van Cranenbroek voerde (nieuw depot). Vermoedelijk is Garden Impressions de leverancier en aldaar wordt bewijsbeslag gelegd.

Van Cranenbroek - 't Inboedelke: het staat vast dat een aantal stoelen is aangeboden voorzien van het beeldmerk, waar het (eerder geregistreerde woordmerk deel van uitmaakt). Een bevrijdend verweer door een beroep op uitputting (2.23 lid 3 BVIE) wordt echter niet toereikend feitelijk onderbouwd. Omdat van een ondernemer mag worden verwacht dat deze nauwkeurig de waren onderzoekt die zij ten verkoop aanbiedt. Dat klemt te meer bij een onderneming als 't Inboedelke waar ongeregeld partijen worden aangeboden. De omvang van de inbreuk staat niet vast.

Van Cranenbroek - Garden Impressions: Garden Impressions heeft nimmer het type stoel verkocht en Van Cranenbroek, op wie de bewijslast rust, heeft daarvan geen bewijs overlegt. Het komt de rechtbank geraden voor een forensisch accountant de bescheiden te laten onderzoeken, omdat (i) 't Inboedelke Garden Impressions aanvankelijk als haar leverancier aanwees en (ii) Garden Impressions eerder, zij het een tiental jaren geleden vergelijkbare stoelen aan Van Cranenbroek heeft geleverd. Na dit deskundigenbericht mag Van Cranenbroek nog eventueel (nader) bewijs door getuigen aanbieden.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. Ook beslissing op de reconventionele vordering gebaseerd op onrechtmatig beslag wordt aangehouden. In het laatste tussenvonnis wordt Van Cranenbroek gemaand tot schikken. Mede gelet op Van Cranenbroek’s eigen stelling dat de proceskosten niet in verhouding staan tot de met de inbreuk geleden schade. Ten overvloede wijst de rechtbank op de mogelijkheid van de schadestaatprocedure.

6.1. Onbetwist staat vast dat 't Inboedelke in juli 2007 een aantal vijf-standen stoelen voorzien van het beeldmerk te koop aanbood. Juist is dat het beeldmerk eerst daarna is geregistreerd, zodat 't Inboedelke daarop geen inbreuk heeft gemaakt. Wel had Van Cranenbroek het woordmerk reeds in 1999 laten registreren. Nu het woordmerk een onderdeel is van het beeldmerk maakte 't Inboedelke in beginsel inbreuk op het uitsluitend recht van Van Cranenbroek op het merk door bedoelde stoelen ten verkoop aan te bieden. Dat 't Inboedelke het beeldmerk niet had opgemerkt moge zo zijn maar dat disculpeert haar niet ten aanzien van de merkinbreuk, omdat van een ondernemer mag worden verwacht dat deze nauwkeurig de waren onderzoekt die zij ten verkoop aanbiedt. Dat klemt te meer bij een onderneming als 't Inboedelke waar ongeregeld partijen worden aangeboden.

6.2. Uit het verweer van 't Inboedelke begrijpt de rechtbank dat deze zich beroept op uitputting van het merk als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE, in die zin dat de stoelen door of met toestemming van Van Cranenbroek in de Europese Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Van Cranenbroek bestrijdt dat. Het ligt dan op de web van 't Inboedelke om feiten te stellen, en zonodig te bewijzen, waaruit kan volgen dat haar bevrijdend verweer juist is. Het feit dat de stoelen waren voorzien van het beeldmerk en dat verpakking en labels van Van Cranenbroek afkomstig waren is daartoe niet dienstig. De stelling van 't Inboedelke dat aannemelijk is dat Van Cranenbroek wel toestemming zal hebben gegeven om de stoelen in het verkeer te brengen, is zonder nadere feitelijke onderbouwing -welke ontbreekt- niet toereikend. Anders dan 't Inboedelke meent ligt het noch op de weg van Van Cranenbroek noch op de weg van Garden Impressions om aan 't Inboedelke te verklaren waar de bij haar aangetroffen stoelen hun oorsprong hebben gevonden. De rechtbank passeert daarom dit verweer.

Uit tussenvonnis 2 - rekening en risico/gepasseerd station:
2.3. De omstandigheid dat Van Cranenbroek het voorschotbedrag niet heeft betaald waardoor het deskundigenonderzoek geen doorgang heeft gevonden, komt naar het oordeel van de rechtbank voor rekening en risico van Van Cranenbroek. Dit betekent dat een onderzoek door een deskundige naar de in het kader van het bewijsbeslag in beslag genomen stukken in deze procedure een gepasseerd station is. Indien en voor zover het achterwege blijven van het bevolen deskundigenbericht in het verdere verloop van deze procedure ook anderszins van belang zal blijken te zijn voor een te nemen beslissing, zal de rechtbank op grond van artikel 196 lid 2 Rv daaruit de gevolgtrekking maken die de rechtbank geraden acht. Dit betekent echter niet dat Van Cranenbroek niet meer in de gelegenheid dient te worden gesteld het van haar verlangde bewijs door middel van getuigen te leveren.

2.5. Gelet op voorgaande overweging en mede gelet op de proceskosten die gemoeid zullen zijn met voortprocederen, geeft de rechtbank partijen in het licht van de eigen stelling van Van Cranenbroek dat een bedrag van EUR 37.000,00 niet in verhouding staat tot de met de inbreuk geleden schade e.g. de aanspraak op winstafdracht, nadrukkelijk in overweging (nogmaals) te trachten een schikking te bereiken met betrekking tot de geschillen in conventie en in reconventie.

Ten overvloede wijst de rechtbank Van Cranenbroek erop dat als de rechtbank al wel tot een verwijzing naar de schadestaatprocedure had kunnen komen, Van Cranenbroek zich vervolgens wederom geconfronteerd had gezien met de op haar rustende bewijslast. Ook in die schadestaatprocedure zou immers een afweging tussen de hoogte van de kosten van een deskundigenonderzoek en de hoogte van geleden schade noodzakelijk zijn geweest.

Rechtbank 's-Gravenhage 8 februari 2012, HA ZA 10-1025 (Quilate Serviços LDA tegen Foralways) - grosse

Merkenrecht. Quilate heeft gemeenschapswoordmerk UNA PASION ARGENTINA gedeponeerd waartegen Foralways oppositie heeft ingesteld op basis van haar oudere L'ARGENTINA-merken.

Quilate roept als nietigheidsgrond 2.28 lid 1 onder c BVIE (overeenstemmend met absolute weigeringsgrond 2.11 BVIE) in. Deze grond ziet op merken die uitsluitend bestaan uit een aanduiding van onder meer soort, bestemming en plaats van herkomst en dus zou L'ARGENTINA beschrijvend zijn.

Beantwoord moet worden "of Argentinië een land aanduidt dat in de opvatting van de betrokken kringen met kleding, schoeisel en/of hoofddeksels in verband wordt gebracht, dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is" (r.o. 4.7). Ondanks dat de vorderingen worden onderbouwd met stellingen en bewijzen dat Argentinië een omvangrijke kledingindustrie heeft en een opkomend modeland is (ook H.K.H. prinses Máxima wordt erbij betrokken), worden de vorderingen afgewezen. Ook is er geen misleiding betreffende de herkomst. Dat door bevoegde autoriteiten in andere landen het woordmerk is geweigerd, doet niets af aan de beoordeling door deze rechter.

4.4. Naar het oordeel van de rechtbank slaagt het verweer van Foralways dat de L'ARGENTINA beeldmerken al niet nietig zijn op grond van de hiervoor genoemde bepaling omdat die merken niet uitsluitend bestaan uit de tekens L'ARGENTINE, waar Quilate stelt dat deze beschrijvend zijn, hetgeen Quilate betwist. In deze merken is het woord L'ARGENTINA in witte letters geplaatst in een halve cirkel in een donkerblauwe rechthoek met in het midden van de rechthoek boven de letters een gouden kroon. Anders dan Quilate stelt, heeft de combinatie van de toegevoegde beeldelementen op zichzelf onderscheidend vermogen zodat die elementen bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de L'ARGENTINA beeldmerken.

4.10. Naar oordeel van de rechtbank slaagt het verweer van Foralways dat uit de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden niet blijkt dat de betrokken kringen in de Benelux kleding in verband brengen met het land Argentinië. Het feit dat Argentinië een kledingindustrie heeft met Argentijns ontwerpers, is hiertoe onvoldoende, omdat dit voor nagenoeg ieder land zal opgaan zodat dit, zonder bijkomende omstandigheden die niet zijn gesteld, noch zijn gebleken, niet kan leiden tot de conclusie dat dit kenmerken zijn van Argentinië.

Misleiding:
4.19. Voorts heeft Quilate, gelet op de gemotiveerde betwisting door Foralways, onvoldoende nader onderbouwd dat is voldaan aan de vereiste dat er sprake is van werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument. Daarbij weegt de rechtbank mee dat Foralways onweersproken heeft gesteld dat consumenten bekend zijn met en gewend zijn aan kledingmerken die geografische tekens bevatten die niet verwijzen naar de herkomst van de waren of de oorsprong van de merkhouder, zoals bijvoorbeeld de merken SCAPA OF SCOTLAND, NAPAPIJRI, BOSTON BROTHERS, ROCKPORT, NEWYORKER, CHAMONIX, CLOPPENBURG, PORT LOUIS, BURLINGTON en NEW ZEALAND AUCKLAND.

Hof van Beroep Brussel 7 februari 2012, 2009/AR/560 (Responsible Young Drivers tegen McCann Erickson en Centrum voor Beeldexpressie)

Met dank aan Kristof Neefs en Paul Maeyaert, ALTIUS.

België. Merkenrecht. Handelend onder de naam Responsible Young Drivers, tevens als Benelux woordmerk geregistreerd, stimuleert de stichting van openbaar nut verantwoord rijden onder jongeren.

Geïntimeerde organiseert een wedstrijd met een wervend karakter waarbij studenten van kunsthogescholen de doelgroep zijn (zie inzet voor uiting op MySpace). In de creative briefing werd aangekondigd dat RESPONIBLE YOUNG DRIVERS vermeld moest worden als klant en merk. De hoofdprijs was een stageplaats bij reclamebureau McCann Erickson. Vanwege dit geschil is de naam uit de creative briefing voor een fictieve organisatie, met hetzelfde doel, gewijzigd in "De Bende van de nachtrijders".

Over het merkenrechtelijk gebruik in het economisch verkeer: de wedstrijd heeft een wervend karakter, want de hoofdprijs was een stageplaats bij de inrichter (r.o. 21 e.v.).

Interessante overwegingen omtrent de communicatie- en investeringsfunctie van het merk (r.o. 32-33). De communicatiestrategie van de merkhouder die bepaalde waarden uitdraagt. Het gebruik door geïntimeerde strookt niet met de beoogde merkuitstraling. De vervangnaam werd door de deelnemers van de wedstrijd en de vakpers onvermijdelijk geassocieerd met de eerdere creative briefing en de organisatie RYD. Dit doet afbreuk aan de door appellante beoogde merkuitstraling.

r.o. 21 Eerste geïntimeerde is geen onderwijsinstelling, doch een commercieel reclamebureau en een commerciële vennootschap.

Het gelaakte gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" kwalificeert om twee redenen als "gebruik in het economische verkeer"; (1) eerste geïntimeerde beoogt hiermee toekomstig personeel aan te trekken of minstens te identificeren en (2) het teken wordt gebruikt voor associatie met de diensten van appellante en om aldus bekendheid te verwerven bij studenten, de pers en potentiële klanten of, met andere woorden, als reclamemiddel. (...) Het nagestreefde voordeel, het verwerven van talent, staat buiten kijf.

Ook dit nagestreefde economisch voordeel, het associëren van eerste geïntimeerde en derhalve haar handelsactiviteiten met het imago en de diensten van appellante, geeft aanleiding tot de vaststelling dat er sprake is van gebruik van het teken in het economisch verkeer.

Tot slot stelt het hof vast dat, wanneer een commercieel reclamebureau een wedstrijd uitschrijft zoals dat in casu in concreto gebeurde, dit (tevens) gebeurt als een vorm van reclame die erop gericht is om rond de onderneming in kwestie goodwill te creëren. Ook de nagestreefde goodwill is een economisch voordeel.

32. Wat de afbreuk aan de overige functies van het merk betreft:
Daarenboven doet het gebruik van het teken door eerste geìntimeerde eveneens afbreuk aan de communicatie/ en investeringsfunctie van het merk. (...)

Nadat appellante te kennen had gegeven dat zij niet gediend was met dergelijk gebruik van een aan haar woordmerk identiek teken, verving eerste geïntimeerde dit teken tot ontzetting van appellante door "De Bende van de Nachtrijders". Door het aanvankelijk gebruik van het teken "Responsible Young Drivers", werd de vervangnaam "de Bende van de Nachtrijders" hiermee echter onvermijdelijk geassocieerd door de deelnemers van de wedstrijd en de vakpers. Dit doet afbreuk aan de door appellante beoogde merkuitstraling. Uit de inzendingen van de studenten, waaronder de winnende inzending, blijkt bovendien dat de studenten de opdracht zo hebben opgevat dat zij vrijwilligers diende te werven voor het naar huis rijden van dronken chauffeurs, hetgeen niet strookt met de communicatiestrategie van appellante.

33. het hof besluit dat eerste geïntimeerde niet enkel de herkomstfunctie, maar ook de communicatie- en investeringsfunctie van het merk van appellante heeft geschaad.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard zijn om door te nemen. Deze lijst van 9 opposities was nog niet eerder beschikbaar, zie onder laatste BBIE serie januari 2012-bericht hier.

Eerder in deze serie verschenen: BBIE serie titel.

Gerecht EU  7 februari 2012, zaak T-305/10 (Hartmann-Lamboy tegen OHIM/Diptyque) - dossier

Merkenrecht. Aanvrager van het gemeenschapswoordmerk DYNIQUE komt in de oppositieprocedure de houdster van het woordmerk DIPTYQUE tegen. De oppositieafdeling wijst oppositie toe, het beroep wordt gedeeltelijk verworpen. Middel: Er is geen verwarringsgevaar.

Gerecht EU: Er zijn geen fouten gemaakt bij de definitie van het relevante publiek. De lettercombinatie YNI lijkt op YPTI. Ondanks dat in de Duitse taal soms de Y wordt uitgesproken als Ü, heeft dat enkele feit geen invloed op de beoordeling. Er is wel verwarringsgevaar mogelijk, en de klacht wordt afgewezen.

30      Die Beschwerdekammer stellte jedoch in Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung zu Recht fest, dass die Buchstaben „I“ und „Y“ in einem wesentlichen Teil der Union, so insbesondere im Spanischen und Französischen, identisch ausgesprochen werden. So bewirkt insbesondere die Identität der ersten und der letzten Silbe, die wie „di“ und „ik“ ausgesprochen werden, eine ausgeprägte klangliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit. Allein der Umstand, dass insbesondere im Deutschen die Buchstaben „I“ und „Y“ manchmal unterschiedlich ausgesprochen werden, kann diese klangliche Wahrnehmung durch einen nicht zu vernachlässigenden Teil der Verbraucher der Union nicht berühren (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil Darstellung eines Buchstabens auf einer Hosentasche, oben in Randnr. 26 angeführt, Randnrn. 118 und 119). Weiter ist das Argument der Klägerin als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen, wonach im Französischen die Buchstaben „I“ und „Y“ nicht identisch ausgesprochen würden, wenn sich der Buchstabe „Y“ zwischen zwei Konsonanten befinde, womit der Buchstabe „I“ wie ein „Ü“ auszusprechen sei; dies hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, wie im Sitzungsprotokoll vermerkt worden ist. Die Beschwerdekammer hat ebenfalls fehlerfrei festgestellt, dass beide Zeichen den starken und deutlich vernehmbaren Vokal „I“ enthielten, während es sich bei den jeweiligen mittleren Buchstaben „P“, „T“ und „N“ nur um stimmlose, bei der Aussprache kaum hörbare Konsonanten handele. Die Beschwerdekammer ist schließlich ebenso zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass eine klangliche Zeichenähnlichkeit vorliege, da die streitigen Zeichen von identischer Länge mit identischer Vokalfolge seien, wodurch Rhythmus und Betonung sehr ähnlich würden.

31      Hinsichtlich des begrifflichen Vergleichs rügt die Klägerin die in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung enthaltene Begründung. Insoweit weist das Gericht darauf hin, dass unstreitig das französische Wort „diptyque“ sich auf ein aus zwei Teilen bestehendes Kunstwerk, etwa eine Skulptur, einen Altar oder ein Gemälde, bezieht, während das Wort „Dynique“ in allen Sprachen der Union ohne begriffliche Bedeutung ist. Insoweit wendet sich die Klägerin lediglich zum einen gegen die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung, wonach die meisten maßgeblichen Verbraucher dazu neigten, den Begriff „Diptyque“ als Phantasiewort ohne begriffliche Bedeutung wahrzunehmen, da er die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen nicht beschreibe, und zum anderen gegen den zugrunde gelegten Aufmerksamkeitsgrad dieser Verbraucher, der nach Auffassung der Klägerin besonders hoch ist. Abgesehen davon, dass die Klägerin keinen überzeugenden Beweis dafür beigebracht hat, dass das relevante Publikum eine solche, besonders erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legt (vgl. oben, Randnr. 25), hat sie aber auch nicht nachgewiesen, dass dieses Publikum beim Erwerb kosmetischer Produkte oder Dienstleistungen geneigt sein wird, den Begriff „Diptyque“ in der speziellen technischen Bedeutung aufzufassen, den er im Bereich der Kunst hat. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin im Übrigen eingeräumt, dass dies tatsächlich nicht der Fall ist, was im Sitzungsprotokoll vermerkt worden ist. In Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung konnte die Beschwerdekammer daher fehlerfrei zu dem Ergebnis gelangen, dass es sich bei den einander gegenüberstehenden Zeichen um Phantasiewörter handelt, die dem Durchschnittsverbraucher keinen begrifflichen Vergleich ermöglichen. Mangels einer aus der Sicht des relevanten Publikums eindeutigen und bestimmten Bedeutung des Wortes „Dyptique“, die es ihm erlaubte, dessen kunstbezogenen Aussagegehalt in der Situation eines solchen Erwerbsgeschäfts unmittelbar zu erfassen, ist dieser begriffliche Unterschied nicht geeignet, die zwischen den Zeichen festgestellten bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten im Sinne der oben in Randnr. 21 angeführten Rechtsprechung zu neutralisieren.

32      Was schließlich die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr angeht, wirft die Klägerin der Beschwerdekammer vor, dass ihre in den Randnrn. 23 ff. der angefochtenen Entscheidung wiedergegebene Beurteilung lückenhaft sei. Abgesehen davon, dass die Beschwerdekammer den besonders hohen Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise bei Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 44 außer Acht gelassen habe, habe sie nicht hinreichend berücksichtigt, dass die ältere Marke nur über eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft verfüge. So stelle das Wort „Diptyque“ eine rein beschreibende Angabe dar, die im Französischen, Englischen und Deutschen insbesondere „zweiteilige Schreibtafel“ bedeute, was im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch die Beschwerdekammer keine Berücksichtigung gefunden habe. Die schwache Kennzeichnungskraft der älteren Marke werde dadurch bestätigt, dass es unzählige ähnlich gebildete Marken und Wörter gebe, die auf das französische Suffix „ique“ endeten. Dieses sehr geläufige Suffix sei als Markenbestandteil nicht geeignet, eine Ähnlichkeit zwischen Marken zu begründen, weil dies eine übermäßige Ausschließlichkeit bewirkte, noch könne es als das dominierende Element einer Marke angesehen werden, das die Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise auf sich lenke.

33      Insoweit genügt die Feststellung, dass angesichts der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 44 des Nizzaer Abkommens sowie der bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der Zeichen die Beschwerdekammer zu Recht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr besteht.

Op andere blogs: Marques.

Gerecht EU 7 februari 2012, zaak T-424/10 (Dosenbach-Ochsner tegen OHIM/Sisma) - dossier

Merkenrecht. Standaardformulier en grotere onderscheidend vermogen. Toets groot onderscheidend vermogen volgt uit bewijs.

Verzoekster SISMA verzoekt tot nietigverklaring van het beeldmerk dat een rechthoek met olifanten weergeeft op basis van haar internationaal Tsjechisch en Duits beeldmerk en Duits woordmerk ELEFANTEN (beiden klassen 24, 25). De nietigheidsafdeling wijst de vordering af, het beroep wordt verworpen. Middel: conflicterende merken stemmen overeen, des te meer omdat door intensief gebruik door verzoekster het merk een groot onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Gerecht EU: Fonetisch en vooral begripsmatig komen "olifant" en "olifanten" overeen. Betreffende het grote onderscheidend vermogen is aangevoerd dat dit niet op het standaardformulier voor vorderingen tot nietigverklaring is aangevoerd. Het standaardformulier bevat echter geen onderdeel dat het het onderscheidend vermogen van de oudere merken betreft, maar enkel een onderdeel dat het de eventuele – in casu niet aangevoerde – reputatie ervan betreft. Bovendien volgt niet uit verordening nr. 40/94 en verordening nr. 207/2009 dat de aanspraak op het grotere onderscheidend vermogen van het oudere merk bij het indienen van de vordering tot nietigverklaring moet worden geformuleerd om ontvankelijk te zijn. Uit de bewijsstukken had het OHIM niet alleen normaal gebruik kunnen afleiden, maar ook  het eventuele door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het merk.

Overeenstemming

50      Wat in die context de begripsmatige perceptie van het bestreden merk betreft, is eerst in punt 30 hierboven vastgesteld dat de omstandigheid dat het bestreden merk diagonale lijnen van olifanten omvat, irrelevant is voor de perceptie van het relevante publiek. Het relevante publiek zal dan ook geen bijzondere indeling zien in de in het bestreden merk afgebeelde reeks olifanten. Vervolgens blijkt uit punt 29 hierboven dat de rechthoek met afgeronde hoeken rond de afbeelding van de olifanten in het bestreden merk zal worden opgevat als een afbakening van het merk in de ruimte. In dat opzicht zal geen enkele bijzondere begripsmatige inhoud worden gegeven aan dat element. Rekening houdend met het feit dat de gemiddelde consument over het algemeen moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (zie in die zin arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 26), zal de begripsmatige perceptie van het bestreden merk tot slot niet worden beïnvloed door de aanwezigheid van olifanten van verschillende groottes.

51      Bijgevolg zal het relevante publiek het bestreden merk aldus opvatten dat het op begripsmatig vlak gewoon betrekking heeft op olifanten. Verzoekster voert dus terecht aan dat het bestreden merk en het oudere woordmerk begripsmatig gelijk zijn.

52      Wat de begripsmatige vergelijking tussen het bestreden merk en de oudere beeldmerken betreft, wordt niet betwist dat deze laatste merken aldus worden opgevat dat zij op het begrip „olifant” betrekking hebben. Aangezien de begrippen „olifant” en „olifanten” bij elkaar in de buurt liggen, bestaat er, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld, een begripsmatige overeenstemming tussen het bestreden merk en de oudere beeldmerken.

Standaardformulier:
60      Zo betoogt het BHIM ten eerste dat verzoekster het grotere onderscheidend vermogen van de oudere merken niet heeft aangevoerd in het op 20 februari 2007 ingediende standaardformulier voor vorderingen tot nietigverklaring en in de bij dit formulier gevoegde opmerkingen.

61      Het standaardformulier bevat echter geen onderdeel dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken betreft, maar enkel een onderdeel dat de eventuele – in casu niet aangevoerde – reputatie ervan betreft.

62      Bovendien volgt niet uit verordening nr. 40/94 en verordening nr. 207/2009 dat de aanspraak op het grotere onderscheidend vermogen van het oudere merk bij het indienen van de vordering tot nietigverklaring moet worden geformuleerd om ontvankelijk te zijn.

Toets groot onderscheidend vermogen volgt uit bewijs

68      Bovendien waren die gegevens, te weten reclame waarin de oudere merken voorkwamen en verklaringen op erewoord over de verkoopvolumes van de door dit merk aangeduide waren, op het eerste gezicht niet alleen relevant voor het normaal gebruik van de oudere merken, maar ook voor het eventuele door gebruik verkregen onderscheidend vermogen ervan.

Gerecht EU 7 februari 2012, zaak T-64/11 (Run2Day Franchise tegen OHMI/Runners Point) - dossier

Met gelijktijdige dank aan Hidde Koenraad, Vondst Advocaten.

Merkenrecht. Aanvrager van het gemeenschapsbeeldmerk RUN2 komt in de oppositieprocedure houdster van het gemeenschapswoordmerk en beeldmerk RUN2Day en Beneluxbeeldmerk Run2Date tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe, in beroep wordt deze beslissing vernietigd. Het middel: geen verwarringsgevaar.

Het Gerecht EU vernietigt de beslissing in beroep. Zowel in visuele als auditieve zin zijn er fouten gemaakt door de beroepskamer: er zijn tegenstrijdige bevindingen gedaan betreffende hoofdlettergebruik en het auditieve element "2".

35 Folglich können die widersprüchlichen Feststellungen der Beschwerdekammer hinsichtlich der Verwendung von Groß- und Kleinbuchstaben in den in Rede stehenden Marken im Rahmen der Überprüfung der Begründetheit der Beurteilung der bildlichen Ähnlichkeit nicht berücksichtigt werden.

41 Demnach können die widersprüchlichen Feststellungen der Beschwerdekammer zur klanglichen Wahrnehmung des Elements „2“ der angemeldeten Marke im Rahmen der Überprüfung der Begründetheit der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit jedenfalls nicht berücksichtigt werden.

51. Nach alledem ist festzustellen, dass der Beschwerdekammer bei der Prüfung der bildlichen, der klanglichen und der begrifflichen Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Wortmarke Fehler unterlaufen sind, die den zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen festgestellten Ähnlichkeitsgrad berühren. Infolgedessen ist die in der angefochtenen Entscheidung vorgenommene umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr mit Mängeln behaftet.

Op andere blogs:
Marques (General Court: Run2Day v Runners point)

Cour d’appel de Bruxelles 21 september 2011, rolnr. 2010/AR/2241(BEAL INT’L S.A. contre St. GOBAIN WEBER)

Door Hannes Abraham. België. Merkenrecht. Na de oppositie-afdeling BBIE. Vergelijking van beoordelingen door beide instanties.

De aanvrager van het complexe merk ‘ME2 – MORTEX ÉTANCHE 2’ (klasse 2, 19 en 27) komt in de oppositieprocedure Saint Gobain Weber (Fr.) tegen als houdster van het internationaal woordmerk ‘MOTEX’ (klasse 19). De oppositieafdeling beslist dat er verwarringsgevaar is en verklaart de oppositie gegrond. De aanvrager gaat in beroep tegen deze beslissing, want hij is van mening dat de oppositieafdeling een verkeerde beoordeling maakte van de soortgelijkheid van de producten en overeenstemming van de tekens.

De kernvraag in dit geschil bestaat uit de vraag welk deel van het complexe teken ‘MORTEX ÉTANCHE 2’ het dominant element vormt. De oppositieafdeling volgt het standpunt van de opposant die stelt dat vooral het woord ‘MORTEX’ in aanmerking moet genomen worden, terwijl het Hof van Beroep de aanvrager volgt in zijn standpunt dat de gestileerde letters ‘ME’ dominant zijn.

Waar de oppositieafdeling besluit dat er een beperkte visuele en auditieve overeenstemming bestaat in de tekens, komt het Hof van Beroep tot de conclusie dat er zo goed als geen visuele en auditieve overeenstemming bestaat. De conceptuele overeenstemming wordt evenwel door beide instellingen niet weerhouden, ten spijt van het argument van de aanvrager dat ‘MORTEX’ aan mortier (= mortel) doet denken en zo verschilt van het inhoudsloze ‘MOTEX’.

Wat de gelijksoortigheid van de waren betreft, volgt het Hof de beslissing van de oppositieafdeling. De waren zijn complementair met bouwmaterialen en kunnen in dezelfde winkels worden aangeboden waardoor ze een bepaalde graad van gelijksoortigheid vertonen (behalve voor de verfgoederen).

Ook de beslissing van de oppositieafdeling dat het doelpubliek moet ingevuld worden als de gemiddelde consument – en niet als professioneel uit de bouwsector – wordt door het Hof van Beroep gehandhaafd. Uiteindelijk beslist het Hof van Beroep op basis van het bovenstaande dat het verwarringsgevaar moet uitgesloten worden. De oppositie wordt dus ongegrond verklaard.

23. Il s'ensuit que lors de l'examen du risque de confusion entre deux marques en fonction des similitudes, l'appréciation doit se faire globalement et au regard du pouvoir distinctif, les éléments dominants y étant prépondérants, ainsi qu'au regard du degré de similitude entre les produits concernés.

28 (alinéa 2) Dans la composition de ces éléments distinctifs, la place prépondérante est manifestement occupée par les deux lettres ME 2, représentées dans une couleur foncée pour les lettres et blanche-bleue pour le chiffre. L'attention du public cible, qui ne s'attarde pas aux détails et à une analyse, sera donc captée par ledit élément. Ce n'est que dans une perception plus attentive que ce public percevra la composante verbale dans son apparition partiellement masquée et fera l'association entre les lettres ME et les mots en dessous, en ce sens que ceux-là sont les premières lettres des mots, au dessus desquels chacune de ces lettres se trouve en majeure partie.

En raison de l'ensemble du signe et de l'importance relative de ses composantes distinctives, l'impression dans le chef du public cible sera principalement celle d'une représentation graphique de lettres et d'un chiffre

32. Il ressort de l'appréciation globale que la similitude entre les deux signes est très faible visuellement, minime - voire inexistante - phonétiquement et inexistante sur le plan conceptuel.

Les différences sont de loin plus importantes que les ressemblances.

33. Les produits couverts par l'enregistrement antérieur étant similaires aux produits revendiqués par le dépôt 1176206, à l'exclusion des produits tinctoriales en classe 2, mais la similitude entre les signes étant globalement négligeable, le risque de confusion doit être exclu.

Rechtbank Arnhem 18 januari 2012, LJN BV2932 (Greenfox tegen Green Fox Consultants, hier: GFSC)

Handelsnaamrecht, Beneluxwoordmerkrecht GREENFOX (energiebesparingen).

Rechtspraak.nl: Mede gezien de verschillende onthoudingsverklaringen die door GFSC zijn getekend en de ter uitvoering daarvan door GFSC verrichte handelingen is niet, althans onvoldoende tegengesproken dat er sprake is (geweest) van een inbreuk op de handelsnaam en het woordmerk GreenFox van GreenFox door GFSC door het gebruik van (handels)namen die daarop te veel lijken, onder meer in haar statutaire naam, in het handelsregister van de KvK ingeschreven gevoerde handelsnamen, in haar internetdomeinnaam en e-mailadres, op haar eigen website en andere websites, en op haar visitekaartjes en briefpapier.

GreenFox heeft belang bij de onderhavige vorderingen omdat de door GFSC afgegeven onthoudingsverklaring niet compleet en dus ontoereikend is, nu deze niet volledig tegemoetkomt aan de eisen van GreenFox, die neergelegd zijn in de onderhavige vorderingen en bij GFSC reeds bekend waren. GFSC heeft een aantal handelingen verricht ter uitvoering van de onthoudingsverklaring.

Echter, ook uitgaande van al deze handelingen van GFSC ter uitvoering van de onthoudingsverklaring, bezien in samenhang met de incomplete onthoudingsverklaring zelf, kan naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter niet worden gezegd dat GFSC thans afdoende tegemoet is gekomen aan de eisen van GreenFox, die voortvloeien uit de aan haar toekomende rechten op grond van haar handelsnaam en woordmerk.

4.4.  Hieromtrent overweegt de voorzieningenrechter dat GFSC de laatste onthou¬dingsverklaring, waarin GFSC de verstgaande toezeggingen doet, in het moeizame onderhandelingstraject dat op 2 december 2011 is begonnen, pas een dag voor het uitbrengen van de dagvaarding op 23 december 2011 heeft afgegeven. GFSC heeft niet meteen haar goede wil getoond om zo snel mogelijk haar naam te wijzigen en het gebruik van de op de handelsnaam (en het woordmerk) van GreenFox gelijkende namen te staken, mede gezien haar eerste reactie op de sommatie waarin zij heeft betwist dat er sprake zou zijn van enige handelsnaam- dan wel merkinbreuk. Bovendien is de laatstelijk afgegeven onthoudingsverklaring niet compleet en dus ontoereikend omdat deze niet volledig tegemoet komt aan de eisen van GreenFox, die neergelegd zijn in de onderhavige vorderingen en bij GFSC reeds bekend waren op 19 december 2011, nu op die datum GreenFox het petitum van de dagvaarding aan GFSC had gefaxt. In de onthoudingsverklaring zegt GFSC bijvoorbeeld niet toe om onmiddellijk, maar slechts om binnen een maand na ondertekening het gebruik van de naam Green Fox te staken en gestaakt te houden. Hetzelfde geldt voor het in geschil zijnde gebruik van de domeinnaam www.thegreenfoxgroup.com. Ook zegt de onthoudingsverklaring niets over het staken van het gebruik van namen die slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam en het merkrecht van GreenFox. Daarnaast is in de onthoudingsverklaring niet opgenomen binnen welke termijn GFSC haar statutaire naamswijziging zal moeten realiseren. Gelet hierop is het gerechtvaardigd dat GreenFox dit kort geding heeft doorgezet.

 

4.5.  Inmiddels heeft GFSC bepaalde handelingen verricht ter uitvoering van de onthoudingsverklaring. Niet is betwist dat GFSC een afspraak heeft gehad bij een notaris voor het passeren van een akte van statutenwijziging in verband met de nieuwe statutaire naam van GFSC, waarin de naam GreenFox niet voorkomt. Ook is niet betwist dat GFSC de website www.thegreenfoxgroup.com offline heeft gezet en dat zij een nieuwe website is gestart onder een nieuwe domeinnaam, waarin de naam greenfox niet voorkomt. Tevens is onweersproken dat in de inhoud van deze nieuwe website de naam GreenFox in het geheel niet meer voorkomt en voorts dat GFSC de naamswijziging ook heeft doorgevoerd in haar e-mailadres, visitekaarten en briefpapier, zodat ook daarop de naam GreenFox niet meer wordt vermeld. Echter, ook uitgaande van al deze handelingen van GFSC ter uitvoering van de onthoudingsverklaring, bezien in samenhang met de incomplete onthoudings¬verklaring zelf, kan naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter niet worden gezegd dat GFSC thans afdoende tegemoet is gekomen aan de eisen van GreenFox, die voortvloeien uit de aan haar toekomende rechten op grond van haar handels¬naam en woordmerk. Immers, ten tijde van de mondelinge behandeling waren nog steeds in het handelsregister van de KvK de statutaire (handels)naam van GFSC en de door haar gevoerde handelsnamen niet aangepast, in de zin dat de naam GreenFox of een daarop gelijkende naam daarin niet voorkomt. Dat GFSC daarmee bezig is doet daaraan niet af. Dit betekent dat GFSC nog steeds gebruik maakt(e) van (statutaire) handelsnamen die een inbreuk maken op de handels¬naam en het woordmerk van GreenFox, zodat GreenFox nog steeds belang heeft bij haar onderhavige vorderingen teneinde die inbreuk te verbieden. De vorderingen van GreenFox kunnen worden toegewezen, zoals hierna vermeld. Deze zullen worden versterkt met een dwangsom, die zal worden gemaximeerd.

4.6.  Wat betreft de vordering onder V is van belang dat thans voldoende vast staat dat GFSC reeds is gestaakt met het gebruik (inclusief doorlinken) van de domeinnaam www.thegreenfoxgroup.com, zodat bij dit onderdeel van deze vordering GreenFox geen belang meer heeft. Deze vordering zal dan ook slechts worden toegewezen voor zover het betreft het gestaakt houden van het gebruik (inclusief doorlinken) van deze domeinnaam.

Op de blogs:
DomJur

Hof 's-Gravenhage 31 januari 2012, LJN BV3419 (Makro tegen Diesel S.P.A.) - grosse zaaknr. 200.081.348/01

Met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap.

Merkenrecht. Uitputting. Economische verbondenheid. In navolging van IEF 9158 (HR) en IEF 8270 (HvJ EG) wordt Rb Amsterdam bekrachtigd LJN AT3893.

Het Hof had de Davidoff-maatstaf niet mogen toepassen zonder een onderzoek naar die economische verbondenheid te verrichten. Een interessant citaat: "Hoewel tussen Diesel en Cosmos een economische verbondenheid bestond als bedoeld in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard, kan Makro zich niet met vrucht op uitputting beroepen en daardoor heeft zij door het verhandelen van die schoenen bijgevolg merkinbreuk gepleegd." Ook genoemd: Copad-arrest en IHT Danziger/Ideal Standard-arrest.

In citaten:

6. Diesel heeft verder ook in dit kader betoogd dat niet is voldaan aan de maatstaf die in het Copad-arrest voor het aannemen van economische verbondenheid is gegeven, te weten dat de merkhouder de mogelijkheid van controle moet hebben. Zij wijst erop dat zij geen overeenkomst met Cosmos heeft gesloten waarin is voorzien in controlemogelijkheden. Het hof verwerpt dit betoog. Diesel heeft ingestemd met het bepaalde in (...) de overeenkomst (...) en daarmee met de overdracht van rechten aan een met Flexi Casual gelieerde onderneming. Via Difsa had zij handhavingsmogelijkheden wanneer in strijd met bedoelde bepaling zou worden gehandeld. wanneer zij  meer controlemogelijkheden had gewenst, had het op haar weg gelegen die te bedingen. Indien een merkhouder de verhandeling van van haar merk voorziene waren en diensten via tussenkanalen laat plaatsvinden, is het aan haar ervoor te zorgen dat zij voldoende controlemogelijkheden behoudt.

7. Op grond van het voorgaande komt het hof tot de conclusie dat tussen diesel en Cosmos sprake is van economische verbondenheid als bedoeld in het arrest IHT Danziger/Ideal standard. De Hoge Raad heeft het hof opgedragen om te onderzoeken of de feiten genoemd in het tussenarrest van de Hoge Raad, meebrengen dat (de in geval van economische verbondenheid veronderstelde) toestemming niettemin ontbrak op de in het arrest Copad genoemde, aan artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden, waaraan de HR heeft toegevoegd dat de bewijslast ter zake van deze uitzondering in beginsel op Diesel rust.

10. (...) onderzocht moet nu dus worden achtereenvolgens:
- hoe (artikel 1.4 van) de 1994-overeenkomst en de 1994-machtiging moeten worden uitgelegd;
- of het hierbij gaat om (een) bepaling(en) die overeenkomst/overeenkomen met een van de in artikel 8, lid 2, van de Merkenrichtlijn bedoelde gronden, en zo ja:
- of Flexi Casual door schoenen met het merk DIESEL in het verkeer te brengen in strijd met deze bepaling(en) heeft gehandeld.

13. De 1994-overeenkomst en de 1995-machtiging verschaffen aan Flexi Casual dus een licentie voor uitsluitend het bij wijze van monsterneming en marktverkenning vervaardigen en distribueren van schoenen van eigen ontwerp opdat deze voorgelegd of aangeboden kunnen worden een Diesel/Difsa met het oog op vervaardiging/distributie.

17. Het voorgaande voert tot de conclusie dat Diesel op grond van de vaststaande feiten heeft aangetoond dat haar toestemming tot het in de handel brengen van de onderhavige schoenen met het merk DIESEL ontbrak op de in het arrest Copad genoemde, aan artikel 8 lid 2, van de Merkenrichtlijn ontleende gronden. Diesel heeft daarmee aan haar bewijslast voldaan. Dit betekent dat, hoewel tussen Diesel en Cosmos een economische verbondenheid bestond als bedoeld in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard, Makro zich niet met vrucht op uitputting kan beroepen, en dat zij door het verhandelen van die schoenen bijgevolg merkinbreuk heeft gepleegd. (...)

Dictum:
Hof bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de Rb 29 december 2004.

Lees het arrest hier: LJN, pdf, grosse.