Merkenrecht  

Daarnaast is een andere  B.V. verantwoordelijk voor de website, namelijk: Egbers Auto’s B.V.. De  voorzieningenrechter oordeelt echter dat Egbers de enige in de Egbers- groep is, die belang heeft bij het plaatsen van de merken KIA op de  gevel en website, aangezien de andere organisaties niet in KIA handelen.  Het plaatsen van het logo en (woord)merk op resp. de gevel en het internet  kan aan Egbers worden toegerekend. Egbers wordt veroordeeld om de  reclame van de gevel te verwijderen of in elk geval zo aan te passen dat  niet langer de suggestie wordt gewekt dat zij een KIA-dealer of erkend  reparateur van KIA is.

Egbers heeft als handelaar in KIA-auto's belang bij  het gebruik van het woord KIA op internet. Het staat haar daarbij echter  niet vrij gebruik te maken van rode hoofdletters, de kleur waarmee KIA  Motor haar merk aanduidt.  Hoewel Egbers geen gebruik maakt van enig beeldmerk van KIA, wekt zij  door deze wijze van gebruik van het woordmerk de indruk dat zij nog  steeds een commerciële band heeft met KIA en daarmee maakt zij inbreuk  op het merkrecht van KIA Motor.

Nu Egbers niet meer tot het KIA- netwerk behoort, kan zij aan haar klanten niet meer zelf de KIA garantie  afgeven. Ook mag zij zich niet tegenover klanten de indruk wekken dat zij  zelf reparaties of onderhoud kan verrichten onder de KIA-garantie.

Lees het vonnis hier.

De inschrijving van een geografische benaming als merk is ook verboden als de geografische benaming in de toekomst door de betrokken ondernemingen als aanduiding van de
plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren kan worden gebruikt.

Een geografische benaming kan als merk worden ingeschreven, ‘indien zij na het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. In een dergelijk geval heeft de geografische benaming namelijk een nieuwe betekenis gekregen, die niet meer enkel beschrijvend is, hetgeen haar inschrijving
als merk rechtvaardigt.’ (Ov. 47).

‘Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken
kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of
van andere beroepsverenigingen.’ (Ov. 51).

Bij de beoordeling van de beschrijvendheid van een woordcombinatie volstaat het niet het beschrijvende karakter van de bestanddelen van de combinatie vast te stellen. Ook voor
het nieuwe woord dient een beschrijvend karakter te worden vastgesteld.

Een merk dat bestaat uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd,
vormt zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van artikel 3 lid 1 sub c Merkenrichtlijn, ‘tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe
woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking
tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit
het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.

‘Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3 lid 1, sub c [Merkenrichtlijn] genoemde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee
dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.’
(Dictum).

Wyeth produceert en verhandelt onder de naam Prevenar een vaccin dat baby’s en peuters helpt beschermen tegen hersenvliesontsteking, veroorzaakt door pneumokokken. Wyeth is houdster van het Benelux-woordmerk en het Gerneenschapswoordmerk Prevenar. Prevner c.s. bengen een product op de Nederlandse markt onder de naam Prevner, een preventieve crème die een koortslip kan genezen maar ook kan helpen voorkomen. Wyeth maakt bezwaar tegen het gebruik van het teken Prevner.

“Wyeth beroept zich ter ondersteuning van baar stelling dat sprake is van merkinbreuk in de eerste p1aat op artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b BVIE. Ingevolge dat artikel kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is  ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. (…) in het kader van de voorlopige beoordeling waartoe het kort geding beperkt is [kan] niet gezegd worden dat van overeenstemming sprake is. Daartoe is het volgende redengevend.

Het is duidelijk dat er tussen het merk Prevenar en het teken Prevner overeenstemming is aan te wijzen, zowel op auditief, visueel als begripsmatig gebied. Bijzonder groot is die overeenstemming evenwel niet, waarbij van belang is dat het meest in het oog springende onderdeel van merk en teken (te weten de letters PREV), naar Prevner c.s voorshands voldoende aannemelijk hebben gemaakt, veel voorkomt in merknamen van preventief werkende preparaten, waarmee dat onderdeel in elk geval enig beschrijvend karakter heeft verkregen.

Hoewel Prevner c.s. het teken Prevner gebruiken voor een product dat valt in de warenklasse waarvoor Prevenar is gedeponeerd, is die soortgelijkheid niet groot, nu het product van Prevner c.s. op een geheel ander gebied van de farmaceutische preparaten ligt dan het vaccin van Wyeth. Voorts geldt dat niet aannemelijk is geworden dat het merk Prevner bekend is en/of een grote onderscheidingskracht geniet, anders dan onder een zeer specifieke groep van toepassers van het vaccins zoals artsen en verpleegkundigen. Dat zijn immers degenen die geconfronteerd worden met de merknaam Prevenar.

Juist die groep zal dat vaccin niet snel verwarren met het product van Prevner c.s. dan wel menen dat beide producten van dezelfde producent afkomstig zijn. Personen die niet behoren tot die beperkte groep zullen, gelet op de onmogelijkheid voor Wyeth om voor haar product reclame te maken, slechts sporadisch kennis nemen van de merknaam Prevenar. Het gaat dan vooral om ouders van kinderen, geboren voor 1 april 2006 per definitie een afnemend aantal gelet op de leeftijd van de doelgroep waarvoor Prevenar werkzaam is die bovendien in eerste instantie slechts worden geconfronteerd met de term Pneumoprik en pas als zij tot aankoop besluiten kermis nemen van het merk van Wyeth. De slotsom is dat op voorhand geen verwarring met het merk Prevenar valt te vrezen door het gebruik van de aanduiding Prevner.

Wyeth beroept zich subsidair op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE, doch ook dat beroep faalt nu, gelet op het vorenoverwogene, niet aannemelijk is geworden dat het merk Prevenar een bekend merk is."

Als de in het ongelijk gestelde partij dient Wyeth de proceskosten te dragen. Nu door Prevner c.s. niet is verzocht om een veroordeling in de werkelijk gemaakte kosten zullen kosten overeenkomstig het liquidatietarief worden toegekend.

Lees het vonnis hier.

Lancôme c.s. hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat de handelswijze van Kruidvat inbreuk maakt op hun merkrechten en op de hun toekomende rechten om zich te verzetten tegen de aantasting of verminking van de in de verpakking van de producten belichaamde (auteursrechtelijk beschermde) werken, en dat die handelswijze ook overigens onrechtmatig is. De uitkomst van het geding in feitelijke instanties is dat de vorderingen van Lancôme c.s. grotendeels zijn toegewezen.

De Hoge Raad bespreekt enkel onderdeel 2 van 7 cassatiemiddelen en doet de rest, m.u.v. een correctie in het dictum van het hof over de gerechtigde op een dwangsom, af o.g.v. 81 RO. Onderdeel 2 betreft een mededingingsrechtelijk aspect cq. een vraag over omkering van de bewijslast.

Onderdeel 2 richt zich tegen het oordeel van het hof dat geen sprake is van een stelsel van distributie dat het reële gevaar meebrengt van afscherming van nationale markten. Het hof heeft geoordeeld dat uit de bepalingen van het door  Lancôme c.s. gehanteerde dépositaire contract volgt dat het erkende wederverkopers is toegestaan te kopen en verkopen van/ aan andere erkende wederverkopers, zodat van gevaar voor afscherming van nationale markten niet blijkt. Het hof heeft voorts overwogen dat Kruidvat geen (andere) feiten en omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan kan worden vastgesteld dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten woerden afgeschermd wanneer Kruidvat zelf zou moeten bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, en dat derhalve de bewijslast op Kruidvat blijft rusten.

Het onderdeel klaagt dat het gewraakte oordeel onjuist is (…) dan wel dat het hof daarbij zonder (toereikende) motivering is voorbijgegaan aan de, volgens Kruidvat essentiële, stelling dat het wederverkopers van Lancôme c.s. is verboden de producten aan consumenten buiten het eigen grondgebied te verkopen. Het onderdeel faalt.

"Het oordeel van het hof is gebaseerd op de vaststelling dat het onderhavige selectieve distributiesysteem van Lancôme c.s. de erkende wederverkopers uit de EER vrij laat de producten onderling te verhandelen, en steunt derhalve op de, aan het hof voorbehouden, uitleg van de desbetreffende bepalingen van het dépositairecontract. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 's Hofs oordeel is voorts niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat in 's hofs vaststellingen ligt besloten dat het distributiesysteem van Lancôme c.s. de erkende wederverkopers in de EER niet belemmert aan eindgebruikers in hun land producten te verkopen die zij van erkende wederverkopers in een ander land in de EER hebben gekocht."

A-G Huydecooper duikt nog in het arrest van het HvJEG Van Doren/ Lifestyle over de omkering van de bewijslast bij parallelhandel en het verschil tussen exclusieve en selectieve distributiesystemen. Ook loopt hij middels jurisprudentie van het HvJEG na wat de term 'afscherming van de markt' nu precies inhoudt. Uiteindelijk kwam de A-G tot dezelfde conclusie als die de HR nu trekt, namelijk het verwerpen van het beroep.

Lees het arrest hier.

‘Met het verbod op inschrijving van [tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd] als gemeenschapsmerk streeft artikel 7 lid 1 sub c [Merkenverordening] een doel van algemeen belang na, inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.

Voor een weigering van inschrijving door het OHIM op grond van artikel 7 lid 1 sub c [Merkenverordening] is het niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten.’

Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.’ (Ov. 31 en 32).

De inbreuken genoemd in artikel 13A, lid 1, onder c BMW, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet.

Ten aanzien van het merk Bullfighter en de daarvoor gebruikte blikjes (kort gezegd een blikje met een blauwe en een blikje met een rode bovenrand), is de rechter voorshands van oordeel dat vorenbedoeld verband met de blikjes frisdrank van Red Bull aanwezig is. Voorop staat dat het in casu om identieke waren - energy drinks - gaat. Verder roept het uiterlijk van de blikjes Bullfighter - door de combinatie van het opvallend gebruik van het woordelement "bull", de kleurstelling, het beeld van de (gedeeltelijk in de rode kleur uitgevoerde) wild bewegende stier, de op die stier zittende stierenvechter en de vermelding van de woorden "energy drink" - een totaalindruk op, die wordt gekenmerkt door sport/sportiviteit, actie, avontuur en competitie.

Die totaalindruk zal een gemiddeld consument in verband brengen met eenzelfde beeld en imago dat Red Bull aan haar frisdrank heeft verbonden, getuige het reclame- en marketingmateriaal dat door Red Bull in haar productie 2 in het geding is gebracht. Winters doet door het gebruik van haar Bullfighter-verpakking dan ook afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het Red Bull-merk, waardoor verwatering van dat merk kan optreden.

Het voorgaande kan ook worden overwogen met betrekking tot de Bullfighter-verpakkingen die Smart Drinks in punt 2.2 van haar pleitnotitie heeft afgebeeld. Het betreffen kennelijk nieuwere versies van de blikjes. Het enige verschil tussen die versies is de weergave van de tekst "Bullfighter", die bij de door Red Bull in de dagvaarding opgenomen blikjes is gesplitst in de onder elkaar geplaatste woorden "Bull" en "fighter" en bij de door Smart Drinks getoonde blikjes aaneen is geschreven.

Het betreft een marginaal verschil, dat voorshands de hiervoor gemaakte beoordeling van de vraag of sprake is van een verband niet anders maakt.

Een verband in vorenbedoelde zin kan voorshands niet worden aangenomen met betrekking tot de overige merken van Winters. In het totaalbeeld van de blikjes van het merk Pitbull ontbreken actieve en competitieve elementen, waardoor elk verband met in een arena vechtende stieren en dus met Red Bull en het door haar opgebouwde imago van haar energy drink wordt doorbroken. De combinatie van het gebruik van de naam Pitbull in één woord en de afbeelding van die hond, roepen een totaalbeeld op dat te ver af staat van de algemene indruk die door het Red Bull-merk bij een gemiddelde consument wordt achtergelaten. Datzelfde geldt voor het Pitbull-blikje zonder de afbeelding van de hond. Aan het enkele gebruik op dat blikje van het woordelement "bull", komt in dezen geen doorslaggevende betekenis toe.

Ook bij de merken Red Horn en Long Horn  is het voor een verbod noodzakelijk verband tussen de voor die merken gebruikte tekens en het Red Bull-merk naar het voorlopig oordeel van de rechter niet aanwezig. Het is onvoldoende aannemelijk dat de algemene indruk van deze merken die bij een gemiddelde koper van energy drinks achterblijft - welke grotendeels zal worden beheerst door de statisch ogende kop van een neushoorn - door die gemiddelde koper met Red Bull in verband zal worden gebracht. Van een inbreuk op het merkrecht van Red Bull is wat deze merken betreft voorshands dan ook geen sprake.

Het voorgaande geldt voorshands eveneens voor het merk Live Wire. De in de kleuren blauw en groen, abstract, in een passieve houding en in een enigszins kinderlijke stijl afgebeelde, juist vriendelijk ogende stier in combinatie met de frisse en vrolijke oranje achtergrond van het blikje, laat geen met Red Bull verband houdende algemene indruk achter.

Conclusie van het bovenstaande is dat Winters met het vullen van de blikjes van merk Bullfighter op grond van artikel 13A, lid 1, aanhef en onder c BMW inbreuk maakt op de merkrechten van Red Bull. Dat geldt niet voor de overige merken die in dit kort geding aan de orde zijn. Met betrekking tot die merken kan een onderzoek naar de vraag of Red Bull zich met succes op artikel 13A, lid 1, onder b BMW kan beroepen achterwege worden gelaten, nu dat artikelonderdeel een strenger en dus beperkter toetsingskader in zich heeft (gevaar voor verwarring) dan het zojuist besproken artikel 13A, lid 1, onder c BMW.

(…) Winters verricht binnen de uitbating door Smart Drinks van het merk Bullfighter slechts een ondergeschikte hulptaak. Er kan in redelijkheid worden betwijfeld of Winters met de uitoefening van die hulptaak te kwader trouw heeft gehandeld, hetgeen ingevolge het vijfde lid van artikel 13A BMW vereist is voor toewijzing van de vordering tot - kort gezegd - het afleggen van rekening en verantwoording. Ook de vordering onder 4 (Winters te bevelen om de totale hoeveelheid inbreukmakende producten op haar kosten permanent te (doen) vernietigen) vereist de aanwezigheid van kwade trouw aan de zijde van Winters (vgl. artikel 13bis, lid 1 BMW), hetgeen impliceert dat sprake moet zijn van een moedwillige inbreuk op een merkrecht. Die conclusie kan ten aanzien van Winters voorshands niet worden getrokken, zodat ook deze vordering zal worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.