Merkenrecht  

“Het onderhavige teken bestaat uit de woorden `schilder' en 'schoon'. Het bestanddeel schoon heeft als betekenis: helder, proper en 'vrij van vuil of ongerechtigheden' (Van Dale Hedendaags Nederlands, 2002). 'Schilder' is de stam van het werkwoord 'schilderen', een ander woord voor 'verven'. Het hof oordeelt dat de woorden 'schilder' en 'schoon' elk kunnen dienen om de soort, bestemming, hoedanigheid en/of andere kenmerken van de waren waarvoor het teken is gedeponeerd, aan te duiden. Het teken bestaat daarmee uitsluitend uit beschrijvende bestanddelen."

Het teken zélf verschilt volgens het Hof niet merkbaar van de loutere som van zijn bestanddelen en is samengesteld op een niet-verrassende wijze, vergelijkbaar met  alledaagse uitdrukkingen als 'veegschoon', 'veegvasf, 'schrobvast', 'bouwrijp' en 'rijklaar'. Het combineert twee alledaagse woorden die - opgevat in de (meest) gangbare betekenis - beschrijvend zijn voor de betrokken waren.

De combinatie van woorden is niet willekeurig, nu het in aanmerking komend publiek er mee bekend zal zijn dal het te schilderen oppervlak voor een goed resultaat 'schoon' / 'vrij van vuil en ongerechtigheden' dient te zijn. Niet kan daarom worden gezegd dat het teken door de voor deze waren ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die ver genoeg is verwijderd van de indruk die uitgaat van de simpele aaneenvoeging van bestanddelen. Het teken combineert - kortom - woorden op een daarvoor gebruikelijke wijze, zonder begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen te ontstijgen."

Het gehele teken SCHILDERSCHOON is volgens het Hof derhalve uitsluitend beschrijvend voor de gedeponeerde waren. Daaraan doet volgens het Hof niet (voldoende) af, "dat 'schilderschoon' een ongebruikelijk woord is, noch dat het ook kan worden begrepen in de betekenis 'schilderachtig mooi.

Voor het oordeel dat sprake is van een uitsluitend beschrijvend teken, is het niet noodzakelijk dat dat teken daadwerkelijk wordt gebruikt ter aanduiding van kenmerken van de betrokken waren en diensten", aldus het Hof. Voldoende is het dat het teken - zoals hier - daartoe kan worden gebruikt.

Alabastine beroept zich er volgens hethof  tevergeefs op, dat geen noodzaak bestaat tot vrijhouding van 'schilderschoon' en er voor dat woord voldoende alternatieven zijn.

Lees de beschikking hier.

Lees Guido Gazelle's  gedicht Najaarsverwen hier.

"De voorzieningenrechter heeft PepsiCo niet-ontvankelijk verklaard omdat -zeer kort en zakelijk weergegeven- Pepsico zowel een spoedeisend belang ontbeert bij zijn vordering, als misbruik maakt van procesrecht omdat hij opnieuw en op inhoudelijke dezelfde gronden in kort geding een voorziening vordert die eerder in het Haagse kort geding is geweigerd.

Op zich is juist dat vanuit gemeenschapsperspectief het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is ten opzichte van de nationale merkensystemen, en dat de toepassing los staat van welk nationaal systeem ook, zij het dat rekening dient te worden gehouden met het bepaalde in art. 105 lid 2 Gmv. Dat brengt echter niet mee dat het omgekeerde ook het geval is voor, met name, het Benelux-merkensysteem. De toetsingsnorm ongenomen in art. 13 BMW is immers geen andere dan de norm opgenomen in art. 9 Gmv, terwijl de rechter zich bij de uitleg van 13 BMW dient te richten naar art. 9 Gmv.

Formeel heeft Pepsico dus wel gelijk waar hij zegt dat in het Utrechtse kort geding een andere grondslag aan de orde was dan in het Haagse kort geding, maar materieel heeft hij dat gelijk niet omdat het toetsingskader op grond van art. 13 BMW geen ander is dan dat op grond van art. 9 Gmv.

() Nu in het Utrechtse kort geding geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht of van elders zijn gebleken die het alsnog treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigden, PepsiCo de door hem in het Utrechtse kort geding aangevoerde grondslag in het Haagse kort geding bewust heeft achtergehouden en voorts hetgeen PepsiCo in de onderhavige zaak heeft aangevoerd ook aan de orde kan komen in het door hem ingestelde hoger beroep van het Haagse kortgedingvonnis, terwijl Coca-Cola er een redelijk belang bij heeft om niet zonder goede noodzaak ten tweede male in een kort geding tussen dezelfde partijen te worden betrokken waar geen andere stellingen aan de orde komen dan die in het eerdere kort geding aan de orde hadden kunnen worden gesteld, heeft de Utrechtse de voorzieningenrechter met juistheid geoordeeld dat PepsiCo in deze zaak misbruik maakt van procesrecht. Het vonnis waarvan beroep dient derhalve reeds daarom te worden bekrachtigd.

Werekelijke proceskosten: Van haar memorie van antwoord heeft Coca-Cola aanspraak gemaakt op een veroordeling van PepsiCo in de werkelijke proceskosten, omdat deze onrechtmatig handelt jegens Coca-Cola door misbruik te maken van procesrecht/te handelen in strijd met een goede procesorde. Aan het eind van haar pleidooi heeft zij dat standpunt laten varen en daarvoor in de plaats maakt zij thans aanspraak op toeschatting van proceskosten op de voet van art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG welke op 29 april 2006 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd had moeten zijn. Zij heeft daarbij een kostenbegroting overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat in de onderhavige zaak door haar 65.000,-- aan advocaatkosten zijn gemaakt.

Hoewel Coca-Cola in deze zaak geintimeerde is, moet de verandering van de door haar verlangde kostenveroordeling worden gelijk gesteld met een verandering van eis. Het is in strijd met een goede procesorde om deze eerst aan het einde van een pleidooi te verwoorden en voorts eerst op dat moment ter zitting een begroting aan de wederpartij te overhandigen. PepsiCo heeft zich daardoor immers ongenoegzaam kunnen verweren tegen het nieuw betrokken standpunt van Coca-Cola. Het hof zal daarom wel PepsiCo als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de kosten van het hoger beroep, maar deze kosten op de gebruikelijke wijze op de voet van art. 237 Rv toeschatten.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Lees het arrest hier. Eerder bericht + vonnis Rechtbank Utrecht hier.

 

The hearing officer (Registrar of Trade Marks) rejected that application on the ground that the sign in question was devoid of any distinctive character within the meaning. He also stated that the transparent collection chamber ultimately served to designate the kind and the intended purpose of the product in question, which was an absolute ground for refusal of registration. Dyson brought an appeal against that decision at the High Court of Justice.

The High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division decided to stay the proceedings and to make reference to the Court of Justice for a preliminary ruling on the following questions:

1- In a situation where an applicant has used a sign (which is not a shape) which consists of a feature which has a function and which forms part of the appearance of a new kind of article, and the applicant has, until the date of application, had a de facto monopoly in such articles, is it sufficient, in order for the sign to have acquired a distinctive character within the meaning of Article 3(3) of Directive 89/104/EEC, that a significant proportion of the relevant public has by the date of application for registration come to associate the relevant goods bearing the sign with the applicant and no other manufacturer?

2- If that is not sufficient, what else is needed in order for the sign to have acquired a distinctive character and, in particular, is it necessary for the person who has used the sign to have promoted it as a trade mark?’

In Libertel relating to the registration of the colour orange as a trade mark for telecommunications goods and services, the Court considered that in order to consider those questions it was necessary as a preliminary matter to determine whether a colour per se was capable of constituting a trade mark for the purposes of Article 2 of the directive. (23)

I believe that this reasoning can be legitimately applied to the present case. Like the Commission, I consider that in order to consider the questions raised by the High Court of Justice it is necessary as a preliminary matter to determine whether a functional feature like that at issue in the main proceedings is capable of constituting a trade mark for the purposes of Article 2 of the directive.

Contrary to the arguments made by the applicant and the United Kingdom Government, I consider that a functional feature which forms part of the appearance of a product does not fulfil the necessary conditions under that provision to constitute a trade mark since it does not, in my view, constitute a sign capable of being represented graphically and capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

 In the light of the foregoing, I propose that the Court give the following answers to the questions asked:

1-  A visible functional feature of a product which is capable of taking on a multitude of appearances does not fulfil the necessary conditions to constitute a trade mark within the meaning of Article 2 of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks since it does not constitute a sign capable of being represented graphically and capable of distinguishing goods and services of one undertaking from those of other undertakings.

2- In any event, Article 3(1)(e), second indent, of First Council Directive 89/104/EEC precludes the registration as a trade mark of a visible functional feature of a product.’

Lees de conclusie hier.

Volgens NAC en de houdstermaatschappij is iedere leverancier, in dit geval Bavaria, tevens sponsor en behoort het afsluiten van sponsorcontracten tot haar kernactiviteiten die niet aan IFSP zijn overgedragen.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt echter uit de overeenkomst genoegzaam dat IFSP op grond van een door NAC verleende exclusiviteit niet door NAC kan worden gepasseerd waar het gaat om het recht om de beeldmerken van de houdstermaatschappij te gebruiken alsmede het recht om artikelen te produceren waarop deze beeldmerken worden afgebeeld.

Voorzover NAC Bavaria en andere sponsors het recht toekent om deze beeldmerken te gebruiken en merchandising met daarop een afbeelding van deze beeldmerken te produceren, terwijl zij dit recht eerder exclusief aan IFSP heeft overgedragen, pleegt zij wanprestatie jegens IFSP. 

Bavaria is echter jegens NAC gerechtigd het beeldmerk en de naam van NAC te gebruiken ten behoeve van haar glazenactie.

Een licentie kan  alleen aan derden worden tegengeworpen nadat dit licentierecht is ingeschreven. Voorafgaande aan de inschrijving van het licentierecht had het op de weg van IFSP als de licentiehouder gelegen aan Bavaria, als onkundige derde, haar rechten genoegzaam aan te tonen. Gebleken is dat IFSP heeft geweigerd om Bavaria een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst te tonen, zulks ondanks dat Bavaria daar om heeft verzocht.

Onder deze omstandigheden kan niet worden aangenomen dat Bavaria bekend was met de rechten van IFSP, zodat IFSP het bestaan van haar licentierecht niet aan Bavaria kan tegenwerpen en er geen sprake is van bewust en onrechtmatig  profiteren van de wanprestatie van NAC.

Ter zake van de kostenveroordelingen ten laste van NAC en Bavaria zal, gelet op richtlijn 2004/48/EG van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, met toepassing van een richtlijnconforme uitleg van de artikelen 237 e.v. Rv, naast het griffierecht en verschotten het reële bedrag aan advocaatkosten worden toegewezen, waarvan de gestelde hoogten noch door NAC, noch door IFSP zijn betwist en de voorzieningenrechter ook niet onredelijk voorkomen.

In reconventie wordt IFSP veroordeeld in de proceskosten nu de vorderingen van NAC deels toewijsbaar zijn. Geen van de toegewezen vorderingen van NAC in reconventie houdt verband met intellectuele eigendom, zodat een toekenning van een proceskostenvergoeding zal worden berekend zoals gebruikelijk.

Lees het vonnis hier.

Aan de hand van veel rechtspraak bouwde Gielen zijn betoog op. Onder meer inktflessen, drukasbakken, elephant-kranen, Rummikub, pluche poesjes, lounge-chairs, klerenhangers, KLM-huisjes, fatboys, klompsloffen, bromscooters, Duitse stahlhelmpjes, speelgoed schoonheidssalons en Lego steentjes passeerden de revue.

Is de slaafse nabootsingsleer op één lijn te stellen met een IE recht ? (Gielen: nee, ook niet met het Europese ongeregistreerde model), creëert de slaafse nabootsing actie een monopolie (Gielen: nee), kan de slaafse nabootsing cumuleren met IE rechten (Gielen: ja), kent deze actie een beperking in tijd (Gielen: nee), heeft de HR in het Hyster Karry Krane arrest een algemene kopieervrijheid vastgelegd (Gielen: nee).

Na de voordracht was er gelegenheid tot discussie. Hierbij kwam (onder meer) aan de orde het toetsmoment van het onderscheidend vermogen (introductie van het origineel product, of verhandeling van de – vermeende – nabootsing?) en de reikwijdte van het begrip verwarring (ook associatie? moet het merkbaar zijn voor de consument? wat is de invloed van een afwijkende ‘get-up’ van de nabootsing?). De Lego stenen waren een dankbaar onderwerp voor discussie tussen de heren Gielen en Hoyng. Hoyng probeerde bij Gielen de stelling uit te lokken dat de slaafse nabootsing wel gelijkenissen vertoont met het merkenrecht.

De presentatie van Gielen is hier te downloaden.

De voorzieningenrechter is van mening dat bij het (relevante) publiek verwarring kan optreden met het (oudere) merk van KANI. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar wordt de uit de rechtspraak bekende maatstaf toegepast:

“De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen.”

Je kan je ten eerste afvragen of deze maatstaf in deze procedure juist is gehanteerd. Wordt het in aanmerking komende publiek wel verward? Kane richt zich op rockliefhebbers en Kani – zo volgt uit zijn website – op de ‘urbancultuur’. Zijn alle relevante omstandigheden in ogenschouw genomen? Ik lees niet in het vonnis of KANE heeft aangevoerd dat zij grote bekendheid geniet (in de Benelux) en Kani niet/minder en dat om die reden geen gevaar voor verwarring aanwezig zou zijn. De voorzieningenrechter heeft daar in ieder geval niets over gezegd.

Belangrijker vind ik echter dat deze uitspraak aanleiding geeft om in het algemeen de vraag aan de orde te stellen of in de rechtspraak niet te strik vastgehouden wordt aan de in de rechtspraak ontwikkelde maatstaf. In het bijzonder op de onderdelen “auditief, begripsmatige en visuele overeenstemming”. Naar mijn mening is de maatstaf waardevol en biedt deze goede handvatten om inbreuk te beoordelen. Het gaat echter in de kern om de vraag of er sprake is van verwarring! Wordt dat niet uit het oog verloren als we ons blindstaren op de maatstaf in plaats van te kijken naar deze kernvraag?

Als het merk en het beoordeelde teken visueel bijvoorbeeld overeenstemmen, zal er (bij woordmerken) ook al snel sprake zijn van auditieve overeenstemming. In een dergelijk geval hoeft er evenwel nog steeds geen (gevaar voor)verwarring te zijn. Bijvoorbeeld omdat het teken veel bekender is dan het merk.

Ik pleit er dan ook voor dat de maatstaf kritisch en  niet mechanisch gebruikt wordt. Er dient gekeken te worden naar de hamvraag (is er sprake van verwarring?) en daarbij biedt de maatstaf praktische aanknopingspunten. De overige omstandigheden moeten uitdrukkelijk niet uit het oog verloren worden.

EvG.

Reacties op dit commentaar zijn vanzelfsprekend welkom.