Merkenrecht  

Trade marks are a synthesis of information in any form (…) but, when the connection between the name and the undertaking supplying the services or manufacturing goods under that designation is lost, the question arises whether it can be claimed that the message inherent in the mark is false and whether the person whose identity was assigned with it can contest its validity.

Those issues have been raised in proceedings which, interestingly, can be linked with a very well-known social event, the marriage of the Prince of Wales and Lady Diana Spencer. The splendour and ceremony surrounding the wedding left a profound imprint in the memory of a public captivated by the beauty of the bride, whose dress, of impressive proportions,  was designed by Mrs Emanuel, a fashion designer who, as a result of being entrusted with its creation, gained a prestigious reputation in her business activity.

Against the background of her popularity, she now opposes the registration, by an undertaking with which she has no connection, of a modification of the graphic trade mark Elizabeth Emanuel, which was her creation, and seeks revocation of the industrial property rights in respect of that mark, alleging that, since the links between it and her personally have been broken, the mark no longer reflects reality and is deceptive.

(…)  To complete the general civil-law background to incorporeal property rights, it is necessary, in view of the facts of the main proceedings, to make reference to the general principles applicable to this sector since, in the absence of any ground of nullity or voidability of the transaction by which the ownership is transferred (bad faith, violence or fraudulent application of the law), the principle of good faith prevails, which requires due performance of contracts (pacta sunt servanda) and applies to all the steps taken in order to achieve the purpose of the agreement.

Against that background, a person who sells rights of any nature and subsequently claims them back from a third party, on whatever grounds, is not acting in accordance with the principle bona fides semper praesumitur; such conduct evokes the maxim venire contrafactum proprium non valet, typifying the absence of good will. The logical approach is to accept the consequences of an act of free disposal, provided that there are no grounds such as to justify recovery of what was disposed of.

In short, there is nothing to prevent the transfer of rights in respect of trade marks; indeed, they are frequently transferred in commercial transactions, a fact which is generally known and so common in the world of commerce that, without doubt, it underlies Article 17 of Regulation No 40/94 and Article 21 of TRIPs.

(…)  as the United Kingdom points out in its observations, the Directive does not seek the annulment of trade marks when goods do not satisfy the expectations of the customer because a particular person has ceased to be involved in their creation or manufacture, or for any other reason. In reality, the public is aware that quality may vary for diverse reasons. Consequently, consideration of the concept of deception, as used in the provisions under review, must relate only to the abovementioned essential function..

(…) Therefore, the mere use of a sign, without substantial changes in the way it is communicated to the public, does not have any impact on the stimuli emanating from it, even where, as in this case, the person whose name was used as the trade mark retains no connection with the undertaking that exploits it. The customer’s conflicting perception, in the form of a continuing belief that that person is involved in the production process, inevitably derives from the replacement of one trade mark owner by another, but does not deserve to be classified as a case of deceit, in accordance with Article 12 of the Directive, and therefore the diminution of the presumed deceit with the passing of time, as referred to by the referring judicial authority, is irrelevant.

Account must also be taken here of the considerations set out in the paragraphs dealing with Article 3(1)(g) of the Directive, regarding the average consumer,  who is deemed to be aware of changes in the ownership of industrial property. In the circumstances, there is likewise no change to the essential function of the trade mark. However, in order to give a decision on such deception of the public as may have occurred, it is incumbent on the national court to weigh up the specific circumstances of the case, in order to verify the precise consequences of using the mark.

In view of the foregoing considerations, the mere use of a registered trade mark consisting of a proper name, transferred together with the goodwill with which it is associated, does not lead to deception of the kind referred to in Article 12(2)(b); it is the responsibility of the national judicial authority to consider the particular features of the case in evaluating the influence which the use of that mark may have had on the impression received by the public.

On the basis of the foregoing considerations, I am of the opinion that the Court of Justice should reply as follows to the questions submitted by the Person Appointed by the Lord Chancellor under section 76 of the Trade Marks Act 1984, through the High Court of Justice, by stating that:

(1)      Article 3(1)(g) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, must be interpreted as meaning that a sign comprising, at least partially, a proper name, assigned together with the goodwill of which it forms part, does not deceive the public, even if it evokes the mistaken impression that that person took part in the design and creation of the goods for which it is used.

(2)      In the same circumstances, the mere use of the registered mark does not deceive the public within the meaning of Article 12(2)(b) of the said directive. It is for the national judicial authority to consider the particular features of the case in evaluating the influence which the use of that mark may have had on the impression received by the public. Lees de conclusie hier.

ECM heeft allereerst gesteld dat zij sinds 2 juni 2005 exclusief rechthebbende is van het woord- / beeldmerk ECM. Volgens ECM is dan ook tussen partijen niet alleen sprake van een geschil betreffende handelsnaam - handelsnaam, maar ook betreffende handelsnaam - merknaam. Ten aanzien van het merkenrecht is de kantonrechter echter niet bevoegd. Het had volgens ECM dan ook voor de hand gelegen dat EBM onderhavige zaak bij de rechtbank / voorzieningenrechter aanhangig had gemaakt.

De kantonrechter overweegt allereerst ten aanzien van het beroep van verweerders op rechtsverwerking dat het enkele tijdsverloop - ECM is reeds gevestigd op 1 juli 1997 - onvoldoende redengevend is voor het aannemen van rechtsverwerking. ECM is weliswaar gedurende een aantal jaren gedoogd door EBM, maar dat maakt niet dat EBM het gerechtvaardigd vertrouwen zou hebben gewekt bij ECM dat zij akkoord zou gaan met het voeren door partijen van gelijkluidende handelsnamen bij een gewijzigde marktpositie van partijen. Tussen partijen is immers tot eind 2003 geen sprake geweest van een elkaar op de markt beconcurrerende positie.

Ten aanzien van de door verweerders in deze procedure genoemde jurisprudentie overweegt de rechtbank dat in die zaken een verjaringstermijn van twintig jaren speelde. Van een dergelijke verjaringstermijn is in deze zaak geen sprake.

Rest vervolgens de vraag of door het voeren van de jongere handelsnamen door verweerders met de letters ECM verwarring met de ondernemingen van verzoeksters is te duchten. De kantonrechter overweegt dienaangaande dat EBM voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij het publiek ten aanzien van partijen, bekend als respectievelijk EBM en ECM, naamsverwarring is te duchten en dat een dergelijke naamsverwarring bij (potentiële) klanten van partijen ook reeds heeft plaatsgevonden. Niet alleen wijken verweerders handelsnamen met de letters ECM slechts in geringe mate af van de handelsnamen van verzoeksters, partijen zijn bovendien gelijksoortige bedrijven die in dezelfde regio, op dezelfde markt actief zijn. Waarbij als bijkomende factor een rol speelt dat [vennoot 1 ECM] van ECM jarenlang het gezicht van EBM is geweest.

Dat sprake zou zijn geweest van het door ECM te kwader trouw voeren van genoemde handelsnamen kan in deze procedure niet worden vastgesteld en ligt vooralsnog niet voor de hand nu partijen in het tijdsbestek van 1997 tot eind 2003 hebben samengewerkt en partijen eind 2003 vooralsnog geen aanleiding hebben gezien om wijzigingen in hun handelsnamen aan te brengen. In de periode van 1997 tot eind 2003 waren partijen door hun samenwerkingsverband aan elkaar gekoppeld en konden zij zich bovendien van elkaar onderscheiden door hun niet (geheel) overeenkomende bedrijfsactiviteiten. Een eventuele naamsverwarring bij het publiek kon in dat tijdsbestek door partijen gemakkelijk worden recht getrokken, zonder voor partijen financieel nadelige gevolgen.

Doordat partijen hun samenwerking hebben verbroken en als concurrenten op de evenementenmarkt tegenover elkaar zijn komen te staan - ECM is door het gaan verrichten van beveiligingsactiviteiten een volwaardige concurrent van EBM geworden - dient aan de (te duchten) naamsverwarring tussen partijen een ander gewicht te worden toegekend. Door de ontstane concurrentiepositie is immers voor EBM van essentieel belang geworden dat zij zich naar buiten toe van ECM kan onderscheiden, waarbij zij niet langer het risico loopt om te worden geassocieerd met [vennoot 1 ECM].

Gelet op het vorenoverwogene komt het verzoek van verzoeksters van 4 november 2005 voor toewijzing in aanmerking, waarbij door de kantonrechter nog wordt overwogen dat de naamsverwarring tussen partijen, met name in het spraakgebruik, kan worden weggenomen door aan ECM een woord toe te voegen. Bijvoorbeeld: ECM-Hakra, ECM-Hakra group, ECM-Hakra Security, ECM-Hakra Advertising en ECM-Hakra Event Supply, h.o.d.n. ECM-Hakra. Verweerders lopen dan niet het risico hun inmiddels opgebouwde naamsbekendheid en eigen identiteit volledig kwijt te raken. In ieder geval wordt verweerders verboden om de handelsnamen ECM, ECM group, ECM Security, ECM Advertising en ECM Event Supply te voeren zonder een aan ECM gekoppeld woord, dan wel dienen verweerders hun handelsnamen volledig te wijzigen. Lees het vonnis hier.

De rechtbank verwerpt het Doublemint/Postkantoor-verweer van Kruidvat. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden volgehouden dat het woord “Babyclub” beschrijvend is voor babykleding. Aan Kruidvat kan worden toegegeven dat het bestanddeel “baby” beschrijvend is, waaruit eenvoudig kan worden afgeleid dat het een product of dienst betreft dat direct of indirect voor baby’s is bestemd. Soorten babyproducten zijn er echter zeer veel. Het voert te ver te stellen dat uit de toevoeging van het bestanddeel “club” volgt dat het samengestelde woord “Babyclub” in zijn geheel beschouwd dus beschrijvend is voor babykleding of – algemener, naar Kruidvat ook lijkt te willen betogen – babyproducten, in die zin dat het als een soortaanduiding kan dienen of de bestemming van de aldus gemerkte waren aangeeft.

Het woord “club” is immers in zijn algemeenheid niet beschrijvend of kenmerkend voor babyproducten en evenmin voor kleding. Dat het woord “club” veelvuldig wordt gebruikt in verband met kleding, zoals Kruidvat stelt, maakt dat niet anders. Zulks betekent niet zonder meer dat het woord “club” op zich zelf beschouwd, dan wel als bestanddeel in een willekeurige, en dus ook in de onderhavige, woordcombinatie door het relevante publiek primair met kleding zal worden geïdentificeerd. Gelet op de gangbare betekenissen van “club” in het normale spraakgebruik acht de rechtbank dat, zonder nader stellingen, die ontbreken, ook niet aannemelijk. Omdat “club” niet beschrijvend is voor kleding, is de loutere optelsom van de bestanddelen “baby” en “club” dat niet voor babykleding.

De rechtbank vermag, mede in het licht van het voorgaande, niet in te zien op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat de woordcombinatie “Babyclub” in zijn geheel beschouwd mogelijkerwijs wel zou kúnnen gaan dienen ter aanduiding van de kenmerken van babykleding, of, anders gezegd, dat het woord “Babyclub” in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van babykleding inhoudt. Kruidvat heeft dit wel gesteld, maar zij heeft niet onderbouwd waarom het woord “Babyclub” (in de toekomst) in één van zijn betekenissen wél een kenmerk van babykleding zou kunnen gaan aanduiden, waar het dat thans niet doet. De rechtbank ziet voor de juistheid van die stelling geen aanknopingspunten. Dit te minder nu – naar C&A naar het oordeel van de rechtbank terecht heeft gesteld – daarbij tevens een rol dient te spelen in hoeverre een dergelijk gebruik van het woord “babyclub” in de toekomst redelijkerwijs valt te verwachten, althans niet valt uit te sluiten. De enkele theoretische mogelijkheid van een dergelijk gebruik in de toekomst, zo daar al in het onderhavige geval al sprake van is, rechtvaardigt niet de conclusie dat het woord “babyclub” om die reden uitsluitend beschrijvend van aard is en om die reden onderscheidend vermogen ontbeert.

Conclusie van het voorgaande is dat het merk “Babyclub” van C&A niet als uitsluitend beschrijvend heeft te gelden als bedoeld in de artikelen 6bis, eerste lid en onder c, BMW, respectievelijk artikel 14A, eerste lid en onder c, BMW en aldus van huis uit voldoende onderscheidend vermogen bezit om de door C&A ingeroepen merkrechtelijke bescherming te genieten.

De rechtbank acht het aannemelijk dat de gemiddelde consument het bestanddeel “Kruidvat” in het teken “Kruidvat Babyclub” op de wijze zoals het door Kruidvat wordt gebruikt en dat bovendien – naar C&A onweersproken heeft gesteld – is aangebracht op waren die alleen in de winkels van Kruidvat zelf worden verkocht, slechts zal beschouwen als een verwijzing naar de naam van de winkel die het product met de kennelijke merknaam “Babyclub” aanbiedt en aldus de indruk zal krijgen dat het logo van Kruidvat en de aldus ervaren merknaam “Babyclub” twee naast elkaar bestaande elementen zijn. De toevoeging van het bestanddeel “Kruidvat”, opgemaakt in de huisstijl van Kruidvat, zal in de omgeving van een Kruidvat winkel in het algemeen dus niet de aandacht vangen.

Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat het enige andere bestanddeel van het teken “Kruidvat Babyclub” bestaat uit een aan het woordmerk van C&A identiek woord, maakt dat moet worden geoordeeld dat het verschil tussen het teken van Kruidvat en het merk van C&A dermate onbeduidend is dat dit aan de aandacht van de gemiddelde consument zou kunnen ontsnappen. Aldus is de conclusie dat het teken van Kruidvat gelijk is aan het woordmerk “Babyclub” van C&A als bedoeld in artikel 13A, eerste lid en onder a, BMW, op grond waarvan C&A aan Kruidvat het gebruik van het teken “Kruidvat Babyclub” kan verbieden.

Bovendien zij opgemerkt dat ook indien zou moeten worden geoordeeld dat géén sprake is van inbreuk door Kruidvat op het merkrecht van C&A op grond van artikel 13A, eerste lid en onder a, BMW, C&A tegen een dergelijke inbreuk in ieder geval de bescherming kan inroepen op grond van artikel 13A, eerst lid en onder b, BMW. Het betoog van Kruidvat dat met “Kruidvat Babyclub” geen sprake is van een met het woordmerk “Babyclub” van C&A overeenstemmend teken kan reeds daarom niet worden gevolgd, nu in het teken van Kruidvat het woordmerk van C&A in het geheel is geïncorporeerd zodat de semantische, visuele en auditieve overeenstemming gegeven is, bovendien voor dezelfde producten als waarvoor het woordmerk van C&A is gedeponeerd.

Kruidvat heeft in dit verband ten onrechte betoogd dat een vergelijking moet worden gemaakt tussen het merk van C&A zoals dat wordt gebruikt, dus met de toevoeging with care from C&A, met het teken van Kruidvat zoals feitelijk gebruikt. Uitgangspunt bij die vergelijking is het merk van C&A zoals dat is geregistreerd.

Slotsom van het voorgaande is dat Kruidvat door het gebruik van “Kruidvat Babyclub” inbreuk maakt op het woordmerk “Babyclub” van C&A. De rechtbank zal hieronder de hierop gebaseerde verschillende vorderingen van C&A afzonderlijk bespreken.

Het door C&A gevorderde gebruiksverbod kan worden toegewezen voor zover het betreft kleding en daaraan soortgelijke waren op de wijze als na te melden. Kruidvat heeft echter naar het oordeel van de rechtbank terecht aangevoerd dat het gevorderde gebruiksverbod te ruim is waar het daarnaast betreft “producten die zijn voorzien van het teken “Babyclub”. De inhoudelijke onderbouwing van haar vorderingen door C&A heeft concreet geheel betrekking op kleding, meer in het bijzonder op babykleding. Kruidvat heeft haar merk “Kruidvat Babyclub” geregistreerd niet alleen voor kleding (waren in klasse 25), maar ook voor, onder meer, zeep, parfum, cosmetische middelen, hygiënische producten, papierwaren en verkooppromotie (waren in de klassen 3, 5, 16 en 35). De stelling van C&A dat deze waren moeten worden beschouwd als soortgelijk aan babykleertjes heeft zij echter niet onderbouwd en kan door de rechtbank in zijn algemeenheid niet worden gevolgd.

Dat C&A zich ook tegen gebruik van haar woordmerk voor de door Kruidvat genoemde niet soortgelijke waren kan verzetten, reeds omdat haar merk een bekend merk is, baat haar evenmin. Daargelaten het debat dat partijen hebben gevoerd over de vraag óf C&A’s “Babyclub” een bekend merk is als bedoeld in artikel 13A, eerste lid en onder c, BMW, C&A heeft niet, dan wel niet voldoende concreet en niet onderbouwd, gesteld dat ten aanzien van de door Kruidvat bedoelde waren in de klassen 3, 5, 16 en 25 aan alle in die bepaling genoemde vereisten is voldaan om de verlangde bescherming tegen het gebruik voor die waren te kunnen inroepen. In het bijzonder heeft C&A niet concreet gesteld en onderbouwd dat Kruidvat ten aanzien van de waren in de door Kruidvat genoemde klassen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het woordmerk van C&A. Derhalve zal het gevorderde gebruiksverbod met in achtneming van hetgeen hier is overwogen worden toegewezen in na te melden zin, onder afwijzing van het overige. De stelling van Kruidvat dat C&A bij toewijzing van deze vordering geen belang heeft omdat zij reeds aan het door de voorzieningenrechter uitgesproken gebruiksverbod heeft voldaan, wordt gepasseerd. Dat maakt immers niet dat C&A bij toewijzing van deze vordering in de onderhavige bodemzaak geen belang heeft.

Deze vordering voor wat betreft de registratie van het merk “Kruidvat Babyclub” kan aldus niet verder strekken dan voor waren uit klasse 25 en zal in zoverre worden toegewezen. De doorhaling van het merk als gevolg daarvan zal worden bevolen als na te melden.

Kruidvat heeft voldoende gesteld om van C&A een gemotiveerd verweer te mogen verwachten aangaande de wijze waarop zij sinds 1999 van het onderhavige beeldmerk gebruik maakt. Te meer nu C&A niet heeft weersproken dat zij sinds 1999 alleen nog van het nieuwe logo met vogeltje gebruik maakt. C&A heeft niet echter meer gedaan dan in algemene termen betogen dat sprake is van instandhoudend gebruik van haar beeldmerk. Een nadere onderbouwing van dit standpunt lag op haar weg, nu de juistheid van dit standpunt, mede in het licht van de gemotiveerde stellingen van het tegendeel van Kruidvat, niet zonder meer voor zich spreekt. Immers, op het oog is de vormgeving van het beeldmerk met veiligheidsspeld een geheel andere dan het logo met het vogeltje.

De rechtbank beschikt ten aanzien van het ingeschreven beeldmerk over een afdruk in zwart-wit, waarop het woord “Babyclub” te zien is met rechts daarnaast afgebeeld een veiligheidsspeld, waarvan de knop de vorm van een hartje heeft. Het logo met het vogeltje geeft een rood gestileerd vogeltje te zien met daarboven, in een van het gedeponeerde beeldmerk afwijkend lettertype, het woord “baby” en meteen onder het vogeltje het woord “club”, met daar weer onder in kleinere letters “with care from C&A”. Dat dit instandhoudend is voor het beeldmerk zoals ingeschreven, in die zin dat sprake is van gebruik in een afwijkende vorm op onderdelen zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven wordt gewijzigd, valt niet zonder meer in te zien en behoefde een nadere uitleg van C&A, die achterwege is gebleven. Hetzelfde geldt voor het enkele gebruik van het afzonderlijk ingeschreven, in conventie aan de orde zijnde, woordmerk “Babyclub” van C&A.

Nu kennelijk tussen partijen geen punt van geschil is dat Kruidvat als belanghebbende geldt in de zin van artikel 14C, BMW en de vordering van Kruidvat onvoldoende gemotiveerd is weersproken, zal de rechtbank deze vordering van Kruidvat toewijzen. De rechtbank merkt ten overvloede op dat zij, gelet op de uitkomst van de zaak in conventie alsmede op van de overige vorderingen in reconventie, niet onmiddellijk inziet welk belang Kruidvat bij de onderhavige vervallenverklaring en doorhaling van het beeldmerk van C&A daadwerkelijk heeft, nu het Kruidvat immers niet vrijstaat het woord “Babyclub” te gebruiken voor kleding en soortgelijke waren als in conventie geoordeeld. Lees het vonnis hier.

Allereerst stelt de rechtbank vast dat Sara Lee er (terecht) geen bezwaar tegen heeft dat Capriole in haar reclame-uitingen en op haar websites melding maakt van het feit dat Capriole producten van Sara Lee in haar assortiment in haar assortiment heeft en ook niet tegen de wijze waarop Capriole dit doet. Vervolgens oordeelt de rechtbank: "Het gebruik van het merk Douwe Egberts door Capriole voor en in de gesponsorde hyperlinks en metatags, waartegen de bezwaren van Sara Lee zich uitsluitend richten, is evenwel niet wezenlijk verschillend van de overige wijzen waarop Capriole informatie verstrekt over en reclame maakt voor producten van Douwe Egberts en voor het leveren van die producten door de eigen onderneming". De websites van Capriole worden op deze manier slechts eerder bereikt dan anders het geval zou zijn, en “daarmee is echter alles ook wel gezegd.

Voorts stelt de rechtbank: "Capriole maakt gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt om hoog op de resultatenpagina's te komen en daardoor de kans te vergroten dat de eigen website wordt bezocht. Dat is, zonder bijkomende omstandigheden waarvan in dit geval niet is gebleken, ten opzichte van anderen die die mogelijkheden niet wensen te benutten niet als misbruik te kwalificeren."

De rechtbank is daarnaast van mening dat Capriole het merk niet zonder geldige reden gebruikt in de zin van artikel 13A lid 1 onder d BMW. Het feit dat er ook producten van andere leveranciers op de website van Capriole worden aangeboden doet daaraan niet af.

Tenslotte stelt dat de rechtbank dat van onrechtmatig handelen van Capriole geen sprak is. "Door Sara Lee/DE is in ieder geval vooralsnog onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het gewraakte handelen van Capriole dient te worden aangemerkt als misleiding, afleiden, aanleunen of profiteren van het bedrijfsdebiet van een ander." Lees het vonnis hier  (met dank aan Theo Bosboom, Dirkzwager advocaten & notarissen).

De rechtbank verwerp het  betoog van GTI en DTI dat Lastminuteturkije.nl inbreuk maakt op het merk ‘SKY Airlines’, aangezien dit merk nog niet in ingeschreven. Verwarringsgevaar tussen www.skyairlines.nl en ‘german sky airlines’’ is daarnaast gering, omdat veel ondernemingen in deze branche zich bedienen van de, daardoor weinig onderscheidende, combinatie sky en airlines en ook het bestanddeel german in het merk bepaald geen ondergeschikte rol speelt. 

Beroep op artikel 5 Handelsnaamwet faalt eveneens. Het valt zeker niet uit te sluiten dat GTI en DTI oudere rechten op de handelsnaam hebben, maar uitsluitsel daarover vergt een nader onderzoek naar de feiten waartoe dit kort geding zich niet leent.  Lees het vonnis hier (met dank aan Till Kolle, Heitmann · von Meding).