Merkenrecht  

Deze omstandigheid is bijgevolg niet relevant voor de beoordeling of dat begripsmatige verschil kan opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen tussen de betrokken tekens. Bovendien moet het belang van eventuele visuele, fonetische of begripsmatige verschillen tussen twee merken worden beoordeeld met inachtneming van de categorie van de waren waarop het merk betrekking heeft, en van de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht (Lloyd). Bijgevolg is de betekenis die de naam van een beroemd persoon los van deze waren kan hebben, niet relevant voor deze beoordeling. Het Gerecht heeft derhalve ten onrechte op basis van deze betekenis geconcludeerd dat de tussen de betrokken tekens vastgestelde visuele en fonetische gelijkenissen worden geneutraliseerd, zonder daarbij rekening te houden met de categorie van de waren en met de marktsituatie.

Het Hof gaat met het Gerecht mee en stelt dat "wanneer ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek dus onmiddellijk kan begrijpen, de tussen deze tekens vastgestelde begripsmatige verschillen kunnen opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen ervan."

"Daarna heeft het Gerecht zich uitgesproken over de door deze tekens opgeroepen totaalindruk en, na een feitelijke beoordeling geconcludeerd dat het in casu bijzonder uitgesproken en voor de hand liggende begripsmatige verschil opwoog tegen de visuele en fonetische gelijkenissen. Daarbij heeft het Gerecht bij zijn globale beoordeling van het verwarringsgevaar met name rekening gehouden met de bijzonder grote mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van waren zoals personenauto’s."

"Aldus is het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest, pas na onderzoek van verscheidene elementen op basis waarvan het het verwarringsgevaar globaal heeft kunnen beoordelen, tot de slotsom gekomen dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken onvoldoende groot is om te concluderen dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, zodat er geen gevaar van verwarring bestaat.

Voor het overige behoeft slechts te worden opgemerkt dat waar rekwiranten stellen dat het Gerecht bij zijn beoordeling van de overeenstemming van de betrokken tekens geen acht heeft geslagen op de categorie van betrokken waren, zij het bestreden arrest verkeerd lezen. Blijkens de punten 55 en 57 van dat arrest heeft het Gerecht, eveneens na feitelijke beoordelingen die het Hof in het kader van een hogere voorziening niet mag toetsen, immers geoordeeld dat wanneer het relevante publiek wordt geconfronteerd met het woordteken PICASSO, het daarin onvermijdelijk een verwijzing naar de schilder ziet, en dat, gelet op het feit dat deze schilder bij dat publiek bekend is, deze bijzonder nadrukkelijke begripsmatige verwijzing de pregnantie van dit teken als merk – naast andere – voor personenwagens grotendeels kan temperen." Hieruit volgt dat het eerste onderdeel van het middel ongegrond is.

Verder stelt Picasso dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast door te oordelen dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in het kader van een oppositieprocedure tegen een inschrijvingsaanvraag rekening dient te worden gehouden met de mate van oplettendheid van de gemiddelde consument wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren of diensten voorbereidt of maakt. Volgens rekwiranten is deze uitlegging te restrictief, aangezien ze voorbijgaat aan de regel die het Hof in punt 57 van het reeds aangehaalde arrest Arsenal Football Club heeft geformuleerd, namelijk dat het merk niet alleen tegen eventuele verwarring op het tijdstip van aankoop van de betrokken waar, maar ook tegen eventuele verwarring ervoor of erna moet worden beschermd.

Het Hof oordeelt: "Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 59 van het bestreden arrest terecht geoordeeld dat bij de in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde beoordeling van een eventueel gevaar van verwarring van merken voor personenauto’s rekening dient te worden gehouden met het feit dat, gelet op de aard van de betrokken waren en met name op de prijs en de sterk technologische aard ervan, de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van dergelijke waren bijzonder groot is.

Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient immers rechtens ermee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest.

Met betrekking tot het feit dat het relevante publiek dergelijke waren en de daarop betrekking hebbende merken ook kan waarnemen los van de aankoop ervan en, in voorkomend geval, in deze situaties minder oplettend kan zijn, heeft het Gerecht [...] eveneens terecht opgemerkt dat deze mogelijkheid niet in de weg staat aan de inaanmerkingneming van de bijzonder grote mate van oplettendheid van de gemiddelde consument wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren van de betrokken categorie voorbereidt en maakt."

De hogere voorziening wordt afgewezen. Lees hier het arrest.

In de periode augustus-oktober 1995 is in opdracht van G-Star een broek van het model ‘Elwood’ ontworpen door P. Morisset. De Elwood is in maart 1996 op de beurzen in Keulen en Parijs aan het publiek gepresenteerd. De Elwood is door G-Star in Europa en de Verenigde Staten verkocht.

In december 1995 heeft P. Morisset samen met zijn besloten vennootschap Depèche Hommes B.V. te Maastricht het auteursrecht op de Elwood, voorzover nog nodig, aan G-Star overgedragen en geleverd. G-Star is merkhouder van enkele Benelux-vormmerken.

In de zomer van 1999 heeft Benetton via haar distributeur een broek op de markt gebracht, die naar de mening van G-Star grotendeels overeenstemt met haar model Elwood. In januari 2000 heeft G-Star zowel aan Benetton als aan een aantal van de franchisenemers van Benetton in Nederland kenbaar gemaakt dat deze ‘Benetton-broek’ inbreuk maakt op haar auteurs- en merkrechten. Benetton heeft op 18 februari 2000 de Benetton-broek in de Benelux uit de handel genomen.

G-Star heeft met haar depot van het vormmerk broek de volgende onderscheidende elementen willen beschermen (volgens de beschrijving bij de merkregistratie):
- de schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad
- kniestukken
- inzetstuk zitvlak
- horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand
- band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander soort stof/materiaal.
G-Star heeft hieraan nog toegevoegd ‘het voorgaande in een combinatie gebruikt’.

De rechtbank heeft aan deze toevoeging de conclusie verbonden dat de bescherming in beginsel beperkt blijft tot een combinatie van alle vijf elementen. De rechtbank heeft daarin de stelling van Benetton gevolgd dat het depot slechts de totaal-combinatie beschermt. Uit zowel de schriftelijke als mondelinge toelichting van G-Star op deze grief blijkt dat G-Star thans erkent dat het vormmerk de combinatie van de vijf vormgevingselementen beschermt, maar zij handhaaft haar stelling dat een product dat enkele van deze elementen heeft ook strijdig met dit vormmerk kan zijn vanwege de overeenstemmende totaalindruk waardoor verwarring zou kunnen worden gewekt. Het hof volgt G-Star in deze ruimere uitleg van de beschrijving van het onderhavige vormmerk en zal hierop tevens terugkomen bij de beoordeling of er sprake is van inbreuk op dit vormmerk van G-Star.

Naar het oordeel van het hof is bij beide vormmerken sprake van een onderscheidend vermogen dat reeds ‘van huis uit’ aanwezig is. Tussen partijen staat vast dat in de Elwood de totaal-combinatie van de vijf vormgevingselementen van het vormmerk broek is terug te vinden. Anders dan Benetton stelt is bij dit vormmerk wel degelijk sprake van een ‘teken’ dat vatbaar is voor grafische voorstelling. De vijf vormgevingselementen zijn duidelijk grafisch weer te geven zoals ook blijkt uit de bij het depot gevoegde tekeningen van de voor- en achterzijde van de broek.

Benetton heeft voorts gesteld dat de Elwood een resultaat is van de ontwikkelingen in de mode medio jaren ’90 en meer specifiek dat in de Elwood vormgevingselementen zijn overgenomen van werk- en motorsportkleding, zoals de kniestukken en liesnaden. Om die reden zouden de merken onderscheidend vermogen ontberen.Het hof volgt Benetton hierin niet. Voldoende is vast komen te staan dat G-Star met de Elwood, juist door het gebruik van de combinatie van de onderhavige vijf vormgevingselementen zoals het ingezette bollende kniestuk en de horizontale en diagonale stiksels die op in het oog springende originele plaatsen in de broek zijn aangebracht, in 1996 een voor die tijd uniek karakteristiek type spijkerbroek - sterk afwijkend van andere spijkerbroeken - op de markt van vrijetijdskleding heeft gebracht.

Dat daarbij gebruik is gemaakt van enkele kenmerken van werk- en motorsportkleding doet daaraan niet af, niet alleen omdat die kenmerken, met name de bolling van het kniestuk en de liesnaad, bij die (meestal nauwe leren) broeken louter functioneel en dus gebruiksgerelateerd waren maar vooral omdat het onderscheidend vermogen van het merk van G-Star wordt gevormd door de (originele en onderscheidende) combinatie van de diverse kenmerken. Aan dat onderscheidend vermogen staat niet in de weg dat een of meer kenmerken als zodanig niet origineel zijn.

In januari 2000 toen G-Star de bescherming van haar vormmerk jegens Benetton inriep, had de Elwood nog niet aan onderscheidend vermogen ingeboet. Het vormmerk broek kan derhalve dienen om de Elwood als afkomstig van G-Star te onderscheiden.

Dat het publiek - zoals Benetton stelt - de combinatie van de vijf vormgevingselementen niet tezamen kan waarnemen doet hieraan niet af. Deze constatering is op zichzelf juist maar inherent aan vormmerken als de onderhavige broek. Noch in de wetgeving noch in de rechtspraak wordt aan vormmerken de extra eis gesteld dat alle onderscheidende elementen in zijn geheel in een keer moeten worden waargenomen. Voldoende is dat het publiek steeds wordt geconfronteerd met andere onderscheidende elementen van de Elwood maar de combinatie van de vijf elementen, en met name van de meest in het oog springende elementen zoals het kniestuk en de stiksels, zal koppelen aan G-Star. Het hof gaat daarbij uit van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, met een aandachtniveau dat, gezien de "doelgroep" (jongeren tussen de 16 en 25 jaar) en de prijs (ten tijde van de aanvang van de procedure ƒ 150,- tot ƒ 200,- bedragend, en aldus behorend bij de duurdere spijkerbroeken), eerder hoger dan lager dan het gemiddelde zal zijn.

Het vorenstaande geldt ook voor het afzonderlijke vormmerk kniestuk, met welk merk G-Star de vorm, naden, stiksels en inkepingen alsmede het bollende effect van het kniestuk van de broek heeft willen beschermen.

De door G-Star in het geding gebrachte marktonderzoeken, waaruit onder meer blijkt dat de Elwood, ontdaan van merknaamvermelding en logo, door 54% van de respondenten als afkomstig van G-Star werd geïdentificeerd, lijken de zienswijze van het hof dat de Elwood 'van huis uit' onderscheidend vermogen heeft te bevestigen, terwijl het marktonderzoek dat door Benetton in het geding is gebracht daaraan onvoldoende kan afdoen.

Het hof verwerpt de stelling van Benetton dat het relevante publiek het kniestuk enkel als versiering zal opvatten omdat het kniestuk in de eerlijke en vaststaande gewoonte van de kledingbranche een zeer gebruikelijk element vormt. G-Star heeft immers voldoende aangetoond dat juist het door haar ontworpen kniestuk zo specifiek is vormgegeven dat de in aanmerking komende consument zowel van de voor- als van de zijkant het kniestuk als zodanig als afkomstig van G-Star zal kunnen herkennen. Door de inkepingen aan weerszijden van het kniestuk ontstaat een bollend effect dat met name van de zijkant duidelijk waarneembaar is. Het kniestuk geeft de broek (die wijd is, zodat de bolling niet functioneel is) als het ware voorgevormde knieën en vormt derhalve een zodanig onderdeel van de broek dat het afzonderlijk als van G-Star afkomstig is te onderscheiden.

Nu het hof tot het oordeel komt dat de beide vormmerken van G-Star onderscheidend vermogen hebben zijn de vorderingen van Benetton tot nietigverklaring van de beide merkdepots niet toewijsbaar.

In artikel 1 lid 2 BMW is verder bepaald dat vormen niet als merken kunnen worden beschouwd, die 1) door de aard van de waar worden bepaald, 2) de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of 3) die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren. Het geschil spitst zich in deze zaak alleen toe op uitsluitingsgrond sub 2. In de Harmonisatierichtlijn is deze uitsluitingsgrond nog scherper geformuleerd in artikel 3 lid 1 sub e, derde liggend streepje, te weten: “tekens die uitsluitend bestaan uit: (onderstreping door hof) (...) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;”. Naar vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is deze uitsluiting alleen dan van toepassing wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Hierbij is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen bepalend en niet de situatie ten tijde van het depot.

De rechtbank heeft het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 sub 2 BMW afgewezen op de grond dat door Benetton onvoldoende is betwist dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk. Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor temeer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist.

Omdat de rechtbank van oordeel was dat geen sprake was van overeenstemmend gebruik, is zij niet toegekomen aan beantwoording van de vraag of het depot te kwader trouw is verricht. Nu in het hiernavolgende zal blijken dat het hof in afwijking van de rechtbank wel tot het oordeel komt dat er sprake is van overeenstemming tussen de beide kniestukken, brengt de devolutieve werking van het appèl met zich dat het hof alsnog dit verweer van Benetton zal beoordelen.

Benetton stelt dat G-Star het depot van het vormmerk kniestuk op 24 november 1999 te kwader trouw heeft verricht, omdat G-Star wist of behoorde te weten dat Benetton en andere kledingfabrikanten binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze hebben gebruikt, en zij G-Star hiervoor geen toestemming hebben verleend (vergelijk artikel 4 lid 6 sub a BMW).

Voor het bepalen van de goede trouw aan de zijde van Benetton kan worden volstaan met de beoordeling van de onderlinge verhouding tussen G-Star en Benetton en de kennis die Benetton heeft of zou moeten hebben van het later gedeponeerde vormmerk kniestuk. Het feit dat andere kledingfabrikanten eveneens broeken met dergelijke kniestukken op de markt zouden hebben gebracht doet derhalve niet terzake.

Naar het oordeel van het hof heeft G-Star voldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om het voorgebruik door Benetton als niet te goeder trouw te kwalificeren. Benetton miskent immers dat G-Star reeds bij haar depot van het vormmerk broek op 7 augustus 1997 de merkenrechtelijke bescherming van het onderhavige kniestuk als een van de vijf onderscheidende elementen had ingeroepen. Dat het depot van het vormmerk broek eveneens te kwader trouw zou zijn geschied is niet door Benetton gesteld en is ook overigens niet gebleken.

Zoals ook ten pleidooie door de advocaat van G-Star is toegelicht heeft G-Star het kniestuk eind 1999 nog eens afzonderlijk als merk gedeponeerd door de populariteit van het kniestuk en het feit dat de concurrenten op dit succes wilden meeliften door eveneens broeken met overeenstemmende kniestukken op de markt te brengen. Anders dan Benetton stelt, heeft G-Star naar het oordeel van het hof het depot van het kniestuk niet verricht met het oogmerk om het gebruik van de bewuste kniestukken met terugwerkende kracht te verbieden, maar heeft G-Star haar reeds bestaande rechten op het kniestuk in een apart depot nog eens willen bevestigen. Aldus is aan de zijde van G-Star geen sprake geweest van kwade trouw en stond het Benetton derhalve niet vrij haar Benetton-broek met overeenstemmend kniestuk in de zomer van 1999 op de (Benelux-)markt te brengen.

Ter beoordeling ligt nu voor de vraag of Benetton door het in het economisch verkeer brengen van haar Benetton-broek inbreuk, in de zin van artikel 13A lid 1, sub a juncto sub b en lid 2 BMW, heeft gemaakt op de beide vormmerken van G-Star. Op grond van voormeld artikel kan G-Star als merkhouder zich op grond van haar uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat – zonder haar toestemming - in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk. In artikel 5 lid 1 Harmonisatierichtlijn is aan laatstgenoemd vereiste nog toegevoegd, dat het moet gaan om de verwarring die bij het publiek kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

Het hof dient bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het kniestuk van de Elwood en het kniestuk van de Benetton-broek uit te gaan van het vormmerk zoals door G-Star is gedeponeerd en de Benetton-broek zoals die in de zomer van 1999 op de markt is gebracht en door het relevante publiek is waargenomen. Vaststaat dat het hier om gelijksoortige waren gaat, te weten spijkerbroeken en andere broeken gemaakt van stof. Zoals hiervoor aangegeven beschikt het hof over een exemplaar van beide broeken (voorzien van de litigieuze kniestukken). Een globale visuele vergelijking van de voorzijde van beide kniestukken als een geheel levert de volgende constatering op. De onderscheidende elementen van het vormmerk kniestuk als daar zijn de ovale vorm, de naden en de stiksels waarmee het kniestuk is afgezet, zijn op dezelfde wijze terug te vinden in het kniestuk van de Benetton-broek. Daarnaast is het hof - anders dan de rechtbank - van oordeel dat ook de horizontale inkepingen van het kniestuk van de Benetton-broek dezelfde totaalindruk geven als de horizontale inkepingen van het kniestuk van de Elwood. Bij de vergelijking van de beide kniestukken dient immers meer gewicht te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. Op detailniveau is enkel een verschil te zien tussen de wijze waarop de inkepingen in de beide kniestukken zijn aangebracht.

De inkepingen van het kniestuk van de Elwood worden gevormd door horizontaal ingenaaid stiksel aan weerszijde van de knie, ongeveer 5 cm lang lopend vanaf de zijnaad naar het midden en voorzien van hetzelfde witkleurig stiksel als waarmee het kniestuk is afgezet, terwijl het kniestuk van de Benetton-broek laat zien dat de inkepingen gevormd worden door horizontaal lopende overbloezende stukjes stof van eveneens circa 5 cm lang lopend vanaf de zijnaad naar het midden maar verder niet voorzien van een contrasterend stiksel. Aangenomen moet worden dat de gemiddelde consument die dit soort broeken koopt niet op de verschillende details let maar naar het geheel kijkt. Bij beide broeken zorgen de inkepingen voor hetzelfde bollende visuele effect, zodat het zij-aanzicht van de kniestukken bij het in aanmerking komende publiek dezelfde globale totaalindruk zal achterlaten.

De rechtbank heeft bij haar afweging nog laten meewegen dat de beschermingsomvang van een vormmerk als het kniestuk gering zou zijn en beperkt moet worden uitgelegd. Zoals hierboven door het hof is overwogen heeft het vormmerk kniestuk van huis uit onderscheidingskracht en is het aan de promotionele activiteiten van G-Star te danken dat het kniestuk ook los van de broek onder het relevante publiek bekendheid heeft gekregen. Nu met een globale beoordeling kan worden volstaan acht het hof de beschermingsomvang van het vormmerk kniestuk anders dan de rechtbank dan ook niet gering. Doordat in de onderhavige zaak sprake is van gelijksoortige waren en het kniestuk een niet te onderschatten onderscheidingskracht bezit, neemt het hof aan dat het publiek de beide kniestukken met elkaar kan verwarren en zich in de herkomst van de beide waren kan vergissen. Naar het oordeel van het hof is aldus voldoende vast komen te staan dat Benetton door gebruik te maken van het onderhavige kniestuk inbreuk heeft gemaakt op het vormmerk kniestuk van G-Star.

Het hof neemt tot uitgangspunt het vormmerk broek zoals op 7 augustus 1997 door G-Star is gedeponeerd en het model van de Benetton-broek zoals deze in de zomer van 1999 op de markt is gebracht. Ook hier gaat het om gelijksoortige waren, van een vergelijkbare prijsklasse, die tevens verkrijgbaar zijn in hetzelfde marktsegment. De vaste jurisprudentie brengt met zich dat ook hier bij de vergelijking van de beide broeken meer gewicht dient te worden gehecht aan de overeenkomsten dan aan de punten van verschil.

Het gaat om de totaalindruk, waarbij het hof in het bijzonder rekening dient te houden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het betrokken merk. Globale vergelijking van de Elwood met de Benetton-broek laat zien dat de drie meest dominerende punten van de vijf gedeponeerde onderscheidende elementen van de Elwood zijn overgenomen, te weten de schuine contrasterende stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, de kniestukken en het horizontaal stiksel op kniehoogte op het achterpand. Kortom, de beide broeken geven dezelfde totaalindruk, zodat het relevante publiek niet alleen de beide broeken met elkaar kan verwarren maar tevens het gevaar aanwezig is dat zij aan de Benetton-broek dezelfde herkomst toedichten als aan de broek van G-Star.

Er is derhalve sprake van zowel direct als indirect verwarringsgevaar. Hieraan doet niet af dat er ook enkele punten van verschil aanwezig zijn, zoals verschil in kleur van de stiksels, de vorm van de diverse knopen en het afwezig zijn bij de Benetton-broek van het inzetstuk zitvlak en de band op de achterpand aan de onderkant van de broekspijp. Het relevante publiek zal immers wanneer het geconfronteerd wordt met de Benetton-broek niet meer het exacte vormmerk broek van G-Star voor ogen hebben.

Het hof acht de vijf onderscheidende elementen van de Elwood zodanig sterk dat ook sprake kan zijn van inbreuk op dit vormmerk indien een deel van de elementen is overgenomen. Daarnaast is nog van belang dat de verwarring zich niet alleen kan voordoen ten tijde van de aankoop van de onderhavige broeken, maar ook daarna (post sale confusion). Dit betekent dat het verweer van Benetton dat haar broeken alleen in een Benetton-omgeving gekocht kunnen worden niet van doorslaggevende betekenis is voor de vraag of zich verwarring kan voordoen, nog daargelaten dat vaststaat dat de Benetton-broek ook in een warenhuis als De Bijenkorf te koop is geweest en dus niet alleen in de Benetton-winkels zelf. De rechtbank heeft aldus ten onrechte meer gewicht toegekend aan de punten van verschil dan aan de punten van overeenstemming. In dit licht merkt het hof nog op dat de door de ingeschreven merken verleende bescherming jegens derden die op de depots afgaan gewaarborgd dient te worden. Ook de derde grief van G-Star in incidenteel appèl slaagt.

In eerste aanleg heeft de rechtbank het verweer van Benetton verworpen dat G-Star geen beroep meer toekomt op het auteursrecht, omdat zij reeds de merkenrechtelijke bescherming heeft ingeroepen. Benetton komt met grief 7 op tegen dit oordeel van de rechtbank. G-Star heeft aangevoerd dat zij twee onderscheiden belangen heeft om te beschermen. Via het auteursrecht heeft zij de mogelijkheid om de originaliteit van de Elwood te beschermen en via het merkenrecht poogt zij de waarborgfunctie van haar merken te beschermen. Voorts stelt G-Star dat haar auteursrecht op het model Elwood ouder is dan haar merkrechten. Haar auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de Elwood terwijl haar merkenrecht ziet op bescherming van respectievelijk het kniestuk en de vijf onderscheidende elementen van de Elwood. Via de merkenrechtelijke weg is het voorts voor G-Star mogelijk een verbod voor de gehele Benelux te verkrijgen, terwijl via het auteursrecht slechts een verbod voor Nederland mogelijk is. Daarnaast voert G-Star aan dat zij anders dan bij enkele auteursrechtinbreuk cumulatief schadevergoeding en afdracht van genoten winst als bedoeld in artikel 13 A lid 5 BMW kan vorderen, waardoor haar verhaalspositie sterker is bij aanname van merkinbreuk.

Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel dat in het onderhavige geval cumulatie van het merken- en auteursrecht van G-Star is toegestaan. G-Star heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat zij een specifiek van het belang bij handhaving van haar merkrechten te onderscheiden belang heeft bij handhaving van haar auteursrecht waarop zij zich beroept. Benetton heeft geen feiten of omstandigheden gesteld - en ook overigens is daarvan niet gebleken - waaruit geconcludeerd zou moeten worden dat de door het auteursrecht verleende bescherming verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de merkrechten van G-Star kan worden ontleend.

Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschillende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel.

De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. Voorts heeft G-Star onbetwist naar voren gebracht dat zij sinds de introductie van de Elwood consequent heeft opgetreden tegen elke vorm van inbreuk op haar ontwerp. Daarmee heeft zij de stelling van Benetton dat het auteursrecht op de Elwood zou zijn ‘verwaterd’ voldoende bestreden. Benetton heeft onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot ‘onbeschermde stijl’.

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of Benetton met haar Benetton-broek inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechtelijk beschermde Elwood van G-Star in de zin van artikel 13 Aw. Naar het oordeel van het hof vertoont de Benetton-broek in zodanige mate auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood dat de totaalindrukken die de beide broeken maken te weinig verschillen om te kunnen oordelen dat de Benetton-broek als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. In de Benetton-broek zijn immers drie – de schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, het horizontaal stiksel op kniehoogte op het achterpand en de bollend ingezette kniestukken - van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood overgenomen, zodat sprake is van nabootsing op karakteristieke onderdelen. Daarbij gaat het niet om stijlelementen, technische of functionele elementen, maar om elementen die oorspronkelijk zijn en derhalve niet noodzakelijk zijn om een broek een broek te laten zijn. Dit betekent dat Benetton door het op de markt brengen van haar Benetton-broek inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van G-Star.

Benetton stelt dat zij zich heeft laten inspireren door het modebeeld aan het einde van de vorige eeuw en dat het aan G-Star is om te bewijzen dat de Benetton-broek wel aan de Elwood is ontleend. G-Star heeft hiertegen aangevoerd dat de bewijslast op Benetton rust om aan te tonen dat zij haar broek niet aan de Elwood heeft ontleend, waarin zij geenszins is geslaagd.

Het gelijk is aan de zijde van G-Star. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (21 februari 1992, NJ 1993/164, Barbie-arrest) behoeft G-Star om haar auteursrechtelijke bescherming met succes in te roepen niet te bewijzen en evenmin te stellen dat de overeenstemming het gevolg is van ontlening. Benetton heeft voorts onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht op grond waarvan zij het tegendeel heeft bewezen, dus dat er geen sprake is van ontlening, dan wel om alsnog tot het bewijs daarvan te kunnen worden toegelaten. Lees het arrest hier.