Merkenrecht  

IEF 1084

Vrijdagmiddagberichten

1 - In vervolg op het bericht hier, doen ook merkenbureaus mee in de eu-domeinnaamstrijd. Om al in de sunrise-periode aanspraak te kunnen maken op de domeinnaam merkenbureau.eu, heeft de Considine Group een registratie verricht voor de naam MERKENBUREAU voor ‘accuzuur’, Novagraaf voor ‘baggagedragers en sneeuwkettingen’ en het Nederlandsch Octrooibureau voor ‘juwelen, kleding en spellen’. Leukste registratie is toch wel die van Knijff Merkenadviseurs; zij hebben MERKENBUREAU in laten schrijven voor ‘mijters, pepernoten, chocoladeletters en schimmels’. De sunrise-periode begint immers twee dagen na pakjesavond.

2- Dit bericht heeft iedereen waarschijnlijk gezien: Vijf grote Amerikaanse uitgevers dagen Google voor de rechter wegens de plannen om gebruikers in staat te stellen stukken tekst in boeken te 'zoeken'. De zaak is aangespannen bij een rechtbank in New York namens onder meer Mc Graw-Hill, Penguin Group en Simon & Schuster.

Maar dit is de brief van Meghann Marco, een auteur van een van de de vijf uitgevers: "Dear Google, Your search engine is the primary way that people find their way to my website, and subsequently, my book.  I asked my publisher, Simon and Schuster, for my book to be included in Google Print. I was told they did not do that. (...) please let me know if there is anything I can do to help.

Someone asked me recently, "Meghann, how can you say you don't mind people reading parts of your book for free? What if someone xeroxed your book and was handing it out for free on street corners?" I replied, "Well, it seems to be working for Jesus."

3-Finnish newspaper Iltalehti has a full page story of Miss Tanja Karpela Finland's own dear culture minister using pirated goods. She has been representing Finland on a official Finnish state visit to Slovenia with her FAKE Prada handbag. This is the same minister that made a her personal quest to criminalize import of pirate goods even for personal use. Karpela comments: "Oh my.. The purse was sold as genuine to me in Italy. If it is not real I was ripped off." She continues: "It is impossible for avarage tourist to know what is real and what is not. The responsibility lies with the distributor."

4-I Wish They All Could Be IEForum.nl Girls. Twee websites voor luie marketeers, hier en hier.

IEF 1077

Twee mededelingen

Twee mededelingen van het Benelux Merkenbureau:

- Het Benelux-Merkenblad op cd-rom (Markassiet) zal  in december 2005 voor het laatst verschijnen. Alle  officiële publicaties van het Benelux-Merkenbureau  die tot nog toe in het Benelux-Merkenblad werden  gedaan, zullen vanaf 1 januari 2006 op de website  van het Benelux-Merkenbureau worden geplaatst.  Alle termijnen gekoppeld aan deze publicaties zullen  worden bepaald door het moment van publicatie  op de site. De verschillende publicaties kunnen  dagelijks plaatsvinden.  Lees hier meer

- Handige tips en info over de ‘de aanvraag van .eu domeinen op grond van Benelux merkregistraties. Bijvoorbeeld over de gevraagde afschriften: "Voor de aanvraag van een .eu domein dient een bewijsstuk over te worden gelegd. In de ‘sunrise rules’ staat aangegeven dat kan worden volstaan met een print vanuit de online database van een officieel register. Wij merken op dat het huidige register online geen officiële gegevens bevat, en dat dit ook expliciet wordt aangegeven op afschriften die daaruit worden geprint. Het kan dan ook niet met zekerheid worden vastgesteld of Eurid dergelijke prints als voldoende gaat beschouwen.   Het enige stuk dat het Benelux-Merkenbureau kan verschaffen waarvan met zekerheid kan worden gesteld dat dit de gegevens bevat zoals opgenomen in het register is een gewaarmerkt afschrift." Lees hier meer.

IEF 1076

Geslamd of niet?

KPN en Pretium blijven elkaar in de haren vliegen. De inkt van het kort geding vonnis begin deze maand (zie hier) is nog maar net droog, of weer stuurt KPN een dagvaarding uit naar Pretium, ditmaal naar aanleiding van een paginagrote advertentie van Pretium die woensdagmorgen in twee landelijke dagbladen is verschenen. Volgens KPN maakt zijn kleinere branchegenoot zich schuldig aan laster. "Pretium probeert zich te profileren over de rug van KPN", aldus een woordvoerder van KPN.

Pretium beschuldigt KPN in de advertentie van 'slamming' (het overzetten van CPS naar KPN klanten en vice-versa, zonder dat de betreffende consumenten hiertoe opdracht hebben gegeven). Deze beschuldiging had Pretium eerder al geuit in waarschuwingsbrieven aan haar klanten, waarover eerdergenoemd kort geding onder meer handelde en waarover de rechter oordeelde dat deze brieven toegestaan waren. Uit onderzoek van de OPTA bleek immers niet dat KPN, na in 2004 veelvuldigd 'geslamd' te hebben, dit thans niet meer deed.

Kennelijk was dit oordeel van de rechter aanleiding (of beter: groen licht) om de vermeende slamming praktijken van KPN maar in een pagina grote advertentie te plaatsen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Lees hier iets meer.

IEF 1071

Juridisch niets mis mee (3)

Een polemiek is een groot woord, maar middels onderstaande open brief reageert Dirk Visser op de reactie van Christiaan Alberdingk Thijm op dit persbericht van zoekallehuizen.nl. (Eerder bericht hier).

"Ha Chris,

Ik ben inderdaad hun adviseur en jij buitenstaander en daarom ken jij de feiten niet en ik wel. Zoekallehuizen.nl maakt nu juist geen gebruik van funda (noch van enige andere verzameling). Dat is de grap. Anders was het natuurlijk NVM/El Cheapo all over again.

Zoekallehuizen.nl zoekt dagelijks honderden individuele websites van makelaars af voor het nieuwe aanbod en zoekt dus niet in bestaande databanken van anderen, maar creëert op basis van losse elementen een nieuwe databank. Vandaar mijn uitspraak.

Funda kan dus sowieso niks doen want er wordt op geen enkele wijze gebruik gemaakt van hun databank. Het enige wat de individuele makelaars kunnen doen is deeplinken onmogelijk maken, en dat hebben sommigen inmiddels gedaan, ongetwijfeld onder druk van NVM. Daarbij kan je je afvragen of dat wel in het belang is van die individuele makelaars.

Hartelijke groet,
Dirk"

IEF 1070

Tandpasta in transito

HvJ, 18 oktober 2005, in zaak C-405/03, Class International BV tegen Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc en Beecham Group plc, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage.

In het kort de feiten. In februari 2002 heeft Class International een container met van de Zuid-Afrikaanse onderneming Kapex International gekochte tandpasta voorzien van het merk Aquafresh, de Gemeenschap binnengebracht. SmithKline Beecham e.a. hebben op 5 maart 2002 conservatoir beslag laten leggen op de container na een melding van de douane dat het wellicht namaak goederen zou kunnen betreffen. Nader onderzoek maakte echter duidelijk dat het om oorspronkelijke goederen ging en niet om namaakgoederen. Hierop verzoekt Class International de Rechtbank om opheffing van het conservatoir beslag en vergoeding van schade. De verzoeken worden afgewezen.

In Hoger beroep stelt Class International dat de partij tandpasta niet is ingevoerd,maar zich in transito bevindt. Het Haags Gerechtshof stelt vervolgens een aantal (6-tal) prejudiële vragen aan het Hof van Justitie. Kort samengevat wilde het Hof eigenlijk weten of de merkhouder zich ertegen kan verzetten dat originele merkgoederen in transito in de Gemeenschap worden binnengebracht die nog niet door deze merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht en of de merkhouder op zijn minst kan verlangen dat voor dergelijke goederen een eindbestemming in een derde land vaststaat.

Volgens het Hof zijn niet-communautaire goederen die in transito zijn geplaatst niet in het vrije verkeer van de Gemeenschap gebracht. "Zolang niet voor deze mogelijkheid wordt gekozen en wordt voldaan aan de voorwaarden voor de douanebestemming (…) waaronder de goederen zijn geplaatst, kan het enkele fysieke binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de Gemeenschap niet worden aangemerkt als "invoeren" in de zin van artikel 5 lid 3, sub c van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c van de verordening en impliceert het geen gebruik [van het merk] in het economisch verkeer" (…), aldus het Hof. De merkhouder kan ook geen eisen stellen m.b.t. een eindbestemming in een derde land.

Op de vragen van het gerechtshof te Den Haag m.b.t. de mogelijkheid van een merkhouder om het te koop aanbieden of verkopen van oorspronkelijke goederen die in transito zijn geplaatst te verbieden, antwoord het Hof dat dergelijke goederen gewoon te koop kunnen worden aangeboden of worden verkocht met als bestemming een derde land tenzij het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat de merkgoederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht. Het Hof formuleert dat als volgt:

"de begrippen "aanbieden" en "in de handel brengen" van goederen in artikel 5, lid 3, sub b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, sub b, van verordening nr. 40/94 kunnen mede omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/ of verkocht terwijl de goederen zijn geplaatst onder de regeling extern douane vervoer of de regeling douane-entrepot. De merkhouder kan zich ertegen  verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht."
Als laatste oordeelt het HvJ nog over de verdeling van de bewijslast. Het HvJ oordeelt dat "in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is" de bewijslast ter zake van de inbreuk rust op de merkhouder, die zich erop beroept.

Lees het arrest hier.

IEF 1069

Grievenstelsel

Hoge Raad, 14 oktober 2005, LJN:AT/830, nr. C04/166/HR Eurol B.V. tegen Eurochemie Beheer B.V. en Eurochemie B.V.

Opnieuw een lezenswaardige IE-arrest van de Hoge Raad waarin ook procesrechtelijke interessante aspecten aan bod komen. Eurol is een bedrijf dat sinds 1977 onder de handelsnaam EUROL smeermiddelen produceert en verkoopt. Eurol is rechthebbende van het Benelux woordmerk Eurol, daarnaast gebruikt zij het teken EUROL LUBRICANTS als onderscheidingsteken. Daarnaast heeft zij op 23 september 1997 de domeinnaam www.eurol.nl en op 15 september 2003  de domeinnaam www.eurollubricants.com aangevraagd.

Op basis van haar handelsnaam- en merkrechten is Eurol in kortgeding opgekomen tegen het gebruik van de naam EURO LUBRICANTS voor smeermiddelen en het gebruik van de domeinnaam www.eurolubricants.com door Eurochemie.

Eurol wint het kort geding in eerste aanleg. Tegen dit vonnis heeft Eurochemie met succes hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Arnhem. Het Hof heeft bij arrest van 23 maart 2004 in appel en in het incidenteel appel het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en de vorderingen van Eurol alsnog afgewezen. Het Hof heeft geoordeeld dat Eurol onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, dat zij de aanduiding EUROL LUBRICANTS al gebruikte voordat Eurochemie in december 2000 met het gebruik van teken EURO LUBRICANTS begon. Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen het merk Eurol en het teken EURO LUBRICANTS.

Eurochemie heeft in hoger beroep een onderzoeksrapport overgelegd, dat aantoonde dat de foto’s die Eurol in eerste aanleg had overgelegd, waren bewerkt. Met deze foto’s trachtte Eurol aan te tonen dat zij eerder het teken EUROL LUBRICANTS gebruikte dan Eurochemie. In hoger beroep heeft Eurol nieuwe producties in het geding gebracht die zouden moeten aantonen dat zij het teken EUROL LUBRICANTS al gebruikte sedert 1998. Het Hof is aan deze laatste producties voorbijgegaan omdat Eurol deze pas bij memorie van antwoord in het geding had gebracht. Eurol heeft tegen dit oordeel van het Hof verschillende cassatiemiddelen opgeworpen.

Deze komen kort gezegd er op neer dat het Hof ten onrechte heeft vastgesteld dat “nu die producties pas bij memorie van antwoord waren overgelegd en Eurochemie daarop niet meer behoefde te reageren en zij dat ook niet gedaan had, het Hof in dit geding niet kon uitgaan van de juistheid van die producties”. De Hoge Raad maakt korte metten met dit standpunt: “bij deze stand van zaken heeft het Hof, nu het hier om een kort geding ging, niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het niet kon uitgaan van de juistheid van deze producties en dat Eurol daarom voorshands onvoldoende aannemelijk had gemaakt, dat zij EUROL LUBRICANTS al gebruikte voordat Eurochemie in december 2000 een aanvang maakte met het gebruik van het teken EURO LUBRICANTS”.

Ook de cassatiemiddelen, die gericht zijn tegen de vaststelling van het Hof dat niet is komen vast te staan dat Eurol de aanduiding EUROL LUBRICANTS gebruikte voor december 2000, falen.

Wel behaalt Eurol succes met haar cassatiemiddel tegen de verwerping van het Hof van de stelling van Eurol dat het hoger beroep van Eurochemie beperkt was tot de merkenrechtelijke grondslag. Het Hof heeft deze stelling verworpen op de grond dat Eurochemie met haar laatste grief het geschil in volle omvang aan het Hof ter beoordeling had voorgelegd.

De Hoge Raad oordeelt: “ bij de beoordeling van de klachten moet worden vooropgesteld dat aan grieven als eis wordt gesteld dat daarin de gronden die de appellant aanvoert ten betoge dat de besteden uitspraak behoort te worden vernietigd, behoorlijk in het geding naar voren worden gebracht, zodat zij voor de appelrechter en de wederpartij, die immers moet weten waartegen zij zich heeft te verweren, voldoende kenbaar zijn (HR 5 december 2003, nr. C03/124, NJ 2004, 76). Een algemene grief om het geschil in volle omvang aan de appelrechter voor te leggen, is daartoe niet voldoende, aldus de Hoge Raad. 

De Hoge Raad oordeelt: “Dit oordeel (van het Hof) is onbegrijpelijk in het licht van de omstandigheden dat: (a) de veroordeling in eerste aanleg is uitgesproken op zowel de merkenrechtelijke als de handelsnaamrechtelijke grondslag; (b) geen van de grieven van Eurochemie in hoger beroep is gewijd aan de handelsnaamrechtelijke grondslag van de vordering; (c) Eurol in haar memorie van antwoord, onder het opschrift “Omvang hoger beroep” heeft gewezen op het ontbreken van grieven tegen het bestreden vonnis voorzover het op de handelsnaamrechtelijke grondslag berustte (…); (d) de maatstaven aan de hand waarvan inbreuken op merkrechten en handelsnaamrechten moeten worden vastgesteld deels uiteenlopen (...).

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Gerechtshof te Arnhem en verwijst het naar het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling van de beslissing. Lees het arrest hier.

IEF 1068

Dealerovereenkomsten

Vznr. Rb Almelo, 14 oktober 2005, rolnr. KG ZA 05-229, M.F. Design B.V. tegen eastborn Slaapsystemen B.V.

MF Design verkoopt slaapkamermeubelen, matrassen e.d. via haar winkel en via een website. Eastborn produceert en verkoopt matrassen e.d. tussen beide partijen bestaat een handelsrelatie van 11 jaar. MF Design krijgt 50% dealerkorting en verkoopt de Eastborn producten 20% onder de door Eastborn gehanteerde consumentenprijzen. Op 19 april 2005 heeft Eastborn de contractuele relatie met MF Design opgezegd met ingang van 1 november 2005. Deze opzegging is ook het onderwerp van een inmiddels lopende bodemprocedure.

In dit kort geding vordert MF Design om Eastborn te gebieden om ook na 1 november 2005 het volledige aanbod van Eastborn producten te blijven leveren conform de condities zoals deze door partijen zijn overeengekomen. De opzegging is naar het oordeel van MF Design in strijd met de redelijkheid en billijkheid en levert een onrechtmatige daad op.

Eastborn stelt dat de door MF Design verleende kortingen die MF Design via haar website geeft tot grote onrust hebben geleid onder de overige Eastborndealers. Consumenten komen wel in de winkel voor advies, maar kopen de producten uiteindelijk via de website. Tevens maakt MF Design inbreuk op de aan Eastborn toekomende merk-en auteursrechten door het logo/beeldwerk van Eastborn af te beelden op de website.

Met betrekking tot het laatste punt, stelt MF Design dat de dealerovereenkomst mede het gebruik van de naam, het logo en eventuele auteursrechten die op de producten van Eastborn zouden rusten, omvat.

De rechter oordeelt met betrekking tot de opzegging van de dealer overeenkomst als volgt (rov 6):

Of de overeenkosmt geldig is opgezegd door Eastborn kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter in het licht van de door partijen geschetste omstandigheden niet in kort geding worden beantwoord. Daarvoor is de reeds gestarte bodemprocedure de aangewezen weg.
De over en weer gebezigde argumenten maken dat in dit kort geding niet geconcludeerd kan worden dat de bodemrechter naar alle waarschijnlijkheid de opzegging nietig, onrechtmatig of in strijd met de redelijkheid en billijkheid zal oordelen. Hoewel om de opzegging de geur van prijsbeleid hangt, zijn er ook feiten en omstandigheden gesteld die kunnen leiden tot de conclusie dat de opzegging wel door de beugel kan.

Met betrekking tot het gebruik van de merk en beeldrechten (rov 7):

Eastborn erkent dat MF Design in het kader van reclame voor haar onderneming en handel in Eastbornproducten een zeker gebruik mag maken van de merk-en beeldrechten van Eastborn. Indien zij wegens (on)rechtmatigheid een of meer van die gebruiken verboden wenst te zien zal Eastborn in haar vordering toch tenminste duidelijk dienen aan te geven welke vormen van gebruik zij toegelaten acht en welke verboden dienen te worden. Dat doet Eastborn niet en een dusdanig onbepaalde vordering is niet toewijsbaar.

Lees vonnis

IEF 1067

Dure klokjes

Vznr. Rb. 's-Gravenhage, 18 oktober 2005, rolnr. KG 05/1216, Cartier c.s. tegen Prins c.s. Smeuïg, doch juridisch weinig opzienbarend vonnis in piraterijzaak.

Prins en Borgers bieden via 2dehands.nl replica's van dure horloges aan (o.a. Cartier, Panerai en het onder advocaten populaire Piaget). Zij trachten dit op anonieme wijze te doen, door onder meer gebruik te maken van nicknames en niet-traceerbare e-mail adressen en telefoonnummers. Op de sommatie van Cartier c.s. (via 2dehands.nl) om de advertenties te verwijderen en het aanbieden te staken, geven de aanbieders geen gehoor. Integendeel, zij voegen aan hun advertenties (schunnige) boodschappen aan het adres van Cartier c.s. en hun raadsman toe en gaan zelfs zo ver door de advertenties te plaatsen onder de naam van de raadsman van Cartier c.s, Mr. Armand Killan.

De inbreukmakers worden uiteindelijk toch opgespoord en voor het schavot gesleept. Daar blijkt dat met name hun handelswijze na het ontvangen van de sommatie niet in  hun voordeel heeft gepleit.

Het inbreukverbod wordt uiteraard toegewezen. Interessanter is de behandeling van de nevenvorderingen. Wederom blijkt dat advocaten hun pleidooien voor Mr. Du Pon goed dienen voor te bereiden (zie ook hier):

"Zoals bekend zijn voorzieningenrechters in deze rechtbank terughoudend met het toewijzen van -niet zelden kennelijk bij wege van automatisch geformuleerde - nevenvorderingen in zaken betreffende Intellectuele Eigendom. De veelal aan degelijke (sic!) nevenvorderingen meegegeven (enige) grondslag, inhoudende dat die vorderingen 'gebruikelijk' zijn is, zonder bijkomende omstandigheden, ongenoegzaam."

Na dit lesje wijst de Voorzieningenrechter wel praktisch alle vorderingen toe, inclusief een fors voorschot op de schadevergoeding, zonder opvallend genoeg over de spoedeisendheid van deze vordering te spreken.

Lees hier het vonnis. (Met dank aan Armand Killan ( Bird&Bird) voor het aanleveren van het vonnis, )

IEF 1065

Eerst even voor jezelf lezen

HvJ, 18 oktober 2005, in zaak C-405/03, Class International BV tegen Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc en Beecham Group plc, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage .

"de merkhouder kan zich niet verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. " Lees arrest hier. (met dank aan AG).

IEF 1059

Lastenverlichting

Alles wordt ieder jaar maar duurder, behalve het deponeren van Gemeenschapsmerken: het OHIM gaat zijn officiële taksen voor Gemeenschapsmerken flink verlagen. Zo wordt een aanvraag €75,- goedkoper en zelfs €225,- goedkoper wanneer deze online wordt ingediend. Verder gaan de registratietaksen met €250,- omlaag, waardoor een CTM-aanvrage in het gunstigste geval dus €475,- goedkoper wordt. Deze taksenverlaging is te danken aan de gunstige financiële resultaten van het OHIM en de substantiële inkomstenstijging die het Bureau verwacht in verband met de stroom van vernieuwingen die vanaf 1 november 2005 gaan plaatsvinden. Overigens wordt ook de vernieuwing €1.000,- goedkoper dan vastgesteld. De nieuwe tarieven zullen naar verwachting binnen enkele weken gaan gelden. Zie het volledig taksenoverzicht hier.