Merkenrecht  

7. Het als woordmerk gedeponeerde teken bestaat uit het woord ‘super’, gevolgd door het woord ‘champion’. De betekenis van die woorden is van belang voor de wijze waarop het gehele teken zal worden begrepen. ‘Super’ betekent over, boven, zeer (Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 13e druk). Het is een veelgebruikte kwalificatie, vergelijkbaar met ‘geweldig’, ‘top’, ‘eerste-klas’, etc. ‘Champion’ is het Engelse en Franse woord voor kampioen. Een gangbare betekenis van dat woord is de beste of winnaar. Het teken verkrijgt daarmee de letterlijke betekenis eerste-klaskampioen en wekt de indruk van een opeenstapeling van superlatieven. Bij gebruik in verband met waren, waaronder de waren waarvoor inschrijving van het teken wordt gevraagd, zal het in aanmerking komende publiek SUPER CHAMPION opvatten als een louter aanprijzende en niet onderscheidende mededeling: de/het allerbeste.

8. Anders dan Aristocrat aanvoert zal het Benelux-publiek in het teken niet méér zien. Het teken is samengesteld volgens de normale taalregels. Het Benelux-Merkenbureau heeft voorts met producties aannemelijk gemaakt dat de combinatie van de woorden super en champion veel samen voorkomen. Het hof volgt Aristocrat niet in haar betoog dat sprake is van een semantische dubbele bodem. Niet aannemelijk is dat - zoals zij stelt - het teken door het in aanmerking komend publiek vanuit meerdere invalshoeken zal worden begrepen, bijvoorbeeld als verwijzing naar ‘super kampioen onder de speelmachines’ en naar degene die – succesvol – de speelmachine bedient.

SUPER CHAMPION mist derhalve naar het oordeel van het hof (van huis uit) elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6bis lid 1, onder b, nu het niet het vermogen heeft om waren, waaronder de betrokken waren, naar herkomst te onderscheiden. Aan dit oordeel kan niet afdoen, dat - naar Aristocrat aanvoert - het teken niet verwijst naar specifieke kenmerken van de betrokken waar.

Lees de beschikking hier.

Medion die op basis van het merk LIFE ingeschreven voor consumentenelektronica opkwam tegen het merk THOMSON LIFE ving bot bij het Landgericht Dusseldorf. Volgens de Prägetheorie zal er sprake zijn van verwarringsgevaar, aangezien het merk LIFE een zelfstandige onderscheidende plaats in het teken THOMSON LIFE behoudt. Het Oberlandesgericht Dusseldorf vraagt het Hof van Justitie hierover om uitleg. Het Hof oordeelt: "Voor de constatering dat er sprake is van verwarringsgevaar kan niet als voorwaarde worden gesteld dat het deel van het samengestelde teken dat uit oudere merk bestaat, de door dat teken opgeroepen totaalindruk domineert.

Hof blijft trouw aan haar eigen theorie die zij voor alle duidleijkheid nog even kort samenvat: "Artikel 5, lid 1, sub b Merkenrichtlijn dient aldus te worden uitgelegd dat er bij het publiek verwarring tussen dezelfde waren en diensten kan bestaan, wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt." Lees arrest hier.

Vznr: ro. 5. "Ashlar maakt sedert 1989 gebruik van de naam “Vellum” en het bakstenen logo voor haar software. Voldoende aannemelijk is dat Ashlar de naam “Vellum” en het bakstenen logo heeft geïntroduceerd, althans met betrekking tot computersoftware, ook door het aangaan van distributieovereenkomsten in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, in Europa (onder meer) met Vellum Software GmbH en Vellum Benelux. Ook is voldoende aannemelijk dat het opnemen van het woord “Vellum” in de naam van beide laatst genoemde vennootschappen verband houdt met het feit dat zij zijn opgericht voor de distributie van de software van Ashlar. Uit het vorenstaande volgt genoegzaam dat Ashlar eerder gebruik maakte van de naam “Vellum” en het bakstenen logo dan Vellum Benelux en Vellum Software GmbH. Ashlar was daarom niet te kwader trouw toen zij na beëindiging van de distributieovereenkomst het woord “Vellum” en het bakstenen logo als merken liet inschrijven."

6. Het vorenstaande brengt mee dat Ashlar zich jegens Vellum Benelux mag beroepen op haar woordmerk “Vellum” en op het bakstenen logo. Dit leidt ertoe dat Vellum Benelux, doordat zij na de beëindiging van de distributieovereenkomst het bakstenen logo en het woord “Vellum” is blijven gebruiken, onder meer op de software die zij verkoopt, en het woord “Vellum” handhaaft in haar domein- en handelsnaam, op grond van artikel 13A lid 1 sub a BMW en artikel 5a van de Handelsnaamwet onrechtmatig handelt jegens Ashlar.

Ashlar stelt vervolgens in een bodemprocedure dezelfde vorderingen als in kg in. Heeft zij hier nog wel wel belang bij? Ja, oordeelt de Rb.

"Zonder het tijdig instellen van een bodemprocedure bestaat immers de mogelijkheid dat Disaro (de nieuwe naam van Vellum Benelux) een verklaring indient als bedoeld in art. 260 lid 1 Rv, in welk geval de bij het kg-vonnis getroffen voorzieningen hun kracht verliezen. Disaro heeft weliswaar gesteld dat zij berust in het kg-vonnis en niet voornemens is de aanduiding Vellum nog voor haar onderneming en producten te gebruiken (...), maar dat leidt nog niet tot de conclusie dat Disaro daarmee ondubbelzinnig van haar rechten uit hoofde van art. 260 lid 1 heeft afgezien."

Bovendien oordeelt de Rb. dat Disaro inbreuk maakt op de auteursrechten op de software van Ashlar (die zij ook na het uiteengaan van partijen bleef verhandelen) en onrechtmatig handelt door een (overigens niet als auteursrechtelijke werk geachte) slagzin te gebruiken. Van de 19 (!) vorderingen kent de Rb. er 12 toe; de hoogte van de schade dient uitgemaakt te worden in een schadestaatprocedure.

Lees hier kort geding vonnis en hier vonnis in bodemprocedure

Zoals gebruikelijk worden alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen bij de beoordeling van de overeenstemming. De rechtbank komt allereerst tot het oordeel dat het woordelement CANNA van huis uit nauwelijks onderscheidend vermogen toekomt, met name door het verwijzende en beschrijvende gebruik. Vervolgens dient de vraag of het merk CANNA onderscheidend vermogen heeft verworven door bekendheid in de markt. "Bij de beoordeling dient rekening te worden gehouden met de perceptie van het in aanmerking komende publiek. Het algemene publiek zal het merk CANNA wellicht niet gemakkelijk herkennen als een verwijzing naar cannabis. Voor dat publiek is dat immers een product waar het weinig ervaring mee heeft. Dit ligt anders bij de doelgroep van eiseres en gedaagde. Van deze doelgroep [...] mag worden verondersteld dat die veel informatie over cannabis over zich heen krijgt en afroept [...]. Dit voert tot het voorlopig oordeel dat het woordelement CANNA in de betreffende branche een zekere bekendheid als merk heeft gekregen. Door inburgering is daardoor zeker, zij het dan gering, onderscheidend vermogen ontstaan."

"[...] voorshands oordelend [kan], niet worden gezegd dat het door gedaagde gebruikte teken CANNALYSE overeenstemt met één van de merken waarop eiseres zich in dit kort geding beroept. Daartoe is redengevend enerzijds dat niet is gebleken dat aan het woordelement CANNA van de merken van eiseres van huis uit dan wel door inburgering in voldoende mate onderscheidend vermogen toekomt, terwijl anderzijds door de wijze waarop gedaagde het woord CANNA gebruikt - te weten in combinatie met het achtervoegsel LYSE - de totaalindruk van het merk en teken zodanig verschilt dat verwarringsgevaar in vorenstaande zin niet op voorhand aannemelijk is." Zowel de merkenrechtelijke grondslag als de grondslag ontleend aan het handelsnaamrecht falen. Ook levert het gebruik van het teken CANNALYSE geen onrechtmatig handelen jegens eiseres op.

Lees hier het vonnis.

Ten aanzien van de eerste vordering is naar het oordeel van het Gerecht verzoekster niet-ontvankelijk. Aangezien het BHIM verplicht is de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter, kan het Gerecht geen bevelen richten tot het BHIM. Het gerecht geeft daarop in ro. 15 de ten aanzien van de eerste vordering geldende standaardarresten, te weten Baby-Dry, Giroform, Eurocool en ELS.

Het gerecht gaat vervolgens in op het door verzoekster genoemde middel, te weten de relatieve weigeringsgrond uit artikel 8 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening. Het voor deze weigeringsgrond belangrijke verwarringsgevaar dient volgens vaste rechtspraak globaal beoordeeld te worden uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, en met inachtneming van alle factoren die het concrete geval kenmerken, inzonderheid de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben.

Het gerecht gaat ten aanzien van de overeenstemming van de tekens zeer gedetailleerd in op de visuele en fonetische aspecten van beide tekens. Ten aanzien van de visuele aspecten, onder meer de grootte van het lettertype, de plaats ervan, woordelementen als  'made in Spain', beeldelementen etc., komt het gerecht tot de conclusie dat de kamer van beroep niet op goede gronden kon concluderen dat de tekens in hun geheel beschouwd visueel overeenstemmen.
Ten aanzien van het fonetische aspect stelt het BHIM dat het oudere merk uitgesproken dient te worden als "bé-ka-rods", volgens interveniënte als "bé-ka-érods". Het voorgedragen teken dient uitgesproken te worden als "bé-ka-èr". Het gerecht gaat uit van de eerst genoemde uitspraak en concludeert vervolgens dat de twee conflicterende tekens niet fonetisch overeenstemmen. Niet door verzoekster weersproken, is het oordeel dat de betrokken tekens geen duidelijke begripsmatige overeenstemming vertonen.

De beslissing van het OHIM wordt aldus vernietigd. Lees hier hier het arrest.