Rechtspraak  

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 13-745 (MBI CO. Ltd. tegen Shimano c.s.)
Octrooirecht. Procesrecht. Vordering tot zekerheid. MBI vordert in de hoofdzaak een inbreukverbod te gelasten op het Nederlandse deel van het Europees octrooi EP 074. Ter onderbouwing stelt MBI dat Shimano c.s. door voorbehouden handelingen te plegen met betrekking tot haar zogenaamde 8-speed en 11-speed versnellingssystemen of hiermee vergelijkbare producten inbeuk maakt op EP 074. Bij incidentele conclusie heeft Shimano c.s. gevorderd dat de rechtbank MBI zal veroordelen zekerheid te stellen voor de betaling van de volledige proceskosten en schadevergoeding aan Shimano c.s.. MBI heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheidverklaring van Shimano's vordering, althans afwijzing daarvan.

Gezien de vestigingsplaats van MBI is zij gehouden zekerheid te stellen. Dat Shimano c.s. daarover niet op voorhand met MBI overleg heeft gehad, betekent geenszins dat sprake is van misbruik van de bevoegdheid van Shimano c.s. om zekerheid te vorderen. De incidentele vordering van Shimano c.s. wordt toegewezen.

Het bedrag, aangevoerd door Shimano c.s., wordt reëel geacht gelet op de proceskostenvergoeding die in octrooiprocedures in eerste instantie plegen te worden toegekend. Dat Shimano c.s. mogelijk in reconventie een zelfstandige vordering tot bijvoorbeeld vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi zal instellen doet daar niet aan af.

4.1. Krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv. Gelet op de vestigingsplaats van MBI is zij daarom in beginsel gehouden zekerheid te stellen. Dat Shimano c.s. daarover niet op voorhand met MBI overleg heeft gehad, betekent geenszins dat sprake is van misbruik van de bevoegdheid van Shimano c.s. om zekerheid te vorderen.

Vorm van zekerheid

4.4. De incidentele vordering van Shimano c.s. dient gezien het voorgaande te worden toegewezen. Bepaald zal worden dat MBI zekerheid moet stellen, zoals te doen gebruikelijk is, door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden. Niet is in te zien dat storting van het bedrag van de zekerheid op een escrow-rekening, zoals MBI bepleit, voor haar aanzienlijk eenvoudiger zal zijn dan het stellen van een bankgarantie indien althans wordt aangenomen dat de escrow-rekening in dat geval bij een Nederlandse bank zou worden aangehouden. Dat laatste is een noodzakelijke voorwaarde voor afdoende zekerheid.

Hoogte bedrag

4.5. Voor begroting van het bedrag waarvoor zekerheid moet worden gesteld aan de hand van het liquidatietarief is geen aanleiding omdat in procedures als de onderhavige de proceskosten als regel worden begroot aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv. Het door Shimano c.s. gevorderde bedrag van de zekerheid ziet naar de rechtbank aanneemt op de eerste instantie nu Shimano c.s. niet anders heeft aangegeven. De rechtbank acht dit bedrag reëel gelet op de proceskostenvergoedingen die in octrooiprocedures in eerste instantie plegen te worden toegekend.

4.6. Dat Shimano c.s. mogelijk in reconventie een zelfstandige vordering tot bijvoorbeeld vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi zal instellen doet daar niet aan af. Een dergelijke vordering is vooralsnog niet aan de orde. Ook is voor de begroting van het bedrag niet nodig, zoals MBI de rechtbank voorhoudt, dat moet worden ingeschat hoe succesvol het verweer van Shimano c.s. zal zijn om de redelijkheid en evenredigheid van de door Shimano c.s. gevorderde proceskosten te kunnen beoordelen.

Hof Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2643 (Ferring B.V. tegen verweersters)
In navolging van IEF 11445.  Rechtspraak.nl: Intellectuele eigendom; octrooirecht; incident; bezwaren tegen eiswijzigingen in hoger beroep en incidentele vordering tot (alvast directe) afwijzing van in de hoofdzaak aan de orde zijnde inbreukvorderingen. Incidentele vordering afgewezen en bezwaren verworpen.

[verweersters] zijn in hoger beroep gekomen van het vonnis van 13 juni 2012. [verweersters] zou uitvinder zijn van een gedeelte van de materie, die Ferring in een Europese octrooi-aanvrage heeft geclaimd in  EP 1 501 534  voor 'Orodispergeerbare farmaceutische doseringsvorm van desmopressine-acetaat'. De opeisings- en -nietigheidsvordering worden afgewezen. [verweersters] hebben grieven tegen het vonnis aangevoerd en hun eis gewijzigd. Ferring heeft vervolgens een “incident bezwaar tegen eiswijziging genomen. Voorts heeft zij daarbij gevorderd [verweersters] in hun inbreukvorderingen niet-ontvankelijk te verklaren. Het hof oordeelt dat de stellingen van Ferring onvoldoende zijn onderbouwd. Er is geen reden om [verweersters] vorderingen niet toe te laten, het bezwaar wordt verworpen en de eisvermeerdering wordt toegelaten.

Bezwaren tegen wijzigingen van (de grondslag van) eis
7. Ferring maakt bezwaar tegen de vier volgende (vermeende) wijzigingen of vermeerderingen van (de grondslag van de) eis in de MvG:
1. vermeerdering met vorderingen betreffende “low dose” toediening/ door het “low dose” aspect als grondslag van de vorderingen aan te voeren;
2. vermeerdering met vorderingen tot opeising van Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen;
3. vermeerdering met de subsidiaire vorderingen 15 tot en met 21 onder meer betreffende opeising van een aandeel in het EP 534 en buitenlandse equivalenten;
4. vermeerdering van de (grondslagen van de) nietigheidsvordering door het aanvoeren van nieuwe nietigheidsargumenten.

 

Ad 1 en 2
11. [verweersters] erkennen in hun antwoordmemorie dat zij in eerste aanleg de Amerikaanse equivalenten bewust uit de procedure hebben geweerd door, begrijpt het hof, hun eis in zoverre te verminderen. Zij stellen dat zij ook in hoger beroep geen overdracht van Amerikaanse equivalenten vorderen en er in dit verband geen sprake is van enige wijziging van eis. Tijdens het pleidooi in hoger beroep hebben [verweersters] desgevraagd verklaard dat zij in hoger beroep ook geen opeising van de Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen vorderen.

12. In het midden latend of in de MvG voormelde wijzigingen van (de grondslag van de) eis kunnen worden gelezen, brengt voormeld standpunt van [verweersters] mee dat MvG aldus moet worden begrepen dat niet bedoeld is de eis te wijzigen in de hiervoor in rechtsoverweging 7 onder 1 en 2 weergegeven zin. Dit brengt mee dat Ferring in zoverre geen belang bij haar bezwaar heeft en dit zal worden afgewezen.

Ad 3
15. Ferring stelt dat [verweersters] nadrukkelijk afstand hebben gedaan van het vorderen van een aandeel in de octrooien en de octrooiaanvragen, ter onderbouwing van welke stelling Ferring verwijst naar de hiervoor aangehaalde overwegingen van de rechtbank. [verweersters] hebben dit betwist, waarbij zij stellen dat de rechtbank de positie van [verweersters] verkeerd hebben begrepen en (derhalve) verkeerde conclusies heeft getrokken. Zij stellen dat zij met hun in eerste aanleg (en thans primair) gevorderde gedeeltelijke overdracht van het aandeel in EP 534 juist een aandeel (in, voor zover van toepassing, een gemeenschappelijk recht, begrijpt het hof) hebben gevorderd. Zij stellen dat zij in ieder geval geen afstand hebben gedaan van opeising van een zodanig aandeel. Het hof is van oordeel dat de stelling van Ferring dat [verweersters] afstand hebben gedaan van het vorderen van een aandeel niet blijkt uit de aangehaalde overwegingen in het bestreden vonnis nu dat er niet staat. Daaruit kan hooguit worden afgeleid dat zij (naar het oordeel van de rechtbank) geen aandeel (op de juiste wijze) hebben gevorderd, maar dat is iets anders dan afstand doen van een vordering. Ook overigens is deze stelling van Ferring onvoldoende onderbouwd, zodat er geen reden is om [verweersters] niet toe te laten hun vorderingen, al dan niet zekerheidshalve, uit te breiden met de onderhavige subsidiaire vorderingen. In zoverre is sprake van een vermeerdering van eis. Deze is tijdig bij memorie van grieven gedaan en dit is niet in strijd met de goede procesorde. Daardoor is (ook) geen sprake van onredelijke bemoeilijking van Ferring in haar verdediging. Het bezwaar van Ferring zal dan ook worden verworpen en de eisvermeerdering zal worden toegelaten.

Ad 4
16. (...) Nu uit de door Ferring aangehaalde overwegingen uit het vonnis niet zonder meer blijkt dat [verweersters] hebben erkend dat conclusie 1 nieuw is (en bepaalde voordelen heeft), Ferring deze stelling overigens niet heeft onderbouwd en daarop bij het pleidooi niet meer is teruggekomen, gaat het hof aan de stelling van Ferring dat [verweersters] in eerste aanleg hebben erkend dat conclusie 1 nieuw is (en bepaalde voordelen heeft) als onvoldoende onderbouwd voorbij. Daarvan uitgaande is er geen goede reden (aangevoerd) om de bij MvG aangevoerde nieuwe nietigheidsgronden niet toe te laten. Deze zijn tijdig aangevoerd en dit is niet in strijd met de goede procesorde. Daardoor is geen sprake van onredelijke bemoeilijking van Ferring in haar verdediging. Dat in eerste aanleg de voor het eerst bij pleidooi aangevoerde nietigheidsgronden als zijnde tardief (in een zaak waarin gedagvaard is volgens de regeling van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken) niet zijn toegelaten (zie rechtsoverweging 4.9 van het bestreden vonnis) is niet relevant. Dit staat aan een (zelfde of soortgelijke) eiswijziging in hoger beroep in dit geval niet in de weg. Ook de stelling dat deze wijziging van eis doorwerkt in de door [verweersters] ingestelde opeisings- en inbreukvorderingen is niet relevant. Het bezwaar tegen deze wijziging van eis zal derhalve worden verworpen en de wijziging van de grondslag van de eis zal worden toegelaten.

Vordering tot afwijzing van de inbreukvorderingen
19. Het hof deelt het standpunt van [verweersters] dat het onderhavige incident niet geschikt is voor het verkrijgen van de door Ferring gewenste beslissing. Een niet in de wet genoemde incidentele vordering, ingesteld in een lopende procedure, zoals bedoeld in artikel 208 Rv, moet in beginsel een processuele verwikkeling betreffen die rechterlijke bemoeienis vereist van andere aard dan beslechting van materiële geschilpunten; zo’n incident moet in beginsel betrekking hebben op de voortgang of instructie van de zaak. Het standpunt van Ferring dat slechts sprake is van een procedureel punt waarvoor geen inhoudelijke beoordeling nodig is deelt het hof niet, alleen al omdat voor de beoordeling daarvan uitleg van diverse bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 nodig is, waarover partijen van mening verschillen en door Ferring uitvoerig is gepleit. Deze incidentele vordering van Ferring zal dan ook worden afgewezen.

Beslissing

Het gerechtshof:
wijst de incidentele vorderingen van Ferring af;
verwerpt de tegen eiswijzigingen gerichte bezwaren van Ferring;
laat de volgende eiswijzigingen toe:
- vermeerdering met de subsidiaire vorderingen 15 tot en met 21 (onder meer betreffende opeising van een aandeel in EP 534 en buitenlandse equivalenten);
- vermeerdering van de (grondslagen van de) nietigheidsvordering door het aanvoeren van nieuwe nietigheidsargumenten;
veroordeelt Ferring in de kosten van dit incident, tot op heden aan de zijde van [verweersters] begroot op € 37.320,73;
verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
verwijst de zaak naar de rol van 17 september 2013 voor memorie van antwoord, te nemen door Ferring.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:2643 (pdf)

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 augustus 2013, KG ZA 13-854 (AstraZeneca tegen Sandoz)
Octrooirecht. Zie ook IEF 11011 en LS&R 159. AstraZeneca is houdster van het Europees octrooi EP 0 907 364. Zij brengt onder de naam Seroquel een geneesmiddel met quetiapine op de markt dat wordt voorgeschreven voor de behandeling van onder meer schizofrenie. Sandoz houdt zich bezig met de verkoop van generieke geneesmiddelen in Nederland. De rechtbank oordeelde bij vonnis van 7 maart 2012 dat EP 364 geldig is.

In juli 2013 kondigde Sandoz aan dat zij haar generieke quetiapineproducten met vertraagde afgifte in de G-standaard zou laten opnemen en herhaalde zij haar aanbod dat zij zou afzien van de marktintroductie van dat product in ruil voor de aanvaarding van aansprakelijkheid voor schade in het geval het octrooi zou worden vernietigd. AstraZeneca wees ook dit aanbod van de hand en zij benadrukte dat opname in de G-standaard in de onderhavige omstandigheden een (strafrechtelijk verwijtbare) inbreuk inhoudt. Op 16 juli 2013 heeft Sandoz generieke quetiapine met vertraagde afgifte laten opnemen in de G-standaard.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van kennelijke misslagen in het eerder gewezen vonnis en dat AstraZeneca voldoende belang heeft bij een inbreukverbod. Sandoz moet haar generieke quetiapineproducten met vertraagde afgifte uit de G-standaard laten verwijderen en wordt verboden in Nederland inbreuk te maken op het octrooi EP 364.

AstraZeneca vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Sandoz verbiedt om in Nederland inbreuk te maken op EP 364, meer in het bijzonder het in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen van generieke quetiapine met vertraagde afgifte, en gebiedt haar quetiapineproducten met vertraagde afgifte uit de G-standaard te laten verwijderen, (...).

geldigheid EP 364
4.6. In dit kort geding stelt Sandoz zich onder meer op het standpunt dat het vonnis van 7 maart 2012, waarin EP 364 geldig werd geacht, kennelijke misslagen bevat. De rechtbank zou bij een correcte toepassing van het recht en uitgaande van de juiste feiten, het octrooi hebben vernietigd, zo betoogt Sandoz, zodat voor het gevorderde verbod geen plaats is.

4.8. Sandoz stelt dat het vonnis van 7 maart 2012 een aantal kennelijke misslagen bevat. Ten eerste zou de rechtbank de problem-solution-approach niet correct hebben toegepast. Ten tweede zou de rechtbank hebben gedwaald over het first pass metabolisme en de pH-afhankelijke oplosbaarheid van quetiapine.

4.11. Het is de voorzieningenrechter bekend dat verschillend wordt gedacht over de juiste aanpak ter beoordeling van de inventiviteit en of positieve en negatieve pointers tezamen moeten worden gewaardeerd, zoals de rechtbank kennelijk heeft gedaan, of dat tegenover een positieve pointer een vooroordeel moet worden gesteld om nog van inventiviteit te kunnen spreken. Mogelijk is dat het gerechtshof in de ingestelde beroepsprocedure de door Sandoz voorgestane beoordeling volgt, maar dat is geenszins zeker. Dat de door de rechtbank gedane afweging als zodanig reeds zou moeten worden aangemerkt als kennelijke (juridische) misslag is voorshands zodoende niet aannemelijk geworden.

4.12. Ten aanzien van de gestelde feitelijke misslagen in het vonnis met betrekking tot het first pass metabolisme en de pH-afhankelijke oplosbaarheid van quetiapine geldt naar voorlopig oordeel dat er, mede in het licht van de overwegingen die de Engelse rechter wijdde aan het vonnis van 7 maart 2012, twijfel mogelijk is omtrent de juistheid van het oordeel van de rechtbank. Zo is op de vaststelling in r.o. 5.35 dat “[e]en lineaire farmacokinetiek [erop duidt] dat het verzadigingspunt van het enzymatisch afbraakproces is bereikt” naar voorlopig oordeel steekhoudende kritiek leverbaar. Dit is door AstraZeneca ter zitting ook erkend. Wat daar echter ook van zij, niet duidelijk is of een ander oordeel op het punt van het first pass metabolisme of op dat van de pH-afhankelijke oplosbaarheid van quetiapine, zou hebben geleid tot een andere eindbeslissing met betrekking tot de geldigheid van EP 364, laat staan dat sprake is van kennelijk misslagen die maken dat in dit kort geding het vonnis van 7 maart 2013 niet zou moeten worden gevolgd.

misbruik van recht
4.13. Evenmin is voorshands oordelend sprake van misbruik van recht door AstraZeneca. Dat zij haar vorderingen slechts heeft ingesteld om Sandoz te schaden, zoals Sandoz stelt, is, gelet op het belang dat AstraZeneca heeft bij het verdedigen van haar marktpositie, naar voorlopig oordeel niet aannemelijk. De omstandigheid dat zij zulks doet door zich – ook in rechte – te beroepen op een octrooi waarvan de geldigheid nog onderwerp is van een juridische procedure, is voorshands niet onrechtmatig, ook niet als rekening wordt gehouden met de beslissingen van twee vooraanstaande buitenlandse rechters die dat octrooi ongeldig achtten. De beslissing van de Nederlandse rechtbank als bodemrechter is in dit opzicht voorshands van doorslaggevend belang. In deze omstandigheden hoefde AstraZeneca dan ook niet te concluderen dat de kans dat EP 364 in de Nederlandse appelprocedure alsnog zou sneuvelen dusdanig groot was dat zij niet tot handhaving had mogen overgaan.

slotsom
4.15. Op grond van het voorgaande luidt het voorlopig oordeel dat geen sprake is van kennelijke misslagen in het vonnis van 7 maart 2012 die zouden maken dat voorshands niet kan worden uitgegaan van de door de bodemrechter in eerste aanleg vastgestelde geldigheid van EP 364, zodat voldoende grond bestaat voor toewijzing van de vorderingen. AstraZeneca heeft bovendien (voldoende) belang bij een inbreukverbod en kan haar bevoegdheid tot handhaving in redelijkheid uitoefenen. Het toe te wijzen inbreukverbod omvat de vermelding in de G-standaard, met dien verstande dat de voorzieningenrechter Sandoz zal gebieden haar generieke quetiapineproducten uit de G-standaard te laten verwijderen op de kortst mogelijke termijn. De verbodsvordering zal dan ook worden toegewezen als in het dictum verwoord.

4.16. AstraZeneca heeft gesteld dat zij bij de overige nevenvorderingen, het bevel een advertentie te plaatsen, de opgave van afnemers en een recall, (spoedeisend) belang heeft omdat daarmee de onduidelijkheid en verwarring die in de markt zou zijn ontstaan door de vermelding in de G-standaard van de generieke quetiapine (met vertraagde afgifte) van Sandoz kan worden weggenomen. Nu aan de mogelijk ontstane onduidelijkheid en verwarring reeds een einde wordt gemaakt door het toe te wijzen inbreukverbod en het bevel de opname in de G-standaard ongedaan te maken, is er naar voorlopig oordeel geen aanleiding om verdergaande maatregelen te treffen. Daarbij speelt een rol dat Sandoz ter zitting te kennen heeft gegeven dat zij haar generieke quetiapine met vertraagde afgifte nog niet in Nederland in voorraad heeft of heeft uitgeleverd. Deze overige nevenvorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter
5.1. gebiedt Sandoz na betekening van dit vonnis op de kortst mogelijke termijn het nodige te doen om haar generieke quetiapineproducten met vertraagde afgifte uit de G-standaard te laten verwijderen en verbiedt Sandoz overigens met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland inbreuk te maken op het octrooi EP 364, onder meer door het in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen, of voor dit een of ander (verder) aanbieden van generieke quetiapine met vertraagde afgifte;
5.2. veroordeelt Sandoz tot betaling aan Astrazeneca van een dwangsom van € 50.000,= voor iedere dag dat in strijd met het onder 5.1. gegeven gebod en verbod wordt gehandeld of een dwangsom van € 5.000,= per ieder individueel product met betrekking waarmee Sandoz in strijd handelt met het onder 5.1. gegeven verbod, een en ander met een maximum van € 1.000.000,=;
5.3. veroordeelt Sandoz in de proceskosten, aan de zijde van AstraZeneca tot op heden begroot op € 24.420,71, te verhogen met wettelijke rente met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis;
5.4. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;
5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.6. wijst af het meer of anders gevorderde.

Vzr Rechtbank Den Haag 9 augustus 2013,  KG ZA 13-464 (Nimco tegen Macintosh en Scapino)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas, Deterink. In navolging van IEF 12910.
Herstelvonnis. Proceskosten. Toewijzing. Macintosh heeft de rechtbank verzocht om verbetering van het op 25 juli 2013 in deze zaak gewezen vonnis op tegenspraak, in die zin dat het vermelde bedrag aan proceskosten wordt gewijzigd. Nimco heeft op het verzoek van Macintosh gereageerd met een verzoek tot afwijzing.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van een fout die zich eenvoudig voor herstel leent. Het is voldoende duidelijk dat het de bedoeling was om de door Mactintosh opgevoerde kosten geheel toe te wijzen. Per ongeluk is een bedrag uit de verkeerde brief in het vonnis opgenomen, deze fout dient te worden hersteld.

2.1. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, ondanks de kennisname van de bezwaren van Nimco, in het kort gedingvonnis van 25 juli 2013 sprake is van een kennelijke fout, die zich voor een eenvoudig herstel leent. In r.o. 4.11 wordt ten aanzien van de proceskosten overwogen dat de door Macintosh opgevoerde proceskosten niet zijn bestreden en dat deze daarom conform artikel 1019h Rv worden toegewezen. Hiermee is voldoende duidelijk dat het de bedoeling van de voorzieningenrechter was om de door Macintosh opgevoerde kosten bij gebrek aan betwisting daarvan, geheel toe te wijzen. De voorzieningenrechter heeft vervolgens per abuis het bedrag uit de tweede brief van 26 juni 2013 in het vonnis opgenomen in plaats van dat bedrag te vermeerderen met de kosten ingediend bij de eerste faxbrief van 26 juni 2013. Deze kennelijke fout dient naar het verzoek dan ook toewijzen als hieronder in 3.1. verwoord, waarbij opgemerkt wordt dat artikel 31 lid 3 Rv uitsluitsel geeft over de gevolgen van de verbetering.

De voorzieningenrechter

3.1. bepaalt dat het bedrag, zoals vermeld in r.o. 4.11 en in het dictum onder 5.2. van het op 25 juni 2013 onder de zaak- en rolnummer C/09/441867/KG ZA 13-464 gewezen vonnis, waar staat '€ 23.872,50', tweemaal wordt gewijzigd in € 66.946,33';
3.2. bepaalt dat deze verbetering onder de vermelding van de datum 9 augustus 2013 wordt vermeld op de minuut van het vonnis van 25 juni 2013;
3.3. gelast elk van partijen, voor zover zij dit niet reeds hebben gedaan, de ontvangen grosse dan wel het ontvangen afschrift van het vonnis van 25 juli 2013 na ontvangst van dit verbetervonnis aan de griffie van de rechtbank te retourneren.

Hof Amsterdam 6 augustus 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2399 (StMicroElectronics N.V. tegen Nokia OYJ)
Uitspraak ingezonden door Thijs van den Heuvel, Bird & Bird LLP.
In navolging van IEF 12639 en IEF 12588. Rechtspraak.nl: IPR artt. 2 en 31 EEX-Vo / Fins recht. De Nederlandse kortgedingrechter is bevoegd kennis te nemen van vordering tot het treffen van voorlopige voorziening tegen in Nederland gevestigde vennootschap ondanks forumkeuze en arbitraal beding. Nu voorshands aannemelijk is dat een exclusiviteitsperiode van één jaar is overeengekomen, dient ST zich te onthouden van levering aan derden. Dat ST octrooirechten heeft op haar vindingen doet dan niet ter zake.

2.4. Met haar grief 1 in principaal beroep betoogt ST dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen. Volgens haar is de PPA niet van toepassing en heeft de voorzieningenrechter bovendien op onjuiste wijze artikel 31 EEX-verordening toegepast.
Indien de PPA inderdaad, om welke reden dan ook, niet van toepassing zou zijn (het hof komt daar hierna op terug) en tussen partijen geen forumkeuze zou gelden, dan geldt dat de Nederlandse rechter zonder meer op grond van artikel 2 EEX-Verordening bevoegd is van de zaak kennis te nemen, omdat ST in Nederland gevestigd is.
In het geval de PPA wel tussen partijen geldt dient op grond van de daarin opgenomen forumkeuze het geschil van partijen beslecht te worden door arbiters te Helsinki. Gesteld noch gebleken is dat Nokia in een Finse arbitrageprocedure een voorlopige voorziening kan verkrijgen als thans door haar gevorderd. In dat geval is op grond van artikel 31 EEX-Verordening de Nederlandse rechter, als rechter van de woonplaats van gedaagde, bevoegd deze voorziening te treffen mits er een reële band met Nederland bestaat. Dat is het geval, niet alleen omdat ST in Nederland gevestigd is maar ook omdat zij geen lege brievenbusmaatschappij is, zo blijkt uit het voorstel tot afsplitsing, en bovendien haar dochtermaatschappij International, waar de onderneming van ST na de afsplitsing grotendeels in is ondergebracht, ook in Nederland gevestigd is. Dat de onderneming mogelijkerwijs daadwerkelijk wordt gedreven door de Zwitserse branch, doet daar niet aan af.
De voorzieningenrechter heeft derhalve met juistheid aangenomen dat hij bevoegd was van de zaak kennis te nemen, zodat de eerste principale grief in zoverre hoe dan ook niet kan slagen. Op de klacht van ST met betrekking tot de grensoverschrijdende rechtsmacht komt het hof hierna onder 2.10 terug.

2.7. De PPA is een raamovereenkomst die de voorwaarden bevat waaronder Nokia en ST wereldwijd leveringsovereenkomsten zullen sluiten. Uitgangspunt is daarom dat ook op de opdracht tot levering van MEMS-Tufnel microfoons de PPA van toepassing is. Volgens ST houdt haar presentatie van november 2009 een aanbod in om te leveren met een periode van exclusiviteit vanaf de final sample date van 6 maanden. Buiten kijf is dat Nokia dat deel van het aanbod nooit heeft aanvaard. Nu dat is opgenomen in een presentatie van november 2009, waarna ST niet is geselecteerd en ST daarna op 4 mei 2012 niet alleen niet op de zes maanden termijn is teruggekomen, maar zelfs memoreerde dat zij zich door de PPA gebonden achtte, en bovendien toepassing van de termijn 6 maanden na final sample date tot het ongerijmde resultaat zou leiden dat de periode van exclusiviteit eind december 2012 zou zijn verstreken, derhalve ruim voordat Nokia de telefoons met MEMS-Tufnel microfoons op de markt kon brengen, is het primaire standpunt van ST onaannemelijk.
Dat de PPA in dezen volledig van toepassing zou zijn is evenmin aannemelijk, omdat Nokia in haar RFQ uitdrukkelijk heeft bepaald dat er een periode van exclusiviteit van 1 jaar na het begin van mass sales van de Nokia telefoon zou zijn. Tegen die achtergrond behoeft het standpunt van Nokia omtrent de toepasselijkheid van de PPA bepaling omtrent exclusiviteit nadere bewijslevering, waarvoor een kort geding zich niet leent.
Bij deze stand van zaken is het hof derhalve, evenals de voorzieningenrechter, van oordeel dat voor ST evenals voor de aanbieders van Tufnel microfoons met een andere technologie, een exclusiviteitsperiode van één jaar geldt waarbij voor ST de datum van mass sales gerekend dient te worden vanaf de datum dat door Nokia telefoons met de MEMS-Tufnel microfoons op de markt werden gebracht. Zowel de vijfde principale grief als de eerste incidentele grief is dus tevergeefs opgeworpen.

2.8. In het licht van het voorgaande kunnen de grieven 3 en 4 in principaal beroep evenmin slagen. Voor de te leveren MEMS-Tufnel microfoons geldt een van de PPA afwijkende exclusiviteitsperiode van één jaar. Dan doet het er niet toe of deze microfoons wel of niet customised products zijn in de zin van de PPA. Evenmin is van belang of ST de desbetreffende technologie zelf ontwikkeld heeft en daarop octrooien heeft of kan verkrijgen. De exclusiviteit geldt voor alle door ST te leveren MEMS-Tufnel microfoons.

2.13. Met betrekking tot grief 3 in incidenteel beroep merkt het hof allereerst op dat het op grond van artikel 31 EEX-Verordening bevoegd is voorlopige maatregelen te treffen volgens zijn eigen nationale wetgeving. Of een recall naar Fins recht mogelijk is, is derhalve niet van belang. Wel van belang is dat een recall een vergaande maatregel is, waarvan degene die deze vordert dient te onderbouwen dat deze passend en geboden is. De enkele omstandigheid dat Nokia vermoedt dat ST nog voorraad heeft en deze uitlevert is daarvoor niet toereikend. Waar het om gaat is dat derden nog MEMS-Tufnel microfoons in voorraad hebben die zij aan ST moeten terugzenden, en dat is niet aannemelijk geworden gelet ook op het just in time voorraadbeleid dat blijkens mededelingen ter zitting bedrijven als HTC en ook Nokia zelf voeren. De derde incidentele grief slaagt daarom niet.

2.17. De slotsom is dat de principale grieven falen, zodat het principaal beroep zal worden verworpen. ST dient de kosten daarvan te dragen. De incidentele grieven slagen gedeeltelijk. Het hof zal een deel van de vorderingen van Nokia, voor zover in eerste aanleg afgewezen, alsnog toewijzen en voor het overige beslissen als hierna te doen. Nu partijen in incidenteel beroep beiden op enige punten in het ongelijk gesteld worden, zal het hof de kosten daarvan compenseren als hierna te bepalen.

3 Beslissing

Het hof:
In principaal beroep:
verwerpt het beroep; veroordeelt ST in de kosten van het principaal beroep, tot op heden aan de zijde van Nokia begroot op € 683,-- aan verschotten en € 2.682,-- voor salaris;

In incidenteel beroep:
vernietigt het vonnis voor zover daarin de hierna toe te wijzen vorderingen zijn afgewezen, en in zover opnieuw rechtdoende:
gebiedt ST in aanvulling van beslissing 5.1 van het vonnis om iedere gelieerde vennootschap zoals gedefinieerd in de PPA te instrueren overeenkomstig het aan haar opgelegde gebod; verhoogt het in beslissing 5.2 van het vonnis bepaalde maximum van de dwangsom vanaf de datum van betekening van dit arrest tot € 5.000.000,--; bekrachtigt het vonnis voor het overige; bepaalt dat in incidenteel beroep ieder de eigen kosten draagt;

In principaal en incidenteel beroep:
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHAMS:2013:2399 (pdf)

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 17 april 2013, zaak C-364/13 (International Stem Cell Corporation)
Prejudiciële vragen gesteld door High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court (Verenigd Koninkrijk). Zie eerder IEF 12611, nu met vertaalde vragen. Octrooien. Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen.

Verzoekster heeft twee octrooiaanvragen ingediend voor de productie van menselijke embryonale stamcellen. Deze worden geweigerd omdat verweerder van mening is dat de in de octrooiaanvragen beschreven uitvindingen volgens de Octrooiwet van Verenigd Koninkrijk (de omzetting van RL 98/44) van octrooiering zijn uitgesloten. Het gaat om de betekenis van de term ‘menselijk embryo’ in de RL. In het bijzonder rijst de vraag wat het Hof in zaak C-34/10, Brüstle bedoelde met de uitdrukking „het proces van ontwikkeling tot een mens in gang zetten”. De verwijzende rechter vraagt zich af of daarmee wordt gedoeld op het in gang zetten van een proces waaruit een menselijk wezen moet kunnen ontstaan? Of ziet die uitdrukking ook op het in gang zetten van een ontwikkelingsproces, ook al kan het proces niet worden voltooid, zodat daaruit geen menselijk wezen kan ontstaan?

In de punten 7 tot en met 16 wordt ‘de ontwikkeling van een menselijk wezen’ beschreven, alsmede wat wordt verstaan onder ‘parthenogenese’ (embryogenese zonder bevruchting).

Verweerder meent ook dat er behoefte is aan verduidelijking van de door het Hof gegeven uitspraak in Brüstle, en dat het onzeker is of het Hof met betrekking tot parthenoten tot hetzelfde besluit zou zijn gekomen op basis van de huidige feiten, aangezien het duidelijk is dat parthenoten en bevruchte eicellen, ondanks de oppervlakkige gelijkenissen in de aanvankelijke ontwikkeling ervan, in geen enkel stadium identiek zijn. In dat opzicht is het mogelijk dat in de schriftelijke opmerkingen die in de zaak Brüstle bij het Hof zijn ingediend, de technische achtergrond zoals die op heden wordt begrepen niet accuraat was samengevat.

De rechter legt dan ook de volgende vraag voor aan het HvJEU:

“Vallen onbevruchte menselijke eicellen, die werden gestimuleerd tot deling en verdere ontwikkeling middels parthenogenese, en die anders dan bevruchte eicellen enkel pluripotente cellen bevatten en zich niet kunnen ontwikkelen tot menselijke wezens, onder de term „menselijke embryo’s” bedoeld in artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen?”

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 augustus 2013, KG ZA 13-655 (VG Colours tegen Jovaplant)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas, Deterink NV.
Werkwijzeoctrooi. Afschrift met toepassing van artikel 28 lid 4 Rv (met gesloten deuren behandeld). VG Colours c.s. is houdster van octrooi NL2003621 (octrooi 1) en NL2006581 (octrooi 2) beiden voor een ‘Werkwijze voor het kleuren van een bloem aan een potplant en potplant met gekleurde bloem’. Het verschil tussen beide is dat in octrooi 1 de kleurvloeistof met een pipet in de steel van de bloem wordt gebracht, terwijl bij octrooi 2 dit met een injectienaald gebeurd. Jovaplant is kweker van onder meer orchideeën van de variëteit phalaenopsis, waarbij de bloemen gekleurd worden.

Er is er geen sprake van inbreuk op de octrooien. Bij de ter zitting gedemonstreerde werkwijze is geconstateerd dat in de stengel geen kleurvloeistof (zoals in de octrooien) maar kleurstof in poedervorm wordt ingebracht. Het apparaat [...] dat wordt gebruikt, is niet te kwalificeren als een pipet noch als een injectienaald in de zin van de conclusies van beide octrooien.

De spuit van de oude werkwijze is ook niet te kwalificeren als een injectienaald in de zin van octrooi 2. Daarvoor is de punt veel te stomp, waar de gemiddelde vakman onder een injectienaald volgens zijn gangbare taalgebruik juist een holle scherp naald zal verstaan. De nieuwe werkwijze [...] voldoet ook niet aan de conclusies uit het octrooi. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

4.4. Met Jovaplant kan worden vastgesteld dat in octrooi 1 geen specifieke betekenis wordt gegeven aan de te gebruiken pipet. Integendeel, er wordt verwezen naar het voordeel dat commercieel verkrijgbare pipetten kunnen worden gebruikt bij de werkwijze. Een gemiddelde vakman zal dan ook – daar zijn partijen het kennelijk ook over eens, zie productie 43, p. 2 onder 4 van Jovaplant – onder de pipet van octrooi 1 verstaan een “spits toelopend buisje waarmee een kleine hoeveelheid vloeistof met grote nauwkeurigheid kan worden geïnjecteerd”. Bij de oude werkwijze van Jovaplant wordt evenwel een apparaat in de vorm van een spuit met een holle stompe punt waarin het kleurpoeder is opgenomen in het geboorde gaatje gebracht waarna de kleurstof in dat gaatje wordt uitgedrukt. Deze spuit met stompe punt valt naar voorlopig oordeel niet als een pipet in voormelde zin te kwalificeren. Dat geldt evenmin voor de nieuwe werkwijze waarbij [vertrouwelijk].

4.5. De spuit van de oude werkwijze is ook niet te kwalificeren als een injectienaald in de zin van octrooi 2. Daarvoor is de punt veel te stomp, waar – evenzeer zonder nadere indicaties in de beschrijving – de gemiddelde vakman onder een injectienaald volgens zijn gangbare taalgebruik juist een holle scherp naald zal verstaan. Dat geldt te minder voor het [vertrouwelijk] van de nieuwe werkwijze van Jovaplant.

4.6. Na aanvankelijk te hebben aangegeven dat kleuren met een poeder onmogelijk zou zijn, heeft VG Colours c.s. zich in het licht van de demonstratie van de oude en nieuwe werkwijzen van Jovaplant ter zitting beroepen op equivalentie omdat het kleurstofpoeder in de sappen van de plant oplost en zo tot kleurvloeistof verwordt. Daarmee zou – zo begrijpt de voorzieningenrechter althans de stellingen van VG Colours c.s. – het kleurstofpoeder in wezen dezelfde functie vervullen op dezelfde wijze en met in wezen hetzelfde resultaat. Die stelling wordt voorshands verworpen. Het inbrengen van de kleurstof in poedervorm gebeurt in zowel de oude als nieuwe werkwijze op een duidelijk andere wijze (en met andere gereedschappen) dan als aangeduid in octrooi 1 of 2. Hierbij speelt mee dat naar voorlopig oordeel de octrooien maar weinig vernieuwing hebben gebracht en mitsdien een beperkte beschermingsomvang hebben. In WO 546 (zie r.o. 2.12) staat al een werkwijze beschreven, waarbij met een “spike 31” door de “predrilled holes” 36 vloeistof, al dan niet voorzien van kleurstof, in het xyleem van een plant wordt gebracht. In wezen voegt octrooi 1 aan die werkwijze slechts toe dat de wat ingewikkelde inrichting die in (de voorbeelden van) WO 546 wordt gebruikt om de vloeistof aan de spike toe te voeren (reservoir 21 in de vorm van een fles met een afsluiting), wordt vervangen door een welbekend pipet. Dat ligt echter nogal voor de hand als wordt bedacht dat het bij het kleuren van bloemen gaat om een in beginsel kortstondige toediening en niet om de langduriger toediening (van voedingstoffen, pesticiden, fungiciden maar ook kleurstoffen) zoals voorzien in WO 546. Indien de werkwijzeconclusies van octrooi 1 dan ook in een bodemprocedure al voor geldig worden gehouden, dan zal de mate van vernieuwing naar voorlopig oordeel zodanig marginaal zijn dat de ruimte voor equivalentie uiterst beperkt is en niet de afwijkende werkwijze van Jovaplant zal bestrijken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de al even bekende injectienaald in de werkwijze van octrooi 2 en het vervolgens afdichten van het boorgat.

4.7. VG Colours c.s. heeft niet gesteld of aannemelijk gemaakt dat Jovaplant van mogelijk een andere – wel inbreukmakende – werkwijze gebruik zou hebben gemaakt dan als gedemonstreerd ter zitting.

Geldigheid voortbrengselconclusies 9 en 10 van octrooi 1 4.8. Met betrekking tot de voortbrengselconclusies 9 en 10 van octrooi 1 kan aan het voorgaande nog voorshands worden toegevoegd dat er een gerede kans is dat die een ingestelde nietigheidsprocedure niet (ongeschonden) zullen overleven indien WO 546 in ogenschouw wordt genomen. Volgens conclusies 9 en 10 doet het er immers niet toe hoe de kleurvloeistof in de bloemstengel van de plant is gebracht en kan dat even goed met behulp van de (complexere) inrichting van WO 546 gebeuren. Voorshands wordt het niet inventief4 geacht om die inrichting toe te passen op een potplant of de in conclusie 10 genoemde rassen. Dat in WO 546 sprake zou zijn van het kleuren van gebladerte (“foliage”) maakt dit niet anders. Daaronder vallen bij potplanten – zo zal de gemiddelde vakman zonder meer onderkennen – ook de bloemen.

Slotsom en proceskosten 4.9. De gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd en VG Colours c.s. dient als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te worden veroordeeld. De door Jovaplant opgevoerde proceskosten groot € 42.745,79 exclusief BTW zijn bestreden voor zover deze zien op het instellen van een nietigheidsprocedure, die VG Colours c.s. vervolgens begroot op € 5.095 inclusief BTW en kantoorkosten. Dit een en ander is niet door Jovaplant weersproken zodat van die vermindering is uit te gaan, behalve voor zover deze inclusief BTW zijn omdat de kosten ook exclusief BTW door Jovaplant worden gevorderd (en mag worden aangenomen dat dit voor haar geen schadepost is omdat zij de BTW kan verrekenen). De kosten aan de zijde van Jovaplant worden zodoende volgens 1019h Rv begroot op € 42.745,79 - € 4.281,51= € 38.464,28 te vermeerderen met het griffierecht van € 1.836,-, derhalve in totaal op € 40.300,28.

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 11-1715 (HPS c.s. tegen Geddeg-Bomée)
Uitspraak mede ingezonden door Ernst-Jan Louwers en Annemarie Bolscher, Louwers IP|Technology Advocaten.
Octrooirecht. De rechtbank heeft in het tussenvonnis [IEF 12138] in conventie het Nederlandse deel van EP 095 vernietigd en voor recht verklaard dat Geddeg onrechtmatig heeft gehandeld, alsmede Geddeg veroordeeld tot vergoeding van de daardoor geleden schade, nader op te maken bij staat. De beslissing over de proceskosten in conventie is aangehouden om partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over de consequenties van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Bericap/Plastinnova [IEF 12005].

De rechtbank is van oordeel dat de onderhavige procedure niet kwalificeert als een zuivere nietigheidsprocedure, nu de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 095 voortvloeit uit een dreigende handhavingsactie zijdens Geddeg, zoals beslaglegging, kort geding en hoger beroep tegen tussenvonnis (waarbij het Nederlandse deel van het octrooi werd vernietigd).

2.5. Geddeg heeft zich op het standpunt gesteld dat uit het Bericap-arrest volgt dat de handhavingsrichtlijn1 niet van toepassing is op procedures waarin uitsluitend de nietigheid van een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is. Deze uitleg, waarin de handhavingsrichtlijn op geen enkele nietigheidsprocedure van toepassing zou zijn, verdraagt zich niet met het arrest van het hof Den Haag in de zaak Danisco/Novozymes (hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013: BZ1902). Volgens het hof Den Haag is de handhavingsrichtlijn wel van toepassing op nietigheidsprocedures als die samenhangen met concrete (dreigende) inbreukacties. Het Bericap-arrest staat daaraan niet in de weg omdat, volgens het Haagse hof, het oordeel van het Hof van Justitie ziet op een andere situatie, te weten een nietigheidsprocedure die niet kenbaar samenhangt met een concrete (dreigende) inbreukactie. De rechtbank ziet geen aanleiding een andere lijn te volgen.

2.6. Anders dan Geddeg heeft betoogd, is de rechtbank met HPS c.s. van oordeel dat de onderhavige procedure niet kwalificeert als een zuivere nietigheidsprocedure, nu de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 095 voortvloeit uit een dreigende handhavingsactie zijdens Geddeg. De argumenten die Geddeg heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar stelling dat er geen sprake is en ook niet is geweest van dreigende handhaving harerzijds, overtuigen de rechtbank niet. Onder meer de beslaglegging, het entameren van een kort geding (dat op het laatste moment werd ingetrokken) en ook het inmiddels ingestelde hoger beroep van het tussenvonnis, wijzen op het tegendeel. Er is derhalve sprake van samenhang tussen de nietigheidsprocedure en een dreiging van een inbreukactie. De handhavingsrichtlijn is dus van toepassing op de onderhavige procedure. Niet is in geschil dat in dat geval de proceskosten moeten worden begroot op basis van artikel 1019h Rv.

 

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 13-745 (MBI tegen Shimano)
Uitspraak ingezonden door Klaas Bisschop, Hogan Lovells.
Octrooirecht. EP 1 240 074 (8- en 11-speed fietsversnellingssystemen). Shimano c.s. vreest dat MBI niet in staat zal zijn om volledige proceskosten ex 1019h Rv te voldoen en vordert in dit incident zekerheidsstelling ex 224 Rv voor de betaling van schadevergoeding en proceskosten tot €200.000. Nu MBI geen woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, is zij gehouden zekerheid te stellen. Het is niet vereist dat MBI in Nederland geen verhaal kan bieden. Het beroep dat zij doet op artikel 224 lid 2 sub c Rv, dat zij beschikt over vermogenbestanddelen in Nederland, slaagt niet. Naar het oordeel van de rechtbank vormt het ingeroepen octrooirecht, gelet op de op voorhand niet vast te stellen waarde daarvan, vooralsnog geen reële verhaalsmogelijkheid.

Bij het executoriaal veilen van het octrooirecht zou bovendien kunnen blijken dat er geen koper voor te vinden is, zeker niet indien het octrooirecht in de procedure met succes zou kunnen worden aangevallen. Volgens artikel 6:51 lid 2 BW moet de zekerheid zodanig zijn dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal kan nemen. De Rechtbank acht de hoogte van het bedrag reëel, gelet op de vergoedingen die in octrooiprocedures in eerste instantie worden toegekend ex artikel 1019h Rv.

De beslissing
5.1. De rechtbank beveelt MBI uiterlijk op 14 augustus 2013 ten behoeve van Shimano c.s. zekerheid te stellen voor de proceskosten en schadevergoeding tot een bedrag van €200.000 door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden.

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 12-1251 (Rijkswaterstaat tegen Doebros B.V.)
Uitspraak ingezonden door Ewoud Caspers en Franklin Geurts, Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V..
Octrooirecht. Vernietiging. Doebros is houdster van het Europees octrooi EP 1224954 voor een "Fire extinguishing post" (bluspost). Tegen de verlening van het octrooi is door zowel Rijkswaterstaat als Ajax Chubb Varel B.V. oppositie ingesteld. De rechtbank is van oordeel dat conclusie 1 zoals verleend niet nieuw noch inventief is. Rijkswaterstaat heeft gewezen op een memorandum uit 1999, dat openbaart een bluspost bestaande uit een inbouwkast met afsluitdeuren, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een publieksdeel en een overig deel dat alleen bereikbaar is voor de brandweer. Het deel dat niet bestemd is voor het publiek kan mogelijk visueel afgeschermd zijn met bijvoorbeeld een dichte deur. Dat laatste impliceert dat het publieke deel wel zichtbaar is voor het publiek en dus "transparant". Aldus zijn alle kenmerken van conclusie 1 terug te vinden in dit memo, althans daaruit zonder inventieve gedachte te herleiden.

De rechtbank gaat veronderstellenderwijs uit dat de transparantie van het materiaal voor toegang tot het eerste deel (en de niet-transparantie voor het tweede deel) in conclusie 1 terugslaat op de "means" om toegang te krijgen tot de verschillende delen en niet op de daarin slechts optioneel opgenomen deur. De rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi.

4.3 Rijkswaterstaat heeft er terecht op gewezen dat het memorandum van 10 mei 1999 (zie r.o. 2.8) een weerslag vormt van op de prioriteitsdatum bekende stand van de techniek. Dat memorandum openbaart onbetwist een bluspost bestaande uit een inbouwkast met afsluitdeuren, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een publieksdeel en een overig deel dat alleen bereikbaar is voor de brandweer. Het deel dat niet bestemd is voor het publiek kan mogelijk visueel afgeschermd zijn met bijvoorbeeld een dichte deur. Dat laatste impliceert, zo is evenmin door Doebros bestreden, dat het publieke deel wel zichtbaar is voor het publiek en dus "transparant". Aldus zijn alle kenmerken van conclusie 1 terug te vinden in dit memo, althans daaruit zonder inventieve gedachte te herleiden.

4.4 Doebros heeft hier tegen in gebracht dat dit memo van 10 mei 1999 niet openbaar was. Dit verweer wordt gepasseerd. In de eerste plaats wordt overwogen dat Doebros de stelling van Rijkswaterstaat dat het memo is verstuurd aan Ajax de Boer B.V. (hierna: Ajax) en door Ajax is ontvangen eerst bij pleidooi en mede gelet op dat late tijdstip onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken, terwijl Doebros in paragraaf V. 4.1 van de conclusie van antwoord nog had aangegeven dat het memo "een op een toegezonden [is] aan een derde partij, Ajax de Boer BV". De rechtbank stelt derhalve vast dat het memo daadwerkelijk aan Ajax is toegezonden. Ten tweede overweegt de rechtbank dat Doebros onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat de ontvanger van het memo (dhr. Hoyer van Ajax derhalve) onder een (impliciete) vertrouwelijkheidverplichting zou hebben gestaan, waarbij het volgende meeweegt. Het memo is afkomstig van een overheidsorgaan dat (mede) tot taak heeft de brandveiligheid van tunnels te bevorderen en reeds om die reden zal een ontvanger ervan in beginsel niet verwachten dat hij dat stuk vertrouwelijk dient te behandelen. Daarbij komt dat het memo opent met de tekst dat het "volgende pakket van eisen voor blusposten geformuleerd" is. Als voorts in ogenschouw wordt genomen dat een dergelijk pakket van eisen eveneens in het kader van de verplichte aanbestedingsprocedure volgens (destijds) Richtlijn 93/37/EEG voor alle (overige) bieders openbaar moet zijn, zal de ontvanger van het memo zonder meer aannemen dat eventuele concurrenten eveneens van dit eisenpakket op de hoogte zijn of zullen worden gesteld. Voorts is van belang dat die concurrentie er blijk van heeft gegeven die wetenschap ook daadwerkelijk te bezitten. Als concurrentie van Ajax was immers destijds zonder meer (de rechtsvoorganger van) Doebros te beschouwen. Bedoelde wetenschap kan worden afgeleid uit de brief van 13 maart 2000 (r.o. 2.10) en de email van 29 juni 2000 (r.o. 2.11) van de heer Doesschot aan Rijkswaterstaat waarin de belangrijkste kenmerken (opdeling bluspost in een publiek en niet-publiek deel, waarbij het niet-publieke deel voor het zicht afgeschermd is) worden opgesomd. Tot slot is van belang dat in feite een onbekend aantal mensen binnen de organisatie van Rijkswaterstaat van de inhoud van niet alleen het memo van 10 mei 1999, maar ook van dat van 23 februari 2000 (r.o. 2.9) alsmede van voormelde brief en email van Doesschot, op de hoogte moet zijn geweest, zonder dat kan worden aangenomen dat zij anders dan hun nogal algemene geheimhoudingsplicht voor ambtenaren tot specifieke vertrouwelijkheid gehouden waren, gelet op de onweersproken stelling van Rijkswaterstaat dat zij meer concurrentie op de markt voor blusposten toejuichte. Ook voor die laatsten zal dergelijke vertrouwelijkheid te minder voor de hand hebben gelegen, gelet op het openbare aanbestedingstraject dat diende te worden gevolgd.

4.6 Gelet op de niet-nieuwheid en niet-inventiviteit van conclusie 1, heeft Doebros onvoldoende onderbouwd gesteld waarin overigens het nieuwe- en inventieve karakter van de volgconclusies 2-3 alsmede 5-8 moet worden gezocht zodat het octrooi als verleend in zijn geheel moet worden vernietigd.

4.7 Ook van de subsidiair en meer subsidiair voorgestelde conclusies heeft Doebros niet toegelicht waarom deze, indien de verleende conclusies niet-nieuw of niet-inventief zouden worden geacht, nieuwe of inventieve maatregelen zouden toevoegen. De rechtbank begrijpt dat deze hulpverzoeken in verband met het verwijt in de oppositie van ongeoorloofde toegevoegde materie zijn ingediend. Zodoende wordt het octrooi ook volgens die conclusies voor ongeldig gehouden.

5. De beslissing
De rechtbank
5.1. vernietigt het Nederlandse deel van EP 1224954,
5.2. veroordeelt Doebros in de kosten aan de zijde van Rijkswaterstaat tot op heden begroot op 1819,17 euro,
5.3. verklaart het vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,
5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak:
HA ZA 12-1251 (pdf)
HA ZA 12-1251 (grosse)