Parallelimport  

Rechtbank Den Haag 8 juli 2015, IEF 15123; ECLI:NL:RBDHA:2015:7832 (Converse tegen Alpi)
Merkenrecht. Bewijs. Eerder IEF 14863. Benoeming deskundige en onderzoek moet worden uitgevoerd door 1) willekeurig tien monsters te laten trekken uit elk van de 3 partijen in beslaggenomen schoenen, 2) verificatie dat dit de in beslaggenomen schoenen zijn, 3) Converse zal de deskundige vertrouwelijk inzage in echtheidskenmerken verschaffen en vervolgens 4) deze kenmerken (ook de negatieve) toetsen. De in Spanje woonachtige getuigen worden met toepassing van de bewijsverordening gehoord via videoconferentiefaciliteiten; mits Alpi c.s. daar nog - gelet op de kosten daarvan - gebruik van wil maken.

2.1. Bij het tussenvonnis van 15 oktober 2014 (hierna: het tussenvonnis) heeft de rechtbank geoordeeld dat een deskundige moet worden benoemd om van drie in beslag genomen partijen schoenen aan de hand van echtheidskenmerken vast te stellen of de opdrachtgevers van Alpi c.s. met deze schoenen inbreuk hebben gemaakt op de merken van Converse. (...)

2.2. (...) In haar akte van 12 november 2014 heeft Alpi c.s. aangekondigd dat zij dat bewijs wilde leveren door het horen van [E13a], [E7a], [E8a], [E3a] en [E4a] als getuigen. Nadat de rechtbank het verhoor van deze getuigen had gepland op 30 maart 2015, heeft Alpi c.s. bij haar faxbericht van 25 maart 2015 gemeld dat het getuigenverhoor ‘op die dag geen doorgang hoeft te vinden’ omdat het volgens Alpi c.s. onwaarschijnlijk was dat [E13a], [E7a] en [E8a] zouden verschijnen. (...)

2.4. Converse stelt dat aan de hand van door haar gehanteerde echtheidskenmerken kan worden vastgesteld dat de in beslag genomen schoenen ‘namaak’ zijn, dat wil zeggen dat de schoenen niet door Converse en evenmin met haar toestemming zijn geproduceerd. Het gaat daarbij, naar Converse stelt, om de volgende echtheidskenmerken:
- 13-cijferige serienummers die op “nieuwe” labels op de tong van de schoen staan, komen terug in een databank van Avery Dennison;
- 9-cijferige productiecodes die op “oude” labels op de tong van de schoen staan, komen terug in een databank van Converse;
- kenmerken die voortvloeien uit productiecriteria die zijn vastgelegd in de Chuck Taylor All Star Production Operation Manual.

vertrouwelijkheid
2.15. De deskundige moet de echtheidskenmerken geheimhouden voor Alpi c.s. en derden en moet de echtheidskenmerken daarom niet weergeven in zijn concept-rapport en/of definitieve rapport. Om dat te waarborgen moet de deskundige zijn concept-rapport eerst ter beschikking te stellen aan Converse, alvorens het concept-rapport te verstrekken aan Alpi c.s.

2.18. Het verzoek van Alpi c.s. om [E13a], [E8a] en [E7aa] in Spanje als getuigen te horen moet worden toegestaan. Alpi c.s. heeft op grond van artikel 166 Rv immers recht op het horen van getuigen. De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat de genoemde getuigen niet bereid zijn vrijwillig voor de Nederlandse rechter te verschijnen om een getuigenverklaring af te leggen. Omdat het Nederlandse recht geen dwangmiddelen kent om buitenlandse getuigen, zoals de in Spanje woonachtige [E13a], [E8a] en [E7aa], in Nederland voor de rechter te brengen, moet gebruik worden gemaakt van de procedure van artikel 10 van de Europese bewijsvordering (Verordening (EG) 1206/2001), zoals Alpi c.s. suggereert.

2.19 (...) Om praktische redenen en om kosten te besparen zal de rechtbank met toepassing van artikel 10 lid 4 van de Bewijsverordening de Spaanse rechter verzoeken gebruik te maken van videoconferentie-faciliteiten, zodat partijen, hun advocaten en de rechter-commissaris niet hoeven af te reizen naar Spanje.

HvJ EU 16 juli 2015; IEF 15117; zaak C-379/14; ECLI (TOP Logistics , Mevi en Van Caem tegen Bacardi)
Merkenrecht. Parallelimport. Van goederen met een AGP-status die niet langer een T1-status hebben, moet worden aangenomen dat zij douanerechtelijk zijn ingevoerd onder de douaneregeling vrij verkeer. De douanestatus staat er dan niet langer aan in de weg dat sprake kan zijn van invoer in merkenrechtelijke zin. Het hof verklaart voor recht:

Artikel 5 [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk zich ertegen kan verzetten dat een derde van dat merk voorziene goederen onder de accijnsschorsingsregeling laat plaatsen na ze, zonder toestemming van die houder, de EER te hebben doen binnenbrengen en in het vrije verkeer te hebben doen brengen.

Gestelde vragen [IEF 14058]:

Deze vragen betreffen goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in het communautair douanewetboek, verordening (EEG) nr. 2913/921 (oud) en verordening (EG) nr. 450/20082 ).

Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van richtlijn 89/104/EEG3 (thans richtlijn 2008/95/EG4 ), aldus dat sprake is van "gebruik (van het teken) in het economisch verkeer" dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?

Wanneer vraag 1) bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 juni 2015, IEF 15045 (Converse-Kesbo tegen Scapino)
Merkenrecht. Parallelimport. Zie eerder IEF 14344, IEF 11650 en IEF 9669. Een deel van de in beslag genomen Converse schoenen wordt vermoed afkomstig te zijn van een door de merkhouder voor de EER geautoriseerde bron. Bewijsvermoeden strekt zich niet uit tot de overige schoenen. De door Converse ingenomen stellingen en overgelegde stukken zijn onvoldoende om het bewijsvermoeden te ontzenuwen. Het hof zal Converse c.s. in de gelegenheid stellen 5% van de in beslag genomen schoenen fysiek op echtheid te onderzoeken. In de gegeven omstandigheden is er geen plaats voor ambtshalve toetsing van artikel 101 VWEU.

2.9 Met betrekking tot het ambtshalve toetsen van het handelen van Converse c.s. aan artikel 101 VWEU, overweegt het hof dat, zelfs indien moet worden aangenomen dat  artikel 101 VWEU als recht van openbare orde moet worden beschouwd, het hof niet over de noodzakelijke feitelijke gegevens beschikt om te vermoeden dat de (ondertussen beëindigde) licentieovereenkomst tussen Converse c.s. en Infinity of het gedrag van Converse c.s. strijdig is met artikel 101 VWEU (vgl. r.o. 3.9.1 van het arrest van de Hoge Raad van
13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:69). Een overeenkomst of gedraging valt onder het verbod van artikel 101 VWEU wanneer deze ertoe strekt of tot gevolg heeft dat de mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Het moet daarbij krachtens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gaan om een “merkbare” beperking van de mededinging (zie HvJ EU 13 december 2012, nr. C-226/11, ECLI:EU:2012:795, Expedia, en HvJ EU 14 maart 2013, nr. C-32/11, ECLI:EU:2013:160, Allianz).

2.11. Het hof ziet in hetgeen door Converse c.s. in hun memorie van antwoord na tussenarrest wordt aangevoerd, evenmin aanleiding om terug te komen op zijn beslissing onder 2.3. sub f) dat in de gegeven omstandigheden een schoen met code W17 in de tonglabel vermoed wordt van Infinity afkomstig te zijn.

2.14 Het hof is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden het onderzoek van de gerechtsdeurwaarder onvoldoende steun biedt voor de stelling van Scapino dat 43% van de door Scapino verkochte schoenen wordt vermoed van Infinity afkomstig te zijn. De door Converse c.s. opgeworpen vraag of een steekproef, gelet op de vaste rechtspraak van het Europese Hof met betrekking tot uitputting en toestemming (zie rov. 3.24 van het tussenarrest van 4 november 2014), een geschikt middel is om bewijs van toestemming te leveren, laat het hof in het midden, nu het hof van oordeel is dat op grond van het onderzoek van de gerechtsdeurwaarder geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de overige schoenen. Zo is onvoldoende duidelijk dat de onderzochte groep schoenen, - gelet op de omvang en samenstelling van de totale groep schoenen (zie. rov. 3.25 en 3.26 van het tussenarrest van 4 november 2014) - een representatieve selectie vormt van de totale groep op grond waarvan conclusies worden getrokken met betrekking tot de overige door Scapino verhandelde schoenen.

2.16 Het hof heeft Converse c.s. in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren tegen het vermoeden dat de aangetroffen 1.407 paar Converse schoenen van Infinity afkomstig zijn. Voor het slagen van het tegenbewijs is het voldoende dat door Converse c.s. zoveel twijfel wordt gezaaid dat de op het vermoeden berustende vaststelling van het hof onhoudbaar wordt. Het tegenbewijs behoeft dus niet te bestaan uit het bewijs van het tegendeel. Voldoende is dat door Converse c.s. het vermoeden wordt ontzenuwd dat de schoenen van Infinity afkomstig zijn door aannemelijk te maken dat de schoenen niet van Infinity afkomstig en/of de schoenen namaak zijn. Daarvoor is het dus niet noodzakelijk, anders dan Scapino betoogt, dat Converse c.s. een sluitende geld- en goederenstroom aantoont die teruggaat tot een ongeautoriseerde bron. Evenmin is het nodig dat Converse c.s. per individuele schoen aannemelijk maken dat deze niet van Infinity afkomstig is. Voor tegenbewijs geldt immers niet het uitgangspunt als geformuleerd in rechtsoverweging 3.24 van het tussenarrest van 4 november 2014. Indien Converse c.s. in het tegenbewijs slagen, herleeft het bewijsrisico voor Scapino. Dit heeft tot gevolg dat de vordering van Converse c.s. met betrekking tot genoemde 1.407 paar Converse schoenen alsnog kan worden toegewezen, omdat Scapino in dat geval in het haar opgedragen bewijs niet is geslaagd.

2.19 Aan het onderzoek kleeft verder het gebrek dat het geen "assurance" beoogt te verschaffen zodat het hof daaraan zonder eigen onderzoek geen conclusies kan verbinden (zie ook de overgelegde beslissing van de Accountantskamer van 11 november 2013). Doordat de eindrapportage pas in een zeer laat stadium is overgelegd, en dan ook nog eens onvolledig, acht het hof zich niet in staat om aan de hand van die rapportage conclusies te trekken met betrekking tot de onderhavige 1.407 paar Converse schoenen. De rapporten laten zien dat er door de wederverkopers van Scapino (in het bijzonder Ressokd-Rings) is gerommeld met de documenten (vrachtbrieven en facturen) maar vormen voor het hof onvoldoende bewijs om het vermoeden te ontzenuwen dat de betreffende schoenen niet van Infinity afkomstig zijn en/of namaak zijn.

2.20 De door Converse c.s. genoemde omstandigheid dat de schoenen door de Baccarat groep zouden worden verkocht tegen de helft van de prijs die een Europese distributeur aan Converse c.s. betaalt, is evenmin voldoende om het vermoeden te ontzenuwen omdat het onduidelijk is of dit ook geldt voor de betrokken 1.407 paar beslagen Converse schoenen. Dat Scapino de schoenen voor de helft van de prijs zou hebben ingekocht, is niet gesteld. Ook de omstandigheid dat vier van de negen testaankopen als genoemd in randnummer 3.9.3 van de memorie van antwoord, een negatieve uitslag geven op de test met de “scanningpen” is voor het hof onvoldoende om het vermoeden te ontzenuwen dat de aangetroffen 1.407 paar Converse schoenen niet origineel zijn.

Rechtbank Den Haag 15 oktober 2014, IEF 14863; ECLI:NL:RBDHA:2014:16829 (Converse tegen Alpi)
In steekwoorden: Herstel. Bewijslast. Inbreuk: verkoop aan personeel. Geen inbreuken, invoorraad houden, ompakken, invoer door Alpi, geen gebruik voor schoenen in zakelijke stukken, geen inbreuk door verhulling, geen auctor intellectualis, geen mede-inbreuk. Faciliteren. Merkengeschil over schoenen. Bewijslastverdeling uitputting afhankelijk van de grondslag van de vordering. Gedaagden maken niet zelf inbreuk. Tegenbewijs tegen voorshands oordeel dat schoenen zonder toestemming van Converse op de markt zijn gebracht in Europa. De rechtbank acht ten aanzien van een aantal zendingen voorshands bewezen dat de opdrachtgevers van Alpi c.s. schoenen met Converse-tekens in Europa zonder toestemming van Converse in het verkeer hebben gebracht.

inbreuk: verkoop aan personeel
4.11. De rechtbank begrijpt dat Alpi c.s. als verweer heeft willen aanvoeren dat de personeelsleden zelf rechtstreeks hebben ingekocht bij een opdrachtgever van Alpi International en dat Alpi International dus niet betrokken is geweest bij de koop. Die stelling is niet onderbouwd en is onverenigbaar met de door Converse overgelegde stukken. De genoemde inkoopfactuur is namelijk niet gericht aan de personeelsleden, maar aan Alpi International en uit de e-mailcorrespondentie blijkt dat de personeelsleden ook niet hebben betaald aan de opdrachtgever van Alpi International, maar moesten “afrekenen” bij een medewerker van Alpi International. Gelet daarop staat de inkoop en verkoop door Alpi International als onvoldoende betwist vast. Dat die handelingen ook overigens aan de voorwaarden van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMVo voldoen, heeft Alpi c.s. niet bestreden.

geen inbreuken door Alpi c.s.
4.14. Converse heeft ter onderbouwing van haar stelling dat Alpi c.s. inbreuk heeft gemaakt ten eerste een reeks van handelingen aangevoerd die feitelijk door Alpi c.s. zijn uitgevoerd. Zoals hierna per handeling zal worden toegelicht kunnen die handelingen echter niet worden aangemerkt als inbreuken door Alpi c.s. Daarbij is van belang dat, zelfs al zou worden aangenomen dat Alpi c.s. met die handelingen inbreuken door haar opdrachtgevers dusdanig heeft gefaciliteerd dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Converse (of dat zo is, kan vooralsnog in het midden blijven), dat naar het oordeel van de rechtbank niet meebrengt dat Alpi c.s. als inbreukmaker kan worden aangemerkt. Beslissend is of Alpi c.s. kan worden aangemerkt als een partij die Converse-tekens zelf heeft gebruikt (als onder meer bedoeld in de artikelen 2.20 lid 2 BVIE en 9 lid 2 GMVo). Als Alpi c.s. de Converse-tekens niet zelf heeft gebruikt, moet bij de beoordeling van de rol van Alpi c.s. worden uitgegaan van andere rechtsregels dan de artikelen 2.20 lid 1 BVIE en 9 lid 1 GMVo (vgl. HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 tot en met C-238/08, Google).

4.16. Converse heeft daarnaast aangevoerd dat Alpi c.s., althans Alpi International inbreukmakende handelingen heeft verricht door het “ompakken” van de schoenen met de Converse-tekens en meer in het bijzonder door het vervangen van zogeheten “micro paks” (pakketjes die het vochtgehalte in schoenendozen reguleren teneinde schimmel tegen te gaan) en het verwijderen van etiketten, labels en prijzen. Alpi c.s. heeft hiertegen ingebracht dat zij deze handelingen heeft verricht in opdracht van haar opdrachtgevers. Wat betreft de micro paks heeft Alpi c.s. er daarbij op gewezen dat haar opdrachtgever de betreffende micro paks heeft besteld en heeft laten afleveren bij Alpi International met het verzoek de micro paks van een bepaalde zending te vervangen, waarna Alpi International de kosten van een en ander in rekening heeft gebracht bij haar opdrachtgever. Die gang van zaken wordt bevestigd door de e-mailcorrespondentie tussen Alpi c.s. en haar opdrachtgevers over de micro paks die Converse zelf heeft overgelegd (producties 83L, 83Q en 83Y van Converse) en is ook niet bestreden door Converse. Onder die omstandigheden kan, voor zover het vervangen van micro paks als inbreuk moet worden aangemerkt, die handeling niet worden aangemerkt als inbreuk door Alpi c.s. (vgl. HvJ EU 15 december 2011, C-119/10, Red Bull – Winters). Hetzelfde geldt voor het verwijderen van de etiketten, labels en prijzen. Ook ten aanzien van die handelingen moet ervan worden uitgegaan dat Alpi c.s. ze heeft verricht in opdracht van haar opdrachtgevers. Dat heeft Alpi c.s. namelijk nadrukkelijk aangevoerd en het tegendeel is gesteld noch gebleken.

geen inbreuk door verhulling
4.22. Ten vijfde heeft Converse aangevoerd dat Alpi c.s. inbreuk heeft gemaakt omdat Alpi c.s. (i) in haar zakelijke stukken de generieke benaming “shoes” heeft gebruikt, (ii) te lage invoerwaardes heeft opgegeven, en (iii) constructies heeft bedacht om douane-interventie te voorkomen. Dat betoog kan geen doel treffen. Voor zover de aangevoerde stellingen juist zijn, betreffen ze handelingen die mogelijk eventuele inbreuken door de opdrachtgevers verhullen. De handelingen zelf kunnen echter niet worden aangemerkt als inbreuken, dat wil zeggen als aan de merkhouder voorbehouden handelingen in de zin van de artikelen 9 GMVo en 2.20 BVIE.

maatstaf mede-inbreuk
4.25. Een andere conclusie kan, anders dan Converse meent, ook niet worden getrokken uit artikel 6:166 BW. Dit artikel geeft namelijk geen antwoord op de vraag onder welke omstandigheden een partij kan worden aangemerkt als dader van een onrechtmatige daad, zoals een merkinbreuk. Het bevat een regeling voor het causaal verband tussen een specifieke onrechtmatige daad en daardoor geleden schade, in die zin dat iemand die deelneemt aan een groep zich niet kan onttrekken aan mede-aansprakelijkheid voor schade die door een ander lid van de groep is toegebracht, met een beroep op het ontbreken van causaal verband tussen zijn deelname en de schade. Bovendien is de grondslag voor de in artikel 6:166 BW geregelde aansprakelijkheid een onrechtmatige daad bestaande uit het deelnemen aan een groep terwijl de kans op het onrechtmatig schade toebrengen door één van de leden, de betreffende persoon had behoren te weerhouden van zijn deelname aan de groep. Ook indien het onrechtmatig schade toebrengen door het ene groepslid bestaat uit het maken van inbreuk op een merkrecht, is de grondslag voor de in artikel 6:166 BW geregelde aansprakelijkheid van het andere groepslid dus niet een inbreuk op een merkrecht.

Alpi c.s. geen auctor intellectualis
4.26. Ter onderbouwing van de gestelde mede-inbreuk heeft Converse als meest verstrekkende stelling aangevoerd dat Alpi c.s. de “auctor intellectualis” van de inbreuken door derden zou zijn. Converse verwijst in dit verband naar een stroomschema dat zij heeft gevonden in de administratie van Alpi International (productie 33 van Converse). Uit dit document blijkt, anders dan Converse meent, echter niet dat Alpi c.s. zelf heeft bedacht hoe de schoenen met Converse-tekens moeten worden ingevoerd en verhandeld. Het schema geeft aan op welke wijze er gefactureerd diende te worden voor de diverse mogelijk stappen in het logistieke proces, zoals de opslag van de goederen, de organisatie van het vervoer en het “orderpicken”. Een dergelijk schema is verenigbaar met de stelling van Alpi c.s. dat Alpi c.s. de in het schema genoemde werkzaamheden steeds uitvoerde in opdracht van de in het schema genoemde partijen Baccarat en Pelham. Dat het schema de indruk wekt dat de dienstverlening aan die partijen een structureel karakter had, maakt dat niet anders. Het structureel verlenen van diensten bij bepaalde invoer- en verkoophandelingen impliceert niet dat Alpi c.s. die invoer- en verkoophandelingen ook zelf verricht. De rechtbank verwerpt dan ook de stelling dat Alpi c.s. de “auctor intellectualis” is.

geen mede-inbreuk
4.32. Ook de stelling van Converse dat Alpi c.s. zou hebben geweten dat de schoenen met de Converse-tekens zonder toestemming van Converse op de markt zijn gebracht, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat Alpi c.s. de gestelde wetenschap bestrijdt, maakt die enkele wetenschap een logistiek dienstverlener onder de hiervoor genoemde omstandigheden niet tot mede-inbreukmaker.

faciliteren inbreuken
4.33. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat, afgezien van de verkoop aan het eigen personeel, Alpi c.s. niet zelf inbreuk heeft gemaakt op de Converse-merken. Bij de beantwoording van de vraag of Alpi c.s. wel kan worden verweten inbreuken door derden te hebben gefaciliteerd, dient zoals hiervoor is overwogen, eerst te worden vastgesteld of die derden inbreuk hebben gemaakt. Zoals hierna zal worden toegelicht moet in dit kader een onderscheid worden gemaakt tussen (i) zendingen ten aanzien waarvan de inbreuk voorshands moet worden aangenomen, maar Alpi c.s. tegenbewijs mag leveren, (ii) zendingen ten aanzien waarvan de inbreuk als onvoldoende onderbouwd moet worden verworpen en (iii) zendingen ten aanzien waarvan Converse nog bewijs moet leveren.

Lees hier de uitspraak (pdf / html)

Rechtbank Den Haag 1 april 2015, IEF 14846; ECLI:NL:RBDHA:2015:3529 (Bacardig tegen Seva)
De merkenrechtelijke status van T1-, T2- en AGD-goederen. Zie eerdere IEF 14148. Seva heeft zonder toestemming van Bacardi partijen alcoholhoudende dranken voorzien van een BACARDI-merk in de EU in het verkeer gebracht. Bacardi stelt dat Seva gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad heeft. De rechtbank houdt de beslissing aan tot prejudiciële vragen zijn beantwoord [IEF 14058] en laat Seva toe (tegen)bewijs te leveren tegen de prijslijst. Indien prijslijst afkomstig van Seva: oordeel merkinbreuk en onrechtmatige daad.

4.13.
De lijn van de jurisprudentie4 van deze rechtbank is tot op heden dat merkproducten die douanerechtelijk in het vrije verkeer van goederen zijn gebracht te gelden hebben als merkenrechtelijk ingevoerd, ongeacht de vraag of zij een AGD-status hebben. Het hof Den Haag heeft recentelijk bij arrest5 in een zaak tussen Bacardi en Van Caem, Top Logistics en Mevi, partijen die voor derden alcoholische producten op- en overslaan de volgende vragen aan het Hof van Justitie van de EU voorgelegd:

“1. Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van "gebruik (van het teken) in het economisch verkeer" dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?
2. Wanneer vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?”
De rechtbank zal, indien het Hof van Justitie bepaalt dat AGD-goederen niet als merkenrechtelijk ingevoerd hebben te gelden, de lijn in haar jurisprudentie niet voortzetten.

4.29.
Niet in geschil is dat de prijslijst is gevonden bij de opgave van [B] in het kader van de andere inbreukprocedure en dat de prijslijst is voorzien van het logo van Seva Trading B.V.. Seva heeft zich in dit kader slechts verweerd met de algemene stelling dat zij nooit heeft gewerkt met prijslijsten. Zij heeft geen concrete aanwijzingen kunnen geven die leiden naar de heer [E]. Onder deze omstandigheden is de rechtbank voorshands van oordeel dat vaststaat dat de prijslijst van Seva afkomstig is. Omdat Seva bewijs, mede inhoudende tegenbewijs, heeft aangeboden ter zake zal zij worden toegelaten tot tegenbewijs tegen dit voorshandse oordeel, als in het dictum te verwoorden.

Indien prijslijst afkomstig van Seva: oordeel merkinbreuk en onrechtmatige daad

Rechtbank Den Haag 1 april 2015, IEF 14831; ECLI:NL:RBDHA:2015:3649 (Bacardi tegen Van Caem c.s.)
Uitspraak ingezonden door Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen. Merkenrecht. Parallelhandel. Gedecodeerde goederen. Partijen verzoeken om Bacardi nieuw bewijs in het geding te laten brengen "ter onderbouwing van de door haar bij dagvaarding gedane feitelijke stellingen’. Nu in deze zaak reeds vonnis was bepaald, wordt het verzoek als tardief geweigerd. De rechtbank houdt het geding geschorst tot na beantwoording van het HvJ EU van de prejudiciële vragen in de Mevi-Bacardi [IEF 14058].

Nieuw bewijs?
4.2. Bij brief van 19 december 2014 (vgl. 1.3.) is door partijen onder meer verzocht toe te staan Bacardi nieuw bewijs in het geding te laten brengen ‘ter onderbouwing van de door haar bij dagvaarding gedane feitelijke stellingen’. Nti in deze zaak reeds vonnis was bepaald wordt het verzoek als tardief geweigerd.4.6. De rechtbank is na de zitting ambtshalve bekend geworden met de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de procedure tussen Mevi/Top Logistics en (onder meer) Bacardi, waarin Van Caem is toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Mevi/Top Logistics, van 22juli 2014’ Daarin heeft het Haagse hof de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU voorgelegd:

“Deze vragen betreffen goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in het Communautair douanewetboek, Verordening (EEG) nr. 2913/92 (oud) en Verordening (EG) nr. 450/2008).

1 .Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van ‘gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?
2.Wanneer vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?”

Schorsing
4.7. Ook is inmiddels op 30 september 2014 arrest gewezen in het hoger beroep aangetekend tegen het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 201 1. Het Haagse hof heeft in dit arrest onder meer overwogen, dat voor de beantwoording van de in die procedure voorliggende vragen, het antwoord op de in de Mevi/Bacardi-zaak aan het HvJ EU gestelde vragen van belang is. Om die reden heeft het hof geoordeeld dat zijn beslissing over de vraag of opslag van en handel in Bacardi-producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert, dient te worden aangehouden tot na de beantwoording van de prejudiciële vragen in de Mevi/Bacardi-zaak. Ook voor de beoordeling van de vraag of handel in gedecodeerde producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert, is het oordeel van het HvJ EU in de Mevi/Bacardi-zaak voor de beoordeling door het Haagse hof van belang. Bij de beoordeling van de overige grieven die zich richten tegen de toewijzing van het inbreukverbod en een aantal nevenvorderingen, de formulering en/of de omvang dan wet de motivering daarvan is de beantwoording door het HvJ EU van Justitie van de voorgelegde vragen eveneens van belang. Daarom heeft het hof zijn oordeel aangehouden tot na de beantwoording van die vragen.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Rechtbank Den Haag 18 maart 2015, IEF 14773; ECLI:NL:RBDHA:2015:2989 (Bacardi tegen Gedaagden)
Bevoegdheid. Bacardi vordert verklaring voor recht dat er inbreukmakende en/of Onrechtmatige Bacardi producten worden verhandeld. Internationale bevoegdheid ambtshalve getoetst. Bevoegdheidsincident opgeworpen door in België woonachtige gedaagde [A]. De rechtbank verklaart zich deels onbevoegd (5 aanhef en onder 3 EEX-Vo (oud)).  De rechtbank verklaart zich bevoegd op grond van artikel 6 aanhef en onder 1 EEX-Vo (oud) door te bewerkstelligen, althans niet te voorkomen dat de Nederlandse mede-gedaagden inbreuk maken en/of hebben gemaakt op BACARDI-Gemeenschapsmerken.

Artikel 6 EEX-Vo (oud)
5.10. Volgens [A] is van een zodanige nauwe band geen sprake omdat zowel feitelijk als rechtens sprake zou zijn van een geheel andere grondslag. Het is echter slechts denkbaar dat [A] onrechtmatig heeft gehandeld wegens het bewerkstelligen, althans niet voorkomen van inbreuk op de BACARDI-Gemeenschapsmerken door de Nederlandse mede-gedaagden, indien allereerst wordt vastgesteld dat deze gedaagden inbreuk op BACARDI-Gemeenschapsmerken hebben gemaakt. Derhalve moet in zowel de procedure tegen [A] als die tegen de Nederlandse mede-gedaagden worden beslist of de Nederlandse mede-gedaagden inbreuk op BACARDI-Gemeenschapsmerken hebben gemaakt. Die beslissingen zien op eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. Bij de beoordeling van de betreffende vorderingen jegens [A] moet daarnaast worden beoordeeld of het bewerkstelligen, althans niet voorkomen van de gestelde inbreuk onrechtmatig is geweest, maar dat doet aan het gevaar van tegenstrijdige beslissingen niet af.

5.11. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat van een nauwe band zoals vereist in artikel 6 aanhef en onder 1 EEX-Vo (oud), sprake is voor zover het gaat om vorderingen jegens [A] ingesteld op de onder 5.3 i genoemde grondslag. De rechtbank is dus bevoegd van deze vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 6 aanhef en onder 1 EEX-Vo (oud).

Artikel 5 aanhef en onder 3 EEX-Vo (oud)
5.12. Bacardi c.s. heeft in de dagvaarding niets gesteld waaruit moet worden afgeleid dat de onder 5.3 vermelde schadebrengende feiten zich (mede) hebben voorgedaan of zich kunnen voordoen in het arrondissement Den Haag. Derhalve kan Bacardi c.s. geen bevoegdheid jegens [A] ontlenen aan artikel 5 aanhef en onder 3 EEX-Vo (oud). De stelling in de conclusie van antwoord in het incident dat de B&S groep onder meer heeft gehandeld in Inbreukmakende producten met een bedrijf dat gevestigd is te Leiden kan er niet toe leiden dat door deze nadere stelling alsnog bevoegdheid ontstaat, daargelaten dat niet is in te zien waarom op deze grond moet worden aangenomen dat het bewerkstelligen van deze merkinbreuk door [A] dan eveneens in het arrondissement Den Haag zou hebben plaatsgevonden, zoals Bacardi c.s. stelt.

Verknochtheid
5.13. Voor zover Bacardi zich nog op het standpunt heeft gesteld dat de internationale bevoegdheid van de rechtbank in de vorderingen jegens [A] kan worden gegrond op “verknochtheid” faalt ook dat betoog nu de EEX-Vo (oud) verknochtheid niet als afzonderlijke bevoegdheidsgrond kent, naast een eventuele bevoegdheid die bestaat op grond van artikel 6 aanhef en onder 1 EEX-Vo (oud).

Vzr. Rechtbank Rotterdam 2 maart 2015, IEF 14721 (TSS tegen Recom)
Uitspraak ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals. Merkenrecht. Douane. TSS en Recom hebben een leveringsovereenkomst voor 1.568 zonnepanelen. Recom verzocht de douane op te treden, vanwege het vermoeden dat TSS 'Recom branded zonnepanelen' zou importeren zonder toestemming. Er is sprake van namaak en Recom dagvaart TSS voor Beneluxmerkrechtinbreuk. TSS vordert om vrijgave van de zonnepanelen en de in haar opdracht geproduceerde en door de douane niet vrijgegeven zonnepanelen op RECOMs kosten het merk te laten verwijderen. Er is slechts sprake van één overeenkomst en de tweede productie is op eigen risico van TSS geweest. Dat de goederen niet zijn ingeklaard en zich in T1-status bevinden, maakt het nog onvoldoende aannemelijk dat de goederen niet bestemd zijn voor de EU c.q. Benelux. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

4.9.3. (...) Daar staat echter tegenover dat TSS veelvuldig, bijvoorbeeld in e-mails van 5 en 12 mei 2014, aandringt op het doen van de aanbetaling, maar blijkbaar is gaan produceren zonder dat enige aanbetaling is ontvangen. Een tweede aanbetaling heeft Recom immers nooit gedaan. TSS heeft daar desgevraagd over verklaard dat het allemaal met spoed moest. Dat verklaart echter niet dat zij voor een klant waarmee zij blijkbaar voor het eerst zaken deed, welke klant de eerste aanbetaling al te laat deed, en welke klante vervolgende een tweede aanbetaling maar bleef uitstellen om vervolgens (bij e-mails van 12 mei 2014) tot twee maal toe aan te geven dat er niet geproduceerd moest gaan worden, toch en daarmee op geheel eigen risico is gaan produceren. (...) En hoewel TSS zich in deze procedure beroept op een met Recom gesloten tweede overeenkomst blijkt nergens uit dat zij dat in de periode vanaf mei/juni ook heeft gedaan. Sterker nog, TSS stelt zelf dat zij door de douane beslagen op 20 augustus 2014, nog voordat die de haven van Rotterdam hadden bereikt, heeft verkocht aan H&D. (...)

Conclusie A-G 3 maart 2015, IEF 14718; ECLI:EU:C:2015:137; zaak C-681/13;  (Diageo tegen Simiramido-04)
Conclusie mede ingezonden door Arnout Gieske en Marco Gerritsen, Van Diepen Van der Kroef advocaten. Gerechtskosten. Beslissing van een rechterlijke instantie van een andere lidstaat die strijdig is met het merkenrecht van de Unie. Conclusie AG na prejudiciële vragen van de Nederlandse Hoge Raad [IEF 13375]. Het feit dat een beslissing die in de staat van herkomst is gegeven strijdig is met het recht van de Europese Unie, rechtvaardigt niet dat deze beslissing in de aangezochte staat niet wordt erkend op grond dat zij strijdig is met de openbare orde van deze staat.

Gezien het voorgaande geef ik het Hof in overweging om de prejudiciële vragen van de Hoge Raad der Nederlanden als volgt te beantwoorden:

1)      Artikel 34, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet in die zin worden uitgelegd dat het feit dat een beslissing die in de staat van herkomst is gegeven strijdig is met het recht van de Europese Unie, niet rechtvaardigt dat deze beslissing in de aangezochte staat niet wordt erkend op grond dat zij strijdig is met de openbare orde van deze staat. Een loutere onjuiste opvatting van het nationale recht of van het Unierecht zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding kan, aangezien zij geen kennelijke schending oplevert van een rechtsregel van essentieel belang in de rechtsorde van de aangezochte staat, namelijk geen grond vormen voor een weigering om de beslissing te erkennen op basis van artikel 34, punt 1, van verordening nr. 44/2001. De rechter van de aangezochte staat moet wanneer hij nagaat of sprake is van een eventuele kennelijke schending van de openbare orde ten gevolge van de schending van fundamentele regels van het recht van de Unie, rekening houden met het feit dat degene die zich tegen de erkenning van de beslissing in de aangezochte staat verzet, niet de in de staat van herkomst beschikbare rechtsmiddelen heeft aangewend.

2)      De gerechtskosten die verband houden met de procedure die in een lidstaat is ingesteld en betrekking heeft op een schadevordering op grond van schade die door beslag is veroorzaakt, waarin de vraag is gerezen naar de erkenning van een beslissing die is gewezen in een andere lidstaat in een geding tot handhaving van een intellectuele-eigendomsrecht, vallen onder artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.”

Gestelde vragen:

1)      Moet artikel 34, [...] punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat deze weigeringsgrond mede ziet op het geval waarin de beslissing van de rechter van de lidstaat van herkomst evident in strijd is met het Unierecht, en dit door die rechter is onderkend?

2)      a)      Moet artikel 34, [...] punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat aan een geslaagd beroep op deze weigeringsgrond de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden?

2)      b)     Indien het antwoord op vraag 2 a) bevestigend luidt, wordt dit anders indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet tot een andere beslissing zou hebben geleid?

3)      Moet artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling mede ziet op de kosten die partijen maken in het kader van een geding in een lidstaat tot schadevergoeding, indien de vordering en het verweer betrekking hebben op de beweerde aansprakelijkheid van de verwerende partij wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in een andere lidstaat, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning in eerstgenoemde lidstaat van een beslissing van de rechter van laatstgenoemde lidstaat?

Rechtbank Den Haag 4 februari 2015, IEF 14631; ECLI:NL:RBDHA:2015:2027 (Tommy Hilfiger tegen X c.s.)
Bewijslast. Parallel import. Namaak. Faciliteren van merkinbreuk. Bestuurdersaansprakelijkheid. Kleding voorzien van Tommy Hilfiger tekens. Zie eerder IEF 12478. Wishful Business met Y als bestuurder heeft door haar betrokkenheid bij de proefaankoop (afhaaladres) en bij het beslag in Alkmaar merkinbreuk gefaciliteerd. [X] en [Y] hebben door hun betrokkenheid bij de verhandeling van de in Lelystad en Heemskerk in beslag genomen kleding merkinbreuk gefaciliteerd. De merkinbreuk door de verhandeling van kleding valt het ook onder de bestuurdersaansprakelijkheid van X. De vorderingen worden toegewezen.

Merkinbreuk, onrechtmatig handelen en (bestuurders)aansprakelijkheid
2.10. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Wishful Business door haar betrokkenheid bij de proefaankoop en bij het beslag in Alkmaar merkinbreuk gefaciliteerd. [X] en [Y] hebben door hun betrokkenheid bij de verhandeling van de in Lelystad en Heemskerk in beslag genomen kleding merkinbreuk gefaciliteerd. Ook is vast komen dat Primetta v.o.f. en dus [X] als vennoot en Wishful Business inbreuk op de merkrechten van THL hebben gemaakt door verhandeling van kleding voorzien van Tommy Hilfiger tekens na augustus 2005. Tot slot is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid van [X] voor merkinbreuk door [X] Trading B.V., Fashion Gate B.V. en Fashion Logistics B.V. en van [Y] voor merkinbreuk en onrechtmatig handelen door Wishful Business. Een en ander wordt hierna toegelicht.

- proefaankoop en beslag Alkmaar
2.11. Bij de proefaankoop in maart 2011 heeft React kleding voorzien van de Tommy Hilfiger tekens gekocht van Outlet 4 You en die kleding afgehaald bij de bedrijfsruimte van Wishful Business in Alkmaar. (...)

2.16. De conclusie is dat Wishful Business door haar betrokkenheid bij de proefaankoop en bij de in beslag genomen namaakkleding merkinbreuk heeft gefaciliteerd en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens TH.

- beslag Lelystad en Heemskerk
2.22. De conclusie is dat zowel [X] als [Y] door hun betrokkenheid bij de verhandeling van de in Lelystad in beslag genomen kleding en bij de in Heemskerk op voorraad gehouden kleding merkinbreuk hebben gefaciliteerd en zodoende onrechtmatig hebben gehandeld jegens TH.
2.23. De stelling dat Dreamer, [X] Beheer, en Fashion Gate Group tevens betrokken waren bij de proefaankoop en de kleding die in beslag is genomen in Alkmaar, Lelystad en Heemskerk heeft TH onvoldoende onderbouwd. Van merkinbreuk dan wel onrechtmatig handelen van deze gedaagden is ten aanzien van deze feiten dan ook geen sprake.

- handel in Tommy Hilfiger kleding vanaf 2005 – (faciliteren van) merkinbreuk
2.28. Gelet op het voorgaande stelt de rechtbank vast dat [X] (als vennoot van Primetta v.o.f.) en Wishful Business inbreuk hebben gemaakt op de Gemeenschapsmerken van THL op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Van andere verschenen gedaagden komen in het rapport geen facturen of andere correspondentie voor waaruit blijkt dat zij zelf aan de merkhouder voorbehouden handelingen hebben verricht. Van merkinbreuk door andere verschenen gedaagden op grond van het rapport is dan ook geen sprake.

2.37. Naar het oordeel van de rechtbank is tevens sprake van bestuurdersaansprakelijkheid van [Y] voor merkinbreuk en onrechtmatig handelen door Wishful Business. TH heeft onweersproken gesteld dat [Y] (indirect) enig aandeelhouder en bestuurder en feitelijk beleidsbepaler is van Wishful Business en dat zij persoonlijk namens Wishful Business handelde. Wishful Business heeft ook geen werknemers in dienst. Als gevolg van eerdere procedures tegen haar echtgenoot [X] had [Y] op de hoogte dienen te zijn van het inbreukmakend karakter van dergelijk handelen. Van voornoemd handelen is [Y] persoonlijk een ernstig verwijt te maken en zodoende is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.

Groepsverband
2.39 (...) Dat van een dergelijk bewust gezamenlijk optreden sprake was bij [X] c.s. en [Q], [Z] en Dion wat betreft ieder van de verschillende hiervoor besproken onrechtmatige handelingen heeft TH onvoldoende toegelicht.

Vorderingen in de hoofdzaak
2.40. Gelet op de vaststelling van merkinbreuk door [X] en Wishful Business is het sub I gevorderde verbod om inbreuk te maken op de Gemeenschapsmerken van THL (vermeld in 2.1 van het tussenvonnis) dientengevolge toewijsbaar als nader in het dictum bepaald. De rechtbank zal gelet op artikel 98 lid 1 GMVo het verbod opleggen voor de Gemeenschap. Afzonderlijk belang bij een verbod op inbreuk op de aan de Gemeenschapsmerken identieke Beneluxmerkrechten heeft TH niet gesteld, zodat het gevorderde verbod in zoverre wordt afgewezen.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Op andere blogs:
Wieringa