Parallelimport  

Hof van Beroep Brussel 18 maart 2014, IEF 13880 (PI Pharma tegen MSD)
Merkinbreuk. Parallelimport. Markttoegang. MSD is een Amerikaanse farmaceutische onderneming en had in België het exclusieve recht tot de commercialisatie van producten op basis van losartan (verlaagt de bloeddruk en wordt voorgeschreven bij hypertensie en chronisch hartfalen). De beschermingsduur is in de gehele Europese Unie verstreken. MSD is titularis van onder meer het Benelux woordmerk 'Cozaar' en 'Lortaan'. PI Pharma is een Belgische onderneming die actief is op het gebied van parallelinvoer van geneesmiddelen. In 2011 kreeg zij een vergunning voor parallelinvoer vanuit Italië. PI Pharma herverpakt het geneesmiddel in een nieuwe buitenverpakking (van 28 naar 98 tabletten) waarbij het merk Lortaan wordt vervangen door Cozaar. MSD is van oordeel dat deze herverpakking een inbreuk vormt op haar merkrechten. Het hof besluit dat de herverpakking (een nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten) alsmede de hermerking (Cozaar) obectief noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot de Belgische markt. Verzet hiertegen is onrechtmatig, het hoger beroep is dan ook gegrond.

19. (...) Deze overweging geldt a fortiori in onderhavig geding, aangezien het formaat van de lidstaat van uitvoer (of de veelvouden ervan) zelfs niet wordt verhandeld in de lidstaat van invoer. In de lidstaat van invoer (België) gebruikt de merkhouder (MSD) voor het geneesmiddel losartan 100 mg slechts één verpakkingsformaat, met name het formaat van 98 tabletten. Een verzet van MSD tegen de verhandeling door PI Pharma van het verpakkingsformaat van 98 tabletten en dus van een ander verpakkingsformaat dan dat van 28, 56, 84 of 280 tabletten - waarvoor in België geen markt bestaat zodat er met deze formaten zelfs geen sprake kan zijn van een afzetting op een beperkt gedeelte van de markt als bedoeld door het Hof - impliceert dan ook een afscherming van de markten. Dit verschil in verpakkingsformaat maakt dat er een objectieve noodzaak bestaat tot de ompakking naar een formaat van 98 tabletten. Het verzet van MSD als merkhouder tegen dergelijke ompakking belemmert de effectieve toegang van het uit Italië ingevoerde product tot de Belgische markt zodat dit verzet onrechtmatig is. De ompakking naar het formaat van 98 tabletten is voor PI Pharma objectief noodzakelijk om toegang tot de Belgische markt te bekomen. Dergelijke ompakking is dan ook niet uitsluitend ingegeven door het streven naar een commercieel voordeel door PI Pharma. De ompakking naar het formaat van 98 tabletten wordt door PI Pharma gerealiseerd door een nieuwe buitenverpakking.

(...) Het hof besluit zodoende dat de herverpakking door een nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten objectief noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot de Belgische markt.

21. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een dergelijke vervanging objectief noodzakelijk moet zijn, wil de merkhouder zich er niet tegen kunnen verzetten. De nationale rechter moet derhalve onderzoeken of de omstandigheden ten tijde van de verkoop de vervanging van het oorspronkelijke merk door dat van de lidstaat van invoer objectief noodzakelijk maakten voor de parallelimporteur om het product in die lidstaat op de markt te kunnen brengen. Aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde is voldaan, indien in een bepaald geval het verbod aan de importeur om het merk te vervangen, de effectieve toegang tot de mark belemmert. Dit is het geval wanneer wettelijke bepalingen of praktijken in de lidstaat van invoer de verkoop van dit product op de markt van die lidstaat onder het merk dat het in de lidstaat van uitvoer draagt, beletten. Hetzelfde geldt voor een voorschrift van consumentenbescherming, waarbij het gebruik in de lidstaat van invoer van het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk wordt verboden, omdat dit bij de consument tot verwarring zou kunnen leiden (arrest Upjohn, punten 42 en 43).

24. (...) De vraag rijst hoe PI Pharma dan reclame kan maken voor het parallel ingevoerd geneesmiddel indien dit een naam heeft die verschillend is van de naam van het gekende referentiegeneesmiddel. In dergelijk geval is een herinneringsreclame niet mogelijk of minstens weinig zinvol, want de benaming is niet gekend op de Belgische markt. Aangezien PI Pharma als parallelimporteur enkel maar herinneringsreclame mag maken, wordt zij belet enige promotie te voeren voor het door haar parallel ingevoerde geneesmiddel met vreemde benaming. Deze wettelijke regeling inzake reclame voor parallel ingevoerde geneesmiddelen belet dan ook de daadwerkelijke promotie en marketing door PI Pharma van het geneesmiddel onder het merk van de lidstaat van uitvoer zodat het verbod om het merk te vervangen de effectieve toegang tot de markt belemmert. Het hof besluit dan ook dat in onderhavig geval de hermerking zoals doorgevoerd door PI Pharma objectief noodzakelijk is om effectieve toegang te krijgen tot de Belgische markt.

25. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het hof van oordeel is dat zowel de herverpakking (nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten) als de hermerking objectief noodzakelijk zijn.

HvJ EU 6 februari 2014, zaak C-98/13 (Blomqvist tegen Rolex) - dossier
Zie eerder IEF 12577. Verzoek om een prejudiciële beslissing Højesteret, Denemarken. Auteursrecht. Merkenrecht. Koop op afstand. Douanerecht. Uitlegging van artikel 4, lid 1, van [InfoSoc-richtlijn], artikel 5, leden 1 en 3, van [Merkenrechtrichtlijn], artikel 9, leden 1 en 2, [Gemeenschapsmerkenverordening] en artikel 2, lid 1, sub b [Douaneverordening]. Maatregelen tegen het op de markt brengen van namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen – In een lidstaat wonende particulier die via internet van een in een derde land gevestigde koper een namaakhorloge voor privé-doeleinden heeft gekocht – Inbeslagneming van deze door de verkoper via de post gezonden horloge en opschorting van de vrijgave van deze horloge door de autoriteiten van deze lidstaat.

HvJ EU verklaart voor recht:

[De Douaneverordening (EG) nr. 1383/2003] moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een intellectuele-eigendomsrecht op een goed dat aan een in een lidstaat woonachtige persoon wordt verkocht via een verkoopsite op internet in een derde land, op het ogenblik waarop dit goed op het grondgebied van deze lidstaat binnenkomt de bescherming wordt geboden die door voornoemde verordening aan deze houder wordt gewaarborgd louter op grond van de verkrijging van dat goed. Daartoe is niet vereist dat vóór de verkoop voor het betrokken goed tevens een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij de consumenten van diezelfde staat.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, aldus worden uitgelegd dat sprake is van „distributie onder het publiek” in een lidstaat van auteursrechtelijk beschermde goederen, wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar de goederen auteursrechtelijk zijn beschermd, betaling voor de goederen ontvangt en naar de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de lidstaat waar de goederen worden geleverd?
2. Moet artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van goederen, die zijn voorzien van het merk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar het merk is ingeschreven, betaling voor de goederen ontvangt en aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
3. Moet artikel 9, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen, die zijn voorzien van het gemeenschapsmerk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in een lidstaat, betaling voor de goederen ontvangt en ze aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
4. Moet artikel 2, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „door piraterij verkregen goederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „distributie onder het publiek” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de eerste vraag aangegeven criteria moet zijn geweest? Vijfde vraag Moet artikel 2, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „namaakgoederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „gebruik [...] in het economische verkeer” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de tweede en de derde vraag aangegeven criteria moet zijn geweest?

Op andere blogs:
1709blog Another ECJ IP Decision on customs seizures
DeClercq Arrest Europese Hof van Justitie: Aanpak van grensoverschrijdende piraterij via internet (on)mogelijk?
IPKat Rolex v Blomqvist: enough to give you a seizure
MARQUES Good news for brands as top court rules against "fakes by post" for personal use

Hoge Raad 31 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:212 (Arubags & More N.V.)
Arubaans appelprocesrecht. Grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep, ontbreken grievenstelsel, bevoegdheid tot vernietiging buiten grieven om, beginsel van hoor en wederhoor, verrassingsbeslissing. Arubags is houdster van een woord- en beeldmerk waarbij gebruik wordt gemaakt van het woord 'Aruba' en het concept van het handelsmerk Robin Ruth. Arubags heeft een verbod van merkinbreuk gevorderd tegen verzoeker, die zonder toestemming tassen met gebruik van het woord 'Aruba' heeft verhandeld.

Het hof heeft het merendeel van de vorderingen van Arubags toegewezen op auteursrechtelijke grondslag, overwegende; Arubags heeft zich eveneens beroepen op het auteursrecht op de Robin Ruth-tassen; de door verzoeker verkochte tassen komt visueel overeen met de door Arubags verkochte tassen. Het hof is niet toegekomen aan bewijslevering van merkenrechtelijk voorgebruik en heeft in het midden gelaten of het ingeschreven merk van Arubags voldoende onderscheidend vermogen heeft. Verzoeker klaagt succesvol dat het hof in strijd met art. 6 EVRM en de artt. 52 en 128 Rv Aruba auteursrechtinbreuk aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd. Arubags heeft in hoger beroep immers uitsluitend een beroep gedaan op een aan haar toekomend merkrecht op tassen. Arubags heeft louter beroep gedaan op auteursrecht ter weerlegging van het verweer dat sprake is van merkenrechtelijk voorgebruik. Het hof heeft zowel de grenzen van de rechtsstrijd miskend als een ontoelaatbare verrassingsbeslissing gegeven.

3.5.2. Onderdeel 1 voert terecht aan dat Arubags in paragraaf 11 van haar beroepschrift en in haar pleitnota in appel (weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.12) uitsluitend een beroep heeft gedaan op het auteursrecht op de Robin Ruth-tas ter weerlegging van het verweer van [verzoeker] c.s. dat sprake is van merkenrechtelijk voorgebruik, welk verweer door het gerecht was gehonoreerd. Eveneens terecht betoogt het onderdeel dat Arubags zich in deze passage van haar beroepschrift en in haar pleitnota in appel louter heeft beroepen op het auteursrecht van Avrahami op de Robin Ruth-tas, en niet op een aan Arubags toekomend auteursrecht. Weliswaar hebben [verzoeker] c.s. in paragraaf 8, eerste volzin, van hun pleitnota in hoger beroep (weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.13) opgemerkt dat geen sprake is van een auteursrecht van Arubags op de tassen, maar deze opmerking kan niet anders worden verstaan dan dat zij daarmee de feitelijke juistheid van het voormelde betoog van Arubags hebben betwist.

3.5.3. In het licht van hetgeen hiervoor in 3.5.2 is overwogen met betrekking tot de stellingname van Arubags in hoger beroep, heeft het hof in strijd met de hiervoor in 3.5.1, laatste alinea, genoemde regels gehandeld.  Het hof heeft zowel de grenzen van de rechtsstrijd miskend als een ontoelaatbare verrassingsbeslissing gegeven, doordat het de toewijzing van Arubags’ vorderingen heeft gebaseerd op de niet door Arubags aangevoerde grondslag van inbreuk op een aan haar toekomend auteursrecht. De hierop gerichte klacht van onderdeel 1 slaagt.

3.6. De overige klachten van het middel behoeven geen behandeling.

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak (Tropische verrassing)

Rechtbank Den Haag 4 februari 2014, KG ZA 13-1389 (PJS International S.A., APE en Partners S.P.A. tegen Energxchange 2 B.V. en BAmbini Fasion Outlet B.V.)
Uitspraak ingezonden door Marlou van de Braak, Hoyng Monegier.
Merkenrecht. Parallelimport. Verstekvonnis. Gedaagden verwijderden labels met onder meer barcodes van kleding voorzien van de Gemeenschapsmerken PJS en PARAJUMPERS.

Gedaagden wordt verboden binnen de Lidstaten van de Europese Unie inbreuk te maken op de Gemeenschapsmerken PJS en PARAJUMERS van eisers, meer in het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, door het verwijderen van (labels met onder meer) barcodes van de kleding voorzien van deze merken en onder meer het verhandelen van kleding voorzien van deze merken die niet met toestemming van de merkhouder op de Europese markt is gebracht. Tevens worden gedaagden bevolen opgave te doen van de herkomst en distributiekanalen en mede te delen het aantal ingekochte en verkochte inbreukmakende producten, in- en verkoopprijzen, nettowinst en de berekeningswijze daarvan.

Leestips: 3.1 e.v.

Hof Amsterdam 28 februari 2012, ECLI:N:GHAMS:2012:948 (Alpi International Forwarders B.V. tegen Converse INC.)
Zie eerder IEF 9322. Merkenrecht. Namaak. Bij de Roemeense douane waren schoenen bestemd voor Alpi in beslag genomen onder het vermoeden dat het namaak Converse-schoenen betrof. Converse heeft met verlof van de voorzieningenrechter conservatoir beslag tot afgifte gelegd op de onder Alpi bevindende namaak schoenen en conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Alpi. De deurwaarder heeft kopieën van documenten en van de harde schijven van de computer van Alpi gemaakt. Nu vraagt Alpi om schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis. Haar belangen worden geschaad door het verstrekken van informatie aan Converse. Volgens Alpi heeft Converse ook al genoeg gegevens nu ALPI de NAW-gegevens van haar opdrachtgevers heeft verstrekt.

De toewijzing  van het beslag door de voorzieningenrechter was te ruim en Converse verkrijgt ten detrimente van de betrokken concurrenten, vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie die haar rechtens niet toekomt. Het hof verwerpt dit en stelt dat hier verschillend over kan worden gedacht en dat de beslissing van de voorzieningenrechter niet is te kwalificeren als een klaarblijkelijke juridische misslag. Converse maakt ook geen misbruik van de executiebevoegdheid. Zij heeft er belang bij om met de verkregen informatie verdere merkinbreuken te voorkomen. Het hof wijst de vorderingen af.

Beoordeling
3.5 Alpi heeft ter toelichting op haar incidentele vordering gewezen op haar belangen die worden geschaad door het verder verstrekken van informatie aan Converse en het gebruikmaken door deze van reeds verkregen informatie (onder meer stelt Alpi dat haar goodwill wordt aangetast en dat klanten zullen weglopen doordat zij zich niet met de vereiste discretie van haar taak als expediteur kan kwijten), en op de onomkeerbare gevolgen die het gebruikmaken van deze, naar zij stelt, ten onrechte verkregen informatie heeft, met name doordat op basis daarvan rechtsmaatregelen worden genomen tegen (onder meer) Alpi, haar bestuurders [S] en [M] en Alpi Netherlands B.V., welke maatregelen tot het faillissement van de hier genoemden zullen leiden.
Zij wijst er voorts op dat Converse reeds voorafgaand aan het kort geding van Alpi de NAW-gegevens van haar opdrachtgevers met betrekking tot de inbeslaggenomen partijen schoenen heeft ontvangen en dat deze gegevens Converse in staat stellen deze opdrachtgevers aan te spreken, en stelt dat Converse geen (rechtens te respecteren) belang, althans een belang van slechts geringe betekenis, heeft bij verdere gebruikmaking van uit de administratie van Alpi afkomstige informatie hangende de beslissing in de hoofdzaak. In dit verband wijst Alpi er op dat Converse, door de - in haar visie - zowel in materiële als temporele zin te ruime toewijzing van de voorziening door de voorzieningenrechter, vertrouwelijke klantinformatie en voorts volledige inzage in goederenstromen met betrekking tot de geautoriseerde parallelhandel van Converse-schoenen verkrijgt en aldus, ten detrimente van de betrokken concurrenten, vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie verwerft die haar rechtens niet toekomt.

Bij pleidooi heeft Alpi er voorts nog op gewezen dat de voorzieningenrechter er in het bestreden vonnis van uit is gegaan dat het hier een partij namaak Converse-schoenen betreft, doch dat Converse in haar memorie van antwoord in het incident aanvoert dat het om ongeautoriseerde parallelimport vanuit het Verre Oosten zou gaan. Hieruit volgt, zo betoogt Alpi, dat het vonnis op een kennelijke feitelijke en juridische misslag berust. Zij verwijst onder meer naar HR 22 april 1983/NJ 1984, 145.

3.6. Dit betoog kan Alpi niet baten. De voorzieningenrechter heeft aan zijn beslissing ten grondslag gelegd dat aannemelijk is dat sprake is van (door de opdrachtgevers van Alpi gepleegde) merkinbreuk bestaande uit handel in namaak Converse-schoenen. Het standpunt dat de inbeslaggenomen schoenen namaakschoenen zijn is door Converse in hoger beroep niet verlaten (vgl. haar memorie in het onderhavige incident onder 3.2), noch is er aanleiding om in hoger beroep van de (klaarblijkelijke) onjuistheid van dit standpunt uit te gaan. Dat Converse in hoger beroep (mogelijk, zij moet haar memorie van antwoord nog nemen) primair ongeautoriseerde parallelimport aan haar vordering ten grondslag zal leggen brengt niet mee dat de uitspraak van de voorzieningrechter op een kennelijke misslag berust, te minder nu in beide gevallen sprake is van merkinbreuk die het nemen van bewijsbeschermende maatregelen en de exhibitie van de door het bewijsbeslag getroffen gegevens rechtvaardigt.

Over de vraag of de getroffen voorziening te ruim is kan verschillend worden gedacht, in ieder geval valt de beslissing van de voorzieningenrechter op dit punt niet te kwalificeren als een klaarblijkelijke juridische misslag in zin van bedoelde jurisprudentie.

P.B. Hugenholtz, Annotatie bij Hof van Justitie EU 1 december 2011 (Koninklijke Philips Electronics / Lucheng Meijing Industrial Company e.a. en Nokia Corporation / Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs) NJ 2013-38/39, nr. 408, p. 4605-4617.
Douane. Beslag. Namaak (‘counterfeiting’) en productpiraterij plegen voor de civiele rechter – en in extreme gevallen ook strafrechtelijk – bestreden te worden. Minder bekend maar zeker niet minder belangrijk is de rol van de douane bij de namaak- en piraterijbestrijding. Op grond van de zogeheten Anti-Piraterij Verordening (Verordening 608/2013 van 12 juni 2013, die in de plaats is gekomen van Verordening 1383/2003; verder ‘APV’) hebben de douaneautoriteiten in de lidstaten van de Europese Unie de bevoegdheid om goederen waarvan vermoed wordt dat zij inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten bij de grens vast te houden totdat de rechter over de status van de goederen beslist heeft. Volgens een mededeling van de Europese Commissie (2012IP/13/761 d.d. 5 augustus 2013) werden in 2012 bijna 40 miljoen namaakgoederen (geschatte totale waarde bijna € 1 miljard) door de douaneautoriteiten aan de EU-grenzen tegengehouden en in beslag genomen.

(...) Hoewel in kringen van rechthebbenden met teleurstelling op het arrest van het Hof is gereageerd, valt er mijns inziens weinig op af te dingen. De APV is bedoeld als instrument om de handhaving van nationale en communautaire rechten van intellectuele eigendom te faciliteren, niet om de materiële werkingssfeer ervan te verruimen (zie Conclusie A.-G, nr. 51). Het zou merkwaardig zijn als op grond van de APV bepaalde handelingen, zoals extracommunautaire transito, verboden zouden zijn die op grond van het materiële nationale en communautaire recht gewoon zijn toegestaan

(...) Nu de vervaardigingsfictie door het Hof naar het rijk der fabelen is verwezen, dringt de gedachte zich op dat de Nederlandse douane (op gezag van de rechthebbenden en de Hoge Raad) jarenlang grote partijen (namaak)goederen ten onrechte vernietigd heeft. Gaan de namaakfabrikanten en hun vervoerders hun schade verhalen op de Nederlandse Staat? Het zou een gotspe zijn, maar zeker geen kansloze zaak. Gelukkig voor de Staat treden de meeste piraten niet graag voor het voetlicht en lezen zij zelden de Nederlandse Jurisprudentie.

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, KG ZA 12-859 (Van Caem International tegen Bacardi)
Uitspraak ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.
In navolging van IEF 11446 en IEF 11626. Tussen partijen is eerder in 2011 (IEF 10179) eindvonnis gewezen. De  rechtbank concludeerde dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van Bacardi en legde Van Caem opgaveverplichtingen op. In 2012 is Bacardi in kort geding gedagvaard om executiemaatregelen op grond van het eerder vonnis te verbieden, omdat Van Caem geheel aan haar opgaveverplichting had voldaan. De voorzieningenrechter veroordeelde Van Caem tot het doen van opgave van leveranciers. Nu vordert Van Caem wederom een verbod om executiemaatregelen te treffen. Bacardi vordert in reconventie verhoging van de opgelegde dwangsommen en dat Van Caem een door Bacardi aan te wijzen forensische accountant inschakelt om de juistheid en volledigheid van de opgaves na te gaan.

De voorzieningenrechter wijst Van Caem zijn vorderingen in conventie af. Er is geen spoedeisend belang, omdat Bacardi (nog) niet heeft gedreigd met executiemaatregelen. De reconventionele vordering tot verhoging van de opgelegde dwangsommen wordt gedeeltelijk toegewezen. Van Caem wordt bevolen om een nieuwe opgave te doen die door een onafhankelijk forensisch accountant zoveel mogelijk op juistheid en volledigheid is gecontroleerd.

3. Het geschil
3.1. Van Caem vordert na eiswijziging — samengevat — primair dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Bacardi verbiedt executiemaatregelen te treffen op de grondslag dat Van Caem niet zou hebben voldaan aan haar opgaveverplichting voortvloeiend uit het vonnis van 15 juni 2012. Subsidiair vordert Van Caem dat Bacardi bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt verboden executiemaatregelen te treffen wanneer Van Caem opgave II binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen redelijke termijn zodanig wijzigt dat zij alsnog voldoet aan de opgaveverplichting, een en ander met veroordeling van Bacardi in de kosten van de procedure conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.3. Bacardi vordert in reconventie — samengevat — dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoer bij voorraad, bepaalt dat (I) de dwangsommen welke onder 3.6 respectievelijk (II) 3.8 van het vonnis van 14 september 2011 zijn opgelegd worden verhoogd naar een bedrag van € 15.000; per dag met een maximum van € 1.500.000, (III) Van Caem veroordeelt een door Bacardi aan te wijzen forensisch accountant opdracht te geven de juistheid en volledigheid van opgave 1 te controleren aan de hand van in bewijs beslag genomen administratie en daarvan een rapportage aan Bacardi toe te zenden en (IV) Van Caem veroordeelt om opgave te doen, te controleren door een door Bacardi aan te wijzen forensische accountant, van de op 19 juni 2012 aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi Producten, van de leveranciers en afnemers van de aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi Producten in de periode 19 juni 2012 tot en met de datum van betekening van het vonnis, alsmede van de aanwezige voorraad op laatstgenoemde datum, vorderingen III en IV op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Van Caem in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv en met bepaling van de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de dagtekening van dit vonnis.

3.4. Bacardi legt aan haar reconventionele vorderingen ten grondslag dat Van Caem nog altijd niet heet voldaan aan haar verplichting tot het doen van opgave I en dat zij na het vonnis van 14 september 2011 en (naar Bacardi ter zitting heeft toegevoegd) ook nog na 19 juni 2012 haar inbreukmakende handelen heeft voortgezet.

3.5. De vorderingen zijn over en weer bestreden. Op de stellingen van partijen wordt hierna voor zover nodig nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie
4.1. Bacardi meent dat Van Caem geen spoedeisend belang heeft bij de in conventie gevorderde voorzieningen omdat zij (nog) niet heeft gedreigd met executiemaatregelen. Bacardi wijst er bovendien op dat Van Caem op grond van het vonnis van 14 september 2011 al twee miljoen euro aan verbeurde dwangsommen dient te betalen, dat zij hiervoor ten laste van Van Caem beslagen heet gelegd maar dat die echter geen doel hebben getroffen omdat de vennootschap leeggehaald zou zijn.

4.2. Van Caem weerspreekt niet dat Bacardi tevergeefs tracht verhaal te zoeken voor een zeer aanzienlijk bedrag. Daarvan uitgaande ziet de voorzieningenrechter met Bacardi niet in dat Van Caem een spoedeisend belang heeft bij maatregelen die zich richten tegen een eventuele executie van het kort geding vonnis omdat, daargelaten dat vooralsnog op grond van dit vonnis geen enkele executiemaatregel is ingezet, voorshands aannemelijk is dat ook daarvoor geen verhaal zal worden gevonden. De door Van Caem in conventie gevorderde maatregelen dienen daarom te worden afgewezen.

5. De beoordeling in reconventie
5.1. Van Caem heeft — anders dan bij de behandeling van het eerdere kort geding — thans ter zitting erkend dat opgave l niet heeft voldaan aan het eindvonnis. Zij heeft thans tevens erkend dat de inbreuk op de merkrechten van Bacardi in de periode vanaf het vonnis van 14 september 2011 tot 19juni 2012 niet is gestaakt. Voorts is aannemelijk dat het in het vonnis bepaalde maximum van de opgelegde dwangsommen mogelijk reeds is verbeurd. Daarvan uitgaande heeft Bacardi een spoedeisend belang bij de vorderingen I en II.

5.2. Van Caem heeft zich met betrekking tot vordering I gerefereerd (zie haar pleitnotities van 22 oktober 2012 onder 50). Nu bovendien de in het eindvonnis bepaalde dwangsom onvoldoende is gebleken om Van Caem te bewegen de inbreuk te staken en gestaakt te houden en niet is uit te sluiten dat verhoging van de dwangsom haar zal bewegen zich alsnog aan het inbreukverbod te houden, zal de vordering worden toegewezen met dien verstande dat het gestelde maximum wordt verhoogd. Verhoging van de dwangsom naar € 15.000 per dag is niet aan de orde omdat dit minder is dan de in het vonnis bepaalde dwangsom van € 25.000 per dag.

5.5. Vordering IV is gebaseerd op de stelling dat Van Caem ook na het kort geding vonnis de inbreuk heeft voortgezet. Van Caem betwist dit maar uit haar eigen opgave Il blijkt dat zij de inbreuk in ieder geval nog tot op de dag van betekening van het vonnis heeft voortgezet. Op grond hiervan is voorshands voldoende aannemelijk dat Van Caem de inbreuk ook nadien heeft voortgezet. Het spoedeisend belang en de toewijsbaarheid van de door Bacardi gevorderde nadere opgave van leveranciers en afnemers van inbreukmakende Bacardi Producten (als bedoeld in het vonnis van 14 september 2011) is daarmee gegeven. De vordering zal worden toegewezen als hierna vermeld. De gevorderde opgave van de voorraad per 19 juni 2012 en per datum van betekening van dit vonnis zal eveneens worden toegewezen omdat Bacardi hierbij uit een oogpunt van controle van de opgave belang heeft. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding te bepalen dat, zoals gevorderd door Bacardi, de opgave zal worden gecontroleerd door een door Bacardi aan te wijzen accountant. Het volstaat dat de controle wordt verricht door een accountant die niet eerder in opdracht van Van Caem werkzaamheden heeft uitgevoerd of met Van Caem anderszins zakelijke banden heeft.

Rechtbank Den Haag 11 september 2013, HA ZA 09-528 (Cybergun tegen KLM - Wargaim)
Uitspraak ingezonden door Daan de Lange, Brinkhof.
Zie eerder IEF 8547. Anti-Piraterij. Doorvoer. Algemeen bekende merken. Vervaardigingsfictie. Cybergun, rechthebbende op het  Gemeenschapsmerk KALASHNIKOV en procesgevolmachtigde voor de merken UZI en GALIL, maakt bezwaar tegen transport via Schiphol van “dozen met geweren en aanverwante goederen bedoeld voor "airsoft", een oorlogssimulatiespel dat onder meer voor trainingsdoeleinden van leger en politie wordt gebruikt”. Aanhouding i.v.m. nog onbeantwoorde prejudiciële vragen (Philips en Nokia; IEF 10604 en IEF 10605).

Louter doorvoer van goederen in de EU onder een schorsingsregeling is geen handeling die inbreuk kan opleveren. Cybergun voert aan dat de Taiwanese producent en toeleverancier van Wargaim via internetsites van dealers binnen de Europese Unie AK replica's ten verkoop aanbiedt aan consumenten. Dat AK-74 en Kalashnikov kunnen worden aangemerkt als algemeen bekende merken, zijn in de APV noch het Philips en Nokia arrest aanwijzigen te vinden dat voor algemeen bekende merken de vervaardigingsfictie wél zou gelden.

Van een (dreigende) inbreuk op merk- of auteursrechten in de EU, is geen sprake ex 2(1)(a) en/of (b) jo. 16 en 17 APV. De rechtbank verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van de vorderingen jegens Wargaim voor zover die zijn gebaseerd op de gestelde dreigende inbreuk in Rusland en wijst de vorderingen jegens KLM c.s. af.

3.1. Cybergun legt (...) aan haar vorderingen ten grondslag dat (i) het risico bestaat dat de tegengehouden goederen als genoemd in r.o. 2.1 van het tussenvonnis (hierna: de tegengehouden goederen) binnen de Europese Unie in het verkeer worden gebracht en (ii) Wargaim inbreuk dreigt te maken in het land van bestemming (Rusland) op de aan Cybergun toekomende, althans aan haar gelicentieerde, merkrechten uit hoofde van artikel 6bis Unieverdrag van Parijs en auteursrechten onder toepassing van Russisch auteursrecht. (...)

4.1. De rechtbank stelt met Cybergun en Wargaim vast dat het Hof van Justitie voor de Europese Unie (HJEU) in zijn arrest van 1 december 2011 in de gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09 (hierna: het Philips en Nokia arrest) de zogenoemde 'vervaardigmgsfictie' bij de beoordeling van de vraag of sprake is van inbreukmakende goederen als bedoeld in de Anti-Piraterijverordening (Verordening (EG) nr. 1383/2003) van de hand heeft gewezen. Louter doorvoer van goederen in de Europese Unie onder een schorsingsregeling is geen handeling die inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht kan opleveren. Gelet daarop komen de vorderingen jegens de niet-verschenen gedaagde KLM, die uitsluitend op de vervaardigingsfictie zijn gebaseerd, ongegrond voor en zullen worden afgewezen.

4.4. De rechtbank wijst dit standpunt van Cybergun van de hand. Gelet op het verwerpen van de vervaardigingsfictie en de bewoordingen waarin het HvJ EU dat heeft gedaan, moet het enkele (hypothetische) risico dat goederen die in de Europese Unie inbreuk zouden maken op rechten van intellectuele eigendom, op enigerlei wijze in de Europese Unie in het verkeer zouden worden gebracht, onvoldoende geacht worden om goederen te kunnen tegenhouden en (doen) vernietigen. Zoals het HvJ EU in r.o. 68-71 van het Philips en Nokia arrest heeft overwogen, dient aan de hand van bewijs te worden vastgesteld of specifiek ten aanzien van deze tegengehouden goederen dat risico bestaat. Dat bewijs ontbreekt in het onderhavige geval. Dat de toeleverancier van Wargaim (en niet Wargaim zelf) soortgelijke (en niet specifiek deze) goederen aanbiedt in de Europese Unie en dat Wargaim in Rusland (en niet de Europese Unie) handeh in dergelijke goederen, zoals door Cybergun aangevoerd, is geenszins toereikend om het bestaan van zo'n concreet risico te kunnen aannemen. Dat geldt temeer nu Cybergun eerder in onderhavige procedure heeft aangegeven (zie met name dagvaarding randnummers 9, 10 en 15) dat de tegengehouden goederen bestemd waren voor Wargaim in Rusland en zij niets heeft aangevoerd waaruit raoet worden afgeleid dat dit toch onjuist of nadien gewijzigd zou zijn. Integendeel, de eerder wel vrijgegeven partij goederen is naar onweersproken stelling van Wargaim naar Rusland vervoerd en voorts heeft Wargaim -naar de rechtbank uit de stukken afleidt-juist een onthoudingsverklaring voor gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Cybergun in de Europese Unie aangeboden.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 september 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:6420 (Converse Inc. en Kesbo Sport B.V. tegen curator Sporttrading c.s. en FM Fashion BV)
Merkenrecht, tussenvonnis, counterfeit, parallelimport, geen Van Doren/LifeStyle, bewijs, eigen deskundigen, bewijs fraude uit administratie van derden in andere procedure.

Converse c.s. stelt dat er sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. Zij voert daartoe aan dat Sporttrading c.s. aan diverse winkelketens in Nederland en België namaak/ counterfeit Converse schoenen heeft verkocht en geleverd. Dit zijn schoenen die voor wat betreft het uiterlijk identiek zijn aan de originele Converse schoenen en waarop zonder toestemming van Converse diverse tekens, logo's en andersoortige afbeeldingen zijn aangebracht die identiek zijn aan de beeldmerken van Converse. Het merkgebruik wordt niet betwist en daarmee staat de inbreuk vast, tenzij Sporttrading c.s. kan aantonen dat er sprake is van uitputting van de merkrechten (art. 2.23 lid 3 BVIE). Onder verwijzing naar Van Doren/Lyfestyle (IE-Klassieker merkenrecht), stelt Converse c.s. dat de bewijslast van dit zogenaamde uitputtingsverweer op Sporttrading c.s. rust.

De rechtbank oordeelt dat Converse c.s. bij de onderbouwing van de door haar gestelde counterfeit niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van haar mag worden verwacht, zeker gezien het feit dat de affidavits van haar eigen deskundigen de belangrijkste bewijsmiddelen vormen en aanleiding vormen voor de beslagleggingen, de verkregen ex parte verboden en de diverse procedures.

Converse c.s. is in de loop van de procedure tot andere inzichten gekomen. Bij dagvaarding werden de vorderingen gebaseerd op counterfeit, bij conclusie van repliek stelt Converse c.s. ongeoorloofde parallelimport en de stelling dat er sprake is van namaak alleen heeft te gelden als een betwisting c.q. ontzenuwing van het uitputtingsverweer.

De onderhavige casus is anders dan die in het arrest Van Doren/Lifestyle, aangezien Converse c.s. stelt dat de waren in het geheel niet door haar in de handel zijn gebracht. Volgens de curator kochten zij hun goederen in bij bedrijven die (in)direct inkochten bij de distributeur of licentiehouder van merken en vroegen zij hun leveranciers altijd naar de bron en de nodige documentatie om te kunnen bewijzen dat de door hen gekochte goederen originele merkgoederen zijn die bestemd zijn voor de Europese markt. Dit was nodig omdat hun klanten voornamelijk grootwinkelbedrijven zijn die om verstrekkende garanties vragen dat de goederen Europees en origineel zijn. Vooralsnog mocht Sporttrading c.s. er op vertrouwen dat de door haar verhandelde schoenen afkomstig waren van officiële wederverkopers van Converse binnen de EER.

3.72 (...) Nu Converse c.s. – in een andere procedure [red. IEF 12306] – toegang heeft verkregen tot de administratie van Alpi, ligt het des te meer in de rede om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude, daar alleen Converse c.s. toegang heeft tot de administratie van Alpi.

De rechtbank acht het voorshands nodig in het kader van voormelde bewijslevering een deskundigenbericht in te winnen.

3.8 Converse c.s. stelt bij conclusie van repliek dat Sporttrading c.s. niet betwist dat zij in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van de merken van Converse voor dezelfde waren als waarvoor de merken van Converse zijn ingeschreven en evenmin betwist dat zij voor dat gebruik geen toestemming heeft gekregen van Converse. Daarmee staat de merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE vast, tenzij Sporttrading c.s. kan aantonen dat er sprake is van uitputting van de merkrechten van Converse als bedoeld in art. 2.23 lid 3 BVIE. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 april 2003 inzake Van Doren/Lyfestyle , stelt Converse c.s. dat de bewijslast van dit zogenaamde uitputtingsverweer op Sporttrading c.s. rust. Converse c.s. is van mening dat Sporttrading c.s. niet in dat bewijs is geslaagd, aangezien de vaststellingen in het rapport van HLB aantoonbaar onjuist zijn. Ter onderbouwing van haar betwisting van de juistheid van het rapport van HLB verwijst Converse c.s. naar de door haar als producties 21a t/m i overgelegde rapporten van IFC. Volgens Converse c.s. is uit het onderzoek van de administratie van Alpi naar voren gekomen dat de schoenen waarvoor Sporttrading c.s. de merken van Converse heeft gebruikt niet afkomstig zijn van officiële (EU) Converse distributeurs, maar van buiten de EER. Uit de rapporten blijkt dat de schoenen zonder toestemming van Converse zijn geïmporteerd door een organisatie van ondernemingen (waarvan sommigen zijn gefingeerd) en personen (waarvan sommigen gebruik maken van meerdere aliassen) en door leden van deze organisatie verder zijn verhandeld binnen de EER. Er is volgens Converse c.s. dan ook geen sprake van geoorloofde parallelimport. Daarnaast handhaaft Converse c.s. haar stelling dat er sprake is van counterfeit . Zij stelt dat ook om die reden het beroep van Sporttrading c.s. op art. 2.23 lid 3 BVIE niet kan slagen.

3.43 De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat Converse c.s. bij de onderbouwing van de door haar gestelde counterfeit niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van haar mag worden verwacht, zeker gezien het feit dat de affidavits van haar eigen deskundigen de belangrijkste bewijsmiddelen vormen van de door haar gestelde counterfeit en daarmee ook de aanleiding vormen voor de beslagleggingen, de verkregen ex parte verboden en de diverse procedures. Daarbij laat de rechtbank nog buiten beschouwing dat de deskundige Leo Chang over dezelfde schoenen in diverse procedures wisselende verklaringen heeft afgelegd over de echtheid daarvan, zoals van de zijde van Sporttrading c.s. gemotiveerd is gesteld.

3.50 Converse c.s. is, zo begrijpt de rechtbank, in de loop van de procedure tot andere inzichten gekomen. Baseerde zij bij dagvaarding haar vordering nog op de stelling dat er sprake is van counterfeit en dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat Sporttrading c.s. Aziatische fabrikanten opdracht geeft counterfeit schoenen te fabriceren, bij conclusie van repliek stelt Converse c.s. dat er sprake is van ongeoorloofde parallelimport en dat de stelling dat er sprake is van namaak alleen heeft te gelden als een betwisting c.q. ontzenuwing van het uitputtingsverweer. Bovendien stelt Converse c.s. dat de Converse schoenen waarin Sporttrading c.s. heeft gehandeld afkomstig zijn van een organisatie die zich bezig houdt met grootschalige fraude. Volgens de curator is er sprake van een koerswijziging die pas eind 2010 in ingezet, hetgeen ook blijkt ook uit het feit dat Converse c.s. de schoenen die op 21 oktober 2009 bij Erren in beslag zijn genomen heeft vrijgegeven zonder onderzoek in te stellen naar de herkomst van de schoenen. Converse c.s. betwist dat er sprake is van een koerswijziging. Wat daar ook van zij, vast staat in ieder geval dat de (juridische) discussie in de loop van de procedure een andere wending heeft genomen en dat Converse c.s., mede op grond van in andere procedures verkregen informatie waar Sporttrading c.s. vaak geen inzage in heeft, telkens met andere stellingen en weren komt. Dit komt de helderheid van de procedure niet ten goede, getuige ook het grote aantal processtukken en producties in deze procedure.

3.51 Een van de belangrijkste wendingen in deze procedure wordt veroorzaakt door het in opdracht van Converse c.s. verrichte onderzoek van IFC, welk onderzoek is gebaseerd op de digitale administratie van Alpi en waarop Converse c.s. haar stelling baseert dat de aan Sporttrading c.s. geleverde schoenen afkomstig zijn van een organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude. De curator betwist onder meer dat er een verband kan worden gelegd tussen het handelen van deze organisatie en de aan Sporttrading c.s. geleverde schoenen. In de IFC rapporten wordt er volgens de curator steeds ten onrechte van uitgegaan dat de afkorting ‘STC’ zou betekenen dat het document in kwestie betrekking heeft op ‘Sporttrading Converse’. STC staat echter voor said to contain. . Het gevolg hiervan is dat de IFC mogelijk ten onrechte documenten in haar onderzoek heeft betrokken die helemaal geen betrekking hebben op Converse schoenen. De curator acht dat bijzonder onzorgvuldig. Kwalijker nog vindt de curator dat nadat deze fout door IFC is ontdekt, dat door IFC in haar rapportages niet wordt rechtgezet. Sterker nog, Converse c.s. verzwijgt dat deze fout is gemaakt. In de procedure tussen Converse c.s. en Piet Kerkhof heeft Converse c.s. een tussenrapportage van IFC in het geding gebracht van 16 januari 2012 (productie 50). In die rapportage wordt vermeld dat ‘STC’ toch niet ‘Sporttrading Converse’ betekent. Aan deze vaststelling worden vervolgens geen consequenties verbonden. Deze tussenrapportage is door Converse c.s. in deze procedure niet in het geding gebracht. In plaats daarvan heeft Converse c.s. een tussenrapportage in het geding gebracht van 10 februari 2012. Deze tussenrapportage is vrijwel identiek aan die van 16 januari 2012. Het belangrijkste verschil is dat de fout met betrekking tot de betekenis van ‘STC’ in de rapportage van 16 januari 2012 wel wordt genoemd, maar niet in de rapportage van 10 februari 2012. Daardoor worden de rapportages van IFC misleidend, aldus de curator.

Merkinbreuk
3.54 Niet in geschil is dat er geen sprake is van merkinbreuk, voor zover Sporttrading c.s. heeft gehandeld in Converse schoenen die afkomstig zijn van Kesbo en Converse Netherlands BV. Het antwoord op de vraag of dat ook geldt ten aanzien van de schoenen die afkomstig zijn van Brand Search kan in het midden worden gelaten, nu Converse c.s. haar vordering met betrekking tot deze schoenen heeft ingetrokken.

3.55 Vast staat dat Sporttrading c.s. daarnaast ook heeft gehandeld in Converse schoenen afkomstig van andere leveranciers. Met betrekking tot deze Converse schoenen staat als onweersproken vast dat Sporttrading c.s. voor dat gebruik geen toestemming heeft gekregen van Converse, zodat er sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. Converse kan Sporttrading c.s. dit gebruik van haar merken in het economisch verkeer verbieden, tenzij er sprake is van uitputting van de merkrechten van Converse als bedoeld in art. 2.23 lid 3 BVIE. Partijen verschillen onder meer van mening over het antwoord op de vraag op wie de bewijslast daarvan rust.

3.58 De curator stelt zich onder verwijzing naar – onder meer – de als producties 28 en 29 in het geding gebrachte licentieovereenkomst tussen Kesbo en Converse en de concept licentieovereenkomst tussen Infinity en Converse op het standpunt dat Converse een exclusief distributiestelsel hanteert, zodat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd. De curator is dan ook van mening dat de bewijslast moet worden omgekeerd. Converse c.s. stelt dat nog daargelaten dat Sporttrading c.s. geen belang heeft bij omkering van de bewijslast, omdat Sporttrading c.s. de beweerdelijke bronnen waaruit de schoenen afkomstig zijn in het vrijwaringsincident al bekend heeft gemaakt, Sporttrading c.s. er ook niet in is geslaagd aan te tonen dat er gevaar bestaat voor afscherming van de nationale markten. Converse hanteert in de EU een open afzetsysteem dat volledig verenigbaar is met de regels van het Europese mededingingsrecht en waarbij passieve verkoop contractueel niet is verboden. Er is dan ook geen reden om op grond van het arrest Van Doren/Lifestyle de bewijslast om te keren, aldus Converse c.s.

3.60 De onderhavige casus is anders dan de casus die aanleiding gaf tot het arrest Van Doren/Lifestyle , aangezien Converse c.s. zich in feite op het standpunt stelt dat de waren in het geheel niet door haar in de handel zijn gebracht. Converse c.s. stelt immers dat de door Sporttrading c.s. verhandelde Converse schoenen counterfeit schoenen zijn die door een organisatie van ondernemingen en personen (hierna te noemen: de Organisatie) van buiten de EER zijn ingevoerd en vervolgens binnen de EER zijn verhandeld. Aangezien Converse c.s. zich niet op het standpunt stelt dat de waren door of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, kan zij niet overeenkomstig Van Doren/Lifestyle met het bewijs daarvan worden belast.

3.63 De curator stelt dat Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV bij hun parallelhandel altijd buitengewoon zorgvuldig te werk zijn gegaan. Volgens de curator kochten zij hun goederen in bij bedrijven die (in)direct inkochten bij de distributeur of licentiehouder van merken en vroegen zij hun leveranciers altijd naar de bron en de nodige documentatie om te kunnen bewijzen dat de door hen gekochte goederen originele merkgoederen zijn die bestemd zijn voor de Europese markt. Dit was nodig omdat hun klanten voornamelijk grootwinkelbedrijven zijn die om verstrekkende garanties vragen dat de goederen Europees en origineel zijn. Wilde een leverancier zijn bron beschermen en om die reden Sporttrading Holland BV of Sport Concept BV geen inzage geven in de documenten, dan werd door de leverancier een notariële- of accountantsverklaring afgegeven. Dat is bijvoorbeeld door de Spaanse leverancier Ressokd-Rings verschillende malen gedaan. Was de leverancier niet bereid om zelf een notariële- of accountantsverklaring te verstrekken, dan werd door Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV gevraagd om, onder geheimhouding, aan hun registeraccountant inzage te verschaffen in de administratie van de leverancier, zodat de accountant kon verifiëren (op basis van de aan hem ter beschikking gestelde bescheiden van voorafgaande schakels) dat de door Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV ingekochte goederen met instemming van de merkhouder binnen de EER in het verkeer waren gebracht. De curator stelt dat Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV daarmee afdoende zekerheid hadden dat de door hen ingekochte goederen door hen vrij konden worden verhandeld zonder dat op enig merkenrecht inbreuk zou worden gemaakt.

3.70 Uit het voorgaande volgt vooralsnog dat Sporttrading c.s. er op mocht vertrouwen dat de door haar verhandelde schoenen afkomstig waren van officiële wederverkopers van Converse binnen de EER. In het feit dat Converse c.s. het bestaan van de door Sporttrading c.s. gestelde legale goederenstroom erkent, maar betwist dat de merkinbreukmakende schoenen uit deze legale goederenstroom afkomstig zijn, ziet de rechtbank aanleiding om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude. Daarbij weegt nog het volgende mee.

3.72 Gezien deze verklaringen valt naar het oordeel van de rechtbank niet uit te sluiten dat de door de vermeende Organisatie ingevoerde Converse schoenen originele Converse schoenen zijn, verkregen via de zogenaamde ‘back door’ orders . Dat ‘de Benelux sinds de zomer van 2008 wordt overspoeld door grote partijen Converse schoenen die zonder toestemming van Converse in de handel zijn gebracht’, zoals Converse c.s. stelt, is in dat geval te wijten aan een probleem binnen de eigen organisatie van Converse. Converse heeft er dan ook alle belang bij dat er door een onafhankelijke deskundige een deugdelijk onderzoek wordt verricht naar de herkomst van deze schoenen, waarbij niet alleen de administratie van Alpi wordt betrokken – zoals IFC heeft gedaan – maar ook de administratie van Sporttrading c.s. Nu Converse c.s. – in een andere procedure – toegang heeft verkregen tot de administratie van Alpi, ligt het des te meer in de rede om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude, daar alleen Converse c.s. toegang heeft tot de administratie van Alpi.

3.73 De rechtbank acht het voorshands nodig in het kader van voormelde bewijslevering een deskundigenbericht in te winnen. Voordat daartoe wordt overgegaan, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de wenselijkheid van een deskundigenbericht, over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen. Indien partijen zich wensen uit te laten over de persoon van de te benoemen deskundige(n), dienen zij daarbij aan te geven over welke deskundige(n) zij het eens zijn, dan wel tegen wie zij gemotiveerd bezwaar hebben. De rechtbank zal de zaak hiertoe naar de rol verwijzen.

Lees de uitspraak
ECLI:NL:RBZWB:2013:6420 (link)
ECLI:NL:RBZWB:2013:6420 (pdf)

Rechtbank Den Haag 17 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:11033 (Novartis tegen Friederichs, in vrijwaring: Saurus)
Namaak. Import in EER. Vrijwaring toegewezen. Novartis is houdster van gemeenschapswoord- /beeldmerk AIR OPTIX voor contactlenzen. Friederichs neemt o.a. deze lenzen af en verkoopt deze als groothandel. Novartis c.s. stelt dat Friederichs AIR OPTIX conctactlenzen verhandelt die niet door of met toestemming van Novartis AG in de EER in het verkeer zijn gebracht, hetgeen ook is gebleken uit de door haar verrichte proefaankoop. Saurus heeft de contactlenzen aan Friederichs geleverd.

Er is geen sprake van uitputting. Toestemming voor het binnen de EER brengen als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo kan niet worden vermoed, maar dient uitdrukkelijk dan wel impliciet te zijn. Uit de verpakking van de AIR OPTIX kan geen impliciete toestemming worden afgeleid, zeker niet nu er ook kenmerken op staan die duiden op verhandeling buiten de EER (r.o. 5.8). Friederichs heeft niet aangetoond dat er sprake is van een reëel gevaar dat Novartis c.s. haar merkrechten gebruikt om nationale markten af te schermen. (r.o. 5.10-5.12).

Met het overleggen van de facturen van en (niet succesvolle) correspondentie met Saurus over het bewijs dat met toestemming deze lenzen zijn verhandeld, heeft zij niet aangetoond dat zij al het mogelijke heeft gedaan om aan te tonen dat de merkrechten zijn uitgeput (5.17). De (neven)vorderingen worden toegewezen. De vorderingen in vrijwaring komen de rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voor zodat zij zullen worden toegewezen. Saurus heeft onrechtmatig gehandeld en dient Friederichs schadevergoeding aan Novartis en de proceskosten te vergoeden. Ook dient de schade die Friederichs lijdt als gevolg van het doen van opgave en het terughaalbevel te vergoeden. Vrijwaringszaak wordt toegewezen.

5.6. Friederichs stelt allereerst dat sprake is van uitputting omdat zij erop mocht vertrouwen dat Novartis c.s. met de verhandeling van de AIR OPTIX contactlenzen binnen de EER had ingestemd gelet op de verpakking van die lenzen waarop specifiek op verhandeling in de EU gerichte kenmerken zijn aangebracht, zoals de CE-markering, de vermelding van een EU Representative (Ciba Vision GmbH) en een inhoudsopgave met instructies in elf Europese talen (zie onder meer de afbeelding van de verpakking hiervoor in 3.4).

5.7. De rechtbank verwerpt dit betoog. Op grond van vaste rechtspraak geldt dat de toestemming als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn. Toestemming kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen de EER in de handel brengen van de merkproducten, mits daaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn uitsluitende rechten met betrekking tot nauwkeurig bepaalde exemplaren van het merkproduct (vergelijk: HvJEG 1 juli 1999, LJN: BF4786, Sebago/BG Unic, HvJEG 15 oktober 2009, LJN: BK2759, Makro/Diesel).

5.8. Novartis heeft terecht aangevoerd dat uit de verpakking van de AIR OPTIX contactlenzen geen (impliciete) toestemming kan worden afgeleid voor verhandeling binnen de EER. Dat is naar het oordeel van de rechtbank al niet het geval omdat die verpakking niet uitsluitend kenmerken bevat die wijzen op verhandeling binnen de EU maar ook kenmerken die duiden op verhandeling buiten de EER. Zo stelt Novartis c.s. onweersproken dat op de verpakking niet alleen een CE markering staat maar ook markeringen die vereist zijn voor landen buiten de EU en verder dat op de verpakking naast de officiële Ciba Vision distributeur voor Europa (Ciba Vision GmbH) ook die voor de Verenigde Staten van Amerika (hierna: VS) (Ciba Vision Corp.) staat vermeld. Op de verpakking staan talen die zowel in als buiten de EU worden gesproken en er staan ook niet-Europese talen op. Tot slot vermeldt de verpakking dat het product is gefabriceerd onder gebruikmaking van (een licentie voor) met nummer vermelde Amerikaanse octrooien.

5.10. De rechtbank verwerpt dit betoog. Tussen partijen is niet in geschil dat de verkoopprijzen van Novartis c.s. van AIR OPTIX contactlenzen variëren per werelddeel (de verkoopprijzen in Azië zijn lager dan die in de VS en in de EER) en dat die verkoopprijzen ook binnen de EER variëren. Locale entiteiten in de EER passen vervolgens ook nog kortingsstaffels toe, welke staffels weer per locale entiteit (kunnen) verschillen. Dat Novartis c.s. een exclusief of selectief distributiesysteem hanteert, is niet door Friederichs aangevoerd.

5.11. De stelling van Novartis c.s. dat tussenhandelaren hun bron niet willen prijsgeven om te voorkomen dat hun afnemer bij een volgende bestelling rechtstreeks naar de voorman gaan, is in dit verband niet relevant omdat niet gesteld is dat er enig verband is met een gedraging van Novartis c.s.

5.12. De rechtbank acht hetgeen Friederichs heeft aangevoerd over het onder druk zetten van afnemers om niet aan parallelhandel te doen onvoldoende concreet om met haar te kunnen spreken van een reëel gevaar, en dus niet slechts van een theoretische mogelijkheid, dat de nationale markten door Novartis c.s. worden afgeschermd. Het had op de weg van Friederichs gelegen om meer specifiek aan te geven, en te onderbouwen, dat en op welke wijze Novartis c.s. haar afnemers onder druk zet en welke feitelijke beperkingen dit tot gevolg heeft.

5.16. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat Friederichs niet heeft aangetoond dat sprake is van een reëel gevaar dat Novartis c.s. haar merkrechten gebruikt om nationale markten af te schermen. Omkering van de bewijslast van uitputting is op die grond dan ook niet aan de orde.

5.17. De rechtbank ziet met inachtneming van het voorgaande ook geen reden om de bewijslast terzake uitputting om te keren op grond van redelijkheid en billijkheid. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Friederichs met het overleggen van de facturen van Saurus en e-mailcorrespondentie waarin zij Saurus - zonder resultaat - verzoekt om bewijs dat de AIR OPTIX contactlenzen met toestemming van Novartis c.s. in de EER zijn verhandeld, niet aangetoond dat zij in redelijkheid, ook reeds ten tijde van de aankoop, al het mogelijke heeft gedaan wat gezien de omstandigheden van haar verwacht had mogen worden om aan te tonen dat terzake de verhandeling van de AIR OPTIX contactlenzen de merkrechten van Novartis c.s. zijn uitgeput. Dat Friederichs thans in bewijsnood verkeert, zoals zij stelt, maakt dit niet anders.

5.18. Tot slot verwerpt de rechtbank de stelling van Friederichs dat van toewijzing van de vorderingen een dusdanig chilling effect uitgaat dat dit op zich zelf schade toebrengt aan de legale parallelhandel omdat partijen zich uit die handel zullen terugtrekken en waren van de Merken uitsluitend nog zullen betrekken rechtstreeks van Novartis c.s. Nu niet is gebleken van een reëel gevaar van afscherming van de nationale markten door Novartis c.s., is er geen aanleiding te oordelen dat Novartis c.s. haar merkrechten niet mag handhaven als deze niet zijn uitgeput.

6.11. verklaart voor recht dat Saurus in strijd met een op haar jegens Friederichs rustende verbintenis heeft gehandeld, althans anderszins onrechtmatig jegens Friederichs heeft gehandeld, door aan Friederichs AIR OPTIX contactlenzen voorzien van de Merken te leveren die niet door of met toestemming van Novartis AG in de EER in de handel zijn gebracht;

Lees de uitspraak hier:
Grosse HA ZA 11-2462 (pdf)
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBDHA:2013:11033 (pdf)