Rechtspraak  

Hoge Raad, 4 september 2009, nr. 07/13142, conclusie A-G Verkade in Lego Nederland B.V. c.s. tegen Mega Brands Inc. c.s.  (met dank aan Willem Hoyng, Howrey LLP)

Slaafse nabootsing. Eerst even voor jezelf lezen. Conclusie Verkade in de 'zaak over nabootsing van de alom bekende speelgoedbouwsteentjes van Lego. In deze zaak is uitgangspunt dat die steentjes niet (meer) door enig intellectueel eigendomsrecht beschermd zijn. Partijen strijden over de vraag of het constructiespeelgoed dat Mega Brands in de uitvoeringen Mini en Micro op de Nederlandse markt wil brengen is te kwalificeren als een nodeloze en verwarringwekkende nabootsingen ten opzichte van Lego's DUPLO en LEGO.

Anders dan de rechtbank zag het hof [Gerechtshof  's-Hertogenbosch, 12 juni 2007, IEF 4140]. een rechtvaardiging voor de (verondersteld: verwarringwekkende  nabootsing, gelegen in de reële behoefte van potentiële kopers aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide constructiespeelgoedsysteem van Lego.' A-G Verkade oordeelt in hoofdlijnen hetzelfde, maar stelt dat het hof op een bepaalt punt tekort is geschoten in de motivering:

5.27. Passend binnen het in de rechtspraak ontwikkelde kader en op begrijpelijke wijze heeft het hof kunnen oordelen dat de slaafse nabootsing van Mega Brands zijn rechtvaardiging vindt in een reële behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide Lego-systeem en dat dit een nabootsing meebrengt van zowel de maatvoering als de overige constructieve en esthetische vormaspecten. Bij dit oordeel heeft het hof m.i. echter onvoldoende gerespondeerd op de (essentiele) stelling van Lego dat Mega Brands – ter voorkoming of beperking van verwarringsgevaar – redelijkerwijs de mogelijkheid zou hebben tot het aanbrengen van markeringen/gaten zonder dat dit afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de steentjes. Mogelijk is het hof van oordeel geweest dat Mega Brands - ter beperking van verwarringsgevaar - in voldoende mate tegemoet gekomen is aan hetgeen redelijkerwijs van haar verlangd mocht worden, nu zij - zoals door de rechtspraak in rov. 3.6 is vastgesteld, en in hoger beroep en in cassatie niet ter discussie is gesteld - haar blokjes kleuren heeft gegeven die afwijken dan de door Lego gebezigde kleuren, zodat daaraan volgens het hof ter beperking van verwarringsgevaar van Mega Brands niet ook nog het aanbrengen van markeringen/gaten behoefde te worden gevergd. Wat hier overigens van zij, het hof heeft dit echter niet in zijn overwegingen neergelegd.

(…) 6. Mijn conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing.

Lees de conclusie hier.

Rechtbank Alkmaar, 17 juni 2009, HA ZA 07-260, De Meij c.s. (met dank aan Adonna Alkema, Klos Morel Vos & Schaap).

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Geheimhoudingsbeding in arbeidsovereenkomst. Onrechtmatige concurrentie. Voormalig werknemer van gedaagde begint eigen bedrijf en vervaardigt, evenals gedaagde, technische tekeningen voor scheepsbouwkundige onderdelen, zoals hijskranen, lieren en lichtmasten. Gedaagde stelt dat voormalig werknemer gedurende zijn dienstbetrekking technische tekeningen en berekeningen van gedaagde heeft gekopieerd en deze binnen het eigen bedrijf gebruikt voor het vervaardigen van technische tekeningen van met name hijskranen. Na door gedaagde op grond van gestelde auteursrechten gelegd bewijsbeslag, vorderen eisers opheffing van het beslag. Gedaagde stelt reeks reconventionele vorderingen in op grond van auteursrecht, slaafse nabootsing, schending van geheimhoudingsbeding en onrechtmatige concurrentie.

Geen auteursrechtinbreuk: de vorm van de betreffende kranen is niet het gevolg van creatieve keuzes maar wordt bepaald wordt door ondermeer techniek, functie, internationale veiligheids- en kwaliteitseisen, productiemethode en specificaties van de klant.

2.37. De Ontwerpen en Berekeningen waarvan K&S in de onderhevige procedure de auteursrechtelijke bescherming inroept, kunnen niet als auteursrechtelijk beschermde werken worden aangemerkt. In verband hiermee dienen de vorderingei in conventie voor zover deze gestoeld zijn op het auteursrecht te worden afgewezen, behoudens ten aanzien van de proceskostenveroordeling als is vermeld in het dictum van dit vonnis. De vorderingen in reconventie voor zover deze gestoeld zijn op het auteursrecht dienen te worden afgewezen als is vermeld in dit dictum. Dat de ontwerpen en berekeningen auteursrechtelijke bescherming ontberen, brengt tevens met zich dat de aan de door K&S gelegde beslagen, voor zover deze gebaseerd zijn op. inbreuken op de auteursrechten van K&S, is komen te vervallen.

Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken van onderscheidend vermogen. Geen strijd met geheimhoudingsbeding in arbeidsovereenkomst omdat de technische tekeningen in casu openbaar zijn.

2.45. De rechtbank is van oordeel dat dit beding bij letterlijke lezing het recht op vrije arbeidskeuze van de ex-werknemer te veel beperkt. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van schending van het geheimhoudingsbeding zal de rechtbank daarom aanhaken bij de bedoeling van een geheimhoudingsbeding, te weten het veilig stellen van bedrijfsgeheimen: gegevens, kennis en informatie waarvan de geheimhouding voor de werkgever van essentieel belang is in het kader vin de concurrentiestrijd.

2.46. K&S kan niet volhouden dat de bij K&S vervaardigde tekeningen van ontwerpen bedrijfsgeheim zijn, nu onweersproken is gelaten dat deze tekeningen per email aan de klant werden toegezonden en ter inzage bij de betreffende werf of in het betreffende schip werden gelegd.

2.47. Ten aanzien van de vraag of de berekeningen die bij de betrokken ontwerpen hoorden vallen onder het bedrijfsgeheim overweegt de rechtbank als volgt. Waar het het gebruik van berekeningen los van tekeningen met bijbehorende ontwerpen betreft, geldt dat kennis van structuur van berekeningen en de mogelijkheid om - bij wege van voorbeeld - die kennis op te roepen eerdere berekeningen te kunnen gebruiken zozeer in het domein van de functie van technisch tekenaar ligt dat dit niet met beroep op geheimhoudingsbeding kan worden verboden. (…)

(…) 2.49. Anders dan geldt voor het bestaan van een concurrentiebeding, brengt opname ven een geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst niet mee dat ter beantwoording van de vraag of concurrentie met schending van dat beding ongeoorloofd is, striktere maatstaven moeten worden aangelegd dan wanneer dit beding niet in de overeenkomst zou zijn opgenomen. (…)

Geen onrechtmatige concurrentie nu niet is gebleken dat het gestelde gebruik door eisers van tekeningen en berekeningen van gedaagde ertoe heeft bijgedragen dat een belangrijke klant van gedaagde naar eisers is overgestapt en niet is gebleken van actief optreden van de voormalig werknemer gericht op het binnenhalen van de voormalig klant van gedaagde. Vorderingen in conventie worden toegewezen. Alle reconventionele vorderingen worden afgewezen. Proceskostenveroordeling van € 17.570,67.

Lees het vonnis hier.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba, 26 mei 2009, AR.485/07 – H.461/08 P Caribbean Cartographics N.V. tegen Gedaagden. (met dank aan Miriam den Boogert, VanEps Kunneman VanDoorne)                                   

Antilliaanse zaak. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Merkenrecht. Oneerlijke concurrentie / mededinging. Voormalige stagiaire bij cartografische bedrijf van eiser brengt, evenals eiser, een gratis wegenkaart van Curaçao op de markt. Eiser stelt o.a. dat er sprake is van inbreuk op haar diverse IE-rechten, maar de rechter wijst alle vorderingen af. Onderstaand alleen de auteurs- en merkenrechtelijke overwegingen: 

“3.13 De maker van een wegenkaart kan alleen dan aanspraak maken op auteursrechtelijke bescherming indien sprake is van een zekere mate van originaliteit en creativiteit,waarop met een ander product wordt voortgeborduurd, dan wel indien een ander product, of één of meer delen daarvan, rechtstreeks van die wegenkaart zijn gekopieerd. Uit de aard van de zaak volgt dat de topografische gegevens en al hetgeen daarmee verband houdt, zoals de aanduiding van plaats- en straatnamen, zich niet lenen voor auteursrechtelijke bescherming. Ook op het formaat van de kaart rust geen auteursrecht. De in de Smart D®iving Road Map opgenomen registers van straatnamen, hotels, stranden en andere locaties vertonen uiteraard wel overeenkomsten, maar ook verschillen, en kunnen niet worden aangemerkt als kennelijk van de Drive & Dive Road Map te zijn gekopieerd. Het hof is dan ook van oordeel dat CC in dit opzicht geen aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming.

3.14 Ook het verwijt van CC betreffende slaafse nabootsing is naar het oordeel van het hof ongegrond. Daarbij is allereerst van belang dat ook in dat geval sprake zou moeten zijn van een zekere mate van originaliteit in die zin dat het nagebootste product zich moet onderscheiden van andere, eerder op de markt gebrachte, producten. Dat vereiste geldt niet alleen voor andere wegenkaarten van Curaçao, maar voor wegenkaarten in het algemeen. De wijze waarop in de Drive & Dive Road Map gebruik wordt gemaakt van kleuren, de aanduiding van steden, dorpen, wegen en andere topografische gegevens, onderscheidt zich niet wezenlijk van die waarmee tal van andere wegenkaarten plegen te worden opgemaakt, zodat dit onderscheidend element bij de Drive & Dive Road Map niet aanwezig is.

Eveneens van belang is dat het, om slaafse nabootsing te vermijden, niet nodig is om in alle gevallen, waarin - zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product - een van een eerder product afwijkende mogelijkheid bestaat, steeds voor die andere mogelijkheid te kiezen, zoals CC lijkt te betogen; voldoende is dat op zodanige punten wordt afgeweken dat in redelijkheid alles is gedaan om verwarring te vermijden.

Dit één en ander in aanmerking nemende is het hof van oordeel dat enerzijds de overeenkomsten tussen de beide kaarten grotendeels zijn toe te schrijven aan de topografische en andere gegevens, die een functionele betekenis hebben, terwijl anderzijds verschillen bestaan in de lay-out, de wijze waarop de kaart wordt gevouwen, de gebruikte kleuren, de lettertypen en de symbolen, die voldoende zijn om verwarring te voorkomen. Ook de totaalindruk van de twee kaarten is verschillend.

3.15 In haar negende grief bestrijdt CC het oordeel van het GEA dat het deponeren van het merk Smart D®iving niet te kwader trouw is geschied.

Ook deze grief treft geen doel. Het merk conflicteert niet met de door CC gebruikte handelsnaam Drive & Dive Map of Drive & Dive Road Map, omdat de woorden “drive” en “map” of “road map” voor een wegenkaart geen onderscheidend vermogen hebben. De omstandigheid dat D®iving ook zou kunnen worden gelezen als “diving”, zoals CC aanvoert, brengt niet teweeg dat bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen deze twee benamingen.

Wel is verwarring mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, tussen Smart D®iving Road Map en de door CC op 3 mei 2007 gepubliceerde handelsnaam Smart Drive Road Map. Dienaangaande heeft [C.K.] gesteld dat CC die handelsnaam niet eerder had gebruikt. Die stelling wordt ondersteund door verklaringen van drie voormalige werknemers van CC (de heer 1, mevrouw 2 en mevrouw 3), volgens welke verklaringen de betrokkenen de naam Smart Driving Road Map nooit eerder hadden gehoord. CC betwist de juistheid van die verklaringen, maar indien juist is dat bij haar al eerder dan op 3 mei 2007, dat wil zeggen kort nadat zij had vernomen dat [C.K.] een kaart onder de naam Smart Driving Road Map op de markt zou brengen, het voornemen zou hebben bestaan die naam zelf voor een nieuw product te gebruiken, zou het op haar weg hebben gelegen zulks aan de hand van besprekingsverslagen, correspondentie of anderszins aannemelijk te maken, en tevens om duidelijk te maken wanneer dat voornemen bij haar was ontstaan en welke actie in dat verband was ondernomen. Nu zij dit alles heeft nagelaten moet het ervoor worden gehouden dat het bestreden oordeel van het GEA juist is.
 
Lees het arrest hier (inmiddels ook op rechtspraak.nl: LJN: BI6864. Uitspraak Gerecht van eerste Aanleg hier.

Vzr. Rechtbank Alkmaar, 28 mei 2009, LJN: BI5235, K.S. Verlichting B.V. tegen Tierlantijn B.V.
 
Executiegeschil in buitenlampenzaak (slaafse nabootsing, zie IEF 7750). Onvoldoende aannemelijk geworden dat KS het in haar juridische en/of feitelijke macht heeft om het te koop aanbieden door de vof op bepaalde website te staken. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat eiseres dwangsommen heeft verbeurd met betrekking tot de lampen van het type Bordeaux en Provence. Twee van de drie nieuwe Viena-lampen die eiseres op de markt wenst te brengen, zijn geen ongeoorloofde nabootsingen van de lampen van gedaagde.

Geen juridische en/of feitelijke macht m.b.t. websites.  4.4 Op basis van hetgeen hiervoor werd overwogen, is onvoldoende aannemelijk geworden dat KS het in haar juridische en/of feitelijke macht heeft om het te koop aanbieden door de vof op meergenoemde website te staken. Dat kennelijk de foto's van de nabootsingen van de online webshop van buitenlampentotaal zijn gehaald, leidt niet tot een ander oordeel. Uit overgelegde e-mailberichten blijkt dat zulks kennelijk is gebeurd nadat de vof van de uitkomst van het kort geding door KS op de hoogte is gesteld. Feitelijke of juridische macht van KS over de vof en haar websites kan daaruit niet afgeleid worden. Evenmin is voldoende aannemelijk geworden dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen KS en KSTotaalverlichting. Het (doen) verkopen van de desbetreffende lampen door KS na betekening van het vonnis van 26 maart 2009 via de website is dan ook onvoldoende komen vast te staan. Tierlantijn kan derhalve niet volhouden dat KS dwangsommen heeft verbeurd, doordat de lampen nog op de assortimentslijst van de feitelijk door de vof geëxploiteerde website voorkomen.

Viena 2 wel ongeoorloofde nabootsing. 4.12 Ten aanzien van de Viena 2 geldt het volgende. Net als bij de lampen van Tierlantijn is de kap van de Viena 2 voorzien van één enkele bolling. Hoewel de bolling een ander is dan die van de lampen van Tierlantijn, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de Viena 2 eenzelfde totaalindruk biedt als de zogenaamde Lucce-lampen. Hiervoor is van belang dat niet alleen de kap min of meer gelijk is, maar dat ook de beugel - in het bijzonder de kromming daarvan - bij beide lampen min of meer hetzelfde is en dat ook het aantal bevestigingspunten van de rozetten overeenkomen. Dat het rozet van de Viena 2 niet voorzien is van groeven, is van dermate ondergeschikt belang voor het totaalbeeld van de lamp, dat dit KS niet kan baten.
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de Viena 2 een ongeoorloofde nabootsing van de lampen van Tierlantijn vormt. Voor het opleggen van een verbod om meergenoemd vonnis ten aanzien van het (doen) verkopen van de Viena 2 bestaat derhalve onvoldoende aanleiding.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Assen, 10 oktober 2008, KG ZA 08-195, Camp de Gua Participations B.V. & Powerplustools International B.V. tegen Powerplustools Benelux B.V. & Twee-West Holding B.V.

Vzr Rechtbank Groningen, 15 mei 2009, KG ZA 09-62, Powerplustools Benelux B.V. tegen Powerplustools International B.V. & Powerplustools Nederland B.V.  (met dank aan Lennart van der Ree, Dorhout Advocaten).

Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Stukgelopen samenwerking. Geschil tussen Powerplustools Benelux en Powerplustools International. Twee kort gedingen over de (internationale)verkoop van gereedschappen en andere producten voor de inhoud van garages.

Partijen hebben sinds 2001 met elkaar samengewerkt en zijn in 2006 uiteen gegaan. Partijen hebben bij overeenkomst de landen waarin Powerplustools producten werden verkocht verdeeld. Powerplustools Benelux kreeg de producten voor inkoopprijs geleverd door Powerplustools International. In 2008 ontstaat onenigheid tussen partijen. Powerplustools International levert geen Powerplustools producten meer aan Powerplustools Benelux en Powerplustools Benelux brengt zelf identieke produkten onder de merknaam 'Datona' op de markt.
 
Powerplustools International dagvaart daarop Powerplustools Benelux in kort geding voor de voorzieningenrechter te Assen en vordert de overdracht van de Powerplustools producten, evenals de domeinnaam www.powerplustools.nl , het klantenbestand en het staken van het gebruik van de merknaam. In reconventie vordert Powerplustools Benelux tot nakoming van de overeenkomst uit 2006. De voorzieningen rechter gebiedt vervolgens in haar vonnis van 10 oktober 2008 Powerplustools International om de overeenkomst uit 2006 na te komen.
 
Powerplustools International levert na het vonnis alsnog geen Powerplustools producten en verbeurt dwangsommen. Powerplustools Benelux blijft Datona producten verkopen. Powerplustools International opent een vestiging in Nederland. Daarop betrekt Powerplustools Benelux Powerplustools International in rechte. Op 17 maart 2009, enkele dagen voor het kort geding, zegt Powerplustools International de overeenkomst uit 2006 met onmiddellijke ingang op.

In conventie wordt onder meer gevorderd tot nakoming van de overeenkomst uit 2006, evenals een verbod tot verkoop van Powerplustools producten door Powerplustools International in de Benelux. In reconventie wordt door Powerplustools International kort gezegd gevorderd tot staking van de verkoop van Datona producten, het slaafs nabootsen van de Powerplustools producten, het gebruik van de handelsnaam Powerplustools Benelux, alsmede overdracht van de domeinnaam www.powerplustools.nl, en tot slot terugbetaling van € 25.000,- aan verbeurde dwangsommen.
 
De voorzieningenrechter Groningen stelt allereerst dat het eerdere kort geding zijn kracht niet heeft verloren. Weliswaar is geen bodemprocedure ingesteld, maar, aangezien het een vonnis slechts zag op een gebod tot nakoming van de samenwerkingsovereenkomst, is de Trips-termijn van 1019i niet van toepassing.

De voorzieningenrechter gebiedt in het vonnis van 15 mei 2009 Powerplustools International de overeenkomst uit 2006 na te komen en verbiedt Powerplustools International om Powerplustools producten in de Benelux te verkopen. De door Powerplustools International betaalde dwangsommen hoeven niet worden terugbetaald. Powerplustools International hoeft niet de naam Powerplustools van haar pand in Heerenveen te verwijderen, als licentiehoudster van het merk Powerplustools is zij immer gerechtigd die naam te voeren, ook in de Benelux.

De onder het merk Datona door Powerplustools Benelux verhandelde producten wordt aangemerkt als slaafse nabootsing en de verhandeling wordt als onrechtmatig tegen Powerplustools International aangemerkt (“(…) ook als PPT Benelux in een dwangpositie was gebracht, [stond] het haar niet vrij om tegenover de onrechtmatige gedragingen van de ander haar eigen onrechtmatig handelen te stellen” (5.5))

Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, worden de proceskosten worden gecompenseerd.

Lees de vonnissen hier en hier.

Rechtbank Haarlem, 29 april 2009, LJN: BI2816, Domovital Vertriebs Gmbh, tegen Idfixed B.V.

Beëindiging van exclusieve IE-licentieovereenkomst m.b.t. merkrecht en de overige industriële eigendomsrechten op de Tummy Tub met onmiddellijke ingang wegens een gewichtige reden. 

4.5.  De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de door partijen opgezette constructie, waarbij [gedaagde 2] (via Idfixed) de exclusieve licentierechten op de Tummy Tub heeft verleend aan Domovital en [A] en [gedaagde 2] aldus via Domovital gelijkelijk deelden in de licentierechten, en bij goede resultaten op termijn gezamenlijk de intellectuele eigendomsrechten zouden gaan bezitten, voortvloeit dat, anders dan Domovital heeft betoogd, de rechtsverhouding tussen Idfixed en Domovital op grond van de licentieovereenkomst onlosmakelijk is verbonden met de rechtsverhouding tussen partijen binnen Domovital. Het ontslag van [gedaagde 2] als bestuurder van Domovital en het intrekken van de aandelen van Idfixed in Domovital heeft derhalve onmiddellijk ook gevolgen voor de rechtsverhouding tussen Domovital en Idfixed die voortvloeit uit de licentieovereenkomst.

Nu als gevolg van de besluiten van de aandeelhoudersvergadering van Domovital [A] als enig bestuurder en aandeelhouder van Domovital overblijft, is geen sprake meer van de door partijen beoogde constructie waarin [gedaagde 2] zijn rechten op de Tummy Tub zou gaan delen met [A]. [gedaagde 2] zou daarmee al zijn rechten op de Tummy Tub – die hem oorspronkelijk geheel toebehoorden – verliezen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft daarom in voornoemde omstandigheden voor Idfixed voldoende grond gelegen om de licentieovereenkomst om een gewichtige reden per onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) te beëindigen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 april 2009, KG ZA 09-252, De Bever B.V. tegen Firma J. van der Graaf & Zn c.s.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 april 2009, zaaknummer / rolnummer: 331455 / KG ZA 09-252 De Bever B.V. vs vof Firma J. van der Graaf & Zn cs.

Merkenrecht/slaafse nabootsing. Recht toe, recht aan kort geding vonnis. Alle vorderingen van eiser afgewezen. Proceskostenveroordeling.

Eiser, De Bever, brengt een allesreiniger op de markt onder de merknaam ‘Blue Wonder’. Deze naam is door De Bever als Benelux- en als Gemeenschapswoordmerk geregistreerd.  De Bever maakt bezwaar tegen de door gedaagden, Van der Graaf c.s., onder de naam ‘Rio Fantastic Blue’ verkochte allesreiniger. Zij baseert haar vorderingen enerzijds op haar merkrechten en anderzijds op onrechtmatige daad.

Merkenrecht: Na vergelijking van het woordmerk ‘Blue Wonder’ zoals ingeschreven en de naam ‘Rio Fantastic Blue’ zoals door Van der Graaf op de fles allesreiniger gebruikt, komt  de voorzieningenrechter tot de conclusie dat er slechts geringe overeenstemming bestaat tussen de twee tekens en dat deze overeenstemming niet tot verwarring zal leiden bij het publiek. Ook een beroep op artikel 2:20 lid 1 sub c BVIE mag De Bever niet baten, dit wordt als onvoldoende onderbouwd van tafel geveegd.

4.8. De overeenstemming tussen merk en teken is gering. Visueel, auditief en conceptueel zou hooguit verdedigd kunnen worden dat er een overeenstemming is tussen het bestanddeel BLUE van het merk van De Bever en het woordelement Blue dat onderdeel is van het teken van Van der Graaf. Tot enige verwarring leidt dat niet, nu dit woord beschrijvend is en daarmee weinig onderscheidend. Bij het Rio product is opvallend aanwezig het logo of woordelement Rio. Ook dat element weggedacht is er een grote afstand tussen BLUE WONDER en Rio Fantastic Blue. Als daartussen al sprake zou zijn van enige conceptuele overeenstemming dan wordt toch een mogelijke verwarring opgeheven door de achtergrond van alle figuratieve elementen in het teken als geheel.

Onrechtmatige daad: Volgens De Bever is de allesreiniger van Van der Graaf een slaafse nabootsing van de Blue Wonder allesreiniger van De Bever. Helaas voor De Bever deelt de voorzieningenrechter ook dit standpunt niet. Weliswaar zijn er punten van overeenkomst, zoals de kleur blauw en de vormgeving van de fles, maar de punten van verschil zijn zodanig dat er volgens hem geen gevaar voor verwarring te duchten is. Ook al zou het zo zijn dat Van der Graaf met de allesreiniger Rio Fantastic Blue – die qua vormgeving afwijkt van de rest van haar assortiment – bewust in de richting van de stijl is gekropen die De Bever is gaan zien als huisstijl voor haar Blue Wonderproducten, dan blijft gelden dat een dergelijke nabootsing is toegestaan zolang er maar geen sprake is van verwarring. In dat opzicht heeft Van der Graaf voldoende afstand gehouden van de Blue Wonder allesreiniger. Ook al omdat de Blue Wonder huisstijl voor de overige producten in dat assortiment van De Bever door andere kleuren dan de kleur blauw wordt gekenmerkt, is er geen gevaar voor verwarring door aansluiting bij de huisstijl van Blue Wonder, zo luidt het oordeel.

 (…) 4.22. Ook al zou het zo zijn dat Van der Graaf met de Rio allesreiniger in de richting van de stijl is gekropen die De Bever als haar huisstijl voor Blue Wonderproducten ziet, dan blijft gelden dat een dergelijke nabootsing is toegestaan zolang er maar geen sprake is van verwarring. Zoals hierboven aangegeven heeft Van der Graaf met haar nieuwe Rio allesreiniger in dat opzicht voldoende afstand gehouden van de Blue Wonder allesreiniger. Ook al omdat de Blue Wonder huisstijl voor de overige producten door andere kleuren dan blauw wordt gekenmerkt, is er geen sprake van gevaar voor verwarring door aansluiting bij de huisstijl van Blue Wonder.

Omdat partijen zich ermee hebben verenigd dat de maatstaf van artikel 1019h Rv wordt gehanteerd voor de gehele procedure, ook voor zover deze ziet op de grondslag onrechtmatige daad, wordt De Bever veroordeeld om de volledige proceskosten van Van der Graaf ter hoogte van EUR 12.508,98 te vergoeden.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 3 april 2009, KG ZA 09-352 WT / EB & KG ZA 09-353 WT/EB, Reebok International LTD c.s. tegen Dolcis B.V. & Ferro Foorwear B.V.  resp. Reebok International LTD c.s. en tegen Bristol B.V. & Ferro Footwear B.V.

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Eerst even voor jezelf lezen. Geen auteursrecht op de Freestyle Schoen van Reebok  in Nederland i.v.m. artikel 2 lid 7 BC. Slaafse nabootsing gedeeltelijk toegewezen. Afbeeldingen in het vonnis. Uit KG ZA 09-352:

Auteursrecht: 4.4. Reebok stelt dat de uitzondering van artikel 2 lid 7 BC aldus dient te worden uitgelegd dat indien een voorwerp in het land van oorsprong andere dan modelrechtelijke bescherming toekomt, reeds op die grond auteursrechtelijke bescherming in een ander Unieland kan worden ingeroepen. Een en ander betekent volgens Reebok dat de Freestyle, die in de Verenigde Staten onder meer bescherming geniet krachtens merkenrecht en de daarmee samenhangende bescherming van "trade dress" (a category that originally included only the packaging or 'dressing' of a product, but in recent years has been expanded by many courts of appeals to encompass the design of a product - aldus de Supreme Court in de Verenigde Staten), in Nederland aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming. Reebok geeft hiermee echter een onjuiste uitleg aan het beginsel van reciprociteit. De strekking van dit beginsel is immers dat aan makers van werken van toegepaste kunst in de aangesloten landen over een weer dezelfde rechten worden toegekend. Derhalve kan in Nederland alleen een beroep worden gedaan op auteursrechtelijke bescherming indien ook in het land van oorsprong auteursrechtelijke bescherming wordt geboden. 

4.5. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of de Freestyle in de Verenigde Staten in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, zoals Reebok stelt. Nu gedaagden gemotiveerd betwisten dat Reebok VS in Nederland auteursrechtelijke bescherming van de Freestyle kan inroepen, ligt het op de weg van Reebok om aannemelijk te maken dat Reebok VS in de Verenigde Staten auteursrecht heeft op de Freestyle.

4.6. Onbetwist is dat de Freestyle in de Verenigde Staten wordt gezien als een gebruiksvoorwerp en dat aan gebruiksvoorwerpen naar Amerikaans recht (par. 101 en 102 van de US Copyright Act 1976) in het algemeen geen bescherming toekomt. Een uitzondering op deze regel bestaat slechts voor gebruiksvoorwerpen waarbij de decoratieve kenmerken los kunnen worden gezien van de functionele enlof technische aspecten. Reebok stelt dat de Freestyle in deze categorie valt. (…) Uit de overige door partijen overgelegde Amerikaanse jurisprudentie kan worden opgemaakt dat de uitzondering van de 'conceptual separability doctrine' een hoge drempel heeft. Met gedaagden is de voorzieningenrechter vooralsnog van oordeel dat het 'wave design' en het 'ribbons design' deze drempel niet haalt. Het 'wave design' is immers functioneel bepaald, omdat het bedoeld is om de enkels te beschermen. Voor het 'ribbons design' geldt, zoals gedaagden terecht hebben aangevoerd, dat dit design niet op alle uitvoeringen van de Freestyle voorkomt. Bovendien maakt het 'ribbons design' deel uit van de Benelux- en Gemeenschapsbeeldmerken waarvan Reebok VK houdster is. Cumulatie van merkenrecht en auteursrecht is niet uitgesloten, maar de merkhouder dient bij zijn beroep op auteursrecht dan wel een specifiek, van het beroep op merkrecht te onderscheiden belang te stellen, hetgeen Reebok heeft nagelaten.

4.7. Voor zover Reebok heeft bedoeld dat de 'trade dress' bescherming die in de Verenigde Staten tegenwoordig wel wordt toegekend aan ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, gelijk dient te worden gesteld met auteursrechtelijke bescherming, geldt dat uit de overgelegde stukken kan worden opgemaakt dat deze vorm van bescherming bedoeld is om de herkomst van producten aan te duiden en derhalve in de merkenrechtelijke beschermingssfeer valt. De slotsom is dat Reebok voorshands onvoldoende tegenover het verweer van gedaagden heeft gesteld om aan te nemen dat aan de Freestyle naar Amerikaans recht auteursrechtelijke bescherming toekomt, zodat ingevolge artikel 2 lid 7 BC deze bescherming evenmin in Nederland kan worden ingeroepen. Hetgeen partijen nog hebben aangevoerd over (het ontbreken van) de registratie van de Freestyle behoeft onder deze omstandigheden geen bespreking. De vorderingen van Reebok VS, die zijn gegrond op auteursrechtinbreuk zullen dan ook worden afgewezen.

Slaafse nabootsing: 4.11. (…) Vooralsnog is dan ook aannemelijk dat de vormgeving van de Freestyle bij de lancering vernieuwend was. Niet uit te sluiten valt dat goede marketing heeft bijgedragen aan het succes van de Freestyle, maar gelet op het vernieuwende uiterlijk van de Freestyle komt het niet waarschijnlijk voor dat het succes van de Freestyle geheel op het conto van de marketingstrategen dient te worden geschreven. Voorshands is daarmee voldoende aannemelijk geworden dat de Freestyle onderscheidend is en een eigen positie op de markt inneemt.

4.12. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of sprake is van verwarringsgevaar. Aan Reebok kan worden toegegeven dat aannemelijk is dat de Freestyle als inspiratiebron voor beide Ferro-schoenen heeft gediend. Toch zijn er verschillen aan te wijzen. (…)

4.13. Een verschil van doorslaggevend belang bij de beoordeling van de beide Ferro-schoenen is echter gelegen in het element van dessin en kleurstelling. Voor de Ferro-schoen met nummer 2 (de zwarte schoen) geldt dat voldoende afstand is gehouden van de Freestyle, zodat geen gevaar voor verwarring bestaat. Het enkele feit dat bij deze Ferro-schoen, net als bij de Freestyle, gebruik is gemaakt van lakleer en uitbundige kleuren maakt dit niet anders, omdat deze elementen deel uitmaken van de huidige modetrend.

4.14. Voor de schoen met nummer 1 (de paars-roze schoen) ligt dit anders. De hiervoor besproken verschillen in de vormgeving worden bij deze schoen overstemd door de treffende gelijkenis in dessin en kleurstelling. (…)  De overeenkomsten leiden op zodanige wijze de aandacht af van de verschillen die tussen beide schoenen bestaan, dat gevaar voor verwarring bestaat. Het verweer dat uitbundig kleurgebruik momenteel een modetrend is, kan gedaagden niet baten. Zij hadden immers net zo goed voor een ander uitbundig dessin of een andere kleurcombinatie kunnen kiezen. Dit zou geen afbreuk hebben gedaan aan de bruikbaarheid of de deugdelijkheid van de schoen. Door binnen dit model schoen - waarvan zoals hiervoor overwogen aannemelijk is dat de Freestyle als inspiratiebron heeft gediend -juist voor dit dessin en deze kleuren en materialen te kiezen, hebben gedaagden niet voldaan aan hun verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om gevaar voor verwarring te voorkomen. Vooralsnog wordt deze schoen dan ook aangemerkt als een slaafse nabootsing van de Freestyle FIS Int Snowflake.

Lees de vonnissen hier en hier.
 

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam, 2 april 2009, zaak-/rolnummer 419229/KG ZA 09-250, VSH Fittings B.V. tegen Bonfix B.V. (met dank aan Evert van Gelderen en Michael Gerrits, De Gier | Stam & Advocaten).

Slaafse nabootsing. Kort vonnis. Geen onderscheidend vermogen. Technische en functionele eisen. Wettelijke normen. Marktonderzoeksrapport terzijde geschoven. Gebruikmaken techniek staat hier vrij. Klik op afbeelding voor vergroting.

VSH stelt, kort gezegd, dat Bonfix zich schuldig maakt aan ongeoorloofde mededinging door het op de markt brengen van de Nieuwe Bonfix fittingen die zij slaafs heeft nagebootst van VSH. Volgens VSH is de Nieuwe Bonfix fitting een (nagenoeg) klakkeloze kopie van de VSH fitting en is de totaalindruk van beide fittingen identiek. Met name de wartelmoer is volgens VSH tot in detail door Bonfix nagemaakt. Daarmee ontstaat gevaar voor verwarring, terwijl Bonfix op eenvoudige wijze verwarring had kunnen vermijden door een afwijkend uiterlijk te kiezen voor haar fittingen. (…)Bij onderzoek zijn aan 394 installateurs die met knelfittingen werken 4 knelfittingen getoond, te weten één van Tiemme, één van Conex en een oude en een nieuwe knelfitting van Bonfix. De conclusie van dat onderzoek was dat een groot deel van de ondervraagden bij de nieuwe Bonfix fitting dacht dat het om een fitting van VSH ging.

Voorshands wordt echter geconcludeerd dat de knelfittingen van VSH onderscheidend vermogen missen:

4.2 Vooropgesteld wordt dat de knelfitting naar haar aard een product is waarvan de vorm nagenoeg geheel wordt bepaald door de technische en functionele eisen die eraan worden gesteld. In dit verband is van belang dat de knelfitting een gebruikelijk standaardcomponent is dat wordt gebruikt in buis- en leidingsystemen die zelden in het zicht komen. De vormgeving van de knelfitting wordt dan ook niet ingegeven door esthetische keuzes, maar is uitsluitend het resultaat van het zoeken naar een technisch goed werkzaam en efficiënt (op grote schaal en tegen zo gering mogelijke kosten) produceerbaar product. Daarnaast dient de knelfitting te voldoen aan bepaalde wettelijke normen. De onderlinge verschillen tussen de door de verschillende aanbieders op de markt gebrachte knelfittingen zijn dan ook noodgedwongen gering, hetgeen ook blijkt uit de ter zitting getoonde knelfittingen van andere aanbieders.

Verder is gebleken dat voor het produceren van knelfittingen twee productietechnieken bestaan, te weten de gedraaide en geperste en dat, totdat Bonfix met haar nieuwe knelfittingen kwam, VSH in Nederland de enige aanbieder was van knelfittingen die op de gedraaide wijze zijn geproduceerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het resultaat van het in opdracht van VSH door USP verrichte onderzoek is dat een groot deel van de ondervraagden de nieuwe Bonfix fitting aanzag voor een fitting van VSH. Dat was immers tot januari 2009 de enige gedraaide knelfitting op de Nederlandse markt.

Het feit dat VSH de enige was die knelfittingen op de gedraaide wijze produceerde betekent echter niet dat geen enkele andere aanbieder gebruik mag maken van deze techniek. Dat de verschillen tussen de VSH fittingen en de fittingen van Bonfix daardoor nog kleiner zijn geworden doet daar niet aan af. In dit verband is nog van belang dat Bonfix aannemelijk heeft gemaakt dat alle volgens Marinissen in zijn verklaring zo kenmerkende eigenschappen van de VSH fitting (het neutrale uiterlijk van de bovenzijde, de ranke strak vormgegeven rand, de gladde oppervlakte-textuur, de geaccentueerde overgangen, de daardoor strakkere, hoekerige en scherp afgetekende vormen en de gladde glanzende onderrand met codering) het gevolg zijn van de gedraaide productietechniek.

Gelet op het voorgaande wordt voorshands geoordeeld dat de inmiddels ook door Bonfix gebruikte productiemethode van draaien slechts een marginale afwijking van de fitting van VSH mogelijk maakt, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de fitting.
Verder is er geen enkele reden waarom Bonfix zou moeten afwijken van het sinds jaar en dag ook door vele andere aanbieders gebruikte zeskantige model van de wartelmoer van de fitting. Temeer omdat Bonfix onweersproken heeft gesteld en het ook voor de hand ligt dat bijvoorbeeld een vierkante of afgeronde moet niet leidt tot een betere werking maar wel tot een duurdere productiemethode, al was het omdat dan meer messing nodig is.

4.3 Gelet op het voorgaande wordt voorshands geconcludeerd dat de knelfittingen van VSH onderscheidend vermogen missen, waardoor het beroep op slaafse nabootsing faalt. De voorzieningen zijn dan ook niet toewijsbaar.

Lees het vonnis hier.

Vzr Rechtbank Alkmaar, 26 maart 2009,  LJN: BH8021, Tierlantijn B.V. tegen K.S. Verlichting B.V. (met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur).

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. De buitenlampen (klik op afbeelding voor vergroting) zijn weliswaar auteursrechtelijk beschermde werken, maar de vordering op basis van schending van het auteursrecht afgewezen, omdat niet met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat eiseres de auteursrechthebbende is. De vordering op basis van slaafse nabootsing wordt wel toegewezen. Aangenomen wordt dat KS de door Tierlantijn op de markt gebrachte lampen heeft nagebootst, nu KS weliswaar gesteld heeft dat haar lampen eerder verkrijgbaar waren dan die van Tierlantijn maar dat zij er niet in is geslaagd de juistheid van haar standpunt voldoende aannemelijk te maken. Liquidatietarief.

Tierlantijn verkoopt onder meer lampen van het type "Lucce" en stelt dat de lampen 7248 Bordeaux (met schuin staande kap) en 7244 Provence (met horizontale kap) van gedaagde KS inbreuk maken op het aan haar toekomende auteursrecht.  De voorzieningenrechter stelt vast dat de lamp inderdaad een werk is, maar dat onvoldoende zeker is dat eiser Tierlantijn de auteursrechthebbende is.

Auteursrecht: 4.4 (…) Niet wordt weersproken dat Tierlantijn haar lampen sinds 2002 op de markt brengt. Tierlantijn heeft zich voorts terecht op het standpunt gesteld dat er diverse lampen zijn die vergelijkbare, klassieke stijlkenmerken in zich hebben en dat zij niet de bescherming van die stijl als zodanig inroept. Uit de door KS overgelegde producties, in het bijzonder productie 1, blijkt evenwel dat de door Tierlantijn op de markt gebrachte lampen een eigen, afzonderlijke plek op de markt van de klassieke buitenlampen innemen. Uit de desbetreffende productie blijkt immers dat er een scala aan varianten mogelijk is op de diverse onderdelen van een lamp. Zo kan en wordt er gevarieerd met het uiterlijk en vorm van de rozet, de beugel en de lampenkap. Hierdoor ontstaan er vele verschillende lampen met van elkaar verschillende totaalindrukken.

Op basis van het voorgaande moet worden aangenomen dat de keuzes die Tierlantijn stelt gemaakt te hebben ten aanzien van de diverse onderdelen van de lampen, berusten op persoonlijke, creatieve keuzes, in het bijzonder ten aanzien van het rozet en de lampenkap, vooral daar waar de arm in de kap "verdwijnt"(de verbinding aan de kap). Aldus kunnen beide lampen van Tierlantijn worden aangemerkt als werken met een voldoende eigen, persoonlijk karakter die daarenboven het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dit brengt met zich dat de lampen als auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van de Auteurswet moeten worden aangemerkt.

4.5 Het verweer van KS, inhoudende dat alle onderdelen van de lampen vrij verkrijgbaar zijn, doet aan het voorgaande niet af. Het gaat immers om de totaalindruk van de lamp en niet om de onderdelen afzonderlijk. Bovendien ontstaat juist door de persoonlijke keuzes ten aanzien van die onderdelen oorspronkelijk, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende, lampen.

Auteursrechthebbende: 4.7 (…) Vooropgesteld wordt dat niet gesteld of gebleken is dat Tierlantijn op de lampen zelf als maker wordt aangeduid. Dat Tierlantijn bij de openbaarmaking van de lampen als maker wordt aangeduid, is evenmin komen vast te staan. Of Tierlantijn op basis van voormeld artikel als maker en auteursrechthebbende moet worden aangemerkt, kan in dit kort geding niet worden vastgesteld.
Daar staat tegenover dat KS vooralsnog niet kan worden geacht te zijn geslaagd in het aannemelijk maken van het tegendeel. KS betoogt dat het auteursrecht bij haar leverancier uit Polen berust en wijst in dit verband op de door haar als productie 2 overgelegde verklaring van Casting K.S. Poland. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter biedt die verklaring onvoldoende steun voor die stelling. Dat de bewuste lamp reeds in 1998 door Casting K.S. Poland zou zijn gemaakt wordt immers op geen enkele wijze nader onderbouwd.

4.8 Ter onderbouwing van haar standpunt dat zij de auteursrechthebbende is, heeft Tierlantijn verder verwezen naar de door haar overgelegde ontwerptekening van de lamp met de schuine kap en de vermelding 'eigen ontwerp' op haar website. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan hieruit niet worden afgeleid dat het auteursrecht daadwerkelijk bij Tierlantijn berust, nu op de tekening de naam van Tierlantijn niet voorkomt, noch enige verwijzing naar Tierlantijn. Ter zitting heeft Tierlantijn (aanvullend) gesteld dat zij een schets van de lamp heeft gemaakt en dat een aan haar gerelateerde onderneming in Tsjechië er vervolgens de in het geding gebrachte ontwerptekening van heeft gemaakt. Bij gebreke van een nadere onderbouwing wordt die stelling evenwel buiten beschouwing gelaten. Verder heeft zij aangevoerd dat de onderdelen van de lampen eveneens in Tsjechie worden vervaardigd en dat de assemblage in Nederland plaatsvindt. Ter onderbouwing van haar betoog wijst Tierlantijn op de door haar als productie 9 overgelegde verklaring van [werknemer 1], werkzaam bij Amplius.
Deze verklaring kan Tierlantijn evenwel niet baten. KS heeft gemotiveerd betwist dat Amplius over een eigen fabriek beschikt. Op grond hiervan kan de juistheid van de desbetreffende verklaring in dit kort geding niet worden vastgesteld.

4.9 Op basis van hetgeen hiervoor is overwogen, slaagt het beroep van Tierlantijn op artikel 4 Aw niet en kan niet met voldoende mate van zekerheid worden vastgesteld dat Tierlantijn daadwerkelijk als auteursrechthebbende op de lampen moet worden aangemerkt. Daarom moeten haar vorderingen, voor zover gebaseerd op een inbreuk op het auteursrecht, worden afgewezen.

Slaafse nabootsing: 4.10 (…) Op basis van de ter zitting getoonde lampen is de voorzieningenrechter echter van oordeel dat de lamp van KS nagenoeg identiek is aan die van Tierlantijn. (…) De verschillen waarop KS wijst, zijn van zodanig ondergeschikt belang voor het totaalbeeld van de lampen, dat niet aannemelijk is dat die verschillen door de gemiddelde consument worden opgemerkt.
Weliswaar verschillen de kleuren van de lampen, maar de kleur is in deze - in tegenstelling tot de vormgeving van de lampen - niet van doorslaggevend belang. Daarbij komt dat Tierlantijn gesteld heeft dat haar lampen dezelfde kleur als de lampen van KS krijgen, indien de lampen enige tijd buiten worden opgehangen. Dit is door KS onvoldoende gemotiveerd bestreden.

Op basis van het voorgaande faalt het verweer van KS. Bovendien moet worden aangenomen dat KS de door Tierlantijn op de markt gebrachte lampen heeft nagebootst, nu KS weliswaar gesteld heeft dat haar lampen eerder verkrijgbaar waren dan die van Tierlantijn maar dat zij er niet in is geslaagd de juistheid van haar standpunt voldoende aannemelijk te maken.

4.11 Bij de verdere beoordeling van de vraag of er sprake is van slaafse nabootsing, staat voorop dat de nabootsing in beginsel dan ongeoorloofd is, indien KS zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de lampen af te doen, op bepaalde onderdelen met haar lampen een andere weg had kunnen inslaan. Op KS rust voorts de verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring te duchten is.

Zoals hiervoor onder 4.4. reeds werd overwogen, zijn er diverse lampen op de markt verkrijgbaar die bestaan uit dezelfde basiscomponenten maar die wat de vormgeving betreft wezenlijk afwijken van de lampen van Tierlantijn. KS heeft niet aannemelijk gemaakt dat bij die lampen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk is gedaan. Evenmin heeft zij aannemelijk gemaakt dat het voor haar onmogelijk was om een andere lamp op de markt te brengen, zonder aan voormelde deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen.
Verder is van belang dat Tierlantijn, anders dan KS heeft betoogd, gesteld heeft dat er als gevolg van de slaafse nabootsing verwarring bij het publiek te duchten is. Zij heeft ter zitting verklaard dat die verwarring niet enkel te duchten is, maar dat die verwarring zich ook daadwerkelijk bij een van haar klanten heeft voorgedaan. Hiertegen heeft KS onvoldoende gemotiveerd verweer gevoerd.

4.12 Op grond van het voorgaande is in het kader van dit kort geding genoegzaam komen vast te staan dat het nabootsen van de lampen door KS ongeoorloofd en dus onrechtmatig jegens Tierlantijn is. De subsidiaire vordering van Tierlantijn is derhalve toewijsbaar, in die zin dat het KS verboden zal worden om de vormgeving van de onder 2.3. genoemde lampen van Tierlantijn na te bootsen en naar de voorzieningenrechter begrijpt: te (doen) verkopen. Aan KS zal na te melden termijn worden gegund om aan deze veroordeling te voldoen.

Lees het vonnis hier.