Domeinnaamrecht  

Maarten Simon, Verantwoordelijkheid gebruik van domeinnamen ligt bij de houder, ITenRecht nr. IT 1170.
Een redactionele bijdrage van Maarten Simon, Senior Legal & Policy Manager SIDN.

Parallel gepubliceerd op ITenRecht.nl. Geen urgente wijzigingen, wel een aanzet voor verdere discussie. Op 21 mei heeft mr. F.J. van Eeckhoutte [IT 1149] op drie fora waaronder deze en op zijn eigen website een uitgebreide opinie gepubliceerd onder de titel ‘SIDN de papieren tijger’. De auteur stelt hierbij de vraag of SIDN geen actievere rol zou moeten spelen bij de correctheid van de houdergegevens. Ook werpt Van Eeckhoutte de vraag op wat de rol van SIDN is met betrekking tot de vraag wie gebruiker van een domeinnaam is, en specifiek de vraag wat onder .nl moet gebeuren met zogenaamde proxy registrations. Zonder in te gaan op de individuele gevallen die in de opiniestukken worden genoemd, verdienen de generieke beleidsthema’s die Van Eeckhoutte aansnijdt zeker aandacht. SIDN hecht hier aan omdat zij het beleid rond de registratie van .nl-domeinnamen zoveel mogelijk bepaalt in samenspraak met alle betrokken stakeholders en zij deze zo nodig aanpast aan actuele ontwikkelingen.

Moet SIDN meer doen om te zorgen dat de houdergegevens correct zijn ?
Artikel is ingekort, lees de gehele bijdrage hier.
SIDN, de Houder, de Gebruiker en de proxy/privacy diensterverlener
Artikel is ingekort, lees de gehele bijdrage hier.

Geen urgente wijzigingen, wel een aanzet voor verdere discussie 
Het beleid van SIDN met betrekking tot het .nl domein is geheel in lijn met haar eigen regels. Beide worden vastgesteld in samenspraak met de lokale internetgemeenschap. SIDN waardeert vanuit die optiek het commentaar van Van Eeckhoutte. Hij sluit daarbij aan op de immer doorlopende discussie over de vraag of en op welke wijze SIDN en haar registrars meer zouden moeten doen om de kwaliteit van de houdergegevens te verbeteren. Ook stelt hij de rol van SIDN ten opzichte van privacy/proxy dienstverleners ter discussie. SIDN acht beleidswijzigingen op beide vlakken niet urgent. SIDN zet echter de discussie over met name de eerste vraag tegelijkertijd graag voort en hoopt daarbij zoveel mogelijk alle verschillende stakeholders, waaronder ook zeker de heer Van Eeckhoutte, te betrekken.

Maarten Simon
Senior Legal & Policy Manager SIDN

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 mei 2013, KG ZA 13-395 (Wolfrat Boten B.V. tegen Rederij WK B.V.)
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Rederij WK is na een aantal overdrachten het rondvaartbedrijf gaan exploiteren onder de handelsnaam 'Rederij Wolfrat'. Wolfrat WK is houdster van twee domeinnamen: redererijwolfrat.nl en wolfratrondvaarten.nl. Wolfrat Boten is houdster van Beneluxwoordmerk WOLFRAT en de domeinnaam rederij-wolfrat.nl. In 2010 is onenigheid tussen partijen ontstaan. Wolfrat Boten vordert thans een verbod op het gebruik van de handelsnamen 'Wolfrat' en 'Rederij Wolfrat' en de domeinnamen 'rederijwolfrat.nl' en 'wolfratrondvaarten.nl'. Rederij WK vordert op haar beurt overdracht van de handelsnaam 'Rederij Wolfrat', alsmede verbod op gebruik van die handelsnaam en de domeinnamen van Wolfrat Boten.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Rederij WK inbreuk heeft gemaakt op het handelsnaamrecht en het merkrecht van Wolfrat Boten. Voldoende aannemelijk is dat er sprake is van verwarringsgevaar, wat volgt uit het nauwe verband tussen de activiteiten van de ondernemingen en de samenwerking tussen partijen in de afgelopen jaren. Het verweer van Rederij WK dat een mondeling overeengekomen licentie nog altijd van kracht is, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Rederij WK kan redelijkerwijs niet verwachten dat de licentie zou doorlopen als de beoogde plannen niet zouden doorgaan, laat staan dat deze ook zou gelden voor gebruik ten behoeve van een concurrerende onderneming. Overdracht en verbod op het gebruik van de handelsnaam 'Rederij Wolfrat' en de domeinnamen zijn toewijsbaar. De vorderingen in reconventie worden afgewezen.

4.2. Naar voorlopig oordeel heeft Rederij WK inbreuk gemaakt op het handelsnaamrecht en het merkrecht van Wolfrat boten. Als niet, althans onvoldoende bestreden, staat vast dat Wolfrat Boten de rechthebbende is op de handelsnaam 'Wolfrat' en het Beneluxwoordmerk WOLFRAT en dat het gebruik van de handelsnaam 'Rederij Wolfrat' en de domeinnamen rederijwolfrat.nl en wolfratrondvaarten.nl onder de beschermingsomvang van die rechten valt. Voor het geval dat Rederij WK de handelsnaaminbreuk heeft willen betwisten met haar opmerking dat Wolfrat Boten de afgelopen jaren geen rondvaarten heeft georganiseerd onder de handelsnamen 'Wolfrat' en 'Rederij Wolfrat', wordt dat verweer verworpen. Vast staat dat Wolfrat Boten de afgelopen jaren in ieder geval rondvaartboten heeft verhuurt onder de naam 'Wolfrat Boten'. Omdat het element 'Wolfrat' het meest onderscheidende element is van zowel die handelsnaam als van de door Rederij WK gebruikte handelsnaam van Wolfrat Boten in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet. Dat door gebruik van die handelsnaam het publiek zou kunnen menen dat Rederij WK gelieerd is aan Wolfrat Boten en dus sprake is van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling is voorshands voldoende aannemelijk. Dit volgt naar voorlopig oordeel uit het nauwe verband tussen de activiteiten van de ondernemingen (verhuur van boten van rondvaarten op onder meer de Loosdrechtse plassen, respectievelijk de organisatie van rondvaarten op onder meer de Loosdrechtse plassen) en de samenwerking tussen partijen in de afgelopen jaren.

4.3. Het verweer van Rederij WK dat de tussen partijen mondeling overeengekomen licentie nog altijd van kracht is, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. (...) Daarvan uitgaande kon Rederij WK naar voorlopig oordeel redelijkerwijs niet verwachten dat de licentie zou doorlopen als de bedoelde plannen niet zouden doorgaan, laat staan dat de licentie ook zou gelden voor gebruik ten behoeve van een concurrerend rondvaartbedrijf in Maarsen. (...)

4.14. Rederij WK heeft erop gewezen dat het voor haar ondoenlijk is om iedere verwijzing naar Rederij Wolfrat van internet te laten verwijderen omdat sommige websites - buiten Rederij WK om - gegevens van andere websites kopiëren. Dat heeft Wolfrat Boten niet bestreden. Ter voorkoming van executiegeschillen zal daarom worden bepaald dat Rederij WK geen dwangsommen verbeurt met betrekking tot verwijzingen op internet als zij die laat verwijderen binnen vijf dagen nadat zij door Wolfrat Boten schriftelijk is gewezen op de betreffende verwijzing.

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Utrecht 18 mei 2009 (Opsis B.V. tegen Gerekwesteerde)
Beschikking ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Voor een samenhangend geheel, zie ook IEF 12655.
Als randvermelding: Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Domeinnaam. Opsis, een oogartskliniek, dreigt haar enige operationele internetdomein kwijt te raken aan gerekwesteerde als ex-werkneemster omdat zij het domein Oogartsenpraktijk.nl op haar eigen naam heeft aangevraagd in plaats van op naam van haar werkgever. Nu dreigt het domein naar een andere host te worden gezet, waardoor het voor Opsis onmogelijk wordt haar bedrijf te voeren. Opsis verzoekt een aanzegging van beslag en aanzegging hiervan bij SIDN. De voorzieningenrechter wijst het ex parte bevel toe, met uitzondering van het verzochte onder 3 (conservatoir derdenbeslag).

Filip van Eeckhoutte, SIDN de papieren tijger, IE-Forum.nl IEF 12658
Een bijdrage van Filip van Eeckhoutte, Van Eeckhoutte Advocaten

De Registry SIDN

Wie wil weten wie de houder van een domeinnaam is, raadpleegt de WhoIs, een register dat wordt bijgehouden door de registry. Een domeinnaam is een naam in het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem op internet waarmee onder andere webservers, mailservers en andere toepassingen worden geïdentificeerd en wordt uitgegeven door landelijke of regionale registry’s. Alle registry’s vallen onder de vlag van de Internet Assigned Numbers Authority (IANA). De registry voor Nederland c.q..nl-domeinnamen is SIDN, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De SIDN beheert anno 2013 ruim 5,3 miljoen registraties van domeinnamen onder het top level domain .nl.

SIDN registreert slechts wie op grond van de door haar ingerichte procedures houder van een domeinnaam is en daarmee haar contractuele wederpartij met betrekking tot een domeinnaam, met andere woorden wie met betrekking tot een bepaalde domeinnaam rechten (op grond van de algemene voorwaarden) ten opzichte van SIDN kan uitoefenen.

Dit artikel is sterk ingekort, lees de opgemaakte versie hier.

SIDN bepaalt niet wie (het meeste) recht op een domeinnaam heeft en toetst voorafgaand aan de uitgifte van een domeinnaam niet of de domeinnaamhouder (in spe) daarmee inbreuk maakt op (intellectuele) rechten van derden, bijvoorbeeld merk- of handelsnaamhouders. Het register geeft niet weer wie het meeste recht op een domeinnaam heeft. Wie schade ondervindt van een (.nl-)domeinnaamregistratie kan zich tot een arbiter, rechter of College voor Klachten en Beroep voor .nl-domeinnamen wenden. Behoudens tegenbewijs is voor SIDN bij het vaststellen van het houderschap de administratie van SIDN leidend.

Papieren tijger

De nadruk in de voorwaarden en regeling van SIDN op openbaarmaking van correcte WhoIs-gegevens blijkt in de praktijk slechts een papieren tijger te zijn.

SIDN voert geen pro-actieve controle uit op de input op haar register, maar verlaat zich op commentaar van derden die vraagtekens plaatsen bij bepaalde input. Sterker nog, de SIDN gedoogt inschrijving van domeinnaamhouders waarvan aangetoond dan wel op zijn minst aannemelijk is dat die in geen relatie (meer) staan tot de betrokken domeinnaam.

Bureaucratie

Het bureaucratische beleid binnen SIDN in combinatie met zijn incorrecte en dus onbetrouwbare register kan tot gevolg hebben dat verkeerde personen in rechte worden aangesproken.

Langs de andere kant stelt SIDN zich weer formeel en onbuigzaam op indien een actie van haar kant wordt verlangd. Zo weigert de SIDN beslagen te registreren als de naam van een domeinnaamhouder niet precies overeenstemt met de naam in het beslagrekest. Een beslag op een .nl-domeinnaam kan dus op de klippen lopen omdat in het beslagrekest de meisjesnaam wordt gebruikt, terwijl in de houderinschrijving bijvoorbeeld maar een halve naam, alias of de naam van de echtgenoot wordt gebruikt of doordat de nieuwe houder zijn naam niet heeft ingeschreven, maar de oude domeinnaamhouder heeft laten staan.

Bij SIDN is bekend de casus “ILoveSu”, waarbij de .nl-domeinnaam ten onrechte was blijven staan op de naam van de vorige houder. De nieuwe houder was van registrar gewisseld, maar had het houderschap niet gewijzigd. De naam van de vorige houder bleef dus staan. De vorige houder kon niet bij het control panel omwille van de registrar-wisseling. Hoewel SIDN een toelichting van de vorige houder ontving, reageerde SIDN als volgt: “In lijn met het voorgaande registreren wij slechts beslagen en beperken wij de contractuele rechten van de houder slechts als het beslag is gelegd onder de houder. Daar is in het geval van het door uw cliënte gelegde beslag op de domeinnaam ilovesu.nl geen sprake van. Het beslag is - naar wij nu opmaken - kennelijk onder een gebruiker van de domeinnaam gelegd en, los van de vraag of het daarmee juridisch stand houdt hetgeen kan worden betwijfeld, is er daarmee geen aanleiding voor SIDN om het beslag te registreren, noch om de contractuele rechten van de houder te beperken.” De toelichting van de vorige houder was dus aan dovemansoren gericht. Ondanks rechterlijk verlof daartoe weigerde SIDN de desbetreffende naam te bevriezen en ondernam – in tegenstelling tot haar eigen voorwaarden – geen enkele actie tegenover de feitelijke houder of diens registrar.

Het is een gotspe dat het SIDN weigert mee te werken, zelfs al toont de beslaglegger aan dat de domeinnaamhouderinschrijving onjuist of onvolledig is en er kennelijk sprake is van een opzetje om de domeinnaam buiten beslag te houden. SIDN kijkt niet naar de feitelijke status omtrent het houderschap, maar louter naar de vraag of de houder bestaat. Zolang de houder bestaat is in beginsel voor SIDN de kous af.

Bij nader inzien lijkt uit de considerans van de Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders ook te volgen dat SIDN gedoogt dat registrars de domeinnaam op hun eigen naam zetten, in plaats van hun klant. 

Het verbergen van de ware houder is trouwens geen louter Nederlands fenomeen. Bij veel Chinese websites die inbreuk maken op intellectuele rechten (zgn. counterfeit websites) valt de registrant niet te achterhalen uit de whois-gegevens, omdat deze gebruik maakt van een dienstverlener die het mogelijk maakt om een domeinnaam te gebruiken zonder de eigen identiteit prijs te geven, zoals Privacyprotect.org, Protected Domain Services, WhoisGuard en Private Whois (hierna ook wel “anonimiteitsdiensten”). Tevens lijkt in bepaalde gevallen sprake te zijn van onjuiste contactgegevens. 

De voorwaarden en regelingen van SIDN kunnen in combinatie met de juridische implicaties van haar register, niet anders worden opgevat dan dat SIDN in uitvoering van haar publieke taak actief dient zorg te dragen voor een up-to-date en waarheidsgetrouw WhoIs-register waar gebruikers, zoals advocaten, van op aan kunnen. Het vorenstaande leidt echter tot de conclusie dat SIDN anno 2013 haar register niet op orde heeft en een beleid voert dat linea recta indruist tegen haar eigen voorwaarden en regelingen. Als gevolg daarvan worden gelaedeerden opgezadeld met bijkomende obstakels in het proces om inbreukmakend gedrag te laten staken; obstakels die volstrekt overbodig worden opgeworpen en die slechts met (aanzienlijke) moeite kunnen worden overwonnen.

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over:

A) Aanwijzingen dat er meer aan de hand is, eis niet geschikt voor UDRP procedure
B) Easybook.com bestaat uit beschrijvende termen, die te maken hebben met diensten verweerder (e-books)
C) Registratie domeinnaam tijdens onderhandelingen is niet te kwader trouw
D) Zes weken voor indienen van eis een merkregistratie ingediend
E) Natwest heeft geen rechten opgebouwd voor nwolb
F) Ticketnetwork is twee jaar later dan de domeinnaam als merk geregistreerd
G) Eiser bewijst niet 'common law’ merkrechten op afkorting RT van "The Real Truth Magazine"
H) Eiser toont niet te kwader trouw ten tijde van registratie aan

Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

DNL2012-0076
goolfy.nl > Complaint denied
A) Luxemburgse houder van Beneluxmerk voor indoor glow-in-the-dark golfbanen “Goolfy”. Merk is geregistreerd in December 2007. Domeinnaam is eerder geregistreerd, namelijk in februari van dat jaar. Sinds november 2012 is domeinnaam in handen van verweerder. Sprake van verwarringwekkende overeenstemming en geen sprake van eigen recht of legitiem belang. Geschillenbeslechter wijst de eis toch af omdat de eis niet geschikt is om in de geschillenprocedure te behandelen. Er zijn aanwijzingen om kwader trouw aan te nemen, echter, er zijn ook aanwijzingen om aan te nemen dat er in dit geval (met betrekking tot overdracht van merkrechten en de rol van eventuele derden) meer aan de hand is.

“Having noted that, the Panel finds that aspects of this case together might be taken to suggest bad faith on the part of the Respondent. However, the Panel also notes indications in the record of a rather troubled and protracted history between the parties (and possibly the mentioned third party), in relation to the registration and use of various identifiers potentially relevant to this case, among others the transfer of the Trademarks. In light of this, as much as the Complainant’s case may well have merit, the Panel finds that in the end it is more suited to possible determination in court than within the abbreviated framework of the .NL Regulations. Proceedings under the Regulations do not lend themselves to extensive fact-finding by panels (see, e.g., Avenza Systems Inc. v. Exqte, WIPO Case No. DNL2012-0011).”

D2013-0310
easybook.com > Complaint denied
B) Eiser heeft Italiaans merk “Easy Book” sinds 1987 en biedt onder dat merk reisdiensten aan. Verweerder verkoopt onder de in 1996 geregistreerde domeinnaam e-books. Domeinnaam hoeft niet te worden overgedragen nu verweerder volgens geschillenbeslechter eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Domeinnaam bestaat uit beschrijvende aanduidingen. De diensten die verweerder aanbiedt – het verkopen van e-books – hebben te maken met die beschrijvende termen, niet met de diensten (reizen) van eiser.

“The use of a domain name that is linked to the generic or descriptive value of the domain name may be considered a fair and legitimate use. See, e.g., Landmark Group v. DigiMedia.com, L.P., NAF Claim No. 285459 (a legitimate interest, on the part of a respondent, in a disputed domain name may be found “[if] the domain names have been registered because of their attraction as dictionary words, and not because of their value as trademarks”); National Trust for Historic Preservation v. Barry Preston, WIPO Case No. D2005-0424 (“A number of Panels have concluded that a respondent has a right to register and use a domain name to attract Internet traffic based on the appeal of a commonly used descriptive phrase, even where the domain name is confusingly similar to the registered mark of the complainant…It is clear, however, that the respondent must be using the domain name not in the trademark sense but in the descriptive sense, to communicate some aspect of the services offered.”); Havanna S.A. v. Brendan Hight, Mdnh Inc, WIPO Case No. D2010-1652 (“Prior decisions under the UDRP show there may well be a legitimate interest if the domain name is a generic word or a geographic indicator, provided it is not used to trade on the trademark owner’s goodwill.”). See WIPO Overview on WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions (“WIPO Overview 2.0”), paragraph 2.2.

In the case at hand there is a clear link to the generic or descriptive value of the disputed domain name and the use made by Respondent of it. Respondent is offering books for sale and not services or products which are similar to Complainant’s trademark. There are no indications that Respondent is using the disputed domain name to trade on the goodwill that may be linked to Complainant’s trademark. Moreover, the evidence provided by Complainant that Respondent would be offering the disputed domain name for sale is not in itself, in the view of the Panel, conclusive.”

D2013-0253
daedousa.com > Complaint denied
C) Eiser en verweerder zijn in 2007 met elkaar in onderhandeling geweest over het sluiten van een distributieovereenkomst. Verweerder zou daartoe de producten van eiser (Deado vechtsportartikelen) gaan verkopen in de VS. In al zijn enthousiasme heeft verweerder vóór het sluiten van de overeenkomst – dus tijdens de onderhandelingen – zonder goedkeuring van eiser de domeinnaam geregistreerd. Dit maakt echter niet dat er sprake is van kwader trouw. Eiser slaagt er niet in aan te tonen dat er sprake was van registratie te kwader trouw.

“It is clear to the Panel from the factual matrix in this case that the Respondent registered the disputed domain name in contemplation of the commercial arrangement between the Parties coming into existence. There is no evidence in the record that the Respondent either sought or received the Complainants’ permission to do so. However, there is no provision under the Policy or consensus among UDRP panels that registering a domain name in the absence of express authorization is per se bad faith, where that domain name is intended to be used, and ultimately is used, for a business venture between the trademark owner and the other party (see Recaro North America, Inc. v. Speedware Motorsports, WIPO Case No. D2010-0412).”

“In these circumstances, the Panel finds that the Complainants have failed to prove that the disputed domain name was registered in bad faith in terms of the Policy. Accordingly, the Panel does not require to consider in detail the Respondent’s use of the disputed domain name following the termination of the Distribution Contract. In reaching the above conclusion, however, the Panel takes no position on the merits of any contractual dispute that may exist between the Parties, and the finding in the present proceedings should in no way be considered as preventing the Complainants (or indeed either of the Parties) from seeking to pursue this matter through the courts, should they so choose. Furthermore, this Decision should not be regarded as in any way condoning or endorsing the Respondent’s conduct following termination of the Distribution Contract, nor should it be construed as a finding that the Respondent has not acted in bad faith in a wider context than that which the Panel may consider within the framework of the Policy.”

D2013-0260
purva.com > Complaint denied
D) Indiase merkhouder “Purva”, Australische verweerder. Eis loopt stuk op kwader trouw omdat verweerder zes weken voor het indienen van de eis door eiser een merkaanvraag in Australië – ter registratie van het “Purva” merk - heeft gedaan. De geschillenbeslechter vertrouwt het echter niet geheel en geeft aan dat eiser de mogelijkheid krijgt om zijn eis opnieuw in te dienen wanneer door later gebruik van de domeinnaam blijkt dat de intenties (bij registratie van de domeinnaam) van verweerder te kwader trouw waren.

“While the Panel has found that the Complaint has failed under this, the third element of the Policy, the Panel has not found this an easy case to decide and recognises that it is conceivable that the Respondent registered the Domain Name, knowing of the Complainant’s trade mark rights and with the intention at some time to exploit those rights to his own advantage by bad faith use of the Domain Name. It is conceivable that although the trade mark application predated the Complaint, the Respondent had anticipated the Complaint and that the application was a sham designed simply to defeat the anticipated Complaint.

The Panel has sufficient doubts as to the Respondent’s intentions to recommend that if the Respondent’s future use of the Domain Name should suggest that the Respondent’s motivation at the outset was, as the Complainant has contended, in bad faith, the Complainant should be permitted to re-file the Complaint. In so recommending the Panel recognises that whether or not a re-filed complaint is to be accepted is a matter for the Center and the panel selected to decide the case.”

D2013-0120
nwolb-online.com > Complaint denied
E) Erg voor de hand liggende uitkomst: geen sprake van verwarringwekkende overeenstemming tussen merk “Natwest” en domeinnaam www.nwolb-online.com. Ze lijken in de verste verte niet op elkaar. Eiser heeft niet onderbouwd dat zij merkrechten heeft (opgebouwd) op naam “nwolb”.

“Complainant argues that “nwolb” is an abbreviation of “Natwest Online Bank”. However, the Panel finds that Complainant fails to show that it has any (unregistered) trademark rights in the “nwolb” sign1. According to the Panel, the “nwolb” sign cannot be seen as confusingly similar to the NATWEST trademark. Complainant’s NATWEST trademark and the “nwolb” sign only share i) two characters, the letter “n” and the letter “w” and ii) the front position of the letter “n”. According to the Panel, Complainant’s NATWEST trademark and the “nwolb” sign expression are clearly distinct from each other. As a result the disputed domain name does not contain any distinctive element in which the Complainant shows to have rights. (See Viacom International, Inc. (“Viacom”) v. na, Max Crossan and Max Fret, WIPO Case No. D2008-2003)

For these reasons, the Panel finds that Complainant has failed to satisfy the requirements of paragraph 4(a)(i) of the Policy. Because this is an essential element of the claim, it is not necessary to resolve the remaining factual disputes on the other elements. See Pet Warehouse v. Pets.com, Inc., WIPO Case No. D2000-0105 (the panel needs not consider elements of legitimate interests or bad faith if complainant fails to establish enforceable rights in mark).”

D2013-0218
ticket-network.com > Complaint denied
F) Het merk van eiser “ticketnetwork” is later (in 2003) geregistreerd dan de domeinnaam (2001) van verweerder. Registratie te kwader trouw is dan in het algemeen haast niet meer aan te tonen. Deze uitspraak bevestigt het voorgaande. Eis wordt afgewezen wegens onvoldoende bewijs.

“In the present case, the Complainant has failed to demonstrate to the satisfaction of the Panel that the Respondent was aware of the Complainant at the time of registration of the disputed domain name, and that it has intentionally registered the disputed domain name in order to misdirect customers searching for the Complainant. As the disputed domain name was registered several years prior to the filing date of the Trademark, it was the Complainant’s responsibility to come forth with evidence demonstrating this contention, all the more because “ticket network” may be perceived as a generic term and the disputed domain name does not misspell the Trademark, but merely adds a hyphen. The Panel therefore finds that the Complainant has failed to demonstrate that the disputed domain name was registered in bad faith.

Further, the Complainant has not demonstrated that the disputed domain name is being used in bad faith. Although passive holding does not, as such, prevent a finding of bad faith, the Panel must examine all the circumstances of the case to determine whether the Respondent is acting in bad faith (paragraph 3.2 of the WIPO Overview 2.0). In the present case, the Panel finds that the Complainant has failed to bring forward evidence justifying the conclusion that the Respondent is using the disputed domain name in bad faith. The mere fact that the disputed domain name is confusingly similar to Trademark is in itself insufficient to find that customers are misled or that the website linked to the disputed domain name is endorsed by the Complainant. This is even more so given that the designation “ticket network” may be perceived as generic. SeeTicket Software LLC v. MRWFX Inc., WIPO Case No. D2011-0721.”

 D2013-0320
rt.org > Complaint denied
G) Eiser brengt al zo’n 10 jaar een christelijk blad uit onder de naam “The Real Truth Magazine” en meent daarom nu ‘common law’ merkrechten te hebben opgebouwd op de afkorting “RT” (afkorting van “Real Truth”). Voorwaarde hiervoor is dat eiser aantoont dat het publiek het teken “RT” met zijn producten en diensten associeert. Daarin is eiser niet in geslaagd. Geen sprake van verwarringwekkende overeenstemming dan wel kwader trouw. Domeinnaam rt.org hoeft derhalve niet te worden overgedragen.

“To establish common law rights as a trademark in the alleged RT Mark, Complainant must show the Mark acquired secondary meaning, i.e., that the public associates the asserted mark with Complainant's goods or services. See First Place Financial Corp. v. Michele Dinoia c/o SZK.com, NAF Case No. FA 506772; see also CPP, Inc. v. Nokta Internet Technologies, WIPO Case No. D2008-0591 (holding that when relying on common law rights in UDRP proceedings, “the Complainant must adduce sufficient evidence to demonstrate that the claimed mark has in fact been used as a mark labeling goods or services and, through its use, attracted significant goodwill and reputation associated with the Complainant's goods or services in a definable market.”); WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), at paragraph 1.7 (“The complainant must show that the name has become a distinctive identifier associated with the complainant or its goods or services. Relevant evidence of such “secondary meaning” includes length and amount of sales under the trademark, the nature and extent of advertising, consumer surveys and media recognition […] However, a conclusory allegation of common law or unregistered rights (even if undisputed) would not normally suffice; specific assertions of relevant use of the claimed mark supported by evidence as appropriate would be required.”). On the record here, the Panel agrees with Respondent, Complainant has not shown any rights in the alleged RT Mark.

To begin with, Complainant failed to provide the Panel with any evidence of its use of the alleged RT Mark for even a small amount of time, let alone a time sufficient to establish common law rights. See Koninklijke Nederlandse Springsstoffen Fabriek N.V. v. Kim Hyungho GMM, WIPO Case No. D2002-0707 (holding that “As long as there is no registration of the letters KNSF as a company name or a trademark [for Koninklijke Nederlandse Springsstoffen Fabriek], and the Complainant has not substantiated that the abbreviation has been used to such an extent that it has been generally known to the relevant commercial circuit as a trademark or trade name for Complainant, Complainant has failed to prove that he has rights in KNSF as a trademark.”) Rather, Complainant’s assertion of common law rights is based on bald assertions that the Mark has been in “commercial use, in association with The Real Truth Magazine” and that “The Real Truth” has been in circulation and used the “RT” mark throughout the U.S. and in other countries for 10 years”. So the best that Complainant can do is to try to piggyback rights for the alleged RT Mark on its claimed 10-year use of the term “The Real Truth Magazine”.”

D2012-2516
grupouninter.com > Complaint denied
H) Met betrekking tot de kwader trouw gaat eiser alleen in op gebruik van domeinnaam te kwader trouw. Bij de geschillenprocedure voor .com domeinnamen moet echter ook kwader trouw ten tijde van registratie worden aangetoond. Hier gaat de eiser in zijn geheel niet op in. Het is niet de verantwoordelijkheid van het panel om dat te doen. Eis wordt dan ook afgewezen.

“As the Rules clearly indicate, in order for the panel to adjudicate a domain name dispute, the panel must find that the domain name was registered and is being used in bad faith. In other words, the panel must examine separately two issues which takes place in different moments: 1) whether or not bad faith existed when the disputed domain name was registered; and 2) whether or not the disputed domain name is being used in bad faith.

It is not always easy to draw a clear line between these two circumstances, given that the former requires the evaluation of a static event, while the latter requires examining the dynamics of a conduct during a period of time. The Panel is also aware that in many instances, it is quite difficult to keep these two circumstances separate.

However, the Complainant has a duty to examine and argue both circumstances and it is not the panel's job to do so.

In the present case, the Complainant has only examined and argued that the disputed domain name is being used in bad faith, but said nothing and did not proffer any argument about the disputed domain name having been registered in bad faith.”

Rechtbank Midden-Nederland 15 februari 2013, LJN BZ8313 (Universiteit Utrecht tegen gedaagde)
Uitspraak is door de redactie van rechtspraak.nl ingetrokken en zal niet weer worden geplaatst. Als randvermelding. Onrechtmatige publicaties/uitlatingen. Positie domeinnaamhouder. Geen inbreuk portretrecht.

Gedaagde is een oud-student van de Universiteit Utrecht. Gedaagde heeft, onder zijn eigen naam, verschillende artikelen geplaatst op de website, waaronder de artikelen met titel: "Europese Universiteiten massaal ondermaats", "Discutabele academicus [Eiser 2] wint prijs" en "Wederom fraude op universiteit". Per 11 december 2012 staat niet meer gedaagde, maar Persgroep Alles In Perspectief A.S. geregistreerd bij de SIDN als houder van de domeinnaam. Waarna artikelen met de volgende titels zijn geplaatst: "Plagiaat van [Eiser 2]?" en "Universiteit Utrecht klaagt academicus aan". Eisers vorderen rectificaties en het verbod op het portretrecht van de docent Kunstgeschiedenis.

De voorzieningenrechter stelt bij haar beoordeling voorop dat de domeinnaamhouder niet automatisch ook de beheerder is van de inhoud van de website die onder de domeinnaam hangt (contentbeheerder). Deze hoedanigheden kunnen in één persoon vertegenwoordigd zijn, maar dat hoeft niet. Universiteit Utrecht c.s. heeft verder aangevoerd dat Gedaagde tevens de auteur, dan wel contentbeheerder is van de overige bestreden artikelen, nu de andere redacteuren feitelijk hebben te gelden als pseudoniemen van Gedaagde. Universiteit Utrecht c.s. stelt vervolgens nog dat Gedaagde (in ieder geval tot 11 december 2012) als domeinnaamhouder aansprakelijk is voor eventuele onrechtmatige uitlatingen in de bestreden artikelen.

Indien sprake is van een onrechtmatige publicatie, in de hier boven bedoelde zin, dan kan op grond van artikel 6:167 BW de vordering tot rectificatie worden toegewezen. In het licht van de aard van de website (te weten een blog over actualiteiten die, zoals de titel al aangeeft, “alles in perspectief wil plaatsen”) is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de lezer van dit artikel een en ander kan relativeren, zodat dat de ernst van de te verwachten gevolgen voor Universiteit Utrecht c.s. beperkt zal blijven. De vorderingen worden afgewezen.

5.6. (...) Voor zover Universiteit Utrecht c.s. onderhavige vorderingen baseert op artikel 6:196c lid 5 BW, dat bepaalt dat een rechterlijk gebod of verbod kan worden opgelegd aan degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht als bedoeld in artikel 3:15d lid 3BW, geldt dat – voor zover voornoemd artikel van toepassing is op een domeinnaamhouder – ook dit spoor doodloopt, omdat [Gedaagde] geen domeinnaamhouder (meer) is. Dat [Gedaagde] betrokken is bij de nieuwe domeinnaamhouder en in zo’n mate dat hij in staat moet worden geacht om tot verwijdering van de artikelen en het plaatsen van een rectificatie over te gaan, zoals Universiteit Utrecht c.s. heeft gesteld, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in het kader van dit kort geding niet komen vast te staan.

5.9. Aan Universiteit Utrecht c.s. wordt toegegeven dat een lezer wellicht zou kunnen denken dat iets dergelijks door [Gedaagde] wordt gesuggereerd, maar in het licht van de aard van de website (te weten een blog over actualiteiten die, zoals de titel al aangeeft, “alles in perspectief wil plaatsen”) is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de lezer van dit artikel een en ander kan relativeren, zodat dat de ernst van de te verwachten gevolgen voor Universiteit Utrecht c.s. beperkt zal blijven.
Alles overziende heeft Universiteit Utrecht c.s. naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet voldoende aannemelijk gemaakt dat Universiteit Utrecht c.s. op onrechtmatige wijze in de genoemde passages van fraude, liegen of verwijten van gelijke strekking worden beschuldigd. De vorderingen van Universiteit Utrecht c.s. worden dan ook afgewezen.

Inbreuk portretrecht?
5.10. Universiteit Utrecht c.s. stelt dat [Gedaagde], door het plaatsen van de beeltenis van [Eiser 2] op de website [Website], in strijd handelt met het portretrecht van [Eiser 2] en vordert onder 2 dat deze beeltenis wordt verwijderd en onder 3 dat het [Gedaagde] verboden wordt verder gebruik te maken van dit beeldmateriaal (zie 3.1). De voorzieningenrechter komt echter niet toe aan de inhoudelijke beoordeling van deze vordering. In 5.4, 5.5 en 5.6 is immers reeds bepaald dat in het kader van dit kort geding dient te worden aangenomen dat [Gedaagde] slechts met betrekking tot het artikel van 11 april 2012 zeggenschap heeft over de inhoud daarvan en in dit artikel is de beeltenis van [Eiser 2] niet zichtbaar. Onderhavige vorderingen van Universiteit Utrecht c.s. worden dan ook afgewezen.

Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch 27 maart 2013, LJN BZ6835 (eiser tegen gedaagde)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaam. Verwarringsgevaar. Eiser exploiteert een Belgisch eetcafé te Maastricht onder de handelsnaam "Witloof", en is houdster domeinnaam www.witloof.nl en heeft Benelux woordmerk "WITLOOF" ingeschreven. Gedaagde exploiteert een restaurant te Cromvoirt, aanvankelijk onder de naam “Proeverij Wit-Loof” en sedert oktober 2012 onder de naam “Restaurant Loveren”. Gedaagde gebruikte tot die tijd de domeinnaam www.wit-loof.nl.

Rechtbank: Toegegeven wordt dat het woord “Wit-Loof” in de handelsnaam van gedaagde dominant is en dat dit woord nauwelijks verschilt van het merk “Witloof”. De gemiddeld oplettende restaurantbezoeker zal zich, als hij op zoek is naar restaurant Witloof te Maastricht niet licht vergissen als hij op enigerlei wijze wordt geconfronteerd met Proeverij Wit-Loof te Cromvoirt. Naar het oordeel van de rechtbank is er, gelet op de plaatsen waar de ondernemingen gevestigd zijn (Cromvoirt en Maastricht liggen ruim 125 kilometer uit elkaar) en de verschillende aard van de beide ondernemingen, geen verwarring bij het publiek te duchten tussen de ondernemingen.

Ook is niet goed denkbaar dat een klant zal denken dat er een economische of juridische band bestaat tussen de beide ondernemingen, gelet op de verschillende uitstraling en de afwijkende concepten. Van een inbreuk op het merkrecht of de de handelsnaam van eiser door gedaagde is aldus geen sprake. De rechtbank vernietigt het gewezen verstekvonnis en wijst de vorderingen af.

4.7.  Hetgeen de rechtbank heeft overwogen omtrent het gevaar van verwarring in verband met de gestelde merkinbreuk, geldt ook voor het gevaar van verwarring in verband met de gestelde handelsnaaminbreuk. Naar het oordeel van de rechtbank is er, gelet op de plaatsen waar de ondernemingen gevestigd zijn (Cromvoirt en Maastricht liggen ruim 125 kilometer uit elkaar) en de verschillende aard van de beide ondernemingen, geen verwarring bij het publiek te duchten tussen “Witloof” te Maastricht en “Proeverij Wit-Loof” te Cromvoirt. Ook is niet goed denkbaar dat een klant zal denken dat er een economische of juridische band bestaat tussen de beide ondernemingen, gelet op de verschillende uitstraling en de afwijkende concepten. Van een inbreuk op de handelsnaam van [eiser] door [gedaagde] is aldus geen sprake.

Op andere blogs:
DomJur 2013-956 (Witloof – Proeverij Wit-Loof)

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. De vorige editie: WIPO-selectie februari 2013 of via dossier domeinnaamrecht (linkerkolom). Ditmaal over:

A) Weigering domeinnaam terug te geven na afloop licentie
B) Geen actief gebruik is nog geen kwader trouw van verlenging van registratie
C) Oud-werknemer, maar naam is nooit als merk gebruikt
D) pythian.nl; bedrijfsnaam kan in meerdere landen door anderen worden gebruikt
E) Vernieuwing van bedrijfsnaam
F) Ingehuurd IT-dienst verlengt domeinnaam niet, verweerder koopt het via veiling
G) Niet tijdig conform de tijdzone van het WIPO verweer ingediend
H) Vermoedelijk zakelijke relatie eiser-verweerder niet genoemd en te lang gewacht
I) Merken komen niet verwarringwekkend overeen
J) MILK en MILF hebben een andere nogal andere betekenis

Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2013-0197
exdrinks.com > Complaint denied

A) Klager heeft VS merk ‘exdrinks’ geregistreerd in 2007. Domeinnaam is in 2001 door de klager geregistreerd en door klager in 2009 in licentie gegeven aan verweerder. Er heeft ooit een website op gestaan met betrekking tot verkoop van de producten van de klager. Nu niks meer met de domeinnaam gedaan. Verweerder weigert de domeinnaam terug te geven na afloop van de licentie. Moeilijk te bepalen en te bewijzen (al dan niet onmogelijk) of de wil om de domeinnaam niet terug te geven op het moment van registratie onder de licentie al aanwezig was. Kwader trouw kan derhalve niet zondermeer (bij registratie) worden aangenomen. Hier is helaas geen voorziening voor in de geschillenregeling.

“It is impossible to say, in the absence of factual evidence, when the Respondent formed the intention not to respect the right of reversion, whether that be at the time of registration or subsequently. However, it is reasonable to infer the Respondent registered the Disputed Domain Name with knowledge of the fact that EXDRINKS was a trademark owned by the Complainant’s business and that the Complainant would not grant such a license if it thought the Respondent would act arbitrarily, capriciously or unreasonably when the time came to give it back.

This Panel has had regard to the interpretive approach adopted by Blackstone1 (paraphrasing a point made by the seventeenth century legal thinker, Samuel Pufendorf) in relation to a law of Bologna “that whoever drew blood in the streets should be punished with the utmost severity” should not be interpreted to make punishable a surgeon “who opened a vein of a person that fell down in the street with a fit”. In this Panel’s view, this is one such circumstance where that approach is desirable to avoid an injustice to be visited upon the Complainant. The interpretative approach would have to be based on the intentions of the parties expressed in the contract made at the time immediately preceding registration along the lines that the terms of that contract were the sine qua non of the registration, the thing without which good faith registration would not have been possible. While the Panelist held in Mile, Inc., that there is “value, in appropriate cases, of inferences of original intent based on subsequent conduct” in this case the weight required to be put on the subsequent conduct subverts the conjunctive requirement of paragraph 4(a)(iii) of the Policy and thereby treats the requirement to establish that the Respondent “registered and used the domain name in bad faith” as a “unified concept” such as that followed in what has become known as the Mummygold/Octogen decisions (...). This Panel declines to follow those well meaning but torturous decisions and reluctantly accepts that registration under a license that has since terminated in the context of paragraph 4(a)(iii) of the Policy is an unfortunate instance the Policy has failed to anticipate and make provision for.”

D2013-0107
zija.com > Complaint denied

 B) Domeinnaam was eerder door verweerder geregistreerd dan registratie van het merk van klager. Maakt tussentijdse vernieuwing van de domeinnaam dat er sprake is van kwader trouw? Nee, want de domeinnaam was twee jaar voor registratie van het merk reeds geregistreerd. Het feit dat de verweerder de domeinnaam nu niet (actief) gebruikt is geen reden om gebruik te kwader trouw aan te nemen. Eis loopt stuk op vereiste van de kwader trouw.

“While the transfer of a domain name to a third party does amount to a new registration, a mere renewal of a domain name has not generally been treated as a new registration for the purpose of assessing bad faith. Registration in bad faith must normally occur at the time the current registrant took possession of the domain name.“

Eastman Sporto Group LLC v. Jim and Kenny, WIPO Case No. D2009-1688, recognized that exceptions may arise where a renewal could be viewed as a separate registration if a respondent-registrant engaged in some intervening act between the time of the original registration and the renewal, that reflected bad faith. The panel found that, under the particular factual circumstances present there, the domain name renewal reflected bad faith and predicated its view on the panel’s reasoning in ehotel AG v. Network Technologies Polska Jasinski Lutoborski Sp.J., WIPO Case No. D2009-0785, which stated, in pertinent part:

D2013-0183
texascash.com > Complaint denied

C) Oud- werknemer heeft domeinnaam texascash.com geregistreerd. Domeinnaam linkt door naar website van klager TCR Business systems. “Texas Cash” is door klager echter nooit als merk gebruikt. De eis loopt stuk op eerste vereiste van de geschillenregeling: geen verwarringwekkende overeenstemming.

“After careful consideration of the facts and circumstances in the record, the Panel concludes that the Complainant has not satisfied its burden of demonstrating trademark or service mark rights in “Texas Cash”. Although the disputed domain name resolves to the Complainant’s website, nowhere on the Complainant’s website is “Texas Cash” used as a source indicator for the Complainant’s products and services. The Complainant’s website is entitled “TCR Business Systems”, and it is this symbol that appears consistently to be used by the Complainant on its website to identify the products and services it provides.

Insofar as the Panel can determine based on the record before it, the words “Texas Cash” appear only as part of a copyright legend “Texas Cash Register © 2005”, and nowhere else on the Complainant’s website. Nor has the Complainant otherwise submitted evidence of the use of “Texas Cash” as a mark. As such, for purposes of the present Policy proceeding, the Panel concludes that the Complainant has failed to demonstrate use of “Texas Cash” as a distinctive or exclusive identifier of its products or services.”

DNL2012-0072
pythian.nl > Complaint denied

D) Het feit dat een bedrijf in een land (in dit geval Canada) rechten heeft op een bepaalde naam, staat er niet aan in de weg dat in een ander land een ander bedrijf eveneens rechten op dezelfde naam kan hebben of krijgen. Sprake van eigen recht/legitiem belang.

In the absence of any further substantiation to the contrary by the Complainant, the Panel has to assume that Pythian B.V and subsequently the Respondent have been legitimately using, or preparing to use, before any notice of the dispute, the trade name Pythian, as part of which effort it registered the Domain Name, and therefore have a legitimate interest to reflect this trade name in the Domain Name. The fact that a certain company with rights in a name exists in one country does not necessarily prevent another company from using that trade name elsewhere. In the absence of indications in the record that the Respondent chose “Pythian” to capitalize of Complainant rights, the Panel therefore finds that the Respondent has demonstrated rights or legitimate interests in the Domain Name.

D2013-0064
gregoryjewellers.net > Complaint denied

E) Twee juweliers uit Australië. Klagers verkopen al geruime tijd sieraden onder de naam “Gregory Jewellers”. Verweerder is bekend onder de naam “Neville Gregory Jewellers” dan wel “Neville Gregory Leading Edge Jewellers”. Verweerder registreert op 21 mei 2011 de domeinnaam wegens vernieuwing van haar bedrijfsnaam. Dit is niet aan te merken als registratie te kwader trouw. Uitkomst had anders kunnen zijn wanneer meer onderbouwd.

“The Respondent has therefore come up with what, on the face of it, is an entirely plausible reason for the selection of the disputed domain name, which is independent of the Complainants. Like the Complainants, the Respondent’s business is family-run. In the Panel’s view, the change of name to concentrate on the family surname “Gregory” and exclude the first-name “Neville” is potentially a naturally branding progression. In any case, it is not such an unusual change of direction that it immediately casts doubt on the bona fides of the Respondent. In the above circumstances, the Respondent’s awareness of the Complainants when it selected the disputed domain name, does not of itself indicate to the Panel that the Respondent possessed a malign purpose vis-à-vis the Complainants.

Of course, the position would have been different if there had been any evidence indicating that the name-change was in some way motivated by the Complainants but there is nothing of that nature. For example, there is no suggestion that the Respondent has at any stage copied any aspect of the Complainants’ website.”

D2012-2534
capitalmatrix.com > Complaint denied

F) Domeinnaam in 1997 geregistreerd door klager. Door toedoen van een door klager ingehuurd IT-bedrijf domeinnaam niet verlengd. Door verweerder op een domeinnaamveiling gekocht. Onvoldoende bewijs dat sprake is van registratie dan wel gebruik te kwader trouw.

“In light of this, and also considering the absence of any evidence that the Respondent has targeted the Complainant in any way through the registration and/or use of either the disputed domain name or the Website, the Panel is unable to find that Respondent was more likely than not aware, or had knowledge, of the Complainant at the time of registering the disputed domain name. The Panel also considers that the offer for sale of the disputed domain name by the Respondent is, of itself and without other supporting factors, insufficient evidence to support the Complainant's contention of bad faith registration on the basis of registration primarily for the purpose of selling the disputed domain name to the Complainant or a competitor of the Complainant for valuable consideration.”

D2012-2502
phaseeight.com > Complaint denied

G) Verweerder heeft zijn verweer tijdig in zijn tijdzone, maar niet tijdig conform de tijdzone van het WIPO ingediend. Verweer wordt toch meegenomen. Klager is voornamelijk actief in Europa onder de naam Phase Eight sinds 1979. In 2008 heeft verweerder een merk in de VS geregistreerd. Verweerder is afkomstig uit de VS en heeft de domeinnaam in 2004 geregistreerd ten behoeve van een – nooit uitgebrachte – film. Geen kwader trouw bij registratie/gebruik: geen bewijs dat verweerder kennis had van bestaan van klager in 2004.

“The Panel holds the view that it is sufficient that Respondent has met the deadline in its time zone. However, even if it is assumed that the Response was filed one day late, the Panel considers that the lateness of Respondent’s response is de minimis and has not prejudiced the Complainant nor has it delayed the Decision in this Administrative Proceeding. The Panel therefore has admitted and considered the evidence and submissions in the Response. The Panel has reached the same conclusion in respect of the Supplemental Response, which was also filed one day late and not properly transmitted by the Respondent to the Complainant.”

“The onus is on the Complainant to prove that the Respondent registered and used the Domain Name in bad faith. In the present proceeding the Panel is not satisfied that the Complainant has discharged its onus. It has provided no evidence that the Respondent knew or should have known of the Complainant at the time of Registration. The Respondent has provided a plausible reason for registering the Domain Name and some (limited) evidence in support of its claims. The Respondent’s conduct in holding the Domain Name for 9 years without attempting to sell the Domain Name or contact the Complainant in any way provides further support for its assertion that it did not register the Domain Name with the Complainant in mind. In the absence of a finding that the Domain Name was registered in bad faith it is not necessary to reach a conclusion on whether the Domain Name is used in bad faith.”

D2012-2497
excellenceplayamujeresresort.com
excellencepuntacanaresort.com
excellencerivieracancunresort.com > Complaint denied

H) Klager was op de hoogte van de registratie en het gebruik van de domeinnaam. Er zou zelfs een zakelijke relatie tussen partijen zijn geweest. Hierover is door klager niets vermeld in zijn eis. Dit zit het panel dwars. Dit feit en het lange stilzitten van de klager maken dat er de eis strandt doordat de klager niet aannemelijk heeft kunnen maken dat verweerder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Er wordt nogmaals benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van partijen is om voldoende bewijzen te verstrekken.

“Respondent supplied 3 communications between Complainant and Vacation Store, dated between June and October 2008, which show that (i) both had a business relationship at that time (specific reference to certain 2008-2009 contracts), (ii) Complainant asked Vacation Store to use certain pictures, fact sheets and rates in the websites corresponding to the disputed domain names, (iii) Complainant asked the websites be reviewed, and (iv) Complainant asked that the logo of Secrets Excellence be deleted from the Evacationtours’ website.

In this Panel’s view, the evidence in the present case shows that Complainant was aware of the registration and use of the disputed domain names since at least 2008, from which it may be inferred that Complainant tacitly acquiesced to such registration and use. Moreover, more than 4 years have elapsed since 2008 (time of those communications provided by Respondent) without Complainant having taken any action against Respondent, which further reinforces the inference in the present case that Complainant acquiesced to such registration and use. Further, it troubles this Panel that Complainant had not disclosed that business relationship, or the fact that (and extent to which) Complainant acquiesced to the use of the disputed domain names by Respondent.”

D2012-2467
tatamassage.com > Complaint denied

I) Merkhouder “TATA”. Ondanks dat de domeinnaam niet geheel overeenkomt met de merken of domeinnamen van de merkhouder, toch sprake van verwarringwekkende overeenstemming (dubieus). Eis loopt echter sowieso stuk op het tweede vereiste: de domeinnaamhouder heeft eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam.

The disputed domain name is not identical to any of the Complainant’s trademarks as, even disregarding the “.com” extension, none of the Complainant’s trademarks include the alphabetical string “massage”. Even so, the disputed domain name is plainly confusingly similar to the Complainant’s trademarks.”

“These circumstances distinguish the present case from the numerous previous UDRP decisions in which the Complainant has successfully made out its claims. Those that were defended involved different respondents, different domain names and different claimed justifications.

In this state of the record, the Panel is not prepared to infer that the Respondent, or those behind it, must have known of the Complainant’s trademarks and adopted the Tata name because of its associations with the Complainant. Instead, the Respondent has provided credible evidence, within the constraints of an administrative proceeding of this kind, that the disputed domain name was adopted because the masseuse providing the Respondent’s massage services is known as Tata. As the disputed domain name is being used in connection with an apparently legitimate business which does not fall reasonably clearly within the Complainant’s proven rights, the Respondent appears to have rights or a legitimate interest to use the disputed domain name.”

D2012-2285
gotmilf.com > Complaint denied with dissenting opinion

J) Merkhouder (sinds 1993) ‘Got Milk?’ vs. verweerder. Verweerder heeft domeinnaam verkregen in 2010. De website van verweerder bevatte links naar vooral pornografische websites. Merendeel van het panel meent dat er geen verwarringwekkende overeenstemming is tussen domeinnaam en merk. Eén van de redenen daarvoor is het feit dat het vervangen van de “k” door de “f” een hele andere lading aan de betekenis van de domeinnaam geeft. Betekenis van “Milf” wordt uitgelegd. Eén geschillenbeslechter is een andere mening toegedaan. Eis loopt desalniettemin stuk op eerste vereiste.

“First, the Domain Name <gotmilf.com> and the mark GOT MILK? do not sound exactly alike.

Second, and this is a minor point, there is a question mark in Complainant’s mark, which is absent from the Domain Name.

Third, even though there is only one letter’s difference between the Domain Name and the mark (an “f” being substituted for a “k”), the difference is significant. The substitution of “f” for “k” creates a new word and suggests an entirely different meaning. Internet users may consult one of a number of sources for the meaning of the acronym “milf,” but in any event it is a rather vulgar slang term in fairly widespread usage. A MILF may be defined as a mother – not one’s own, for there does not appear to be any Oedipal connotation – with whom one would fancy a carnal encounter. According to Wikipedia, the term has been in usage since the 1990s, and it achieved a boost in popularity from its appearance in the 1999 movie American Pie. The fact that the Domain Name has a meaning of its own weighs against a finding of confusing similarity to the mark.

Fourth, the Panel majority does not believe that the Domain Name can fairly be ascribed to typosquatting. A typographical error typically emerges from one of three sources: (a) the typist is mistaken about, or does not know, the correct spelling of the word he or she is trying to type; or (b) the typist “fat-fingers” the keyboard and strikes a key adjacent to the one intended; or (c) the typist carelessly omits a letter or keys in a letter twice where only once was intended.i None of these circumstances applies here. It is doubtful that anyone actually believes that “milk” is spelled with an “f” instead of a “k.” Moreover, on the QWERTY and AZERTY keyboards, “f” and “k” are separated by several letters, and hence “fat-fingering” can be ruled out. Finally, the Domain Name does not reflect the careless omission of a letter, or the unintended repetition of a letter, from the mark in question”

Rechtbank Amsterdam 22 februari 2013, LJN BZ6225 (Clubmessage B.V. en GSM Information Network tegen Motricity Inc.)

Contractueel geschil over domeinnaam. Vordering tot overdracht domeinnaam afgewezen, verbod om domeinnaam aan derden aan te bieden of te leveren toegewezen.

ClubMessage (CM) verkoopt zakelijke producten en diensten op basis van een eigen SMS-netwerk. GIN biedt verschillende technische oplossingen op het gebied van mobile messaging en commerce. CM is sinds medio 2012 enig aandeelhouder van GIN. CM vordert om Motricity te bevelen de registratie van de Domeinnaam en alle andere domeinnamen die op grond van de Share Purchase Agreement zijn overgegaan. Weliswaar heeft Motricity de opdracht aan SEDO om de Domeinnaam op de veiling te koop aan te bieden ingetrokken, maar dat biedt op zichzelf geen garantie dat deze niet aan een derde zal worden verkocht.

De voorzieningenrechter verbiedt Motricity de domeinnaam aan te bieden en/of te leveren aan derden, totdat in een bodemprocedure ten aanzien van de rechten op deze domeinnaam zal zijn beslist.

4.15.  Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de gevorderde medewerking tot het wijzigen van de registratie van de domeinnaam zal worden afgewezen, evenals de daarmee samenhangende vorderingen, maar dat het gevraagde verbod om de domeinnaam aan derden aan te bieden en te leveren, totdat in een eventuele bodemprocedure over de rechten op deze domeinnaam zal zijn beslist, wel toewijsbaar is. Het ligt op de weg van CM c.s. om tijdig – uiterlijk binnen vier weken na de vonnisdatum – een dergelijke bodemprocedure aanhangig te maken. Het verbod tot het aanbieden en/of leveren aan derden blijft beperkt tot de domeinnaam , aangezien het door CM c.s. gestelde geen grond biedt voor toewijzing van een verdergaand verbod.
Bovendien lijkt de definitie in Schedule 1 een onduidelijkheid te bevatten, in die zin dat daarin melding wordt gemaakt van intellectual property rights “owned by the Company (GIN) as set out in Annex 8.1”, terwijl volgens eerdergenoemde brief (2.2) de daarin vermelde domeinnaam gin.nl als “owned by Motricity” wordt aangeduid, hetgeen door Motricity niet is tegengesproken.
In lid 3 is vervolgens bepaald dat de transactie geen gevolgen heeft voor een eventueel gebruiksrecht van GIN op enig intellectueel eigendomsrecht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient dit zo te worden gelezen dat (ook) als gebruik wordt gemaakt van een andere domeinnaam door GIN dan de in annex 8.1 vermelde domeinnamen, een dergelijk gebruik door de overname niet zou kunnen worden beperkt. De stelling van Motricity dat artikel 8 lid 3 alleen zou zien op software en niet op andere intellectuele eigendomsrechten is, gezien de tekst daarvan en het hiervoor overwogene, onvoldoende onderbouwd.

4.13.  Daar komt bij dat CM c.s. terecht heeft gesteld dat het op grond van het bepaalde in artikel 21 van de SPA op de weg van Motricity had gelegen om het al dan niet overdragen en/of blijven gebruiken van de Domeinnaam door CM c.s. tijdens de onderhandelingen ter sprake te brengen. Aannemelijk is immers dat het niet overdragen, althans het niet meer kunnen gebruiken van de Domeinnaam tot aanpassing van de koopprijs zou hebben kunnen leiden, ervan uitgaande dat CM c.s. het gebruik van de Domeinnaam daadwerkelijk zou willen voortzetten. Voorshands bestaat onvoldoende aanleiding om in dit kort geding van het tegendeel uit te gaan.

4.14.  Voor zover Motricity de (overdracht van de) Domeinnaam bewust niet met CM c.s. heeft besproken vanwege de grote commerciële waarde die de domeinnaam – los van GIN, maar in verband met aan de drankindustrie gerelateerde bedrijven – mogelijk vertegenwoordigt, gelet op de prijzen die voor aanverwante domeinnamen zoals whiskey.com en vodka.com zijn betaald, komt dat, in het licht van het voorgaande, voor haar risico. Indien CM c.s. (ook) voornemens zou zijn om de Domeinnaam niet zelf te (blijven) gebruiken, maar aan een derde te verkopen ligt dat mogelijk anders, maar daarvoor bestaan vooralsnog geen aanwijzingen.

4.15.  Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de gevorderde medewerking tot het wijzigen van de registratie van de domeinnaam zal worden afgewezen, evenals de daarmee samenhangende vorderingen, maar dat het gevraagde verbod om de domeinnaam aan derden aan te bieden en te leveren, totdat in een eventuele bodemprocedure over de rechten op deze domeinnaam zal zijn beslist, wel toewijsbaar is. Het ligt op de weg van CM c.s. om tijdig – uiterlijk binnen vier weken na de vonnisdatum – een dergelijke bodemprocedure aanhangig te maken. Het verbod tot het aanbieden en/of leveren aan derden blijft beperkt tot de domeinnaam , aangezien het door CM c.s. gestelde geen grond biedt voor toewijzing van een verdergaand verbod.
 

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 12 maart 2013, LJN BZ5364 (Test & Drive V.O.F. tegen gedaagde h.o.d.n. Autorijschool)

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Verwarringsgevaar. Test & Drive houdt zich bezig met het uitgeven en ontwikkelen van lesmateriaal voor het Nederlands theorie-examen voor de brommer, motor en auto. Zij biedt haar lesmateriaal sinds 10 maart 2004 aan via de website theorieshop.nl. Gedaagde drijft een autorijschool en handelt sinds 2005 eveneens in lesmateriaal voor het theorie-examen. In maart 2012 heeft gedaagde de domeinnamen theorieshop.com en autotheorieshop.nl geregistreerd, waarna hij op de website van theorieshop.com onder de naam ‘Theorieshop’ een internetwinkel (webshop) is gestart waarmee hij voornoemd lesmateriaal te koop aanbiedt. In november 2012 heeft gedaagde de domeinnaam theorie-shop.com geregistreerd, welke eveneens als autotheorieshop.com doorlinkt naar de domeinnaam theorieshop.com en de daarop aanwezige webshop.

De vraag centraal in dit geschil is of de door gedaagde gevoerde handels- en domeinnamen, in hun geheel beschouwd, een dermate grote gelijkenis vertonen met de handels- en domeinnaam van Theorieshop.nl van eiseres dat een reëel gevaar voor verwarring te duchten valt.

Theorieshop.com en theorie-shop.com
Volgens de voorzieningenrechter zijn de handels- en domeinnamen theorieshop.com en theorie-shop.com van gedaagde (nagenoeg) identiek aan die van Test & Drive. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt door het voeren van dezelfde handels- en domeinnaam door gedaagde verwarring te duchten zijn bij het publiek, zodat in beginsel sprake is van inbreuk op art. 5 Handelsnaamwet. De vermelding van de naam Theorieshop op de website van gedaagde is bovendien verwarrend en daarmee onrechtmatig jegens Test & Drive.

Autotheorieshop.nl
De woorden 'theorie' en 'shop' hebben slechts een zwak onderscheidend vermogen zodat voor het overige een grote gelijkenis nodig is voor verwarringsgevaar. De domeinnaam autotheorieshop.nl maakt volgens de voorzieningenrechter een zodanig afwijkende indruk dat er geen verwarringsgevaar te duchten valt. De totaalindruk die  de naam Autotheorieshop wekt is desalniettemin voldoende anders dan de handelsnaam van Test & Drive. Er is geen sprake van een inbreuk.

Theorieshop.com en theorie-shop.com
4.7.  Niet in geschil is dat [gedaagde] via de domeinnaam theorieshop.com (alsmede via de domeinnaam theorie-shop.com) tot voor kort de handelsnaam ‘Theorieshop’ voerde voor haar onderneming in lesmateriaal voor het Nederlands theorie-examen voor de brommer, motor en auto. Deze handelsnaam en de handels- en domeinnamen theorieshop.com en theorie-shop.com van [gedaagde] zijn (nagenoeg) identiek aan die van Test & Drive; slechts de extensie ‘.com’ en het koppelstreepje wijken immers af van de handelsnaam van Test & Drive. Naar eigen zeggen voert [gedaagde] deze handelsnaam niet pas sinds zijn registratie van de desbetreffende domeinnamen, maar al sinds 2005, in welk jaar hij een winkelpand in Krommenie onder die naam opende. Wat daarvan ook zij, ook dan is hij de latere gebruiker van de handelsnaam ‘Theorieshop’, nu Test & Drive die handelsnaam immers al sinds 2004 voert. Bovendien gebruiken partijen deze handelsnaam thans ter aanduiding van ondernemingen die naar hun aard eveneens identiek zijn, en zijn partijen beide via hun op Nederland gerichte website actief in het hele land. Dat alles maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat met het voeren van diezelfde handels- en domeinnaam door [gedaagde] bij het publiek verwarring valt te duchten met de onder tevens onder die handelsnaam gedreven onderneming van Test & Drive, zodat in beginsel sprake is van inbreuk op artikel 5 Hnw.

4.9.  Zoals eerder overwogen is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming in de zin van artikel 1 jo. 5 Hnw eerst sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Met [gedaagde] is de voorzieningenrechter van oordeel dat het enkele gebruik van de naam ‘Theorieshop’ nog niet het voeren van die naam als handelsnaam met zich brengt. Uit de door [gedaagde] op de website van de domeinnaam theorieshop.com weergegeven tekst valt immers op te maken dat [gedaagde] de naam Theorieshop juist niet meer gebruikt als aanduiding voor haar onderneming in het handelsverkeer, zodat hij de handelsnaam Theorieshop thans niet (meer) voert. Bij die stand van zaken is (op dit moment) dan ook geen sprake van inbreuk op artikel 5 Hnw. Daar staat echter tegenover dat het risico op een nieuwe inbreuk niet denkbeeldig is. Weliswaar heeft [gedaagde] bij brief van 22 januari 2013 van zijn rechtsbijstandverzekeraar (2.6) medegedeeld het gebruik van de handelsnaam Theorieshop te zullen staken, maar slechts ‘onder protest en zonder erkenning van aansprakelijkheid’. Ook heeft [gedaagde] de door hem geregistreerde domeinnamen theorieshop.com en theorie-shop.com niet aan Test & Drive overgedragen, zodat ook daarmee het risico van een hernieuwde inbreuk dreigt. Gezien de eerdere inbreuk door [gedaagde], is de vermelding van de naam Theorieshop op de website van [gedaagde] bovendien verwarrend, en daarmee (tevens) onrechtmatig jegens Test & Drive.

Autotheorieshop.nl
4.12.  Zoals in r.o. 4.5 overwogen hebben de woorden ‘theorie’ en ‘shop’ slechts een zwak onderscheidend vermogen, zodat voor het overige een grote gelijkenis nodig is voor verwarringsgevaar. In zijn geheel bezien maakt de domeinnaam autotheorieshop.nl een zodanig afwijkende indruk dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen gevaar voor verwarring valt te duchten. De handelsnaam waaronder Test & Drive haar onderneming drijft is immers niet ‘Autotheorieshop’, maar ‘Theorieshop’. Bovendien is de domein- en handelsnaam autotheorieshop.nl als gevolg van de toevoeging van het woord ‘auto’ auditief niet langer (geheel) overeenstemmend met de handels- en domeinnaam theorieshop.nl. Weliswaar hebben beide namen een overeenkomstig deel, welk deel bestaat uit de volledige handelsnaam van Test & Drive, maar de totaalindruk die de naam Autotheorieshop wekt is desalniettemin voldoende anders (en daarnaast overigens meer beschrijvend voor de handel in lesboeken voor het theorierijvaardigheidsbewijs) dan de handelsnaam van Test & Drive. Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] met de domeinnaam autotheorieshop.nl tevens de handelsnaam Autotheorieshop.nl heeft gevoerd voor zijn onderneming, zodat reeds om die reden van een inbreuk geen sprake is. Voor zover de vordering ziet op staken van het gebruik van en overdracht van de handels- en domeinnaam autotheorieshop.nl, zal deze vordering dan ook worden afgewezen.