Rechtspraak  

Rechtbank Midden-Nederland 29 januari 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:206 (Spruit ICT tegen Yows c.s.)
Uitspraak mede ingezonden door Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen.
Handelsnaamrecht, verwarringsgevaar, domeinnaam, e-mailadres. Spruit ICT is een trainingsbureau dat is opgericht in 1981. Zij voert vanaf haar oprichting de handelsnamen “Spruit in Company (trainingen)”. Yows c.s., opgericht in 2011, richt zich op training en ontwikkeling van trainers hebben het woordmerk “Spruitt” gedeponeerd.

Voor zover Yowsa en Yowsim hun ondernemingen feitelijk hebben gedreven onder de naam “Spruitt”, en zij gebruik hebben gemaakt en maken van de domeinnaam www.spruitt.nl en e-mailadressen eindigend op @spruitt.nl, is sprake van inbreukmakend gebruik, in de zin van artikel 5 van de Hnw. Yowsa en Yowsim hebben weliswaar hun handelsnaam gewijzigd in “Splintt”, maar de domeinnaam “www.spruitt.nl” en de e-mailadressen eindigend op “@spruitt.nl” zijn nog steeds actief. De rechtbank is van oordeel dat Yowsa en Yowsim het gebruik van die domeinnaam en de e-mailadressen moeten staken en deze gestaakt te houden.

4.14. Yowsa en Yowsim hebben weliswaar hun handelsnaam gewijzigd in “Splintt”, maar de domeinnaam “www.spruitt.nl” en de e-mailadressen eindigend op “@spruitt.nl” zijn nog steeds actief. De rechtbank is van oordeel dat Yowsa en Yowsim het gebruik van die domeinnaam en de e-mailadressen moeten staken en deze gestaakt te houden. Het gebruik van deze domeinnaam en e-mailadressen vloeit voort uit de periode dat Yowsa en Yowsim de naam “Spruitt” als handelsnaam gebruikten. Het publiek dat op dit moment immers de domeinnaam “www.spruitt.nl” intypt of het e-mailadres eindigend op “Spruitt” gebruikt, is bekend met deze adressen door een eerdere kennismaking met Yowsa en/of Yowsim in de periode dat zij de handelsnaam “Spruitt” voerden. Dit publiek maakt derhalve gebruik van deze adressen met het doel om de in haar ogen onder de handelsnaam “Spruitt” gedreven onderneming, welke zij wellicht daardoor ten onrechte associeert met Spruit ICT te benaderen. Er is daarom sprake van een voortdurende inbreuk op de handelsnaam van Spruit ICT zolang het via deze adressen benaderen van Yowsim en Yowsa mogelijk blijft. Aan het voormelde doet niet af dat het publiek bij gebruik van de oude e-mailadressen het verzoek krijgt in het vervolg gebruik te maken van nieuwe e-mailadressen waarin de naam “Spruitt” niet meer voorkomt.

4.15. Voor zover Yowsa en Yowsim hun ondernemingen feitelijk hebben gedreven onder de naam “Spruitt”, en zij gebruik hebben gemaakt en maken van de domeinnaam www.spruitt.nl en e-mailadressen eindigend op @spruitt.nl, is sprake van inbreukmakend gebruik, in de zin van artikel 5 van de Hnw. Zij hadden behoren te voorkomen dat zij een dergelijke inbreuk zouden maken door geen soortgelijke handelsnaam te voeren als Spruit ICT.

Verbod nietigheid merk
4.19. In de stellingen van Spruit ICT heeft de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten gevonden om de gevraagde nietigverklaring en doorhaling van het ingeschreven Beneluxmerk “Spruitt” te kunnen uitspreken. Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom dat betrekking heeft op merken en tekeningen of modellen, biedt hiertoe in dit geval geen mogelijkheid. De nietigverklaring en doorhaling zoals gevorderd in vordering 2 zal daarom worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:302 (Stichting Nederlands Symfonieorkest tegen Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest)
Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx.
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Contractrecht. Schorsing tenuitvoerlegging. In kort geding [IEF 11168] is NedSym bevolen de inbreuk op de merkrechten van NedPho met betrekking tot het gebruik van het teken NedSo te staken en gestaakt te houden. Bij arrest [IEF 12802] is de vordering van NedPho toegewezen, omdat er afspraken uit 1996/97 bestaan op grond waarvan NedPho ervan uit mocht gaan dat NedSym nimmer de naam Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken. Na dit arrest heeft NedSym de nietigheid dan wel vernietigbaarheid ingeroepen van de tussen partijen in 1996/1997 gemaakte afspraken. Tevens heeft NedSym deze afspraken bij opzeggingsbrief beëindigd per 1 januari 2014. Bij dagvaarding heeft NedSym een bodemprocedure aanhangig gemaakt, waarin onder meer een verklaring voor recht wordt gevorderd dat geen sprake is van bindende contractuele afspraken. NedSym heeft NedPho verzocht of zij bereid is om het arrest van het gerechtshof, voor zover het een verbod op voorbereidingshandelingen betreft, niet ten uitvoer te leggen. NedPho heeft hier afwijzend op gereageerd.

Nedsym vordert NedPho te verbieden het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 25 juni 2013 ten uitvoer te leggen, primair totdat in de tussen partijen aanhangige bodemprocedure een beslissing is genomen en subsidiair voor zover dat arrest betrekking heeft op een verbod op het gebruik van de naam Nederlands Symfonieorkest bij voorbereidingshandelingen voor het seizoen 2014/2015. De voorzieningenrechter schorst de tenuitvoerlegging van het arrest.

De rechtbank oordeelt als volgt:

4.1. Vooropgesteld wordt dat het arrest van het gerechtshof van 25 juni 2013 is gewezen in kort geding en daarom geen gezag van gewijsde heeft (HR 16 december 1994, NJ 1995, 213). Partijen zijn dus aan de voorlopige oordelen en beslissingen van het gerechtshof niet gebonden. Dat neemt niet weg dat voor zover een verbod wordt gevraagd om de executie van een bij genoemd arrest uitgesproken veroordeling te verbieden, daarvoor in beginsel het criterium voor een executiegeschil moet worden toegepast. Dat betekent dat voor schorsing van de tenuitvoerlegging van het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde arrest slechts plaats is, indien NedPho geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van haar bevoegdheid om in afwachting van de uitslag van de bodemprocedure tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn, indien het arrest klaarblijkelijk berust op een juridische of feitelijke misslag, of indien de executie op grond van na het arrest voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van NedSym een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard (HR 22 april 1983, NJ 1984, 145).

4.3. In het kader van voornoemde beoordeling is uitgangspunt dat het gerechtshof in het arrest van 25 juni 2013 heeft vastgesteld dat tussen partijen in 1996/1997 een rechtens bindende overeenkomst is tot stand gekomen. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij dit oordeel. Tussen partijen is in geschil of deze overeenkomst moet worden gekwalificeerd als een vaststellingsovereenkomst. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat dit niet het geval is. Het enkele feit dat er onzekerheid was over de rechtstoestand (te weten het al dan niet toelaatbaar zijn van de naam The Netherlands Symphony Orchestra) is onvoldoende om een vaststellingsovereenkomst aan te nemen. Voor een vaststellingsovereenkomst is immers volgens artikel 7:900 BW vereist dat partijen daarmee beogen tussen hen een rechtstoestand vast te stellen. De strekking van de overeenkomst zoals deze uit de gedingstukken kan worden afgeleid (weergegeven onder 2.6) was echter niet dat tussen partijen een rechtstoestand werd vastgesteld, maar dat de ene partij de ander ‘met rust zou laten’ en ‘het er bij zou laten zitten’, gezien de toezegging van de andere partij de naam The Netherlands Symphony Orchestra alleen in het buitenland te gebruiken. De aard van een vaststellingsovereenkomst verzet zich er tegen dat deze kan worden opgezegd. Een overeenkomst als de onderhavige, te weten om iets niet te doen (waarvan niet is vastgesteld of het al dan niet onrechtmatig is) met als tegenprestatie dan ‘met rust gelaten te worden’, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen afspraak waarvan ‘voor altijd’ de nakoming kan worden gevorderd. Een dergelijke overeenkomst kan dus worden opgezegd. Er is dan ook een reële kans dat in de bodemprocedure geoordeeld zal worden dat gezien de onder 2.7 vermelde opzegging de overeenkomst van 1996/1997 NedSym niet langer bindt.

4.4. NedPho heeft zich in dit geding ook beroepen op haar merkenrechten en handelsnaamrechten. De voorzieningenrechter heeft in het onder 2.4 vermelde vonnis daarover een oordeel gegeven, te weten dat de afkorting NedSo niet gebruikt mocht worden, maar dat NedPho overigens genoemde rechten onvoldoende waren om de vorderingen van NedPho toe te wijzen. NedPho heeft geen omstandigheden gesteld die thans tot een andere beoordeling zouden moeten leiden. De voorzieningenrechter sluit zich dan ook aan bij het eerder door zijn ambtgenoot gegeven oordeel op dit punt.

4.5. Er vanuit gaande dat gezien de gewijzigde omstandigheden een andere beoordeling in de bodemprocedure een reële mogelijkheid is, dienen de wederzijdse belangen van partijen te worden meegewogen. Het belang van NedSym is erin gelegen dat zij niet gedwongen wordt om in de mogelijk korte periode tot de uitkomst in de bodemprocedure een andere naam aan te nemen met alle kosten van dien, indien zij in de bodemprocedure in het gelijk wordt gesteld en haar huidige naam weer mag aannemen. Het belang van NedPho is dat in het nieuwe seizoen geen verwarring tussen de twee orkesten meer kan bestaan. Het gebruik van Nederlands Symfonie Orkest in de voorbereidingshandelingen van het nieuwe seizoen zal betekenen dat NedPho in het nieuwe seizoen geconfronteerd blijft met deze naam, aldus NedPho.

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, gezien de nog voor de aanvang van het seizoen 2014/2015 te verwachten uitspraak in de bodemprocedure en gezien voornoemde opzegging van de overeenkomst van 1996/1997, het eerder gegeven verbod om in alle voorbereidingshandelingen met betrekking tot het seizoen 2014/2015 nog de naam Nederlands Symfonieorkest te gebruiken, zodat NedSym gedwongen is tot een naamswijziging, te ver gaat. Daarbij is tevens van belang dat de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen reeds nu, en dus vóór een oordeel van de bodemrechter, aanvangen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zal onder deze omstandigheden aan de zijde van NedSym een noodtoestand ontstaan indien de executie van het arrest van 25 juni 2013 wordt voortgezet, nu NedSym aannemelijk heeft gemaakt dat een tijdelijke wijziging van haar naam en het vervolgens weer terugwijzigen in haar ‘oude’ naam aanzienlijke kosten met zich zal brengen. De voorzieningenrechter zal thans, rekening houdende met de wederzijdse belangen van partijen, voorzieningen geven die zullen gelden tot de uitspraak in de bodemprocedure en die enerzijds aan het belang van NedPho om niet met NedSym verward te worden zo veel mogelijk tegemoet komt en anderzijds NedSym niet noodzaakt, mogelijk voor een korte periode, een geheel andere naam te kiezen.

4.7. Deze voorzieningen houden in dat NedSym, totdat uitspraak in de bodemprocedure is gedaan, alleen brochures mag verspreiden met daarop de naam (alles in even grote letters) ‘Nederlands Symfonie Orkest/HET orkest van het oosten’. In de communicatie met zaalverhuurders en bij alle andere afspraken met betrekking tot het seizoen 2014/2015 moet door NedSym steeds bedongen worden dat de naam van het orkest in communicatie met het publiek met ingang van het seizoen 2014/2015 als volgt wordt aangeduid: ‘Nederlands Symfonie Orkest/HET orkest van het oosten’ of als daarvoor geen plaats is: ‘NedSym/orkest v.h. Oosten’. Ook dit geldt totdat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan. Als vóór aanvang van het nieuwe seizoen op 1 september 2014 geen uitspraak door de bodemrechter is gedaan, gelden de bovenstaande aanwijzingen tot de bodemrechter uitspraak doet voor alle communicatie die van NedSym uitgaat.

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9705 (appellanten tegen ITW Eibergen c.s.)
Zie eerder IEF 12064. De in artikel 6 van de Handelsnaamwet voorziene procedure is een bodemprocedure ten opzichte van het kort geding en een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv. Na het kort geding vonnis heeft de kantonrechter te Enschede op de voet van artikel 6 van de Handelsnaamwet tussen partijen een beschikking d.d. 26 april 2013 gegeven.

3.5. (...) Als regel zullen handelsnaamprocedures gewone rolzaken zijn, die in eerste aanleg door de rechtbanken worden behandeld. Een uitzondering daarop vormt de in artikel 6 van de Handelsnaamwet voorziene bijzondere procedure voor de kantonrechter, die overigens inmiddels deel uitmaakt van de rechtbank.

Dat het om een verzoekschriftprocedure gaat, neemt niet weg dat de rechter daarbij de rechtsverhouding tussen partijen bindend vaststelt in een definitieve uitspraak op basis van een aan de bodemprocedure eigen onderzoek met (overeenkomstige) toepassing van de gewone regels van bewijsrecht. Op de te geven beschikking is artikel 236 Rv dan ook analoog toepasbaar. Aan [appellant sub 1] en [appellant sub 2] moet worden toegegeven dat artikel 6 is beperkt tot het verzoek om degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen, daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven. Deze beperking neemt echter niet weg dat de kantonrechter dan ten gronde oordeelt over de in artikel 6 lid 1 bedoelde vraag of een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met de Handelsnaamwet, waartoe dus geschillen behoren over kwesties in onder meer de artikelen 3, 4, 5, 5a en 5b van die wet. Dit wordt niet anders doordat de artikelen 5 en 5a voorzien in verbodsprocedures, terwijl artikel 6 voorziet in een veroordeling tot wijziging van de verboden handelsnaam. Artikel 6 voorziet weliswaar in een, als eenvoudig bedoelde en qua doelstelling en mogelijkheden beperkte, procedure, voor materiële geschillen dat een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met de artikelen 3, 4, 5, 5a en 5b van de Handelsnaamwet, maar met een zodanige veroordeling kan in de praktijk hetzelfde effect worden bereikt als met een verbod.
Volgens artikel 1019 Rv is Titel 15 (van Boek 3) Rv van toepassing op de handhaving van de rechten van intellectuele eigendom ingevolge onder meer procedures krachtens de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet. De omstandigheid dat de wetgever hier artikel 6 niet expliciet heeft vermeld, rechtvaardigt niet de conclusie dat is beoogd de procedure van artikel 6 van de Handelsnaamwet te diskwalificeren als een hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv. Overigens wordt in de wetsgeschiedenis uitdrukkelijk afgezien van toepasselijkheid op procedures krachtens de artikelen 3, 4 en 5b van de Handelsnaamwet. Artikel 6 wordt daarbij niet genoemd.
Op grond van een en ander moet de in artikel 6 van de Handelsnaamwet voorziene procedure worden aangemerkt als een bodemprocedure ten opzichte van het kort geding en een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv en kunnen [appellant sub 1] en [appellant sub 2] niet worden gevolgd in hun standpunt dat de in eerste aanleg toegewezen voorzieningen hun werking hebben verloren.

Rechtbank Amsterdam 15 januari 2014, HA ZA 13-173 (Van Til Interieur tegen Mobi Homestyling)
Uitspraak ingezonden door Anouschka van de Graaf en Ruby Nefkens, Van der Steenhoven advocaten. Zie eerder IEF 11644. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Sinds 1994 voert Van Til de handelsnaam Mobi (Meubelen|Design|Budget) voor vloerkleden, woningartikelen en meubelen en heeft ook het woordmerk MOBI DESIGN geregistreerd. Sinds 2005 voert gedaagde de eenmanszaak onder de naam Mobi Vloeren en later Mobi Homestyling, voor complete interieuren. De rechtbank is van oordeel dat Mobi weliswaar kan worden geassocieerd met de term meubelen, maar niet is te beschouwen als een algemeen gangbare beschrijvende term voor dat woord. Er is verwarringsgevaar te duchten. Dat Mobi Homestyling in werkelijk slechts eenmaal een meubel op maat zou hebben gemaakt, doet aan het oordeel niet af dat beide ondernemingen zich richten op de verkoop van meubels (op maat). Op basis van de totaalindruk van beide logo's is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van een visuele gelijkenis. Ex 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt de vordering toegewezen.

De rechtbank is van oordeel dat de schadevordering zeer summier is onderbouwd, maar dat de gronden van de schadevergoedingseis wel is vermeld, namelijk reputatieschade en inkomstenderving. Mobi Homestyling wordt veroordeeld in de schade (op te maken bij staat).

Lees verder

Vzr. Rechtbank Overijssel 20 december 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:3543 (Regge Wood Group tegen Rego Buitentrends)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Regge is en in Goor gevestigde houthandel en houdster van Benelux beeld- en woordmerk, handelsnamen en een domeinnaam. Reggo Buitentrends is eveneens in Goor gevestigd en houdster van domeinnaam www.rego-tuinhout.nl. Het logo komt verwarringwekkend overeen met het merk van Regge als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Gedaagde sub 2 voeren aan dat zij al voor de opsplitsing van de [B] toestemming hebben gekregen van bestuur en commissarissen van de [B] om een bedrijf te voeren onder de naam [gedaagde sub 2]. Deze toestemming zou zijn gegeven op basis van een voorlopig ondernemingsplan. Al zou de betreffende toestemming gegeven zijn zoals door gedaagden gesteld en door Regge betwist, dit geen toestemming zou zijn voor gebruik van het logo, maar toestemming voor gebruik van het lichtgroene logo.

Ook handelen gedaagden voorzover zij gebruik maken van de handelsnaam in strijd met artikel 5 Hnw. De gevorderde rectificatie wordt afgewezen, omdat deze verder gaat dan in dit vonnis zal worden toegewezen.

Merkenrecht
4.9 Voor de vaststelling van soortgelijkheid tussen waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Artikel 2.20, lid 3 BVIE bepaalt dat geen rekening wordt gehouden met de toegepaste rangschikking in klassen. Aangenomen moet echter worden dat een indeling in dezelfde klasse wel een aanwijzing vormt voor soortgelijkheid.

4.10. Ook indien ervan wordt uitgegaan dat Rego Buitentrends zich beperkt (zoals door gedaagden wordt gesteld en door Regge is bestreden) tot de verkoop van tuinhuisjes, schuttingen en dergelijke aan particulieren, concludeert de voorzieningenrechter dat voorshands kan worden aangenomen dat de activiteiten van Regge en Rego buitentrends soortgelijk zijn in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Daarbij is van belang dat beide bedrijven actief zijn in de houthandel en beide bedrijven zijn gevestigd in Goor. Bovendien volgt uit de site van Regge dat zij zich ook richt tot particulieren. Daarbij vormt ook een aanwijzing voor soortgelijkheid dat klassen en beschrijvingen van de depots van het beeldmerk van [A] en [RH] in grote mate overeen komen.

4.11 Gelet op hetgeen onder 4.5 en 4.7 is overwogen is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van verwarringsgevaar. Dit brengt met zich dat Rego Buitentrends in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. De vraag of een geslaagd beroep kan worden gedaan op de c- of d-grond behoeft geen bespreking meer.

Handelsnaamrecht
4.33. Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam [A] afwijkt van de handelsnaam [RH], en voorts gelet op de aard van de verschillende ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen [RH] en [A]. Een en ander leidt tot de conclusie dat ook [gedaagde sub 2] de handelsnaam [A] voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

4.38. De tekst die door Regge gegeven is om als rectificatie geplaatst te worden gaat verder dan hetgeen in dit vonnis door de voorzieningenrechter toegewezen zal worden. Zo zal ten aanzien van de handelsnaam “[R]” en/of daarop gelijkende namen de vordering van Regge in dit kort geding niet toegewezen worden. Toewijzen van plaatsing van een tekst tot rectificatie als gevorderd is dan ook niet op zijn plaats. De voorzieningenrechter zal deze vordering daarom afwijzen.

De voorzieningenrechter:
veroordeelt gedaagden om het gebruik van het (beeld)merk en de (handels)namen “[A]” binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, onder meer op de navolgende wijzen:
- verwerkt in een domeinnaam, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de domeinnaam [xxxx.nl];
- verwerkt in stukken voor zakelijk gebruik daaronder (mede) begrepen briefpapier, facturen, logo’s en overig drukwerk, alsmede verwerkt in advertenties/reclame daaronder (mede) begrepen reclame op websites, bedrijfskleding, wagenpark en op overige reclame-uitingen;
veroordeelt gedaagden hoofdelijk tot betaling van een dwangsom ad € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro), voor iedere dag of gedeelte van de dag dat gedaagden nadat na betekening 14 dagen zijn verstreken niet voldoen aan de onder I. genoemde veroordeling, waarbij iedere vorm van inbreukmakend gebruik geldt als een afzonderlijke overtreding, met een maximum van € 500.000,-- (zegge: vijhonderdduizend euro)

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 10 januari 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:211 (Weduwe Kopland tegen Stichting Het Kopland)
Uitspraak ingezonden door Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen.
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Van den Hoofdakker (hoogleraar psychiatrie aan de RUG) genoot onder het pseudoniem Rutger Kopland landelijke bekendheid met zijn gedichten met de P.C. Hooft-prijs ter onderscheiding van zijn gehele oeuvre. Gedaagde heeft na een fusie de nieuwe naam "stichting Kopland" gekozen, heeft het woordmerk KOPLAND ingeschreven en heeft de domeinnaam kopland.nl geregistreerd. Na correspondentie met eiseres (weduwe van Van den Hoofdakker) is de statutaire naam gewijzigd in "het Kopland". Eiseres vordert, als erfgename en rechtsopvolger onder algemene titel, staking van het gebruik van de handelsnamen en merk.

De voorzieningenrechter gaat uit van de wijziging van de gevoerde naam en het depot bij het BBIE en weigert de voorzieningen. In citaten:

3.5. (...) Zo er al sprake was van mogelijke koppeling tussen de aanvankelijke door gedaagde gebruikte naam Kopland en het pseudoniem Rutger Kopland, heeft gedaagde die mogelijke koppeling naar het oordeel van de voorzieningenrechter op afdoende wijze doorbroken door toevoeging van het lidwoord "het". Daarmee is (...) het zelfstandig naamwoord (...) in voldoende mate afgescheiden van de persoonsnaamvorm Kopland en hebben de woorden Het Kopland een voldoende eigen betekenis gekregen, passend bij de intenties die gedaagde naar eigen zeggen heeft gehad bij het ontwikkelen van een nieuwe naam: een stevige, heldere, "noordelijke" klank, met ook een basis in het Drentse dialect, en aldus passend bij de doelstelling, het werkgebied en de wijze van opereren van gedaagde.

Naar gevoelen van de voorzieningenrechter was die eigen betekenis van de naam van gedaagde overigens nog beter tot uitdrukking gebracht wanneer zij ervoor had gekozen haar naam als "Het kopland" te schrijven in plaats van "Het Kopland" en de voorzieningenrechter kan zich voorstellen dat gedaagde die aanpassing (ook) nog laat plaatsvinden.

Vzr. Rechtbank Overijssel 18 december 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:3541 (La Dolce Vita Services tegen De Smaak Van Twente)
Uitspraak mede ingezonden door Paul Nij Bijvank, Marquant advocaten.
Handelsnaamrecht. Eisers hebben de handelsnaam "De Smaak Van ..." ingeschreven in het handelsregister in 2007 en gebruiken de domeinnaam desmaakvan.com. In 2011 hebben gedaagde de handelsnaam "De smaak van Twente" ingeschreven en gebruikt. Uit stukken blijkt dat regelmatig de woorden "creatieve catering" aan de handelsnaam wordt toegevoegd en daarmee de gebruikte handelsnaam anders is. Die toevoeging wordt door de voorzieningenrechter gezien als een beschrijvende aanduiding.

Er is verwarring te duchten gezien de plaats waar de ondernemingen gevestigd zijn (veelal klanten in Almelo/Enschede, aldus Twente) en de aard van de ondernemingen (culinaire evenementen/ kerstpakketten). Het gebruik van de handelsnaam “De smaak van Twente” is in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw en staking wordt bevolen.

4.4. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Uit verschillende in het geding gebrachte stukken zoals de uitdraaien van de website van eisers (www.desmaakvan.com), de reclametekst op de bestelbus van eisers (Heeft u De Smaak Van al te pakken) en verschillende offertes van eisers volgt dat eisers als constante naam voor hun onderneming “de Smaak Van …” gebruiken. Aan de naam “De Smaak Van …” wordt regelmatig de woorden “creatieve catering” toegevoegd. Anders dan gedaagden stellen volgt hieruit echter niet dat als handelsnaam “De Smaak Van … creatieve catering” gevoerd wordt. De woorden “creatieve catering”, die telkens in een ander lettertype onder de woorden “De Smaak Van” worden weergegeven, moeten eerder als een beschrijvende aanduiding worden gezien. Op de website wordt bovendien op verschillende plekken de handelsnaam “De Smaak Van …” zonder enige toevoeging gebruikt. Zo wordt er op verschillende plekken gesproken van het team van De Smaak Van. De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat eisers hun onderneming onder de handelsnaam “De Smaak Van …” drijven.

4.8. Partijen verschillen van mening over de mate waarin de aard van de ondernemingen overeen komt. De voorzieningenrechter oordeelt hierover als volgt. Gedaagden hebben zich weliswaar op het standpunt gesteld dat zij zich anders dan eisers in het geheel niet bezig houden met activiteiten die betrekking hebben op catering, maar uit de uitdraaien van de website van gedaagden volgt dat ook gedaagden zich bezig houden met onder andere catering voor bedrijven én particulieren. Ook volgt uit de website van “De Smaak Van …” en uit de website van “De Smaak van Twente” dat beide ondernemingen actief zijn op culinaire evenementen en dat beide ondernemingen relatiegeschenken en kerstpakketten aanbieden. Verder wordt er op de website van “De Smaak van Twente” aangekondigd dat er voor het eind van het jaar een winkel geopend wordt in het centrum van Enschede. “De Smaak Van …” exploiteert een culinaire shop in Almelo. Naar aanleiding van het voorgaande oordeelt de voorzieningenrechter dat aannemelijk is geworden dat de activiteiten van beide ondernemingen in grote mate overeenkomen.

4.9. Ten aanzien van de plaats waar de ondernemingen gevestigd zijn hebben gedaagden aangevoerd dat eisers hun klanten veelal in Almelo hebben en eisers zich richten op klanten op het platteland rondom Enschede, maar ook op klanten in Enschede. Eisers hebben zich op het standpunt gesteld dat beide partijen actief zijn in Twente. De voorzieningenrechter oordeelt dat aannemelijk is geworden dat de activiteiten van eisers zich niet beperken tot een klantenkring in Almelo maar dat deze zich uitstrekt over heel Twente. De voorzieningenrechter komt dus tot het oordeel dat beide partijen actief zijn in Twente.

4.10. Gelet op het vorenstaande is er dan ook gevaar voor verwarring te duchten. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen de ondernemingen van eisers en gedaagden. Dit leidt tot de conclusie dat het gebruik van de handelsnaam “De smaak van Twente” in strijd is met het bepaalde in artikel 5 Hnw. Overigens is het gebruik van de woorden “de smaak van” niet in strijd met artikel 5 Hnw als deze gebruikt worden voor de beschrijving van een product. Slechts gebruik als handelsnaam wordt in strijd geacht met artikel 5 Hnw. De vorderingen onder 1. en 2. zullen worden toegewezen.

Op andere blogs:
DomJur
SOLV (De Smaak van Twente maakt inbreuk op de handelsnaamrechten van De Smaak Van...)

Hof Amsterdam 24 december 2013, zaaknr. 200.120.819/01 KG (Altrex tegen Alex)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Annelot Sitsen , Bingh advocaten.
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Toegewezen. Altrex exploiteert klimmaterialen en is houdster van Benelux en Europese merkinschrijvingen voor het woordmerk Altrex. Alex heeft een groothandel in bouwmaterialen en is houder van woordmerk "Alex klimmaterialen". Op zijn website waren afbeeldingen van klimmaterialen geplaatst die zijn overgenomen van de website van Altrex. Het Hof verwerpt het verweer dat er geen oppositie is gevoerd tegen de merkinschrijving van Alex Klimmaterialen.

De voorzieningenrechter acht de tekens niet verwarringwekkend [zie hier]. Het Hof komt tot een ander oordeel. Altrex is dan wel een fantasienaam, omdat het niet, althans niet op het eerste gezicht, (gedeeltelijk) beschrijvend van aard is aan te merken en komt derhalve een relatief sterk onderscheidend vermogen toe. Dit wordt versterkt doordat "Altrex" een bekend merk is in de klimmaterialenbranche. Met de naam en de tekens Alex (Klimmaterialen), ook een fantasienaam, is te weinig afstand gehouden.

Het kenmerkende bestanddeel Alex heeft niet alleen vier letters gemeen doch deze zijn ook in dezelfde volgorde geplaatst. Er is een verwarringsgevaar met betrekking tot de herkomst van de waren. De vorderingen worden op zowel handelsnaamrechtelijke als op merkenrechtelijke grondslag toegewezen.

Leestips Kort geding: 4.11- 4.14
Leestips Hof Amsterdam: 3.5

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2097 (WENDY'S International tegen gedaagde h.o.d.n. Wendy's)
Zie eerder Hof Den Haag [IEF 11161] en Rb. Middelburg [IEF 11161].
Merkenrecht. HR volgt conclusie A-G: Depot te kwader trouw. Art. 4 onder 5 en 6 BMW. Alle omstandigheden van het geval betrokken? Merk van algemene bekendheid? Verwerpen bewijsaanbod.

Geïntimeerde drijft sinds de zomer van 1988 twee ondernemingen, een snackbar en een croissanterie, onder de naam Wendy's. Beide ondernemingen zijn vernoemd naar de dochter van geïntimeerde, Wendy. Na het faillissement in 1986 van de vestiging in Rotterdam heeft Wendy's International haar merken niet meer in Nederland gebruikt. Wendy's heeft in 2000 succesvol de vervallenverklaring gevorderd bij de Rechtbank Middelburg. De Hoge Raad verwerpt het beroep met artikel 81 lid 1 RO.

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Wendy's International in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op € 380,34 aan verschotten en € 16.200,--, te vermeerderen met BTW, voor salaris.

Op andere blogs:
Charlotte's Law & Fine Prints (Wendy’s, een merk te kwader trouw?)

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (The Sun Company tegen Sol de Mallorca c.s.)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Huisstijl. Franchise. Executie. Cadeaubonnen. Reclameaanhangbord. Organische zoekresultaten. Online (telefoon)gidsen. KvK-inschrijving. Klantenpassen. Gevelkleurstelling. Tweemaal bevel overtreden. Sun is eigenaar van zonnestudio's in Den Haag, heeft een huisstijl ontwikkeld voor de inrichting hiervan, voert de handelsnaam 'The Sun Company' en heeft een beeldmerk. Sun heeft als licentiegever overeenkomsten gesloten met gedaagden tot gebruik van de handelsnaam, het merk en de huisstijl met een direct opeisbare boete van €250 bij overtreding. Middels zes eerdere Kort Gedingen, de bodemprocedure en het arrest wordt onder meer een inbreukverbod afgegeven, en worden beslagen gelegd en weer opgeheven [o.a. IEF2978, IEF2975, IEF6379, IEF10906].

Sun vordert een bedrag van 1 miljoen euro vanwege de in KG III opgelegde dwangsommen en veroordeling in proceskosten. De executierechter beoordeeld of de door de rechter verlangde prestatie waaraan de dwangsom als sanctie is verbonden, is verricht. De voorlopige voorziening is pas vervallen vanaf 31 augustus 2012 vanwege de door Sol de Mallorca gegeven verklaring. Deze verklaring heeft geen terugwerkende kracht, tot die datum blijven dwangsommen verbeurd.

Het verstrekken van cadeaubonnen met daarop het merk en de handelsnaam geldt als gebruik daarvan. Sol de Mallorca c.s. heeft diverse wijzigingen in de zonnestudio's doorgevoerd: Hoewel niet alle elementen die onderdeel uitmaken van de huisstijl vóór 8 juli 2006 integraal zijn verwijderd, is met de aanpassingen in de zonnestudio’s naar het oordeel van de rechtbank voldoende afstand genomen van de huisstijl. Er zijn geen dwangsommen verbeurd voor:

- door het gebruiken van zonnebanken met het 'Sun Company'-logo (dat was expliciet door de voorzieningenrechter overwogen),
- de gevel met kleurstelling is geen overtreding van de huisstijl,
- het verzoek tot wijziging in KvK-handelsregister is tijdig gedaan,
- dat de domeinnaamregistratie nog niet was opgeheven is onvoldoende om van handelsnaamgebruik uit te gaan
- opname in de Gouden Gids kan niet aan Sol worden verweten
- Sun stelt niet dat Sol de Mallorca c.s. onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen uit online gidsen te laten verwijderen
- de organische zoekresultaten betreft informatie die derden online hebben gezet zonder betrokkenheid van Sol, althans op zoekresultaten waar Sol geen invloed op heeft
- het parkeren van een reclameaanhangwagen op een achterterrein kan niet worden gezien als merk of handelsnaamgebruik
- Het nog mogen gebruiken van klantenpassen door klanten na 8 juli 2006 valt niet onder het bevel.

Gelet op het voorgaande is de slotsom dat Sol tweemaal het bevel in KG vonnis III heeft overtreden. Daarmee heeft Sol naar het oordeel van de rechtbank een bedrag van € 20.000,- aan dwangsommen verbeurd.

In citaten:

Cadeaubonnen
Naar het oordeel van de rechtbank geldt het verstrekken van cadeaubonnen met daarop het merk en de handelsnaam als gebruik van merk en handelsnaam als bedoeld in KG vonnis III. (r.o. 4.21).

Huisstijl wijzigingen
Sol de Mallorca c.s. heeft diverse wijzigingen in de zonnestudio's doorgevoerd: Hoewel niet alle elementen die onderdeel uitmaken van de huisstijl vóór 8 juli 2006 integraal zijn verwijderd, is met de aanpassingen in de zonnestudio’s naar het oordeel van de rechtbank voldoende afstand genomen van de huisstijl (4.23).

Logo op zonnebanken
Aangezien de voorzieningenrechter expliciet heeft overwogen dat gebruik van zonnebanken voorzien van het 'Sun Company'-logo niet onrechtmatig is, zijn daarmee geen dwangsommen verbeurd (4.24).

Gevel met kleurstelling
Op een foto is slechts te zien dat de woorden studio en Sun staan, maar niet meer het merk of de handelsnaam. De kleurstelling op de voorgeven dient niet op zichzelf te worden beoordeeld, maar als onderdeel van de huisstijl. Door gebruik van lichtgeel en bordeauxrood is er geen sprake van overtreding van het bevel (r.o. 4.25).

KvK-inschrijving
Er is vóór 8 juli 2006 verzocht tot verwijderen van de handelsnaam uit het handelsregister van de KvK. Dat het niet tijdig is aangepast, is een verzuim dat niet aan Sol de Mallorca is te wijten (r.o. 4.26).

Websites
Het enkele feit dat de domeinnaamregistratie nog niet was opgeheven, is onvoldoende om te oordelen dat nog sprake was van het feitelijk voeren van de handelsnaam (4.27).

Gouden Gids
Tijdens de zitting heeft Sun nog aangevoerd dat recente navraag heeft geleerd dat wat de Gouden Gids betreft, Sol nog tot 28 juli 2006 wijzigingen had kunnen doorgeven en dat zij over een schriftelijke verklaring beschikt waaruit dit volgt. Gelet op het voorgaande is het Sol niet te verwijten dat in genoemde Gouden Gids en KPN telefoongids de handelsnaam nog is opgenomen. (4.28).

Online De Telefoongids en Nationale Telefoongids
Nu daar dus niet van is uit te gaan, is het niet (tijdig) laten wijzigen van de vermelding in die gidsen Sol naar het oordeel van de rechtbank niet te verwijten, terwijl Sun niet heeft gesteld dat Sol de Mallorca c.s. na op de betreffende meldingen te zijn geattendeerd, onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen te laten verwijderen (4.29).

Natuurlijke zoekresultaten
Zoals onweersproken aangevoerd door Sol de Mallorca c.s. gaat het ook hier om informatie die derden online hebben gezet zonder betrokkenheid van Sol althans op zoekresultaten waar Sol geen invloed op heeft, terwijl Sun ook hier niet heeft gesteld dat Sol de Mallorca c.s. na op de betreffende meldingen te zijn geattendeerd, onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen te laten verwijderen (4.30).

Reclameaanhangwagen
Sol de Mallorca c.s. heeft gemotiveerd betwist dat zij in de relevante periode gebruik heeft gemaakt van de reclameaanhangwagen met daarop het merk op de openbare weg en zij heeft gesteld dat deze reclamewagen steeds geparkeerd stond op een achterterrein bij haar bedrijfspand. De foto die Sun ter onderbouwing van haar stelling heeft overgelegd, dateert van 1 oktober 2006 zodat die niet kan dienen ter onderbouwing van een overtreding van het vonnis in de relevante periode (...) Het parkeren van een reclameaanhangwagen op een achterterrein kan gelet op voornoemde omstandigheden dan ook niet worden gezien als gebruik van het merk in het economisch verkeer dan wel van het voeren van de handelsnaam voor de onderneming. (4.31).

Klantenpassen
Voor zover klanten reeds zo’n klantenpas in hun bezit hadden voor 8 juli 2006 valt het nog mogen gebruiken van deze klantenpassen door klanten na 8 juli 2006 niet onder het bevel (4.32).

Lees hier de uitspraak:
HA ZA 12-969 (pdf)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (link)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (pdf)