Handelsnaamrecht  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 9 mei 2012, KG ZA 12-340 (Van Dongen tegen Soonius c.s.)

Merkenrecht en handelsnaamrecht na faillissement. Soonius exploiteerden een transportbedrijf voor transport van groenten en fruit naar Scandinavië. Van Dongen nam, na het faillissement, het materieel en intellectuele eigendomsrechten over. Een van de zonen besluit het bedrijf van Van Dongen te verlaten en zet zijn werkzaamheden elders voort. Er is van uit te gaan dat Familie Soonius verplichtingen zoals omschreven in het relatiebeding, niet is nagekomen.

Soonius Logistics BV is haar statutaire naam gaan gebruiken als handelsnaam doordat zij onder die naam een onderneming is gaan voeren, terwijl hiervoor niet van enige activiteit sprake was. Zij doet dat onder meer door exploitatie van vrachtwagens of trailers waarop deze naam als handelsnaam wordt gevoerd, op een wijze als hieronder in beeld gebracht. De thans gevoerde ondernemingen zijn van gelijke aard en geografisch richten zij zich op dezelfde gebieden, waardoor voor het publiek verwarring te duchten is. Ingevolge artikel 5 handelsnaamwet is Soonius Logistics BV dit gebruik van een Soonius handelsnaam niet toe te staan.

Omdat Familie Soonius niet kan worden aangemerkt als degene die de onderneming onder de handelsnaam Soonius Logistics hebben gevoerd zal het verbod alleen worden toegewezen ten aanzien van Soonius Logistics BV. Het verbod tot verdere merkinbreuk zal worden toegewezen ten aanzien van zowel Soonius Logistics BV als Familie Soonius.

4.23. Van de handelsnaam Soonius Logistics is Logistics het deel wat beschrijft waar de te voeren onderneming zich op toelegt. Het onderscheidende deel is derhalve het woord Soonius. Op vergelijkbare wijze geldt voor de handelsnaam Soonius Transport van Van Dongen dat het woord Transport beschrijvend is en Soonius het onderscheidende deel. De door Soonius Logistics gevoerde handelsnaam wijkt derhalve in slechts geringe mate af van de handelsnaam die door Van Dongen al langer en rechtmatig wordt gevoerd. De thans gevoerde ondernemingen zijn van gelijke aard en geografisch richten zij zich op dezelfde gebieden, waardoor voor het publiek verwarring te duchten is. Ingevolge artikel 5 handelsnaamwet is Soonius Logistics BV dit gebruik van een Soonius handelsnaam niet toe te staan.

4.26. Het teken Soonius Logistics wordt door Soonius Logistics BV ter onderscheiding gebruikt op de trailers. Daarnaast is het teken gebruikt in de brief voor relaties in Scandinavië ter aanduiding van de nieuwe vervoersonderneming. Het onderscheidende deel van dit teken is gelijk aan het merk. Naar voorlopig oordeel is er dan ook sprake van gebruik van een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke diensten. De verwarring is gegeven nu de nieuwe vervoersonderneming wordt gepresenteerd als een voortzetting van het gefailleerde Soonius. Dit gebruik maakt inbreuk op het merk SOONIUS van Van Dongen.

4.27. Het verbod tot verdere merkinbreuk zal worden toegewezen ten aanzien van zowel Soonius Logistics BV als Familie Soonius. Soonius Logistics gebruikt nog steeds het merk via de vermelding op de trailers. Familie Soonius heeft inbreuk makend gebruik gemaakt van het merk door actieve betrokkenheid bij de brief voor relaties in Scandinavië.

Relatiebeding
4.30. In reconventie vordert Familie Soonius primair de algehele schorsing van het relatiebeding dat met Familie Soonius is aangegaan, subsidiair de gedeeltelijke schorsing met bepaling van een schadevergoeding en meer subsidiair de afgifte van een lijst van relaties. Familie Soonius legt aan haar primaire en meer subsidiaire vordering ten grondslag artikel 7:653 BW alsmede artikel 19 lid 3 Grondwet.

4.31. Artikel 19 lid 3 Grondwet bepaalt dat het recht op vrije keuze van arbeid wordt erkend behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. Een zodanige wettelijke beperking is opgenomen in artikel 7:653 BW. Op grond van die bepaling kan het recht op arbeid contractueel worden ingeperkt met een concurrentiebeding.

4.32. Wat daar ook van zij, het onderhavige relatiebeding is geen concurrentiebeding in de zin van artikel 7:653 BW dat de leden van Familie Soonius beperkt in hun mogelijkheden elders werkzaam te zijn. Het relatiebeding, vastgelegd in artikel 8 van de arbeidsovereenkomsten, bepaalt dat geen zakelijke contacten mogen worden aangegaan met relaties van de werkgever. Relaties in die zin zijn niet andere ondernemingen op gebied van transport of logistiek. Het staat Familie Soonius dan ook vrij een nieuwe werkgever te zoeken op dit terrein, hetgeen zij ook hebben gedaan en waaraan Van Dongen niets in de weg heeft gelegd.

Vzr. Rechtbank 's-Hertogenbosch 16 april 2012, KG ZA 12-171 (Van Hoof vof tegen Heidebloemranch)

Uitspraak ingezonden door Frederick Leentfaar, Deterink.

Beschrijvende handelsnaam voor gebouwen die "veelal uitkijken over het naastgelegen natuurgebied De Peel". Van Hoof exploiteert een melkveebedrijf en een vakantieboerderij en heeft voor deze laatste de handelsnaam Vakantieboerderij Peelzicht ingeschreven. De nabij gelegen Heidebloemranch heeft een accommodatie/gebouw met de naam Peelzicht [red. in het vonnis is er sprake van een kennelijke verschrijving: "Peelven"]. Na onderling contact wenst eiser dat Heidebloemranch de naam Peelzicht niet gebruikt.

De naam Peelzicht is in de regio, zo is door Heidebloemranch onweersproken gesteld, een veel gebruikte naam om gebouwen (woonhuizen, boerderijen, een brasserie) mee aan te duiden. Dat is ook niet zo vreemd omdat die gebouwen veelal uitkijken over het naastgelegen natuurgebied De Peel. Het is daarmee een zuiver beschrijvende aanduiding. Ook Heidebloemranch gebruikt de naam Peelzicht om duidelijk te maken dat de accommodatie zicht heeft op De Peel, hetgeen Heidebloemranch met foto’s aannemelijk heeft gemaakt.

Voorts bestaan er grote verschillen tussen het publiek waar beide ondernemingen zich op richten. Waaronder de grootte van de groepen. De vakantieboederij kunnen maximaal 10 personen huisvesten, terwijl bij de Heidebloemranch een minimum van 16 personen wordt gehanteerd. Het is onvoldoende aannemelijk dat de Heidebloemranch onrechtmatig handelt jegens Van Hoof.

 4.2.    Van een onrechtmatige daad is sprake indien wordt voldaan aan de vereisten die worden genoemd in artikel 6:162 van het burgerlijk Wetboek (BW). Niet aannemelijk is geworden dat daarvan in dit geval sprake is, ook niet als daarbij als uitgangspunt wordt genomen dat Van Hoof daadwerkelijk sinds 2008 de handelsnaam Peelzicht gebruikt, zoals Van Hoof stelt en Heidebloemranch betwist. Heidebloemranch gebruikt de naam Peelzicht namelijk niet als handelsnaam, maar uitsluitend om er één van de binnen de onderneming aangeboden accommodaties mee aan te duiden. De naam Peelzicht is in de regio, zo is door Heidebloemranch onweersproken gesteld, een veel gebruikte naam om gebouwen (woonhuizen, boerderijen, een brasserie) mee aan te duiden. Dat is ook niet zo vreemd omdat die gebouwen veelal uitkijken over het naastgelegen natuurgebied De Peel. Het is daarmee een zuiver beschrijvende aanduiding. Ook Heidebloemranch gebruikt de naam Peelzicht om duidelijk te maken dat de accommodatie zicht heeft op De Peel, hetgeen Heidebloemranch met foto’s aannemelijk heeft gemaakt. Dat zij daarbij op onrechtmatige wijze zou meeliften op de goede naam en reputatie van Van Hoof, nog daargelaten de vraag waaruit die goede naam en reputatie nu precies bestaan en in hoeverre daaraan bijzondere bescherming toekomt, is niet aannemelijk geworden. Het door Heidebloemranch enkel (en naar waarheid) voeren van de naam Peelzicht voor één van haar accommodaties op zichzelf is daarvoor in elk geval onvoldoende.

4.3.    Voorts bestaan er grote verschillen tussen de ondernemingen van partijen. Zij zijn weliswaar beide gevestigd in dezelfde regio en op (voormalig) agrarische grond, zij richten zich, zo is wel duidelijk geworden, tot een ander publiek. De vakantieboerderij van Van Hoof is bedoeld voor mensen die het boerenleven van dichtbij willen ervaren en die ter plaatse onder meer een kijkje kunnen nemen in het agrarische bedrijf van (de zoon van) familie Van Hoof. Heidebloemranch daarentegen heeft luxe ingerichte groepsaccommodaties beschikbaar met onder andere daarbij een luxe manege en de mogelijkheid activiteiten op het gebied van paardenliefhebberij te verrichten. Het belangrijkste verschil is echter wel de grootte van de groepen die Van Hoof en Heidebloemranch kunnen huisvesten: op de vakantieboerderij van Van Hoof kunnen groepen terecht tot maximaal 10 personen. Dergelijke groepen kunnen bij Heidebloemranch nu juist weer niet terecht. Heidebloemranch richt zich op grotere groepen en hanteert daarbij een minimum van 16 personen en een maximum van 45. Van Hoof en Heidebloemranch hebben wat dat betreft dus geen overlap. Voor zover er al sprake zou zijn van verwarring bij het publiek, dan rijst de vraag in hoeverre Van Hoof daardoor schade zou lijden: zij kan immers geen groepen huisvesten die eigenlijk bij Heidebloemranch hadden willen boeken en andersom bestaat die mogelijkheid evenmin. Dat Van Hoof klanten zal mislopen als gevolg van door Heidebloemranch veroorzaakt verwarringsgevaar is daarmee niet aannemelijk geworden, althans dat gevaar moet niet zo groot worden geoordeeld dat rechterlijk ingrijpen thans geboden is.

4.4.    Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat onvoldoende aannemelijk is dat Heidebloemranch onrechtmatig handelt jegens Van Hoof en dat evenmin aannemelijk is geworden dat Van Hoof door het handelen van Heidebloemranch schade lijdt of dreigt te leiden. Daarmee is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 6:162 BW. De vordering zal daarom worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Almelo 22 maart 2012, LJN BV9794 (Tandtechnisch Laboratorium Smit tegen Samenwerkende Tandartsen Oost-Nederland).

Uitspraak ingezonden door Martin Hemmer, AKD.

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Beide partijen houden zich bezig met het plaatsen van het product 'klikgebit' en promoten dit via de websites. Smit heeft als handels- en domeinnamen Klikgebitin1dag(.nl) en Klikgebitineendag(.nl), sinds april 2008 online. De Samenwerkende Tandartsen exploiteren de site klikgebitbinneneendag.nl.

Het is van belang of en in hoeverre de domeinnaam overeenkomt met de handelsnaam van de domeinnaamhouder en de inhoud van de website die men door het intypen ervan bereikt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er geen sprake is van handelsnaamgebruik omdat deze niet wordt gebruikt ter aanduiding van de onderneming (dat is namelijk Samenwerkende tandartsen). De vordering ex 5 HNW wordt afgewezen.

Smit heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij naar buiten treedt onder de naam klikgebitineendag. De naam wordt wel op visitekaartjes en in reclame op voertuigen vermeld, maar naast de handelsnaam Smit Tandtechniek. De vorderingen van Smit worden aldus afgewezen.

4.5. In dit geval staat vast tussen partijen dat Samenwerkende Tandsartsen Almelo als onderneming slechts onder deze naam naar buiten treedt. Verder staat vast dat zij de domeinnaam 'klikgebitbinneneendag.nl', die is geregistreerd, slechts gebruikt om potentiële klanten naar haar website te leiden. Op de website wordt het de bezoeker meteen duidelijk dat het de onderneming Samenwerkende Tandartsen Almelo is die een product aanbied, een klikgebit binnen een dag: "KIES VOOR EEN KLIKGEBIT BINNEN EEN DAG. Samenwerkende Tandartsen Almelo bieden het klikgebit in een dag.", met daaronder een kader met de tekst "samenwerkende tandartsen almelo" en onderaan de webpagina het logo van Samenwerkende Tandartsen met de adresgegevens van Samenwerkende Tandartsen Almelo.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat onder deze omstandigheden geen sprake is van handelsnaamgebruik. De domein 'klikgebitbinneneendag.nl' wordt aldus immers niet gebruikt ter aanduiding van de onderneming en ook niet als zodanig door het relevante publiek opgevat. Hieropt stuit de vordering. voor zover gegrond op artikel 5 HNW reeds af.

4.6. De overige stelling van partijen hieromtrent, waaronder de kwestie of Smit met de namen en domeinnamen feitelijk een onderneming drijft (en of de namen daarom moeten worden aangemerkt als handelsnamen), hadden dan ook in beginsel buiten beschouwing kunnen blijven. De voorzieningenrechter overweegt daarover toch het volgende. (...) Verder staat vast dat de website onder de domeinnaam 'klikgebitin1dag.nl', die is geregistreerd, geen zelfstandige inhoud heeft, nu de bezoeker na het intoetsen daarvan direct wordt doorgeleid naar de website onder de domeinnaam 'klikgebitineendag.nl'. Van handelsnaamgebruik van de domeinnaam 'klikgebitin1dag.nl' kan dan ook geen sprake zijn. (...) Resteert de vraag of Smit de naam 'klikgebitin1dag' en de domeinnaam 'klikgebitineendag.nl' gebruikt als handelsnaam. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat dat niet het geval is. De naam 'klikgebitin1dag' wordt weliswaar vermeld op visitekaartjes, reclame-uitingen en voertuigen, maar naast de handelsnaam Smit Tandtechniek. Daarmee kan niet worden gezegd dat de naam 'klikgebitin1dag' op zichzelf wordt gebruikt ter identificatie van de onderneming (...) en wordt ook niet als zodanig door het relevante publiek opgevat.

Lees het vonnis hier (grosse KG ZA 12-16, LJN BV9794).

Op andere blogs:
Emerce (domeinnaamruzie over klikgebit)
DomJur 2012-830

Luister hieronder naar de opnames van het VIE / AIPPI-Symposium van 14 maart 2012. 
Met dank aan het Eggens Instituut en de VIE / AIPPI.

Voor de samenstelling van de Jury, debatpanels en datum van de volgende editie, lees verder.

Presentatie Jan Pieter Hustinx is opvraagbaar via mail.

De Jury van de VIE-prijs bestond uit de volgende leden:
Mr. Josine Fasseur- van Santen, Vice-President Gerechtshof Den Haag (juryvoorzitter) 
Prof. mr. Charles Gielen, Nauta Dutilh en Universiteit Groningen, 
Dr. Jeroen den Hartog, Hoyng Monegier

Debat I: Handhaving van een standaard-essentieel octrooi: FRAND-licentie of verbod? 
mr. Bart van den Broek, Hoyng Monegier (voorzitter)
mr. Gertjan Kuipers, De Brauw Blackstone Westbroek 
mr. Klaas Bisschop, HoganLovells

Debat II: De aansprakelijkheid van veilingsites. 
Mr. Ernst Numann, Hoge Raad der Nederlanden (voorzitter)
Mr. Remy Chavannes, Brinkhof 
Mr. Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen

Debat III: Bescherming van vormen door het merkenrecht
prof. mr. Charles Gielen, Nauta Dutilh en Universiteit Groningen (voorzitter)
mr. Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen 
mevr. mr. Marlous Stal-Hilders, Nederlandsch Octrooibureau

Agenda: In 2013 zal de 29e editie van het VIE / AIPPI-symposium te Zeist plaatsvinden op 13 maart 2013.

Rechtbank Amsterdam 14 maart 2012, HA ZA 11-1504 (D. h.o.d.n. City Spa tegen Urban Lifestyle Nederland B.V. c.s. (De Zwaluwhoeve))

Uitspraak ingezonden door Jurian van Groenendaal, Boekx Advocaten.

In't kort: De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam oordeelt op vergelijkbare wijze als de voorzieningenrechter [IEF 9150] en het Hof in spoedappel [IEF 9241] over de handelsnaaminbreuk. De verklaring voor recht ten aanzien van handelsnaamrecht wordt toegewezen. Ten aanzien van de dwangsommen is door het gebruikmaken van het teken "Amsterdam City Spa Amsterdam" of "City Spa" een beperkte dwangsom ad €500 verbeurd. Te meer nu van een aantal overtredingen kan worden verdedigd dat die overtreding eenmalig -mogelijk zelfs bij vergissing- is geweest. Nu een dwangsom per dag is opgelegd, kunnen pas dwangsommen verbeurd zijn indien daadwerkelijk op de desbetreffende dagen een inbreukmakend gebruik is geconstateerd. Het hoeft niet zo te zijn dat het voicemailbericht elke dag te horen is geweest.

Alle reconventionele vorderingen van Urban c.s. worden afgewezen. In conventie worden de proceskosten substantieel gematigd van ruim €12.000 naar €6.000, omdat City Spa op een belangrijk onderdeel in het ongelijk is gesteld.

Dwangsommen
4.12 De rechtbank is van oordeel dat voor een bevestigend antwoord op de vraag of in dit geval dwangsommen zijn verbeurd, niet voldoende is dat het aannemelijk kan worden geacht dat ook op andere dan de in het verslag van de deurwaarder genoemde dagen een dergelijke inbreuk is gemaakt. Dit klemt te meer nu van een aantal overtredingen kan worden verdedigd dat die overtreding eenmalig -mogelijk zelfs bij vergissing- is geweest, zoals de mededeling in een telefoongesprek of de vermelding in een afspraakbevestiging per e-mailberticht. Ook hoeft het niet noodzakelijkerwijs zo te zijn dat het weergegeven voicemailbericht van 20 maart 2011 elke dag te horen is geweest. Nu een dwangsom per dag is opgelegd, kunnen pas dwangsommen verbeurd zijn indien daadwerkelijk op de desbetreffende dagen een inbreukmakend gebruik is geconstateerd.

Kostenveroordeling
4.27 (...) wat betekent dat een bedrag van 95% van €13.288,50 = €12.624,08 aan kosten in conventie is gemaakt. De rechtbank is evenwel van oordeel dat de billijkheid zich ertegen verzet dat dit bedrag in zijn geheel aan De Rond wordt toegewezen aangezien zij in deze procedure op een belangrijk onderdeel, te weten het gebruik van de naam City Spa Amsterdam met de toevoeging "Sarphatistraat" in het ongelijk is gesteld. Hierin ziet de rechtbank aanleiding om het bedrag aan proceskosten waartoe Urban zal worden veroordeeld substantieel te matigen tot een bedrag van € 6.000,- (...).

Op andere blogs: DomJur 2012-829

Rechtbank Rotterdam 29 februari 2012, LJN BV8160 (Adiar Schoonmaak B.V. tegen De Rotterdamsche Groothandel)

Als randvermelding. Kunst & Recht. Bestuurdersaansprakelijkheid in / na faillissement in de kunstsector. Overheveling van activa, waaronder diverse IE-rechten.

De Rotterdamse Groothandel is een groothandel in kunst en meubelen en is enig aandeelhouder van Rotterdam Art Fund B.V.. Deze laatste heeft tot september 2010 gehandeld onder de namen "Kunst&Kitsch" en "Kunst&Kitsch aan de Rotte".. In november 2011 is Kitsch&Kunst B.V. opgericht. Adiar die schoonmaakwerkzaamheden verrichtte voor Rotterdam Art Fund werd niet meer betaald en vordert betaling.

De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. hebben activa (de handelsnaam, haar naamsbekendheid, de inventaris, het klantenbestand, het personeel, de telefoon- en e-mailgegevens en de locatie) overgeheveld van Rotterdam Art Fund B.V. naar Kitsch&Kunst B.V. zonder dat hiervoor een redelijke vergoeding is betaald. Kunst&Kitsch B.V. heeft volgens de omschrijving in het handelsregister ook vrijwel dezelfde werkzaamheden.

De Rotterdamsche Groothandel bepleit dat deze waardevolle activa zijn overgeheveld zonder vergoeding, omdat deze nagenoeg geen waarde meer zou omvatten en dat goodwill in natura is betaald. Dit is een onvoldoende betwisting van de stelling van Adiar en op geen enkele wijze onderbouwd.

Gelet daarop is er betalingsonmacht gecreëerd en is er sprake van onzorgvuldig handelen dat Rotterdamsche Groothandel een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Er volgt hoofdelijke veroordeling van vijf vorderingen te vermeerderen met de wettelijke rente ex 6:119 BW.

Citaten zonder nummering:

Adiar heeft gesteld dat onder leiding van De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. waardevolle activa zijn overgeheveld van Rotterdam Art Fund B.V. naar Kitsch & Kunst B.V., zonder dat daarvoor een vergoeding is betaald. Adiar heeft haar stellingen concreet onderbouwd door te stellen om welke activa het gaat (de handelsnaam, adres-, contact- en internetgegevens, de inventaris, het klantenbestand) en waarom zij van waarde zijn voor Kitsch & Kunst B.V. De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. hebben slechts aangevoerd dat Rotterdam Art Fund B.V. nagenoeg geen waarde meer zou omvatten en dat goodwill in natura zou zijn betaald en daarmee hebben zij de stellingen van Adiar onvoldoende betwist. De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. hebben aangevoerd dat Rotterdam Art Fund B.V. in grote financiële moeilijkheden verkeerde, niet meer levensvatbaar was en liquidatie de enige mogelijkheid was. Hierdoor hebben zij niet onrechtmatig gehandeld, aldus De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. De rechtbank volgt echter Adiar in haar stelling dat dit nergens uit blijkt, aangezien De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. deze stelling op geen enkele wijze hebben onderbouwd. Zij hadden dit bijvoorbeeld kunnen doen door jaarstukken, waaruit de financiële situatie van Rotterdam Art Fund B.V. zou blijken, te overleggen. Tevens zijn De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. niet ingegaan op de aan een liquidatie voorafgaande vereffening (ex artikel 2:23 BW en verder) en de positie van de schuldeisers daarin. De rechtbank zal daarom aan dit verweer voorbij gaan.

Gelet op het bovenstaande, wordt geoordeeld dat De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. hebben geweten of dat zij in ieder geval redelijkerwijs hadden behoren te begrijpen dat de door hen bewerkstelligde handelwijze (het onttrekken van activa aan Rotterdam Art Fund B.V.) betalingsonmacht bij Rotterdam Art Fund B.V. heeft gecreëerd, waardoor zij haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade. Dit handelen van De Rotterdamsche Groothandel B.V. c.s. als bestuurders van Rotterdam Art Fund B.V. is ten opzichte van Adiar zodanig onzorgvuldig dat hen daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Rechtbank 's-Gravenhage 6 januari 2012, LJN BV8021 (X Merk en Merk Modehandel B.V.)

Merknaam, handelsnaam en domeinnaamrecht in (niet rechtsgeldig) opgezegde franchiseverhouding. De franchiseovereenkomsten worden door franchisegever niet rechtsgeldig ontbonden. Daarom is de franchisegever gehouden tot integrale nakoming van de overeenkomsten, meer specifiek tot nakoming van de levering van merkproducten. Vooralsnog mag [X] het merk en de handelsnaam gebruiken en de exploitatie van de winkels voortzetten. De websites verwijzen slechts naar de winkellocaties en er worden geen producten te koop aangeboden. [X] dient zich uitdrukkelijk te onthouden van ander gebruik van het merk op de websites.

In citaten
1.3. Inbreuk op merk- en handelsnaam
Voorts is in diezelfde e-mail bezwaar gemaakt tegen het feit dat uw cliënte, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming, de domeinnaam [domeinnaam] heeft laten registeren met gebruikmaking van de beschermde handels- en merknaam "[merk]". In mijn e-mail d.d. 6 september 2011 is dit met verwijzing naar relevante contractsbepalingen nader toegelicht en tevens aangegeven dat (verdere) gebruikmaking van de merk- en handelsnaam c.q. het in de lucht brengen van een webshop via genoemde website onrechtmatig is.

In reconventie
2.4. [merk] vordert - zakelijk weergegeven na vermeerdering van eis - (1) [X] te verbieden (verder) inbreuk te maken op het merk en de handelsnaam '[merk]', meer in het bijzonder hem te verbieden gebruik te maken van opschriften, logo's en wandbelichting, van de naam '[merk]' in een eigen handelsnaam, domeinnaam en op internet, van de websites '[website 1]', '[website 2]' en '[website 3]', op straffe van een dwangsom, dan wel van lijfsdwang; (2) [X] te verbieden [merk]-artikelen te verhandelen; (3) [X] te veroordelen tot doorhaling van de handelsnamen '[X] [merk] [plaats 2]' en '[X] [merk] [plaats 1]' in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; (4) [X] te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 25.810,01, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente en (5) [X] te verbieden om met wie ook binnen de [naam]-organisatie contact te hebben, op straffe van een dwangsom, dan wel van lijfsdwang, een en ander met veroordeling van [X] in de proceskosten.

3.4. Ten overvloede wordt overwogen dat de in de brief van [merk] van 7 november 2011 genoemde gronden voor ontbinding zich concentreren rond de gedragingen van [X] jegens medewerkers en andere franchisenemers van [merk] en dat daarover voorshands - tegenover de gemotiveerde betwisting door [X] - evenmin voldoende duidelijkheid is verschaft, terwijl bovendien niet in voldoende mate aannemelijk is geworden dat deze gedragingen een onmiddellijke ontbinding van de overeenkomsten tussen partijen rechtvaardigen. Hetzelfde geldt voor de mogelijke inbreuk op de merk- en handelsnaam van [merk] door het registreren van de meergenoemde domeinnaam door [X].

Kenbaar maken van mogelijk inbreuk
3.8. Primair heeft [X] aangevoerd dat [merk] haar vordering in reconventie in strijd met het bepaalde in artikel 7.2 van het 'Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie' heeft ingesteld, aangezien zij bij brief van 16 december 2011 slechts de vorderingen, maar niet de gronden daarvoor heeft vermeld. Gelet op de aard van de vorderingen, de omstandigheid dat [merk] haar standpunt met betrekking tot de ontbinding van de franchiseovereenkomsten en de mogelijke inbreuk op haar merk en handelsnaam reeds in de correspondentie tussen partijen genoegzaam kenbaar heeft gemaakt en de vorderingen in reconventie ter zitting nader zijn toegelicht, is de voorzieningenrechter van oordeel dat [X] in staat is geweest om hiertegen op adequate wijze verweer te voeren, zodat hij door voormelde gang van zaken niet in zijn belangen is geschaad. Anders dan [X] heeft betoogd is [merk] dan ook ontvankelijk in haar reconventionele vorderingen.

Gebruik en exploitatie voortzetten
3.9. Onder verwijzing naar hetgeen is overwogen en beslist in conventie, dienen de franchiseovereenkomsten thans als onverkort geldend te worden aangemerkt, zodat [X] vooralsnog overeenkomstig het bepaalde in die overeenkomsten het merk en de handelsnaam '[merk]' mag gebruiken en de exploitatie van de winkels in [plaats 2] en [plaats 1] mag voortzetten. Voor toewijzing van het gevorderde gebod om de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel door te halen en het verbod om artikelen van het merk '[merk]' te verhandelen en gebruik te maken van het merk in de winkels, bestaat dan ook voorshands geen aanleiding.

Domeinnaam
3.10. Ter zake van het gevorderde gebod om het gebruik van de door [X] gebruikte websites te staken wordt overwogen dat [merk] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het [X] niet is toegestaan om [merk]-kleding te verhandelen via internet. Weliswaar maakt [X] gebruik van een drietal websites, maar voorshands is genoegzaam gebleken dat op deze websites slechts wordt verwezen naar de winkels in [plaats 1] en [plaats 2] en dat hij via internet geen producten te koop aanbiedt. Onder die omstandigheden ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding voor toewijzing van het gevorderde verbod om de domeinnamen te gebruiken. Wel dient [X] zich uitdrukkelijk te onthouden van ander gebruik van het merk '[merk]' op de websites dan de hiervoor bedoelde verwijzing. Nu de vordering van [merk] op dit punt niet op dit gebruik is gericht, zal deze worden afgewezen.

- veroordeelt [merk] tot integrale nakoming van de franchiseovereenkomsten, meer specifiek tot nakoming van de levering van merkproducten van het merk '[merk]' aan [X] ter zake van de door [X] bestelde producten zoals bedoeld in artikel I van de franchiseovereenkomsten;

Op andere blogs:
DomJur 2012-823

RCC 1 februari 2012, dossiernr. 2011/01205 (Tom Waits' rain dogs revisited)

Als randvermelding. Reclamerecht en misbruik naam artiest. Misbruik naam artiest. Klager, een groot fan van deze artiest, heeft twee kaartjes besteld voor het aangekondigde concert dat in het NRC met een advertentie is aangekondigd met de woorden: "Tom Waits' Rain Dogs Revisited met o.a." waarna een aantal meewerkende artiesten worden opgesomd. Tijdens het concert bleek dat Tom Waits zelf niet meedeed en het concert door andere artiesten gegeven werd. Klager acht de advertentie, waarin de naam van Tom Waits groot is weergegeven, misleidend. De commissie acht dat het onvoldoende duidelijk is dat Tom Waits zelf niet optreedt en doet een aanbeveling. [red. soortgelijke uiting zie RB 1312]

Commissie:
Naar het oordeel van de Commissie blijkt uit de advertentie onvoldoende duidelijk dat Tom Waits zelf tijdens het aangekondigde concert niet optreedt. Betwijfeld moet worden of het gebruik van de apostrof, die er op moet duiden dat het een concert is met werk van Tom Waits, maar niet door hemzelf gegeven, door de gemiddelde consument in die zin wordt begrepen. Bovendien sluit de aanduiding “Met o.a.” boven de opsomming van meewerkende artiesten niet uit dat het een concert van Tom Waits betreft waaraan ook andere artiesten hun medewerking verlenen.

Gelet op het vorenstaande gaat de bestreden uiting gepaard met voor de gemiddelde consument onduidelijke informatie ten aanzien van de aard van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder a van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dat op de website waarnaar in de uiting wordt verwezen meer informatie over het concert wordt gegeven, neemt het misleidende karakter van de uiting niet weg.

Hof 's-Gravenhage 31 januari 2012, LJN BV3775 (The Sun Company tegen Sol de Mallorca c.s.)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Huisstijl. Computerprogramma.

Introductie: Sun, eigenaresse van zonnestudio's in Den Haag handelt onder de handelsnaam The Sun Company Bruinings Sensatie Studio en is heeft in haar zonnestudio's een huisstijl toegepast. [S] - directeur van Sun - is houdster van het afgebeelde woord-/beeldmerk. Er zijn vier licentieovereenkomsten gesloten met een of meer van de geïntimeerden in de periode van juli 2000 tot begin 2004, met betrekking tot zonnestudio's in Delft, Vlaardingen, Roosendaal en Tilburg. Deze zijn ook beëindigd, waarover is geproceceerd, zie IEF 6379 (Rb Den Haag).

Over de niet-nakoming en beëindiging van licentieovereenkomsten met betrekking tot zonnestudio's en de gevolgen hiervan. De conventionele vorderingen tot betaling schadevergoeding en verbeurde boetes, behoudens een bedrag van € 95,20, worden afgewezen.

Er is geen inbreuk op auteursrechten met betrekking tot het computerprogramma aangenomen. Er blijkt niets omtrent de punten "die het Suncompany programma speciaal maken". Voor zover de beeldschermen overeenstemmen lijkt het te gaan om elementen die te herleiden zijn tot de standaard/basisprogrammatuur.

De reconventionele vordering tot verklaring voor recht dat ex-licentienemer gebruik van handelsnaam, merk en huisstijl twee weken na betekening van kort geding vonnis heeft gestaakt en gestaakt heeft gehouden wordt afgewezen, nu niet kan worden aangenomen dat zij merk en/of handelsnaam helemaal niet meer heeft gebruikt.

De subsidiaire vordering tot verklaring voor recht dat ex-licentienemer voormeld gebruik heeft gestaakt en gestaakt gehouden, met uitzondering van door de rechter nader te bepalen specifieke inbreuken, kan niet worden toegewezen nu zij te vaag en te weinig concreet en onderbouwd is. Eiseres in reconventie stelt immers geen feiten of omstandigheden die tot het oordeel moeten leiden dat er geen andere overtredingen zijn dan de door haar - als niet-overtredingen - aan de orde gestelde handelingen.

Computerprogramma
28. Sol de Mallorca heeft betwist dat het programma van Sun een auteursrechtelijk beschermd werk is dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Voorts betwist zij dat zij na januari 2006 inbreuk heeft gepleegd. Zij heeft gesteld dat zij een nieuw programma heeft laten ontwikkelen door Adetech Consultancy B.V, waarvoor zij € 18.000,-- exclusief BTW heeft betaald, waartoe zij als producties 6 en 7 bij conclusie van antwoordde de desbetreffende offerte en factuur heeft overgelegd.

Voor het ontstaan van auteursrecht is, ook bij computerprogramma's, vereist dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het mag derhalve niet ontleend zijn aan een ander werk en er moet sprake zijn van scheppende menselijke arbeid en dus van subjectieve keuzes. Sol de Mallorca c.s. stellen dat de onderhavige software van Sun standaard/basis software is, die ontwikkeld is in opdracht van Sundays - een grotere marktspeler op het gebied van zonnestudio's en voormalig werkgever van [S] - en waarop slechts enkele aanpassingen zijn aangebracht, die niet bijzonder zijn, terwijl de opbouw en structuur bovendien in hoge mate functioneel zijn bepaald. Sun heeft niet gemotiveerd betwist dat haar computerprogramma is gebaseerd op dat van Sundays. Wat betreft de betwisting dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk volstaat zij met een verwijzing naar de door haar als productie 17 overgelegde verklaring van CB plan. Daaruit valt naar het oordeel van het hof af te leiden dat de programmatuur van Sun zich slechts onderscheidt van (die) standaard/basissoftware door een aantal daarop aangebrachte aanpassingen. In die verklaring wordt immers slechts een aantal punten opgesomd die "het Suncompany programma speciaal maken". De eerste twee punten betreffen de naamsaanduidingen, waarvan niet gesteld is - en ook niet voor de hand ligt - dat die zijn overgenomen. De andere twee punten betreffen, naar het oordeel van het hof algemene, functionaliteiten, waarvan de aanwezigheid, zonder toelichting, die ontbreekt, niet de conclusie rechtvaardigt dat deze het resultaat zijn van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Bovendien is niet voldoende gemotiveerd gesteld dat het door Sol de Mallorca na januari 2006 gebruikte programma overeenstemt met het programma van Sun juist wat betreft die gedeelten of aspecten die het "speciaal maken". De bij grieven als productie 23 overgelegde foto's van het beeldscherm en het verslagje van Sun wijzen daar niet op. Daaruit blijkt immers niets omtrent de punten "die het Suncompany programma speciaal maken"; voor zover de beeldschermen overeenstemmen lijkt het te gaan om elementen die te herleiden zijn tot de standaard/basisprogrammatuur. Gelet op het bovenstaande gaat het hof aan de gestelde auteursrechtinbreuk op de programmatuur als onvoldoende onderbouwd voorbij, zodat grief VI niet tot vernietiging kan leiden.

Staken van handelsnaam, merk, huisstijl, etc.
33. Sun heeft het vonnis van 22 juni 2006 op 23 juni 2006 laten betekenen, zodat Sun vanaf 8 juli 2006 dwangsommen zou verbeuren bij overtreding van de opgelegde verboden. Sun stelt dat op die datum het merk en de handelsnaam van Sun nog werden gebruikt en alle elementen van de huisstijl nog aanwezig waren en dat vele malen de bij het vonnis van 22 juni 2006 opgelegde verboden zijn overtreden. Sol de Mallorca stelt in haar conclusie van antwoord zelf dat op 8 en 9 juli 2006 twee keer een cadeaubon, voorzien van het merk, door haar is afgegeven. In de memorie van antwoord stelt zij dat alleen op 9 juli 2006 zo'n cadeaubon is getoond op verzoek van de echtgenote van [S] die deze vervolgens zou hebben meegegrist. Sun stelt onder meer dat het merk en/of de handelsnaam na 7 juli 2006, blijkens de als productie 16 bij memorie van grieven overgelegde foto van september of oktober 2006, is gebruikt op een reclameaanhangwagen die zichtbaar was vanaf de openbare weg en dat Sol de Mallorca in 2006 en (een deel van) 2007 gebruik heeft gemaakt van een website met de naam www.thesuncompany.nl. Deze stellingen heeft Sol de Mallorca niet voldoende gemotiveerd betwist.
Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat Sol de Mallorca haar stelling dat zij het gebruik van de handelsnaam, het merk en de huisstijl van Sun binnen twee weken na betekening van het vonnis van 22 juni 2006 heeft gestaakt en gestaakt gehouden en de daarop gebaseerde vordering niet voldoende heeft onderbouwd, althans - voor het geval moet worden aangenomen dat de bewijslast ter zake op Sun rust - voormelde verweren/stellingen van Sun niet voldoende gemotiveerd heeft weersproken. Het oordeel van de rechtbank, dat het niet in de rede ligt voormelde cadeaubonnen met het merk van Sun als inbreukmakend op enig recht van Sun aan te merken, acht het hof in dit kader niet relevant en niet juist. In het kort geding vonnis van 22 juni 2006 is het Sol de Mallorca immers ten opzichte van Sun verboden het merk en de handelsnaam te gebruiken.
Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat niet kan worden aangenomen dat Sol de Mallorca het merk en/of de handelsnaam van Sun na 8 juli 2006 (helemaal) niet meer heeft gebruikt. Het bewijsaanbod van Sol de Mallorca c.s. is niet relevant nu het niet ziet op deze handelingen en wordt dan ook gepasseerd. Hetgeen Sol de Mallorca c.s. ter verontschuldiging van deze handelingen aanvoeren kan wellicht van invloed zijn op de te verbeuren dwangsommen, maar kan niet in de weg staan aan toewijzing van het gevorderde. Grief VI slaagt derhalve.
Ten overvloede merkt het hof op dat de omstandigheid dat de gevorderde verklaring voor recht niet wordt toegewezen, niet zonder meer betekent dat Sol de Mallorca genoemde verboden heeft overtreden en - thans nog te vorderen - dwangsommen heeft verbeurd. Die kwestie is in deze procedure niet aan de orde.

Lees het arrest hier (LJN, schone pdf).

Hof Arnhem 7 februari 2012, zaaknr. 200.071.569 ('t Haveke en Landgoed 't Haveke tegen Beleggings- Exploitatiemaatschappij Bargerkamp B.V.)

Met dank aan Femke Vos, Louwers IP|Technology Advocaten.

In navolging van IEF 8858. Eiser houdt zich bezig met de verhuur van kamers en andere delen van het landgoed. De B.V. van verweerder wordt onder vermelding van Beleggings- en Exploitatiemaatschappij 't Haveke genoemd op een vijftal websites 2miljoen.nl, overzicht-makelaars.nl, myoffice.nl, nationalebedrijfsinformatie.nl en bedrijfspand.com).

Handelsnaaminbreuk is in een zeer laat stadium van de hoger beroepsprocedure gestaakt. Geen (spoedeisend) belang meer bij het gevorderde bevel, maar wel belang bij een beoordeling van het geschil in het kader van de gevorderde proceskosten. Handelsnaaminbreuk aangenomen. Vordering van de proceskosten van eiseres - eerste aanleg en hoger beroep toegekend.

4.2 Het hof stelt voorop dat- naar niet in geschil is - als gevolg van de op 14 november 2011 voltrokken naamswijziging, de aan de B.V. verweten inbreuk inmiddels is geëindigd. Dit betekent dat thans geen belang meer bestaat bij het gevorderde bevel. Dit geldt ook voor zover Eiseres de B.V. 'overig onrechtmatig handelen' heeft verweten, nu dit handelen blijkens de daarop door Eiseres in eerste aanleg gegeven toelichting onlosmakelijk is verbonden met het voeren van de handelsnaam Beleggings- en Exploitatiemaatschappij 't Haveke. Indien en voor zover in grief III en grief IV in principaal hoger beroep wordt opgekomen tegen de afwijzing van het gevorderde verbod, behoeven deze grieven dus geen (verdere) bespreking meer. Eiseres heeft met de gevorderde proceskostenveroordeling echter voldoende belang bij de onderhavige procedure in hoger beroep. Het verweer van de B. V. dat de procedure in hoger beroep door toedoen van Eiseres vertraging heeft opgelopen, doet daaraan niet af. 4.3 Dat thans geen (spoedeisend) belang meer bestaat bij bet gevorderde bevel, laat onverlet dat voor de beoordeling van de gevorderde proceskostenveroordeling nog steeds van belang is of de B.V. voor de naamswijziging inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaamrechten van Eiseres.