Vormmerk  

Gerecht EU 16 juni 2015, IEF 15029;  T-395/14 en T-396/14 (BestLock tegen Lego)
Merkenrecht. Vormmerk. Uit het perscommuniqué: Het Gerecht bevestigt de inschrijving van de vorm van de Lego-figuren als gemeenschapsmerk. Volgens de verordening inzake het gemeenschapsmerk kunnen tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt of uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven.

Best Lock, een concurrent van Lego die soortgelijke figuren gebruikt, heeft verzocht om nietigverklaring van deze merken op grond dat de vorm van de waar wordt bepaald door de aard ervan (te weten de mogelijkheid van aaneenkoppeling met andere in elkaar passende bouwstenen voor speeldoeleinden), en voorts op grond dat de betrokken speelgoedfiguren, zowel in hun geheel als met betrekking tot de details ervan, beantwoorden aan een technische oplossing (te weten het verbinden met andere bouwstenen). Het BHIM heeft de vorderingen tot nietigverklaring van Best Lock afgewezen. Daarop heeft Best Lock bij het Gerecht van de Europese Unie beroepen tot vernietiging van de beslissingen van het BHIM ingesteld.

In de arresten van heden verwerpt het Gerecht de beroepen van Best Lock en bevestigt het aldus de beslissingen tot inschrijving van de vorm van de Lego-figuren als gemeenschapsmerk.

Wat de grief betreft dat de vorm van de waar noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, merkt het Gerecht op dat geen enkele technische uitkomst verband lijkt te houden met de vorm van de kenmerkende elementen van de figuren (hoofd, lichaam, armen en benen) of daarvan het gevolg lijkt te zijn, daar deze elementen in elk geval de aaneenkoppeling met in elkaar passende bouwstenen niet mogelijk maken. Verder kan uit de grafische voorstelling van de holtes onder de voeten, van de achterkant van de benen, van de handen en van het uitsteeksel op het hoofd als zodanig niet worden opgemaakt of deze elementen een of andere technische functie hebben (zoals het mogelijk maken van de aaneenkoppeling met andere elementen) en, in voorkomend geval, om welke functie het zou gaan. Ten slotte is er geen enkele reden om aan te nemen dat de vorm van de betrokken figuren, als zodanig en in zijn geheel, noodzakelijk is om het aaneenkoppelen met in elkaar passende bouwstenen mogelijk te maken: de «uitkomst» van deze vorm is immers louter het verlenen van menselijke trekken, met dien verstande dat het feit dat de betrokken figuur een personage voorstelt en door een kind kan worden gebruikt in een passende speelcontext, niet kan worden aangemerkt als een „technische uitkomst”.

Het Gerecht oordeelt derhalve dat de kenmerken van de vorm van de betrokken figuren niet noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.

Op andere blogs:
Bird Buzz
Louwers IP|Technology advocaten

Conclusie AG HvJ EU 6 juni 2015, IEF 15016; ECLI:EU:C:2015:395; zaak C-215/14 (Nestlé tegen Cadbury)
Vragen gesteld door High Court of Justice, Verenigd Koninkrijk [IEF 14078]. Vormmerk. Chocoladewafel 'Kit Kat'. Artikel 3, lid 1, onder e) Richtlijn 2008/95/EG. Begrip, door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen’. Teken dat tegelijk bestaat uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt en de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. De AG concludeert:

1)      De merkaanvrager kan niet volstaan met aan te tonen dat de betrokken kringen het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, herkennen en associëren met zijn waren of diensten. Hij moet bewijzen dat het aangevraagde merk op zich de exclusieve herkomst van de betrokken waren of diensten aanduidt, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken en zonder gevaar voor verwarring.

2)      Artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen inschrijving van een vorm als merk wanneer deze vorm drie wezenlijke kenmerken vertoont waarvan een door de aard van de waar bepaald wordt en de twee andere noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, op voorwaarde dat ten minste een van deze gronden volledig op deze vorm van toepassing is.

3)      Artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen inschrijving als merk van een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen niet alleen uit het oogpunt van de manier waarop de waren functioneren, maar ook uit het oogpunt van de manier waarop de waren worden vervaardigd.

Gestelde vragen:

1) Hoeft de merkaanvrager, met het oog op de vaststelling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het teken herkent en associeert met zijn waren in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, of moet de merkaanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren?

2) Wordt inschrijving van een vorm als merk uitgesloten door artikel 3, lid 1, onder e), i) en/of ii), van de merkenrichtlijn als deze vorm bestaat uit drie wezenlijke kenmerken, waarvan er één bepaald wordt door de aard van de waar en er twee noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen?

3) Moet artikel 3, lid 1, onder e), ii), van de merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat inschrijving is uitgesloten van vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen uit het oogpunt van de manier waarop de waren worden vervaardigd, en niet uit het oogpunt van de manier waarop de waren functioneren?

Gerecht EU 21 mei 2015, IEF 14955, ECLI:EU:T:2015:303 ; zaak T-145/14 (Adidas - Motief met twee parallel lopende strepen)
Vormmerk. Aanvraag van tweestreepmerk.  Schending van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 4, van de gemeenschapsmerkenverordening. Oppositie in eerste instantie geweigerd. Adidas is hiertegen zonder succes in hoger beroep gegaan bij de Second Board of Appeal. Er zou geen verwarringsgevaar zijn door een gebrek aan overeenstemming, het relevante deel van het publiek zou de merken niet associëren, en het bestaan en houderschap van een ongeregistreerd merk met drie strepen werd niet voldoende onderbouwd geacht.  Het gerecht acht overeenstemming en verwarringsgevaar aanwezig. Het gerecht vernietigt de beslissing van de Second Board of Appeal van het OHIM.

43      In the light of the foregoing, taking into account the elements clearly common to the marks at issue — parallel sloping stripes, equidistant, of the same width, contrasting with the base colour of the shoe, placed on the outside of the shoe — it must be considered that the overall impression produced by those marks is, to a certain extent, similar and that the Board of Appeal was wrong to conclude that the marks at issue were visually dissimilar.

44      The arguments advanced by OHIM and the intervener in support of the Board of Appeal’s conclusion cannot succeed. First, the elements on which they rely, seeking to demonstrate that the marks at issue differ on account of the different colour and length of the stripes, are not relevant in so far as they are not mentioned by the Board of Appeal in the contested decision. Those new elements cannot supplement the reasoning of the contested decision and have no influence on the assessment of its validity. Second, with regard to the argument concerning the difference in length of the stripes arising from their difference in inclination, it should be pointed out that that minor difference between the marks at issue will not be noticed by the consumer with an average degree of attention and will not influence the overall impression those marks produce on account of the presence of wide sloping stripes on the outside of the shoe.

45      Last, it should be noted that it is precisely because of the lack of any similarity between the signs at issue that the Board of Appeal found that there was no likelihood of confusion.

[...]

49      Therefore, the errors the Board of Appeal made in its assessment of the similarity of the signs at issue are liable to have consequences on the validity of its assessment of the likelihood of confusion.

50      Consequently, the first plea, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, must be upheld, without it being necessary to examine the assessment undertaken by the Board of Appeal of the similarity between the mark applied for and the other earlier marks relied on in support of the opposition, or the merits of the other complaints raised by the applicant in the context of the present plea.

[...]

53      It follows that the Board of Appeal’s erroneous assessment regarding the similarity of the signs at issue influenced all the more its analysis of the ground based on Article 8(5) of Regulation No 207/2009, on which the opposition was also based.

54      Accordingly, the second plea, alleging infringement of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, must also be upheld and, consequently, the contested decision must be annulled, without it being necessary to rule on the third plea.

Gerecht EU 21 mei 2015, IEF 14953; ECLI:EU:T:2015:302; zaak T-331/10 RENV (Pi-Design tegen Yoshida Metal Industry)

65 In those circumstances, the signs at issue not having any clear ornamental character, their registration would improperly reduce the possibilities for competitors to bring to the market alternative product shapes incorporating the same non-skid technical solution. In that regard, it should be observed that the case-law states that, under Article 9(1) of Regulation No 207/2009, registration as a trade mark of a purely functional product shape is likely to allow the proprietor of that trade mark to prevent other undertakings not only from using the same shape, but also from using similar shapes. A significant number of alternative shapes might therefore become unusable for the proprietor’s competitors. That would be particularly so if various purely functional shapes of goods were registered at the same time, which might completely prevent other undertakings from manufacturing and marketing certain goods having a particular technical function (see, to that effect, judgment in Lego Juris v OHIM, cited in paragraph 60 above, EU:C:2010:516, paragraphs 56 and 57).

66 Having regard to the findings in paragraphs 59 to 65 above, the Board of Appeal committed no error in concluding, in paragraph 42 of the contested decisions, that the registrations of the marks at issue had to be declared invalid, pursuant to Article 7(1)(e)(ii), in so far as the essential characteristics of the signs at issue consisted exclusively of the shape of goods necessary to obtain a technical result.

HvJ EU 7 mei 2015, IEF 14924; ECLI:EU:C:2015:303; C‑445/13 P (Voss of Norway)
Voss of Norway ziet het door haar aangevraagde 3D-gemeenschapsmerk voor een cilindervormige fles door de Kamer van Beroep afgewezen worden wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Een cilindrisch gevormde fles mist onderscheidend vermogen [Gerecht EU IEF 12698]. De hogere voorziening wordt (wederom) afgewezen. 

108    Aldus heeft het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest vastgesteld dat „de wijze waarop [de driedimensionale vorm van een doorzichtige, cilindervormige fles en de ondoorzichtige dop met dezelfde diameter als de eigenlijke fles] in casu worden gecombineerd, niet meer weergeeft dan de som van de elementen waaruit [het betwiste] merk bestaat, namelijk een fles met een ondoorzichtige dop, naar het evenbeeld van de meeste flessen die op de markt bestemd zijn om alcoholische of niet-alcoholische dranken te bevatten”, dat „een dergelijke vorm immers in de handel gewoonlijk kan worden gebruikt als verpakking voor de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren” en dat bijgevolg „de wijze waarop de elementen van het samengestelde merk worden gecombineerd, dat merk evenmin onderscheidend vermogen kan verlenen”. In punt 62 van het bestreden arrest is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat „het betwiste merk, zoals dat door het relevante publiek wordt waargenomen, niet geschikt is om de door dit merk aangeduide waren te individualiseren en te onderscheiden van waren met een andere commerciële herkomst”.

112    Met haar vijfde middel stelt Voss dat het Gerecht, zoals de kamer van beroep, de bewijselementen van het dossier onjuist heeft opgevat door de perfecte cilindervorm van het driedimensionale teken te vergelijken met een tweedimensionale „cilindervormige doorsnede”. Aangezien, volgens rekwirante, een „cilindervormige doorsnede” uit mathematisch oogpunt niet bestaat, hebben het Gerecht en de kamer van beroep met deze uitdrukking in werkelijkheid een „cirkelvormige doorsnede” willen aanduiden. Aldus heeft het Gerecht een driedimensionaal teken vergeleken met een tweedimensionaal kenmerk dat typisch is voor de meeste flessen, zodat zijn oordeel van de norm of wat gangbaar in de betrokken sector is, in zijn geheel onjuist is.

118    Het Gerecht heeft dus geoordeeld dat het woord „section” zoals gebruikt door de kamer van beroep in punt 37 van de litigieuze beslissing moet worden begrepen als een „deel”, daar het merendeel van de flessen volgens het Gerecht een cilindervormig deel heeft.

119    Daaruit volgt dat, anders dat rekwirante stelt, het Gerecht zijn onderzoek van het betrokken driedimensionale teken niet heeft beperkt tot een vergelijking van de vorm ervan met een tweedimensionaal kenmerk.

Rechtbank Den Haag 1 april 2015, IEF 14828; ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 (Louboutin tegen Van Haren)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas en Eelco Bergsma, Deterink. Meer Louboutin-zoolmerkuitspraken. Rechtbank formuleert een mogelijke vraag van uitleg aan HvJ EU in bodemprocedure na verstekvonnis [IEF 12902], partijen kunnen zich over dit voornemen uitlaten:

Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1 en onder iii van de Merkenrichtljn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtljn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken,) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?

4.30. Zoals hiervoor is overwogen bestaat het merk ttit een kleureigenschap van de zool van een schoen. Het merk valt dus, zoals Van Haren aanvoert, samen met een onderdeel van de waar. Het is echter onduidelijk of het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1 onder iii van de Merkenrichtlijn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape enforme) beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van (delen van) de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel mede ziet op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur. Indien dit laatste niet door de uitzondering wordt bestreken, zou het merkrecht van een merkhouder concurrenten zonder tijdslimiet beperken hun producten te voorzien van door het publiek gezochte en gewaardeerde eigenschappen, zoals een rode zool van een hooggehakte damesschoen, hetgeen in strijd lijkt met de ratio van de uitzondering.’1 Evenzo zou een merkrecht bijvoorbeeld kunnen verhinderen dat een concurrent reflecterende veiligheidskleding op de markt zou brengen of frisdrank in een reflecterende en daardoor isolerende verpakking, terwijl daarmee een technische uitkomst wordt verkregen.

4.35. Gelet op het voorgaande en nu, zoals hierna zal blijken, de beslissing van het geschil afhangt van de beantwoording van de hiervoor onder 4.30 opgeworpen vraag, acht de rechtbank het noodzakelijk een vraag van uitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen. De rechtbank overweegt de vraag te formuleren als volgt:

Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1 en onder iii van de Merkenrichtljn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtljn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken,) conto uren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?

Aan partijen zal gelegenheid worden geboden zich over dit voornemen en de voor te leggen vraag uit te laten.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Hof van beroep Brussel 27 januari 2015, IEF 14764; IEFbe 1261 (Kraft Foods tegen Natrajacali)
Eerder als IEFbe 1261 verschenen. Vormmerkenrecht. Marktpraktijken. Kraft Foods is merkhouder van diverse COTE D'OR-woord/beeldmerken en een vormmerk voor chocolade. Natrajacali brengt onder gemeenschapsmerk Belgid'Or chocoladeproducten uit onder gebruikmaking van een 'retroscript' van verpakking uit 1911 van Kraft Foods. De eerste rechter verklaart de vordering ontvankelijk, doch ongegrond. Het hof stelt vast dat Natrajacali enkel inbreuk pleegt op het Benelux vormmerk door gebruik te maken van de vorm van haar repen (langwerpig, driehoekig/"welvend", met streepjes). Het is aannemelijk dat de aaneengeschakelde repen in individuele repen verdeeld worden bij de consumptie en dan als dusdanig door het relevante publiek worden waargenomen. Er volgt een stakingsbevel vanwege strijd met 2.20.1 sub a BVIE en VI 104 en 97 boek VI WER.

p. 19/20: De inschrijving van het Benelux vormmerk van Kraft Foods maakt geen melding van een discreet opschrift "Dôte d'Or" bovenaan op de ingeschreven vorm. Natrajacali kan uit de aanwezigheid van een dergelijk opschrift op sommige chocoladereden die verkocht worden door Kraft Foods, echter geen nuttig argument putten. Het betrokken opschrift wijzigt het onderscheidend vermogen van de vorm waarin deze is ingeschreven immers niet.

Natrajacali kan evenmin nuttig een argument uit het gegeven dat de als merk ingeschreven vorm door Natrajacali wordt gebruikt in een aaneenschakeling daarvan. Het is immers aannemelijk dat de aaneengeschakelde repen in individuele repen verdeeld worden bij de consumptie daarvan en dan als dusdanig door het relevante publiek worden waargenomen.

Gelet op hetgeen voorafgaat besluit het hof dat het gelaakte teken gebruikt door Natrajacali (de gelaakte chocoladetablet) in vergelijking met het Beneluxmerk van Kraft Foods hoogstens verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en dat derhalve dient besloten te worden tot de gelijkheid van het vergeleken teken en merk.

Hof van Beroep Brussel 18 november 2014, IEF 14529 (Louboutin tegen Dr. Adams Footwear)
Merkenrecht. Internationale rechtsmacht 4.6 BVIE en 28.1 EEX-Vo. Het incidenteel beroep van Dr. Adams Footwear en diens vordering tot nietigverklaring van het Benelux-rode-zoolmerk van Louboutin is ongegrond [red. vgl. IEF 14389]. Het hof van beroep stelt vast dat Dr. Adams Footwear door damesschoenen met hoge hakken die voorzien zijn van een aan het Beneluxmerk (quasi) identiek teken te koop aan te bieden, inbreuk maakt op dat merk.
Lees verder

Rechtbank Amsterdam 24 december 2014, IEF 14511 (Capri Sun tegen Riha Wesergold)
Uitspraak ingezonden door Gino van Roeyen en Monique Hennekens, BANNING. Vormmerk. Slaafse nabootsing. Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het Benelux driedimensionaal vormmerk. Volgens de rechtbank Den Haag [IEF 13734] is het vormmerk technisch bepaald en dus nietig verklaard. Deze rechtbank volgt: alle wezenlijke elementen van het sta-zakje zijn technisch bepaald, zodat het vormmerk nietig is ex 2.1 lid 1 BVIE. Beroep op slaafse nabootsing faalt eveneens. De opdruk van het zakje van Riha bevat immers zeer prominent haar (van Capri Sun afwijkende) merknaam.

Het reflecterende uiterlijk, de rechthoekige vorm in een (specifieke) hoogte/breedteverhouding, de lasnaden, de bolling van het Sta-zakje aan de onderkant (‘het buikje’) en het taps toelopen van het zakje zijn technisch bepaalde vormelementen.

4.10. De rechtbank overweegt dat van bescherming als vormmerk is uitgesloten een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Achtergrond van deze beperking is dat de bescherming van het merkenrecht niet wordt ingezet ter bescherming van vormen die beschermd kunnen worden door andere, in tijd beperkte, intellectuele eigendomsrechten. Voorkomen dient te worden dat een merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar. Deze uitsluitingsgrond dient aldus te worden uitgelegd dat een teken dat enkel bestaat uit de vorm van een waar (of bij vormloze waren zoals vloeistoffen: de verpakking van die waar), op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele (in de zin van merkenrechtelijke, onderscheidende) kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Dat er mogelijk nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, staat niet in de weg aan toepassing van de uitsluitingsgrond. Dit kan wel een aanwijzing zijn dat dat de gekozen vorm niet aan een technische uitkomst is toe te schrijven, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde vorm van een verpakking wel enige (technische) functie vervult, maar dat de vorm tevens is ingegeven uit design-overwegingen. Een teken kan naast technische onderscheidende elementen, ook niet technische onderscheidende elementen bevatten. In dat geval is de techniek-uitzondering niet van toepassing. Ook wanneer de technische aspecten van de vorm niet wezenlijk zijn (geen onderscheidend element van de vorm zijn), vindt de uitzonderingsgrond geen toepassing. Het feit dat de vorm zelf het resultaat is van een technisch procedé (zoals bijvoorbeeld de door Riha genoemde verpakkingsmachine), maakt niet dat de vorm reeds daarom onder deze uitzonderingsbepaling valt. Al met al is dus voor toepassing van de uitzonderingsregel noodzakelijk dat alle wezenlijke (in de zin van onderscheidende) kenmerken van het Sta-zakje functioneel bepaald zijn. Het is aan Riha om aan te tonen dat de onderscheidende kenmerken van het Sta-zakje uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven.

4.14 Conclusie van het voorgaande is dat voor elk (in de merkinschrijving zichtbaar) vormelement een technische functie kan worden vastgesteld. Niet gebleken is dat het Sta-zakje een belangrijk niet-functioneel kenmerk bevat. Daarmee staat vast dat de – voor de totale indruk wezenlijke – kenmerken van het Sta-zakje een technische functie hebben. Dat er talloze variaties op de sta-zakjes bestaan, maakt dat niet anders. De geregistreerde vorm van het Sta-zakje is noodzakelijk voor het bereiken van een technische uitkomst en kan krachtens 2.1 lid 2 BVIE niet als merk worden beschouwd. Riha kan op grond van artikel 2.18 lid 1 sub a BVIE met succes de nietigheid van het inschreven teken inroepen. De vordering van Riha in reconventie slaagt in zoverre.

Op anders blogs:
Hoogenraad & Haak

OLG Köln 31 oktober 2014, IEF 14498 (WeserGold tegen Deutsche SiSi-Werke) - vertaling
Bijdrage ingezonden door Kurt Stöpetie en Rutger Stoop, Brinkhof. Advocaten treden op namens Capri-Sun. Merkenrecht. Waar in eerste aanleg het vormmerk in zowel Nederland [IEF 13734] als Duitsland [IEF 14226] nietig werd verklaard, omdat de vorm van het sta-zakje van CAPRI-SUN noodzakelijk zou zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, legt het Duitse Oberlandesgericht van Keulen het nietigheidsoordeel van het DPMA naast zich neer. De Duitse appelrechter handhaaft het aan riha Wesergold opgelegde inbreukverbod, omdat het oordeel van het DPMA niet definitief is en zij het – op basis van een analyse van de aangevoerde argumenten – het niet zeer waarschijnlijk acht dat het DPMA-oordeel in stand zal blijven. Dit oordeel is in lijn met het recente arrest van het Gerecht Simba Toys v OHIM (T-450/09) over de uitleg van de uitsluitingsgrond vanwege technische noodzakelijkheid (zie artikel 7, lid 1 (e, ii) Vo (EG) 207/2009): zie IEF 14409.

De Duitse appelrechter oordeelt verder, net zoals alle tot nog toe ingeschakelde Duitse Landgerichten, dat het vormmerk van het sta-zakje van CAPRI-SUN onderscheidend vermogen bezit en dat door het gebruik van een sta-zakje met nagenoeg dezelfde afmetingen (zij het met een zgn. S-vorm) gevaar voor publieksverwarring gegeven is.

Onderscheidend vermogen
De Duitse appelrechter oordeelt dat het gaat om een verpakkingsvorm met een unieke positie op de relevante markt, want zelfs als gekeken wordt naar andere verpakkingen van vloeibare levensmiddelen op de markt moet geconstateerd worden dat geen vergelijkbare sta-zakjes worden gebruikt (p. 10, onder aa.). Het voorgaande en het gemiddelde onderscheidend vermogen en de aanzienlijke bekendheid van het sta-zakje meegewogen, maken dat het publiek de verpakkingsvorm zal waarnemen als een indicatie van herkomst (p. 15, onder cc.).

Verwarringsgevaar
Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is een belangrijke factor dat het vormmerk en het litigieuze teken worden gebruikt voor identieke waren, namelijk vruchtendranken. Uitgaande van een normaal onderscheidend vermogen van het vormmerk en van een hoge mate van overeenstemming tussen het vormmerk en het litigieuze teken, is het redelijk om aan te nemen dat verwarringsgevaar aanwezig is, aangezien een significant deel van het publiek zal menen dat de waren van gelieerde ondernemingen afkomstig zijn (p. 15, onder b).

Verbod blijft overeind
De Keulse appelrechter onderschrijf het oordeel van het Keulse Landgericht en handhaaft op basis van het geldig te achten Duitse vormmerk DE 39508178 zowel het verbod op de inbreukmakende sta-zakjes, als het verbod op de inbreukmakende kartonnen omverpakkingen.

Volledige tekst van het arrest in het Duits, of de Engelse vertaling.