Vormmerk  

Rechtbank Den Haag 24 juli 2013, HA ZA 12-903 (KAO KABUSHIKI KAISHA tegen X)
Uitspraak mede ingezonden door Nils Winthagen, Klos Morel Vos & Schaap.
Merkenrecht. Vormmerk. Inbreuk. Winstafdracht. Kao is wereldwijd actief als producent op het gebied van persoonlijke verzorging. Zij fabriceert en verhandelt haar producten onder meer onder het merk GUHL en is houdster van onder meer de volgende merkinschrijvingen: het Gemeenschapswoordmerk GUHL, -vormmerk en -woord-/beeldmerken.

Kao handhaaft haar merkrechten na constatering van in Nederland zijnde Guhl namaakproducten. Kao stelt dat X inbreuk heeft gemaakt op de aan haar toekomende merken door de verhandeling van de inbreukmakende Guhl producten en daarmee tevens onrechtmatig heeft gehandeld. X voert verweer en voert aan dat hij onmiddellijk nadat hij bekend is geworden met de inbreuk constructief heeft meegewerkt met Kao. X vordert in reconventie opheffing van alle ten laste van hem gelegde conservatoire beslagen, met veroordeling van Kao in de proceskosten. De rechtbank oordeelt dat X zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op de exclusieve merkrechten van Kao en de nodige gegevens dient te verstrekken en wijst de vorderingen in reconventie af.

In conventie
Inbreuk
4.2. Beide partijen voeren aan dat X de inbreuk heeft erkend in zijn onthoudingsverklaring van 1 februari 2012. Daarmee is niet gezegd dat Kao geen belang meer heeft bij een verklaring voor recht met betrekking tot de inbreuk omdat X in zijn brief van 7 mei 2012 (zie hiervoor onder 2.6), derhalve na zijn onthoudingsverklaring, zoals Kao aanvoert, nog zijn twijfels heeft uitgesproken “of de shampoos nep waren die ik aan Van der Doelen heb geleverd. En ik betwijfel of alle nep shampoos bij Van der Doelen van mij afkomstig waren.” Kao heeft er belang bij dat in deze bodemprocedure de inbreuk op haar rechten wordt vastgesteld.
4.3. Dat er door X aan Y 6.800 flessen namaak Guhl shampoo zijn geleverd en dat daarmee door X inbreuk is gemaakt op de merkrechten van Kao, zoals Kao stelt, is door X niet – althans niet voldoende onderbouwd – bestreden. Ook de hiervoor aangehaalde twijfels van X zijn in het geheel niet door hem onderbouwd. In het licht van zijn eerdere (en latere) ongeclausuleerde erkenning van de inbreuk en bij gebreke van enige onderbouwde betwisting, ligt de verklaring voor recht ter zake van inbreuk op Kao’s merkrechten door de verhandeling door X van inbreukmakende Guhl producten voor toewijzing gereed. Daarmee heeft Kao geen belang meer bij een verklaring voor recht dat X (overigens) onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar, zodat die zal worden afgewezen.

Informatieverstrekking
4.7. (...) Aangezien de gevorderde verklaring vanzelfsprekend slechts betrekking kan hebben op informatie die door de desbetreffende accountant kan worden achterhaald bij X, zal de verklaring logischerwijze slechts betrekking kunnen hebben op aan X kenbare en voor hem beschikbare informatie. Deze vordering zal derhalve als na te noemen worden toegewezen. De winstopgave zal worden beperkt tot de nettowinst.(...)

Terugroepen en vernietigen van inbreukmakende Guhl producten
4.8. Het terugroepen en vernietigen van de partij van 6.800 flessen die X aan Van der Doelen heeft geleverd, heeft – zoals X onbestreden heeft aangevoerd – geen zin meer omdat Van der Doelen reeds door Kao is aangesproken op de inbreuk op haar rechten en voor zover mogelijk alle flessen heeft afgegeven aan Kao. Niet valt daarmee in te zien dat Kao belang heeft bij deze vorderingen. Kao heeft voorts onvoldoende aangevoerd waaruit kan volgen dat X aan Van der Doelen meer flessen heeft geleverd en/of dat er door hem aan anderen inbreukmakende Guhl producten zijn geleverd. Ook deze vorderingen zullen daarom bij gebreke van (voldoende onderbouwd) belang bij Kao worden afgewezen.

Schade/winstafdracht
4.10. (...) Op dit moment zijn er onvoldoende aanknopingspunten voor de rechtbank om die schade te begroten, zodat – ondanks Xs verzoek de schade in deze procedure vast te stellen – partijen daarvoor naar de schadestaatprocedure dienen te worden verwezen. Kao heeft echter slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met (in een schadestaatprocedure toe te wijzen) schadevergoeding voor de winstderving van Kao zelf. De winstafdracht- en schadevergoedingsvorderingen zijn derhalve slechts toewijsbaar onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd. Voorts zal de winstafdracht worden beperkt tot de nettowinst.

in reconventie
De beslagen
4.13. Gelet op hetgeen in conventie aan de orde is geweest zijn de gelegde beslagen niet – zonder meer – onrechtmatig. Nu de hoogte van de schadevergoeding/winstafdracht nog niet vaststaat, kan Kao belang bij de beslagen niet worden ontzegd totdat hetzij duidelijk is dat de te vergoeden schade of af te dragen nettowinst niet hoger is dan (de reeds door X betaalde) € 7.500, hetzij de volledige schade is voldaan dan wel de genoten nettowinst is afgedragen. De reconventionele vorderingen worden daarom afgewezen.

Proceskosten
4.14. X zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Kao worden veroordeeld.

5. De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1. verklaart voor recht dat X zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op de exclusieve merkrechten van Kao, door het verhandelen van een partij van 6.800 inbreukmakende Guhl producten;
5.2. veroordeelt X om binnen achtentwintig (28) dagen na betekening van dit vonnis, een door een onafhankelijke registeraccountant – op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek – gecertificeerde verklaring te verstrekken (...)
5.4. veroordeelt X om aan Kao te vergoeden het totale bedrag van de door haar geleden schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen van X nader op te maken bij staat5.4. veroordeelt X om aan Kao te vergoeden het totale bedrag van de door haar geleden schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen van X nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet of – zulks ter keuze van Kao – afdracht van de door X met de inbreukmakende Guhl producten genoten nettowinst;

in reconventie
5.8. wijst de vorderingen in reconventie af;

Rechtbank Den Haag 17 juli 2013, HA ZA 13-694 (Louboutin tegen Van Haren Schoenen)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas, Deterink NV.
Zie eerder IEF 12573. Merkenrecht. Verstekvonnis. Zoolmerk heeft aspecten van kleur- en vormmerk. Proceskosten niet opgegeven. Louboutin, ontwerper van high fashion damesschoenen heeft een zogenaamd "zoolmerk" geregistreerd voor de rode zool. Van Haren heeft zich in kort geding op het standpunt gesteld dat het zoolmerk een kleurmerk is, waarvoor derhalve de strenge eisen gelden die zijn ontwikkeld in het Libertel-arrest. In kort geding wordt Van Haren bevolen niet langer zijn zwarte en/of donkerblauwe hooggehakte damesschoenen met rode zolen te verkopen. Dit verstekvonnis in de bodemprocedure bevestigt dat kortgedingvonnis.

De rechtbank wijst de vorderingen uit de aangehechte dagvaarding toe met uitzondering van hetgeen daarin is doorgestreept en met de weergegeven wijzigingen (onderdeel C sub h, E en G).

Beslissing
De rechtbank;
2.1. veroordeelt gedaagde tot hetgeen is weergegeven in de aangehechte dagvaarding, met uitzondering van wat daarin is doorstreept en met de daarin weergegeven wijzigingen;
2.2 veroordeelt gedaagde in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van eiser begroot op 805,21 euro
2.3. verklaart de veroordelingen onder 2.1 en 2.2 uitvoerbaar bij voorraad;
2.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Uit de dagvaarding:

het Rechtbank Den Haag moge behagen bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
A. voor recht te verklaren dat Van Haren inbreuk heeft gemaakt op het geregistreerde rodezoolmerk (registratienummer 0874489), door zonder toestemming van Christian Louboutin de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen te verhandelen;
B. Van Haren te bevelen onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis en elk gebruik van het aangevochten teken voor hooggehakte damesschoenen te staken en gestaakt te houden;
C. Van Haren te bevelen de advocaat van Christian Louboutin binnen veertien (14) dagen [red. doorhaling rechter] één maand na betekening van het in dit geding te wijzen vonnis te verstrekken een schriftelijke verklaring, gestaafd door goed leesbare afschriften van justificatoire documenten, zoals inkooporders, facturen en afschriften uit de administratie van Van Haren, gecontroleerd en goedgekeurd door een registeraccountant op basis van onafhankelijk en zelfstandig onderzoek door deze accountant, betreffende:
a. de volledige namen en adressen van de leveranciers waarvan Van Haren de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen heeft betrokken;
b. de volledige namen en adressen van de professionele afnemers waaraan Van Haren de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen heeft geleverd;
c. het aantal door Van Haren vervaardigde en ingekochte exemplaren van de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen;
d. het aantal exemplaren van de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen dat Van Haren heeft verkocht;
e. de productieprijs en/of inkoopprijs en de verkoopprijs van de in deze dagvaarding beschreven schoenen;
f. de totale hoeveelheid exemplaren van de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen die Van Haren, vestigingen van Van Haren en derden voor Van Haren, op zowel de dag van betekening van het tussen partijen gewezen vonnis in kort geding als op de dag van betekening van deze dagvaarding in voorraad hielden respectievelijk houden, onder vermelding van de locatie waar deze zich bevonden respectievelijk bevinden;
g. het totale bedrag van de winst die Van Haren gemaakt heeft als gevolg van de vervaardiging en/of verhandeling en/of verkoop van de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen.
h. het totale aantal bezoekers van de webpagina's waarop Van Haren de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen heeft weergegeven; [red. doorhaling rechter]

D Van Haren te bevelen binnen viertien (14) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de totale voorraad exemplaren van de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen, zoals blijkt uit de te verstrekken opgave als bedoeld in vordering C onder f, op eigen kosten te (laten) vernietigen onder toezicht en in het bijzijn van een deurwaarder en een kopie van het door de deurwaarder opgemaakte proces-verbaal van vernietiging aan de advocaat van Christian Louboutin te sturen;

E. Van Haren te bevelen tot het betalen van een dwangsom van:
- € 20.000 (zegge twingtigduizend Euro) voor iedere gehele of gedeeltelijk overtredin van een van de hiervoor sub B t/m D gevorderde bevelen en veroordelingen, althans - naar keuze van Christian Louboutin [red. doorhaling door rechter] - voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) waarop een van deze bevelen geheel of gedeeltelijk wordt overtreden; of - eveneens naar keuze van Christian Louboutin -
- € 500 (zegge: vijfhonderd Euro) voor ieder individueel paar schoenen door de verhandeling waarvan het sub B gevorderde geheel of gedeeltelijk wordt overtreden, voor de opgave van ieder individueel paar schoenen ten aanzien waarvan de sub C gevorderde opgave geheel of gedeeltelijk wordt overtreden en ieder individueel paar schoenen ten aanzien waarvan het sub D gevorderde geheel of gedeeltedelijk wordt overtreden; [red. toevoeging rechter: tot een maximum van €1.000.000,-]
F. Van Haren te veroordelen de door Christian Louboutin als gevolg van de in de dagvaarding beschreven merkinbreuk geleden schade te vergoeden, welke schade nader dient te worden opgemaakt bij staat en dient te worden vereffende volgens de wet;
G. Van Haren te veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten in de zin van art. 1019h Rv
De kosten deze zijn voor mij, deurwaarder [red. doorhaling door rechter]

Op andere blogs:
SOLV (Louboutin vs. Van Haren – de strijd om de rode zool)

Gerecht EU 11 juli 2013, zaak T-208/12 (Think Schuhwerk / OHMI (Extrémités rouges de lacets de chaussures) - dossier
Gemeenschapsmerk. Vorm/kleurmerk (vgl. oranje sokkenpunten, IEF 9811). Fashion. Absolute weigeringsgronden altijd voor het algemeen belang. Ontbreken van onderscheidend vermogen voor het rode uiteinde van schoenveters. Vernietiging van beslissing R 1552/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 februari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker van de inschrijving van een merk dat de bescherming beoogt van de rode veteruiteinden van schoenen voor waren van klasse 25.

Het beroep wordt afgewezen. Rode schoenvetereinden die zijn aangemeld als 'Positionsmarke' [red. een merk met een bepaalde positie op of aan het product]. Verzoekster heeft geen bewijs kunnen leveren dat andere schoenontwerpen wezenlijk anders zijn of dat de roodgekleurde schoenvetereinden van de normen of gebruiken in de branche afwijken. Het beroep dat er geen algemeen belang bestaat om het aangemelde merk niet vrij te houden, wordt eveneens afgewezen. Iedere absolute weigeringsgrond is namelijk in het licht van het algemeen belang uit te leggen (r.o. 50 e.v.).

22 Die Klägerin trägt vor, es sei nicht ihre Sache, umfassend die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nachzuweisen. Sie habe jedoch Nachweise beigefügt, die zeigten, dass eine Marke, die rote Schnürsenkelenden aufweise, von den angesprochenen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis verstanden werde.

35 Im vorliegenden Fall besteht die Anmeldemarke, wie in der Anmeldung beschrieben, aus roten Schnürsenkelenden für Schnürschuhe. Wie die Beschwerdekammer feststellte, ist die Anmeldemarke eine „Positionsmarke“, was die Klägerin bestätigt. Diese Marke besteht in der roten Farbe, die an einer spezifischen Stelle der Schnürsenkel, ihrem Ende, an Schnürschuhen angebracht ist.

43 Das Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe fehlerhaft angenommen, die maßgeblichen Verkehrskreise bestünden aus dem allgemeinen Publikum, welches einen durchschnittlichen Grad an Aufmerksamkeit aufbringen werde, ist daher zurückzuweisen.

44 Was zweitens die Behauptung der Klägerin betrifft, eine Reihe von Schuhdesigns käme im vorliegenden Fall nicht in Betracht, da sie Herstellerin von Wellness-Schuhen sei, genügt die Feststellung, dass das HABM bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens nur, vorbehaltlich späterer Änderungen der Anmeldung, das in dieser enthaltene Warenverzeichnis berücksichtigen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Orange Einfärbung des Zehenbereichs einer Socke, oben in Randnr. 31 angeführt, Randnr. 42). Im vorliegenden Fall werden jedoch im Verzeichnis der von der Anmeldemarke erfassten Waren ohne weitere Spezifizierung nur „Schuhwaren, insbesondere Schnürsenkel“ genannt.

49 Da die Beschwerdekammer feststellte, dass es auf dem Markt für Schuhe eine große gestalterische Vielfalt, insbesondere hinsichtlich der Farbgebung, gebe und dies die Gestaltung von Schnürsenkeln einschließe, was die Klägerin nicht bestreitet, kann die Klägerin nicht geltend machen, die roten Schnürsenkelenden wichen erheblich von der Norm oder Üblichkeit in der Branche ab. Darüber hinaus hat die Klägerin nichts vorgebracht, was dafür spräche, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Einfärbung von bestimmten Teilen von Schnürsenkeln gewöhnlich als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnähmen.

50 Viertens ist auch das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, es bestehe kein Allgemeininteresse daran, dass die Anmeldemarke für den Verkehr freigehalten werde.

51 Nach der Rechtsprechung ist nämlich jedes absolute Eintragungshindernis im Licht des ihm zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 untersagt die Eintragung als Gemeinschaftsmarke von Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wurde, da er das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass solche Zeichen oder Angaben von allen frei verwendet werden können und somit verfügbar bleiben. Hingegen ist dieses Kriterium, wonach Marken, die im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können, nicht eintragungsfähig sind, zwar im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c relevant, aber nicht dasjenige, das für die Auslegung des Buchst. b dieses Absatzes gilt (Urteil des Gerichtshofs vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSi-Werke/HABM, C‑173/04 P, Slg. 2006, I‑551, Randnrn. 62 und 63 und die dort angeführte Rechtsprechung; Urteil Auf einer Seite nach außen gewölbtes Rechteck in Purpur, oben in Randnr. 48 angeführt, Randnr. 38).

UK Trade Mark Registry 20 juni 2013, O-257-13, oppositienr. 101495 (KIT KAT)
Vormmerk. Oppositie na IEF 12171. Marktonderzoek (90% herkenning). Behalve voor 'cakes and pastries' wordt de inschrijving geweigerd. De aanwezigheid van groeven is om een technisch resultaat te bereiken, namelijk om het product te breken voor consumptie. Het is geen esthetisch, maar vooral een technisch ontwerp. Het feit dat het product meestal in een verpakking wordt verkocht zodanig dat de vorm niet kan worden waargenomen, dat het product is ontworpen om gebroken te worden en de benadrukking van 'the break' in de marketing van Nestlé, draagt hieraan bij.

26. According to Mr Malivoire’s statement, 90% (426) of these respondents mentioned KIT KAT in their answers (...)

28. In cross examination Mr Malivoire was challenged by Mr Mitcheson as to whether the second survey was conducted at a sufficient number of locations. The survey was conducted at 18 locations whereas in a recent passing off case13 Mr Malivoire had given evidence that 29-40 locations were required for a reliable street survey. Mr Malivoire explained that the reference to 29-40 was an error. He had meant to say 20-40 locations. Basically he recommended 25 respondents per location and therefore if the total survey sample was 500-1000 (which would be typical) that means 20-40 locations. The 18 locations in this survey were not far off the recommended 20 for a survey of 500(ish) people. I am satisfied with Mr Malivoire’s explanation. I am also satisfied that the second survey was large enough to provide meaningful results. It should be remembered that the object of the survey was to establish whether a “significant proportion” of the relevant public recognise the opposed mark as distinctive of the goods of a particular undertaking. One is not therefore looking for the sort of precision that is necessary in order to accurately predict the outcome of an election. Indeed the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) has cautioned against reliance solely on general abstract data such as predetermined percentages.

75. The presence of breaking grooves is necessary to achieve a technical result: to permit the product to be broken up for consumption. There is a choice as to whether to run the grooves horizontally across the width of the bar or vertically down its length or (probably not in the case of wafer bars) both.

85. (...) However, the shape at issue is not an aesthetic design. For the reasons given above, it is a functional one. That is consistent with:
i) The fact that the goods have usually been sold wrapped in such a way that the shape cannot be seen until after purchase;
ii) The product is designed to be broken up and consumed;
iii) The emphasis given in the applicant’s marketing to the breakability of the fingers of the bar.

109 (...) In these circumstances it seems likely that consumers rely only on the word mark KIT KAT and the other word and the pictorial marks used in relation to the goods in order to identify the trade origin of the products. They associate the shape with KIT KAT (and therefore with Néstle), but no more than that. Therefore, if it is necessary to show that consumers have come to rely on the shape mark in order to distinguish the trade source of the goods at issue, the claim of acquired distinctiveness fails.

110. Subsequent to the hearing I was informed that the Second Board of Appeal at OHIM had reversed an earlier decision of the Cancellation division to cancel the mark at issue in these proceedings, which is also registered as a CTM under No.2632529. I have carefully considered the decision of the Board of Appeal, but I regret that I must differ from their conclusions on distinctiveness and functionality. In this respect I note that:
i) The CTM was not registered for chocolate, chocolate products, chocolate confectionery or wafers (although it was registered for biscuits);
ii) It is not clear that the Board of Appeal had the expert evidence that has been filed in these proceedings:
iii) The Board of Appeal did not have the benefit of hearing cross examination of experts on their evidence about the functionality and manufacturing considerations related to various aspects of the shape.

Conclusion
111. The application is refused, except in relation to cakes and pastries.

HvJ EU 27 juni 2013, zaak C-320/12 (Malaysia Dairy Industries tegen Ankenævnet for Patenter og Varemærker) - dossier
Begrip kwade trouw. Rekening houden met alle relevante factoren, kennis van merk in buitenland volstaat niet om kwader trouw vast te stellen. Geen ruimte voor bijzondere beschermingsregeling buitenlandse merken. Uitlegging van artikel 4, lid 4, sub g richtlijn 2008/95/EG. Nietigverklaring van de merkinschrijving van een plastic melkfles op grond dat de aanvrager op het tijdstip van zijn merkaanvraag het in het buitenland door een concurrent gebruikte oudere vergelijkbare merk kende.

Het Hof verklaart voor recht:

2) Artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat om de kwade trouw van de aanvrager van een merk in de zin van deze bepaling vast te stellen, rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. De omstandigheid dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is in de zin van deze bepaling.

3) Artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat het de lidstaten niet de ruimte laat om een bijzondere beschermingsregeling voor buitenlandse merken in te voeren die afwijkt van de regeling waarin deze bepaling voorziet, en berust op het feit dat de aanvrager een buitenlands merk kende of behoorde te kennen.

Gestelde vragen:

1. Geeft het begrip kwade trouw in artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, uitdrukking aan een juridische standaard die kan worden ingevuld overeenkomstig het nationale recht, of is het een begrip van EU-recht dat in de hele Europese Unie eenvormig moet worden uitgelegd?

2. Indien het begrip kwade trouw in artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95/EG een begrip van EU-recht is, moet het aldus worden opgevat dat het kan volstaan dat de aanvrager het buitenlandse merk op het tijdstip van de aanvraag kende of had moeten kennen of kan de inschrijving slechts worden geweigerd indien aan verdere vereisten betreffende de subjectieve situatie van de aanvrager is voldaan?

3. Kan een lidstaat ervoor kiezen om een specifieke bescherming van buitenlandse merken in te voeren die, wat het vereiste van kwade trouw betreft, afwijkt van artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95/EG, bijvoorbeeld door een bijzonder vereiste te stellen dat de aanvrager het buitenlandse merk kende of had moeten kennen?

Op andere blogs:
Marques (CJEU rules on bad faith in TM applications)
Out-Law (Knowledge of similar trade marks used abroad does not always mean application is in 'bad faith', rules CJEU)
SOLV (Uitleg kwade trouw in merkenrichtlijn op dezelfde wijze als in merkenverordening)

Gerecht EU 28 mei 2013, zaak T-178/11 (Voss of Norway/OHMI - Nordic Spirit) - dossier
Gemeenschapsmerk. Vormmerk. Beroep ingesteld door de houder van het driedimensionale merk in de vorm van een fles voor waren van de klassen 32 en 33, strekkende tot vernietiging van beslissing R 785/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 januari 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de nietigheidsafdeling houdend afwijzing van de door Nordic Spirit AB ingestelde vordering tot nietigverklaring en waarbij dit merk is nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen. Het is algemeen bekend dat de meeste flessen een cilindrische vorm gebruiken. De gemiddelde gebruiker ziet de 'perfecte cilinder' dan ook niet als significant afwijkend van wat in deze sector gebruikelijk is.

51      As regards, firstly, the three-dimensional shape of the registered trade mark, it is well known that the vast majority of bottles available on the market have a cylindrical section. Therefore, the average consumer will naturally expect beverage bottles – alcoholic or non-alcoholic – mostly having that shape. Thus, the ‘perfect cylinder’ shape of the applicant’s bottle, although somewhat original, cannot be regarded as departing significantly from the norms and customs of the sector.

52      Next, as regards the non-transparent cap having the same diameter as the bottle itself, that, too, can hardly be considered to depart significantly from the norms and customs of the sector, as it is well known that many bottles are closed with a cap made of a different material and colour from the body of the bottle.

53      Nor can the diameter of the cap, which is the same as the bottle’s and is a mere variant of the existing shapes, be regarded as departing significantly from the norms and customs of the sector, even though it is somewhat original.

54      Consequently, the Board of Appeal’s reasoning in regards to those three assessments is not vitiated by any error.

59      The Board of Appeal therefore made no error in finding that the average consumer in the European Union would perceive the contested trade mark, as a whole, merely as a variant of the shape of the goods for which registration of that trade mark is sought.

89      It should be noted, however, that this plea is lacking a factual basis, since the Board of Appeal did not base itself on the marking on the bottle and on the display of the sign Voss on the bottle in its assessment of there being no significant departure from the norms and customs of the sector as set out in paragraphs 36 to 41 of the contested decision.

90      The Board of Appeal was therefore correct in finding that the registered trade mark was devoid of distinctive character and that it could not really be distinguished from the forms of packaging frequently used in the beverages sector, but rather was a variant of those shapes (see, to that effect, Case T‑399/02 Eurocermex v OHIM (Shape of a beer bottle), paragraph 43 above, paragraph 33).

95      In the present case, even if the pleas directed against the first pillar of OHIM’s decision are well founded, that fact has no bearing on the operative part of the contested decision, since the second pillar is not vitiated by illegality. Even if the Board of Appeal was wrong in finding that it is well known that beverages are almost always sold in bottles displaying a label or a verbal or graphic sign, that those are indications enabling consumers to distinguish between the different products on the market and that the applicant did not adduce any evidence in support of its assertions to the contrary, those considerations still have no bearing on the finding that the contested trade mark lacks distinctive character, based on the legal assessments set out in paragraphs 46 to 91 above.

Op andere blogs:
Novagraaf (De vorm van een waterflesje)

Gerecht EU 23 april 2013, zaak T-55/12 (Su-Shan Chen / OHMI - AM Denmark; reinigingsapparaat) - dossier
Gemeenschapsmodel. Gemeenschapsvormmerk. Beroep ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 1027718-0001 (reinigingsapparaten) strekkende tot vernietiging van beslissing R 2179/20103 van de kamer van beroep van het BHIM van 26 oktober 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring die is ingesteld door de houder van het driedimensionale gemeenschapsmerk dat een rechthoekig apparaat met twee afgeronde zijden en een verstuiver en een spons weergeeft, voor waren van de klassen 3 en 21. Het beroep wordt verworpen.

Er is sprake van verwarringsgevaar, ondanks het zwakke onderscheidend vermogen van het eerdere vormmerk, gezien de gelijkheid van het model en het merk, de identiteit van de goederen waarvoor het merk is geregistreerd en de goederen waarvoor het model is bedoeld.

61      Lastly, it appears that the applicant’s arguments must be understood as meaning that OHIM cannot prevent the use of a design on the basis of the requirement of availability. It must be observed that the fact that there is a need for the sign to be available for other economic operators cannot be one of the relevant factors in the assessment of the existence of a likelihood of confusion (Case C‑102/07 adidas and adidas Benelux [2008] ECR I‑2439, paragraph 30).

63      In this respect, according to settled case-law, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see, to that effect, Case T‑112/03 L'Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR) [2005] ECR II‑949, paragraph 61; Case T‑134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR II‑5213; and judgment of 31 January 2012 in Case T‑378/09 Spar v OHIM – Spa Group Europe (SPA GROUP), not published in the ECR, paragraph 22).

64      Consequently, the Board of Appeal was correct to consider at paragraph 35 of the contested decision that, taking into account the similarity of the contested design and the earlier mark and the identity of the goods covered by the earlier mark and the goods in which the design is intended to be incorporated, there is a likelihood of confusion in accordance with Article 9(1)(b) of Regulation No 207/2009 even taking into account the weak distinctive character of the earlier mark.

Op andere blogs:
Alicante News (Judgement of the General Court in case T-55/12 of 25 April 2013)
Class99 (Imperfectly remembered => perfectly invalidated)

HR 26 april 2013, LJN BZ4098 (G-Star International B.V. tegen Benetton Group Spa)
Vormmerk Elwood-spijkerbroek van G-Star. Wezenlijke waarde van de waar. De Hoge Raad volgt de conclusie van de Advocaat-Generaal [IEF 12423], dat de in de middelen aangevoerde klachten niet tot cassatie kunnen leiden. Ex art. 81 lid 1 RO, behoeft dit geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Nu geen van partijen op de voet van art. 1019h Rv vergoeding heeft gevorderd van de volledige kosten van de onderhavige cassatieprocedure, zullen deze kosten op de gebruikelijke wijze worden begroot.

De Hoge Raad:
in het principale beroep:
verwerpt het beroep;
veroordeelt G-Star in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Benetton begroot op € 781,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris;

in het incidentele beroep:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Benetton in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van G-Star begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Gerecht EU 19 april 2013, zaak T-347/10 (Adelholzener Alpenquellen)
Vormmerk. 3D-merk. Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Vernietiging van beslissing R 1516/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 juni 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een driedimensionaal merk in de vorm van een fles met drie bergtoppen in reliëf in te schrijven voor waren van klasse 32.

De combinatie van een fles en een relief-achtige afbeelding die een gebergte afbeeldt is niet meer dan de som van de bestanddelen waaruit het merk is samengesteld. De kamer van beroep heeft geen fout gemaakt door in het aangemelde teken niet meer te zien dan een fles met decoratieve elementen. Het merk zal voor het in aanmerking komende publiek niet kunnen dienen ter onderscheiding van de waren.

33 Im vorliegenden Fall liegen solche Anhaltspunkte nicht vor. Die Anmeldemarke wird nämlich im Wesentlichen gekennzeichnet durch die Kombination der Grundform einer Flasche mit, in ihrem oberen Teil, einer geriffelten Oberfläche und einer reliefartigen Abbildung, auf der gezackte Linien angebracht sind, die einen Gebirgszug oder einen Berggipfel darstellen sollen. Eine derartige, nicht besonders originelle oder auffällige Kombination von Bestandteilen kann nicht mehr sein als die Summe der Bestandteile, aus denen die Marke zusammengesetzt ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Form einer Bierflasche, oben in Randnr. 20 angeführt, Randnr. 31). Demnach hat die Beschwerdekammer mit ihrer Feststellung, dass der Durchschnittsverbraucher in der Europäischen Union die Anmeldemarke in ihrer Gesamtheit lediglich als die Kombination einer normalen Flaschenform mit verschiedenen dekorativen Elementen auffasse, nicht fehlerhaft gehandelt.

34 Demzufolge ist die angemeldete Marke in ihrer Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise nicht geeignet, die Waren, auf die sich die Anmeldung bezieht, zu individualisieren und sie von Waren anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden. Die Beschwerdekammer hat daher zutreffend festgestellt, dass die angemeldete Marke nicht unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ist.

40 Schließlich ist auch das von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung erneut vorgebrachte Argument nicht stichhaltig, wonach die reliefartige Abbildung und die Rillen der Flasche in Anbetracht des für deren Herstellung verwendeten Materials keine technische Funktion hätten, etwa um die Flasche leichter zusammenpressen zu können. Das HABM konnte sich nämlich bei der Prüfung der Anmeldung des fraglichen dreidimensionalen Zeichens nur auf diese Anmeldung stützen, um die Unterscheidungskraft dieses Zeichens zu untersuchen; die Gesichtspunkte, die sich auf das für die Herstellung des Zeichens verwendete Material bezogen und nicht aus der Anmeldung hervorgingen, konnten dagegen im vorliegenden Fall nicht berücksichtigt werden.

Op andere blogs:
MARQUES (General Court: Adelholzener bottle not distinctive for mineral water)

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 april 2013, LJN BZ7844, KG 13-123 (Christian Louboutin tegen Van Haren Schoenen B.V.)
Uitspraak mede ingezonden door Sven Klos, Laura van Gijn, Klos Morel Vos & Schaap en Thierry van Innis, Field Fisher Waterhouse LLP.

Merkenrecht. Zoolmerk heeft aspecten van kleur- en vormmerk. Inburgering. Louboutin, ontwerper van high fashion damesschoenen heeft een zogenaamd "zoolmerk" geregistreerd voor de rode zool. Van Haren heeft zich op het standpunt gesteld dat het zoolmerk een kleurmerk is, waarvoor derhalve de strenge eisen gelden die zijn ontwikkeld in het Libertel-arrest.

Naar voorlopig oordeel heeft het zoolmerk aspecten van zowel een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. In zoverre is het zoolmerk geen zuiver kleurmerk, zodat de beperkingen die gelden voor (de inschrijving van) een kleurmerk hierop niet zonder meer van toepassing zijn.

Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Louboutin heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het in aanmerking komende publiek in de Benelux het zoolmerk herkent als van Louboutin; in zoverre is het zoolmerk ingeburgerd. Van Haren wordt bevolen niet langer zijn zwarte en/of donkerblauwe hooggehakte damesschoenen met rode zolen te verkopen.

In citaten:

4.7.  Het zoolmerk wordt hier ingeroepen voor de waar hooggehakte damesschoenen. Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Of het zoolmerk op significante wijze afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is kan hier verder in het midden blijven, omdat naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen.

4.8.  Naar voorlopig oordeel heeft Louboutin voldoende aannemelijk gemaakt dat het in aanmerking komende publiek in de Benelux zijn zoolmerk als zodanig opvat voor zover het gaat om hooggehakte damesschoenen; in zoverre is het zoolmerk ingeburgerd. Door verscheidene bronnen wordt in verschillende media verwezen naar de schoenen van Louboutin waarbij wordt genoemd dat deze als afkomstig van Louboutin herkenbaar zijn en herkend worden aan de rode zool. Dit blijkt onder meer uit de door Louboutin overgelegde productie 3. Vooralsnog ervan uitgaande dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden daartoe mogen worden gerekend, volgt uit de door Louboutin overgelegde productie 3 dat dit publiek in de rode zool onder een hooggehakte damesschoen het zoolmerk herkent. Anders dan Van Haren heeft betoogd, gebruikt Louboutin de rode zool voorshands oordelend niet puur decoratief. Louboutin heeft met de overlegging van productie 3 voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek de rode zool (in ieder geval mede) opvat als herkomstaanduiding. Dat andere schoenenontwerpers, zoals Jan Jansen of Yves Saint Laurent, ook een rode zool hebben aangebracht op bepaalde schoenen en daarmee een rode zool decoratief of om een bepaald visueel effect te bereiken hebben gebruikt, doet niet af aan het bestendige gebruik van de rode zool door Louboutin als merk. Het verschil zit in het consequent toepassen van een rode zool op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper versus een ontwerper die gebruik maakt van verschillende kleuren voor het ontwerp van zijn schoenen, waarbij hij in sommige gevallen, afhankelijk van de rest van het ontwerp, een rode zool aanbrengt. Uit de overige voorbeelden die Van Haren heeft overgelegd van damesschoenen met een hak en een rode zool blijkt vooralsnog dat het in de meeste, zo niet alle, gevallen gaat om incidenteel gebruik voor schoenen die ofwel niet vergelijkbaar zijn met Louboutin’s schoenen, ofwel om gebruik van een niet op het zoolmerk gelijkende kleur rood, ofwel om een zool die niet op die van het zoolmerk lijkt.

4.10.  Ter zitting is verklaard namens Louboutin dat zijn bezwaren alleen betrekking hebben op de zwarte en blauwe versie van de Van Haren schoen, afgebeeld onder 2.4 en derhalve geen betrekking hebben op de rode variant. Aan de orde is dus de vergelijking van het zoolmerk met de zool zoals die onder de zwarte en blauwe schoen is aangebracht. Voorop staat dat uit artikel 2.20 lid 2 BVIE blijkt dat het aanbrengen van het teken op een waar is voorbehouden aan de merkhouder.

4.12.  Niet in geschil is dat de waren waarvoor Van Haren het met het zoolmerk overeenstemmende teken gebruikt identiek zijn aan de waren waarvoor het zoolmerk is ingeschreven, te weten schoenen. Daar komt bij dat Van Haren dat teken juist toepast op het specifieke type schoenen waarvoor Louboutin het zoolmerk ook consequent gebruikt, te weten modieuze hooggehakte damesschoenen. Zelfs de wijze waarop de rode zool bij alle schoenen van Louboutin doorloopt in de binnenkant van de hak, is door Van Haren toegepast bij haar schoenen. In aanmerking nemende het onderscheidend vermogen van het zoolmerk zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin, de mate van overeenstemming tussen merk en teken gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool, leiden tot het voorlopig oordeel dat Louboutin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in aanmerking komende publiek door de door Van Haren gebruikte zolen in verwarring kan raken. Ook hier geldt dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden in de Benelux daartoe mogen worden gerekend. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen (omdat de schoenen van Louboutin slechts bij een beperkt aantal exclusieve winkels verkrijgbaar zijn voor een prijs die niet vergelijkbaar is met die van de schoenen van Van Haren) doet daaraan niet af. Ook door het zien van anderen met hooggehakte damesschoenen met rode zolen kan sprake zijn van merkenrechtelijk relevante verwarring (de zogenoemde “post-sale confusion”) als men aan de rode zool een Louboutin-schoen meent te herkennen terwijl sprake is van een Van Haren-schoen. De voorzieningenrechter komt daarom tot het voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk op het zoolmerk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Op andere blogs:
Abcor (Gevecht om het monopolieGevecht om het monopolie op een rode schoenzool op een rode schoenzool)
AOMB (Louboutin laat geen loopje met zich nemen!)
AVadvocaten (Hooggehakte damesschoenen met rode zool)
Merkwaardigheden (De rode waas van Louboutin)
NLO (Contrasterende rode onderzool is als merk voorbehouden aan Louboutin)
SOLV (De wezenlijke waarde van hooggehakte schoenen)