Vormmerk  

Gerecht EU 14 juni 2016, IEF 16029; T‑385/15; ECLI:EU:T:2016:348 (haltervormige tandenborstel)
EU 3D-vormmerk. EUIPO heeft het EU-3D-vormmerk voor de vorm van een halter (barbell) gevormde tandenborstel geweigerd vanwege ontbreken van onderscheidend karakter. De barbell-vorm was slechts decoratief en een variatie op tandenborstels waarbij de 'bumps' gripbevorderend werken. De gevraagde voorziening wordt geweigerd.

Gerecht EU 1 juni 2016, IEF 16000; IEFbe 1822; ECLI:EU:T:2016:327; T‑240/15 (Marshmellow reep met vier cirkels)
Merkenrecht. De aanvraag voor een 3D-EU-merk van een reep met vier cirkels wordt afgewezen vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. Het is voor een reep marshmallows omhuld door chocolade. Het simpele feit dat het een variant is op een gebruikelijke vorm, geeft het nog niet het onderscheidend vermogen dat nodig is voor een gemiddelde consument om het op te merken. Het beroep wordt afgewezen.

Conclusie AG HvJ EU 25 mei 2016, IEF 15972; IEFbe 1808; ECLI:EU:C:2016:350; zaak C-30/15 P;  (Simba Toys tegen EUIPO)
Uit het persbericht: Volgens advocaat-generaal Maciej Szpunar dient het Uniemerk bestaande in de vorm van de Rubik’s cube nietig te worden verklaard. De wezenlijke kenmerken van het litigieuze teken - de vorm van de kubus en de roosterstructuur - zijn noodzakelijk om de technische functie te vervullen die eigen is aan de betrokken waar. In 2006 heeft Simba Toys, een Duitse speelgoedproducent, het EUIPO verzocht om nietigverklaring van het driedimensionale merk, met name op grond dat dit merk een technische oplossing bestaande in het draaivermogen ervan bevatte en een dergelijke oplossing enkel als octrooi en niet als merk kon worden beschermd. Aangezien het EUIPO deze vordering heeft afgewezen, heeft Simba Toys bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de beslissing van het EUIPO ingesteld.

Gerecht EU 16 maart 2016; IEF 15805; T-363/15; ECLI:EU:T:2016:149 (het Fins spel Mölkky)
Gemeenschapsmerk. Aanvraag van driedimensionaal merk. Vorm bestaande uit een spellendoos die houten blokken bevat. Er is sprake van absolute weigeringsgrond, omdat het aan onderscheidend vermogen ontbreekt. Het merk heeft ook geen onderscheiden vermogen verkregen door het gebruikt. Het beroep wordt verworpen.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 8 februari 2016, IEF 15794; IEFbe 1737; C-93/16 (The Irish Dairy Board)
Via minbuza: Verzoekster, een in 1961 opgerichte Ierse zuivelonderneming/exporteur, heeft in januari 2014 Spaanse verweerster Tindale gedaagd wegens inbreuk op diverse gemeenschapsmerken (‘kerrygold’ voor boter en melkproducten) waarvan verzoekster houdster is. Het merk ‘kerrygold’ bestaat sinds 1962 en wordt wereldwijd, ook in Europa, verspreid. Verzoekster meent dan ook dat het merk in Europa ‘algemeen bekend’ is, zoals ook erkend in een BHIM-uitspraak van 22 oktober 2013. Verweerster, een Spaanse firma, maakt volgens verzoekster inbreuk op verzoeksters merken door in Spanje margarine te importeren en te distribueren met als onderscheidend teken Kerrymaid dat sterk overeenkomt met dat van verzoekster. Verzoekster wijst op het gevaar voor verwarring en het risico dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit verzoeksters reputatie. Zij vraagt bescherming op grond van de MerkenVo. Verweerster beroept zich op het feit dat zij de Spanje distributeur is voor ‘Kerrymaid’ van de Kerry Group, een in 1972 opgericht bedrijf in Kerry/Ierland en ook zij exporteert zowel binnen als buiten de EU. Zij stelt dat geen gevaar voor verwarring bestaat aangezien de tekens niet overeenkomen. Het eerste element ‘Kerry’ is een geografische term die niet kan worden gemonopoliseerd; verweerster ontkent voordeel te hebben bij het gebruik van het teken. De communautaire merkenrechter verwerpt verzoeksters beroep omdat hij geen gevaar voor verwarring ziet en alleen het eerste geografische deel overeenkomt. In Ierland en Verenigd Koninkrijk bestaan de merken probleemloos naast elkaar. Verzoekster gaat in beroep bij de verwijzende rechter.

HvJ EU 17 februari 2016, IEF 15717; C-396/15P ; ECLI:EU:C:2016:95 (Shoe Branding Europe en Adidas)
Merkenrecht. Positiemerk. Adidas heeft met succes beroep aangetekend (T-145/14) na oppositie gevoerd tegen de positiemerkregistratie bestaande uit twee paralelle strepen op de zijkant van een schoen; de latere merkregistratie levert verwarringsgevaar op en wordt geweigerd. Het OHIM heeft ten onrechte geoordeeld dat de merken visueel niet-gelijk waren. Er is sprake van: 'parallel sloping stripes, equidistant, of the same width, contrasting with the base colour of the shoe, placed on the outside of the shoe'. Het hoger beroep door Shoe Branding wordt afgewezen, zodat het merk afgewezen blijft.

Lees ook het persbericht

Gerecht EU 24 februari 2016, IEF 15715; ECLI:EU:T:2016:94 (Coca Cola flesje zonder cannelures)
Merkenrecht. Uit het persbericht: Gerecht EU wijst het beroep van Coca-Cola voor de registratie van een Gemeenschapsmerk voor de contour van een flesje zonder zogenaamde cannelures of verticale groeven. Het merk heeft geen onderscheidend vermogen (ook niet door gebruik).

50      In casu lijken dergelijke aanwijzingen niet te bestaan. Het aangevraagde merk wordt immers gekenmerkt door zijn vorm met gewelfde contouren. Deze vorm geeft echter niet méér weer dan de som van de elementen waaruit het aangevraagde merk bestaat, namelijk een fles naar het voorbeeld van de meeste flessen op de markt. Een dergelijke vorm kan immers gewoonlijk worden gebruikt in de handel van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren. Hieruit volgt dat de wijze waarop de elementen van het onderhavige samengestelde merk zijn gecombineerd, dit merk evenmin onderscheidend vermogen kan verlenen (zie in die zin arrest Vorm van bierfles, punt 38 supra, EU:T:2004:120, punt 32).

51      Het aangevraagde merk vormt bijgevolg slechts een variant op de vorm en de verpakking van de betrokken waren op basis waarvan de gemiddelde consument de betrokken waren niet van de waren van andere ondernemingen zal kunnen onderscheiden [zie in die zin arresten van 17 december 2008, Somm/BHIM (Zonwerend afdak), T‑351/07, EU:T:2008:591, punt 27, en 16 september 2009, Alber/BHIM (Handgreep), T‑391/07, EU:T:2009:336, punt 60].

52      De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de gemiddelde consument van de Unie het aangevraagde merk, in zijn geheel beschouwd, slechts zou waarnemen als een variant op de vorm en de verpakking van de waren waarvoor inschrijving van dat merk is aangevraagd.

53      Aan deze oplossing wordt niet afgedaan door het argument dat de kamer van beroep het aangevraagde merk niet globaal heeft onderzocht. Met name uit punt 27 van de bestreden beslissing blijkt immers dat de kamer van beroep het aangevraagde merk heeft beoordeeld gelet op „het geheel van de kenmerken van [verzoeksters] recipiënt”. In punt 35 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep ook aangegeven dat „het algemene overzicht van de door [verzoekster] vermelde kenmerken geen totaalindruk wekte die het aangevraagde teken onderscheidend vermogen kan verlenen”.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 7 december 2015, IEF 15629; C-654/15 (Länsförsäkringar)
Over de uitleg van artikel 9 lid 1 (b) Merkenverordening waarbij derden, zonder toestemming, in de handel gebruik maken van een aan Europees merk gelijkend teken.

1. Wordt het exclusieve recht van de merkhouder aangetast wanneer gedurende vijf jaar volgend na de registratie geen normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk is gemaakt in de EU voor de goederen of diensten uit de merkinschrijving?
2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, onder welke omstandigheden en op welke wijze wordt het exclusieve recht door die situatie aangetast?

Via gov.uk:

1. Does it affect the proprietor’s exclusive right that, within a period of five years following registration, he has not made genuine use of the Community trade mark in the European Union for goods or services covered by the registration?
2. If the answer to question 1 is in the affirmative, in what circumstances and in what way does that situation affect the exclusive right?

Verzoekster is werkzaam in de financiële sector en houdster van een gemeenschapsmerk in onder meer de makelaardij/taxaties/verhuur onroerende zaken en voor bouw/reparaties. Verweerster Matek zit in de montagebouw van houten huizen. Zij heeft haar gemeenschapsmerk in 2007 in gebruik genomen. Verzoekster start een procedure tegen verweerster wegens inbreuk op haar gemeenschapsmerk in de jaren 2008/2011 en vraagt een verbod op gebruik van haar merk, of gelijksoortige tekens. Zij stelt dat er gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan over de tekens van partijen. Verweerster acht de gelijkenis niet zodanig dat er gevaar voor verwarring is. De Rb stelt verzoeker voor wat betreft het verwarringsgevaar in het gelijk en legt de gevraagde dwangsom op. In beroep wijst het Hof de vordering van verzoekster af. Er is sprake van gelijkenis van het teken maar wat daadwerkelijk vergeleken moet worden is de daadwerkelijk uitgeoefende werkzaamheid. Het Hof ziet geen verwarringsgevaar.

Voor de verwijzende ZWE rechter (hoogste rechter) stelt verzoekster dat bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met formeel ingeschreven gemeenschapsmerken – merken die niet worden gebruikt voor de goederen of diensten waarvoor zij zijn ingeschreven – over het tijdvak van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving worden uitgegaan van enkel de inschrijving en niet van het feitelijk gebruik. De verwijzende rechter leest in Vo. 207/2009 dat ‘verwarring’ afhangt van verschillende factoren (mate van bekendheid, mogelijk associatie van het merk e.d.) op deze zaak van toepassing is. Het zal in deze zaak met name om de vraag gaan hoe de soortgelijkheid van de waren/diensten moet worden beoordeeld. Om voor bescherming in aanmerking te komen moet in ieder geval sprake zijn van daadwerkelijk gebruik. Het tijdvak waar het geschil over gaat ligt in ieder geval binnen de termijn van vijf jaar vanaf inschrijving van het merk door verzoekster. Hij legt de volgende vragen aan het HvJEU voor: 
1. Is het van betekenis voor het uitsluitende recht van de merkhouder dat deze gedurende een tijdvak dat gelegen is binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving in de Unie geen normaal gebruik van het gemeenschapsmerk heeft gemaakt voor de waren of diensten waarop de inschrijving betrekking heeft? 
2. Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, in welke omstandigheden en op welke wijze beïnvloedt die omstandigheid het uitsluitende recht?

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 23 december 2015, IEF 15600; eerder als IEFbe 1655 (Capri Sun tegen Tropicalia c.s.)
Uitspraak ingezonden door Kristof Neefs, Paul Maeyaert, Jeroen Muyldermans, ALTIUS. Vormmerk. België. Uitgebreid gemotiveerd arrest (54 pagina's). In het kort: Bij tegenvordering wordt de nietigverklaring gevorderd. Dit vanwege de gebrekkige visuele voorstelling, de vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft, en noodzakelijk is voor technische uitkomst, gebrek aan onderscheidend vermogen en het stazakje is een gebruikelijke vorm geworden. Visueel zijn merk en teken in onvolmaakte perceptie van het publiek identiek. Deze tegenvordering slaagt niet. De stakingsrechter stelt vast dat de aangevochten stazak in het economisch verkeer inbreuk maakt op het internationale driedimensionele vormmerk in de zin van 2.20.1.a. BVIE en beveelt staking onder verbeurte van een dwangsom van €500 per enkelvoudige inbreuk en per dag met een totaal op 1 miljoen euro.

68. Gezien het ingeroepen merk een vormmerk is (i.e. zonder figuratieve woordelementen) is een fonetische en conceptuele vergelijk niet mogelijk en kan de mate van overeenstemming enkel op het visuele slaan. Visueel zijn merk en teken in onvolmaakte perceptie van het publiek identiek:
1) een zakje bestaande uit reflecterend materiaal (waarop vnl. decoratieve informatie is aangebracht)
2) een rechthoekig taps-toelopende vorm, i.e. smal aan de onderzijde en breed en spits aan de bovenzijde
3) met rechte randen, doch niet zo strak als het vormmerk
4) een hoogte en breedteratio van ongeveer 1.5
5) en een specifiek buikje aan de smallere onderzijde

De stakingsrechter besluit tot een hoge mate van overeenstemming. De door verwerende partijen aangehaalde verschillen (zoals de afgeronde hoekjes of het perforatieputje) zijn niet van aard de identeit te neutraliseren.

69. De dubbele identiteit (identieke waren en identieke vorm) volstaat en de bescherming die het merk biedt, is in zulk geval absoluut, zonder dat verwarringsgevaar moet worden aangetoond. Verwerende partij doet hierdoor afbreuk aan de herkomstfunctie van het vormmerk, evenals aan de reclame-, communicatie-, en investeringsfunctie ervan.

Commentaar:
IEF 15606

Rechtbank Den Haag 23 december 2015, IEF 15598; ECLI:NL:RBDHA:2015:15272 (Ice World tegen Am The Experience Group)
Modellenrecht. Merkenrecht. Auteursrecht. De recthbank is bevoegd om kennis te nemen, omdat het gestelde schadebrengende feit zich in Nederland voordoet. De bevoegdheid is beperkt tot Nederland (ex 83 lid 2 GModVo, 98 lid 2 GMVo en 7 lid 2 EEX-Vo jo Auteurswet). De rechtbank gebiedt gedaagden iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel, het Gemeenschapsmerk en het auteursrecht van Ice World met betrekking tot schaatshulp Bobby, waaronder het gebruik van schaatshulp Belugga, in Nederland te staken en gestaakt te houden;

De rechtbank
3.1. verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen onder I en II voor zover de gevorderde geboden zien op handelingen buiten Nederland;

3.2. gebiedt gedaagden ieder om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel van eiseres vermeld in de dagvaarding met betrekking tot schaatshulp Bobby, waaronder het gebruik van schaatshulp Belugga, in Nederland te staken en gestaakt te houden;

3.3. gebiedt gedaagden ieder om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmerk van eiseres vermeld in de dagvaarding met betrekking tot schaatshulp Bobby, waaronder het gebruik van schaatshulp Belugga ter onderscheiding van een ijsbaan, in Nederland te staken en gestaakt te houden;

3.4. gebiedt gedaagden ieder om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van eiseres vermeld in de dagvaarding met betrekking tot schaatshulp Bobby, waaronder het openbaarmaken en verveelvoudigen van schaatshulp Belugga, in Nederland te staken en gestaakt te houden;

3.5. veroordeelt gedaagden ieder afzonderlijk aan eiseres een dwangsom te betalen van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de betrokken gedaagde in strijd handelt met het onder 3.2, en/of 3.3, en/of 3.4 genoemde gebod dan wel, naar keuze van eiseres, aan eiseres een dwangsom te betalen van € 250,- per inbreukmakend product met een maximum van € 100.000,-;

3.6. veroordeelt gedaagden in de proceskosten aan de zijde van eiseres, tot op heden begroot op € 1.539,84;

3.7.verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad met uitzondering van het onder 3.1 bepaalde;

3.8. wijst het meer of anders gevorderde af.