Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 juli 2010,  KG ZA 10-283. Tangent A/S tegen Cool Summer

Merkenrecht. Parallelimport. Radio’s. Eiser Tangent stelt dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen. Uitputting niet aannemelijk gemaakt. Geen belang meer na ex parte beschikkingen (zie: vzr. Rb ’s-Gravenhage, Ex parte beschikkingen van 18 februari, 24 februari en  12 maart 2010, IEF 8702). Wel voldoende spoedeisend belang bij vordering tot opgave van afnemers, aantallen, nummers en afleveradressen. Recall. Rectificatie.

4.3. Het is aan Cool Summer de gestelde toestemming aannemelijk te maken. Bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing van de stelling van Cool Summer en gezien de betwisting daarvan door Tangent, gaat de voorzieningenrechter er voorshands vanuit dat Tangent geen toestemming heeft gegeven voor het in de EER op de markt brengen van de radio’s. Voorlopig oordelend stelt de voorzieningenrechter derhalve vast dat Cool Summer, door de radio’s zonder toestemming van Tangent in Nederland en Duitsland te koop aan te bieden en te leveren, inbreuk maakt op Tangents merken.

4.4. Bij beschikking van 22 februari 2010 is reeds een verbod op merkinbreuk gegeven. Tangent heeft daarom geen belang bij het in deze procedure gevorderde verbod op merkinbreuk. Hetzelfde geldt voor het verbod op inbreuk op het gestelde auteursrecht omdat niet aannemelijk is dat Cool Summer thans nog radio’s kan verhandelen en die, ontdaan van hun merken, in het verkeer zal brengen.

4.7. Tangent heeft wel een voldoende spoedeisend belang bij haar vordering tot opgave van de afnemers van Cool Summer, de aantallen, nummers en afleveradressen. Zij heeft toegelicht dat een doorlopend gevaar van inbreuk op haar merken bestaat zolang haar niet alle afnemers/ wederverkopers van Cool Summer bekend zijn.

4.11. Tangent heeft de gevorderde recall gemotiveerd met de stelling dat op deze wijze verdere inbreuken worden voorkomen zonder dat beslaglegging en dagvaarding in kort geding van afnemers noodzakelijk is. Dit belang is door Cool Summer niet, althans niet gemotiveerd, weersproken. De vordering is toewijsbaar op de wijze als hierna vermeld.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 juli 2010, HA ZA 09-3131, Formula One Licensing B.V. c.s. tegen Holding Theunisse B.V. (met dank aan Gregor Vos, Vos Klos Morel & Schaap)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiser, onderdeel van de groep van vennootschappen achter de Formule 1 autoraces, maakt bezwaar tegen het gebruik van een ‘F1’ logo en de tekens ‘F1 Racing Drink’, ‘F1 Powered’ en ‘F1 Events’ voor energy drinks. Vorderingen toegewezen. F1 is niet beschrijvend voor non-alcoholische dranken. Verwarringsgevaar aangenomen. Consument is “er mee bekend dat merken die verband houden met sport en sportevenementen regelmatig in licentie worden gegeven voor merchandise artikelen.” Picasso & Paashazen-verweer falen. Geen inbreuk handelsnaamrecht.

4.6. De rechtbank is van oordeel dat het bestanddeel 'Fl' op zichzelf onderscheidend is voor non-alcoholische dranken. Voor deze waren is dit bestanddeel geenszins de gebruikelijke benaming. Er is evenmin sprake van een uitsluitend beschrijvend teken, omdat de Formule 1 autoraces geenszins een kenmerk vormen van een non-alcoholische drank.

4.7 Het bestanddeel 'Fl' is het meest dominerende bestanddeel in zowel de FOL merken als het Imax-logo. Daardoor stemmen de FOL merken en het Imax-logo visueel sterk overeen. Daarnaast stemt het bestanddeel 'Fl ' in de FOL merken en het Imax-logo auditief volledig overeen. Voorts is tussen partijen in confesso dat het in aanmerking komende publiek het teken 'Fl ' opvat als de afkorting van de door FOL georganiseerde Formule l autoraces. FOL heeft daarnaast onbetwist gesteld dat zij de FOL merken zeer intensief gebruikt voor de organisatie van die races en daaraan gerelateerde merchandising voor andere waren. Het Imax-logo refereert door het gebruik van het patroon van een startvlag in de vorm van een autoband en het woord 'racing' eveneens aan autoraces. Hierdoor stemt het Imax-logo ook begripsmatig sterk overeen met de FOL merken. Nu het 'F1 ' bestanddeel het meest dominerende bestanddeel is in de vergeleken merken en tekens, doen de visuele verschillen van de overige beeldbestanddelen onvoldoende af aan de mate van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming. Er is in casu dan ook geen sprake van een situatie waarin een auditieve en visuele overeenstemming wordt tenietgedaan door een sterk begripsmatig verschil, zodat het beroep van Theunisse op het Picasso/Picaro arrest niet opgaat.

4.8. Daar het woordbestanddeel 'Fl' het meest dominerende bestanddeel is van de FOL merken, stemt het door Theunisse op de website gebruikte teken 'Fl' zonder beeldbestanddelen eveneens visueel, auditief en begripsmatig sterk overeen met de FOL merken.

(…)

4.10. Voorts overweegt de rechtbank dat moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Deze consument is er mee bekend dat merken die verband houden met sport en sportevenementen regelmatig in licentie worden gegeven voor merchandise artikelen.

4 l l. In het licht van de hiervoor besproken mate van overeenstemming van de FOL merken en de door Theunisse gebruikte tekens en de soortgelijkheid van de waren bestaat de mogelijkheid dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen de FOL merken en de door Theunisse gebruikte tekens en met name dat de indruk wordt gewekt dat er een verband bestaat tussen Theunisse en FOL.

(…)

4.1 3. Theunisse heeft voorts nog gesteld dat de FOL, merken zijn te beschouwen als een 'blokkerend depot', onder verwijzing naar het Paashazen-arrest van het Europese Hof van Justitie'. Deze stelling kan Theunisse niet baten, omdat een 'blokkerend depot' een vorm is van een depot te kwader trouw. Theunisse heeft geen reconventionele vordering tot vernietiging van de FOL merken ingesteld met een beroep op de nietigheid van deze merken wegens deponering te kwader trouw. Op grond van artikel 99 GMVo dient de rechtbank derhalve ook aan dit verweer voorbij te gaan.

(…)

4.1 7. Aannemende dat Theunisse de namen 'Fl Drinks' en 'F1 Racing Drink(s)' als handelsnaam zou gebruiken, dan maakt zij daarmee naar het oordeel van de rechtbank geen inbreuk op handelsnaamrechten van FOL. Fomula One Licensing houdt zich bezig met het beheer van intellectuele eigendomsrechten en Fomula One Administration met de exploitatie van die rechten door middel van licentieverlening. De bedrijfsactiviteiten waarvoor Theunisse de namen 'Fl Drinks' en 'F1 Racing Drink(s)' gebruikt, hebben betrekking op de verhandeling van (energy-) dranken. Gezien de aard van de ondernemingen van FOL enerzijds en Theunisse anderzijds, alsmede het feit dat de handelsnamen van FOL de daarvoor beschrijvende onderdelen 'Licensing' en 'Administration' bevatten en de namen van Theunisse het onderdeel 'Drink(s)', is er naar liet oordeel van de rechtbank geen gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten ten gevolge van dit handelsnaamgebruik.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 juli 2010, KG ZA 10-401, Sport Illimitato Group B.V. tegen Diadora S.P.A. c.s.

Merkenrecht. Licentieovereenkomst. Procesrecht. Eiser, licentienemer in Nederland m.b.t. de Diadora sport(kleding)merken, maakt bezwaar tegen de gesteld automatische opzegging van de licentieoverkomst met Diadora.

Vorderingen toegewezen. Bevoegdheid Nederlandse rechter m.b.t. voorlopig maatregelen, ook bij vastgelegde forumkeuze voor Italiaanse rechter. Uitleg overeenkomst naar Italiaans recht: geen automatische opzegging in geval van insolventie. Licentie houder heeft evident een belang bij de inschrijving van zijn licentie.

Derdenwerking van onder Gemeenschapsmerken verleende licenties, mits ingeschreven. ‘Het merkrecht is in dat geval te beschouwen als ‘bezwaard’ met de licentie’. Rechtsverkrijger dient licentieovereenkomst te eerbiedigen. Strijd met de licentie om aan derden licenties te verstrekken.

Bevoegdheid: 4.2. Naar voorlopig oordeel treft dit bevoegdheidsverweer van Diadora c.s. geen doel. Artikel 31 van de Verordening (EG) 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) bepaalt, zo erkennen ook Diadora c.s., dat partijen kunnen vragen om voorlopige maatregelen bij – kort gezegd – een andere dan de op grond van de EEX-Vo bevoegde bodemrechter. Dat geldt ook als in de overeenkomst een forumkeuze is opgenomen.

4.5. (…) Indien het al zo zou zijn dat na het aanhangig zijn van een bodemprocedure slechts bij die rechtbank voorlopige voorzieningen als hier door SIG verzocht zouden mogen worden gevorderd, zoals Diadora c.s. onder verwijzing naar artikel 27 en 28 EEX-Vo betogen, dan bestaat er in deze zaak nog geen aanleiding voor onbevoegdheid van de voorzieningenrechter, reeds omdat onderhavige kort geding procedure eerder aanhangig is gemaakt (…)

Uitleg overeenkomst: 4.17. De slotsom op grond van het voorgaande is dat naar voorlopig oordeel artikel 13.1 van de Overeenkomst moet worden uitgelegd – en met hoge mate van waarschijnlijkheid de bevoegde Italiaanse bodemrechter die bepaling zo zal uitleggen – dat de ene partij het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen, zodra de andere partij – kort gezegd – insolvabel wordt. Gegeven deze uitleg van artikel 13.1 kan in het midden kan blijven of de in artikel 13.1 genoemde omstandigheden zich hebben voorgedaan, zoals door Diadora c.s. gesteld, maar door SIG bestreden. Aldus heeft naar voorlopig oordeel geen rechtsgeldige tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst plaatsgevonden met de opzegging door (de liquidatori van) Diadora A.

Derdenwerking na overdracht van merkrechten: 4.22. De voorzieningenrechter stelt vast dat de vraag of een (ingeschreven) licentie na overdracht van een intellectueel eigendomsrecht derdenwerking heeft geen uitgekristalliseerd leerstuk is. In de literatuur wordt wel uitgegaan van derdenwerking van onder Gemeenschapsmerken verleende licenties, mits ingeschreven. Het merkrecht is in dat geval te beschouwen als ‘bezwaard’ met de licentie. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij die in de literatuur breed gedragen opvatting. Naar voorlopig oordeel zal Diadora B daarom de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de in de Overeenkomst neergelegde licentie onder de Gemeenschapsmerken moeten eerbiedigen en SIG behoudt voor de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst derhalve haar – voor Nederland exclusieve – licentiepositie onder de Gemeenschapsmerken die aan Diadora B zijn overgedragen. Het stond Diadora B derhalve niet vrij terzake de Diadora-Gemeenschapsmerken voor Nederland een licentie te verstrekken aan Overdistribution Ltd.

4.23. De voorzieningenrechter ziet onvoldoende aanknopingspunten om aan te kunnen nemen dat aan de niet-ingeschreven licentie onder de internationele merkrechten met gelding voor de Benelux eveneens dergelijke derdenwerking toekomt.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 19 april 2010, LJN: BN0557, Quaron Cleaning Systems B.V. tegen Ewepo B.V.

Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Stukgelopen samenwerking. Reinigingsmiddelen. Eiser QCS stelt dat gedaagde middels de de door haar aangeboden huismerkproducten inbreuk maakt op de merkrechten van QCS en dat er ‘sprake is van onrechtmatige daad wegens ‘slaafse nabootsing.’ Wel merkinbreuk (vergissinggevaar door omstandigheden), geen slaafse nabootsing van de samenstelling van de reinigingsmiddelen, wel onrechtmatige ‘nabootsing van als onderscheidingsmiddel te beschouwen woorden.” De wat minder gebruikelijk formulering van de rechtbank noopt tot een wat langere samenvatting in citaten:

Merkenrecht: 5.4.  QCS is wel houder van het woordmerk ‘Relaxin’ zodat haar uit hoofde daarvan bescherming toekomt. Ewepo heeft één van haar huismerkproducten ‘EW Relaxin’ genoemd. De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat door het gebruik van deze naam door Ewepo ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de kring van klanten waaraan Ewepo het product met de naam ‘EW Relaxin’ afzet grotendeels wordt gevormd door klanten die daarvóór, via Ewepo, producten van QCS afnamen. Onder deze omstandigheden is aannemelijk dat de eindgebruiker zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van het door Ewepo aangeboden product met de naam ‘EW Relaxin’ en ten onrechte kan menen dat dit product deel uitmaakt van de (reeks) door QCS aangeboden producten waarbij het bestanddeel ‘Rela’ uit het woordmerk ‘Relaxin’ in de naam verwerkt is. Het voorgaande geldt evenzeer voor het gebruik door Ewepo van het bestanddeel ‘Rela’ in de door haar gebruikte naam ‘Relafood 20’.

5.5. Geconcludeerd moet dan ook worden dat Ewepo door haar gebruik van de namen ‘EW Relaxin’ en ‘Relafood 20’ inbreuk maakt op het merkrecht van QCS.

Slaafse nabootsing:  5.7.  (…) ‘nabootsing’, dat wil zeggen dat een product gelijk is aan het ‘nagebootste’ product of zodanige elementen bevat uit het ‘nagebootste’ product dat moet worden aangenomen dat zij aan het ‘nagebootste’ product zijn ontleend.

(…) 5.9.  Gelet op het voorgaande - en nog daargelaten het feit dat van slechts vier productvergelijkingen een spectrophotoscan is overgelegd - is met de door QCS overgelegde spectrophotoscans onvoldoende aannemelijk geworden dat de huismerkproducten zijn nagebootst.

5.10. (…) Onvoldoende aannemelijk is geworden dat een periode van enkele maanden ontoereikend is voor het ontwikkelen van een beperkt aantal schoonmaakproducten.

5.11. (…)  Dat de omstandigheid dat het concentraat van het gebruikte middel in twee schoonmaakproducten gelijk is tevens moet leiden tot de conclusie dat de producten zelf ook identiek zijn is echter onvoldoende onderbouwd.

(…) 5.13. Nu niet aannemelijk is geworden dat de huismerkproducten van Ewepo gelijk zijn aan de producten van QCS zal de vordering Ewepo te verbieden haar huismerkproducten te verkopen worden afgewezen.

Nabootsing woorden:  5.14.  Nabootsing van een als onderscheidingsmiddel te beschouwen woord kan onrechtmatig zijn indien daardoor gevaar voor verwarring ontstaat.

5.15. Gezien de omstandigheid dat Ewepo tevens dealer is van de producten van QCS en zij haar (vervangende) huismerkproducten levert aan eindgebruikers die zij voorheen voorzag van QCS-producten zullen gelijkenissen in de namen van deze producten relatief snel voor verwarring kunnen zorgen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de huismerkproducten. Dit betekent dat wanneer de door Ewepo gebruikte naam voor haar huismerkproduct (sterk) lijkt op de naam die QCS voor het vergelijkbare product gebruikt - of tot voor kort gebruikt heeft - aannemelijk is dat Ewepo ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het product van QCS. Dit zal slechts anders zijn als de gelijkenis in de naam slechts betrekking heeft op woorden die geen onderscheidend vermogen hebben omdat zij bijvoorbeeld zeer algemeen zijn dan wel slechts de aard, werking, samenstelling en/of verschijningsvorm van het product beschrijven.

5.15.1. Het voorgaande in aanmerking genomen is het gebruik van de productnamen ‘EW Cetaclean’, ‘EW Pervit Pre’, ‘EW 44 Ovencip’, ‘EW 77 Supermousse’, ‘EW W8 AS’, ‘Bacto Gel’, ‘EW Ovencip’, ‘EW TCU’, ‘EW 15 ontvetter 60’, ‘EW Clean HG’, ‘EW Vertaclean’, ‘EW Deo Breeze’, ‘EW Hypomat’, ‘EW Deo Fresh’ en ‘Episan S’ onrechtmatig jegens QCS. Het betreft hier immers het zonder (geldige) reden gebruiken van - niet algemene - woorden en/of cijfers die tevens voorkomen in de (oude) namen van de ‘corresponderende’ QCS-producten, terwijl deze woorden en/of cijfers niet de aard, werking, samenstelling of verschijningsvorm van het product beschrijven. Aannemelijk is dat Ewepo met het gebruik van deze namen heeft willen aanhaken bij de namen van de producten van QCS en dat Ewepo door het gebruik van deze woorden in de benaming van haar huismerkproducten ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de producten van QCS.

5.15.2. Dit geldt niet voor het gebruik van het woord ‘liquide’ in het product met de naam ‘EW liquide’ dat dient ter vervanging van het QCS product met de (oude) naam ‘Diswash liquid’. Het woord ‘liquid’ heeft onvoldoende onderscheidend vermogen omdat het de verschijningsvorm van het product beschrijft. (…)

5.15.3. De woorden ‘Extra en ‘Maxi’ die voorkomen in de namen van de QCS producten ‘Relavit Extra’ en ‘Relavit Maxi’ alsmede in de namen van de huismerkproducten ‘EW Extra’ en ‘EW maxi’ zijn zo algemeen dat zij om die reden onderscheidend vermogen missen.

5.15.4. Het gebruik van het woord ‘Pure’ (…)  is evenmin voldoende onderscheidend te noemen. (…)

5.15.5. Het woord ‘Antifoam’ (…)  moet worden aangemerkt als een beschrijving van de aard en de werking van het product. (…)

(…) 5.16. Gelet op hetgeen is overwogen in de overwegingen 5.5 en 5.15.1 zal de vordering van eiseres het gebruik van de in de vordering genoemde namen te verbieden worden toegewezen voor zover het de in deze overwegingen genoemde namen betreft.

Rectificatie: “De afgelopen maanden heeft EWEPO B.V. 17 producten verkocht onder namen die identiek waren, dan wel sterk leken op namen van producten van Quaron Cleaning Systems B.V. te Mijdrecht. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad is het EWEPO BV verboden deze namen nog langer voor deze producten te gebruiken”

Lees het vonnis hier.

HvJ EU, 8 juli 2010, zaak C-558/08, Portakabin Ltd, Portakabin B.V. tegen Primakabin B.V. (prejudiciële vragen Hoge Raad der Nederlanden).

Merkenerecht. Keyword advertising. AdWords. Prejudiciële antwoorden van het Hof van Justitie  op de vraag of het opgeven van andermans merk als zoekwoord merkgebruik in de zin van één van de categorieën van art. 5 van de Richtlijn oplevert, en of daarbij de uitzonderingen van art. 6 en 7 van toepassing kunnen zijn. Geen legitiem gebruik wanneer het onmogelijk of moeilijk is om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een ander. In beginsel is merkgebruik wel toegestaan bij verkoop uitgeputte, tweedehands waren (behalve bij debranding).

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder kan verbieden om op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van de merkhouder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer die reclame het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

2) Artikel 6 van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat wanneer het gebruik door adverteerders van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet kan worden verboden ingevolge artikel 5 van die richtlijn, deze adverteerders zich in het algemeen niet op de in dit artikel 6, lid 1, vermelde uitzondering kunnen beroepen om aan dat verbod te ontkomen. De nationale rechter dient echter na te gaan of er, gelet op de omstandigheden van de zaak, inderdaad geen gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, is geweest dat kan worden beschouwd als gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

3) Artikel 7 van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder als zoekwoord heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van waren die door deze houder zijn vervaardigd en door hem of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, tenzij een gegronde reden in de zin van lid 2 van voormeld artikel rechtvaardigt dat deze houder zich hiertegen verzet, zoals een gebruik van dat teken dat de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder, of een gebruik dat de reputatie van het merk ernstig schaadt.

De nationale rechter, die dient te beoordelen of in de bij hem aanhangige zaak al dan niet sprake is van een gegronde reden:

–  kan niet op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder de toevoeging van woorden die aangeven dat de betrokken waren worden doorverkocht, zoals „gebruikt” of „tweedehands”, constateren dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de houder van het merk economisch zijn verbonden of de reputatie van het merk ernstig schaadt;

–  moet vaststellen dat een dergelijke gegronde reden bestaat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van het merk dat hij in het kader van de reclame voor zijn wederverkoopactiviteiten gebruikt, de vermelding van dit merk heeft verwijderd van de waren die door deze merkhouder zijn vervaardigd en in de handel gebracht en deze vermelding heeft vervangen door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, waardoor dat merk onzichtbaar wordt gemaakt, en

–  moet in zijn overweging betrekken dat het een wederverkoper die is gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands waren van een merk niet kan worden verboden gebruik te maken van dit merk om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.

Lees het arrest hier. 

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 juli 2010, KG ZA 10-648, Bayerische Motoren Werke AG & Rolls Royce Motor Cars Ltd tegen ABC Specials B.V. (met dank aan Charlotte Vrendenbarg & Lars Bakers, Bingh Advocaten).

Merkenrecht. Modellenrecht. Eisers BMW en Rolls Royce maken bezwaar tegen de verhuur door gedaagde van een met originele (en eveneens als merk of model geregistreerde) Rolls Royceonderdelen aangepaste (en na sommatie nog nader aangepaste) Chrysler. Vorderingen afgewezen. “De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat sprake is van volstrekt onvergelijkbare automobielen en dat het ondenkbaar lijkt dat het geïnformeerde publiek bij beschouwing van de Limousine zal menen met een "Rolls Royce" van doen te hebben.”

Merkenrecht: 4.2. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het meest in het oog springende gemeenschappelijke kenmerk van de drie Grille merken is dat de omtreksvorm wordt ingevuld door uitsluitend verticale spijlen of lamellen. De door ABC gebruikte grille heeft - na de wijzigingen die ABC naar aanleiding van de sommatie heeft aangebracht - een rooster waarvan juist de horizontale elementen dominant zijn. Daarbij komt wat het 1928 Grille merk en het 1971 Grille merk betreft nog dat de hoogte - breedte verhoudingen van de ABC grille anders zijn dan die beide merken. Van het 2003 Grille merk wijkt de ABC grille bovendien af, bij nauwkeurige beschouwing, doordat het een zichtbare deelnaad heeft die in het merk niet is terg te vinden.

(…)

4.5. Genoemde verschillen, in het bijzonder de aanwezigheid van horizontale strippen, maken dat naar voorlopig oordeel geen sprake is van zodanig overeenstemmende tekens dat gevaar voor verwarring bestaat ten aanzien van de Grille merken. Ook zal het relevante publiek geen verband leggen tussen het door ABC gebruikte teken -de grille - en de Grille merken van BMW. De vorderingen van BMW C.S., voor zover gebaseerd op de merkrechten van BMW, zullen dan ook worden afgewezen.

Modellenrecht: 4.7. BMW c.s. stoelen het op het Rolls Royce Phantom model gebaseerde inbreukargument in belangrijke mate op de, naar zij stellen, sterke overeenkomst van de vooraanzichten van het model en de Limousine. De voorzieningenrechter merkt op dat voor de inbreukvraag bepalend is of de algemene indruk die de Limousine bij het geïnformeerde publiek wekt overeenkomt met de die van het model in zijn geheel. Nu die algemene indruk naar voorlopig oordeel anders is, kan in het midden blijven in welke mate de vooraanzichten, in geïsoleerde beschouwing, een zelfde indruk maken.

4.8. Zou toch voor een geïsoleerde beschouwing van het vooraanzicht worden gekozen dan geldt dat de Limousine een duidelijke horizontale of roosterstructuur heeft in de grille, welke niet kenbaar is bij het model zoals gedeponeerd. Daarnaast heeft de Limousine twee extra voorlichten. Het Rolls Royce Phantom model heeft dat niet en zou daar ook de ruimte niet voor hebben vanwege een geheel andere hoger opgetrokken bumper. Aan het vooraanzicht dragen tenslotte nog de achteruitkijkspiegels bij, welke bij de Limousine onvergelijkbaar zijn

4.9. De vorderingen van BMW c.s., voor zover gebaseerd op het modelrecht van BMW, zullen eveneens worden afgewezen.

Slaafse nabootsing: 4.10. In het kader van de beoordeling van de slaafse nabootsing is de voorzieningenrechter ook in de gelegenheid gesteld een werkelijke Rolls Royce Phantom direct te vergelijken met een daarnaast opgestelde Limousine. De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat sprake is van volstrekt onvergelijkbare automobielen en dat het ondenkbaar lijkt dat het geïnformeerde publiek bij beschouwing van de Limousine zal menen met een "Rolls Royce" van doen te hebben

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 juli 2010, Kroon Kozijn Nederland B.V. tegen Elbas B.V.

Merkenrecht. Eiser Kroon maakt bezwaar tegen het gebruik van een kroon en andere vormgevingselementen in het nieuwe logo van voormalig dealer Elbas. Vorderingen afgewezen.  Geen verwarringen en hoewel “het voortgezette gebruik van een figuratief element dat conceptueel verwijst naar een vroege samenwerkingspartner veelal onrechtmatig” is, is in dit geval geen sprake van een identiek figuratief element en bovendien gebruikt gedaagde, met gestelde toestemming, in haar nieuwe logo een kroon die identiek is aan die van een van haar huidige leveranciers. 

4.3. De voorzieningenrechter stelt vast dat naar voorlopig oordeel de door Elbas gebruikte tekens weliswaar op enkele punten – het gebruik van de kleuren geel en rood, het lettertype, de term “kozijn”, (een deel van) het kader met afgeronde hoeken en wellicht ook het gebruik van een gestileerde kroon – overeenkomsten vertonen met de Kroonmerken, maar dat er ook belangrijke verschillen zijn. De verschillen – de afwijkende firmanamen, waarbij Elbas, respectievelijk Kroon de dominerende woordelementen zijn, de verschillen in vormgeving van de kaders, de verschillen in vormgeving van de afgebeelde kronen (in de Kroonmerken opgenomen als onderdeel van het kader), de in de tekens van Elbas ontbrekende driedimensionale suggestie – acht de voorzieningenrechter van groter gewicht dan de overeenkomsten. Er is naar voorlopig oordeel dan ook geen sprake van gelijke of overeenstemmende tekens, en zo is er ook geen sprake van inbreuk op de merkrechten van Kroon c.s.

4.4. Door Kroon c.s. is voorts aangevoerd dat Elbas door het gebruik van een gestileerde afbeelding van een kroon op onrechtmatige wijze zou suggereren dat er een verband is tussen haarzelf en Kroon Kozijn. Kroon c.s. stelt dat met name het voortgezette gebruik van een gestileerde kroon een voortzetting van de vroegere samenwerking suggereert en daarom onrechtmatig is.

4.5. Naar voorlopig oordeel is het voortgezette gebruik van een figuratief element dat conceptueel verwijst naar een vroege samenwerkingspartner veelal onrechtmatig. In dit geval is er geen sprake van een identiek figuratief element. Van het figuratieve element in de Kroonmerken kan zelfs betwijfeld worden of zij als een kroon zijn aan te merken, mede door de 3D weergave zal eerder worden gedacht aan een serie dakkappen dan aan een kroon. Dit neemt echter niet weg dat de huidige kroon van Elbas conceptueel wel verwijst naar de naam van haar vroegere partner.

4.6. Elbas heeft er evenwel op gewezen dat de kroon die zij thans gebruikt gelijk is aan de kroon welke volgens Elbas wordt gebruikt als logo door haar leverancier van profielen waaruit zij haar kozijnen samenstelt. Het bedoelde logo is door Elbas ter zitting getoond en ziet er uit als volgt.

4.7. Elbas heeft toegelicht dat Schüco al jaren, ook van voor en tijdens de samenwerking met Kroon Kozijn, haar leverancier is. Zij stelt toestemming van Schüco te hebben gekregen om dit logo, het kroontje, te gebruiken.

4.8. Door Kroon c.s. is dit relaas niet deugdelijk betwist. Naar voorlopig oordeel is het gebruik van dit kroontje met toestemming van de rechthebbende niet onrechtmatig jegens de rechthebbende maar ook gerechtvaardigd in de relatie van Elbas tot Kroon c.s. Kroon c.s. kan zich niet verzetten tegen het gebruik door Elbas van een logo van haar leverancier. Het gebruik van dit specifieke kroontje is dan ook niet onrechtmatig.

 Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 29 juni 2010, KG ZA 10-202, V. tegen Werum Intereuro B.V. (met dank aan Alexandra van Beelen, Trip)

Merkenrecht. Reclamerecht. Houtgestookte buitenbaden. Eiser maakt o.g.v. ‘sub d’ bezwaar tegen tekst op de website van een concurrent, waarin verwezen wordt naar het merk van eiser: “sommigen zeggen Størvatt, maar dat is een duurdere collega”. Vordering afgewezen, nu ‘sub d’ ziet op gebruik  "anders dan ter onderscheiding van waren of diensten", terwijl het HvJ EU in de zaak  02/Hutchison nu juist heeft bepaald dat het gebruik dat een adverteerder van het merk van zijn concurrent maakt in vergelijkende reclame, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, neerkomt op een gebruik voor waren of diensten van de adverteerder zelf.

4.2. Artikel 2.20 lid 1 sub d van het BVIE geeft een merkhouder de bevoegdheid om het gebruik van een teken door een derde te verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Naar het oordeel van de rechter is, gelet op de jurisprudentie van het Hof van Justitie, voorshands onvoldoende aannemelijk dat het gebruik van het merk Størvatt door Werum Intereuro op haar Belgische website moet worden aangemerkt als een gebruik "anders dan ter onderscheiding van waren of diensten". Daarbij zij voorop gesteld dat voldoende aannemelijk is dat Werum Intereuro het merk Størvatt in de zin van vergelijkende reclame; het gaat om een mededeling gericht tot de bezoekers van de website met een wervend karakter waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen het prijsniveau van Werum Intereuro's eigen Tunni-bad en het Størvatt-bad van Verhoeven. Het Hof van Justitie heeft in de zaak 02/Hutchison (HvJ EG 12 juni 2008, IER 2008J56) beslist dat het gebruik dat een adverteerder van het merk van zijn concurrent maakt in vergelijkende reclame, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, neerkomt op een gebruik voor waren of diensten van de adverteerder zelf. Daarmee is voorshands onvoldoende aannemelijk dat Verhoeven zich met een beroep op het bepaalde onder d van het eerste lid van artikel 2.20 BVIE kan verzetten tegen het gebruik van haar merk door Werum Intereuro in het kader van een vergelijkende reclame. Nu Verhoeven, nadat Werum Intereuro ter zitting een uitdrukkelijk op het voorgaande gebaseerd verweer had gevoerd (vgl. pleitnota mr. Van Beelen onder 22 e.v.), desgevraagd de grondslag van haar vordering uitdrukkelijk heeft beperkt tot die bepaling (art. 2.20, lid 1 sub d, BVIE), zal de vordering worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Rotterdam, 30 juni 2010, HA ZA 09-1052, Kamer van Koophandel Nederland tegen Kantoor voor Klanten BVBA c.s. (met dank aan Olaf van Haperen, Lawton Advocaten en Nanda Ruyters, AKD Prinsen van Wijmen).

Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Uitgebreid tussenvonnis, 29 pagina's, in de bodemzaak tussen Kamer van Koophandel en Kantoor voor Klanten, betreffende de acquisitiefraude van december 2008 (zie vanaf IEF 7804). Een zoals de rechtbank overweegt ‘zowel feitelijk als juridisch grootschalige zaak’ waarin uiteindelijk tot het oordeel wordt gekomen dat inbreuk is gemaakt op zo goed als alle IE- rechten van de KvK (zelfs “Kantoor voor Klanten" en "Kantoor voor Klantenservice" maken inbreuk op de merkrechten van Kamer van Koophandel waarin het woord "KvK" of "Kamer van Koophandel voorkomt) en,  heel interessant, dat er aanleiding is om de natuurlijke personen achter de rechtspersonen aansprakelijk te stellen ingevolge de groepsaansprakelijkheid van art 6:166 BW en hoofdelijk te veroordelen tot de schade (ca. €400.000) en de (o.a. 1019h) proceskosten (ca. €75.000). Mogelijk verbeurde dwangsommen na KG vonnis: €950.000 p.p.). Kort in citaten:

Merkenrecht: 5.6 Hoewel er tussen het beeld van merk en laatstbedoeld logo ook diverse verschillen zijn, vertonen zij als totaalindruk een duidelijke en overwegende visuele gelijkenis. Aan te nemen valt dat bij het in aanmerking komende publiek, bestaande uit Nederlandse ondernemers die merk en logo veelal niet naast elkaar zien, verwarring kan ontstaan. (…)  De conclusie moet zijn dat het gebruik van het logo inbreuk maakt op het merkrecht van Kamer van Koophandel (met name het woord-beeldmerk met inschrijvingnummer 0801253) als bedoeld in art. 2.20 lid 1 aanhef en onder b BVIE.

5.7 In de aanbiedingsbrief en op de website www.kvkhandelsregister.nl wordt (meermalen) het woord "KvKhandelsregister.nl" en het woord "www.kvkhandelsregister.nl" gebruikt. "KvK" respectievelijk "kvk" is een belangrijk onderdeel van het betreffende woord en dit element is gelijk aan of sterk overeenstemmend met het woordmerk "KvK" van Kamer van Koophandel, waardoor tussen beide woorden en het merk een grote gelijkenis bestaat. (…) Het gebruik van deze woorden maakt derhalve inbreuk op het bedoelde merk van Kamer van Koophandel.

5.8 Mede gelet op de wijze waarop de aanduiding "Kantoor voor Klanten" door Kantoor voor Klanten c.s. is gebruikt, acht de rechtbank de - voluit geschreven - aanduidingen "Kantoor voor Klanten" en "Kantoor voor Klantenservice" eveneens inbreukmakend op de merkrechten van Kamer van Koophandel waarin het woord "KvK" of "Kamer van Koophandel" voorkomt, doordat deze zodanig overeenstemmen dat verwarring bij het publiek te duchten is.

Auteursrecht: 5.9 Vaststaat dat Kamer van Koophandel het auteursrecht bezit op het logo dat ook door haar als merk is gedeponeerd. Voorts kan worden gezegd dat de vormgeving van zowel haar factuur voor de jaarlijkse bijdrage als die van haar website www.kvk.nl een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. (…)

5.11 (…) Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van ontlening aan en nabootsing van de werken van Kamer van Koophandel - in het bijzonder van de auteursrechtelijk kenmerkende elementen daarvan - en zijn de bijdragebrief en de website www. kvkhandelsregister.nl te beschouwen als verveelvoudiging van die werken. Dat betekent dat daarmee inbreuk is gemaakt op de auteursrechten van Kamer van Koophandel.

Handelsnaamrecht: 5.13 Ten aanzien van het gebruik van de namen "Kantoor voor Klanten" en "Kantoor voor Klantenservice" moet, gelet ook op de wijze waarop Kantoor voor Klanten c.s. de eerstgenoemde naam hebben gebruikt (met de bedoeling om 'aan te sluiten' bij Kamer van Koophandel) en de aard van de betrokken ondernemingen, eveneens worden geoordeeld dat deze namen zo weinig afwijken van de handelsnaam "KvK" van Kamer van Koophandel dat gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat.

Aansprakelijkheid: 5.48 Op grond van hetgeen hiervoor is vermeld onder 5.25 tot en met 5.47, een en ander in onderling verband en samenhang bezien, komt de rechtbank tot het oordeel dat sprake is geweest van onrechtmatig handelen in groepsverband, waaraan de verschillende deelnemers, te weten Kantoor voor Klanten, […], […],[…],[…],[…] en Kantoor voor Klantenservice, eik bewust hebben bijgedragen. Er was een plan gemaakt ("concept"), waarvoor een groot aantal onderling op elkaar afgestemde activiteiten nodig was (zie onder 5.23) en samenwerking vereist was. Het schadeveroorzakend onrechtmatig handelen gebeurde in naam van de daartoe opgerichte rechtspersoon Kantoor voor Klanten, de natuurlijke personen hadden elk één of meer taken op zich genomen en ook Kantoor voor Klantenservice had een rol. Voor alle deelnemers - ten aanzien van de twee rechtspersonen: hun bestuurders - was duidelijk wat het "concept" inhield en moet ook duidelijk zijn geweest dat de uitvoering ervan tot aanmerkelijke schade zou kunnen leiden, zowel voor de zeer omvangrijke groep van geadresseerde ondernemingen als voor Kamer van Koophandel. Dit heeft hen echter niet ervan weerhouden om bij te dragen aan de voorbereiding en uitvoering van het "concept". Er zijn geen omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan het deelnemen niet aan ieder van de deelnemers zou kunnen worden toegerekend. Niet is bestreden dat het onrechtmatig handelen tot schade heeft geleid. Dat betekent dat Kantoor voor Klanten c.s. daarvoor hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Lees het vonnis hier.

Vzr. rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 25 juni 2010, Diageo North Americ Inc. tegen Hooghoudt B.V. (met dank aan Anne MarieVerschuur, NautaDutilh )

Merkenrecht. Ex Parte. Inbreuk op Diageo's SMIRNOFF merken door gebruik op denigrerende wijze (“Smirnoff is zóóó 2009”)  in advertentie voor de productlijn ‘Royalty Hooghoudt’. De rechter overweegt dat Hooghoudt "aanhaakt bij c.q. in het kielzog vaart van de reputatie van het Gemeenschapsmerk van verzoekster" en dat "het gebruik van het Gemeenschapsmerk (…) niet [valt] aan te merken als geoorloofde vergelijkende reclame, aangezien er geen vergelijking plaatsvindt, maar enkel wordt gesuggereerd dat het product van verzoekster niet meer populair zou zijn, ten gunste van het product van gerekewestreerde". Hooghoudt wordt daarom geboden om, op straffe van een dwangsom, de op dit moment bekende gevallen van "wildplakken" in Amsterdam en Zwolle te verwijderen en de poster op geen enkele andere locatie aan te brengen.

Lees de beschikking hier.