Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 28 september 2010, KG ZA 10-761, Swatch AG c.s. tegen V.O.F. X c.s.

Merkenrecht. Swatch-horloges. Bekend merk, inbreuk “sub c” aangenomen  Naast ‘Meeliften’ en Ín het kielzog proberen te varen’ nu ook ‘op de koop toe nemen’. Verweer dat, bijvorobeeld m.b.t. domeinnamen, de overeenstemming te danken is aan een de anderszins bedoelde combinatie tussen het hoofdmerk SignS en de aanduiding swatches (signSwatches) wordt verworpen. “Als al juist is, zoals zij stelt, dat dit niet haar intentie is, dan neemt zij door deze wijze van gebruik minstgenomen op de koop toe dat de voor de hand liggende audio/visuele overeenstemming met de Swatch-merken zich (direct) manifesteert. Zij profiteert zodoende wel degelijk.”

4.4. Swatch beroept zich primair op deze bekendheid als grondslag voor een "sub c" merkinbreukverbod. Deze primaire grondslag slaagt. Daartoe wordt als volgt overwogen.
 
4.6. Naar voorlopig oordeel is voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van "meeliften" door X en zodoende van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekende merken van Swatch. X bestrijdt dat tevergeefs. In HvJEG l'Oréal/Bellure, NJ 2009/576 is uitgemaakt dat noch verwarringsgevaar, noch (dreigende) schade voor de merkhouder (in het algemeen, maar in het bijzonder ook door afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie) nodig is voor ongerechtvaardigd voordeel trekken. X profiteert in de hier bedoelde zin, doordat zij met overeenstemmende tekens voor de verkoop van merkhorloges in het kielzog probeert te varen van de bekende merken van Swatch. Zij neemt in haar tekens onvoldoende afstand door geen duidelijke caesuur tussen haar beweerdelijke "hoofdmerk" "SignS" en het beschrijvende (Engelse) "watches" in acht te nemen. Als al juist is, zoals zij stelt, dat dit niet haar intentie is, dan neemt zij door deze wijze van gebruik minstgenomen op de koop toe dat de voor de hand liggende audio/visuele overeenstemming met de Swatch-merken zich (direct) manifesteert. Daartegen worden bekende merken evenwel beschermd "sub c". Zij profiteert zodoende (in weerwil van haar eigen stellingen) naar voorlopig oordeel wel degelijk van de aantrekkingskracht, reputatie en prestige (korter gezegd: de goodwill) van de Swatch-merken. Zij behaalt zonder vergoeding profijt uit de commerciële inspanning die Swatch als merkhouder heeft geleverd en nog steeds levert om het imago van de Swatchmerken te creëren en in stand te houden. Wellicht als "neveneffect", maar dat is niet het springende punt.

4.8. Zij stelt dat haar sinds jaren in het kader van haar handelsactiviteiten gehanteerde hoofdmerk "SignS" betreft – welk teken zij overigens niet als merk heeft doen inschrijven. Zij gebruikt dit bijvoorbeeld ook in haar handelsnamen Signsinternational B.V. en Signswellness B.V. Nu zij, zoals zij stelt, via haar webshop merkhorloges verhandelt en zij internationaal opereert, zou zij niet ontkomen aan de Engelse aanduiding voor horloges "watches". In samenstelling ontstaat dan "SignSwatches" – meestal in deze vorm gebruikt. Auditief ontstaat er volgens haar een caesuur tussen "SignS" en "Watches", zodat haar teken niet met het overeenstemmende element "swatch" wordt uitgesproken of gelezen, terwijl er ook begripsmatig geen sprake kan zijn van verwarring (haar teken SignS staat voor: "signs of Zodiac", oftewel "de astrologische dierenriem", aldus X bij pleidooi). Zij stelt dat er aldus van verwarring of schade geen sprake is en dat samenstellingen met "watches" en een "s" ervoor door derden ook veelvuldig worden gehanteerd – internetgebruik incluis. Het door haar gebruikte teken "swatch" is volgens haar een toevallige samentrekking van het woord "watch" met een "s" ervoor.

4.9. Dat alles overtuigt geenszins. Haar als productie 2 overgelegde lijst met voorbeelden van domeinnamen van – in welke samenstelling dan ook – daarin voorkomende samentrekkingen "…swatch…" is niet concludent, alleen al niet omdat dit veelal geen gebruik als merk voor horloges betreft, zoals Swatch terecht naar voren heeft gebracht (bijvoorbeeld: "humanrightswatch"). X dient voor zijn horlogehandel te vermijden dat de Engelstalige soortaanduiding "watches" (waartoe in ieder geval in de Benelux geen noodzaak bestaat) wordt gehanteerd op een zodanige wijze dat de in het oog "en oor" springende samenstelling "swatch(es)" ontstaat. Ook haar Benelux merkendepot – waarin de samenstelling "signswatches" aan elkaar geschreven als merk is gedeponeerd, lijkt dit te logenstraffen, zoals Swatch terecht naar voren brengt. Evenmin is haar betoog dat het teken "twswatch" zou staan voor TW Steel- horloges, genoegzaam voor een geldige reden, zeker niet nu Swatch de blote stelling van X bestrijdt dat TWS een merkafkorting zou zijn voor het horlogemerk TW Steel.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 september 2010, HD 200.055.526, Techcomlight B.V tegen Bik Bouwproducten B.V. c.s. (met dank aan Ernst-Jan Louwers en Annemarie Bolscher, Louwers IP/Technology Advocaten)

Vergelijkende reclame. Merkenrecht. Executiegeschil, zie bericht hieronder: hoofdzaak Hof Den Bosch, eveneens 21 september 2010, Bik tegen Techcomlight, IEF 9116 . Verbod executiemaatregelen: “Met de vernietiging van het vonnis in de hoofdzaak is ook de veroordeling tot betaling van een dwangsom vernietigd.”

4.5. Als gezegd is in de hoofdzaak uitspraak gedaan. Daarbij heeft het hof zowel op het principaal als op het incidenteel appel het vonnis vernietigd. De vorderingen van Techcomlight zijn daarbij voor het grootste deel toegewezen. doch de formulering van de veroordeling is op belangrijke delen gewijzigd in vergelijking met de oorspronkelijke veroordeling. Met de vernietiging van het vonnis in de hoofdzaak is ook de veroordeling tot betaling van een dwangsom vernietigd. Het hof verwijst naar onder meer HR 4 mei 2007, LJN AZ8748, en HR 3 1 mei 2002, LJN AE3437. Het hof heeft in het heden uitgesproken arrest in de hoofdzaak een nieuwe dwangsomveroordeling uitgesproken.

4.6. Nu aldus aan de dwangsommen waarop Techcomlight aanspraak maakt de grondslag is komen te ontvallen, is de vordering van Bik in dit executiegeschil toewijsbaar op de wijze als hierna te melden, wat er ook zij van de vraag of en in hoeverre Bik de eerdere -thans vernietigde - uitspraak had nageleefd.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 sepember 2010, HD 200.049.224, Bik Bouwproducten B.V. c.s. tegen Techcomlight B.V. (met dank aan Ernst-Jan Louwers en Annemarie Bolscher (Louwers IP/Technology Advocaten).

Vergelijkende reclame. Merkenrecht. Buisvormige daglichtsystemen (buissystemen waarmee daglicht een vertrek kan worden binnengeleid).  Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 14 oktober 2009, IEF 8273). De juistheid van zijn superioriteitsclaims van Bik is onvoldoende aangetoond. Merkinbreuk: geen gerechtvaardigde grond voor vermelding concurrerend merk op website. ‘Nawerking’ uitlatingen: “Uitlatingen welke dus gewoonlijk beschouwd zullen worden als de aan reclame eigen overdrijving, worden aldus mogelijk nog steeds door afnemers tot zich genomen op een wijze dat hun latente, door het verleden bepaalde indruk (…).” Geen 1019h proceskosten wegens geringe aandeel merkenrecht.  

Vergelijkbare systemen: 4.5. (…) Partijen hebben noch in eerste aanleg, noch in hoger beroep hun stellingen specifiek op de aanwezigheid of afwezigheid van zo'n kap gebaseerd en daaraan ook geen consequenties verbonden. Niettemin speelt die kap in de overwegingen van de voorzieningenrechter een belangrijke rol. (…)  4.6. In zoverre slagen de genoemde grieven. De voorzieningenrechter heeft door te beslissen als hij deed beslist op feiten welke partijen niet aan hun vorderingen of venveren ten grondslag hadden gelegd.(…) Bovendien geldt dat, ook al zou de aanwezigheid van een Raybender van wezenlijke invloed zijn op de toetreding van licht dan wel op de verdeling van lichtopbrengst over de dag, dat niet wegneemt dat het bij de in dit geding aan de orde zijnde kwestie - namelijk of Bik al dan niet onrechtmatige vergelijkende reclame heeft gemaakt - gaat om vergelijkbare systemen. 

Superioriteitsclaims: 4.7. Het hof concentreert zich eerst op de eisen welke in het kader van art. 6: 195 BW worden gesteld aan het door Bik bij te brengen bewijs aangaande de juistheid van zijn superioriteitsclaim. Bik stelt - grief 1 in het principaal appel - dat in het kader van genoemd artikel hij slechts "aannemelijk hoeft te maken" dat zijn superioriteitsclaim terecht is. (…)

4.8. Bik verdedigt het standpunt dat de bewijslast welke krachtens art. 6:195 BW op haar wordt gelegd een lichtere is dan die welke krachtens het gewone bewijsrecht zou gelden, namelijk "aannemelijk maken" in plaats van "aantonen". In zijn algemeenheid is dit niet juist. De door Bik aangehaalde jurisprudentie en wetstoelichting hanteren die term "aannemelijk maken" vrijwel in alle gevallen in combinatie met het geval dat een dergelijke zaak in kort geding aanhangig is. In een kort geding gelden de normale regels van bewijsrecht niet onverkort en wordt veelal volstaan met een lichtere mate van bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een "aannemelijk maken". Een en ander hangt dus samen met de aard van het kort geding en niet met de aard van vorderingen als de onderhavige. Art. 6:195 BW behelst, aldus bezien, niet meer dan een omkering van de bewijslast: niet de klager (in dit geval: Techcomlight) moet aantonen (dan wel in een kort geding: aannemelijk maken) dat de reclame onrechtmatig is, doch de adverteerder (Bik) moet aantonen (dan wel in een kort geding: aannemelijk maken) dat de gewraakte reclame juist is.

(…) 4.35. Het hof komt tot de slotsom dat geen van de in de gewraakte reclame-uitingen gedane beweringen aannemelijk is gemaakt, zodat aangenomen moet worden dat er sprake is geweest van ontoelaatbare en/of onzorgvuldige vergelijkende reclame.

Onrechtmatige uitlatingen: 4.40. Grief 11 correspondeert met de vordering zoals Techcomlight die bij haar memorie van antwoordgrieven in het petitum sub (b) heeft geformuleerd. Techcomlight vordert dat Bik zich zal onthouden van onjuiste, misleidende, onvolledige of anderszins onrechtmatige uitlatingen. De voorzieningenrechter heeft deze vordering toegewezen. Naar 's hofs oordeel is deze vordering te ruim omschreven om voor toewijzing in aanmerking te komen. De grief slaagt.

Merkenrecht: 4.41. Grief 12 heeft betrekking op het gebod om elke verwijzing naar Techcomlight of Solatube van de website van Bik te verwijderen en verwijderd te houden. in beginsel is de verwijzing naar Solatube op de website van Bik in strijd met art. 2.20 lid 1 sub a BVIE (HvJ EG 12 juni 2008, C-533/06, 02/Hutchison). Voor dat merkgebruik kan een gerechtvaardigde grond voor zijn, bijvoorbeeld in het kader van toelaatbare vergelijkende reclame. Daarvan is geen sprake, zodat dit verbod toewijsbaar was, en dus faalt de grief.

Proceskosten: 4.50. Grief 16 heeft betrekking op de proceskosten. Met betrekking tot de proceskosten overweegt het hof reeds thans dat het aspect van merkinbreuk (door gebruikmaking van de naam Solatube) in het geheel van het geschil van zo ondergeschikte aard is geweest en dat het specifiek daarop gerichte debat zo beperkt van omvang is geweest, dat voor kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. geen plaats is; in zoverre faalt grief 16.

‘Nawerking’: 4.56. Met betrekking tot de diverse uitlatingen zoals die in vordering sub (a) worden genoemd geldt dat deze in hun algemeenheid mogelijk niet ontoelaatbaar zouden zijn geweest, voor zover zij varianten bevatten op het thema dat wasmiddel X "witter dan wit" wast; zie bijv. de uitlatingen als bedoeld onder (iv), (v), (vi), (xi), en (xv). In het onderhavige geval echter is onvermijdelijk dat dergelijke uitlatingen door de potentiële lezers van de reclame-uitingen - waaronder ook veel professionele bedrijven - bezien worden tegen de achtergrond van de reeds aan hen uit het verleden bekende oudere reclames waarin de claims betreffende "65 % meer lichtopbrengst", en "15 % gemakkelijker te installeren" en dergelijke. Uitlatingen welke dus gewoonlijk beschouwd zullen worden als de aan reclame eigen overdrijving, worden aldus mogelijk nog steeds door afnemers tot zich genomen op een wijze dat hun latente, door het verleden bepaalde indruk dat de Solatube 65 % meer lichtopbrengst zou bieden dan de Solatube, wordt bevestigd. Daarom zijn in dit concrete geval ook die uitlatingen niet toelaatbaar.

Lees het arrest hier.

Benelux Gerechtshof, beschikking 23 augustus 2010, inclusief conclusie A-G Strikwerda in zaak A 2009-4, verkoopmaatschappij Frenko B.V. tegen Frigor A-S (met dank aan Remco van Leeuwen en Herwin Roerdink, Van Doorne).

Merkenrecht. Geen antwoorden op prejudiciële vragen aan het BenGH van het Hof Den Haag (beschikking van 28 april, IEF 7863; zie ook verwijzing in T&C IE onder artikel 2.14 BVIE) aangaande mogelijk misbruik van bevoegdheid of onbehoorlijk handelen in een Benelux-oppositieprocedure. 

2. Bij beschikking van 6 juli 2010 heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage onder meer overwogen dat Frenko bij vonnis van 16 juni 2009 failliet is verklaard, dat de curator in het faillissement Frenko heeft laten weten de procedure niet te willen overnemen, en dat derhalve het verzoek van Frigor om haar ontslag van instantie te verlenen, voor toewijzing vatbaar is, en als volgt beslist: "verleent Frigor ontslag van instantie en verstaat dat de procedure daarmee is geëindigd".

4. Het hof gelast bijgevolg de doorhaling van de zaak A 2009/4 in zijn register.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank Amsterdam, 14 juli 2010, HA ZA 09-3194, Cassina S.P.A. c.s. tegen Dimensione Direct Sales SRL (met dank aan Selale Dogan, Van der Steenhoven)

Auteursrecht. Merkenrecht. Inbreuk door openbaarmaken en aanbieden Rietveld en Le Corbusier meubels middels een op Nederland gerichte .com-website. De gerichtheid blijkt i.c. uit direct mailing en e-mailreclame in Nederland. Gestelde eigendomsoverdracht in Italië doet daaraan niet af:  “Anders dan Dimensione betoogt, gaat het dus om een aanbod tot het feitelijk in het verkeer brengen in Nederland van de meubels. Dat aanbod moet worden aangemerkt als distributie in de zin van artikel 4 van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG. Het gaat immers om het aanbieden ter verkoop, hetgeen een eigendomsoverdracht impliceert. Het enkele feit dat die eigendomsoverdracht juridisch in Italië zou hebben plaatsgevonden, maakt dat niet anders.” Naast inbreuk Auteur- en merkenrechten ook misleidende reclame. 2:1 schadevergoeding.

Openbaarmaking: 4.5. Van openbaarmaking in Nederland is sprake indien de openbaarmakingen van de afbeeldingen van de (inbreukmakende) meubelen en het te koop aanbieden daarvan via de website, catalogus en de mailing op Nederland zijn gericht. Of sprake is van een op Nederland gerichte website hangt af van alle omstandigheden van bet geval. De enkele omstandigheid dat de website in Nederland toegankelijk is, is niet voldoende. Anderzijds en anders dan Dimensione stelt, gaat het niet uitsluitend om omstandigheden die zien op inrichting woord en inhoud van de website. In dit geval bevat de website van Dimensione geen Nederlandse top-level domeinnaam is deze niet gesteld in de Nederlandse taal en is de websitehouder niet in Nederland gevestigd. Maar in Nederland wordt wel via (direct) mailing en e-mails reclame gemaakt door Dimensione waarbij wordt verwezen naar de website. Op de website kan vervolgens (ook) vanuit Nederland de catalogus worden besteld die naar Nederland wordt toegezonden en kunnen via het bestelformulier meubels worden besteld, die via een transporteur naar Nederland kunnen worden gebracht, hetgeen naar vaststaat ook daadwerkelijk is gebeurd. Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat Dimensione zich met haar direct mailing, haar e-mails en haar website, waarop ook de catalogus kon worden besteld, mede heeft gericht op Nederland.

4.6. Dit betekent dat Dimensione door het zonder toestemming van rechthebbenden tonen van de inbreukmakende meubelmodellen in haar direct mailing, e-mails, op haar website en in de catalogus in strijd heeft gehandeld met de Auteurswet. Het feit dat de website inmiddels niet meer toegankelijk zou zijn voor Nederland, hetgeen door Cassina c.s. wordt betwist, en de verzending van de catalogus, direct mailing en e-mails inmiddels zou zijn gestaakt, doet daaraan niet af.

Aanbieden: 4.7. Vervolgens staat ter beoordeling de vraag of Dimensione de meubelmodellen ook via website, e-mail, direct mailing heeft aangeboden in de zin van de Auteurswet. Volgens Dimensione kan daarvan geen sprake zijn, omdat zij haar meubels uitsluitend "Ex Works" Levert, hetgeen inhoudt dat de levering en de overdracht van eigendom plaatsvindt bij het magazijn van Dimensione in Italië. Dimensione miskent daarbij dat ook indien het aanbod van Dirnensione inhoudt dat de juridische levering en het economische overdracht in Italië plaatsvindt, zij desondanks haar meubels in Nederland in de zin van de Autemwet te koop kan aanbieden, wanneer het aanbod, zoals in dit geval, ertoe strekt de meubels op de Nederlandse markt ter beschikking te stellen. Uit de onweersproken gebleven stellingen en de overlegde productie volgt dat wanneer een bestelling vanuit Nederland via de website plaatsvindt, de klant op het bestelformulier kan opgeven of hij het transport wil laten uitvoeren door één van de twee daarop genoemde transporteurs, of door een andere zelf gekozen transporteur, of dat hij zelf de meubelen in Italië komt ophalen. Wanneer de klant één van de twee transporteurs aanklikt, behoeft hij alleen bij aflevering de koopsom aan de transporteur te voldoen. Nu het aannemelijk is dat een Nederlandse klant kiest voor de aangeboden transportmogelijkheid in plaats van de goederen zelf in Italië op te halen en ook niet is gesteld of gebleken dat in Nederland bij Dimensione bestelde meubels in Italië zijn opgehaald, is het aanbod erop gericht dat de klant via het bestelformulier de meubels bestelt en dat vervolgens zonder verdere handelingen de meubels thuis worden bezorgd.

4.8. Anders dan Dimensione betoogt, gaat het dus om een aanbod tot het feitelijk in het verkeer brengen in Nederland van de meubels. Dat aanbod moet worden aangemerkt als distributie in de zin van artikel 4 van de Auteursrechtrichtlijn 20011291EG. Het gaat immers om het aanbieden ter verkoop, hetgeen een eigendomsoverdracht impliceert. Het enkele feit dat die eigendomsoverdracht juridisch in Italië zou hebben plaatsgevonden, maakt dat niet anders. De verwijzing van Dimensione naar het arrest van het HvJ EG ( zie 2.8.) kan haar dan ook niet baten. In die zaak ging het bovendien om de situatie dat Peek & Cloppenburg de inbreukmakende meubels in haar winkel opstelde zonder dat zij deze meubels aan haar klant wilde leveren. Het HvJ EG heeft geoordeeld dat in dat geval geen sprake was van distributie in de zin van de Richtlijn. De beperktere uitleg van artikel 4 van de Auteursrichtlijn 2001/29/EG die Dimensione voorstaat, volgt niet uit het oordeel van het HvJ EG.

Merkenrecht: 4.12. Dimensione voert verder aan dat zij de aanduidingen uitsluitend beschrijvend gebruikt, te weten als verwijzing naar de ontwerpers van de betreffende door Dimensione aangeboden meubels. Ook dit verweer faalt. Niet is in geschil dat de ontwerpers Le Corbusier en Rietveld wereldwijd bekendheid genieten als meubelontwerpers. Het relevante publiek zal de meubelmodellen onder de aanduiding Le Corbusier en Rietveld op basis van die aanduiding identificeren als afkomstig van deze bekende meubelontwerpers. De namen hebben dan ook zeer grote onderscheidende kracht. Dimensione gebruikt de namen om het publiek duidelijk te maken dat de door haar aangeboden meubelmodellen gelijk zijn aan de meubelontwerpen van Le Corbusier en Rietveld. De gelijkenis van de aanduidingen Le Corbusier en (Gerrit) Rietveld met het gedeponeerde woord(/beeldmerk(en) is bovendien zeer groot. Dimensione gebruikt de namen Le Corbusier en Rietveld dan ook ten minste als overeenstemmende tekens voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, en wel op zodanige wijze dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek, omdat het publiek denkt dat het originele modellen betreft. Dimensione handelt daarmee in ieder geval in strijd met het bepaalde in artikel 2:20 lid 1 onder b van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele Eigendom ( BVIE). De stelling van Cassina c.s. dat sprake is van inbreuk op de merkenrechten van Cassina c.s. en de rechthebbenden slaagt. De rechtbank komt dan ook niet meer toe aan de beoordeling van de vraag of ook sprake is van strijd met het bepaalde in artikel 2:20 lid 1 onder a, c en d BVIE.

Misleidende reclame: 4.13. Vast staat dat de onderhavige door Dimensione aangeboden meubels zijn nagemaakt van de ontwerpen van Le Corbusier en Rietveld. De door Dimensione aangeboden meubelmodellen zijn dus geen originele, maar nagemaakte meubelmodellen. Nu Dimensione op haar website, in haar (direct) mailing en catalogus suggereert dat het de originele meubelmodellen betreft, handelt zij door naar deze namen te verwijzen zonder daarbij duidelijk te maken dat het om nagemaakte meubelmodellen gaat, onrechtmatig jegens Cassina.

Schadevergoeding: 4.25. Het feitelijk aantal gemiste verkopen kan niet worden vastgesteld. Cassina c.s. gaat er bij haar berekening vanuit dat zij voor elke twee door Dimensione in Nederland verkochte modellen, één model zou hebben verkocht. Zij verwijst daartoe naar het verschil in prijs van de oorspronkelijke modellen en de prijs die Dimensione hanteert. De rechtbank acht dit uitgangspunt in dit geval gelet op het prijsverschil redelijk en zal daarvan bij de berekening van de gederfde winst ook uitgaan. Er zijn geen feiten en omstandigheden gesteld of gebleken waaruit een ander uitgangspunt zou moeten volgen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 september 2010, KG ZA 10-704, Zoll Medical Corporation c.s. tegen Vivon Nederland B.V.

Merkenrecht. Parallelimport. Gedaagde Vivon krijgt van Amerikaanse distributeur van eiser Zoll hartdefibrillatoren geleverd (de Zoll AED Plus), die gedaagde Vivon in Nederland verkoopt. Eiser stelt dat het merkrecht niet is uitgeput, omdat de distributeur niet gerechtigd was de goederen buiten de VS te verkopen. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat de toestemming per email door een van eisers eigen sales managers afdoende is om uitputting wel aan te nemen. De latere  intrekking doet aan die eerder gegeven toestemming niet af. Wel aanpassing algemene voorwaarden. De kosten van de juridisch adviseur zijn aan te merken als ‘andere kosten’ in de zin van artikel 1019h Rv.

Uitputting: 4.9. Zoll bestrijdt niet dat Thompson de onder 2.6 vermelde e-mail aan Allied 100 heeft gestuurd. Daarvan uitgaande maakt die e-mail voldoende aannemelijk dat aan Allied 100 in het verleden daadwerkelijk toestemming is gegeven de apparatuur af te zetten in onder meer Nederland. Dat Thompson, zoals Zoll aanvoert, door misleiding tot deze verklaring is gekomen blijkt uit niets. 

4.10. Zoll stelt dat deze van de distributieovereenkomst afwijkende toestemming volgens de distributieovereenkomst alleen schriftelijk overeengekomen kan worden. Die stelling gaat niet op omdat vooralsnog niet kan worden geoordeeld dat de hiervoor onder 2.2 weergegeven bepaling de merkhouder zou toestaan op een latere mondeling gegeven toestemming terug te komen uitsluitend op de grond dat partijen zijn afgeweken van hetgeen zij eerder overeengekomen waren.

4.11. Zoll heeft overgelegd een e-mail van Thompson aan Allied 100 van 17 augustus 2010, waarin Thompson zijn eerdere e-mail intrekt en verklaart dat hij niet bevoegd is toestemming te geven de apparaten ‘overseas’ te leveren. De intrekking doet aan een in het verleden gegeven toestemming echter niet af. In de tweede e-mail van Thompson van 17 augustus 2010 ziet de voorzieningenrechter bovendien weinig aanleiding te twijfelen aan de inhoud van de eerste. Thompson geeft slechts aan dat hij zijn e-mail intrekt omdat hij niet bevoegd zou zijn toestemming te geven. Dat laatste betekent echter niet dat die toestemming, door Thompson of een andere vertegenwoordiger van Zoll, niet gegeven is.

4.15. Op grond van het voorgaande moet voorshands worden aangenomen dat het merkrecht van Zoll met betrekking tot de voorheen door Vivon in Nederland verkochte apparatuur is uitgeput.

Algemene voorwaarden:  3.5. Ten slotte zijn de algemene voorwaarden van Vivon volgens Zoll misleidend jegens afnemers omdat Vivon, als importeur van de apparaten, aansprakelijkheid voor eventuele gebreken niet kan uitsluiten. Vivon handelt aldus naar Zoll meent tevens jegens haar onrechtmatig.

4.20. Vivon heeft niet bestreden dat de inhoud van haar algemene voorwaarden misleidend en jegens Zoll onrechtmatig zijn, zodat daarvan is uit te gaan. Vivon heeft haar algemene voorwaarden inmiddels aangepast en de aangepaste versie overgelegd. Zij heeft erkend dat de oude algemene voorwaarden echter nog wel op haar website staan. Volgens Vivon is er wegens vakantie nog geen gelegenheid geweest de website aan te passen.

4.21. Nu het gebruik van de algemene voorwaarden nog niet geheel is gestaakt en door Vivon niet is aangevoerd dat Zoll geen belang heeft bij de vordering tot het staken van het gebruik voorwaarden omdat zij, Vivon, bereid is daaraan vrijwillig te voldoen, is de vordering toewijsbaar. (…)

Proceskosten: 4.23. De kosten van de juridisch adviseur zijn aan te merken als ‘andere kosten’ in de zin van artikel 1019h Rv. Ook omdat de bijstand van de procesadvocaat zich heeft beperkt tot het instellen van de eis in reconventie en Vivon zich verder door haar juridisch adviseur heeft laten bijstaan, komen die kosten in beginsel voor vergoeding in aanmerking.

4.26. Omdat de op rechten van intellectuele eigendom gebaseerde vorderingen van Zoll worden afgewezen, wordt geen termijn vastgesteld als bedoeld in artikel 1019i Rv.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Breda, 15 september 2010, HA ZA 08-553, Curator RMark International B.V. tegen gedaagden (met dank aan Steffen Hagen,  CMS Derks Star Busmann).

Merkenrecht. Curator eist de eigendom op van merkregistraties van voormalig oprichters/bestuurders gefailleerde onderneming, die deze merken voor de oprichting op eigen naam hebben geregistreerd. De vordering wordt afgewezen. De rechtbank overweegt dat “deze geschetste gang van zaken zeer gebruikelijk en maatschappelijk aanvaard is.”

3.6. Het uitsluitende recht op een merk wordt verkregen door diegene die als eerste een verzoek tot inschrijving (depot) aan de daartoe bevoegde instantie doet en die instantie dat verzoek met een inschrijving honoreert. Gelet op de volmachtverlening door K. en A., bezien in samenhang met de bovenvermelde correspondentie door EMAB, zijn K. en A. als verzoekers tot inschrijving aan te merken. Dat is vervolgens ook door het Benelux-Merkenbureau en het WIPO tot uitdrukking gebracht met de inschrijving van K. en A. als merkhouders. Aan dit oordeel doet niet af de stelling van de curator dat het woord- en beeldmerk in opdracht van Rmark International B.V. i.o. is bedacht en in opdracht van Rmark International B.V. i.o. is ontworpen en vervolgens betaald en gebruikt. Rechtscheppend is slechts het eerste depot, verricht door K. en A..

3.7. Voormelde door de curator gestelde feiten en omstandigheden kunnen evenmin tot het oordeel leiden dat het depot door K. en A. nietig is. Immers noch Rmark International B.V., noch de curator hebben op enig moment een beroep op de nietigheid van het depot gedaan. Ten overvloede geldt dan dat de uit de stellingen van de curator te destilleren mogelijke nietigheidsgrond, te weten het te kwader trouw verrichte depot, niet aan de orde is. De akte van oprichting van de Relakz-vennootschappen dateert van na het depot. Gesteld noch gebleken is dat Rmark International B.V. i.o. het merk 'Relakz" al voor de akte van oprichting heeft gebruikt.

3.8. Uit bovenstaande overwegingen volg dat K. en A. de rechtmatige eigenaren van (onderdelen van) het woord- en beeldmerk ‘Relakz’ zijn. Onder bijzondere omstandigheden kan desalniettemin sprake zijn van onrechtmatig handelen of ongerechtvaardigde verrijking. A. heeft gesteld dat hij de bedenker van het merk is en dat daarna met de komst van K. tot het opzetten van de Relakz-vennootschappen is overgegaan, waarbij Rmark International B.V. het merk heeft mogen gebruiken. De rechtbank stelt voorop dat deze geschetste gang van zaken zeer gebruikelijk en maatschappelijk aanvaard is. De stelling van de curator dat het woord- en beeldmerk in opdracht valt Rmark International B.V. i.o. is bedacht en in opdracht van Rmark International B.V. i.o. is ontworpen en vervolgens, zo begrijpt de rechtbank de curator, door K. en A. is toegeëigend, wordt verworpen. De curator heeft niet toegelicht op welke wijze de natuurlijke persoon en bedenker van het merk, A., in opdracht van Rmark International B.V. i.o. zou hebben gewerkt. De stelling van de curator dat Fabio Baldelli BVBA i.o. het merk in opdracht van Rmark International B.V. i.o. heeft bedacht en ontworpen is gemotiveerd weersproken met verwijzing naar de omschrijving op de factuur, waarna de curator zijn stelling onvoldoende gemotiveerd heeft gehandhaafd. Ze wordt dan ook verworpen. In de omstandigheid dat Rmark International B.V. kosten in verband met de deponering van het merk heeft betaald is ook geen grond voor ongerechtvaardigde verrijking gelegen. Rmark International B.V. heeft het merk immers, al dan niet stilzwijgend, mogen gebruiken zodat zij  daartegenover inkomsten heeft kunnen genereren.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 17 september 2010, KG ZA 10-1433 WT/PvV, Cassina S.P.A. tegen R. (met dank aan Selale Dogan, Van der Steenhoven).

Auteursrecht. Merkenrecht. Inbreuk op auteursrecht en merkenrecht door het ondanks eerdere toezeggingen, herhaaldelijk verhandelen van nagemaakte Le Corbusier-meubels op Marktplaats.nl. Dat het doorverkopen van gebruikte meubelen zou betreffen doet daar niet aan af. “Daarvoor is van belang dat gesteld noch gebleken is dat de aangeboden meubels destijds met toestemming van de auteursrechthebbende in het verkeer zijn gebracht.” Vordering afgifte tot vernietiging toegewezen. Splitsing proceskosten m.b.t. periode vóór en na implementatietermijn 1019h.  In citaten:

2.8. In een e-mail van 23 juni 2010 heeft R. het volgende, voor zover hier van belang, aan mr. Dogan meegedeeld: ."I have done nothing agains your copy writes laws, because if I did try selling something similar to your casina products is all been advertised as USED, in my  apartment! Yes, years ago I told you that I would nor use your trade mark name, and I have NOT!'".

(…)  4.4. Voor wat betreft het auteursrecht is dat het geval, omdat de door R. ter verkoop aangeboden meubels een niet geoorloofde verveelvoudiging vormen van de LC2 modellen waarvan Cassina licentiehouder is. R. heeft immers niet betwist dat de originele LC2 modellen, waarvan door de rechthebbende aan Cassina een licentie is verstrekt om die te fabriceren, een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, noch dat de door hem met een verwijzing naar de maker (Le Corbusier) en met gebruik van de door de maker aan het ontwerpen gegeven naam (LC2) aangeboden meubelmodellen vrijwel gelijk zijn aan die van de originelen, zodat de nagemaakte modellen op grond van het auteursrecht als inbreukmakende producten kunnen worden aangemerkt. Dat, zoals door R. gesteld, de door hem aangeboden meubels gebruikt zijn, maakt dat niet anders. Daarvoor is van belang dat gesteld noch gebleken is dat de aangeboden meubels destijds met toestemming van de auteursrechthebbende in het verkeer zijn gebracht. Van uitputting van het auteursrecht, indien het verweer van R. zo moet worden begrepen, is hier derhalve geen sprake.

(…) 4.6. Tevens is voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat R. met de in geding zijnde advertentie inbreuk maakt op het merkrecht van de rechthebbende en Cassina. In de advertentie maakt R. immers gebruik van het woordmerk Le Corbusier om het publiek duidelijk te maken dat de door hem aangeboden meubelmodellen gelijk zijn aan de meubelontwerpen van Le Corbusier. Het relevante publiek zal. zoals door Cassina gesteld, de meubelmodellen onder die aanduiding (ten onrechte) identificeren als afkomstig van deze bekende meubelontwerper. Nu de door R. aangeboden meubelmodellen evenwel niet van de rechthebbende op het woordmerk Le Corbusier afkomstig zijn, is voldoende aannemelijk dat daarmee verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan, dan wel dat aldus afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het woordmerk. Voorshands kan Cassina R. het gebruik van het woordmerk Le Corbusier dan ook op grond van artikel 2.20, eerste lid, BVIE ontzeggen. Ook de vordering om R. te veroordelen de inbreuk op het woordmerk Le Corbusier te staken en gestaakt te houden, zal daarom worden toegewezen. Het tevens gevorderde verbod op het gebruik van het beeldmerk Le Corbusier zal evenwel worden afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat R. dat beeldmerk in zijn advertentie(s) heeft gebruikt.

4.7. Tevens zal R. worden veroordeeld om de bij hem in voorraad gehouden inbreukmakende meubelmodellen, waaronder de drie door hem ter verkoop aangebonden LC2 meubelmodellen, ter vernietiging aan Cassina af te geven. Artikel 28, eerste lid, van de Auteurswet (Aw) geeft aan Cassina immers de bevoegdheid om niet geoorloofde verveelvoudigingen, waarvan hier sprake is, als haar eigendom op te eisen dan wel vernietiging of ongebruikmaking daarvan te vorderen. Dat R. stelt rechtmatig eigenaar te zijn van de door hem ter verkoop aangeboden LC2 meubelmodellen maakt dat niet anders. Dat doet aan de aan Cassina, dan wel de rechthebbende op het auteursrecht op de LC-meubelmodellen, in artikel 28, eerste lid, Aw gegeven bevoegdheid niet af. Nu R. zich bovendien niet heeft gehouden aan zijn eerdere toezegging(en) om geen inbreuk meer te zullen maken op de auteursrechten van Cassina wordt daarin voorts aanleiding gezien om geen vergoeding voor de door R. af te dragen meubelmodellen aan Cassina te gelasten.

(…) 4.10. R. zal als de in grotendeels het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Cassina heeft veroordeling van R. in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv gevorderd. Deze kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover het gaat om kosten samenhangend met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Cassina heeft haar vordering onderbouwd met specificaties van de werkzaamheden die de door haar ingeschakelde advocaten in de periode van 24 november 2005 tot en met 27 januari 2006 en in de periode van 8 juni 2010 tot en met 7 september 2010 (deels geschat) hebben verricht. De advocaatkosten zijn daarbij op een bedrag van in totaal EUR 7.930,79 begroot. Ten aanzien daarvan wordt overwogen dat naar voorlopig oordeel de gevorderde advocaatkosten voor de periode van 24 november 2005 tot en met 27 januari 2006 niet toewijsbaar zijn. Weliswaar speelde ook toen een ;vergelijkbare inbreuk door R. op de intellectuele eigendomsrechten van Cassina, maar de implementatietermijn van artikel 1019h RV is pas op 29 april 2006 verstreken. Mede gelet op de vele jaren die sinds de inbreuk eind 2005/begin 2006 zijn verstreken komt het onbillijk voor om ook de toen gemaakte advocaatkosten in de onderhavige proceskostenveroordeling te betrekken.

Lees het vonnis hier.

HvJ EU, 16 september 2010, conclusie A-G Mazák in zaak C-120/08, Bayerischer Brauerbund eV tegen Bavaria NV (prejudiciële Bundesgerichtshof, Duitsland)

Merkenrecht. Geografische aanduidingen. De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen hoe bij conflict tussen de beschermde geografische aanduiding (BGA) en het merk te bepalen of de BGA „Bayerisches Bier” voorrang in de tijd heeft op het merk van Bavaria met het gevolg dat de bescherming van dat merk kan worden ingetrokken. De inschrijving (met voorrang) van een van de internationale merken van Bavaria valt precies tussen de indiening van de aanvraag en de bekendmaking van de BGA „Bayerisches Bier”. De A-G concludeert dat niet de aanvraag maar de bekendmaking de doorslag geeft en dat Bavaria dus waarschijnlijk aan het langste eind trekt.

55. In de bij de verwijzende rechter aanhangige zaak ontstond de conflictsituatie door de uitbreiding van de bescherming van het merk van Bavaria tot Duitsland in 1995. Die beschermingsuitbreiding gaf aanleiding tot de vraag of de aanduiding „Bayerisches Bier” – waarvan de registratie als BGA in dat stadium volgens de vereenvoudigde procedure was aangevraagd, maar nog niet was afgesloten – reeds bescherming of meer specifiek voorrang op het merk van Bavaria genoot, met het gevolg dat de rechtsbescherming van dat merk in Duitsland was uitgesloten en bijgevolg moest worden ingetrokken.

68. Met betrekking tot volgens de vereenvoudigde procedure geregistreerde benamingen is het eerste tijdstip in die procedure waarop al deze communautaire instanties en marktdeelnemers kennis kunnen nemen van de registratie van een benaming in het kader van die procedure, de bekendmaking van de registratie ervan krachtens artikel 17 van verordening nr. 2081/92, juncto artikel 15 van die verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie.

69. Mijns inziens is die datum – namelijk de datum van eerste kennisgeving op gemeenschapsniveau van de bescherming van volgens de vereenvoudigde procedure geregistreerde benamingen – gelet op de opzet en de systematiek van artikel 14, lid 1, van verordening nr. 2081/92 derhalve de datum die relevant is voor de bepaling van de voorrang van deze benamingen met het oog op de toepassing van artikel 14, lid 1, van deze verordening.

88.      Ik geef het Hof derhalve in overweging de prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

1)      Artikel 14, lid 1, van verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen is niet van toepassing ingeval een beschermde oorsprongsbenaming geldig is geregistreerd volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 17 van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen.

2)      Verordening nr. 2081/92 moet aldus worden uitgelegd dat de datum van bekendmaking van de registratie het relevante tijdstip is voor de bepaling van de rangorde in de tijd, met het oog op de toepassing van artikel 14, lid 1, van deze verordening, van een beschermde geografische aanduiding die volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 17 van deze verordening is geregistreerd.

Lees de conclusie hier. Zie ook hier, HvJ EG, 2 juli 2009, C-343/07, Bavaria NV & Bavaria Italia Srl tegen Bayerischer Brauerbund eV.

HvJ EU, 9 september 2010, C-265/09 P,OHIM tegen BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Merkenrecht. Beroep tegen weigering inschrijving van een teken bestaande uit één letter, het beeldteken α. Het Gerecht oordeelde eerder dat de onderbouwing van de weigering te algemeen was:  het OHIM dient steeds op basis van concrete feiten aan te tonen dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen heeft. Het Hof bevestigt dit oordeel. Maar het algemene heel eenvoudig geconcretiseerd worden, dus veel maakt het niet uit.

36. Zoals de advocaat-generaal in punt 47 van zijn conclusie heeft aangegeven, biedt de verplichting om concreet te beoordelen of het betrokken teken geschikt is om de aangeduide waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden de mogelijkheid om de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in overeenstemming te brengen met de erkenning in artikel 4 van deze verordening dat een teken in het algemeen geschikt is om een merk te vormen.

37. In dit verband moet erop worden gewezen dat, ook al heeft het Hof blijkens de aangehaalde rechtspraak erkend dat het voor sommige categorieën tekens moeilijker kan zijn om van meet af aan onderscheidend vermogen te hebben, het Hof de merkeninstanties daarom niet van de verplichting heeft vrijgesteld om het onderscheidend vermogen van deze tekens in concreto te onderzoeken.

38. Wat meer bepaald het feit betreft dat het betrokken teken bestaat uit één letter zonder grafische wijziging, dient eraan te worden herinnerd dat de inschrijving van een teken als merk niet afhankelijk is van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of artistieke creativiteit of verbeelding van de houder van het merk (arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 41).

39. Het BHIM is er dan ook toe gehouden, aan de hand van een concreet onderzoek betreffende de verschillende waren of diensten te beoordelen of het betrokken teken geschikt is om deze waren of diensten te onderscheiden, temeer daar de vaststelling van het onderscheidend vermogen moeilijker kan blijken te zijn voor een merk bestaande uit één letter dan voor andere woordmerken,

40. Derhalve heeft het Gerecht, voor zover het heeft geverifieerd of de vierde kamer van beroep van het BHIM concreet heeft onderzocht of het betrokken teken geschikt is om de betrokken waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen, artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 juist toegepast.

Lees het arrest hier.