Woord- en of beeldmerk  

Vzr. rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 25 juni 2010, Diageo North Americ Inc. tegen Hooghoudt B.V. (met dank aan Anne MarieVerschuur, NautaDutilh )

Merkenrecht. Ex Parte. Inbreuk op Diageo's SMIRNOFF merken door gebruik op denigrerende wijze (“Smirnoff is zóóó 2009”)  in advertentie voor de productlijn ‘Royalty Hooghoudt’. De rechter overweegt dat Hooghoudt "aanhaakt bij c.q. in het kielzog vaart van de reputatie van het Gemeenschapsmerk van verzoekster" en dat "het gebruik van het Gemeenschapsmerk (…) niet [valt] aan te merken als geoorloofde vergelijkende reclame, aangezien er geen vergelijking plaatsvindt, maar enkel wordt gesuggereerd dat het product van verzoekster niet meer populair zou zijn, ten gunste van het product van gerekewestreerde". Hooghoudt wordt daarom geboden om, op straffe van een dwangsom, de op dit moment bekende gevallen van "wildplakken" in Amsterdam en Zwolle te verwijderen en de poster op geen enkele andere locatie aan te brengen.

Lees de beschikking hier.

HvJ EU, 24 juni 2010, zaak C-51/09, Harman International Industries, Inc. tegen Barbara Becker

Gemeenschapsmerken. Persoonsnamen. Oppositie tegen woordmerk ‚Barbara Becker’ op grond van oudere gemeenschapswoordmerken ‚BECKER’ en ‚BECKER ONLINE PRO’. Het Hof vernietigt het arrest van het Gerecht. Het Gerecht, dat de oppositie toewees, heeft niet alle relevante factoren van het  concrete geval onderzocht. “Rekening moet ook worden gehouden met de mogelijke bekendheid van de persoon die verzoekt om de inschrijving als merk van zijn voornaam en zijn familienaam in hun geheel, aangezien het voor de hand ligt dat deze bekendheid een weerslag op de perceptie van het merk door het relevante publiek kan hebben.”

35 In casu heeft het Gerecht, na alle in de punten 30 tot en met 33 van het onderhavige arrest uiteengezette regels in herinnering te hebben gebracht, in het kader van zijn beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken in wezen geoordeeld, ten eerste, dat aangezien de consument in een deel van de Unie doorgaans in een merk een groter onderscheidend vermogen aan de familienaam toekent dan aan de voornaam, aan het element „Becker” van het aangevraagde merk mogelijkerwijs een groter onderscheidend vermogen zal worden toegekend dan aan het element „Barbara”, ten tweede, dat de omstandigheid dat mevrouw Becker in Duitsland beroemd is de overeenstemming tussen de conflicterende merken onverlet liet aangezien deze naar dezelfde familienaam verwijzen en het element „Barbara” gewoon een voornaam is, en ten derde, dat het element „Becker” een zelfstandige onderscheidende plaats in het samengestelde merk behield aangezien het als een familienaam zal worden opgevat.

36. Ook al bezit in een deel van de Unie de familienaam mogelijkerwijs meer onderscheidend vermogen dan de voornaam, dient niettemin rekening te worden gehouden met de specifieke elementen van de aan de orde zijnde zaak en inzonderheid met de vraag of de betrokken familienaam weinig dan wel veel voorkomt, hetgeen een invloed op dit onderscheidend vermogen kan hebben. Voor de naam „Becker”, waarover de kamer van beroep heeft opgemerkt dat deze veel voorkomt, is dat het geval.

37. Rekening moet ook worden gehouden met de mogelijke bekendheid van de persoon die verzoekt om de inschrijving als merk van zijn voornaam en zijn familienaam in hun geheel, aangezien het voor de hand ligt dat deze bekendheid een weerslag op de perceptie van het merk door het relevante publiek kan hebben.

38. Verder moet worden geoordeeld dat een familienaam in een samengesteld merk niet in alle gevallen een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, louter omdat deze als een familienaam zal worden opgevat. Tot een dergelijke plaats kan immers enkel worden geconcludeerd nadat alle relevante factoren van het concrete geval zijn onderzocht.

39. Bovendien zouden, zoals de advocaat-generaal in punt 59 van zijn conclusie in wezen heeft aangegeven, de door het Gerecht geformuleerde gronden om tot het bestaan van begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende merken te concluderen, indien deze gronden conform artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zouden worden bevonden, ertoe leiden dat elke familienaam die een ouder merk vormt, kan worden tegengeworpen aan de inschrijving van een merk dat uit een voornaam en uit die naam bestaat, ook al komt laatstgenoemde naam bijvoorbeeld veel voor of beïnvloedt de toevoeging van de voornaam de perceptie van het relevante publiek van het aldus samengestelde merk vanuit begripsmatig oogpunt.

40. Uit een en ander volgt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zijn beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de merken op aan de rechtspraak ontleende algemene overwegingen te baseren, zonder alle relevante – voor de onderhavige zaak specifieke – elementen te hebben onderzocht, in weerwil van het vereiste dat het gevaar voor verwarring globaal dient te worden beoordeeld, met inaanmerkingneming van alle relevante factoren van het concrete geval en op basis van de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk.

41. Hieruit volgt dat het aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ontleende middel van de hogere voorziening moet worden toegewezen en dat het bestreden arrest dus moet worden terugverwezen naar het Gerecht.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage,  16 juni 2010,  HA ZA 09-195, Zino Davidoff, Joop!, Jlo Holding Company Llc & Coty Prestige Lancaster Group tegen gedaagden

Merkenrecht. Parallelimport parfum. Geen uitputting. Geen omkering bewijslast ex Van Doren/Lifestyle, nu Davidoff weet volgens gedaagde ‘welke dépositairs in haar distributiesysteem op grote schaal zouden verkopen aan handelaren buiten het distributiesysteem.’ Geen omkering bewijslast ex. Art 150 Rv. Geen misbruik van recht omdat Davidoff c.a. haar merkrechten zou gebruiken voor ‘marktordening’. Vordering Jennifer Lopes afgewezen, aangezien merk nog niet is geregistreerd.

Omkering bewijslast: 4.2. (…)  de bewijslast ter zake de uitputting bij degene ligt die zich daarop beroept, tenzij deze er in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen. Tussen partijen is niet in geschil dat deze uitzondering zich in casu niet voordoet. (…) Integendeel, volgens de stellingen van [XY] weet Davidoff c.s. welke dépositairs in haar distributiesysteem op grote schaal zouden verkopen aan handelaren buiten het distributiesysteem, zodat de reden die ten grondslag ligt aan de uitzondering die het Hof van Justitie in dat arrest heeft geformuleerd, niet van toepassing is op de onderhavige situatie. De uitzondering diende immers ter bescherming van aan de merkhouder nog niet bekende informatie over parallel handelende distributeurs, die de merkhouder vervolgens in staat zou stellen in de toekomst markten af te schermen.

4.3. Ingevolge artikel 150 Rv zou omkering van de bewijslast voorts nog mogelijk kunnen zijn op grond van de redelijkheid en billijkheid. Van deze mogelijkheid dient terughoudend en slechts in bijzondere omstandigheden gebruik te worden gemaakt. Het feit dat Davidoff c.s. nalaat om door middel van een markering of codering aan te geven welke producten wel of niet door haar in de EER in het verkeer zijn gebracht terwijl dit voor haar mogelijk zou zijn, vormt op zichzelf geen reden tot omkering van de bewijslast. Ook de enkele, door Davidoff c.s. betwiste en niet met stukken onderbouwde, stelling van [XY] dat er veelvuldig wordt verkocht vanuit het selectief distributiestelsel van Davidoff c.s. aan niet tot dat stelsel behorende handelaren en dat Davidoff c.s. dat gedoogt, is onvoldoende om de bewijslast om te keren.

4.4. De slotsom is dat de bewijslast van de stelling dat de door hem verhandelde producten zijn uitgeput, op [XY] rust. [XY] heeft zijn stellingen ter zake naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. (…)

Misbruik van recht: 4.6. [XY] stelt voorts dat Davidoff c.s. misbruik van recht maakt door in de gestelde omstandigheden haar merkrechten te handhaven. Volgens [XY] gebruikt Davidoff c.s. haar merkrechten in dit geval niet voor de functie waarvoor deze zijn bedoeld, maar voor marktordening. Dit verweer slaagt niet. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Davidoff c.s. voldoende gemotiveerd dat zij er belang bij heeft om de verkoop door [XY] tegen te gaan omdat het exclusieve imago van haar merken door die verkoop kan worden geschaad aangezien [XY] niet gebonden is aan de voorwaarden van haar selectieve distributiesysteem. [XY] heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat Davidoff c.s. haar merkrechten uitsluitend met een ander doel handhaaft dan het doel, althans één van de doelen, waarvoor deze rechten zijn verleend.

4.7. Er is evenmin sprake van misbruik van recht op de grond dat het belang dat Davidoff c.s. heeft bij handhaving niet opweegt tegen de belangen van [XY] bij het ongestoord verhandelen van de niet-uitgeputte waren. [XY]’s stelling dat Davidoff c.s. de grote ‘lekken’ in haar selectief distributiesysteem ongemoeid laat is, zoals hiervoor al overwogen, in het licht van de betwisting daarvan door Davidoff c.s. onvoldoende onderbouwd. Bovendien heeft [XY] niet gemotiveerd wat zijn eigen zwaarwegende belang is, zodat de rechtbank er vanuit gaat dat dit bestaat uit zijn eigen belang bij het vrij kunnen verhandelen van de waren onder de merken van Davidoff c.s.. Onder deze omstandigheden kan niet worden aangenomen dat er sprake is van een belang dat zwaarder dient te wegen dan het belang van Davidoff c.s., zodat het beroep op misbruik van recht faalt.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 april  2010, LJN: BM7564, Livius Beheer B.V. tegen Fewmore Holding B.V.

Stukgelopen samenwerking. Hoger beroep kort geding (zie vanaf IEF 7032). Geen spoedeisend belang aandeelhouder bij overdracht van IE-rechten aan inmiddels failliete dochtervennootschap. Wapperverbod. Nieuwe dwangsommen nu eerder maximum is bereikt.

Partijen hebben de franchiseformule “Kwaliteits Apotheek” een gezamenlijke vennootschap opgericht, Bwana B.V. Gedaagde Fewmore heeft hieraan voorafgaand op eigen naam het merk en de revelante domeinnamen geregistreerd. De samenwerking loopt uit op een ‘omvangrijk geschil’ en eiser Livius vordert i.c. dat gedaagde de domeinnamen, websites en merken overdraagt aan de gezamenlijk vennootschap. In eerste instantie concludeerde de voorzieningenrechter, vanwege de wat onduidelijke situatie en om een IE blokkade te voorkomen, vooralsnog alleen tot een gebruiksrecht voor de merken en overdracht van de domeinnamen en websites. In hoger beroep wordt dit vonnis grotendeels bekrachtigd. In citaten:

Spoedeisend belang: 9.  Ook volgens Livius is van voortzetting van de onderneming van Bwana thans geen sprake meer. Voor zover nog wel sprake zou zijn van voortzetting van het voeren van het merk Kwaliteits Apotheek door enkele apothekers, geldt dat deze apothekers geen partij zijn in dit kort geding. Voor zover Livius terzake als mede-belanghebbende zou moeten worden beschouwd, geldt dat de voorzieningenrechter (…) heeft overwogen dat de conclusie dat er op dit moment geen grond is voor overdracht van het merk en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content (kennelijk: van de websites), niet impliceert dat Fewmore c.s. zich op grond van die rechten kunnen verzetten tegen voortzetting van het gebruik van het merk en de content door Bwana en haar licentienemers. Livius stelt geen feiten waaruit blijkt dat Fewmore c.s. zich ook na dit vonnis tegen bedoeld gebruik zijn blijven verzetten.

10.  Wat betreft het gestelde aanvullende belang geldt dat Livius niet, bijvoorbeeld door het overleggen van een verklaring van de curator, aannemelijk heeft gemaakt dat Bwana er met het oog op de afwikkeling van haar boedel een spoedeisend belang bij heeft dat het door Fewmore c.s. ten behoeve van de onderneming gedeponeerde merk en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde websites alsnog aan haar worden overgedragen. Evenmin stelt of onderbouwt Livius dat zij als aandeelhoudster en/of schuldeiseres anderszins een spoedeisend belang heeft bij bedoelde overdracht. Waar Livius deze overdracht bij wijze van voorlopige voorziening vraagt, vooruitlopend op een beslissing daarover in een bodemzaak, had dat wel op haar weg gelegen.

11.  Livius heeft het vereiste spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen sub I en II(i) derhalve niet aannemelijk gemaakt. (…)

Wapperverbod: 13.  Het hof is, mede gelet op het ontbreken van verweer in hoger beroep, van oordeel dat, hoewel de mededeling – ervan uitgaande dat de betreffende rechten nog niet zijn overgedragen aan Bwana – op zichzelf niet onjuist is, Fewmore c.s. de belangen van Bwana en daarmee van Livius als aandeelhouder schendt door zichzelf ongeclausuleerd als rechthebbende te presenteren ten aanzien van het merk en daarmee vooruit te lopen op de definitieve beslechting van het geschil daaromtrent tussen partijen. Het hof acht het belang bij een voorziening terzake voldoende spoedeisend. Het hof zal de vordering dan ook in zoverre toewijzen dat het Fewmore c.s. zal worden verboden uitlatingen te doen met de strekking dat zij rechthebbende zijn op het merk en de andere intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 5.2 van de overeenkomst. Grief 6 slaagt derhalve.

Dwangsommen: 16.  Mede gelet op het ontbreken van verweer in hoger beroep acht het hof voorshands aannemelijk dat Fewmore c.s. de maximale dwangsom van € 50.000,- hebben verbeurd, alsook dat zij de veroordelingen in het vonnis waarvan beroep niet (geheel) zijn nagekomen. Het hof zal het vonnis vernietigen waar het de maximering tot € 50.000,- betreft. Wel acht het hof termen aanwezig om een nieuw maximum te bepalen en wel € 100.000,-. Het meerdere boven € 50.000,- zal, in verband met het doel van dwangsomoplegging (het geven van een prikkel tot nakoming) en het belang van Fewmore c.s. bij rechtszekerheid, echter slechts gelden voor overtredingen begaan na betekening van dit arrest.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 15 juni 2010, zaak T-547/08, X Technology Swiss GmbH tegen OHIM

Merkenrecht. Gemeenschapsmerkaanvraag ‘oranje kleur van punt van sok’. Weigering inschrijving. Ontbreken van onderscheidend vermogen.

59. Gelet op het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te constateren dat het aangevraagde merk door het relevante publiek als een decoratief element zal worden opgevat doordat het niet beduidend afwijkt van wat in de sokken- en kousensector normaal of gebruikelijk is, en bijgevolg elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 mist. Derhalve moet het tweede onderdeel van het enige middel worden afgewezen, zonder dat de argumenten betreffende de perceptie van het aangevraagde merk als functioneel element hoeven te worden onderzocht.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 11 juni 2010, KG ZA 10-599 NB/EB, Poex Ltd tegen Gedaagden B. en S. (met dank aan Lars Bakers, Bingh en Quintus Abeln, Abeln Advocaten).
 
Merkenrecht. Domeinnaam. Stukgelopen samenwerking. Geschil over domeinnaam Pokerfriends.com. Domeinnaam is registergoed. Eisers, voormalige zakenpartners van gedaagde B., stellen dat B. de domeinnaam pokerfriends.com in weerwil met afspraken op eigen naam hebben geregistreerd en vervolgens onrechtmatig zou hebben overgedragen aan gedaagde S.

Bevoegdheid aangenomen. Website is oproepbaar in Nederland, voldoende samenhang vordering tegen S (Slovenië) met vordering tegen B, voldoende aanknopingspunten met Nederland. Vordering tot overdracht domeinnaam in beginsel toewijsbaar in kort geding, gedaagde S. mocht echter vertrouwen op de registratie van de domeinnaam op naam van B., en wordt beschermd "door art. 3.88 eerste lid BW, waarin wordt bepaald dat een overdracht van een registergoed geldig is ondanks onbevoegdheid van de vervreemder, indien de verkrijger te goeder trouw is [etc].” Geen inbreuk door S of B. op beeldmerk eisers, geen exclusief recht op gebruik woordcombinatie. Kort geding leent daarnaast zich niet voor beoordeling van de (niet afgewikkelde) rechtsverhouding tussen eisers en B. Vorderingen afgewezen, geen 1019h proceskosten (merkenrechtelijk aspect is van ondergeschikt belang).

Lees het vonnis hier.

Rechtbank 's-Gravenhage, 9 juni 2010, 340392 / HA ZA 09-2043,VF International SAGL tegen Masita Sportswear B.V.  (met dank aan Wim Maas & Maarten Rijks, Banning).

Merkenrecht. Auteursrecht. Modellenrecht. 6ter Parijs. Ongeoorloofde mededinging. Sportieve vrijetijdskleding. Vonnis in bodemprocedure na eerder kort geding tussen partijen (IEF 7963). Vorderingen afgewezen.

Eiser Napapijri is naar oordeel van de rechtbank geen bekend merk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo. Het teken Nordal van Masita maakt geen inbreuk op het Gemeenschapsbeeldmerk Napapijri: andere totaalindrukken. Ook geen inbreuk op het Gemeenschapsbeeldmerk van VF betreffende een gestileerde uitvoering van een Scandinavische vlag. Met art. 7 lid onder h GMVo jo. art. 6ter lid 1 onder a UvP is niet verenigbaar dat een gestileerde afbeelding van een Scandinavische vlag een zodanige beschermingsomvang zou toekomen dat op grond daarvan derden het gebruik op welke wijze dan ook van de Noorse vlag zou kunnen worden ontzegd. Eveneens geen inbreuk op het badgevormige Gemeenschapsmerk Napapijri door de badges van Masita.

Vorderingen met betrekking tot auteursrecht op folders, kleding en badges eveneens afgewezen: geen sprake van ontlening, zodat de rechtbank niet toekomt aan de vraag welke de auteursrechtelijk beschermde trekken zijn van de modellen van VF (Napapijri) en of en in hoeverre deze door Masita in de aangevochten modellen zijn overgenomen. Aangezien de aangevochten modellen van Masita het resultaat geacht worden te zijn van onafhankelijk scheppend werk, worden ook de vorderingen gebaseerd op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel afgewezen. Tot slot geen sprake van ongeoorloofde mededinging door Masita: stijlnavolging en overname stijlkenmerken zijn toegestaan en geen sprake van bijkomende omstandigheden.

4.8 Artikel 7 lid 1 onder h GMVo juncto artikel 6ter lid 1 onder a Verdrag van Parijs ("UvP") staat eraan in de weg dat het gebruik van de Noorse vlag door een onderneming voor bepaalde waren door middel van een Gemeenschapsmerkinschrijving, of als een bestanddeel daarvan, wordt gemonopoliseerd (tenzij met goedkeuring der bevoegd machten die hier niet is gesteld of gebleken). Daarmee is niet verenigbaar dat aan het gestileerde - als Gemeenschapsmerk ingeschreven - teken bestaande uit vier vlakken een zodanige beschermingsomvang zou toekomen dat op grond daarvan derden het gebruik op welke wijze dan ook van de Noorse vlag zou kunnen worden ontzegd (…) Reeds hierop stranden de tegen het gebruik van de Noorse vlag gerichte vorderingen.(…)
 
4.16 (…) Masita heeft er - onweersproken - op gewezen dat de voornoemde negen kledingstukken van VF behoren tot de 'Spring Summer 2009'-collectie en op zijn vroegst begin 2009 door VF op de markt zijn gebracht. Tijdens de comparitie heeft VF ook erkend dat deze modellen niet voor 18 mei 2008 voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Daaruit volgt dat de modellen van Masita zijn ontworpen voordat de modellen van VF op de markt waren.(…)
 
4.17 Nu het verweer dat er geen sprake is van ontlening slaagt, komt de rechtbank niet meer toe aan de vragen welke de auteursrechtelijk beschermde trekken zijn van de modellen van VF en of en in hoeverre deze door Masita in de aangevochten modellen zijn overgenomen.
 
4.22 Daargelaten de vraag wie als eerst gebruik is gaan maken van de Noorse vlag en of sprake is van navolging van de stijlkenmerken van VF door Masita, slaagt het verweer van Masita dat stijlnavolging is toegestaan en dat er geen bijkomende omstandigheden zijn die dit in het onderhavige geval onrechtmatig maken.

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 3 juni 2010, zaak C-569/08, Internetportal und Marketing GmbH tegen Richard Schlicht (Prejudiciële vragen Oberster Gerichtshof, Oostenrijk).

Merkenrecht. Domeinnamen. Kwade trouw bij registratie .eu-topniveaudomein. Criteria voor de intrekking van speculatief of onrechtmatig geregistreerde .eu-topniveaudomeinnamen. Registratie van een domein door eigenaar van nationaal merk, dat enkel is verworven om deze registratie mogelijk te maken gedurende de zgn. sunrise-periode (alleen voor merkhouders) van de . eu-domeinaam. “Bijgevolg kon een domeinnaam zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die met een als zodanig gewenste soortnaam overeenstemt, in het eerste deel van de stapsgewijze registratie slechts middels de kunstgreep van een daartoe gecreëerd en ingeschreven merk worden geregistreerd.”

Internetportal heeft tijdens de eerste fase van de sunrise-periode de domeinnaam „www.reifen.eu” laten registreren op basis van haar merk &R&E&I&F&E&N& dat zij in Zweden voor veiligheidsriemen had laten inschrijven, naar het zich laat aanzien omdat de registratieregels, uit technische overwegingen, voorzien in de schrapping van het teken „&”, waardoor het anders niet als merk te beschermen soortnaam REIFEN (banden) overblijft. Daarnaast heeft Internetportal und Marketing in Zweden 33 soortnamen als merk laten inschrijven, waarbij zij telkens het speciale teken „&” vóór en na elke letter heeft gebruikt. Zij heeft tevens 180 aanvragen ingediend voor de registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen.

In zijn arrest preciseert het Hof dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke uitdrukkelijk in de Verordening m.b.t. het .eu-topniveaudomein zijn opgesomd en dat bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw rekening dient te worden gehouden met alle in het concrete geval relevante factoren.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 21, lid 3, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie moet aldus worden uitgelegd dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke sub a tot en met e van die bepaling zijn opgesomd.

2) Bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004, gelezen in samenhang met lid 3 van dat artikel, dient de nationale rechter rekening te houden met alle in het concrete geval relevante factoren en met name met de omstandigheden waarin de inschrijving van het merk is verkregen en de omstandigheden waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd.

Wat de omstandigheden betreft waarin de inschrijving van het merk is verkregen, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:

–  het oogmerk om het merk niet te gebruiken op de markt waarvoor de bescherming is aangevraagd;

–  de presentatie van het merk;

–  het feit dat een groot aantal andere met soortnamen overeenstemmende merken is geregistreerd, en

–  het feit dat het merk is ingeschreven kort vóór het begin van de stapsgewijze registratie van .eu-topniveaudomeinnamen.

Wat de omstandigheden betreft waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:

–  het onrechtmatige gebruik van speciale tekens of leestekens in de zin van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 met het oog op de toepassing van de in dat artikel vastgestelde transcriptieregels;

– de registratie tijdens het eerste deel van de in die verordening vastgestelde stapsgewijze registratie op basis van een merk dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding is verkregen, en

–  het feit dat een groot aantal aanvragen tot registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen is ingediend.

Lees het arrest hier. Perbericht HvJ EU hier.

Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, 10 mei 2010,  LJN: BM5644, Playboy Enterprises International Inc. tegen Rewachand Free Zone B.V.

Merkenrecht. Antilliaans kort geding. Het doen van de merkregistratie valt ruim buiten het beschreven kader dat verbiedt het gebruik van het merk in het economisch verkeer. Daarom is ook van een merkinbreuk geen sprake in zoverre deze op de door Playboy als onrechtmatige aangeduide merkregistratie is gebaseerd.

Samenvatting rechtspraak.nl: Rewachand bestrijdt niet het uitsluitende recht van Playboy en evenmin dat door haar eigen merkregistratie van het woordmerk PLAYBOY geen aan haar toekomend merkrecht is ontstaan. Op de mondelinge behandeling van dit kort geding heeft zij laten weten doorhaling van haar merkregistratie te verzoeken. Er is geen voldoende bewijs van onrechtmatige verkoop van goederen met het merk PLAYBOY. Het doen van de merkregistratie valt ruim buiten het beschreven kader dat verbiedt het gebruik van het merk in het economisch verkeer. Rewachand heeft het nodeloos op een kort geding laten aankomen en wordt daar daarom veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

4.5. Dan blijft ter behandeling over de stelling van Playboy dat reeds de merkregistratie door Rewachand als een gebruik in de zin van artikel 23 Merkenlandsverordening kwalificeert, en dit kennelijk reden geeft voor toewijzing van de in hetzelfde artikel genoemde verbods- en schadevorderingen (…). Ingevolge artikel 23 Merkenlandsverordening zijn deze vorderingen uitsluitend aan de orde indien er sprake is van een gebruik van het merk in het economisch verkeer. Onder gebruik in het economisch verkeer wordt over het algemeen (in de jurisprudentie en de literatuur) verstaan een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt nagestreefd. In artikel 23 lid 2 Merkenlandsverordening wordt onder gebruik van een merk of overeenstemmend teken met name verstaan a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken c) het in- en uitvoeren van waren onder het teken, behalve wanneer het betreft invoer met de kennelijke bestemming van wederuitvoer en d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in reclame. Het doen van een merkregistratie valt ruim buiten dit beschreven kader en daarmee buiten het bereik van artikel 23 Merkenlandsverordening. Daarom is ook van een merkinbreuk (in de zin van artikel 23 Merkenlandsverordening) geen sprake in zoverre deze op de door Playboy als onrechtmatige aangeduide merkregistratie is gebaseerd.

Lees het vonnis hier. 

HvJ EU, 3 juni 2010, zaak C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group GmbH tegen Simex Trading AG (Prejudiciële vragen Oberlandesgericht Nürnberg, Duitsland)

Merkenrecht. Uitputting. Bij doorverkoop testflacons met parfum die door houder van merk ter beschikking zijn gesteld van depositaris (buiten de EER) die deel uitmaakt van netwerk van selectieve distributie kan er i.c. niet van worden uitgegaan dat de merkhouder impliciet heeft toegestemd tot het in de handel brengen ervan in de EER.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:

In omstandigheden als die van het hoofdgeding moeten artikel 13, lid 1, van verordening (..) inzake het gemeenschapsmerk en artikel 7, lid 1, van de Eerste Richtlijn (…), aldus worden uitgelegd dat er enkel sprake is van uitputting van de aan het merk verbonden rechten wanneer er op grond van een door de verwijzende rechter te verrichten beoordeling van kan worden uitgegaan dat de houder van dit merk uitdrukkelijk of impliciet heeft toegestemd tot het respectievelijk in de Europese Gemeenschap of in de Europese Economische Ruimte in de handel brengen van de waren waarvoor die uitputting wordt aangevoerd.

In omstandigheden als die van het hoofdgeding, die erin bestaan dat „parfumtestflacons” zonder eigendomsoverdracht en met een verbod op verkoop ervan ter beschikking worden gesteld van met de merkhouder contractueel gebonden tussenhandelaren opdat hun klanten de inhoud ervan voor testdoeleinden kunnen verbruiken, en waarbij de merkhouder deze waar te allen tijde kan terugroepen en de presentatie ervan zich duidelijk onderscheidt van die van de parfumflacons die de merkhouder gewoonlijk ter beschikking stelt van deze tussenhandelaren, kan er, aangezien deze testflacons parfumflacons zijn waarop de vermeldingen „demonstratie” en „mag niet worden verkocht” zijn aangebracht, bij gebreke van enig bewijselement in tegengestelde zin – waarover de verwijzende rechter dient te oordelen – niet van worden uitgegaan dat de merkhouder impliciet heeft toegestemd tot het in de handel brengen ervan.

Lees het arrest hier.