Woord- en of beeldmerk  

HvJ EG 22 september 2009, Conclusie A-G Poiares Maduro in gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 Google France c.s. tegen Louis Vuitton Malletier, Viaticum, Luteciel, CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin en Tiger, franchisée Unicis (Prejudiciële vragen Cour de Cassation, Frankrijk).

Merkenrecht. Conclusie A-G in Google Adwordszaken. 'A-G Poiares Maduro is van mening dat Google geen merkinbreuk heeft gepleegd door adverteerders de mogelijkheid te bieden om met ingeschreven merken overeenkomende zoekwoorden te kopen. Het is evenwel mogelijk dat Google aansprakelijk wordt gesteld voor het doen verschijnen in AdWords van inhoud die merkinbreuken bevat.' Net gepubliceerd, eerst even het persbericht en de conclusie van de conclusie:

III –  Conclusie

155. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging de Cour de cassation te antwoorden als volgt:

„1)      Wanneer een marktdeelnemer, via een overeenkomst tot betalende vermelding op internet, een zoekwoord selecteert dat in het geval van een zoekopdracht op basis van dit woord een link doet verschijnen die uitnodigt om te surfen naar een site die door deze marktdeelnemer wordt geëxploiteerd teneinde waren of diensten aan te bieden, en dat een door een derde ingeschreven merk reproduceert of nabootst voor dezelfde of soortgelijke waren, zonder toestemming van de houder van dit merk, wordt niet als zodanig inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht dat aan de merkhouder wordt toegekend op grond van artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

2)      Artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moeten aldus worden uitgelegd dat een merkhouder de verlener van een betalende dienst van vermelding niet kan verbieden om adverteerders zoekwoorden ter beschikking te stellen die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, of om in het kader van de overeenkomst tot vermelding te zorgen voor het creëren en bevoorrecht verschijnen van commerciële links naar sites op basis van deze zoekwoorden.

3)      Indien het gaat om bekende merken, kan de merkhouder zich niet verzetten tegen een dergelijk gebruik op grond van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

4)      De verlener van de betalende dienst van vermelding kan niet worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (‚richtlijn inzake elektronische handel’).”

Lees de conclusie hier. Persbericht HvJ EG hier.

1- GvEA, 14 september 2009, zaak T-152/07, Lange Uhren GmbH tegen OHIM.

Terechte weigering beeldmerk / vormmerk (geometrische vormen op wijzerplaat) horloge.

106 Es ist festzustellen, dass es in Wirklichkeit nicht darauf ankommt, ob die Zahl der symmetrischen oder asymmetrischen Positionierungen üblicher geometrischer Formen möglicherweise mehr oder weniger begrenzt ist, da solche Positionierungen einfacher und üblicher geometrischer Formen allein als solche nicht die Unterscheidungskraft gewährleisten können, mit der die angemeldete Marke versehen sein muss. In der Positionierung üblicher geometrischer Formen auf einem Uhrenziffernblatt lässt sich nämlich auf den ersten Blick kein Hinweis auf die betriebliche Herkunft der entsprechenden Ware erkennen, sondern sie wird vielmehr als ein Funktionselement der Ware wahrgenommen. Im Übrigen steht nicht fest, dass das maßgebliche Publikum, auch wenn es sich um ein verständiges Publikum wie das bei Luxusuhren handelt, gewöhnt ist, solche geometrischen Formen als Angabe der betrieblichen Herkunft der betreffenden Ware anzusehen, ohne zugleich den Namen des Herstellers zu assoziieren.

(…) 134 Der Gerichtshof hat nämlich in seinem oben in Randnr. 26 angeführten Urteil Bovemij Verzekeringen nicht in Frage gestellt, was er insoweit in seinem oben in Randnr. 67 angeführten Urteil Storck/HABM entschieden hatte. Im oben in Randnr. 26 angeführten Urteil Bovemij Verzekeringen war das angemeldete Zeichen als im niederländischsprachigen Teil des Beneluxgebiets als ohne jede Unterscheidungskraft angesehen worden, und der Gerichtshof entschied, dass dann, wenn das Eintragungshindernis nur in einem Sprachraum des betreffenden Mitgliedstaats oder des Beneluxgebiets bestehe, nachgewiesen werden müsse, dass die Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung in diesem gesamten Sprachraum erworben habe. Dieser Schluss gleicht dem Schluss des Gerichtshofs im oben in Randnr. 67 angeführten Urteil Storck/HABM, in dem es heißt, dass eine Marke nur dann nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 zur Eintragung zugelassen werden kann, wenn nachgewiesen wurde, dass sie durch Benutzung Unterscheidungskraft in dem Teil der Gemeinschaft erworben hat, in dem sie keine originäre Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b besaß (Randnr. 83 des Urteils).

135 Das Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe das oben in Randnr. 26 angeführte Urteil Bovemij Verzekeringen falsch verstanden, kann damit keinen Erfolg haben.

136 Daraus folgt, dass die Klägerin auch mit ihrer Argumentation, es hätte ausgereicht, dass die angemeldete Marke während des maßgeblichen Zeitraums in maßgeblichen Teilen der Gemeinschaft Gegenstand von Werbekampagnen gewesen sei, da der Markt für Luxusuhren ein Markt mit begrenzten Absätzen sei, die von einem Land zum anderen deutlich unterschiedlich ausfielen, keinen Erfolg haben kann, da es sich bei dem Gebiet, in dem es der angemeldeten Marke an Unterscheidungskraft fehlt, um das Gebiet der 15 Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zur Zeit der Markenanmeldung im Jahr 2002 handelt.

Lees het arrest hier. 

2- GvEA, 16 september 2009, zaak T-180/07, Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, SA tegen OHIM

Onterecht weigering OHIM beeldmerk MADRIDEXPORTA.

36 (…)  la chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque demandée ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 à l’égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés. (…)

37 Or, en l’espèce, force est de constater que les produits et les services en cause présentent entre eux des différences tenant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur mode de commercialisation telles qu’ils ne peuvent être considérés comme constituant une catégorie homogène permettant à la chambre de recours d’adopter à leur égard une motivation globale.

38 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en ne rattachant pas son analyse aux produits et aux services en cause et en ne démontrant pas que le signe figuratif MADRIDEXPORTA pouvait servir, dans le commerce, pour en désigner les caractéristiques propres, la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94.

Lees het arrest hier.

3- GvEA, 16 september 2009, zaak T-391/07, Alfons Alber tegen OHIM.

Terechte weigering vormmerk greep tuingereedschap.

57 Selbst wenn die fragliche U-Form, die charakteristische Rundung an einer Seite, das hochstehende Zwischenelement an der Innenseite und der schwungförmig erscheinende Auslauf in der Form eines Fragezeichens an der Längsseite nicht als rein technische und funktionelle Merkmale, die u. a. einen guten Halt gewährleisten, sondern als ästhetische und phantasievolle Eigenschaften anzusehen wären, reichten diese Eigenschaften nicht aus, um das fragliche dreidimensionale Zeichen klar von den üblichen Griffformen zu unterscheiden. Insbesondere ist, wie die Beschwerdekammer ausführt, die abgerundete U-Form für Griffe bei Scheren oder Garten- und Baumscheren typisch, da die Rundung in technischer Hinsicht dazu dienen kann, einen oder mehrere Finger hindurchzustecken.

(…) 60. Somit hat die Beschwerdekammer bei ihrer Einschätzung, dass das fragliche dreidimensionale Zeichen sich nicht erheblich von der normalen Form einer Garten- oder Baumschere unterscheide, keinen Fehler begangen.

Lees het arrest hier. 

4- GvEA, 16 september 2009, zaak T-80/07, JanSport Apparel Corp. tegen OHIM

Terechte weigering woordmerk BUILD TO RESIST.

28      As regards the nature of the relationship between the slogan and the goods concerned, it is apparent from the foregoing that the Board of Appeal was right in observing in paragraphs 11 and 12 of the contested decision that, from the point of view of the relevant public, the expression ‘built to resist’ could have only one possible meaning in relation to paper, paper goods and office requisites in Class 16, leather, imitations of leather, travel articles not included in other classes and saddlery in Class 18 and clothing, footwear and headgear in Class 25, namely that they are manufactured to last and are therefore tough and resistant to wear and tear.

Lees het arrest hier.

5- GvEA, 15 september 2009, zaak T-471/07, Welle AG tegen OHIM

Terechte weigering inschrijving IR woordmerk TAME IT als gemeenschapsmerk. Comsmetische middelen.

21 In dit verband moet in de eerste plaats worden opgemerkt dat, zoals de kamer van beroep heeft geconstateerd, het Engelse werkwoord „to tame” onder meer „soepeler maken”, „bedwingen of beteugelen” of „handelbaar maken” betekent. De kamer van beroep heeft er overigens op gewezen, zonder door verzoekster te zijn weersproken, dat deze laatste op haar Internetpagina in het Verenigd Koninkrijk het werkwoord „to tame” in de zin van „soepeler maken” gebruikt om voor een aantal van haar haarverzorgingsproducten reclame te maken.

28 Gelet op een en ander moet worden geconcludeerd dat het merk TAME IT met betrekking tot haarlotions, haarcosmetica en etherische oliën die voor haarverzorging kunnen worden gebruikt, en voor zover dit merk de consument ertoe aanspoort deze waren te gebruiken en/of hem informeert over het bij het gebruik daarvan te verwachten effect, door het relevante publiek onmiddellijk veeleer als een reclameboodschap zal worden opgevat dan als een aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren. Derhalve kon de kamer van beroep oordelen, gelet op het in punt 18 hierboven in herinnering geroepen beginsel, dat het merk voor alle betrokken waren onderscheidend vermogen mist.

Lees het arrest hier. 

1- GvEA, 16 september 2009, zaak T-130/08, Gres La Sagra, SL tegen OHIM / Ceramicalcora, SA

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerk VENATTO MARBLE STONE, oppositie o.g.v. oudere nationale beeldmerken VENETO CERÁMICAS. Oppositie toegewezen.

51. (…) c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque entre les marques en conflit. En effet, les différences entre les produits concernés ne sont pas suffisantes pour écarter l’existence du risque que le public pertinent puisse croire que les carrelages, pavés et revêtements de grès, de dalles et de sols, commercialisés sous les marques antérieures VENETO CERÁMICAS, d’une part, et les porcelaines et produits en céramique et en marbre à usage domestique et les services de traitement de matériaux, commercialisés sous la marque demandée VENATTO MARBLE STONE, d’autre part, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

Lees het arrest hier. 

2- GvEA, 16 september 2009, zaak T-221/06, Hipp & Co. KG tegen OHIM/Laboratoris Ordesa, SL.

Oppositieprocedure. Aanvraag woordmerk Bebimil, oppositie o.g.v. oudere gemeenschaps & nationale beeldmerken BLEMIL. Oppositie toegewezen.

65 As regards goods covered by the trade mark application other than those referred to in the preceding paragraph [milk], the suffix ‘mil’ has no meaning and no power of suggestion, so that the trade mark applied for is, as a whole, ultimately deprived of any particular conceptual content, notwithstanding the fact that its prefix ‘bebi’ has a certain evocative force. As OHIM pointed out at the hearing, the evocative force of the prefix ‘bebi’ may also be further weakened in certain countries such as Spain, since that word may be perceived there as referring to the Spanish verb ‘beber’, meaning ‘to drink’.

66 Moreover, some consumers may not understand the component ‘mil’ as an allusion to milk or the component ‘bebi’ as an allusion to babies, especially if they do not understand basic English or German, or as a result of the fact, as pointed out by OHIM, that the prefix ‘bebi’ is visually and phonetically different from the word ‘baby’ and that in Spain, for example, the word for milk is ‘leche’ and the word ‘mil’ means ‘thousand’ (paragraph 28 of the contested decision). For that category of consumers, the two marks at issue are fanciful and do not have any conceptual content. No conceptual similarity or difference can therefore be established between the two marks (see, to that effect, ZIPCAR, paragraph 45).

71 In view of the fact that some of the goods protected by the earlier mark are identical with and others similar to those in respect of which the trade mark application was rejected and taking account of the visual and phonetic similarities between the marks, which, contrary to the applicant’s assertion, are not counteracted by conceptual differences, given that the marks at issue, taken as a whole, do not have any specific meaning, the Court considers that the Board of Appeal was correct in concluding in the contested decision that there was a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 between the marks at issue, at the very least among general public.

Lees het arrest hier. 

3- GvEA, 16 september 2009, zaken T-305/07 en T-306/07, Offshore Legends tegen OHIM/Acteon.

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerken OFFSHORE LEGENDS, oppositie o.g.v. ouder nationaal beeldmerk OFFSHORE 1. Kleding. Oppositie toegewezen.

96 Il convient, dès lors, de conclure que la chambre de recours n’a pas commis une erreur en constatant, au point 43 des décisions attaquées, que, pour le groupe du public pertinent comprenant le mot « offshore » comme désignant un « sport nautique », les marques en cause étaient similaires sur les plans phonétique et conceptuel, alors que, sur le plan visuel, leur similitude était plus faible. De même, il y a lieu de conclure que, s’agissant du groupe des consommateurs ne comprenant pas le terme « offshore » en ce sens, la chambre de recours a, à juste titre, constaté au point 45 des décisions attaquées que l’importance de ce mot serait encore accrue dans l’impression d’ensemble des marques en cause, ce qui accentuerait les similitudes visuelle et phonétique des marques en cause. Cependant, sur le plan conceptuel, il convient de considérer que, pour ces derniers consommateurs, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, la similitude des marques en cause ne serait pas augmentée (voir points 89 et 90 ci-dessus).

(…) 98 En l’espèce, il y a lieu de considérer que, eu égard au degré de similitude entre les marques en cause constaté au point 96 ci-dessus et eu égard au fait que les produits en cause sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, hautement similaires, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque entre elles.

Lees het arrest hier.

4- GvEA, 16 september 2009, zaak T-458/07, Dominio de la Vega, SL tegen OHIM / Ambrosio Velasco SA

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerk DOMINIO DE LA VEGA, oppositie o.g.v. ouderw CTM  PALACIO DE LA VEGA. Wijn. Oppositie toegewezen.

51 En revanche, ainsi qu’il a été jugé au point 43 ci-dessus, l’élément verbal « de la vega » sera perçu par le public espagnol comme un patronyme, venant spécifier l’origine des produits en cause. En effet, il est fréquent de conférer aux vins et aux autres boissons alcooliques des dénominations composées d’un terme faisant allusion à un type de parcelle ainsi qu’à son propriétaire, qui indiquent, en général, la provenance du produit concerné [arrêt du Tribunal du 16 décembre 2008, Torres/OHMI – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T-259/06, non publié au Recueil, point 64]. L’expression « de la vega » fait en ce sens référence au propriétaire du domaine duquel sont originaires respectivement, les produits couverts par la marque antérieure, et ceux couverts par la marque demandée. Or, il est constant que les consommateurs de boissons alcoolisées accordent une importance particulière à l’origine des produits, laquelle permet généralement d’apprécier les qualités du produit considéré. Il en résulte que l’élément verbal « de la vega » attirera davantage l’attention des consommateurs espagnols que les termes « palacio » et « dominio ».

(…) 54 Dès lors que le risque de confusion existe dans un État membre, en l’occurrence l’Espagne, cela suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée, ainsi qu’il a été rappelé au point 24 ci-dessus.

Lees het arrest hier.

5- GvEA, 16 september 2009, zaak T-400/06 tegen Zero Ondustry Srl tegen OHIM/ zero Germany GmbH

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerk ZEROHR+, oppositie o.g.v. oudere nationale woord- en beeldmerken ZERO. Kleding. Oppositie toegewezen.

75 In addition, granting excessive importance to the fact that the earlier mark has only a weak distinctive character would have the effect that the factor of the similarity of the marks would be disregarded in favour of the factor based on the distinctive character of the earlier mark, which would then be given undue importance. The result would be that where the earlier mark is only of weak distinctive character a likelihood of confusion would exist only where there was a complete reproduction of that mark by the mark applied for, whatever the degree of similarity between the signs at issue. Such a result would not, however, be consistent with the very nature of the global assessment which the competent authorities are required to undertake by virtue of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 (see Limoncello di Capri, cited in paragraph 74 above, paragraph 52 and the case‑law cited).

80 Having regard, first, to the similarity of the goods concerned and the close similarity between the signs at issue and, second, to the interdependence of those two factors in the context of an overall assessment of the likelihood of confusion, the Board of Appeal was correct to find there to be such a likelihood between the conflicting marks.

Lees het arrest hier.

6- GvEA, 15 september 2009, T-308/08, Parfums Christian Dior tegen OHIM / Consolidated Artists B.V.

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerk MANGO adorably, oppositie o.g.v. oudere (inter)nationale woordmerken J’ADORE en ADIOABLE. Kleding. Oppositie afgewezen.

54 Ainsi, il résulte de cette jurisprudence que le caractère distinctif de la marque antérieure ou sa renommée doit être pris en compte au niveau de l’appréciation du risque de confusion, une fois la similitude entre les marques établie, et non, comme le soutient la requérante, pour établir cette similitude.

55 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

(…) 62 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les marques MANGO adorably et J’ADORE étaient si différentes que le degré de similitude n’était pas suffisant pour que le public pertinent établisse un lien entre ces deux marques et que, par conséquent, une des trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’était pas remplie.

63 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il ressort de l’examen du premier moyen que les marques en conflit ne sont pas similaires.

64 Dès lors, la première des trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’étant pas remplie, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au rejet de l’opposition formée par la requérante sur le fondement de cette disposition.

Lees het arrest hier.

7- GvEA, 15 september 2009, zaak T-446/07, Royal Appliance International GmbH tegen OHIM / BSHBosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Oppositieprocedure. Aanvraag woordmerk CENTRIXX, oppositie o.g.v. oudere nationale woordmerken SENSIXX. Huishoudelijke apparatuur. Oppositie toegewezen.

63 In Anbetracht der Identität der fraglichen Waren, der großen klanglichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, ihrer durchschnittlichen schriftbildlichen Ähnlichkeit, des Umstands, dass sie in begrifflicher Hinsicht nicht vergleichbar sind und dass das maßgebliche Publikum beim Erwerb der fraglichen Waren keine besondere Aufmerksamkeit aufbringt, und unter Berücksichtigung der Wechselbeziehung zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Faktoren durfte die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall davon ausgehen, dass eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, obwohl die Marke sensixx eine geringe – und nicht, wie von der Beschwerdekammer angenommen, durchschnittliche – Kennzeichnungskraft aufweist. Das Vorbringen der Klägerin zur geringen Kennzeichnungskraft der Marke sensixx ist daher jedenfalls als ins Leere gehend zurückzuweisen.

64 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer rechtsfehlerfrei zu dem Schluss gelangt ist, dass eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden könne. Daher ist der einzige Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 als unbegründet zurückzuweisen und die Klage insgesamt abzuweisen.

Lees het arrest hier.

Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 september 2009, KG ZA 09-1029, Debonair Trading International Lda. c.s. tegen Procter & Gamble Nederland B.V. c.s. (eveneens met dank aan De Brauw Blackstone Westbroek voor de zoenen).

Merkenrecht. Auteursrecht. Eiser is producent van cosmeticalijn SO…? KISS ME en gebruikt op de haar verpakkingen de, als gemeenschapsbeeldmerk geregistreerde, vorm van een lippenstiftafdruk. Eiser maakt bezwaar tegen het gebruik van lippenstiftafdrukken op de verpakkingen van gedaagdes “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”. Gedaagde stelt dat het beeldmerk nietig is, dan wel vervallen moet worden verklaard. De vorderingen van eiser worden afgewezen. Louter decoratief gebruik, geen verwarringsgevaar, geen merkinbreuk. Geen auteursrechtinbreuk, aangezien er geen sprake van ontlening is. Geen slaafse nabootsing. (Afbeeldingen in vonnis. Gebruikte afbeelding links: lipstickafdruk Marilyn Monroe).

4.9. In dit kort geding kan de vraag of een gerede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het door Debonair ingeroepen merk de procedures in Alicante zal overleven in het midden blijven. Zelfs als veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de geldigheid van het Beeldmerk, is naar voorlopig oordeel geen sprake van merkinbreuk.

Louter decoratief gebruik: 4.10. Voorshands oordelend is de toepassing door Procter & Gamble van het aangevallen teken niet te kwalificeren als gebruik als merk, maar moet het worden gezien als louter decoratief gebruik, als versiering. Ook gelet op toepassing van lippenstiftafdrukken in de branche, die voorshands algemeen gebruikelijk wordt geoordeeld, kan Procter & Gamble het gebruik van dergelijke tekens niet worden verboden, te meer daar de door Procter & Gamble gebruikte tekens niet identiek worden geoordeeld aan het Beeldmerk. In dit verband is van belang hetgeen is overwogen door het Europese Hof van Justitie in zijn uitspraken in de zaken Adidas/ Fitnessworld (zaak C-408/01) en Adidas / Marca II (zaak C-102/07). (…) In onderhavige zaak is naar voorlopig oordeel niet aannemelijk geworden dat, als het wordt geconfronteerd met de betreffende producten van Procter & Gamble, het betrokken publiek kan menen dat deze waren van DBI of van economisch met DBI verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Ook het door Procter & Gamble uitgevoerde marktonderzoek – waar wellicht wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn, zoals Debonair naar voren brengt, maar naar voorlopig oordeel ook weer niet zodanige, dat deze het marktonderzoek in zijn geheel onbruikbaar lijkt te maken – lijkt voorshands te onderbouwen dat het teken louter als versiering wordt opgevat. Overigens zijn voor dit voorlopig oordeel ook de hierna aan de orde komende elementen relevant (beperkt onderscheidend vermogen vanwege algemeen gebruik als versiering, beperkte merkenrechtelijke overeenstemming door combinatie met Naomi Campbell en het teken Cat Deluxe, geen bekendheid van het Beeldmerk en ondanks soortgelijkheid van waren de omstandigheid dat uit het marktonderzoek blijkt dat geen sprake is van associatie noch van verwarring). 

Verwarringsgevaar: 4.11. Maar (of, anders gezegd: Want) ook als de toepassing door Procter & Gamble van de gewraakte tekens wel als merkgebruik zou hebben te gelden, dan is naar voorlopig oordeel geen sprake van inbreuk, omdat geen sprake van is verwarringsgevaar. Gevaar voor verwarring wordt deels bepaald door de mate van overeenstemming tussen merk en teken en wordt ook beïnvloed door de soortgelijkheid van de waren en het onderscheidend vermogen van het merk. Omdat het lippenstiftafdrukteken vanwege het veelvuldig hanteren – al dan niet (maar doorgaans hoofdzakelijk) decoratief – van dat teken voor cosmetica- en lifestyleproducten een gering onderscheidend vermogen heeft, is immers – ondanks de identieke waren – een zeer grote mate van overeenstemming vereist. Nu die mate van overeenstemming ontbreekt, is dat voorlopig oordeel een eerste grond voor afwijzing van de inbreukvorderingen “sub b”.

4.12. Het door Procter & Gamble overgelegde marktonderzoek bevestigt deze voorlopige visie. (…)

4.13. Aan een voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk “sub b” staat bovendien in de weg dat Procter & Gamble de lippenstiftafdruk altijd gebruikt in combinatie met haar Cat Deluxe merk en ook in combinatie met Naomi Campbell’s naam en/of afbeelding. In dit verband is daarbij van belang dat die gecombineerde aanduiding voorshands als tamelijk bekend wordt gekwalificeerd (…).

4.14. Daarmee ontbreekt naar voorlopig oordeel de grond voor een verbod gebaseerd op artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

Bekendheid: 4.15. Voorts is – eveneens ten overvloede, nu naar voorlopig oordeel primair geen sprake is van gebruik als merk door Procter & Gamble – de voorzieningenrechter van oordeel dat artikel 9 lid sub a GMVo in dit geval geen toepassing kan krijgen, nu geen sprake is van de daarvoor vereiste identiteit van het ingeroepen merk en het aangevallen teken. Artikel 9 lid sub c GMVo is ten slotte evenmin toepasselijk, omdat naar voorlopig oordeel onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat sprake zou zijn van een bekend merk. (…) Voorshands terecht wordt de kwalificatie van Procter & Gamble geoordeeld dat dit moet worden gezien als wat in de branche wordt genoemd een “shelf warmer”.

Auteursrechtinbreuk: 4.20. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Debonair voor de verpakkingen aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming. (…).

4.21. Ook is, voorlopig oordelend, sprake van een zekere mate van overeenstemming van de totaalindrukken van de verpakkingen van de twee productlijnen. Of die overeenstemming voldoende is om auteursrechtinbreuk aan te nemen, kan in het midden blijven in verband met de ontleningsvraag.

4.22. Zelfs al zou sprake zijn van in voldoende mate overeenstemmende totaalindrukken, dan nog is naar voorlopig oordeel niet voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van ontlening door Procter & Gamble. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat de door Procter & Gamble ingeschakelde ontwerper kennis had van de producten van Debonair, nu Debonair – onbestreden – stelt dat haar “SO…? KISS ME”-productlijn ook in de Verenigde Staten op de markt was in de relevante periode, is het volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat bij het ontwerpen van de “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”- verpakkingen – het betreft het zesde product in lijn sinds in 1999 de samenwerking met Naomi Campbell begon – de “SO…? KISS ME”-verpakkingen ter inspiratie hebben gediend, gezien het verschil in prijs en verschillend beoogde uitstraling van beide productlijnen, alsmede de beperkte creatieve keuzes voor dergelijke verpakkingen, zodat aannemelijk wordt geacht dat twee ontwerpers tegelijk op het idee komen te versieren met lippenstifafdrukmonden, die bovendien niet identiek worden geoordeeld. In dit kort geding is door Procter & Gamble – voorshands oordelend – voldoende aannemelijk gemaakt dat zij zelfstandig tot het betreffende ontwerp is gekomen, zodat geen sprake is van ontlening in de zin van het Barbie-arrest (HR 21 februari 1992, NJ1993, 164).

Slaafse nabootsing:  4.26. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands – mede gezien het feit dat de door Debonair toegepaste elementen, zoals de lippenstiftafdruk en de kleuren rood, wit en roze op een verpakking met een witte/crème achtergrond, in de parfumindustrie bepaald niet ongebruikelijk waren en zijn – dat het onderscheidend vermogen van de “SO…? KISS ME”-verpakkingen niet bijzonder sterk is. (…)

4.27. Gezien het beperkte onderscheidend vermogen van de “SO…? KISS ME”- verpakkingen, het feit dat de beide productlijnen niet (nagenoeg) identieke verpakkingen gebruiken en het consequente gebruik door Procter & Gamble van andere elementen, met name van de naam en/of beeltenis van Naomi Campbell en het teken Cat Deluxe, is er naar voorlopig oordeel geen gevaar voor verwarring.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 8 september 2009, zaaknr. 200.001.182/01 SKG, Levis Strauss & Co c.s. tegen Metro Cash & Carry Nederland B.V. (met dank aan Vicky Tsoutsanis, Ventoux).

Merkenrecht. Uitputting. Parallelimport spijkerbroeken. Hoger beroep opheffingskortgeding na ex parte. Eindarrest na Gerechtshof Amsterdam, 3 juli 2008, IEF 6400. Aanvullende verklaring m.b.t. tot accountantsrapport is toereikend geoordeeld als bewijs van de door Makro gestelde uitputting. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. 1019h proceskosten: € 71.217,95.

2.6. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan uit de thans door Makro aangedragen gezamenlijke bewijsmiddelen in onderling verband voldoende specifiek, nauwkeurig en verifieerbaar worden afgeleid dat de partij in het geding zijnde spijkerbroeken tot Levi Strauss c.s. is te herleiden. Levi Strauss c.s. hebben naar behoren op het door Makro aangedragen bewijs kunnen reageren en hun recht op tegenspraak kunnen uitoefenen. (…) Er zijn geen aanwijzingen dat deze feitelijke constatering van de accountant niet juist zou zijn. (..) De door Levi Strauss c.s. gesuggereerde mogelijkheid van "fake facturen" en ongeautoriseerde goederen of mengpartijen uit het "grijze circuit" berust in het onderhavige geval slechts op speculatie waaraan het hof voorbijgaat. Hetgeen Levi Strauss c.s. verder nog hebben tegengeworpen geeft het hof geen aanleiding om door de accountant gehanteerde methode te diskwalificeren. De gerapporteerde feitelijke bevindingen van de accountant worden dan ook voorshands toereikend geoordeeld als bewijs van de door Makro gestelde uitputting van het merkrecht van Levi Strauss c.s. met betrekking tot de onderhavige partij spijkerbroeken nu deze door of met toestemming van Levi Strauss c.s. in de EER in het verkeer is gebracht.

(..) 3. Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; verwijst Levi Strauss c.s. in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Makro tot op heden begroot op € 71.217,95 (exclusief btw).

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 4 september 2009, LJN: BJ6835, G-Star International Ltd. c.s. tegen Metro Cash & Carry Nederland B.V. (met dank aan Peter Claassen, AKD Prinsen Van Wijmen N.V.)

Herstelarrest. Herstel van als gevolg van misslag drie maal verwisselde wel/niet erkende wederverkopers in rov. 3.6. In het door de Hoge Raad op 10 juli 2009 gewezen arrest [IEF 8059] tussen enerzijds G-Star International Ltd/G-Star International B.V. en anderzijds Metro Cash & Carry Nederland B.V. is een misslag geslopen.

De Hoge Raad verwisselde op drie plaatsen in rechtsoverweging 3.6 “erkende wederverkoper” met “niet-erkende wederverkoper”. Het effect van de misslag van de Hoge Raad was dat ro. 3.6 inhield dat de “erkende wederverkoper” vrij was het merk te gebruiken mits geen afbreuk zou worden gedaan aan de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Deze zin en de daarop volgende pasten niet in de opbouw van rechtsoverweging 3.6. De Hoge Raad heeft in het arrest van 4 september 2009 deze misslag hersteld. 

Lees het arrest hier of hier (Rechtspraak.nl).

HvJ EG, 8 september 2009, zaak C-478/07, Budĕjovický Budvar, národní podnik tegen Rudolf Ammersin GmbH (prejudiciële vragen Handelsgericht Wien, Oostenrijk).

Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen. Merkenrecht. Interpretatie van HvJ EG 18 november 2003, C-216/01 inzake de vereisten voor de bescherming van een benaming als geografische aanduiding (‘Bud’), wanneer die in het land van herkomst noch de naam van een plaats, noch van een streek is. Gevolgen van de toetreding van Tsjechië tot de EU. Eerst even voor jezelf lezen. Het Hof van Justitie (Grote kamer) verklaart voor recht:

1) Uit punt 101 van het arrest van 18 november 2003, Budĕjovický Budvar (C-216/01) vloeit het volgende voort:

– om te bepalen of een benaming zoals die in het hoofdgeding kan worden beschouwd als een eenvoudige en indirecte aanduiding van geografische herkomst waarvan de bescherming krachtens de in het hoofdgeding aan de orde zijnde bilaterale verdragen kan worden gerechtvaardigd volgens de criteria van artikel 30 EG, moet de verwijzende rechter onderzoeken of, volgens de in Tsjechië heersende feitelijke omstandigheden en opvattingen, deze benaming, ook al is zij als zodanig geen geografische naam, op zijn minst geschikt is om de consument erop te wijzen dat het daarmee aangeduide product uit een bepaalde streek of plaats op het grondgebied van deze lidstaat afkomstig is;

– de verwijzende rechter moet bovendien nagaan, opnieuw volgens de in Tsjechië heersende feitelijke omstandigheden en opvattingen, of zoals in punt 99 van dat arrest wordt uiteengezet de in het hoofdgeding aan de orde zijnde benaming, op of na de datum van inwerkingtreding van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde bilaterale verdragen, in deze lidstaat niet tot soortnaam is geworden, nu het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de punten 99 en 100 van datzelfde arrest reeds heeft beslist dat het doel van de bij deze verdragen ingevoerde beschermingsregeling bestaat in de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 30 EG;

– bij gebreke van een gemeenschapsrechtelijk voorschrift ter zake staat het aan de verwijzende rechter om overeenkomstig zijn nationaal recht te beslissen of een consumentenenquête nodig is om duidelijkheid te brengen over welke feitelijke omstandigheden en opvattingen in Tsjechië heersen, in het kader van zijn onderzoek of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde benaming „Bud” kan worden beschouwd als een eenvoudige en indirecte aanduiding van geografische herkomst en in deze lidstaat niet tot soortnaam is geworden. Eveneens overeenkomstig zijn nationaal recht moet de verwijzende rechter, indien hij een consumentenenquête nodig acht, voor deze onderzoeken bepalen welk percentage van consumenten voldoende significant is, en

– artikel 30 EG bevat geen concreet vereiste voor de kwaliteit en de duur van het gebruik dat van een benaming in de lidstaat van oorsprong wordt gemaakt, opdat bescherming ervan gerechtvaardigd is volgens dit artikel. Of een dergelijk vereiste geldt in het hoofdgeding, moet door de verwijzende rechter worden uitgemaakt overeenkomstig het toepasselijke nationale recht en inzonderheid overeenkomstig de beschermingsregeling waarin is voorzien in de in het hoofdgeding aan de orde zijnde bilaterale verdragen.

2) De communautaire beschermingsregeling zoals ingevoerd bij verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, heeft uitputtende werking zodat deze verordening zich verzet tegen toepassing van een beschermingsregeling waarin is voorzien in verdragen tussen twee lidstaten, zoals de in het hoofdgeding aan de orde zijnde bilaterale verdragen, volgens welke een benaming die overeenkomstig het recht van een lidstaat is erkend als oorsprongsbenaming, wordt beschermd in een andere lidstaat waar daadwerkelijk op deze bescherming aanspraak wordt gemaakt ofschoon voor deze oorsprongsbenaming geen aanvraag tot registratie op grond van deze verordening is ingediend.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 september 2009, KG ZA 09-864, Formula One Licensing B.V. tegen Goldzade C.V. c.s.

Merkenrecht. Bellure- & Intelvonnis. Formula One Licensing (FOL, van de Formule 1 autoracewedstrijden, maakt bezwaar tegen gebruik door gedaagden van het (beeld)teken “Fone1” (F one 1, afbeeldingen in het vonnis) m.b.t. energydrinks. Gebruik woord Fone1, o.a. in domeinnamen en handelsnamen geen inbreuk, vordering m.b.t. verbod op logo wordt wel toegewezen. F1 merk geniet een hoge mate van bekendheid bij het publiek en heeft een goede reputatie. De logo’s stemmen overeen en ondanks ongelijksoortigheid waren/diensten, zal het publiek een verband leggen. Gedaagden varen in het kielzog en beïnvloeden het economische gedrag van de consument: 

“4.14 (…) Gelet op die factoren en het aantrekkelijke imago van het F1-merk is voorshands ook aannemelijk dat een grote kans bestaat dat het gebruik van het logo het economische gedrag van de gemiddelde consument van energiedrank zal beïnvloeden in die zin dat de consument sneller naar de waren van [X c.s.] zal grijpen. Aldus haalt [X c.s.] zonder financiële vergoeding profijt uit de commerciële inspanning die FOL heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Ook is gelet op een en ander naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk dat [X c.s.] dit voordeel bewust heeft gezocht door in het kielzog van het bekende F1-merk te varen. Derhalve is er sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het bekende F1-merk. Aangezien gesteld noch gebleken is dat [X c.s.] hiervoor een geldige reden heeft, is er sprake van een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo.”

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 3 september 2009, zaak C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur, SA, voorheen Aceites del Sur, SA tegen Koipe Corporación, SL / OHIM

Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk La Española. Oppositie door houder van nationale en communautaire beeldmerken Carbonell. Oppositie afgewezen door OHIM maar toegewezen door Gerecht, in een arrest dat volgens A-G Mazák maar beter kon worden vernietigd. “Het Gerecht in feite een maatstaf heeft toegepast die meer weg heeft van een overdreven nonchalante consument.” Het Hof oordeelt anders. “Hhoewel het Gerecht van oordeel was dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen ervan, heeft het niet nagelaten om rekening te houden met het woordelement.”

Beeldelement / woordelement: 64. Dienaangaande moet worden opgemerkt dat het Gerecht om te beginnen in de punten 88 tot en met 90 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte een doorslaggevend belang had toegekend aan het woordelement van de conflicterende merken gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van deze merken.

65. Daarentegen heeft het Gerecht een dergelijk belang toegekend aan het beeldelement door in punt 91 van het bestreden arrest duidelijk te verklaren dat dit element in termen van grootte een veel belangrijker plaats innam dan het woordelement, zodat dit laatste ondergeschikt aan het beeldelement was. Volgens punt 109 van ditzelfde arrest was het beeldelement dus in de specifieke omstandigheden waarin de betrokken waar werd verkocht, van groter belang.

66. Het Gerecht was dus van oordeel dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen van deze merken, in het bijzonder het woordelement. Hierdoor kon het Gerecht zijn analyse, waarbij hij de visuele vergelijking van deze tekens van wezenlijk belang achtte, op goede gronden baseren op de overeenstemming van de tekens en op het bestaan van gevaar voor verwarring van de merken La Española en Carbonell.

67. Anders dan rekwirante betoogt, heeft een dergelijke aanpak evenwel niet ertoe geleid dat het Gerecht geen rekening heeft gehouden met de impact van het woordelement.

68. Na een gedetailleerde vergelijkende analyse van de conflicterende merken op visueel vlak in punt 100 van het bestreden arrest, heeft het Gerecht vervolgens in de punten 103 en 104 van ditzelfde arrest vastgesteld dat het geheel van elementen die de twee betrokken merken gemeen hebben, een globale visuele indruk van grote overeenstemming creëerde, omdat het merk La Española de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert, waardoor bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring van deze merken ontstaat.

69. Ten slotte heeft het Gerecht in de punten 105 en 111 van het bestreden arrest gepreciseerd dat dit verwarringsgevaar niet wordt afgezwakt door de aanwezigheid van een verschillend woordelement, gelet op het zeer zwakke onderscheidend vermogen van het woordelement van het aangevraagde merk, dat verwijst naar de geografische herkomst van de waar.

70. Met andere woorden, hoewel het Gerecht van oordeel was dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen ervan, heeft het niet nagelaten om rekening te houden met het woordelement. Het Gerecht heeft daarentegen juist in het kader van de beoordeling van dit element in wezen gesteld dat het te verwaarlozen was, in het bijzonder op grond dat de verschillen tussen de woordtekens van de conflicterende merken niet kunnen afdoen aan de conclusie waartoe het was gekomen na het vergelijkend onderzoek van deze merken op visueel vlak.

71. Derhalve dient te worden vastgesteld dat, anders dan rekwirante betoogt, het Gerecht in casu de regel inzake de globale beoordeling, zoals geformuleerd in de communautaire rechtspraak die in de punten 59 tot en met 62 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, correct heeft toegepast in het kader van het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.

Visuele impact: (…) 75. Tegen de achtergrond van deze beginselen heeft het Gerecht onder meer in de punten 108 en 109 van het bestreden arrest vastgesteld dat olijfolie in Spanje een zeer gangbaar consumptiegoed is, dat olijfolie doorgaans wordt gekocht in supermarkten of handelszaken waar de waren naast elkaar op schappen zijn geplaatst en dat de consument zich eerder laat leiden door de visuele impact van het gezochte merk.

76. Het Gerecht kon dus op goede gronden daaruit afleiden in de punten 109 en 110 van het bestreden arrest dat in deze omstandigheden het beeldelement van de conflicterende merken van groter belang is, waardoor het gevaar voor verwarring van deze merken toeneemt, en dat de betrokken tekens moeilijker te onderscheiden zijn, aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan, zoals het Hof overigens reeds heeft kunnen preciseren (zie in die zin reeds aangehaalde arresten BHIM/Shaker, punt 35, en Nestlé/BHIM, punt 34 en de aangehaalde rechtspraak).

77. Wat verder rekwirantes argument betreft inzake de vaststellingen van het Gerecht met betrekking tot het aandachtsniveau van de consument, dient te worden opgemerkt dat dit argument uitsluitend ziet op feitelijke elementen.

Co-existentie: (…) 82. Om te beginnen kan weliswaar niet volledig worden uitgesloten dat de co-existentie van twee merken op een bepaalde markt eventueel samen met andere elementen ertoe kan bijdragen dat het gevaar voor verwarring van deze merken bij het relevante publiek vermindert, maar daartoe moet zijn voldaan aan bepaalde voorwaarden. Zoals de advocaat-generaal in de punten 28 en 29 van zijn conclusie suggereert, kan het ontbreken van verwarringsgevaar in het bijzonder worden afgeleid uit de „vreedzame” aard van de co-existentie van de conflicterende merken op de betrokken markt.

83. Evenwel blijkt uit het dossier dat in casu de co-existentie van de merken La Española et Carbonell geenszins „vreedzaam” was, aangezien de vraag van de overeenstemming van deze merken reeds vele jaren het voorwerp is van procedures tussen de twee ondernemingen voor de nationale rechterlijke instanties.

84. Wat verder het argument inzake de algemene bekendheid betreft, moet allereerst worden gepreciseerd dat bij de beoordeling of de waren waarop twee merken betrekking hebben, voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen, de bekendheid van het oudere merk, in casu het merk Carbonell, in aanmerking moet worden genomen (zie in die zin arrest van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 24). Derhalve kan rekwirante in casu niet de algemene bekendheid van het merk La Española op de Spaanse olijfoliemarkt aanvoeren – zoals zij overigens reeds in eerste aanleg zonder succes heeft gedaan – voor haar stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, aangezien vaststaat dat dit merk jonger is dan het merk Carbonell. Wat verder de algemene bekendheid van dit laatste merk betreft, zet rekwirante niet uiteen op welke wijze het Gerecht bij inaanmerkneming van dit element een groter onderscheidend vermogen had kunnen toekennen aan het merk La Española en aldus het bestaan van gevaar voor verwarring van deze merken had kunnen uitsluiten.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Breda, 21 augustus 2009, LJN: BJ5950, Takazumi B.V. tegen Aquadistri B.V. & Colombo B.V.

Merkenrecht. Merkdepot te kwader trouw. “Nu Takazumi geen begin van bewijs kan overleggen van haar bevoegdheid om andermans merknaam MIRACLE ANIMAL in de gehele Benelux op haar eigen naam te deponeren, gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat aan haar inschrijving geen merkrecht toekomt. Haar vorderingen zullen hierom worden afgewezen. ”

4.3. Takazumi is in de Benelux rechthebbende op de inschrijving van het woordmerk MIRACLE ANIMAL voor onder meer voedingsmiddelen voor dieren. Op grond van artikel 2.20 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) is Takazumi bevoegd om zich tegen ieder ongeoorloofd gebruik van haar ingeschreven merk te verzetten. Ingevolge artikel 2.4 onder f van de BVIE kan aan een inschrijving echter geen merkrecht worden ontleend indien sprake is van een merkdepot te kwader trouw.

4.4. Aan de hand van een schriftelijke verklaring van fabrikant Tamon van het door hen verhandelde product stellen Aquadistri en Colombo dat Takazumi nimmer rechtsgeldige toestemming verkregen kan hebben om het woordmerk MIRACLE ANIMAL op haar eigen naam te laten registreren. Volgens Tamon wordt het product in haar opdracht geproduceerd door FFCRI, hebben Tamon en FFCRI nimmer direct contact gehad met Takazumi en heeft Tamon noch FFCRI aan Takazumi toestemming gegeven om de naam MIRACLE ANIMAL als merk te registreren.

4.5. Tegenover deze onderbouwde stelling van Aquadistri en Colombo dient Takazumi op haar beurt voldoende aannemelijk te maken dat er geen sprake is van een depot te kwader trouw. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is Takazumi daarin niet geslaagd.
Ter zitting is gebleken dat het product Miracle Animal niet door Takazumi zelf wordt geproduceerd maar door haar wordt ingekocht. Zij stelt dat het door haar verkochte product afkomstig is van producent FFCRI en dat zij van diens distributeur Good Life Planning Ltd. het recht heeft gekregen om dit product exclusief in Nederland te verhandelen en de merknaam MIRACLE ANIMAL te gebruiken. Uit de door haar ter onderbouwing van dit standpunt getoonde overeenkomst met Good Life Planning en een emailbericht, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet méér worden opgemaakt dan dat Takazumi het product Miracle Animal in Nederland mag verhandelen en dat zij in dat kader de merknaam MIRACLE ANIMAL mag gebruiken. Niet blijkt dat dit gebruiksrecht van de merknaam zich uitstrekt tot het recht om de merknaam in de Benelux te deponeren onder haar eigen naam. De stelling van Takazumi dat zij het recht tot depot mondeling van Good Life Planning heeft verkregen, acht de voorzieningenrechter zeer onwaarschijnlijk. Bovendien lijkt Good Life Planning geenszins bevoegd merkrechten toe te kennen of over te dragen, omdat zij als distributeur slechts een tussenpersoon is en de intellectuele eigendom bij een achterliggende partij zal berusten. De voorzieningenrechter laat in het midden of dat FFCRI is ofwel Tamon.

4.6. Nu Takazumi geen begin van bewijs kan overleggen van haar bevoegdheid om andermans merknaam MIRACLE ANIMAL in de gehele Benelux op haar eigen naam te deponeren, gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat aan haar inschrijving geen merkrecht toekomt. Haar vorderingen zullen hierom worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.