Woord- en of beeldmerk  

Hoge Raad, 16 oktober 2009, C05/160HR, conclusie A-G Huydecoper inzake Adidas AG c.s. tegen Marca Mode c.s. (met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Adidas/Marca terug uit Luxemburg (zie Hof van Justitie, 10 april 2008, C-102/07). 2 à 3 strepenzaak. Vrijhoudingsbehoefte. Ex tunc / ex nunc. Arrest is bepaald voor 15 januari. Eerst even voor jezelf lezen.

26. Tenslotte: zelfs wanneer men, anders dan ik zojuist heb verdedigd, zou aannemen dat de Hoge Raad in het arrest van 16 februari 2007 nog geen oordeel heeft gegeven over de plaats die de "vrijhoudingsbehoefte" in de beslissing van het Bossche hof inneemt; én wanneer aangenomen zou moeten worden dat dat gegeven, zoals namens H&M c.s. en Marca C.S. wordt bepleit, door het Bossche hof niet als "dragend" is meegenomen in de beoordeling "ex tunc" die dat hof destijds heeft uitgevoerd - dan nóg heeft dit te gelden:
  wegens de gegrondbevinding van Middel I zal na vernietiging en verwijzing alsnog "ex nunc" beoordeeld moeten worden of de op merkinbreuk gerichte vorderingen van Adidas c.s. gegrond zijn. Voor die beoordeling is van belang of er wel of niet met de “vrijhoudingsbehoefte” rekening mag worden gehouden; en is dus ook van belang of wat het Bossche hof daarover heeft overwogen - of dat nu als "dragend" was bedoeld of niet - na de cassatie-instantie "overeind blijft". Ook in de hier veronderstelde - maar door mij als erg onaannemelijk beoordeelde - situatie, hebben Adidas c.s. er dus belang bij dat wordt vastgesteld of de desbetreffende overweging van het Bossche hof stand houdt.

Lees de conclusie hier of hieronder (Scribd).

Rechtbank van Koophandel Brussel, 24 juni 2009, The Academy of Motion Picture Arts And Sciences tegen NV Dexia Insurance Belgium (met dank aan Christian Dekoninck, Lydian Lawyers)

Merkenrecht. Belgische pré-Bellure-zaak uit juni 2009 over de beschermingomvang van het bekende merk ‘Oscar’.
 
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences stelt een vordering in op grond van haar CTM en Benelux merk “Oscar” (de bekende jaarlijkse filmprijs) tegen Dexia Insurance Belgium, die zelf het Beneluxmerk “DVV OsCar” had laten inschrijven. Dit merk wordt gebruikt door Dexia voor een spaarsysteem in het kader van haar (auto)verzekeringen: chauffeurs die gedurende een bepaalde tijd geen ongevallen hebben veroorzaakt, krijgen hierdoor bepaalde kortingen. 

De ondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend zoals in kortgeding, oordeelt allereerst dat het merk “Oscar” van The Academy wel degelijk geldig is en niet gebruikelijk is (geworden) voor het aanduiden van prijzen in het algemeen. Daarnaast stelde zij evenwel dat er geen sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20.1.c BVIE resp. 9.1.c EMVO omdat The Academy geen (potentiële) schade bewijst. Hoger beroep is aangetekend.

Lees het vonnis hier of hieronder (Scribd).

HvJ EG, 15 oktober 2009, zaak C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV en Remo Zaandam BV tegen Diesel SpA (prejudiciële vragen Hoge Raad).

Merkenrecht. Uitputting. Mag het begrip „impliciete toestemming” van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 worden uitgelegd op basis van de in het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss vermelde criteria, wanneer de van dit merk voorziene waren voor het eerst direct binnen de EER in de handel werden gebracht, en niet eerder buiten die zone?:

"26. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het Hof weliswaar in punt 46 van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss heeft verwezen naar waren die eerst buiten de EER in de handel zijn gebracht, maar dat een dergelijke verwijzing moet worden gezien tegen de achtergrond van het feit dat in de zaak die tot dat arrest heeft geleid, de betrokken waren eerder buiten de EER waren verhandeld en vervolgens in de EER waren ingevoerd en in de handel gebracht.

27. De bewoordingen van het reeds aangehaalde arrest Zino Davidoff en Levi Strauss wettigen evenwel geenszins de conclusie dat de preciseringen van het Hof in punt 46 van dat arrest met betrekking tot de elementen en omstandigheden op grond waarvan een impliciete toestemming van de merkhouder kan worden afgeleid, enkel gelden in het kader van een dergelijke feitelijke context en geen algemene strekking kunnen hebben.

28. Zo zijn de punten 53 tot en met 55 van dat arrest, waarin de toepasselijke vereisten inzake het bewijs van het bestaan van een impliciete toestemming worden gepreciseerd, in algemene bewoordingen geformuleerd en wordt daarbij geen enkel principieel onderscheid gemaakt naargelang de eerste verhandeling is gebeurd buiten of binnen de EER.

29. Bovendien zou een dergelijk onderscheid indruisen tegen de door richtlijn 89/104 ingevoerde regeling.

(...)

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de Europese Economische Ruimte door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet kan zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht."

Lees het arrest hier.

GvEA, 14 oktober 2009, zaak T-140/08, Ferrero SpA tegen OHIM/Tirol Milch

Gemeenschapsmerk. Onsuccesvolle nietigheidsprocedure  tegen beeldmerk TiMi KiNDERJOGHURT  o.g.v. ouder woordmerk KINDER. Geen overeenstemmende tekens. Geen seriemerk. Geen gebondenheid aan eerder beslissingen OHIM.

36. Daarentegen heeft de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing ten onrechte geoordeeld dat de instanties van het BHIM in het kader van een nietigheidsprocedure gebonden zijn door de vaststellingen in een eindbeslissing die is gewezen in het kader van een oppositieprocedure, krachtens de regel nemo potest venire contra factum proprium, de bescherming van de verworven rechten en het beginsel van rechtszekerheid en van bescherming van het gewettigd vertrouwen. Aangezien de beslissing – ook al gaat het om een eindbeslissing – die in het kader van een oppositieprocedure is vastgesteld, geen enkel gezag van gewijsde heeft, kan deze beslissing immers geen verworven rechten doen ontstaan en evenmin een gewettigd vertrouwen creëren wat het resultaat van een latere nietigheidsprocedure betreft. Indien het betoog van de kamer van beroep op dit punt wordt gevolgd, zou voorts elke vordering tot nietigverklaring waarmee wordt opgekomen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk dat het voorwerp is geweest van een oppositiebeslissing, ieder nuttig effect worden ontnomen wanneer de partijen, het voorwerp en de motivering dezelfde zijn, terwijl een dergelijke vordering volgens verordening nr. 40/94 mogelijk is, zoals blijkt uit de voorgaande overwegingen.

(…)

55. Niettegenstaande de aanwezigheid van het element „kinder” in beide tekens, zijn er in casu, zoals de kamer van beroep in punt 42 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, een aantal visuele en fonetische kenmerken waardoor uitgesloten is dat de tekens worden opgevat als overeenstemmende tekens.

(…)

59. Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geconcludeerd dat de betrokken tekens niet overeenstemden.

(…)

65. In dit verband dient immers in het bijzonder te worden gewezen op de drie volgende punten. Ten eerste wordt het element „kinderjoghurt” van het litigieuze merk, in tegenstelling tot de in punt 5 van het verzoekschrift opgesomde tekens, in één woord geschreven, zonder een spatie tussen het element „kinder” en het element „joghurt”. Ten tweede wordt het litigieuze merk, anders dan de in punt 5 van het verzoekschrift opgesomde tekens, gekenmerkt door de gestileerde onregelmatigheid van het element „kinderjoghurt”, zoals vastgesteld in punt 56 supra. Ten derde bevat het litigieuze merk, in tegenstelling tot de in punt 5 van het verzoekschrift opgesomde tekens, het element „timi”, dat wegens de dominerende aard ervan het element „kinderjoghurt” en, a fortiori, het onderdeel „kinder”, overschaduwt.

66      Bijgevolg moet het argument inzake het bestaan van een familie of serie van merken worden afgewezen.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ‘s- Gravenhage, 14 oktober 2009, KG ZA 09-1234, Coty Prestige Lancaster Group GmbH tegen FM Group Nederland B.V. c.s

Merkenrecht. Haagse L'Oréal/Bellure-variant. Eiser Coty, licentiehouder  van diverse (bekende) parfummerken, o.a. Joop!, Davidoff & Jil Sander, maakt succesvol bezwaar tegen de vergelijkingslijsten in de productcatalogus / brochure (maar niet tegen de internetlijstjes) van gedaagde FM.  “Zonder meer ziet de voorzieningenrechter dan ook niet in dat de overzichtstabel niet in strijd komt met het criterium neergelegd in L'Oréal – Bellure.”

2.12. Dit soort lijstjes hebben op het internet verschillende verschijningsvormen. Als regel bieden zij een min of meer volledig overzicht van de onder FM label verkrijgbare productnummers, zowel voor mannen als voor vrouwen, met aan ieder productnummer gekoppeld een aanduiding door gebruik van een woordmerk van een bekende parfum met een overeenstemmende geur. De overeenstemming wordt omschreven in termen variërend van geïnspireerd door tot identiek aan want afkomstig uit dezelfde fabriek. Vergelijkingslijstjes van de hier besproken soort worden hierna aangeduid als de een op een lijstjes.

2.13. De door FM Group uitgegeven brochure of productencatalogus bevat ook een tabel. In deze overzichtstabel kan worden afgelezen welke geurgroepen overeenkomen met ander producten op de markt binnen dezelfde geurfamiliegroepen. De andere producten worden aangeduid met de desbetreffende merken. De bedoelde tabel, hierna de overzichtstabel, is hieronder weergegeven, ter wille van de leesbaarheid gedeeltelijk.

4.8. Naar voorlopig oordeel heeft Coty onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een voldoende rechtstreeks verband bestaat tussen de verspreiding van de een op een lijsten op het internet en doen of nalaten van FM Group. Dit brengt met zich dat de vorderingen, wat betreft FM Group en voor zover deze zien op deze lijstjes, niet kunnen worden toegewezen. (…)

4.9. Dat de productcatalogus / brochure, met daarin opgenomen de overzichtstabel, door FM Group wordt verspreid is door FM Group erkend. Vast staat ook dat de door Coty vertegenwoordigde merken in deze tabel worden gebruikt. In de kop van de tabel wordt in kapitalen aangegeven dat deze bestemd is voor vergelijking. De inhoud van de tabel leert dat dat geen andere vergelijking is dan van bekende merken, waaronder al de door Coty in deze procedure vertegenwoordigde merken, met productnummers van FM Group. De tabel, opgenomen over dubbele pagina’s aan het einde van de brochure, is niet anders bedoeld dan als het sluitstuk dat afnemers dient te bewegen tot aanschaf van een FM product. De afnemer kan aldaar opzoeken welk productnummer dezelfde geurgewaarwording zal bieden als het hem of haar bekende merkproduct. In de voorgaande bladzijden van de brochure heeft de afnemer geleerd dat er geen wezenlijk verschil, anders dan verpakking en presentatie, is tussen het bekende merkproduct en het FM product. Zonder meer ziet de voorzieningenrechter dan ook niet in dat de overzichtstabel niet in strijd komt met het criterium neergelegd in L'Oréal – Bellure.

4.10. Naar voorlopig oordeel is de overzichtstabel van FM Group dan ook aan te merken als een inbreuk ex artikel 9 lid 1 onder c GMVo of artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE. De inbreuk is FM Group toe te rekenen.

4.11. Niet aannemelijk is dat deze inbreuk zich heeft uitgestrekt over andere landen dan België en Nederland. Nu FM Group Belgium uitsluitend franchise neemster is voor deze landen en de inbreuk uitsluitend wordt aangenomen op de grondslag van de productcatalogus / brochure is ook niet aannemelijk dat er een dreiging is dat de inbreuk zich buiten deze landen zal uitstrekken. Het gevorderde onder 1 zal daarom worden toegewezen met een beperking tot deze landen op de wijze zoals hieronder verwoord. Omdat het verbod ook ziet op verspreiding van de brochure via het internet zal FM Group een iets ruimere tijd worden vergund om haar website aan te passen. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.12. Het gevorderde onder 2 zal worden toegewezen met een beperking tot de door FM Group gebruikte productcatalogus / brochure met daarin opgenomen de overzichtstabel.

Lees het vonnis hier of hieronder.

 

 

Vzr. Rechtbank Alkmaar, ex parte beschikking van 12 oktober 2009, AZ N.V. tegen Toerkoop Zonvaart (met dank aan Laura van Gijn, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Ex parte beschikking m.b.t. domeinnaam www.voetbalreizenaz.nl. Reisbureau biedt pakketreizen aan voor AZ supporters en gebruikt zonder toestemming het merk van AZ in de domeinnaam en op de website. Inbreukvorderingen toegewezen. Het verzoekschrift geeft aan dat het zeer spoedeisende belang deze zaak zeer specifiek is en o.a. te maken heeft met de risicoaansprakelijkheid van de voetbalclub voor het gedrag van supporters.

“Deze inbreuk veroorzaakt zeer aanzienlijke directe schade. Daarnaast veroorzaakt het gebruik van het AZ merk een zeer acute en ernstige dreiging van onherstelbare schade. (…) de onder de vlag van het AZ merk aangeboden pakketreizen naar door AZ in Europa te spelen wedstrijden komen niet onder de controle van AZ tot stand. AZ heeft daardoor geen invloed op de kwaliteit van de geboden service. Problemen zullen desalniettemin wegens het bestaan van direct verwarringsgevaar aan AZ worden toegerekend.

Rond de verkoop van toegangsbewijzen voor internationale voetbalwedstrijden buiten kunnen zich al snel problemen voordoen. Daarbij valt met name te denken aan de verkoop van kaarten aan AZ supporters voor andere plaatsen dan in het speciaal voor de AZ supporters bij de betreffende wedstrijden bestemde vak. Dat kan – in de meest ernstige gevallen – leiden tot geweldsincidenten.

Dergelijke incidenten zijn niet slechts schadelijk voor de reputatie van AZ en dus voor het AZ merk, zij kunnen met name ook leiden tot sancties van overkoepelende voetbalorganen zoals de nationale bond KNVB of de Europese bond UEFA. Als bekend is de meest ernstige sanctie op dergelijke incidenten uitsluitend van deelname en het betalen van hoge boetes. De dreiging van dit soort schade is de meest ernstige bedreiging voor een professionele voetbalorganisatie denkbaar. Daarbij is het van belang dat in de reglementen en rechtspraak van de diverse overkoepelende voetbalorganen uitgegaan wordt van een risicoaansprakelijkheid van de voetbalclub voor het gedrag van supporters.”

Lees het vonnis hier of hieronder.

Rechtbank Amsterdam, 30 september 2009, ex parte beschikking Magazijn De Bijenkorf tegen gerequestreerde (met dank aan Jesse Hofhuis, Jesse Hofhuis).

Ex Parte. Gerequestreerde dient gebruik domeinnaam www.3dwazedagen.nl te staken en gestaakt te houden en mag de domeinnaam niet aan een derde overdragen zonder toestemming van verzoekster de Bijenkorf.

Lees de beschikking hier of hieronder (m.b.v. Scribd, een experiment).

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 26 augustus 2009, KG RK 09-2267, Bose Corporation c.s. tegen Foka B.V.

Merkenrecht. Ex parte. Inbreuk op Gemeenschapsmerken Bose door verhandeling van namaak Bose-hoofdtelefoons, -verpakkingen en –garantiebewijzen door Foka. Weigering om onthoudingsverklaring af te geven maakt onherstelbare schade bij uitstel aannemelijk. Pan-Europees verbod.

2.2. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat de op de Foka-hoofdtelefoon en verpakking aangebrachte tekens gelijk zijn aan dan wel op verwarrende wijze overeenstemmen met de aan verzoekster sub 2 toebehorende Gemeenschapsmerken en daarenboven in het economisch verkeer gebruikt worden voor dezelfde waren als die waarvoor de Gemeenschapsmerken zijn ingeschreven. De voorzieningenrechter acht het bovendien aannemelijk dat door het gebruik van de tekens verwarring bij het publiek kan ontstaan.

2.3. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder randnummer 11 is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor Bose zal veroorzaken. De voorzieningenrechter begrijpt uit hetgeen verzoeksters bij monde van hun advocaat telefonisch nog hebben gesteld dat een verbod voor de gehele Gemeenschap wordt verzocht. Het op de Gemeenschapsmerken gebaseerde verzoek zal daarom en met inachtneming van het bepaalde in artikel 103 lid 2 GMVo voor de gehele Gemeenschap worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord.

2.4. Het voorgaande brengt mee dat verdere verhandeling van de in het verzoekschrift beschreven hoofdtelefoons en verpakkingen zal worden verboden in de gehele Gemeenschap, waaronder in Nederland.

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 2 september 2009, KG RK 09-2315, The Polo/Ralph Lauren Company tegen Metro Cash & Carry Nederland B.V.

Merkenrecht. Ex parte. Inbreuk op Gemeenschapsbeeldmerk en Beneluxwoordmerk POLO door verhandeling pantalons met teken ‘Polo’  en gebruik van Polo-logo in advertentie (folder tijdelijke aanbieding). Pan-Europees verbod.

2.2. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het op de door Makro verhandelde pantalons aangebrachte teken ‘Polo’ gelijk is aan het Benelux woordmerk POLO en wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven. Derhalve is naar voorlopig oordeel sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

2.3. Het door Makro in haar advertentie gebruikte POLO TEAM-logo met afbeelding van een galopperend paardje met een ruiter erop stemt naar voorlopig oordeel overeen met het aan Ralph Lauren toebehorende Gemeenschapbeeldmerk. Een van de onderscheidende elementen van dit teken is immers, net als het Gemeenschapsbeeldmerk, een afbeelding van een paardje met een ruiter. Ook al is de overeenstemming beperkt, gelet op de gestelde bekendheid van het merk en het feit dat het teken in het economisch verkeer wordt gebruikt voor identieke waren als waarvoor het merk is ingeschreven, kan worden aangenomen dat er sprake is van verwarringsgevaar. Daar komt nog bij dat het ook in het logo gebruikte element POLO overeenstemt met een ander merk van Ralph Lauren, hetgeen het risico op verwarringsgevaar vergroot. Gelet op dit een en ander is naar voorlopig oordeel sprake van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 onder b GMVo.

2.4. Ten slotte – en in het verlengde van het vorenstaande – moet naar voorlopig oordeel ook worden aangenomen dat door het gebruik van het teken ‘Polo Team’, waarmee de pantalons in de advertentie worden aangeduid, bij het publiek gevaar voor verwarring kan ontstaan met het Benelux woordmerk POLO. Derhalve is naar voorlopig oordeel evenzeer sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVI

Lees de beschikking hier.

HvJ EG, 6 oktober 2009, zaak C-301/07, PAGO International GmbH tegen Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (prejudiciële vragen Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)

Merkenrecht. Wordt een gemeenschapsmerk in de gehele Gemeenschap beschermd als "bekend merk" in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 94/40/EG van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (GMV)(1), wanneer het slechts in één lidstaat "bekend" is?

Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord: is een slechts in één lidstaat "bekend" merk in deze lidstaat krachtens artikel 9, lid 1, sub c, GMV beschermd, zodat een tot deze lidstaat beperkt verbod kan worden uitgevaardigd?"

26. Bijgevolg moet de verwijzende rechter op basis van de gegevens in het hoofdgeding nagaan of het betrokken gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren bestemd zijn.

27. Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 28).

28. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het met betrekking tot een Benelux-merk voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van de richtlijn voldoende is dat dit merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn (arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 29).

29. Daar het in casu gaat om een gemeenschapmerk dat op het gehele grondgebied van een lidstaat bekend is, namelijk Oostenrijk, kan worden aangenomen dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, is voldaan aan de territoriale voorwaarde van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat een gemeenschapsmerk slechts de bij deze bepaling geboden bescherming geniet wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap en dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, het grondgebied van de betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

Lees het arrest hier.