Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 augustus 2009, KG ZA 09-995, Burberry Ltd. tegen Temeer Schoenen (Sacha).

Merkenrecht. Burberry vordert met succes een verbod op inbreuk door ruitschoen Sacha op Burberry's bekende (Gemeenschaps)ruitmerk. Een samenvatting in citaten:

4.5. Het voorgaande laat onverlet dat ook in kort geding de aan artikel 99 GMVo ten grondslag liggende gedachte geldt dat Gemeenschapsmerken in beginsel als geldig moeten worden beschouwd vanwege het vooronderzoek door het Bureau en de mogelijkheid van oppositie. (…)

Onderscheidend vermogen: 4.7. Het beroep van Sacha op de nietigheid van het ruitmerk vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 52 lid 1 sub a juncto 7 lid 1 sub b GMVo, treft naar voorlopig oordeel geen doel. (…)

4.8. Sacha baseert het gestelde gebrek aan onderscheidend vermogen op het feit dat er vele producten met een ruitmotief op de markt zijn. In het kader van een beroep op artikel 52 lid 1 sub a juncto 7 lid 1 sub b GMVo kan dit betoog naar voorlopig oordeel alleen doel treffen indien de betreffende producten al op de markt waren ten tijde van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk in 1999. (…)

4.9. Het enige gebruik van een ruitmotief waarnaar Sacha verwijst dat duidelijk wel voor 1999 plaatsvond, betreft een tartan, dat wil zeggen een geruite wollen stof waarvan een kilt wordt gemaakt, en meer in het bijzonder de zogeheten MacTavish Camel tartan en de Thomson Camel tartan. Echter, niet valt in te zien dat deze tartans afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het ruitmerk met betrekking tot schoenen, gelet op de specifieke waren waarvoor de tartans worden gebruikt (kilts) en het specifieke publiek (Schotse clans). (…)

4.10. Bovendien moet voorshands worden aangenomen dat het ruitmerk sterk onderscheid vermogen heeft gekregen door het gebruik van het merk. Burberry heeft in dit verband aangevoerd dat zij het ruitmotief van haar merk al decennia lang intensief gebruikt en daar veel reclame voor maakt. Dat dit inderdaad heeft geleid tot grote bekendheid van het merk, zoals Burberry stelt, wordt ondersteund door een rapport van een onafhankelijk onderzoeksbureau dat Burberry in het geding heeft gebracht (…) Het betoog van Sacha dat dit onderzoek uitsluitend betrekking heeft op het woordmerk BURBERRY kan worden gepasseerd. De door Sacha als productie 10 overgelegde publicaties ondersteunen namelijk de stelling van Burberry dat juist het ruitmerk een kenmerkend aspect is van de collecties en marketing van Burberry. (…)

Kwade trouw: 4.12. Ook het betoog van Sacha dat Burberry bij de aanvraag van het ruitmerk te kwader trouw was, treft naar voorlopig oordeel geen doel. Sacha verwijst in dit verband weer naar de MacTavish Camel tartan en de Thomson Camel tartan, maar heeft niet toegelicht waarom het bestaan van die tartans maakt dat de merkinschrijving van Burberry (voor schoenen) te kwader trouw is. Voor zover Sacha heeft bedoeld te betogen dat Burberry het merk zou hebben ingeschreven met het oogmerk om Schotse clans het gebruik van die tartans voor bijvoorbeeld kilts te beletten, strandt het reeds op het feit dat Burberry juist uitdrukkelijk heeft aangevoerd dat zij haar merkrechten nooit zo heeft gebruikt en nooit zo zal gebruiken. Daar komt bij dat het betoog van Sacha er hooguit toe kan leiden dat het merk van Burberry nietig is voor kilts, maar niet voor schoenen. (…)

“Soortnaam”: 4.13. Tenslotte gaat ook het betoog van Sacha dat het Gemeenschapsmerk van Burberry is verworden tot “soortnaam” in de zin van artikel 51 lid 1 sub b GMVo niet op. Daargelaten of deze grond voor verval van toepassing is op zuiver figuratieve beeldmerken, zoals het ruitmerk, wordt de stelling van Sacha dat het ruitmerk is verworden tot een gebruikelijke versiering niet gesteund door de feiten. De meeste voorbeelden van producten met Schotse ruiten waarnaar Sacha in dit verband verwijst, betreffen namelijk Schotse ruiten die duidelijk afwijken van het ruitmerk door een andere kleurstelling en/of een ander ruitmotief (productie 9 van Sacha), of zijn geen schoenen (productie 5 en 7 van Sacha). Het enige voorbeeld van een schoen die een met het ruitmerk overeenstemmend motief draagt, betreft een op marktplaats.nl aangeboden “bijzondere pump in gouden glitters en burberry ruit”. Dat is onvoldoende om aan te nemen dat die versiering gebruikelijk is geworden voor schoenen, laat staan dat de versiering gebruikelijk is geworden door toedoen of nalaten van Burberry, zoals artikel 51 lid 1 sub b GMVo eist.

Overeenstemming: 4.17. De voorzieningenrechter is met Burberry van oordeel dat het ruitteken op de schoen van Sacha overeenstemt met het ruitmerk. Zowel het patroon als de kleurstelling van merk en teken stemt namelijk overeen. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van een patroon met twee ruiten: een ruit bestaande uit een relatief brede meervoudige streep en een ruit bestaande uit een relatief smalle enkele streep. In beide gevallen is de meervoudige streep zwart, de enkele streep rood en de achtergrond beige. Daarnaast zijn bij beiden de punten waarop de horizontale banen van de ruit met de meervoudige streep de verticale banen snijden extra donker, is de kleur tussen de strepen van die ruit juist lichter dan de algemene achtergrondkleur en maakt de verticale meervoudige streep een donkerder indruk dan de horizontale meervoudige streep. Een en ander in samenhang beschouwd maakt dat de totaalindruk van merk en teken overeenstemmen. Het feit dat bij de schoen van Sacha een print onder het ruitmotief zichtbaar is, doet daar naar voorlopig oordeel onvoldoende aan af, omdat die print slechts onder een deel van het ruitmotief ligt en het ruitmotief duidelijk zichtbaar blijft.

4.18. De overige verschillen die Sacha heeft geconstateerd kunnen evenmin tot een andere totaalindruk te leiden. (…) Deze verschillen zijn naar voorlopig oordeel te onbeduidend om te leiden tot een andere totaalindruk. De gemiddelde consument let bij de aanschaf van schoenen immers niet op de verschillende details van merken, maar neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar.

4.21. Verder moet, zoals hiervoor is vastgesteld, voorshands worden aangenomen dat het ruitmerk een zeer bekend merk is (zie hiervoor r.o. 4.10). Het betoog van Sacha dat die bekendheid zich niet uitstrekt tot de doelgroep van haar producten omdat Burberry zich, anders dan Sacha, zou richten tot de “happy few”, treft geen doel. Volgens Sacha bestaat haar doelgroep uit trendsettende jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Niet valt in te zien waarom er geen overlap zou zijn tussen deze doelgroep en de gestelde doelgroep van de Burberry producten. Het enkele gegeven dat producten van Burberry relatief duur zijn, sluit, anders dan Sacha meent, die overlap in ieder geval niet uit. Daar komt bij dat Burberry naar voorlopig oordeel terecht heeft aangevoerd dat, gegeven de mate van bekendheid van het ruitmerk, het voorshands aannemelijk is dat de bekendheid van het merk verder reikt dan de beoogde doelgroep. (…)

Inbreuk: 4.22. Gegeven de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de waren en de mate van bekendheid moet worden aangenomen dat de ruitschoen verwarring bij het publiek kan creëren. Het feit dat de ruitschoenen uitsluitend worden verhandeld in winkels van Sacha en dat op de ruitschoen ook het merk SACHA staat, kan niet leiden tot een andere conclusie. Die feiten sluiten immers niet uit dat het publiek kan menen dat er sprake is van een economisch verband tussen Burberry en Sacha, bijvoorbeeld eenzelfde verband als het verband dat Sacha naar eigen zeggen is aangegaan met andere bekende merkhouders zoals Coca-Cola.

4.23. Het voorgaande impliceert ook dat voorshands moet worden aangenomen dat het publiek een verband zal leggen tussen het ruitmerk en het ruitmotief op de schoen van Sacha. Het betoog van Sacha dat artikel 9 lid 1 sub b GMVo niet van toepassing is omdat het publiek het ruitmotief op haar ruitschoenen zal opvatten als louter versiering, slaagt daarom niet.

4.24. Het voorgaande brengt mee dat het gevorderde verbod toewijsbaar is voor wat betreft de inbreuk op het ruitmerk. (…)

Eenvoudig kort geding: 1019h proceskosten: €6000,-

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 26 mei 2009, zaaknr. 200.013.393/01, George V Restauration SA tegen Wizard Ventures B.V. (met dank aan  Nga-Yau Wong, Fruytier Lawyers in Business).

Merkenrecht. Beschikking in merkweigeringszaak. Oppositie BUDDHA-BAR tegen BEACHBUDDHA.

11. Wet hof is van oordeel dat cosmetica, brillen, kleding, schoeisel en hoofddeksels enerzijds en gymastiek- en sportartikelen, spellen en speelgoederen (met name op het gebied van sporten die plaatsvinden op een zandondergrond) anderzijds een ander gebruik en een andere bestemming hebben en noch concurrerend, noch complementair zijn. Haar, door Wizard betwiste, stelling dar deze waren in dezelfde winkels plegen te worden aangeboden heeft George V niet onderbouwd. Er kan naar het oordeel van het hof niet van worden uitgegaan dat dit normaliter het geval is. Bovendien vormt de omstandigheid dat de waren dezelfde afzetkanalen hebben op zichzelf geen grond om soortgelijkheid aan te nemen.
Het hof is van oordeel dat onder gymastiek- en sportartikelen beginsel geen gymnastiek- en sportkleding zijn begrepen en dat de markt waarin de waren van George V worden aangeboden (de exdusieve uitgaans-/ loungewereld) belangrijk afwijkt van de markt waarin gymnastiek- en sportartikelen en spellen en speelgoederen worden verkocht (de sportwereld en het strandleven).

Het hof is dan ook van oordeel dat geen sprake is van soortgelijke waren en al om die reden de oppositie niet kan slagen. Wet (volledig) ontbreken van soortgelijkheid kan niet worden gecompenseerd door een grote mate van overeenstemming. Naar het oordeel van het hof is er overigens niet een grote mate van overeenstemming in dit geval.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank Amsterdam, 27 mei 2009, rolnummer 344202 / HA ZA06 – 2132, Jensen Møbler AS tegen Kuperus Almelo B.V. (Met dank aan Michiel Rijsdijk, SteinhauserRijsdijk Advocaten)

Merkenrecht. Eindvonnis in depot te kwader trouw conflict over de merken JENSEN en SWENSEN.  De SWENSEN merken zijn nietig vanwege depot te kwader trouw. Procesrechtelijk gezien interessant vanwege correctie beslissing tussenvonnis in eindvonnis.

Centraal in het geschil staat de (on)rechtmatigheid van de verkoop van bedden door Kuperus onder de tekens SWENSEN. De bodemprocedure bestaat uit een conventionele en een reconventionele vordering. Niet in geschil tussen partijen is dat de JENSEN en SWENSEN merken op verwarringwekkende wijze overeenstemmen.

In de conventionele procedure vordert Jensen – samengevat - een verbod voor Kuperus op het gebruik van de tekens SWENSEN. Volgens Jensen pleegt Kuperus merkinbreuk door het gebruik van voornoemde tekens en meent zij dat Kuperus onrechtmatig handelt. Jensen beroept zich hierbij op zowel haar beeldmerk als woordmerk Jensen.

Daarnaast heeft Kuperus ook vorderingen tegen Jensen ingesteld. Kuperus roept de nietigheid van de merken van Jensen in de Benelux in omdat haar merken van oudere datum zijn dan die van Jensen. Jensen heeft uitvoerig verweer gevoerd tegen deze aantijgingen. Jensen heeft haar vorderingen onder meer gestoeld op het depot te kwader trouw van de SWENSEN merken van Kuperus. Dit houdt in dat Kuperus – terwijl zij wist of behoorde te weten van het eerdere gebruik door Jensen van de tekens “Jensen” en “Jensenbed”- niet ‘zomaar’ haar SWENSEN tekens als merk mocht deponeren / registreren.

Op 4 juli jl. heeft de Rechtbank in Amsterdam tussen partijen een tussenvonnis gewezen. De rechtbank concludeert dat er sprake is van normaal voorgebruik te goeder trouw door Jensen. Jensen heeft zich in de periode tussen 2001 en februari 2003 gepresenteerd aan dealers, bedden verkocht en reclame gemaakt binnen de Benelux . Nu het gebruik van het teken JENSEN is aangevangen voordat Kuperus haar merk SWENSEN deponeerde, rest de vraag of er sprake is van een depot te kwader trouw door Kuperus.

De argumentatie van Jensen dat de onderzoeksplicht van Kuperus verder zou reiken dan het merkenrechtregister, verwerpt de rechtbank. De ratio van depot te kwader trouw regeling is juist bedoeld om eventueel misbruik van dit systeem te corrigeren. Deze ratio, namelijk het tegengaan van misbruik, brengt volgens de rechtbank wel met zich mee dat algemeen bekendheid dient te worden aangetoond in het kader van een kleinere groep van belanghebbende kringen dan bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn. Het gaat er volgens de rechter immers om te beoordelen wat de deposant behoorde te weten en deze deposant verkeert in de belanghebbende kringen en ontleent daaraan zijn kennis omtrent mogelijk concurrerende tekens.

In het tussenvonnis oordeelt de rechtbank dat er onvoldoende is gesteld om te onderbouwen dat Kuperus wist van het voorgebruik van Jensen. Jensen moet bewijzen dat binnen de beddenbranche voor februari 2003 het algemeen bekend was dat Jensen haar merk voerde voor de boxsprings. Jensen heeft daartoe 11 getuigen opgeroepen. Kuperus heeft 9 schriftelijk verklaringen in het geding gebracht.

In zijn eindvonnis oordeelt de rechtbank dat uit de getuigenverklaringen blijkt dat Kuperus wist van het voorgebruik van de merken door Jensen. De rechtbank komt daarbij terug op zijn eerdere beslissing dat er geen sprake zou zijn van directe wetenschap aan de zijde van Kuperus.

“De rechtbank stelt allereerst vast dat de door Kuperus bedoelde rechtsoverweging 4.12 van het tussenvonnis inderdaad is aan te merken als een bindende eindbeslissing. Recente jurisprudentie van de Hoge Raad (zie onder meer HR 25-04-2008, LJN:BC2800) laat de rechtbank echter meer ruimte dan voorheen om terug te komen op bindende eindbeslissingen. Zo formuleert de Hoge Raad in genoemd arrest het in dit verband relevante criterium als volgt: “De eisen van een goede procesorde brengen immers mee dat de rechter, aan wie is gebleken dat een eerdere door hem gegeven, maar niet in een einduitspraak bevatte eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is, nadat partijen de gelegenheid hebben gekregen zich dien aangaande uitlaten, over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing ten einde te voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen.”

"De verklaring van de buitendienstmedewerker bevat een consistent, gedetailleerd verhaal dat geen partijdige indruk wekt maar een beeld geeft van een getuige die zich zo goed mogelijk heeft proberen te herinneren wat is gebeurd. Zo geeft een verklaring geen absolute duidelijkheid over het tijdstip dat Prenger voor het eerst Jensen bedden bij andere slaapzaken is tegengekomen. Op de vraag of dit ook op 24 april 2003 kon zijn geweest, heeft hij geantwoord dat dit mogelijk is. De verklaring van Prenger omtrent de bespreking van de merknaam in het sales-managementteam heeft hij niet eerder gedaan dan nadat daarna gevraagd was. Ook bij de ondervraging van de zijde van Kuperus zijn geen onjuistheden in de verklaring aan het licht gekomen. Prenger is bovendien niet vrijwillig verschenen, doch pas na daartoe gedagvaard te zijn."

De verklaring is ook consistent met andere verklaringen die door de getuigen zijn afgelegd. De rechtbank komt dan tot de conclusie dat Kuperus op het moment van het merkdepot van SWENSEN wist van het voorgebruik van Jensen voor dezelfde categorie waren of diensten. Er is sprake van een depot te kwader trouw. De rechtbank verklaart de SWENSEN merken van Kuperus nietig en verbiedt haar met onmiddellijke ingang inbreuk te maken op de merkenrechten van Jensen. De eis in reconventie wordt afgewezen.

Lees het vonnis hier en het tussenvonnis hier.

Rechtbank Amsterdam 5 augustus 2009, HA ZA 09-185. Kim Holland Productions B.V. c.s. tegen 123 Video B.V. (Met dank aan Maarten Haak, Hoogenraad & Haak advocaten)

Vonnis in incident, verzoek tot inzage afgewezen. Geen rechtmatig belang, aangezien 123 Video zelf het recht heeft de gegevens bij de derde op te vragen.

Auteursrecht. Merkenrecht. Kim Holland vordert in de hoofdzaak onder meer een verklaring voor recht dat het (doen) plaatsen van Kim Holland beelden op de websites www.123video.nl en www.123video.com moet worden aangemerkt als een (mede-)openbaarmaking in de zin van artikel 12 en 13 Aw, als gebruik van een met het Beneluxmerk KIM HOLLAND overeenstemmend teken en als onrechtmatig handelen.

In het incident vordert 123 Video Holland te bevelen de persoonlijke gegevens te verstrekken van een derde (de uploader) als ontvangen van de provider, althans die gegevens te verstrekken die Holland heeft ontvangen van de provider naar aanleiding van hun verzoek tot het verstrekken van deze gegevens.

"De rechtbank stelt vast dat Kim Holland c.s. de bescheiden waar het in het incident om gaat niet onder zich heeft. Deze bescheiden bevinden zich onder een derde. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat de vordering moet worden afgewezen. Artikel 843a Rv kan ook toepassing vinden indien de betrokkene (Kim Holland c.s.) het recht heeft om de bescheiden door een derde aan haar te doen verstrekken. De rechtbank ziet in het onderhavige geval echter geen aanleiding artikel 843a Rv toe te passen. Daartoe is van belang dat de rechtbank geen - hier relevant - verschil ziet tussen het door 123 Video gestelde 'recht' van Kim Holland c.s. (dat zou voortvloeien uit de gestelde inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten) en de mogelijkheid die 123 Video zelf heeft om de bescheiden bij de derde op te vragen (maar dan gegrond op onrechtmatig handelen door de uploader jegens 123 Video). Onder die omstandigheden heeft 123 Video geen rechtmatig belang op grond waarvan Kim Holland c.s. gehouden zou zijn te proberen de betreffende bescheiden van de derde te verkrijgen. 123 Video kan daartoe zelf overgaan. De vordering dient reeds om die reden te worden afgewezen."

Lees het vonnis hier.

Rechtbank 's-Gravenhage 29 juli 2009, HA ZA 07-3899. SpecTec Ltd tegen MirTac B.V. (Met dank aan Gijsbert Brunt, Wenckebach Bax & Brunt)

Softwaregeschil. Auteursrecht en merkenrecht. Proceskostenveroordeling op basis van schatting verdeling tussen IE en niet-IE vorderingen.

"4.7 Niet in geschil is dat er auteursrechten rusten op de AMOS software. Anders dan MirTac meent, is SpecTec gerechtigd die auteursrechten te handhaven jegens MirTac. Als onweerspreken staat namelijk vast dat de auteursrechten op dit moment berusten bij SpecTec Group en dat SpecTec Group met een power of attorney “SpecTec Limited” de bevoegdheid heeft verleend op eigen naam op te treden tegen inbreuken op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de AMOS software (productie 4 bij conclusie van antwoord in het incident van SpecTec). Anders dan MirTac heeft betoogd, moet worden
aangenomen dat met “SpecTec Limited” wordt gedoeld op SpecTec. De door MirTac overgelegde uitdraai van een pagina uit het register van het Britse Companies House (productie 4) ondersteunt de stelling van MirTac dat “SpecTec Limited” een andere vennootschap is, namelijk niet. Integendeel, uit de uitdraai, en uit door SpecTec overgelegde certificaten van het Companies House (productie 7), blijkt dat “SpecTec Limited” een oude handelsnaam is van SpecTec."

"Niet in geschil is dat SpecTec geen houdster is van het Beneluxwoordmerk AMOS (inschrijvingsnummer 0701215). Blijkens een door SpecTec overgelegde uitdraai uit het merkenregister is SpecTec Group de houdster van het merk. Dat gegeven sluit echter niet uit SpecTec kan optreden tegen inbreuken op dit merk. Zoals hiervoor reeds is vastgesteld (zie r.o. 4.7 e.v.), heeft SpecTec Group immers de bevoegdheid aan SpecTec verleend om op eigen naam op te treden tegen inbreuken op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de AMOS software. Aangenomen moet worden dat onder die intellectuele eigendomsrechten ook het voornoemde merkrecht valt."

"SpecTec heeft niet gespecificeerd welk deel van de door haar in totaal opgevoerde kosten, te weten € 31.452,35, betrekking hebben op de handhaving van het auteursrecht en merkrecht, welk deel op de betalingen van de vergoedingen betreffen de Atlanship en welk deel op haar verweer in reconventie. De rechtbank schat dat de verdeling 70% - 20% - 10% bedraagt. SpecTec kan dus aanspraak maken op een bedrag van € 22.016,65 (70% van € 31.452,35) ter vergoeding van haar kosten voor de handhaving van het auteursrecht en merkrecht, voor zover die kosten redelijk en evenredig zijn in de zin van artikel 1019h Rv."

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 28 juli 2009, KG ZA 09-1290, Nycomed GmbH, Nycomed B.V. tegen Sandoz B.V. (Met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof)

Merkenrecht. Kort geding. Merkinbreuk afgewezen. Geen overeenstemming van merken. Inburgering niet aangenomen nu de tekens niet als herkomstaanduiding zijn gebruikt.

Nycomed heeft sinds 1994 een octrooi op het geneesmiddel PANTAZOL, werkzaam tegen maagzuur en andere oprispingen van maagsap. Sinds 5 mei 2009 is het octrooirecht van Nycomed afgelopen. Op de tablet van Nycomed staat het teken P20 of P40. Voorts heeft de tablet een ovale vorm en is geel van kleur. De vorm en de opdruk zijn als vorm/kleurmerk vastgelegd en ook de aanduidingen P20 en P40 zijn als merk ingeschreven bij het Benelux Bureau.

Sandoz produceert en verhandelt een soortgelijk geneesmiddel met dezelfde werkzame stof pantoprazol. De tablet van Sandoz heeft een ovale vorm met geronde rechthoekige zijden en is geel van kleur. Op de pil staat onder meer in de kleur zwart 20 of 40 afgebeeld.

Nycomed vordert – zeer kort samengevat – een verbod op merkinbreuk voor Sandoz om haar geneesmiddel Pantoprazol Sandoz te verkopen op straffe van een dwangsom. Sandoz voert hiertegen verweer.

De Voorzieningenrechter gaat in dit kort geding voorshands van de geldigheid van de merkrechten van Nycomed uit. Bij de inschrijving in het Benelux register zijn de vier merken reeds getoetst op absolute gronden en tot op heden zijn de inschrijvingen niet nietig verklaard wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen. Ook heeft Sandoz geen nietigheidsprocedure opgestart.

Van merkinbreuk is volgens de Voorzieningenrechter geen sprake. De door Sandoz gebruikte tekens komen niet in voldoende mate overeen om van identieke dan wel vrijwel overeenstemmende tekens te spreken. Daarbij wordt in ogenschouw genomen dat de Voorzieningenrechter voorshands van mening is dat de individuele elementen waaruit de samengestelde merken van Nycomed bestaan an sich niet voldoende eigen vermogen bezitten, zodat deze merken alleen in hun totaliteit met de door Sandoz gebruikte tekens moeten worden vergeleken.

Ook van inburgering is volgens de Voorzieningenrechter geen sprake. Nycomed heeft op geen enkele wijze aangetoond dat zij de ovale vorm, gele kleur en de opdruk van haar tabletten heeft gebruikt om de consument in de gelegenheid te stellen om deze tabletten te onderscheiden van tabletten van andere ondernemingen.

Nycomed’s vorderingen worden afgewezen en zij wordt veroordeeld in de proceskosten ad EUR 72.000,84.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank 's-Gravenhage 22 juli 2009, HA ZA 09-1232. ABB Asea Brown Boveri Limited tegen X en Sosazienda ABB International

Verstekvonnis. Merkenrecht. Proceskosten voor de helft toegewezen.

ABB heeft de vorderingen jegens SAI ingetrokken. De vorderingen ten aanzien van X worden toegewezen in de door de rechtbank begrepen vorm. Daarbij wordt opgemerkt dat onder het verbod ook het gebruik ten aanzien van andere tekens dan de specifiek genoemde tekens valt voor zover dat gebruik ten aanzien van de genoemde merken voldoent aan de voorwaarden van artikel 9 lid 1 sub a-c GMVo en/of artikel 2.20 lid 1 sub a-c BVIE.

X zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv worden veroordeeld. De total kosten zijn beraamd op EUR 7.696,50. Uit die specificatie wordt het de rechtbank niet duidelijk of, en zo ja, hoe, een verdeling van die kosten is te maken ten aanzien van de afzonderlijke gedaagden.  De rechtbank gaat ervan uit dat de helft van de kosten zijn gemaakt ten behoeve van de vorderingen jegens X en de andere helft ten behoeve van de vorderingen jegens SAI. Nu eiseres de vorderingen jegens laatstgenoemde partij heeft ingetrokken, zal de rechtbank X veroordelen tot betaling van EUR 3.848,25, te weten de helft van het totale door eiseres gevorderde bedrag.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Arnhem 23 juli 2009, KG ZA 09-357. Prent tegen Gemeente Westervoort (Met dank aan Hemke de Wijs, Nysingh)

Merkrecht en straatnaam. Gebruik als straatnaam geen gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE. Proceskosten EUR 6.262,-.

Prent handelt sinds 2004 onder de namen 'Beekenoord Hypotheekcentrum', 'Beekenoord Makelaardij' en 'Beekenoord Assurantiekantoor' vanuit zijn hoeve genaamd 'Beekenoord'. In 2000 heeft Prent de naam Beekenoord als woordmerk geregistreerd voor zakelijke diensten in de klassen 35 en 36.

Prent stelt een merkenrechtelijke vordering in tegen de Gemeente Westervoort in verband met een nieuwbouwwijk en een straat daarin die door de gemeente “Beekenoord” zijn genoemd, vernoemd naar de boerderij van waaruit Prent zijn diensten aanbiedt. Prent meent dat de Gemeente Westervoort daarmee inbreuk maakt op zijn woordmerk Beekenoord op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE.

"Hoewel de gemeente moet worden toegegeven dat Prent sinds zijn sommatiebrief in februari 2008 lang heeft gewacht met het instellen van zijn verbodsvordering in kort geding, heeft Prent naar het oordeel van de voorzieningenrechter toch een spoedeisend belang bij zijn vordering."

De voorzieningenrechter oordeelt verder dat artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE niet van toepassing is op de onderhavige situatie, omdat het gebruik van een benaming als straatnaam niet onder de reikwijdte van het woord “gebruik” in de zin van dat artikellid valt. De gemeente heeft bij het geven van de naam aan de wijk en de straat gehandeld ter uitvoering van haar publiekrechtelijke taak. De gemeente heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij bij de keuze voor de geografische aanduiding Beekenoord heeft gehandeld conform haar beleid, dat inhoudt dat gezocht wordt naar de naam van een historisch gebouw in het plangebied.

Daarbij verwijst de rechter naar de wetswijziging als gevolg waarvan vanaf 1 januari 2004 de woorden “in het economisch verkeer” uit dit artikellid (uit de BMW) zijn geschrapt, maar welke wijziging i.c. niet relevant is. "Een inhoudelijke wijziging, in die zin dat bijvoorbeeld het gebruik van een benaming als straatnaam nu wel onder de reikwijdte van 'gebruik' in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d valt, kan daarmee naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zijn beoogd."

Bovendien oordeelt de voorzieningenrechter dat de gemeente een geldige reden zou hebben voor het gebruik van de benaming als straatnaam indien artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE wel van toepassing zou zijn.

De proceskosten worden begroot op EUR 6.262,00,-.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Breda, 22 juli 2009, KG ZA 09-292, Bullaert & I AM N.V. tegen Van Haren Schoenen B.V. (met dank aan Josine van den Berg, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Eiser is eigenaar van woord-/beeldmerken I AM, voor schoenen, en maakt bezwaar tegen het gebruik door gedaagde Van Haren Schoenen van het merk AM. Inbreuk merkrecht. Vorderingen (grotendeels) toegewezen. Visuele (“de in het beeldmerk I AM aanwezige apostrof in de vorm van een zaadcel, is van ondergeschikte betekenis.”), auditieve [em] en begripsmatige overeenstemming (“Van Haren heeft zelf bij het publiek de indruk gewekt dat haar teken AM een vervoeging is van het werkwoord to be”). Toewijzing van een vordering tot vernietiging op grond van art. 2.22 BVIE vereist volgens de Reb. Breda kwade trouw van de inbreukmaker. 1019h proceskosten: €11.647,82. (Afbeelding: boven eiser I AM, onder Van Haren. Klik op afbeelding voor vergroting)

3.7. Voorshands is niet aannemelijk dat I AM een "sterk merk" is, noch in België noch in een ander Beneluxland. Uitgangspunt bij de beoordeling is dat het merk I AM onderscheidend vermogen bezit, zoals vereist, en niet meer dan dat.

3.10. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er begripsmatige overeenstemming tussen het merk I AM en het AM-teken. Vaststaat dat de introductie van de AM-schoenen in de Van Haren winkels gepaard is gegaan met een grootscheepse reclamecampagne waarbij Van Haren gebruik heeft gemaakt van slogans met het teken AM als "I AM individual", 'I AM creative", "I AM energized", "I AM expressive" en "I AM exciting". Hierdoor heeft Van Haren zelf bij het publiek de indruk gewekt dat haar teken AM een vervoeging is van het werkwoord to be. Am heeft in dit verband geen zelfstandige betekenis maar impliceert de aanwezigheid van "I". Hierdoor maakt het AM-teken dezelfde totaalindruk als het merk I AM. De stelling van Van Haren dat individualisering een trend is en er een sterke toename is in het gebruik van de woorden "I am" in reclamecampagnes is aannemelijk, maar doet niets aan af aan de begripsmatige overeenstemming. Doordat Van Haren het AM-teken in de slogans heeft geplaatst, krijg het teken voor het publiek die met het merk I AM overeenstemmende betekenis als hiervoor genoemd.

3.1 1. Ook auditief stemmen het merk I AM en het AM-teken sterk overeen. (…) 3.12. Visueel is er ook sprake van overeenstemming tussen het (beeld)merk I AM en her AM-teken. Vaststaat dat Van Haren ook alleen de letters AM als teken gebruikt. Het verschil tussen merk en teken is enkel gelegen in de letter "I". De in het beeldmerk I AM aanwezige apostrof in de vorm van een zaadcel, is van ondergeschikte betekenis. De letters zijn de onderscheidende bestanddelen die in het totaalbeeld opvallen. Van Haren gebruikt het AM-teken daarnaast ook zoals het gedeponeerd is, met ellips en het onderschift "shoe company". In zoverre wijkt het teken af van het merk. Echter dit verschil is van ondergeschikt belang nu Van Haren het teken niet consequent op deze manier maar op diverse manieren gebruikt. De lettercombinatie AM is het enige bestanddeel van het gebruikte teken dat consistent is. Hierdoor blijft de lettercombinatie AM het dominerende bestanddeel dat bij het publiek het meest zal opvallen en bijblijven. Dit geldt ook ten aanzien van de overige manieren waarop Van Haren het AM-teken gebruikt.

(…) 3.18. De sub 3. gevorderde vernietiging van de inbreukmakende schoenen wordt eveneens afgewezen. Toewijzing van een vordering tot vernietiging op grond van art. 2.22 BVIE vereist kwade trouw van de inbreukmaker. Daarvan is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Van moedwillig gepleegde inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Van bewustheid in bedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit laatste is hier het geval, zodat kwade trouw aan de zijde van Van Haren thans niet aannemelijk is.

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 16 juli 2009, zaak C-385/07 P,  Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH tegen de Europese Commissie (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Mededingingsrecht. Systeem voor inzameling en verwerking van in Duitsland in handel gebrachte verpakkingen met het (verplichte) logo van Der Grüne Punkt, mededinging, misbruik van machtspositie, licentievergoeding die verschuldigd is krachtens overeenkomst.

De centrale vraag is of Der Grüne Punkt kan eisen dat producenten en verkopers een licentievergoeding moeten betalen voor alle verpakkingen waarop dit logo is aangebracht, ook al wordt een deel van deze verpakkingen niet via het systeem van Der Grüne Punkt, maar via een concurrerend systeem teruggenomen. De commissie oordeelde bij besluit van niet en het GvEA verwiep het beroep van DSD. Het Hof concludeert dat ook de hogere voorziening moet worden afgewezen. De merkenrechtelijke overwegingen:

Trdae Mark Agreement. 87. (…) the object of the Trade Mark Agreement is to allow DSD’s contractual partners to be relieved of their obligation to collect and recover packaging which they notify to DSD. The agreement provides that undertakings participating in the DSD system must affix the DGP logo to all packaging notified to DSD and intended for domestic consumption in Germany.

88. It follows that the Trade Mark Agreement which DSD’s customers entered into concerns the affixing of the DGP logo to all packaging notified to DSD and intended for domestic consumption in Germany.

89. As is apparent, in particular, from Article 1 of the decision at issue, the abuse of a dominant position established by the Commission arises from the fact that the Trade Mark Agreement requires DSD’s customers to pay a fee in respect of all packaging notified to DSD, even where it is proved that some of it has been taken back and recovered through competing exemption systems or self-management solutions.

90. It is clear that the Court of First Instance did not distort that part of the evidence on the file.

91. Thus, at paragraph 141 of the judgment under appeal, the Court of First Instance correctly stated that ‘only the provisions of the Trade Mark Agreement concerning the fee are regarded as abusive in [the decision at issue] [and], thus, [the decision at issue] does not criticise the fact that … the [Trade Mark Agreement] requires the manufacturer or distributor wishing to use the DSD system to affix the [DGP logo] to each piece of notified packaging which is intended for domestic consumption’.

(…)

Gestelde inbreuk gemeenschapsmerk: 124    It must be held, first of all, that Vfw’s argument that the DGP logo is not truly a trade mark cannot be accepted. It is not disputed that the logo has been registered as a trade mark by the German Patents and Trade Marks Office in relation to waste collection, sorting and recovery services.

125. As regards, next, the alleged failure by the Court of First Instance to have regard to Article 5 of Directive 89/104, it must be noted that, by virtue of Article 5(1)(a), a registered trade mark confers on the proprietor exclusive rights therein, entitling the proprietor to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered.

126. It follows that, by claiming that at paragraph 161 of the judgment under appeal the Court of First Instance failed to have regard to the exclusive right to the use of the logo of which it is the proprietor and by invoking Article 5 of Directive 89/104 in that context, DSD is arguing that the Court of First Instance should have held that the decision at issue had unlawfully stopped it preventing third parties from using a sign which was identical with its logo. DSD placed considerable emphasis on this argument at the hearing and claimed that the result of the obligations laid down by the decision at issue and of their approval by the Court of First Instance is that the DGP logo has, in practice, become available to be used by all.

127. In order to respond to that line of argument, it is necessary to draw a distinction between the use of the DGP logo by DSD’s contractual partners and the possible use of that logo by other third parties.

128. As regards the use of the DGP logo by DSD’s contractual partners, it is apparent from the wording itself of Article 5 of Directive 89/104 that that provision does not cover circumstances in which a third party uses a trade mark with the consent of its proprietor. That is the case, in particular, where the proprietor has authorised its contractual partners to use its mark under the terms of a licence agreement.

129. It follows that DSD cannot validly rely on the exclusive right conferred on it by the DGP logo as regards the use of that logo by manufacturers and distributors who have entered into the Trade Mark Agreement with it. It is true that Article 8(2) of Directive 89/104 provides that a proprietor of a trade mark may invoke the rights conferred by that mark against a licensee who contravenes any of the terms in his licensing contract referred to in that provision. However, as the Advocate General stated at point 192 of his Opinion, in the present case, DSD itself set up a system which requires that the DGP logo be affixed to all packaging, even where some of the packaging is not taken back by the system. It is accordingly a matter of agreement between the parties that the use of the DGP logo on all packaging notified to DSD is required by the Trade Mark Agreement and is therefore compatible with it.

130. In so far as DSD argues that the measures imposed by the Commission have the effect that the use of the DGP logo by its licensees is, in part, to be free of charge, suffice it to note that the sole object and sole effect of the decision at issue is to prevent DSD from receiving payment for collection and recovery services where it is proved that they have not been provided by that company. Such measures are not incompatible with the rules laid down by Directive 89/104.

131. Furthermore, as the Court of First Instance correctly held at paragraph 194 of the judgment under appeal, the possibility cannot be ruled out that the affixing of the DGP logo to packaging, whether part of the DSD system or not, may have a price which, even if it cannot represent the actual price of the collection and recovery service, should be able to be paid to DSD in consideration for the use of the mark alone.

132. As regards the possible use of the DGP logo by third parties other than DSD’s contractual partners, neither the decision at issue nor the judgment under appeal state that such use would be permitted under trade mark law. In that regard, the Court of First Instance correctly found at paragraph 180 of the judgment under appeal that the obligations laid down by the decision at issue concerned only relations between DSD and ‘manufacturers and distributors of packaging which are either contractual partners of DSD in the context of the Trade Mark Agreement …, or holders of a licence to use the [DGP] mark in another Member State in the context of a take-back and recovery system using the logo corresponding to that mark …’.

133. Therefore, any use of the DGP logo by third parties other than DSD’s contractual partners is not a matter for which either the Commission or the Court of First Instance bear any responsibility. Moreover, there is nothing to prevent DSD from bringing proceedings against such third parties before the national courts having jurisdiction in that regard.

134. It follows from all of the above considerations that the fourth plea in law must also be rejected.

Lees het arrest hier.