Woord- en of beeldmerk  

“4.10.  Kernvraag is of het gebruik van de domeinnamen door Eurolinguist kan worden aangemerkt als merkgebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (‘gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten). Met betrekking tot de op naam van Elol geregistreerde domeinnamen www.rosettastone.nl en www.rosettastone.be kan niet worden gesteld dat Eurolinguist daarop een exclusief gebruiksrecht heeft. Elol is exclusief rechthebbende op deze domeinnamen. Het gaat het te ver om, zoals Fairfield wenst, het identiteitsverschil tussen Elol en Eurolinguist volledig weg te denken.

Vereenzelviging kan slechts in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden. Het enkele feit dat Elol volledige zeggenschap heeft over Eurolinguist, of dat op de website van Elol dezelfde informatie te vinden is als op de website van Eurolinguist, volstaat hiertoe niet. Fairfield heeft voor het overige onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit de verwevenheid van beide rechtspersonen kan worden afgeleid en had ook Elol moeten dagvaarden. Nu Fairfield dit heeft nagelaten, zal de vordering jegens Eurolinguist tot staking van het gebruik van de domeinnamen rosettastone.nl en rosettastone.be en tot overdracht van deze domeinnamen jegens Eurolinguist worden afgewezen. Niettemin heeft Eurolinguist ter zitting verklaard deze domeinnamen te hebben doorgelinkt naar www.talendomein.nl van PC media, de beoogde (nieuwe) distributeur van Rosetta Stone producten, waarmee tot aan de bindende einduitspraak in arbitrage eventuele schade of verwarring wordt voorkomen.”

De werkelijke proceskosten worden vervolgens gematigd, omdat het in feite een deelproces vormt van een omvangrijkere bodemprocedure:

“4.13.  De voorzieningenrechter stelt vast dat Eurolinguist weliswaar nalatig is gebleven om na beëindiging van de overeenkomst aan alle uit artikel 6 van de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen, maar op beperkte schaal. In dat licht, terwijl dit kort geding in feite een deelproces vormt van een omvangrijkere bodemprocedure, verzet de billijkheid zich, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, in dit kort geding tegen een volledige proceskostenveroordeling van Eurolinguist. Eurolinguist zal als de deels in het ongelijk gestelde partij op de gebruikelijke wijze door vaststelling van een forfaitair bedrag worden veroordeeld in de proceskosten van Fairfield c.s.”

Lees het vonnis hier.

De rechtbank oordeelt allereerst dat Austin wel kan worden aangemerkt als belanghebbende bij de vervallenverklaring. Niet is gebleken dat er bijzondere omstandigheden zijn die in verhouding tot Lodestar onbehoorlijk handelen zou opleveren. De afgebroken onderhandelingen van Lodestar met een met een concerngenoot van Austin  kunnen niet als zodanig worden aangemerkt.

Ten aanzien van de gestelde non-usus stelt de rechtbank dat de bewijslast moet worden omgedraaid:

“4.8. (…) Gelet op de vanaf 2001 daterende procedures waarin Austin Nichols zich wereldwijd verzet tegen het gebruik van het teken WILD GEESE, kan beginnend of hernieuwd gebruik van het merk drie maanden voorafgaand aan de vordering tot vervallenverklaring (de dagvaarding) krachtens artikel 14C lid 1 BMW het verval van het merk WILD GEESE niet herstellen, omdat het ervoor moet worden gehouden dat Lodestar toen al kennis had van de mogelijkheid dat een vervallenverklaring ook in de Benelux kon en zou worden ingesteld.

4.9. Alhoewel in beginsel de bewijslast terzake de non-usus op Austin Nichols rust, die zich immers op de rechtsgevolgen van de non-usus beroept, zal de rechtbank gelet op de bewijstechnische problemen die een dergelijke (negatieve) bewijsopdracht voor Austin Nichols met zich brengt, gebruik makend van haar in artikel 5 lid 2 aanhef en onder a BMW toegekende bevoegdheid, Lodestar belasten met het bewijs van het normale gebruik van haar merk in de Benelux in de relevante periode.

4.10. (…) Tussen partijen is verder niet in geschil dat ook van normaal gebruik sprake kan zijn indien het merkgebruik heeft plaatsgevonden in het kader van (voldoende) promotionele activiteiten die erop gericht zijn afzet voor het merk te vinden in de Benelux.

De bewijsstukken van Lodestar, o.a. over het gebruik van het merk door een derde op beurzen, acht de rechtbank vooralsnog echter onvoldoende. Van een geldige reden voor non-usus is geen sprake.”

“4.15. Gelet op het vorenstaande heeft Lodestar het bewijs dat zij haar merk WILD GEESE in de relevante periode normaal heeft gebruikt in de Benelux nog niet geleverd. De rechtbank zal Lodestar toelaten tot het leveren van (nader) bewijs dat zij in de relevante periode haar merk normaal heeft gebruikt in de zin van de BMW.

4.16. Met Austin Nichols is de rechtbank van oordeel dat, indien het merk WILD GEESE voor vervallenverklaring wegens non-usus in aanmerking komt en Lodestar dus niet in vorenbedoeld bewijs slaagt, door Lodestar onvoldoende feiten en omstandigheden zijn gesteld om van een geldige reden voor dit niet-gebruik in de zin van artikel 5 lid 2 sub a BMW uit te kunnen gaan.

De omstandigheid dat de onderhandelingen met Irish Distillers lang hebben geduurd en mogelijk door Irish Distillers onnodig zijn vertraagd, is onvoldoende om van een geldige reden uit te kunnen gaan. Deze omstandigheid, die meebracht dat Lodestar nog niet daadwerkelijk met whiskey op de markt kon komen, behoort wel degelijk tot haar ondernemersrisico, onder meer omdat zij op voorhand ermee bekend was dat het op de markt brengen van whiskey uitsluitend mogelijk was via Irish Ditillers ofwel via Cooley’s. Daarbij komt dat zij in 2002 een overeenkomst met Cooley’s heeft gesloten en toen nog ruim de tijd had om haar merk normaal in de Benelux te gaan gebruiken. Voorts is niet komen vast te staan dat het aan Austin Nichols is toe te rekenen dat aan Lodestar meermaals de toegang is ontzegt tot de belangrijkste internationale (sterke) drank beurs te Cannes.”

De nietigverklaring  op grond van verwarringsgevaar is niet toewijsbaar, omdat de merken onvoldoende overeenstemmen. Ook de central attack faalt. De uiteindelijk juiste dagvaarding is net te laat betekent:

“4.28. Pas op 4 juli 2005, na het verstrijken van de hier relevante termijn van vijf jaar is Austin Nichols overgegaan tot juiste betekening van de dagvaarding aan het adres van de bestuurder volgens het Haags Betekeningsverdrag. Het staat vast dat de toen verzonden dagvaarding wel door de bestuurder van Lodestar is ontvangen, dit wordt immers door Lodestar erkend. Deze dagvaarding van 4juli 2005 moet dan ook worden geacht de basis te vormen van deze procedure.

4.29. Gelet op het vorenstaande kan niet worden geconcludeerd dat betekening van de dagvaarding vóór 21juni 2005 heeft plaatsgevonden, zodat ervan moet worden uitgegaan dat Austin Nichols de rechtsvordering tot nietig dan wel vervallenverklaring niet binnen de hier relevante periode van vijfhaar heeft ingesteld.”

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden om Lodestar in de gelegheid te stellen om gebruik aan te tonen.

Lees het vonnis hier.

“3.5 Onderdeel III onder A betoogt dat het hof is uitgegaan van een onvolledig en daarom onjuist uitgangspunt ten aanzien van de wezenlijke functie van het merk, omdat ook het belang van reclame en goodwill in aanmerking moet worden genomen. Het onderdeel faalt omdat het hof bij de beantwoording van de hem voorgelegde vraag terecht is uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk.

3.6 Onderdeel IV (…) Het onderdeel ziet voorts eraan voorbij dat het hof heeft aannemelijk geacht dat de identificatienummers (vrijwel) uitsluitend zijn aangebracht met het doel parallelimport tegen te gaan en dat, nu deze parallelimport is toegestaan, het verwijderen van de nummers in dit verband niet onrechtmatig is. In het oordeel van het hof ligt besloten dat het de stellingen van Diageo met betrekking tot mogelijke andere belangen die door de verwijdering van deze nummers zouden zijn geschonden, heeft verworpen.

Ten slotte kunnen ook de klachten die inhouden dat het hof heeft miskend dat de nummers een legitiem middel vormen om wanprestatie van de leden van de verkooporganisatie op te sporen, niet tot cassatie leiden, omdat de stellingen van Diageo onvoldoende feiten inhouden waaruit zou kunnen volgen dat Esperamos c.s. de hier bedoelde wanprestatie hebben uitgelokt dan wel onrechtmatig van eventuele wanprestatie hebben geprofiteerd, zodat het hof op deze stellingen niet behoefde in te gaan.”

Lees het arrest hier.

“4.8.  Dimensio heeft Megagifts een opdracht verstrekt die er op neerkwam dat Megagifts bij de uitvoering van die opdracht inbreuk maakte op het merkenrecht van een derde en aldus onrechtmatig handelde jegens die derde. Aan de door Dimensio verstrekte opdracht was derhalve inherent dat Megagifts bij de uitvoering ervan in de problemen zou kunnen geraken en daardoor schade zou kunnen lijden. De opdrachtgever die een dergelijke opdracht verstrekt handelt onzorgvuldig en in strijd met een uit de overeenkomst voortvloeiende nevenverplichting om zijn contractspartij geen schade toe te brengen. Aldus is ook Dimensio tekortgeschoten in een op haar rustende verplichting. Die tekortkoming komt, gelet op het karakter van de overeenkomst waarbij Megagifts niet betrokken was bij het ontwerp, voor rekening van Dimensio. In dit kader is van belang dat Dimensio voor het ontwerp de hulp van een professionele derde, een ontwerpbureau, heeft ingeschakeld.

4.9.  Door de toerekenbare tekortkoming van Dimensio is Megagifts tekortgeschoten in haar verplichting tot levering, in verband waarmee de overeenkomst vervolgens (terecht) ontbonden is. De toerekenbare tekortkoming van Megagifts vormt aldus een grond voor de ontbinding in de zin van artikel 6: 277 lid 1 BW.

4.10.  Megagifts heeft aanspraak op vergoeding van de schade die het gevolg is van het feit dat geen wederzijdse nakoming maar ontbinding van de overeenkomst heeft plaatsgevonden. Wanneer wederzijdse nakoming zou hebben plaatsgevonden, zou Megagifts aanspraak hebben kunnen maken op de overeengekomen prijs. Door de ontbinding heeft zij geen aanspraak op de overeengekomen prijs. Haar schade bestaat dan ook uit de overeengekomen prijs. De rechtbank overweegt daarbij dat gesteld noch gebleken is dat Megagifts door de ontbinding van de overeenkomst kosten heeft bespaard. Op het moment van de overeenkomst waren de voetballen al vervaardigd en bedrukt en gereed om geleverd te worden.

4.11.  Nu sprake is van schadevergoeding, en niet van nakoming, kan Megagifts geen aanspraak maken op de BTW over de overeengekomen prijs. De BTW vormt geen schadepost.”

Lees het vonnis hier.

In reconventie vorderen, kort gezegd, AZS en Stone International een verbod op het onrechtmatig inroepen van het merk Anti-Vandaal-Coating PSS 20 door APP. Het depot van APP zou te kwader trouw zijn verricht.

De rechtbank oordeelt dat met de geplaatste referentielijsten, alsmede een met e-mail die door AZS aan klanten is gestuurd, inderdaad onjuiste voorstellingen zijn gewekt bij de gemiddelde lezer, welke onrechtmatig moeten worden geacht jegens APP.

Voor wat betreft de vordering in reconventie oordeelt de rechtbank: “Iedere belanghebbende kan de nietigheid van de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, inroepen binnen een termijn van vijf jaar (…). Nu de genoemde termijn ongebruikt is verstreken, is er sprake van een geldige inschrijving van het merk Anti-Vandaal-Coating PSS 20. (…) Aan het inroepen van een depot wegens te kwader trouw is door de Benelux-wetgever de beperking gesteld dat dit binnen een bepaalde periode dient te geschieden. Daarmee is niet verenigbaar dat dezelfde gedragingen die binnen die periode kwader trouw zouden hebben opgeleverd, na het verstrijken van die periode naar nationaal recht als onrechtmatige daad zouden kunnen worden aangemerkt met hetzelfde feitelijke gevolg, te weten dat de merkhouder de bescherming van het merk niet kan inroepen. Dat zou aan de beperking haar betekenis ontnemen.”

“Het gebruik van een merk dat door het verstrijken van de termijn niet meer kan worden nietig verklaard, kan wel nog worden verboden wegens strijd met andere rechten. Dergelijke rechten zijn gesteld noch gebleken.”

Aangezien APP een volledige proceskostenveroordeling heeft gevorderd, wordt het vonnis afgesloten met een niet-richtlijnconforme overweging: “Deze titel is evenwel van toepassing op procedures waarin de dagvaarding na 1 mei 1007 is uitgebracht. Nu in de onderhavige procedure de dagvaarding op 16 april 2007 is uitgebracht, zal de vordering tot een volledige kostenveroordeling worden afgewezen.”

Lees het vonnis hier.

Soortgelijkheid waren

Intres bestrijdt dat de waren waarvoor DEPT is geregistreerd is (dameskleding) niet-soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk GS DEPT is geregistreerd (kinderkleding). De rechtbank is van mening dat de waren niet concurrerend, niet complementair en voor elkaar niet relevant zijn, maar toch "in enige mate soortgelijk zijn","omdat dameskleding en kinderkleding worden gebruikt om het lichaam te bedekken" en omdat "De bestemming - het doelpunbliek- vrouwen resp. ouders, voor een groot deel overlappend is, omdat kinderkleding in het algemeen door vmoeders wordt gekocht."

Overeenstemming tekens

Ter zitting is gebleken dat het woord “dept” (Engelse afkorting voor: “departement store”) in zwang is geraakt als opdruk van kleding. Voordat Dept in 1997 haar beeldmerk DEPT registreerde, was er  echter al een aantal kledingmerken ingeschreven met daarin het woord “dept” en bovendien heeft Intres een groot aantal voorbeelden getoond, waarin het woord “dept” als opdruk (...) is geplaatst, of als label, zonder dat hieraan een merk ten grondslag ligt. Dit betekent dat het woord “dept” als woord voor kleding niet of nauwelijks onderscheidend vermogen heeft. Tevens is er onvoldoende intensief gebruik van het woord DEPT gemaakt om te kunnen spreken van verkregen onderscheidend vermogen door inburgering.

“Fonetisch en begripsmatig is er gelijkenis tussen met woord “dept” in merk ten teken, maar dat weegt niet zwaar in de totaalindruk, omdat hiervoor is overwogen dat aan dit woord niet of nauwelijks onderscheidend vermogen toekomt. Het zwaartepunt ligt daarom bij de toets naar de mate van visuele gelijkenis. Die gelijkenis is er onvoldoende, omdat het woordbeeldmerk DEPT in de grafische vorm zoals ingeschreven, zo afwijkt van het teken GS DEPT, geschreven in de voor de inschrijving gebruikte neutrale letter, dat het in aanmerking komende publiek, gegevens de beperkte makte van soortgelijkheid van de waren, niet in verwarring wordt gebracht omtrent de herkomst van de verschillende waren. (...) Een en ander leidt tot de conclusie dat Intres geen merkinbreuk heeft gepleegd op het woordbeeldmerk DEPT.”

Handelsnaam

DEPT is beschrijvend en "op kleding reeds gemeengoed", waardoor het gebruik van het woord in de handelsnaam (thans) geen beschermende werking (meer) biedt. Onrechtmatig aanhaken wordt niet aangenomen, waarbij de rechtbank wederom verwijst naar het gemis aan onderscheidend vermogen van het woord DEPT.

Lees het vonnis hier.