DOSSIERS
Alle dossiers

Woord- en of beeldmerk  

IEF 3878

Por que los donuts tienen un agujero en el centro?

dnts.bmpGvEA,18 april 2007, gevoegde zaken T-333/04 en  T-334/04. House of Donuts International tegen OHIM / Panrico SA.

Net als het Duitse woord "Matratzen" zegt ook het Engelse woord "donut"  de gemiddelde Spaanse consument vrij weinig. In Spanje is "donut" dan ook niet beschrijvend voor donuts.

Panrico SA (“Panrico”) heeft op basis van haar oudere Spaanse woord- en beeldmerkregistraties DONUT en DONUTS (voor klasse 30, 32 en 42) oppositie ingesteld tegen de aanvraag van House of Donuts International (“House of Donuts”) voor twee Gemeenschapswoord/beeldmerken HOUSE OF DONUTS voor dezelfde klassen.

In oktober 2001 werd deze oppositie door het OHIM gehonoreerd op grond van artikel 8 lid 1 sub b GMVo (verwarringsgevaar). Deze beslissing wordt bekrachtigd door de Vierde Kamer van Beroep. House of Donuts gaat vervolgens in beroep bij het Gerecht van eerste aanleg, waarbij zij klaagt dat de Kamer van Beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het relevante (lees: Spaanse) publiek met betrekking tot de herkomst van de waren en diensten afkomstig van enerzijds Panrico en anderzijds House of Donuts.

Het Gerecht stelt allereerst vast dat de betrokken waren identiek zijn, en dat het relevante publiek in deze zaak bestaat uit de gemiddelde Spaanse consument. Vervolgens buigt het Gerecht zich over de stelling van House of Donuts dat de oudere merken van Panrico onderscheidend vermogen missen omdat de woorden ‘donut’ en ‘donuts’ beschrijvend zijn. Het daartoe door House of Donuts aangedragen bewijs wordt door het Gerecht afgedaan als niet-ontvankelijk dan wel niet relevant of overtuigend.

Allereerst de kopieën uit woordenboeken Spaans-Duits en Spaans-Engels (met een vermelding van het woord ‘donut’), deze zijn volgens het Gerecht niet-ontvankelijk omdat ze pas in de onderhavige instantie waren overgelegd. Bovendien zou daaruit niet kunnen worden afgeleid dat de gemiddelde Spaanse consument bekend zou zijn met dat van oorsprong buitenlandse woord.

Ook het feit dat het zoekwoord ‘donuts’ in combinatie met het zoekwoord ‘Spanje’ vele treffers oplevert op het internet betekent volgens het Gerecht nog niet dat ‘donuts’ beschrijvend is, omdat deze treffers zowel beschrijvende als niet-beschrijvende aanduidingen kunnen betreffen. Ten slotte verwerpt het Gerecht een Spaans handelsnaam- registratiecertificaat waarop de betreffende producten als ‘donuts’ worden omschreven, omdat op ditzelfde certificaat tegelijkertijd de betekenis van dit woord in het Spaans uiteen wordt gezet. Volgens het Gerecht is dan ook in eerdere instanties terecht geoordeeld dat het element ‘Donuts’ in de oudere merken van Panrico niet als beschrijvend is aan te merken. Het Gerecht merkt in dit kader - onder verwijzing naar het Fifties-arrest uit 2002 (T104/01) – nog op dat het Spaanse publiek slechts in beperkte mate bekend is met de Engelse taal.

Nadat het Gerecht vervolgens vaststelt dat het element ‘Donuts’ het dominante element is in de merken van beide partijen bekrachtigt het Gerecht het oordeel van de Kamer van Beroep dat – gelet op de overeenstemming tussen merken en tekens –  er sprake is van gevaar voor verwarring onder het Spaanse publiek. 

Lees het arrest hier.

IEF 3841

Eigen risico

drkrvr.gifVoorzieningenrechter Rechtbank Groningen , 20 april 2007, LJN: BA3456. Steve Sweet Holding B.V. (Darkraver) tegen Gedaagde.

Registratie van de domeinnaam maakt inbreuk op het handelsnaamrecht en de merkrechten van (DJ) Darkraver oplevert. Dat de domeinnaam in het onderhavige geval ouder is dan het woord- en beeldmerk doet hier niet aan af

Eiser Darkraver is sinds 1994 (internationaal) actief als DJ, heeft een eenmanszaak onder de naam Darkraver en heeft verschillende cd’s uitgebracht.  Darkraver is licentiehouder van het Benelux  woordmerk '200% THE DARKRAVER' uit 1997. Gedaagde heeft in juni 2006 de domeinnaam 'darkraver.eu' geregistreerd en biedt deze te koop aan. Darkraver heeft in 2007 het Benelux woordmerk en het Benelux beeldmerk  'DARKRAVER'  geregistreerd.De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van inbreuk.

“Immers, nu gedaagde zich op het internet onder de domeinnaam 'darkraver.eu' tot het publiek wendt kan daardoor verwarring worden veroorzaakt bij personen en organisaties die in Darkraver geinteresseerd zijn en informatie over Darkraver op het internet zoeken. Dit klemt te meer nu de domeinnaam als extensie '.eu' heeft en Darkraver met zijn optredens ook internationaal actief is. Nu gedaagde inbreuk maakt op voornoemde handelsnaam is er sprake van onrechtmatig handelen jegens Darkraver.”(6.3)

“De door gedaagde in 2006 geregistreerde domeinnaam is eveneens identiek aan het woordmerk van Darkraver, als ook aan het woord in zijn beeldmerk. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagde de bewuste domeinnaam zonder geldige reden (in het economische verkeer) gebruikt. Zo heeft gedaagde geen onderneming of product met een dergelijke naam en is hij -zo is ter zitting gebleken- ook niet voornemens een onderneming onder die naam te gaan voeren. Dit verklaart naar zeggen van gedaagde ook de reden dat hij de domeinnaam 'darkraver.eu' via internet te koop heeft aangeboden.

Daarentegen wordt Darkraver door de onderhavige domeinregistratie belemmerd in haar bedrijfsvoering, omdat zij daardoor niet in staat is haar handelsnaam en woordmerk als domeinnaam te laten registreren, althans niet met de extensie 'eu'. Ook hier geldt dat personen en organisaties na het intypen van het woordmerk van Darkraver de website van gedaagde te zien krijgen, waardoor verwarring kan ontstaan omdat zij in de veronderstelling verkeren dat de bewuste website van Darkraver is.

Het voorgaande betekent dat gedaagde door registratie van de domeinnaam 'darkraver.eu' tevens inbreuk maakt op de merkrechten van Darkraver als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder c en d Beneluxverdrag intellectuele eigendom. Dat de domeinnaam in het onderhavige geval ouder is dan het woord- en beeldmerk doet hier niet aan af. Daartoe wordt overwogen dat gedaagde voorafgaande aan het depot van deze merken niet daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de bewuste domeinnaam. Ook van de op de website vermelde 'future usage' door gedaagde is het niet gekomen.

Het feit dat gedaagde geen (daadwerkelijk) gebruik van de domeinnaam heeft gemaakt maakt evenmin uit: reeds de enkele registratie en het te koop aanbieden van de domeinnaam is gebruik in het economisch verkeer, welk gebruik inbreuk op merkrecht kan opleveren. Dat gedaagde ten tijde van de domeinregistratie en tot deze procedure niet bekend was met het feit dat er al een onderneming onder die naam gedreven werd komt voor zijn risico.” (6.4)

De voorzieningenrechter acht het ongeloofwaardig dat gedaagde geen enkel verzoek tot overdracht van de domeinnaam van de zijde van Darkraver zou hebben ontvangen, waardoor het uiteindelijk tot dit kort geding is gekomen, en veroordeelt de gedaagde de domeinnaam over te dragen en, richtlijnconform, de gespecificeerde proceskosten van eiser te betalen.   

Lees het vonnis hier.

IEF 3840

Weekkalender

HvJ EG, Donderdag 26april: Arrest in C-348/04 Boehringer Ingelheim e.a. Vrij verkeer van goederen. Gebruik van merk door parallelimporteur van farmaceutisch product. Wijziging van verpakking . Voorwaarden voor het op markt brengen vastgesteld door arrest van Hof in gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb e.a.Uitlegging.

HvJ EG, Donderdag 26 april: Arrest in C-412/05 P Alcon / BHIM. Hogere voorziening tegen GvEA T-130/03, Alcon, Inc./ OHIM.  Weigering OHIM inschrijving gemeenschapsmerk "TRAVATAN" voor waren van klasse 5, in het kader van de oppositieprocedure ingesteld door de houder van het nationale woordmerk "TRIVASTAN" voor waren van klasse 5

Lees de volledige weekkalender hier.

IEF 3839

Rondzwevende chocoladeballetjes

malkit.JPGRechtbank van Koophandel te Antwerpen, 5 april 2007, Masterfoods Veghel BV en Masterfoods SA tegen Nestlé Belgilux SA. (met dank aan Tanguy de Haan, NautaDutilh Brussel).


Nestlé’s KitKat balletjesverpakking maakt geen inbreuk op Mars’ Maltesers balletjesmerken. Rood is gebruikelijk voor melkchocoladeproducten, ‘zwevende producten’ zijn ook niet ongebruikelijk en de merken Maltesers en KitKat zijn bekende merken, waardoor er geen verwarringsgevaar is.

De partijen, die geen verdere introductie behoeven, brengen beide, onder meer, chocoladeproducten op de markt. Masterfoods breng het product MALTESERS, zijnde kleine, luchtige, ronde, met chocolade omhulde balletjes op de markt. Deze worden verpakt in een rood zakje met naast het merk MALTESERS een afbeelding van (zwevende) bruine chocoladeballetjes. Nestlé brengt eveneens een dergelijk chocoladeproduct op de markt onder het merk KIT KAT, veelal in een rode verpakking, met rondzwevende chocoladeballetjes rond het merk.

Masterfoods stelt dat Nestlé met het gebruik van een gelijkende verpakking doelbewust aanhaakt bij haar bekende product MALTESERS en heeft een stakingsvordering wegens slaafse nabootsing ingesteld.

De rechtbank wijst de vordering af, omdat er naar haar oordeel onvoldoende gelijkenis bestaat tussen de merken MALTESERS en KIT KAT. Deze vormen immers het dominante element op beide verpakkingen. Voor wat betreft de verpakking bestaat er enkel een visuele gelijkenis, terwijl het gebruik van de rode kleur (voor melkchocolade) gebruikelijk en ook gerechtvaardigd is.

“Al deze elementen zijn vrij banaal, maar hetgeen wel degelijk het onderscheid maakt is de aanbrenging van het merk, enerzijds het sobere MALTESERS en anderzijds op vrij opvallende wijze KITKAT, in een geheel andere lay-out en stijl dan het MALTESERS van eiseres, en aldus duidelijk het onderscheid vestigend met het merk van eiseres.”

“Naast de inderdaad aanwezige gelijkenissen is het dominant bestanddeel (merknaam) algeheel verschillend en het komt voor dat de gemiddeld aandachtig consument, bekend met degelijke hapklare snoepjes, dan ook niet in verwarring zal worden gebracht.”

Nestlé haal dan ook geen onrechtmatig voordeel noch doet zij afbreuk aan het onderscheidend karakter en/of de reputatie van het beeldmerk van Masterfoods, nu Nestlé wel quasi hetzelfde product op de markt commercialiseert, waartoe zij volledig gerechtigd is, maar dit op een niet verwarringstichtende noch parasiterende wijze, aangezien de verpakking weliswaar wel bepaalde banale elementen van het merk van Masterfoods gebruikt, maar zich verder op pregnante wijze distantieert van het merk van Masterfoods.

Lees de uitspraak hier.

IEF 3833

Aantonen

celltech.gifHvJ EG, 19 april 2007, zaak C-273/05 P. OHIM tegen Celltech R&D Ltd.

Celltech zelf bestaat niet meer als zodanig, maar na 7 jaar procederen overleeft het woordmerk CELLTECH (voor, kort gezegd, medische waren en diensten) ook in laatste instantie. Het begrip ‘aantonen’ speelt  een hoofdrol in deze zaak. Misschien het merk wel beschrijvend, maar dat is nu eenmaal niet aangetoond door het OHIM. Aantonen is iets anders dan motiveren en een voorafgaande analyse van elk van de bestanddelen waaruit een merk is samengesteld is geen verplichte stap.

Het GvEA vernietigde al eerder de weigering van OHIM om het merk in te schrijven, omdat niet was aangetoond dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zal leggen tussen de geclaimde farmaceutische producten en diensten en de betekenis van het woordteken CELLTEC. Niet was aangetoond dat het woordteken CELLTECH beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd.

Voor het Hof stelt het OHIM nu de kamer van beroep weliswaar moet motiveren waarom zij meent dat een woordmerk beschrijvend van aard is, doch verplicht deze motiveringsvereiste haar in casu niet om een wetenschappelijke definitie van de term „cell technology” te geven.
Het Hof is het daar niet mee eens:

“In de eerste plaats heeft het Gerecht, anders dan de lezing van het bestreden arrest door het OHIM, de litigieuze beslissing niet vernietigd wegens een motiveringsgebrek, maar op grond dat het OHIM niet had aangetoond dat het merk CELLTECH, opgevat als „cell technology”, de waren en de diensten beschreef waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had.” (37)

Ook de stelling dat de term „cell technology” voldoende expliciet is en dat bijkomende, met name een wetenschappelijke uitleg, derhalve overbodig was, wordt door het Hof verworpen. Bovendien betreft het een feitelijke vaststelling:

“Met de vaststelling dat het bestaan en de aard van celtechnologie geen algemeen bekend feit vormen en dat het dus aan de kamer van beroep stond om de juistheid van haar vaststellingen hierover aan te tonen, heeft het Gerecht echter een beoordeling gegeven van de feiten, welke beoordeling, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de feiten, door het Hof in hogere voorziening niet kan worden getoetst.”(45)

Ook het Poskantoorverweer van het OHIM slaagt niet. Het Gerecht had niet hoeven nagaan of de termen ‘cell’en ‘tech’, afzonderlijk gezien, intrensiek beschrijvend zijn en aan de hand daarvan de combinatie bekijken:

“Gelet op een en ander blijkt, anders dan het OHIM betoogt, uit de rechtspraak van het Hof niet dat de voorafgaande analyse van elk van de bestanddelen waaruit een merk is samengesteld, een verplichte stap is. Daarentegen moeten de kamers van beroep van het OHIM en, wanneer beroep is ingesteld, het Gerecht beoordelen of het merk in zijn geheel beschouwd beschrijvend is.” (80)
 
“In casu moet worden vastgesteld dat het Gerecht heeft onderzocht of het merk CELLTECH in zijn geheel beschouwd beschrijvend is, en tot de slotsom is gekomen dat niet was aangetoond dat dit merk, zelfs opgevat in de betekenis van „cell technology”, de waren en de diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had, beschrijft. Bijgevolg heeft het artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet geschonden.” (81) 

Lees het arrest hier.

IEF 3832

Eerst even voor jezelf lezen

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, 5 april 2007, Masterfoods Veghel BV en Masterfoods SA tegen Nestlé Belgilux SA. (met dank aan Tanguy de Haan, NautaDutilh Brussel).

Nestlé’s KitKat balletjesverpakking maakt geen inbreuk op Mars’ Maltesers balletjesmerken. Rood is gebruikelijk voor melkchocoladeproducten, ‘zwevende producten’ zijn ook niet ongebruikelijk en de merken Maltesers en KitKat zijn bekende merken, waardoor er geen verwarringsgevaar is.

Lees de uitspraak hier.

DNTS.JPGGvEA,18 April 2007, gevoegde zaken T-333/04 en  T-334/04. House of Donuts International tegen OHIM / Panrico SA.(nog geen Nederlandse versie beschikbaar).

Opposition proceedings. Applications for Community figurative marks ‘House of donuts’, earlier national word marks ‘DONUT’ and earlier figurative marks ‘donuts’.

(53) Accordingly, account being taken of the degree of familiarity of the Spanish public with the English language, which is generally held to be low, the applicant fails to establish that the assessment undertaken by the Board of Appeal on the basis of the evidence available to it was incorrect, in so far as the word ‘donuts’ in the earlier marks was acknowledged to have a certain distinctiveness. .

(59) It follows from the foregoing that the Board of Appeal was entitled to find that, having regard to the fact that the goods and services at issue are identical, there is a likelihood of confusion on the part of the average Spanish consumer, in terms of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, between the two Community trade marks applied for, on the one hand, and the earlier marks of Panrico, on the other.

Lees het arrest hier.

IEF 3828

Antilliaanse diamanten

Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingplaats Sint Maarten, vonnis van 10 april 2007, nr. 148, behorend bij A.R. nr. 198 van 2003. Deliwo N.V. tegen Sushila Lakhmichand & Sons N.V. (met dank aan Niels Mulder, DLA Piper)

Handelsnaam- en merkenrechtelijk geschil tussen twee partijen op Sint-Maarten. Naar oordeel van het Gerecht is de combinatie van de woorden ‘Diamonds’ en ‘International’ voldoende sterk om het gebruik door Lakhmichand van de woordcombinatie ‘AMA Diamonds International’ te verbieden, omdat de woordcombinatie ‘Diamonds International’ door Deliwo als onderscheidende eigen naam wordt gevoerd; anders dan bijvoorbeeld het geval zou zijn als de combinatie zou worden gebruikt in een aanduiding: [bedrijfsnaam] International Diamonds. Door toevoeging van de woorden ‘Diamonds International’ aan AMA ontstaat volgens het Gerecht verwarring.

Enigszins curieus is nog het feit dat eiseres (Deliwo) het gebruik van haar handelsnaam enige tijd heeft gestaakt naar aanleiding van een kort geding vonnis waarin werd geoordeeld dat een derde (MGB) oudere rechten bezat met betrekking tot de naam ‘Diamonds International’. Het Gerecht oordeelt echter dat, nu Lakhmichand niet heeft bestreden dat deze uitspraak berustte op een kennelijke misslag, dit niet in de weg staat aan toewijzing van het door Deliwo gevorderde verbod.

Lees de uitspraak hier.

IEF 3827

Makkelijke merken

easyo.JPGRechtbank ’s-Gravenhage, 17 april 2007, KG ZA 07-189. EasyGroup tegen EasyOto en Van der Heijden.

Merkenrecht. EasyCar maakt op zichzelf al inbeuk op EasyOto en de seriemerkdiscussie hoeft i.c. niet te worden gevoerd.

EasyGroup is houdster van het Benelux woord/-beeldmerk ‘easy’, het gemeenschapswoordmerk ‘easyCar’ en nog een aantal andere easy-(serie)merken, waaronder het bekende Easyjet. EasyOto heeft diverse domeinnamen geregistreerd en in gebruik waarin resp. waarop (varianten op) ‘EasyOto’ worden gebruikt (afbeeldingen in vonnis).

De letters 'Car' en 'Oto' zijn visueel en auditief verschillend, aldus de Voorzieningenrechter. Er bestaat visueel en auditief tussen het merk 'easyCar' en 'EasyOto' weliswaar (vrijwel) volledige overeenstemming voor wat betreft de letters 'easy', maar het onderscheidend vermogen van deze tekens is gering te achten omdat het in vele combinaties wordt gebruikt om waren of diensten aan te prijzen.

Er is echter wel - in ieder geval voor het Nederlandstalige publiek maar mogelijk ook voor publiek in andere landen van de gemeenschap - een sterke begripsmatige overeenstemming omdat voor dit publiek zowel 'easyCar' als 'EasyOto' zal verwijzen naar een auto die easy, gemakkelijk is. ‘Door deze begripsmatige overeenstemming zal alsnog verwarring als hiervoor bedoeld kunnen ontstaan, te meer nu de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk easyCar is ingeschreven en de diensten ter onderscheiding waarvan EasyOto het teken 'EasyOto' gebruikt dezelfde zijn. Verwarring wordt verder in de hand gewerkt doordat zowel easyGroup als EasyOto hun diensten hoofdzakelijk op internet aanbieden.’

EasyOto is dus een inbreuk op easyCar. Verwarring is al vastgesteld en de (bekende-)seriemerk-discussie hoeft in deze zaak niet meer te worden gevoerd. Het verbod op inbreuk op EasyCar wordt toegewezen. EasyGroup heeft volgens de Voorzieningenrechter echter geen belang bij het gevorderde verbod op gebruik van het Benelux merk 'easy'.

Volgt een volledige proceskostenveroordeling van EasyOto.

Lees het vonnis hier.

IEF 3821

Als zuiver beschrijvend

med.gifRechtbank Utrecht, 13 april 2007. KG ZA 07-209. Medilease tegen Econocom (met dank aan Kees Berendsen, Croon Davidovich).

Merkenrecht. Woordbestanddeel van beeldmerk is louter beschrijvend, net als de handelsnaam.

Medi Lease houdt zich bezig met het  verhuren en leasen van medische apparatuur. Econocom is een onderneming die zich bezighoudt met het deelnemen in en het voeren van directie over andere ondernemingen. Econocom biedt sinds2004 onder de naam Medlease financiële diensten aan op de medische markt.

Medi Lease is sinds 1988 rechthebbende van het Benelux beeldmerk Medi Lease, voor leasing en verhuur van medische apparatuur, klassen 36 en 42. Econocom heeft op 22 maart 2004 het Benelux beeldmerk Medlease geregistreerd voor diensten in klasse 36 en 42. Het de registratie van het woordmerk Medlease is door het BBIE geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Econocom heeft de domeinnaam medlease.nl. laten vastleggen.

Kernvraag is of Medi Lease zich met beroep op baar beeldmerk kan verzetten tegen het gebruik door Econocom van het beeldmerk Medlease, Vaststaat dat zowel het beeldmerk van Medilease als het beeldmerk van Medlease wordt gebruikt voor het aanbieden van soortgelijke dienten, te weten leasing van medische apparatuur.

De voorzieningenrechter ooordeelt dat het onderdeel “Medi Lease” van het beeldmerk van Medi Lease los van het beeldmerk niet als merk kan dienen en derhalve niet voor bescherming in aanmerking komt. De bestanddelen zijn beschrijvend en de som der delen levert geen meerwaarde op. De weigering van het BBIE om het woordmerk te registreren helpt ook niet. Eventuele inburgering van het onderdeel Medilease van het beeldmerk is onvoldoende aannemelijk gemaakt. De vorderingen op grond van het merkrecht worden derhalve afgewezen.

“Medi Lease” heeft volgens de rechter ook te weinig onderscheidend vermogen om als handelsnaam in de zin van de HNW aangemerkt te kunnen worden, nu de naam als zuiver beschrijvend dient te worden aangemerkt. Aan de handelsnaam komt dus geen bescherming toe. Van bijzonder omstandigheden waardoor van het gebruik door Econocom van de aanduiding Medlease als onrechtmatig zou kunnen worden aangemerkt is niet gebleken.

De vorderingen van Econocom in reconventie, waaronder opheffing van de beslagen op het merk Medlease en de domeinnaam Medlease alsmede de richtlijnconforme proceskostenverdeling worden wel toegewezen.

Lees het vonnis hier.

IEF 3807

Klepaandrijving

rtrkatrk.gifRechtbank ‘s-Gravenhage, 11 april 2007, HA ZA 05-942. Rotork Plc. tegen Shanghai Autork Digital Apparatus Co. Ltd. (met dank aan Gitta van der Meer, Lovells).

Klepaandrijvingen. Inbreuk op Gemeenschapsmodel, Gemeenschapsmerk en auteursrechten (folders) van Rotork. Vonnis waarin veel rechtsgebieden aan de orde komen en waaruit maar weer eens blijkt dat weinig afstand houden gevaarlijk is. De, in dit geval Chinese, bumperklever wordt (gedeeltelijk) cross-border veroordeeld voor inbreuk.

Beiden partijen in het geding zijn leverancier van klepaandrijvingen. Eiser, Rotork, is houdster van Gemeenschapsmodellen van klepaandrijvingen, alsmede van de Gemeenschapsmerken ROTORK en IQ. Autork biedt klepaandrijvingen aan van type IK en IKT en heeft in haar stand op de ‘Valve World 2004 Conference & Expo’ folders aanwezig gehad, waarvan de inhoud in grote mate zou overeenstemmen met de inhoud van folders van Rotork.

In de zomer van 2004 hebben partijen besprekingen gevoerd over een mogelijke overname van Autork door Rotork. Nadat de onderhandelingen zijn afgebroken heeft Rotork in China gevorderd Autork te verbieden inbreuk te maken op een haar toekomend (Chinees) modelrecht/octrooirecht. Rotork stelt dat Autork door het produceren en in de EU aanbieden van de modellen IK en IKT inbreuk maakt op haar modelrecht en auteursrecht op het ontwerp van haar modellen IQ en IQT. Zij stelt dat de modellen van Autork klakkeloze imitaties zijn van haar producten en dat tevens sprake is van slaafse nabootsing. Het gebruik van de tekens AUTORK, IK en IKT beschouwt Rotork als inbreuken op haar merkrechten. De inhoud van de folder van Autork zou inbreuk maken op het auteursrecht van Rotork.

Autork erkent dat haar klepaandrijvingen gelijkenis vertonen met die van Rotork, maar meent dat er duidelijke verschillen zijn aan te wijzen. De gelijkenissen zouden bovendien terug te voeren zijn op de technische eisen die aan dergelijke producten worden gesteld.

Modelrecht

De rechtbank oordeelt dat de modellen van Autork geen andere algemene indruk wekken dat die van Rotork; de verschillen zijn hiervoor te gering. Omdat er sprake is van modelinbreuk, hoeft de vordering op basis van slaafse nabootsing en inbreuk op auteursrecht op de modellen niet nader te worden onderzocht.

Auteursrecht

Vergelijking van de folders van Autork en Rotork leert dat de folders van gedaagde vrijwel geheel -inclusief afbeeldingen- overeenstemt. Het dient dan ook te gelden als een verveelvoudiging, waarmee Autork inbreuk maakt op het aan Rotork toekomende auteursrecht.

Merkinbreuk

De rechtbank stelt dat Autork de gewraakte tekens gebruik voor dezelfde waren als waarvoor de merken van Rotork zijn geregistreerd. De merken Autork en Rotork stemmen auditief en visueel overeen. Ook is er sprake van begripsmatige overeenstemming: ‘tork’ verwijst naar ‘torque’ en betekent moment (van kracht). Hierdoor wordt verwarringsgevaar aannemelijk geacht.

Omdat er naar het oordeel van de rechtbank geen auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het merk IQ enerzijds en de tekens IK en IKT anderzijds, wordt hier echter geen merkinbreuk aangenomen.

Autork dient met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het Auteursrecht van Rotork in Nederland en op het Gemeenschapsmerk en het Gemeenschapsmodel van Rotork in Nederland en op het grondgebied van de overige lid-staten te staken en gestaakt te houden. Opgemerkt wordt nog dat “De vordering de ge- en verboden uit te doen strekken tot de handelingen van Greatork of een andere met Autork gelieerde rechtspersoon zal worden afgewezen. De enkele omstandigheid dat een rechtspersoon met dezelfde bestuurders gelijkende klepaandrijvingen op de markt brengt is daarvoor ontoereikend."

Een pan-Europese handhavingsrichtlijnconforme veroordeling, waarbij het deze keer niet lijkt te gaan om de richtlijnconforme proceskostenveroordeling, zit er nog niet in.

Lees het vonnis hier. Afbeeldingen hier.