IEFnl
DOSSIERS
Alle dossiers

Woord- en of beeldmerk  

IEF 4142

Eerst even voor jezelf lezen

ivb.gifGvEA EGm 13 juni 2007, zaak T 441/05. IVG Immobilien AG tegen OHIM.

Weigering inschrijving als Gemeenschapsmerk van een beeldmerkdat bestaat uit de grafische weergave in de kleur donkerkoningsblauw van de letter „i” in hoofdletter of het Romeinse cijfer één die aan de top en de voet ervan is voorzien van twee dwarse horizontale lijnen die dunner en langer zijn dan die van de overeenkomstige lettertekens van het standaardlettertype Times New Roman.

“60- De kamer van beroep heeft haar weigering om het gedeponeerde teken in te schrijven dus ten onrechte gebaseerd op het ontbreken van opvallende specifieke grafische kenmerken en het feit dat het niets uitdrukt, zonder eerst te onderzoeken – daarbij rekening houdend met alle relevante elementen van de specifieke omstandigheden van het onderhavige geval – of dit teken feitelijk geschikt is om in de geest van het publiek waarvoor het is bedoeld, de door de merkaanvrager verrichte diensten te onderscheiden van die welke door zijn concurrenten worden verricht.”

Lees het arrest hier.

GvEA EGm 13 juni 2007, zaak T-167/05, Grether AG tehen OHIM/ Crisgo (Thailand) Co. Ltd. (Nog geen Nederlandse versie beschikbaar)

Oppositiezaak. Gemeenschapsmerkaanvrage beeldmerk FENNEL, ouder Geemschapswoordmerk FENJAL. “In the present case, it was held at paragraphs 73 to 80 above that the difference between the signs at issue made it impossible to find a likelihood of confusion, however well known the earlier sign may be. It must therefore be held that recognition of the fact that the earlier sign was well known in Germany could not have altered the operative part of the contested decision.”

Lees het arrest hier.

MERKENRECHTALLE RECHTSPRAAKWOORD- EN OF BEELDMERK
Lees meer
IEF 4134

Eerst even voor jezelf lezen

1- GvEA EG, 12 juni 2007, zaak T-105/05, Assembled Investments (Proprietary) tegen OHIM /   Waterford Wedgwood (nog geen Nederlandse versie beschikbaar)

Oppositiezaak. Gemeenschapsmerkaanvrage beeldmerk WATERFORD STELLENBOSCH, oppositie op grond van communautaire woordmerk WATERFORD. “Having regard to all of the foregoing, it must be held that articles of glassware and wine are not similar goods. Consequently, there can be no likelihood of confusion between the conflicting marks.”

Lees het arrest hier.

2- GvEA EG, 12 juni 2007, zaak T-339/05, MacLean-Fogg  tegen OHIM (nog geen Nederlandse versie beschikbaar).

Weigering om het woordmerk LOKTHREAD in te schrijven als Gemeenschapsmerk voor waren van klasse 6. “It also follows that the mere fact that the neologism contains a spelling mistake in one of its components cannot support the inference that the neologism is unusual given that the relevant public will immediately recognise that misspelling, both phonetically and visually, and will therefore replace the misspelled word ‘lok’ with the word ‘lock’.”

 Lees het arrest hier.

3- GvEA EG, 12 juni 2007, zaak T-190/05, Sherwin-Williams tegen OHIM.

Weigering om het woordmerk TWIST & POUR  in te schrijven als Gemeenschapsmerk voor waren van klasse 21. “In dit verband behoeft slechts te worden opgemerkt dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist, en dat het niet relevant is dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.”

 Lees het arrest hier.

4- GvEA EG, 12 juni 2007, gevoegde zaken T-57/04, T-71/04, Budejovický Budvar tegen OHMI / Anheuser-Busch.

Oppositiezaak. Beroep tegen afwijzing oppositie op grond internationale beeldmerk BUDWEISER BUDVAR en van het recht op gebruik van de beschermde oorsprongsbenamingen BUDWEISER BIER, BUDWEISER BIER - BUDVAR en BUDWEISER BUDVAR  tegen Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk dat termen ‚AB’, ‚genuine’, ‚budweiser’, ‚king of beers’ bevat.

De vraag die door Budvar voor het Gerecht aan de orde wordt gesteld, houdt verband met de laatste voorwaarde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, te weten of in casu afdoende is aangetoond dat de ingeroepen benamingen van oorsprong krachtens het geldende Franse recht het recht verlenen om het gebruik van een later merk te verbieden.

“In casu dient te worden vastgesteld dat Budvar voor de instanties van het BHIM, en in het bijzonder voor de kamer van beroep, geen elementen heeft aangedragen ten bewijze dat door het gebruik van de betrokken geografische benaming specifiek voor de waren van de klassen 16, 21, 25 en 30 waarop het aangevraagde beeldmerk betrekking heeft, misbruik kon worden gemaakt van de bekendheid van de betrokken benamingen van oorsprong of die bekendheid kon worden afgezwakt, gesteld dat het bewijs van die bekendheid op het Franse grondgebied was geleverd. Hieraan dient te worden toegevoegd dat, aangezien het een zuiver hypothetische kwestie betreft, het aan Budvar stond om haar vordering zo nauwkeurig te omschrijven dat het BHIM op alle aspecten van haar aanspraken uitspraak kon doen.”

Lees het arrest hier.

5- GvEA EG, 12 juni 2007, gevoegde zaken T-60/04, T-61/04, T-62/04, T-63/04, T-64/04, Budejovický Budvar tegen OHMI / Anheuser-Busch (nog geen Nederlandse versie beschikbaar).

Oppositiezaak. Beroep tegen afwijzing oppositie op grond van de beschermde oorsprongsbenaming BUD tegen de inschrijving als Gemeenschapsmerk van  het woordmerk BUD. “In the present case, the Court finds that Budvar did not produce before OHIM and, in particular, before the Board of Appeal, any evidence to show that the use of the geographical name in question, specifically for the products covered by the word trade mark applied for, was likely to misappropriate or weaken the reputation – assuming it had been established in France – of the appellation of origin concerned. Moreover, as a purely conjectural matter, it was for Budvar to formulate its application with sufficient precision to enable OHIM to provide a comprehensive ruling on Budvar’s assertions.”

 Lees het arrest hier.

6- GvEA EG, 12 juni 2007, gevoegde zaken T-53/04, T-54/04, T-55/04, T-56/04, T-58/04, T-59/04, Budejovický Budvar tegen OHMI / Anheuser-Busch (nog geen Nederlandse versie beschikbaar).

Oppositiezaak. Beroep tegen afwijzing oppositie op grond van de beschermde oorsprongsbenamingen  BUDWEISER BIER, BUDWEISER BIER - BUDVAR en BUDWEISER BUDVAR tegen de inschrijving als Gemeenschapsmerk van  het woordmerk BUDWEISER.

“In the present case, the Court finds that Budvar did not produce before OHIM and, in particular, before the Board of Appeal, any evidence to show that the use of the geographical name in question, specifically for the products covered by the word trade mark applied for, was likely to misappropriate or weaken the reputation – assuming it had been established in France – of the appellations of origin concerned. Moreover, as a purely conjectural matter, it was for Budvar to formulate its application with sufficient precision to enable OHIM to give a comprehensive ruling on Budvar’s assertions”

 Lees het arrest hier.

MERKENRECHTALLE RECHTSPRAAKWOORD- EN OF BEELDMERK
Lees meer
IEF 4133

Basgitaar

rbss.gifHvJ EG, 7 juni 2007, conclusie A-G  Sharpston in zaak C-301/05 P. Hans-Peter Wilfer tegen OHIM. (nog geen  Nederlandse versie beschikbaar).

Weigering om het woordmerk ROCKBASS in te schrijven als Gemeenschapsmerk voor muziekinstrumenten en accessoires daarvoor. Het merk zou beschrijvend zijn. “It is surely self-evident that one of the intended purposes of a bass guitar is to play rock music.”

Weinig opzienbarende conclusie. De A-G concludeert dat eerdere oordeel van het Gerecht correct was en dat het beroep tegen de weigering verworpen zou moeten worden. Dat Rock Bass ook een soort baars is, doet bijvoorbeeld niet af aan de beschrijvendheid van het woord voor muziekinstrumenten e.d.

“31. Mr Wilfer submits as his fourth ground of appeal that the Court of First Instance did not take account of other possible meanings of the word ‘rockbass’. In German, the English word ‘rock’ has more than 25 different meanings and the word ‘bass’ at least six, of which the musical one is extremely multifactorial. Moreover the German word ‘Rock’ has at least five different meanings and the word ‘Bass’ at least four. Mr Wilfer had indicated before the Court of First Instance that the term ‘rockbass’ could accordingly have numerous meanings. That Court, without giving any reasons, failed to take account of this, thereby distorting or falsifying Mr Wilfer’s explanation and breaching the requirement to give reasons. Moreover, neither the contested decision nor the internet sites to which the Board of Appeal referred therein suggest that the term ‘rockbass’ is likely to be commonly used in trade to designate an electric bass guitar intended for playing rock music. The Court of First Instance therefore also distorted the facts on which its judgment is based and breached the requirement to give reasons.

32. Mr Wilfer submits as his fifth ground of appeal that, in holding that the mark ROCKBASS was not unusual in structure, the Court of First Instance did not take into account not only that the term could have many different meanings but also that it had many possible grammatical permutations e.g. noun/noun, verb/adjective etc. In ignoring this explanation, the Court of First Instance deformed the facts on which its judgment is based and breached the requirement to give reasons.

33. With regard to the fourth ground of appeal, it suffices to note that the Court has ruled that a word must be refused registration if at least one of its possible meanings designates a characteristic of the goods or services concerned.”

Aardig is ook nog:

“44. At the hearing counsel for Mr Wilfer emphasised that the ‘rock bass’ style of music is not a distinctive characteristic of goods or of musical instruments. Again, however, I do not see how that argument assists Mr Wilfer. It is surely self-evident that one of the intended purposes of a bass guitar is to play rock music. That statement will not become less true if a given person buys a bass guitar with the (possibly misguided) idea of playing classical music on it. Still less is it undermined by the example provided by counsel for Mr Wilfer, who argued that its logical conclusion is that the Honda Jazz trade mark is unregistrable because it is possible to play jazz music in cars.”

Lees de conclusie hier.

MERKENRECHTALLE RECHTSPRAAKWOORD- EN OF BEELDMERK
Lees meer
IEF 4131

Globalisering

limoncello.gifHvJ EG, 12 juni 2007, C-334/05 P. Shaker tegen OHIM/Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker).

Hoger beroep in de enigszins geruchtmakende Limonchello-zaak. Het HvJ stelt dat het Gerecht geen globale beoordeling van het gevaar voor verwarring heeft gemaakt en vernietigt het arrest van het Gerecht.

Ter herinnering: Het Gerecht concludeerde dat er in deze oppositie zaak geen gevaar voor verwarring was met betrekking tot de Gemeenschapsmerkaanvrage voor een beeldmerk dat bestaat uit een etiket met de woorden Limoncello della Costiera Amalfitana in combinatie met een afbeelding van een met citroenen versierd rond bord en het oudere woordmerk ‘Limonchelo’ van de opposante in deze zaak.  Volgens het HvJ heeft het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening echter niet goed begrepen.

“38      In punt 54 van het bestreden arrest heeft het Gerecht evenwel opgemerkt dat indien het aangevraagde merk een samengesteld merk van visuele aard is, de beoordeling van de door dit merk opgeroepen totaalindruk alsmede de vaststelling of een bestanddeel ervan dominerend is, moeten gebeuren op basis van een visuele analyse. Het heeft hieraan toegevoegd dat in een dergelijk geval alleen voor zover een eventueel dominerend bestanddeel niet-visuele semantische aspecten bevat, dit bestanddeel dient te worden vergeleken met het oudere merk met inaanmerkingneming van deze andere semantische aspecten, zoals relevante fonetische aspecten of abstracte concepten.

39      Op basis van deze overwegingen heeft het Gerecht, in het kader van het onderzoek van de betrokken tekens, eerst vastgesteld dat het aangevraagde merk een dominerend element had bestaande in de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord. In punten 62 tot en met 64 van het bestreden arrest heeft het daaruit vervolgens afgeleid dat de fonetische of begripsmatige kenmerken van de overige elementen van dat merk niet hoefden te worden onderzocht. In punt 66 van hetzelfde arrest heeft het ten slotte geconcludeerd dat het feit dat de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord de andere bestanddelen van het aangevraagde merk domineerde, elk gevaar voor verwarring op grond van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de termen limonchelo en limoncello, die deel uitmaken van de betrokken merken, belette.

40      Met deze benadering heeft het Gerecht geen globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van de betrokken merken gemaakt.

42      Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 21 van haar conclusie, kan alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld.

43      Bijgevolg heeft het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 verkeerd toegepast.”

Het Hof vernietigt het bestreden arrest en verwijst de zaak naar het Gerecht.

Lees het arrest hier. 

MERKENRECHTALLE RECHTSPRAAKWOORD- EN OF BEELDMERK
Lees meer
IEF 4129

Groningen

stol.gifRechtbank Groningen, 8 juni 2007, KG ZA 07-111. Kamstra International B.V. c.s. tegen SPI International (met dank aan Gitta van der Meer, Lovells).

Vorige week twee whiskeyzaken, nu twee wodkazaken. Op 22 februari 2007 (dus nogvoordat de implementatie van de IE Handhavingsrichtlijn werking trad) verleende de voorzieningenrechter van de rechtbank te Groningen verlof tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag onder Kamstra op grond van de artikelen 6 en 7 van de Handhavingsrichtlijn en artikel 843a Rv. Spirits verkreeg dit verlof op basis van vermeende inbreuk door Kamstra op haar STOLICHNAYA wodka merken (meer over deze merken in het bericht hieronder).

Kamstra verzocht daarop in kort geding (na een eisvermeerdering) onder meer dat het Spirits zou worden verboden om in de toekomst beslag te mogen leggen op dezelfde gronden als in het beslagrekest waarop zij op 22 februari 2007 verlof verkreeg.

In het onderhavige vonnis wijst de voorzieningenrechter alle vorderingen van Kamstra af. Kamstra heeft geen belang, o.a. omdat SPI al heeft toegezegd het verkregen verlof nog langer te zullen uitvoeren en omdat de aan het verleende verlof verbonden termijn inmiddels is verstreken.

Voor toewijzing van een verbod om in de toekomst beslag te leggen (althans verlof te vragen voor het leggen van beslag) bestond geen aanleiding. Voor het opleggen van een dergelijke ingrijpende 'anti-suit injunction' kan slechts aanleiding bestaan indien een partij zich schuldig zou maken of dreigt te maken aan het keer op keer op basis van hetzelfde feitenmateriaal en op dezelfde gronden indienen van een verzoek tot het leggen van beslag.

Lees het vonnis hier.

MERKENRECHTALLE RECHTSPRAAKWOORD- EN OF BEELDMERK
Lees meer
IEF 4126

Primus ex parte

bg.gifRechtbank ’s-Gravenhage, 7  juni 2007, beschikking in Paletti Collections B.V. tegen Verweerster. (met dank aan Dick van Engelen, Ventoux Advocaten).

Een primeur in Nederlandse IE-recht: Het eerste verleende ex parte bevel (1019e RV). Het verzoek tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad houdende een bevel om dreigende inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van verzoekster Paletti te voorkomen, wordt  door de rechtbank Den Haag toegestaan als verzocht.

Paletti is licentieneemster van de woordmerken BENGH (wat ongetwijfeld niet refereert aan de gebruikelijke afkorting voor het Benelux Gerechtshof) en BENGH PER PRINCIPESSE. De merken worden gebruikt voor kinderkleding. Paletti stelt dat de geanonimiseerde verweerster inbreuk maakt op de genoemde merken en op de aan Paletti toekomende auteursrechten en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten met betrekking tot de onder de merken op de markt gebrachte kinderkleding.

Verweerster biedt haar producten aan via een zogenaamde ‘internethandel’, die zich kenmerkt door “een hoge omloopsnelheid”, een oncontroleerbare kwantiteit van ingekochte en verkochte producten en het lastig te traceren van afnemers. Door voornoemde handelswijze verspreiden de inbreukmakende producten zich als een olievlek over Nederland (en mogelijk zelfs wereldwijd).” Gelet op de aard en ernst van de (dreigende) inbreuk en de onherstelbare schade die door het voortduren van voornoemde inbreuk aan Paletti zou worden berokkend, stelt Paletti een spoedeisend belang te hebben.

De voorzieningenrecht staat het verzoek toe, heel kort en zonder nadere motivering, en beveelt verweerster de inbreuk, op straffe van een dwangsom, te staken en gestaakt te houden. De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak (art. 1019i Rv) wordt bepaald op zes maandenna de datum van de beschikking.

Lees de beschikking hier.

AUTEURSRECHTALLE RECHTSPRAAKMERKENRECHT
Lees meer
IEF 4107

Eerst even voor jezelf lezen

Rechtbank Leeuwarden, 30 mei 2007, LJN: BA6405. Eiseres tegen Gedaagde.

Auteursrecht, geschriftenbescherming. Passages uit een door eiseres opgestelde offerte zijn nagenoeg letterlijk overgenomen in een door gedaagde uitgebrachte rapportage. Geen auteursrechtelijke bescherming, geen geschriftenbescherming, omdat zij geen werk zijn dat bestemd is om openbaar gemaakt te worden. 

 Lees het vonnis hier. 

Gerechtshof s’-Gravenhage, 31 mei 2007. Beschikking in Estrad B.V. tegen Schultink (met dank aan Paul Mazel, Trip Advocaten).

Octrooirecht. Verzoek om voorlopig getuigenverhoor in appèl kg-procedure afgewezen, omdat onder ‘een reeds aanhangig geding’ in de eerste plaats een bodemprocedure moet worden begrepen. Nu ook een bodemprocedure aanhangig is, is dat de geëigende procedure voor het horen van getuigen.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank Utrecht, 28 maart 2007, LJN: BA6272. Curator tegen PK Beheer B.V.

Pauliana. Het betreft in dit geval de schade die de curator lijdt doordat PK Beheer niet kan voldoen aan de verplichting om de beeld- en merkrechten van de uitgeverij weer terug te leveren. Was PK Beheer daartoe wel in staat geweest, dan had de curator deze rechten kunnen verkopen, zodat de schade dient te worden gesteld op het bedrag waarvoor de curator die rechten alsdan had kunnen verkopen.

Lees het vonnis hier.

AUTEURSRECHTALLE RECHTSPRAAKTEKST
Lees meer
IEF 4100

Algemeen geformuleerd

Rechtbank Amsterdam, 24 mei 2007, KG ZA OdC/LW. TBlox B.V. tegen Market4Care Nederland B.V. (met dank aan Nanda Ruyters, AKD Prinsen Van Wijmen).

Executiegeschil in auteursrechtgeschil. Ruim gestelde vordering leidt tot ruime interpretatie bij uitvoering. Geen dwangsommen verbeurd. Werkelijke proceskosten in executiegeschil.

TBlox is bij vonnis van 8 maart jl. (zie IEF 3803) onder meer veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op haar website en onrechtmatige uitlatingen over M4C te staken. De deurwaarder heeft namens M4C een aanzegging gedaan dat TBlox 44 dagen in strijd met het vonnis heeft gehandeld en dat er reeds dwangsommen verbeurd zijn. TBlox vordert onder meer schorsing dan wel staking van de tenuitvoerlegging en matiging van dwangsommen. In reconventie vordert M4C TBlox te gebieden het vonnis van 8 maart alsnog na te komen op straffe van een verhoogde dwangsom.

Aangezien M4C in haar vordering geen expliciete website heeft opgenomen voor de plaatsing van de gevorderde rectificatie en een Nederlandstalige rectificatie werd gevorderd, is het dan ook niet onlogisch dat TBlox de rectificatie op www.tblox.nl en tblox.com/nl heeft geplaatst en niet op tblox.com. Ook heeft de voorzieningenrechter in navolging van het door M4C gevorderde een algemene veroordeling uitgesproken, die niet is toegespitst op het gewraakte artikel. "Market4Care heeft door haar algemeen geformuleerde vordering zelf onzekerheid laten bestaan omtrent de onrechtmatige aspecten van het gewraakte artikel." TBlox heeft derhalve voldaan aan de veroordeling tot rectificatie.

Niet is gebleken dat er sprake zou zijn van inbreuk op de auteurs- of merkenrechten van M4C. Ook op dit punt zijn dus geen dwangsommen verbeurd. Al met al heeft TBlox aannemelijk gemaakt dat zij aan het vonnis heeft voldaan en geen dwangsommen heeft verbeurd. "Nu TBlox niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij wegens blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid niet aan de hoofdveroordeling kan voldaan, zullen de bij vonnis van 8 maart opgelegde dwangsommen niet overeenkomstig artikel 611d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden gematigd". M4C wordt in de proceskosten veroordeeld.

Lees het vonnis hier.

AUTEURSRECHTALLE RECHTSPRAAKMERKENRECHT
Lees meer
IEF 4096

Het identiteitsverschil

rs.gifRechtbank Arnhem, 15 mei 2007, LJN: BA6170. Fairfield & Sons Inc. & Rosetta Stone, Inc. tegen  Eurolinguist B.V.

Opzegging distributieovereenkomst. Geschil over geld, merken en domeinnamen. Rechthebbende op domeinnamen niet gedagvaard: vereenzelviging kan slechts in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden. Proceskosten gematigd omdat het maar een deelproces is.

Het Amerikaanse Fairfield ontwikkelt onder het merk Rosetta Stone software voor taaltrainingen. Fairfield heeft taleninstituut Eurolinguist aangesteld als distributeur voor Rosetta Stone producten voor de Nederlandstalige gebiedsdelen van de Benelux. Elol.nl, enig aandeelhouder en bestuurster van Eurolinguist,  heeft  de domeinnamen www.rosettastone.nl en www.rosettastone.be laten vastleggen.

Eurolinguist heeft de overeenkomst opgezegd en vezoekt o.a. om betaling van openstaande facturen, een verhandelverbod, het staken van het merkgebruik en overdracht aan haar van de domeinnamen.

Kort samengevat is de conclusie dat Eurolinguist vanwege de beëindiging van de distributierelatie de verhandeling van Rosetta Stone producten en het gebruik als distributeur (reseller) van de Rosetta Stone merknamen zal dienen te staken en de in het kader van de distributierelatie nog in haar bezit zijnde Rosetta Stone materialen zal dienen te retourneren. Het is Eurolinguist wel toegestaan om de Rosetta Stone producten te blijven gebruiken en/of aan te bieden in haar eigen taleninstituut. In haar instituut en in haar reclamemateriaal zal ze de naam Rosetta Stone mogen blijven gebruiken voor zover zij daarmee verwijst naar de gebruikte taaltrainingen met behulp van de Rosetta Stone methode. Voor wat betreft de domeinnamen is de verkeerde partij aangesproken:

“4.10.  Kernvraag is of het gebruik van de domeinnamen door Eurolinguist kan worden aangemerkt als merkgebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (‘gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten). Met betrekking tot de op naam van Elol geregistreerde domeinnamen www.rosettastone.nl en www.rosettastone.be kan niet worden gesteld dat Eurolinguist daarop een exclusief gebruiksrecht heeft. Elol is exclusief rechthebbende op deze domeinnamen. Het gaat het te ver om, zoals Fairfield wenst, het identiteitsverschil tussen Elol en Eurolinguist volledig weg te denken.

Vereenzelviging kan slechts in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden. Het enkele feit dat Elol volledige zeggenschap heeft over Eurolinguist, of dat op de website van Elol dezelfde informatie te vinden is als op de website van Eurolinguist, volstaat hiertoe niet. Fairfield heeft voor het overige onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit de verwevenheid van beide rechtspersonen kan worden afgeleid en had ook Elol moeten dagvaarden. Nu Fairfield dit heeft nagelaten, zal de vordering jegens Eurolinguist tot staking van het gebruik van de domeinnamen rosettastone.nl en rosettastone.be en tot overdracht van deze domeinnamen jegens Eurolinguist worden afgewezen. Niettemin heeft Eurolinguist ter zitting verklaard deze domeinnamen te hebben doorgelinkt naar www.talendomein.nl van PC media, de beoogde (nieuwe) distributeur van Rosetta Stone producten, waarmee tot aan de bindende einduitspraak in arbitrage eventuele schade of verwarring wordt voorkomen.”

De werkelijke proceskosten worden vervolgens gematigd, omdat het in feite een deelproces vormt van een omvangrijkere bodemprocedure:

“4.13.  De voorzieningenrechter stelt vast dat Eurolinguist weliswaar nalatig is gebleven om na beëindiging van de overeenkomst aan alle uit artikel 6 van de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen, maar op beperkte schaal. In dat licht, terwijl dit kort geding in feite een deelproces vormt van een omvangrijkere bodemprocedure, verzet de billijkheid zich, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, in dit kort geding tegen een volledige proceskostenveroordeling van Eurolinguist. Eurolinguist zal als de deels in het ongelijk gestelde partij op de gebruikelijke wijze door vaststelling van een forfaitair bedrag worden veroordeeld in de proceskosten van Fairfield c.s.”

Lees het vonnis hier.

DOMEINNAAMRECHTMERKENRECHTALLE RECHTSPRAAK
Lees meer
IEF 4072

Wilde Whiskeys

whisk.gifRechtbank Amsterdam, 30 mei 2007, HA ZA 05-2461. Austin Nichols & Co. Inc. tegen Stichting Lodestar (met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh).

Tweede whiskeyzaak van vandaag, Wild Turkey tegen Wild Geese, het Beneluxdeeltje van een wereldwijde procedure tussen beide merken. Vonnis over belanghebbenden bij vragen verval merk, normaal gebruik, gebruik door derde, heilung in internationale procedures, overeenstemming & nietigheid en dagvaardingen & central attacks.  

Austin Nichols maakt op grond van haar whiskeymerk Wild Turkey (Benelux woord- en beeldmerk) bezwaar tegen het Beneluxmerk Wild Geese van Stichting Lodestar. Austin vordert dat het merk, dat al is ingeschreven in 1999, nietig dan wel vervallen wordt verklaard. Aangezien het merk tevens de basisregistratie is voor een internationale merkregistratie van het teken Wild Geese, zou daarmee ook de gehele internationale registratie vervallen; een zogenaamde central attack. Gezien de leeftijd van het merk houdt de rechtbank bij de beoordeling de artikelen uit de BMW aan.

De rechtbank oordeelt allereerst dat Austin wel kan worden aangemerkt als belanghebbende bij de vervallenverklaring. Niet is gebleken dat er bijzondere omstandigheden zijn die in verhouding tot Lodestar onbehoorlijk handelen zou opleveren. De afgebroken onderhandelingen van Lodestar met een met een concerngenoot van Austin  kunnen niet als zodanig worden aangemerkt.

Ten aanzien van de gestelde non-usus stelt de rechtbank dat de bewijslast moet worden omgedraaid:

“4.8. (…) Gelet op de vanaf 2001 daterende procedures waarin Austin Nichols zich wereldwijd verzet tegen het gebruik van het teken WILD GEESE, kan beginnend of hernieuwd gebruik van het merk drie maanden voorafgaand aan de vordering tot vervallenverklaring (de dagvaarding) krachtens artikel 14C lid 1 BMW het verval van het merk WILD GEESE niet herstellen, omdat het ervoor moet worden gehouden dat Lodestar toen al kennis had van de mogelijkheid dat een vervallenverklaring ook in de Benelux kon en zou worden ingesteld.

4.9. Alhoewel in beginsel de bewijslast terzake de non-usus op Austin Nichols rust, die zich immers op de rechtsgevolgen van de non-usus beroept, zal de rechtbank gelet op de bewijstechnische problemen die een dergelijke (negatieve) bewijsopdracht voor Austin Nichols met zich brengt, gebruik makend van haar in artikel 5 lid 2 aanhef en onder a BMW toegekende bevoegdheid, Lodestar belasten met het bewijs van het normale gebruik van haar merk in de Benelux in de relevante periode.

4.10. (…) Tussen partijen is verder niet in geschil dat ook van normaal gebruik sprake kan zijn indien het merkgebruik heeft plaatsgevonden in het kader van (voldoende) promotionele activiteiten die erop gericht zijn afzet voor het merk te vinden in de Benelux.

De bewijsstukken van Lodestar, o.a. over het gebruik van het merk door een derde op beurzen, acht de rechtbank vooralsnog echter onvoldoende. Van een geldige reden voor non-usus is geen sprake.”

“4.15. Gelet op het vorenstaande heeft Lodestar het bewijs dat zij haar merk WILD GEESE in de relevante periode normaal heeft gebruikt in de Benelux nog niet geleverd. De rechtbank zal Lodestar toelaten tot het leveren van (nader) bewijs dat zij in de relevante periode haar merk normaal heeft gebruikt in de zin van de BMW.

4.16. Met Austin Nichols is de rechtbank van oordeel dat, indien het merk WILD GEESE voor vervallenverklaring wegens non-usus in aanmerking komt en Lodestar dus niet in vorenbedoeld bewijs slaagt, door Lodestar onvoldoende feiten en omstandigheden zijn gesteld om van een geldige reden voor dit niet-gebruik in de zin van artikel 5 lid 2 sub a BMW uit te kunnen gaan.

De omstandigheid dat de onderhandelingen met Irish Distillers lang hebben geduurd en mogelijk door Irish Distillers onnodig zijn vertraagd, is onvoldoende om van een geldige reden uit te kunnen gaan. Deze omstandigheid, die meebracht dat Lodestar nog niet daadwerkelijk met whiskey op de markt kon komen, behoort wel degelijk tot haar ondernemersrisico, onder meer omdat zij op voorhand ermee bekend was dat het op de markt brengen van whiskey uitsluitend mogelijk was via Irish Ditillers ofwel via Cooley’s. Daarbij komt dat zij in 2002 een overeenkomst met Cooley’s heeft gesloten en toen nog ruim de tijd had om haar merk normaal in de Benelux te gaan gebruiken. Voorts is niet komen vast te staan dat het aan Austin Nichols is toe te rekenen dat aan Lodestar meermaals de toegang is ontzegt tot de belangrijkste internationale (sterke) drank beurs te Cannes.”

De nietigverklaring  op grond van verwarringsgevaar is niet toewijsbaar, omdat de merken onvoldoende overeenstemmen. Ook de central attack faalt. De uiteindelijk juiste dagvaarding is net te laat betekent:

“4.28. Pas op 4 juli 2005, na het verstrijken van de hier relevante termijn van vijf jaar is Austin Nichols overgegaan tot juiste betekening van de dagvaarding aan het adres van de bestuurder volgens het Haags Betekeningsverdrag. Het staat vast dat de toen verzonden dagvaarding wel door de bestuurder van Lodestar is ontvangen, dit wordt immers door Lodestar erkend. Deze dagvaarding van 4juli 2005 moet dan ook worden geacht de basis te vormen van deze procedure.

4.29. Gelet op het vorenstaande kan niet worden geconcludeerd dat betekening van de dagvaarding vóór 21juni 2005 heeft plaatsgevonden, zodat ervan moet worden uitgegaan dat Austin Nichols de rechtsvordering tot nietig dan wel vervallenverklaring niet binnen de hier relevante periode van vijfhaar heeft ingesteld.”

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden om Lodestar in de gelegheid te stellen om gebruik aan te tonen.

Lees het vonnis hier.

MERKENRECHTALLE RECHTSPRAAKWOORD- EN OF BEELDMERK
Lees meer